2ra-2644/14 — Anularea hotărîrii şi obligarea înregistrării mărcii

prima instanţă: L.Bulgac dosarul nr. 2ra-2644/2014 DECIZIE 10 decembrie 2014 mun.

Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie în componenţa: Preşedintele completului, judecătorul Svetlana Filincova Judecătorii Iurie Bejenaru, Iurie Diaconu, Iuliana Oprea, Galina Stratulat examinînd recursul declarat de către Anatolie Sîrbu şi Firma Comercială de Producţie „Asconi”, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Anatolie Sîrbu împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervenienţi accesorii Firma Comercială de Producţie „Asconi” Societate cu Răspundere Limitată şi Societatea pe Acţiuni „Migdal-P” cu privire la anularea hotărîrii de respingere a cererii de înregistrare a mărcii şi obligarea înregistrării mărcii, împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 12 mai 2014, prin care acţiunea a fost respinsă, c o n s t a t ă La 24 august 2012 Anatolie Sîrbu a depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervenient accesoriu FPC „Asconi” SRL cu privire la anularea hotărîrii de respingere a cererii de înregistrare a mărcii şi obligarea înregistrării mărcii.

În motivarea acţiunii a indicat că, la 14 februarie 2011 la AGEPI a fost depusă pentru înregistrare o marcă tridimensională sub formă de butelie cu aplicare pe suprafaţa ei a unui strat decorativ cu etichete originale, cererea nr. depozit 028268. La data de 30 iunie 2011 datele privind marca au fost publicate în Buletinul Oficiul de Proprietate Industrială (BOPI Nr. 6/2011) în scopul informării persoanelor terţe, iar în termenul prevăzut de lege nici o persoană terţă nu a depus opoziţie. La 13 octombrie 2011 AGEPI a emis avizul provizoriu de respingere a înregistrării mărcii în temeiul art. 8 alin. (4) lit. b) al Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor - aducerea atingerii dreptului anterior pentru modelul industrial înregistrat.

La data de 07 decembrie 2011, în temeiul art. 47 al Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 a fost depusă contestaţie motivată la avizul provizoriu de respingere a înregistrării. La 05 ianuarie 2012 AGEPI a emis decizia definitivă, prin care contestaţia a fost considerată neîntemeiată, iar marca a fost recunoscută drept similară cu modelul industrial înregistrat cu nr. 266. Tot la 05 martie 2012 la Comisia de contestaţii AGEPI a fost depusă contestaţie împotriva deciziei de respingere a înregistrării. La 28 iunie 2012 a avut loc şedinţa Comisiei de contestaţii AGEPI la care reprezentantul reclamantului în formă verbală a demonstrat deosebirea mărcii solicitate de modelul industrial opus, precum şi lipsa posibilităţii atingerii dreptului anterior pe care în opinia examinării l-ar putea aduce înregistrarea mărcii.

În aceeaşi zi, la 28 iunie 2012 a fost emisă hotărîrea Comisiei de contestaţii AGEPI, prin care s-a menţinut decizia examinării de respingere a înregistrării mărcii în aceleaşi temeiuri. Consideră reclamantul că această hotărîre de respingere a înregistrării mărcii cu nr. depozit 028268 este una ilicită şi nefondată, deoarece marca solicitată pentru înregistrare este o marcă tridimensională şi extinderea drepturilor este determinată de totalitatea particularităţilor distinctive, reprezentate în imaginea depusă pentru înregistrare. Menţionează că în cerere a fost prezentată imaginea buteliei de formă cilindrică cu un ornament în relief sub formă de scoarţă de copac cu desen specific pe diagonală.

În partea frontală a buteliei este amplasată o suprafaţă netedă cu etichetă divizată în două părţi, cea de sus este înrămată într-un ornament vegetal, iar cea de jos este netedă sub formă de rulou cu marginile întoarse. Partea din spate a buteliei în mijlocul corpului are o suprafaţă netedă pentru aplicarea contra-etichetei. Prin părţile laterale ale buteliei la nivel diferit în partea de jos şi în partea de sus a corpului sunt amplasate nişte proeminenţe care imit ramurile tăiate ale copacului. Modelul industrial opus de examinare, certificat nr. 266 al titularului SA „Migdal-P”, la fel, reprezintă o butelie cu aplicarea pe suprafaţa ei a materialului ce imită scoarţa de copac, însă după cum rezultă din comparaţia celor două imagini desenul scoarţei din modelul industrial diferă de cel din marca solicitată.

Desenul scoarţei imită dungi verticale, pe cînd în marca solicitată acestea sunt neuniforme şi executate pe diagonală. La fel, diferă amplasarea crengilor tăiate, în modelul industrial imitaţia crengilor tăiate este amplasată la un nivel în partea de mijloc a buteliei, pe cînd în marca solicitată imitaţia crengilor tăiate se află la niveluri diferite în părţile laterale opuse ale buteliei între etichetă şi contra-etichetă, care se văd doar în imaginile buteliei. Totodată, afirmă că o deosebire esenţială este, că în marca solicitată pe butelie sunt amplasate două spaţii pentru aplicarea etichetei şi contra-etichetei, adică nu toată suprafaţa buteliei conţine imitaţia scoarţei. Butelia înregistrată ca model industrial este acoperită în întregime cu material care imită scoarţa de copac, ce presupune un alt mod de aplicare a etichetelor pe acest obiect.

Astfel, în opinia reclamantului, marca solicitată nu doar că nu copiază şi nu foloseşte elemente separate ale modelului industrial, ci reprezintă un obiect al protecţiei juridice original, nou. Indică că conform art. 8 alin. 4 lit. b) al Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor, nu admite înregistrarea mărcilor în cazul cînd acestea aduc atingere unui drept anterior, în special dreptului la nume, dreptului la imagine, unui drept de autor, la un desen sau la un model industrial protejat. Lista obiectelor cărora li se poate aduce atingere presupune, că marca care aduce atingere trebuie să fie identică. Prin urmare, consideră decizia emisă, contrară prevederilor art. 8 alin. (4) lit. b) al Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor, deoarece nu conţine motivarea privind posibilitatea aducerii atingerii dreptului anterior, ci declară despre similaritatea mărcii fără careva motivare a opiniei expuse.

Această opinie a AGEPI privind similaritatea a două obiecte este una subiectivă şi neîntemeiată. Sondajul opiniei publice efectuat în rândul consumatorilor de produse alcoolice privind similitudinea sau deosebirea celor două butelii confirmă că buteliile sunt diferite. Drept confirmare a faptului, că nu poate fi adusă atingere dreptului pentru modelul industrial înregistrat nr. 266 serveşte faptul, că titularul de drept compania Migdal-P nu a depus opoziţie împotriva înregistrării mărcii în termenul prevăzut de lege, precum nu s-a opus nici utilizării mărcii timp de 5 ani de utilizare a acestei Butelii de către producătorul „Asconi” SRL. Aceasta din urmă fabrică vinuri în butelie originală cu acoperire ce imită scoarţa de copac şi le livrează în multe ţări.

Solicită reclamantul anularea hotărârii Comisiei de contestaţii din 28 iunie 2012 şi obligarea AGEPI de a înregistra marca tridimensională conform cererii cu nr. depozit 028268. Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 08 noiembrie 2012 acţiunea a fost admisă integral, fiind anulată hotărîrii Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 28 iunie 2012, prin care a fost respinsă contestaţia depusă de Anatolie Sîrbu asupra deciziei de respingere a cererii de înregistrare a mărcii din 05 ianuarie 2012 ca fiind ilegală şi emisă contrar prevederilor legii. AGEPI a fost obligată de a înregistra marca tridimensională conform cererii cu nr. depozit 028268. Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 05 iunie 2013 a fost admis recursul declarat de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, casată hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 08 noiembrie 2012 şi remisă pricina la rejudecare în prima instanţă.

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 11 noiembrie 2013 acţiunea fost admisă integral. A fost anulată hotărîrea Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 28 iunie 2012, prin care a fost respinsă contestaţia depusă de Anatolie Sîrbu asupra deciziei de respingere a cererii de înregistrare a mărcii din 05 ianuarie 2012 ca fiind ilegală şi emisă contrar prevederilor legii. AGEPI a fost obligată de a înregistra marca tridimensională conform cererii cu nr. depozit 028268. Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 12 martie 2014 a fost admis recursul declarat de către Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, casată hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 11 noiembrie 2013 şi remisă pricina la rejudecare în instanţa de fond.

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 12 mai 2014 acţiunea a fost respinsă. La 09 iunie 2014 Anatolie Sîrbu şi FCP „Asconi” SRL au depus recurs împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 12 mai 2014, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrii recurate cu emiterea unei noi hotărîri de admitere a acţiunii. În motivarea recursului au invocat că hotărîrii primei instanţe este ilegală şi neîntemeiată, fiind emisă cu aplicarea eronată a normelor de drept material. Totodată au menţionat că prima instanţă a concluzionat în mod eronat că marca solicitată spre înregistrare, aduce atingere modelui industrial cu nr. 266 din 19 mai 2000 înregistrat după SA „Migdal-P”, însă nu a explicat concret prin ce marca solicitată aduce atingere modelului dat şi care sunt probele prezentate de AGEPI în acest sens.

Susţine că, Anatolie Sîrbu prin intermediul FPC „Asconi” SRL utilizează această marcă pe parcursul a mai mult de şapte ani de zile şi în acest interval nici SA „Migdal-P” şi nici careva persoane terţe nu avut careva obiecţii la utilizarea acestei mărci. Mai mult ca atît, în anul 2011 vinul „Cahor” îmbuteliat în butelia originală a cărei marcă solicită să fie înregistrată a fost premiat la expoziţia Vinexpo din Cehia cu Cupa de Aur. Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursurile neîntemeiate şi care urmează a fi respinse, cu menţinerea hotărîrii prime instanţe din următoarele considerente. În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. b) CPC, instanţa, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul şi să caseze integral sau parţial decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe, pronunţînd o nouă hotărîre.

Materialele cauzei denotă faptul că la 14 februarie 2011 de către Anatolie Sîrbu la AGEPI a fost depusă pentru înregistrare o marcă tridimensională sub formă de butelie cu aplicare pe suprafaţa ei a unui strat decorativ cu etichete originale, cererea nr. depozit 028268. La 30 iunie 2011 datele privind marca au fost publicate în Buletinul Oficiul de Proprietate Industrială (BOPI Nr. 6/2011) în scopul informării persoanelor terţe, iar în termenul prevăzut de lege nici o persoană terţă nu a depus opoziţie. La data de 13 octombrie 2011 AGEPI a emis avizul provizoriu de respingere a înregistrării mărcii, în temeiul art. 8 alin. (4) lit. b) al Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor.

La 07 decembrie 2011, în temeiul art. 47 al Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 a fost depusă contestaţie motivată la avizul provizoriu de respingere a înregistrării. La 05 ianuarie 2012 AGEPI a emis decizia definitivă, prin care contestaţia a fost considerată neîntemeiată, iar marca a fost recunoscută drept similară cu modelul industrial înregistrat cu nr. 266. La 05 martie 2012 la Comisia de contestaţii AGEPI a fost depusă contestaţie împotriva deciziei de respingere a înregistrării. La 28 iunie 2012 a fost emisă hotărîrea Comisiei de contestaţii AGEPI, prin care s-a menţinut decizia examinării de respingere a înregistrării mărcii în aceleaşi temeiuri. Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 12 mai 2014 acţiunea lui Anatolie Sîrbu a fost respinsă.

Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie, analizînd legalitatea şi temeinicia hotărîrii recurate, menţionează că, Curtea de Apel Chişinău, neîntemeiat a respins pretenţiile înaintate de Anatolie Sîrbu cu privire la anularea hotărârii Comisiei de contestaţii din 28 iunie 2012 şi obligarea AGEPI de a înregistra marca tridimensională conform cererii cu nr. depozit 028268. Astfel, hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 12 mai 2014, urmează a fi casată, cu pronunţarea unei noi hotărîri, de admitere a pretenţiilor.

În acest sens, Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie consideră oportun a reitera prevederile art. 8 alin. (4) lit. b) al Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor, conform cărora o marcă este refuzată la înregistrare şi în cazul cînd aduce atingere unui drept anterior, altul decît cele menţionate la lit. a) din prezentul alineat şi la alin. (2), în special dreptului la nume, dreptului la imagine, unui drept de autor, dreptului la o indicaţie geografică sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat, unui alt drept de proprietate industrială protejat conform legii.

Astfel, instanţa de recurs constată cu certitudine că, refuzul AGEPI de înregistrare a mărci cu nr. depozit 028628, şi Hotărîrea Comisiei de Contestaţii AGEPI din 28 iunie 2012, sunt ilegale, deoarece imaginea ce face obiectul cererii nr. depozit 028628 reprezintă o butelie de formă cilindrică cu un ornament în relief sub formă de scoarţă de copac cu desen specific pe diagonală. În partea frontală a buteliei este amplasată o suprafaţă netedă cu etichetă divizată în două părţi, cea de sus este înrămată într-un ornament vegetal, iar cea de jos este netedă sub formă de rulou cu marginile întoarse. Partea din spate a buteliei în mijlocul corpului are o suprafaţă netedă pentru aplicarea contra-etichetei.

Prin părţile laterale ale buteliei la nivel diferit în partea de jos şi în partea de sus a corpului sunt amplasate nişte proeminenţe care imit ramurile tăiate ale copacului. Modelul industrial nr. 266 invocat de AGEPI, la fel reprezintă o butelie cu aplicarea pe suprafaţa ei a materialului ce imită scoarţa de copac, însă după cum rezultă din comparaţia celor două imagini, desenul scoarţei din modelul industrial diferă de cel din marca solicitată. Desenul scoarţei a modelului industrial, imită dungi verticale, pe cînd în marca solicitată acestea sunt neuniforme şi executate pe diagonală. La fel diferă amplasarea crengilor tăiate - în modelul industrial imitaţia crengilor tăiate este amplasată la un nivel în partea de mijloc a buteliei, pe cînd în marca solicitată imitaţia crengilor tăiate se află la niveluri diferite în părţile laterale opuse ale buteliei între etichetă şi contra- etichetă, care se văd doar în imaginile buteliei (vedera laterală).

Mai mult ca atît, nu poate fi ignorat faptul că forma buteliilor este diferită. Totodată, marca solicitată spre înregistrare, reprezintă o butelie cilindrică cu umerii drepţi, gît de înălţime medie, iar gîtul buteliei nu conţine acoperire sub formă de scoarţă de copac, este neted şi are un capac termocontractabil. Forma buteliei din modelul industrial nu este cilindrică, unul din umerii buteliei este amplasat mai jos în raport cu celălalt, iar corpul buteliei se lărgeşte spre jos. Gîtul buteliei din modelul industrial este scurt, cu suprafaţa ce imită scoarţa de copac şi este astupat altfel decît butelia din imaginea mărcii a cărei înregistrare a fost solicitată. Altă deosebire esenţială este că în marca solicitată de a fi înregistrată de Anatolie Sîrbu, sunt amplasate două spaţii pentru aplicarea etichetei şi contra-etichetei, adică nu toată suprafaţa buteliei conţine imitaţia scoarţei.

Butelia înregistrată ca model industrial este acoperită în întregime cu material care imită scoarţa de copac, ce presupune un alt mod de aplicare a etichetelor pe acest obiect. De asemenea, instanţa de recurs reţine că, AGEPI a invocat în favoarea respingerii cererii nr. depozit 028628 prevederile art. 8 alin. (4) lit. b) a Legii nr. 38 din 29 februarie 2008, menţionind că marca respectivă este similară cu modelul industrial cu nr. 266 înregistrat de SA „Migdal-P”.

Însă nici în Decizia AGEPI din 05 ianuarie 2012, nici în Hotărîrea Comisiei de Contestaţii AGEPI din 28 iunie 2012 şi nici în hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 12 mai 2014, nu a fost specificat prin ce marca cu nr. depozit 028628 aduce atingere şi este similară modelului industrial nr. 266. Astfel, Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie apreciază critic argumentele invocate de AGEPI, considerîndu-le declarative şi care nu sunt susţinute prin careva mijloace probante. Or, în conformitate cu prevederile art. 118, alin. (1) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Aici, instanţa de recurs reţinînd că AGEPI nu a prezentat instanţei probe pertinente care ar demonstra faptul că marca cu nr. depozit 028628, aduce atingere desenului industrial nr. 266, înregistrat de SA „Migdal-P”. Din considerentele sus-menţionate şi avînd în vedere faptul că circumstanţele pricinii au fost constatate pe deplin de către prima instanţă, însă normele de drept material au fost aplicate eronat, nefiind necesară verificarea suplimentară de dovezi, Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite recursul declarat de Anatolie Sîrbu şi FCP „Asconi”, a casa hotărîrea Curţii de Apel Chişinău, cu pronunţarea unei noi hotărîri.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. b) Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie, d e c i d e : Se admite recursul declarat de Anatolie Sîrbu şi Firma Comercială de Producţie „Asconi”.

Se casează hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 12 mai 2014, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Anatolie Sîrbu împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervenienţi accesorii Firma Comercială de Producţie „Asconi” Societate cu Răspundere Limitată şi Societatea pe Acţiuni „Migdal-P” cu privire la anularea hotărîrii de respingere a cererii de înregistrare a mărcii şi obligarea înregistrării mărcii, cu pronunţarea unei noi hotărîri după cum urmează: Se anulează Hotărîrea Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală RM emisă la 28 iunie 2012, prin care a fost respinsă contestaţia depusă de Anatolie Sîrbu împotriva Deciziei de respingere a cererii de înregistrare a mărcii din 05 ianuarie 2012. Se obligă Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală RM să înregistreze marca tridimensională conform cererii de depozit nr. 028628 depusă de Anatolie Sîrbu.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii. Preşedinte completului, judecătorul Svetlana Filincova Judecătorii Iurie Bejenaru Iurie Diaconu Iuliana Oprea Galina Stratulat