2ra-2001/14 — Anularea deciziei de respingere a înregistrării mărcii

prima instanţă: M. Guzun dosar nr.2ra-2001/14 DECIZIE 12 noiembrie 2014 mun.

Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă: Preşedinte completului, judecătorul Nicolae Clima Judecătorii Tatiana Vieru, Oleg Sternioală Ion Corolevschi, Svetlana Novac examinînd recursul declarat de către compania „Becton, Dickinson and Company”, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată formulată de către avocata Beriozchin Anna în interesele companiei „Becton,Dickinson and Company” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea deciziei de respingere a înregistrării mărcii, împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 20 februarie 2014, prin care acţiunea a fost respinsă, ca fiind neîntemeiată, c o n s t a t ă: La data de 30 noiembrie 2012, compania „Becton, Dickinson and Company”, reprezentată de avocata Beriozchin Anna s-a adresat în instanţă cu cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea deciziei de respingere a înregistrării mărcii.

În motivarea cererii de chemare în judecată s-a indicat că la 22 septembrie 2010 la Oficiul pentru Brevete şi Mărci al Statelor Unite ale Americii a fost depusă pentru înregistrare o marcă combinată BD FACS, cererea nr. depozit 85135230, pentru produsele din clasa 09 a clasificării internaţionale de produse şi servicii - Software de calculatoare destinate utilizării cu dispozitivele de sortare a celulelor (aparate destinate pentru diagnosticarea computerizată a bolilor la nivel de celule). Ulterior marca a fost înregistrată şi s-a eliberat certificatul de înregistrare nr. 4147329. În cererea din 22 septembrie 2010, compania americană „Becton, Dickinson and Company” a indicat ţările în care se solicită protecţia mărcii internaţionale nr. 1054815, printre care este menţionată şi Republica Moldova.

La 22 iulie 2011 a fost emis avizul provizoriu de respingere a înregistrării mărcii în temeiul art.10 alin.(1) al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor şi au fost excluse de la protecţie desemnările BD şi FACS, în temeiul că BD înseamnă „baze de date”, iar FACS reprezintă abrevierea îmbinării de cuvinte. 1 Mai menţionează reclamantul că la 21.10.2011 în temeiul art. 47 al Legii nr. 38/2008 s-a depus contestaţie motivată la avizul provizoriu de respingere a înregistrării. Astfel, la 24.11.2011 AGEPI a emis decizia definitivă prin care contestaţia a fost considerată neîntemeiată, iar marca nu a primit protecţie deplină aşa cum a fost solicitat. La 16.03.2012 la Comisia de Contestaţii AGEPI s-a depus contestaţie împotriva deciziei de respingere a înregistrării.

Indică că la 24.09.2012 a avut loc şedinţa Comisiei de Contestaţii AGEPI la care în formă verbală s-au expus argumentele în susţinerea înregistrării depline a mărcii fără excluderea de la protecţie a elementelor BD şi FACS. Tot la 24.09.2012 a fost emisă hotărîrea Comisiei de Contestaţii AGEPI prin care s-au respins revendicările înaintate şi s-a menţinut decizia contestată. Hotărîrea motivată a Comisiei de Contestaţii AGEPI a fost primită la 31.10.2012. Consideră că decizia în cauză este ilegală, motiv din care s-a adresat cu prezenta cerere de chemare în judecată. Indică reclamantul că drepturile sale ca titular al mărcii, au fost limitate ilicit, deoarece îmbinarea de litere BD cu imagine se foloseşte în calitate de marcă de către compania „Becton Dickinson and Company” mai mult de 100 ani.

Îmbinarea de litere BD poate semnifica orice, însă după cum rezultă din dicţionarul de acronime în domeniul medicinii desemnarea BD reprezintă denumirea şi marca companiei formată de la numele fondatorilor ei Becton şi Dickinson. Abrevierea BD se asociază stabil în întreaga lume cu compania BD, aceasta fiind o companie internaţională care elaborează şi comercializează echipament medical, produse cu destinaţie medicală, dispozitive şi reactivi. Strategia de dezvoltare BD este îndreptată spre creşterea şi dezvoltarea companiei conform celor 3 subdiviziuni mondiale: BD Medical, BD Diagnostic şi BD Biotehnologii. La fel pe numele companiei este înregistrat ca nume de domeniu de nivelul 2, ce se foloseşte pentru site-ul web al companiei www.bd.com.

Cuvîntul FACS reprezintă un cuvînt artificial, care a fost inventat pentru denumirea unui proces special de sortare a celulelor de către savanţii companiiei „Becton Dickinson and Company”. După cum rezultă din dicţionarul de acronime în domeniul medicinii şi din sursele de infomaţii accesibile publicului abrevierea procesului de sortare fluorescentă a celulelor este proprietatea inventatorilor lui, adică a companiei „Becton Dickinson and Company”. Alte surse de informaţii la fel indică asupra faptului că această denumire se utilizează numai pentru dispozitivele fabricate de compania „Becton, Dickinson and Company”.

Totodată, decizia AGEPI, care limitează drepturile reclamantului la obţinerea protecţiei depline pentru marca sa, încalcă prevederile Convenţiei de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, care prevede că „orice marcă de fabrică sau de comerţ înregistrată reglementar în ţara de origine va fi admisă la depunere şi va fi protejată, aşa cum este ea în celelalte ţări ale Uniunii”. Marca a fost înregistrată în ţara de origine, SUA, fără careva disclamări, refuzuri sau excludere de la protecţie a cărorva elemente din marcă. În privinţa mărcii BD 2 FACS nu s-au depistat înregistrări anterioare similare sau identice, respectiv marca nu aduce atingere drepturilor terţilor. Desemnările verbale BD FACS pînă la moment nici în ţara de înregistrare, nici în alte ţări nu au devenit uzuale.

În Republica Moldova nu se fabrică şi nu se comercializează dispozitive pentru sortarea fluorescentă a celulelor, şi în limbajul uzual aceste cuvinte lipsesc din cauza specificului domeniului de utilizare a acestei denumiri. Aproape toate ţările menţionate în înregistrarea nr. 154815 au acordat mărcii protecţie juridică deplină fără excluderea de la protecţie a elementelor sau literelor ce intră în componenţa sa. Cere reclamantul, anularea deciziei AGEPI din 24 noiembrie 2011 de respingere a înregistrării mărcii şi a hotărîrii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 24 septembrie 2012, cu obligarea AGEPI de a înregistra în deplină măsură marca internaţională „BD FACS” conform cererii cu numărul 1054815 pe teritoriul Republicii Moldova.

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 20 februarie 2014 acţiunea a fost respinsă, ca fiind neîntemeiată. În dezacord cu decizia sus-enunţată, recurentul Becton, Dickinson and Company, la data de 16 mai 2014, a declarat recurs, solicitînd admiterea acestuia, casarea hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 20 februarie 2014, cu emiterea unei noi hotărîri privind admiterea integrală a acţiunii. În motivarea recursului, recurentul a indicat că, decizia instanţei de apel este neîntemeiată, deoarece la emiterea acesteia au fost încălcate esenţial normele de drept material, manifestată prin neaplicarea legii care trebuia să fie aplicată, precum şi prin interpretarea eronată a legii. În acest context, a menţionat că instanţa de apel a interpretat în mod eronat dispoziţia art. 10 alin. (1) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor.

Or, desemnarea „BD” nu poartă un caracter descriptiv, deci nu descrie nici un fel de calităţi ale produselor şi nu aduce atingere drepturilor terţilor. Desemnarea în cauză este utilizată în domeniul echipamentelor medicale şi indică numele producătorului – Becton Dickinson. Iar, cea de-a doua desemnare exclusă de la protecţie – FACS este un cuvînt artificial şi fantezist, inventat pentru a denumi un aparat specific pentru procesul de sortare a celulelor (Fluorescent Activated Cell Sorter) de către oamenii de ştiinţă ai companiei „Becton, Dickinson and Company”.

În continuare, reprezentantul recurentului a menţionat că instanţa de fond nu a ţinut cont de faptul că decizia AGEPI limitează drepturile companiei de a primi o protecţie deplină pentru marca sa, prin ce se încalcă prevederile art. 6 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883 (Republica Moldova a aderat la aceasta prin hotărîrea Parlamentului nr. 1328 din 11 martie 1993), care statuează precum că orice marcă de fabrică sau de comerţ înregistrată reglementar în ţara de origine va fi admisă la depunere şi va fi protejată, aşa cum este ea (telle quelle), în celelalte ţări ale Uniunii.

Mai mult decît atît, prima instanţă nu a luat în consideraţie că prezenta decizie contestată a AGEPI contrazice propriilor decizii din 03 august 2011 şi din 04 august 2011 cu privire la mărcile similare IR 1054816 BD FACSuite şi IR 3 1055357 BD FACSverse, prin care, mărcilor solicitantului Becton, Dickinson and Company le-a fost acordată protecţie în Republica Moldova. Or, acestea conţin de asemenea, elementele BD şi FACS. Potrivit dispoziţiei art. 434 alin. (1) CPC, recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărîrii sau a deciziei integrale. Prin prisma normei citate, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul declarat în termen.

Or, la materialele pricinii nu există dovada recepţionării către recurent a copiei hotărîrii primei instanţe, expediate conform scrisorii de însoţire din 13 martie 2014, (f.d.171). În conformitate cu art. 444 CPC, recursul se examinează fără înştiinţarea participanţilor la proces. Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie consideră că, recursul este întemeiat, pasibil de a fi admis din următoarele considerente. În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. b) CPC, instanţa, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul, să caseze integral decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe, cu pronunţarea unei noi hotărîri.

Astfel, prin prezenta acţiune, recurenta „Becton, Dickinson and Company” a solicitat anularea deciziei AGEPI din 24 noiembrie 2011 de respingere a înregistrării mărcii şi a hotărîrii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 24 septembrie 2012, cu obligarea AGEPI de a înregistra în deplină măsură marca internaţională „BD FACS” conform cererii cu numărul 1054815 pe teritoriul Republicii Moldova.

Contrar argumentelor recurentei, prima instanţă a reţinut concluziile AGEPI privind faptul că marca solicitată nu poate fi acceptată spre protecţie pe teritoriul Republicii Moldova, fără excluderea dreptului exclusiv asupra elementelor verbale „BD” şi „FACS”, întrucît, ambele elemente verbale din care este constituită marca solicitată sunt lipsite de caracter distinctiv şi nu pot fi acceptate spre înregistrare independent în calitate de marcă pentru totalitatea produselor revendicate în cerere din clasa 09. Astfel, elementul „BD” reprezintă sintagma „bază de date”, care în ultimul timp este foarte cunoscut consumatorilor în acest sens şi nu poate fi acordat cu protecţie exclusivă în calitate de marcă pe numele unei persoane.

De asemenea, cuvîntul „FACS” semnifică un procedeu care caracterizează produse din clasa 09 (tri cellulaire active par fluoriscence). Tot în acest context, instanţa de fond a susţinut concluzia AGEPI, care se rezumă la faptul că pentru consumatorul autohton acest element ar induce în eroare publicul referitor la destinaţie, caracteristici ale produselor, etc, existînd probabilitatea de a face asocieri cu aparatele de fax, care sunt identice din punct de vedere fonetic, deşi se scriu în mod diferit. Prin urmare, prima instanţă a considerat că decizia AGEPI din 24 noiembrie 2011 şi hotărîrea Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 24 septembrie 2012 au fost emise cu respectarea prevederilor legale, în consecinţă dispunînd respingerea acţiunii, ca fiind neîntemeiată.

4 Verificînd legalitatea şi temeinicia hotărîrii primei instanţe, coroborat normelor de drept material aplicabile raportului juridic litigios, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul declarat de către avocatul Pelin Valeriu în interesele companiei „Becton, Dickinson and Company” întemeiat, pasibil de a fi admis, cu casarea integrală a hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 20 februarie 2014, cu emiterea unei noi hotărîri, din considerentele următoare.

Analizînd circumstanţele faptice ale cauzei şi actele anexate la materialele dosarului, instanţa de recurs reţine că potrivit Certificatului de înregistrare, marca combinată „BD FACS” a fost înregistrată la Oficiul pentru Brevete şi Mărci al Statelor Unite ale Americii, pentru produsele din clasa 09 a clasificării internaţionale de produse şi servicii - Software de calculatoare destinate utilizării cu dispozitivele de sortare a celulelor (aparate destinate pentru diagnosticarea computerizată a bolilor la nivel de celule), (f.d.6-7). La data de 22 septembrie 2010, în baza cererii a fost depusă pentru înregistrare marca internaţională Nr. 1054815 cu desemnarea mai multor ţări, în care se solicită protecţie, printre care şi Republica Moldova.

La data de 22 iulie 2011, Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale a emis avizul provizoriu de respingere parţială a înregistrării mărcii, fiind excluse de la protecţie elementele „BD” şi „FACS” pe motiv că aceste din urmă cuvinte „BD” (bază de date) şi „FACS” (tri cellulaire active par fluorescence) sunt lipsite de caracter distinctiv şi nu pot fi înregistrate independent în calitate de marcă pentru produsele solicitate din clasa 09. La data de 18 noiembrie 2011, contestaţia depusă de Becton, Dickinson and Company a fost considerată neîntemeiată şi a fost emisă decizia de înregistrare a mărcii, fără drept exclusiv asupra elementelor verbale „BD”, „FACS”, (f.d.128). Iar, la data de 24 septembrie 2012, Comisia de Contestaţii AGEPI a emis hotărîrea privind respingerea contestaţiei şi menţinerea în vigoare a Deciziei Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 18 noiembrie 2011, (f.d.34-38).

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor, prin marcă se înţelege orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care serveşte la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. Conform art. 3 lit. a) din aceeaşi Lege, drepturile asupra mărcii sînt dobîndite şi protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin: înregistrare în condiţiile prezentei legi. În baza art. 4 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, denumită în continuare AGEPI, este oficiul naţional în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecţie mărcilor în condiţiile prezentei legi.

AGEPI recepţionează şi examinează cererile de înregistrare a mărcilor, înregistrează şi eliberează, în numele statului, certificate de înregistrare a mărcilor, publică date oficiale în 5 Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova, denumit în continuare BOPI. Potrivit art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea privind protecţia mărcilor, se refuză înregistrarea mărcilor care sînt lipsite de caracter distinctiv. Conform dispoziţiei art. 10 alin. (1) din aceeaşi Lege, dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, cu condiţia folosirii loiale a acestor elemente şi respectării intereselor legitime ale titularului mărcii şi ale terţilor.

Prevederile art. 43 din Legea privind protecţia mărcilor statuează precum că, în cazul în care, în temeiul motivelor absolute sau relative de refuz specificate la art. 7 şi 8, marca este exclusă de la înregistrare pentru toate sau pentru o parte din produsele şi/sau serviciile pentru care aceasta este solicitată, cererea de înregistrare a mărcii se respinge pentru produsele şi/sau serviciile respective. În cazul în care marca conţine elemente lipsite de caracter distinctiv şi care, conform art. 7, nu pot fi înregistrate independent în calitate de marcă, iar includerea acestor elemente în marcă poate crea îndoieli asupra limitei de protecţie a mărcii, AGEPI poate cere, drept condiţie pentru înregistrarea mărcii, ca solicitantul să declare că renunţă la invocarea oricărui drept exclusiv asupra acestor elemente.

Această declaraţie se publică odată cu cererea de înregistrare a mărcii sau, după caz, odată cu publicarea datelor privind înregistrarea mărcii. Cererea de înregistrare a mărcii nu va fi respinsă înainte ca solicitantului să i se permită retragerea sau modificarea cererii ori prezentarea argumentelor în favoarea înregistrării mărcii. În conformitate cu art. 48 alin. (2) – (4) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008, în urma examinării contestaţiei, Comisia de contestaţii va emite una din următoarele hotărîri: de menţinere în vigoare a deciziei contestate, de anulare în tot sau în parte a deciziei contestate; orice altă hotărîre conform competenţei. Hotărîrea Comisiei de contestaţii intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Comisiei de contestaţii se comunică parţilor şi poate fi atacată la Curtea de Apel Chişinău în termenele prevăzute de lege. Reieşind din circumstanţele enunţate în raport cu normele legale sus- indicate, instanţa de recurs apreciază ca fiind eronată soluţia instanţei de fond privind temeinicia deciziei AGEPI din 24 noiembrie 2011 şi a hotărîrii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 24 septembrie 2012, prin care s-a refuzat înregistrarea în deplină măsură marca internaţională „BD FACS” conform cererii cu numărul 1054815 pe teritoriul Republicii Moldova. În continuare, nu poate fi reţinută ca fiind întemeiată concluzia primei instanţe privind faptul că elementul verbal “BD” reprezintă sintagma „bază de date”, iar, cuvîntul „FACS” este asociat cu cuvintul “aparatele de fax”.

Or, recurenta compania „Becton, Dickinson and Company” a prezentat suficiente dovezi că, elementele verbale „BD” şi „FACS” poartă caracter distinctiv în raport cu produsele şi/sau serviciile revendicate. În acest context, după cum a fost stabilit, marca invocată de către compania recurentă a fost înregistrată în ţara de origine - Statele Unite ale Americii, pentru 6 produsele din clasa 09 a clasificării internaţionale de produse şi servicii - Software de calculatoare destinate utilizării cu dispozitivele de sortare a celulelor (aparate destinate pentru diagnosticarea computerizată a bolilor la nivel de celule).

Or, conform art. 6 lit. A şi B pct. 2 din Convenţia de la Paris din 20 martie 1883 pentru protecţia proprietăţii industrial (Republica Moldova a aderat la aceasta prin hotărîrea Parlamentului nr. 1328 din 11 martie 1993), orice marcă de fabrică sau de comerţ înregistrată reglementar în ţara de origine va fi admisă la depunere şi va fi protejată, întocmai aşa cum este ea, în celelalte ţări ale uniunii, sub rezerva celor indicate în prezentul articol. Aceste ţări vor putea să ceară, înainte de a proceda la înregistrarea definitivă, să fie prezentat certificatul de înregistrare a mărcii în ţara de origine, eliberat de autoritatea competentă. Pentru acest certificat nu se va cere nici o formă de legalizare.

Va fi considerată ca ţară de origine acea ţară a uniunii în care depunătorul are o întreprindere industrială sau comercială reală şi serioasă şi, dacă el nu are o astfel de întreprindere în uniune, acea ţară a uniunii în care se află domiciliul său şi, dacă el nu are un domiciliu în cadrul uniunii, ţara naţionalităţii sale, în cazul cînd el este cetăţean al unei ţări a uniunii. Mărcile de fabrică sau de comerţ la care se referă prezentul articol nu vor putea fi refuzate de la înregistrare sau invalidate decît în următoarele cazuri: cînd ele sunt lipsite de orice caracter distinctiv sau cînd sunt compuse exclusiv din semne sau indicaţii putînd să servească, în comerţ, pentru a indica felul, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, locul de origine al produselor sau data producţiei, sau cînd ele au devenit uzuale în vorbirea curentă sau în practica comercială cinstită şi constantă din ţara în care se cere protecţia.

Prin urmare, instanţa de recurs consideră că la cazul dedus judecăţii nu au fost atestate motive absolute de refuz pentru înregistrarea mărcii în sensul art. 7 din Legea privind protecţia mărcilor. Respectiv, decizia AGEPI din 24 noiembrie 2011 şi hotărîrea Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 24 septembrie 2012 sînt pasibile de a fi anulate.

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că, circumstanţele pricinii au fost constatate de către instanţele de judecată ierarhic inferioare, nefiind necesară verificarea suplimentară a cărorva dovezi, însă normele de drept material au fost aplicate eronat, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de admite recursul, a casa integral hotărîrea primei instanţe, cu emiterea a unei noi hotărîri privind admiterea integrală a acţiunii, prin anularea deciziei AGEPI din 24 noiembrie 2011 de respingere a înregistrării mărcii şi a hotărîrii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 24 septembrie 2012, cu obligarea AGEPI de a înregistra în deplină măsură marca internaţională „BD FACS” conform cererii cu numărul 1054815 pe teritoriul Republicii Moldova.

În conformitate cu art.art. 444, 445 alin. (1) lit. a), 445 alin. (3) CPC, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie, d e c i d e: 7 Se admite recursul declarat de compania „Becton, Dickinson and Company”.

Se casează integral hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 20 februarie 2014, adoptată în pricina civilă la cererea de chemare în judecată formulată de către avocata Beriozchin Anna în interesele companiei „Becton, Dickinson and Company” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea deciziei de respingere a înregistrării mărcii, cu emiterea unei noi hotărîri, prin care: Se anulează decizia Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 24 noiembrie 2011 de respingere a înregistrării mărcii şi hotărîrea Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 24 septembrie 2012. Se obligă Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală de a înregistra în deplină măsură marca BD FACS logo, IR1054815 fără excluderea de la protecţie a elementelor verbale.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii. Preşedintele judecătorul Nicolae Clima Judecătorii Tatiana Vieru Oleg Sternioală Ion Corolevschi Svetlana Novac 8