ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3007/2010

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3007/2010 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2010)

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Judecata în primă instanță

Prin acțiunea înregistrată la 1

februarie 2006, reclamantul P.I. a chemat în judecată pe pârâta Administrația

Străzilor București, solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța,

să interzică pârâtei folosirea desenului industrial pentru care s-a constituit

pe numele său depozitul național reglementar nr. F2005 0523 din 17 iunie 2005 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci – O.S.I.M., să o oblige pe pârâtă la plata sumei de

190.000 lei pentru folosirea fără drept a desenului, la distrugerea tuturor

produselor contrafăcute, precum și la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentința civilă nr. 74 din 7

iunie 2006, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a respins acțiunea ca

neîntemeiată.

Pentru a pronunța această sentință

tribunalul a reținut următoarele:

La data de 17 iunie 2005 a fost constituit la O.S.I.M. depozitul național reglementar nr. F 2005 0523 pentru desenul

industrial „balustradă protecție autostradă”, conținând trei modele, titularii

cererii de înregistrare și, totodată, autorii acestuia fiind reclamantul P.I. și

numitul R.A.D.

Prin actul de cesiune încheiat la 1

septembrie 2005, acesta din urmă a cesionat reclamantului în totalitate

drepturile asupra modelului industrial.

Anterior depunerii cererii de

înregistrare, SC P.L. SRL al cărei reprezentant legal este reclamantul, a fost

declarată câștigătoare a unui contract cu A.S.M.R., absorbită ulterior de

pârâtă conform H.G. CMB nr. 175 din 4 august 2005, între cele două persoane

juridice încheindu-se contractul de execuție lucrări nr. 14, având ca obiect

executarea, finalizarea și întreținerea unui număr de 266 bucăți balustrade de

protecție.

Acestea au fost recepționate conform

procesului-verbal de recepție preliminară la data de 13 iunie 2005 și respectiv

4 august 2005.

Reclamantul a susținut că, eludând

dreptul său de proprietate intelectuală asupra desenului industrial protejat

prin depunerea cererii de înregistrare la O.S.I.M, pârâta a comandat și altor societăți comerciale de execuție un număr mare de balustrade, care au fost

montate pe întreaga suprafață a municipiului București, pârâta însăși

recunoscând montarea a 1806 bucăți.

În drept, tribunalul a reținut că

potrivit art. 2 din Legea nr. 129/1992 modificată, titlul de protecție este

certificatul de înregistrare a desenului sau modelului industrial care conferă

titularului un drept exclusiv de exploatare pe teritoriul României.

Art. 20 din lege prevede că cererea

de înregistrare a desenului sau modelului industrial se publică în Buletinul

Oficial de Proprietate Industrială – B.O.P.I. în termen de 6 luni de la data

constituirii depozitului reglementar, iar conform art. 37 în cazul cererii de

înregistrare publicată potrivit art. 23, persoana fizică sau persoana juridică

îndreptățită la eliberarea certificatului beneficiază provizoriu de aceleași

drepturi conferite titularului în temeiul art. 2 și art. 29, începând cu data

constituirii depozitului reglementar și până la eliberarea certificatului de

înregistrare.

Alin. (2) al aceluiași articol prevede că

încălcarea acestor dispoziții atrage pentru persoane inovate obligația pentru

despăgubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata despăgubirilor se

poate executa numai după eliberarea certificatului de înregistrare.

Așadar, conchide tribunalul,

protecția provizorie este condiționată de publicarea cererii – ce poate avea

loc într-un interval cuprins între 6 și 12 luni de la data constituirii

depozitului – fiind recunoscute cu efecte retroactiv începând cu data

constituirii depozitului.

În speță, reclamantul nu a dovedit

prin probele administrate ă montarea balustradelor pietonale s-a efectuat de

către pârâtă ulterior publicării cererii sale de înregistrare a desenului.

Mai mult, prin apărările formulate

pârâta a arătat că de la data notificării sale nu a mai procedat la comandarea

altor balustrade, fapt implicit recunoscut și de reclamant care, la

interogatoriul propus spre a fi luat pârâtei a circumstanțiat perioada în care

pârâta a executat balustradele ca fiind 13 iunie 2005 – septembrie 2005.

Așadar, la data montării de către pârâtă

a balustradelor pietonale executate de alte firme, în afară de cea reprezentată

legal de reclamant, cererea de depozit național reglementar nu fusese

publicată, întrucât nu expirase termenul de 6 luni de la data înregistrării

cererii, așa încât reclamantul nu se putea prevala de un drept de proprietate

intelectuală, ci avea eventual la dispoziție o acțiune civilă în pretenții

întemeiată pe contractul încheiat cu pârâta.

Judecata în apel

Prin decizia civilă nr. 115A din 2

iunie 2009, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze

privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul declarat de

reclamant împotriva sentinței, cu următoarea motivare:

În speță se pune problema dacă, după

data de 22 august 2005, când a fost notificată de către reclamant cu privire la

cererea de înregistrare formulată la O.S.I.M., publicarea în B.O.P.I.

intervenind după această dată, pârâta a comandat altor societăți comerciale să

execute și să monteze gardurile care fac obiectul protecției.

Nu se pune problema dacă pârâta a

executat sau montat gardurile după această dată, pe de o parte pentru că aceste

operațiuni nu au fost efectuate de pârâtă, iar pe de altă parte , pentru că,

atât timp cât aceste operațiuni s-au efectuat în baza unor contracte semnate

anterior, nu i se poate imputa acesteia pasivitatea reclamantului în protejarea

drepturilor care i se cuvin.

Din înscrisurile depuse la dosar în

ambele faze procesuale rezultă că toate lucrările au fost comandate anterior

datei notificării reclamantului.

Faptul că o parte din acestea au

fost recepționate ulterior nu înseamnă că pârâta se face vinovată de încălcarea

dreptului exclusiv al reclamantului, relevant fiind momentul încheierii

contractului.

Pârâta s-a ocupat doar de comandarea

balustradelor, nu de executarea și montarea lor.

Aceste considerații sunt confirmate

și de rezoluția din 12 aprilie 2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul

București, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul

săvârșirii infracțiunii de contrafacere a desenului sau modelului industrial

prevăzută de art. 51 din Legea nr. 129/1992.

În apel, reclamantul și-a restrâns

pretențiile doar la modelul nr. 3 și la contractele nr. 25 din 28 iulie 20905

și nr. 21 din 20 iulie 2005, cărora le corespund procesele verbale de recepție

din 5 noiembrie 2006 și 31 ianuarie 2007, precizând că despăgubirea solicitată

corespunde acestora. Această valoare nu poate reprezenta însă despăgubiri

pentru folosirea fără drept a unui model industrial, ci valoarea materialelor

din care s-au produs gardurile, a executării, montării și întreținerii

acestora.

Valoarea pentru folosirea unui model

industrial nu poate fi mai mare decât suma pe care ar fi obținut-o reclamantul dacă

și-ar fi dat acordul pentru această folosire, atât timp cât nu a precizat că ar

fi suferit o pagubă.

Judecata în recurs

Împotriva deciziei a declarat recurs

reclamantul, invocând în drept dispozițiile art. 304 pct. 8 și 9 C. proc. civ.,

fără a dezvolta separat cele două motive de recurs invocate.

În motivarea cererii, recurentul

susține că instanțele au interpretat greșit art. 23 din Legea nr. 129/1992

atunci când au arătat că reclamantul nu poate beneficia de protecție provizorie

asupra desenului industrial câtă vreme nu au trecut 6 luni de la data

înregistrării cererii pentru a fi publicată.

Articolul menționat specifică fără

echivoc că publicarea cererii în B.O.P.I. se face în maximum 6 luni de la data

constituirii depozitului reglementar, ceea ce nu înseamnă că trebuie în mod

necesar să treacă 6 luni.

Și art. 33 al Legii nr. 129/1992 a

fost greșit interpretat atunci când s-a reținut că reclamantul nu beneficiază

de protecție, deoarece după data notificării pârâtei, 22 august 2005, nu a mai

încheiat niciun contract.

Potrivit textului de lege menționat,

pe întreaga perioadă de valabilitate certificatul de înregistrare conferă

titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului

industrial, titularul având dreptul de a interzice terților să efectueze o

serie de acte, respectiv reproducerea, fabricarea, comercializarea, folosirea

acestuia.

Conform art. 38 din lege, perioada

de valabilitate a unui certificat este de 10 ani de la data constituirii

depozitului reglementar.

Cum contractele nr. 21 și 25 au fost

încheiate de către pârâtă în vederea efectuării și montării balustradelor la

data de 20 și, respectiv 28 iulie 2005, iar recepția lucrărilor s-a făcut la 5

octombrie 2006 și respectiv la 31 ianuarie 2007, este evident că aceste

activități sunt cuprinse în perioada de valabilitate a certificatului.

În ceea ce privește suma pretinsă cu

titlu de despăgubire, recurentul arată că aceasta este exact suma pe care ar fi

trebuit să o încaseze în calitate de titular al modelului protejat.

Astfel, recurentul arată că acordul

său pentru folosirea modelului industrial ce îi aparține nu ar fi putut fi mai

ieftin decât prețul din contract și că lucrarea comandată de pârâtă ar fi fost

mult mai scumpă dacă la prețul din contract se adăuga și valoarea cerută de

către autorul modelului folosit pentru a-și da acordul.

Recurentul solicită admiterea

recursului, modificarea în tot a hotărârii atacate, admiterea apelului,

schimbarea în tot a sentinței, admiterea acțiunii și obligarea pârâtei la plata

sumei de 239.917 lei reprezentând contravaloarea a 600 de balustrade, deși intimata

a recunoscut la interogatoriu montarea a 1806 bucăți.

Intimata nu a depus la dosar

întâmpinare.

Recursul este fondat și va fi admis

pentru următoarele considerente:

În primul rând, se impun câteva

clarificări în legătură cu legea aplicabilă și terminologia specifică speței.

Actul normativ aplicabil în cauză îl

reprezintă Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, care la

data săvârșirii pretinselor acte de contrafacere avea titulatura „Legea nr. 129/1992

privind protecția desenelor și modelelor industriale”, modificarea fiind

operată prin Legea nr. 280/2007 pentru modificarea și completarea Legii

nr.129/1992, care a vizat și aspecte de fond.

În aplicarea principiului

neretroactivității legii civile, Înalta Curte va avea în vedere prevederile

legale în redactarea anterioară modificării actului normativ.

De asemenea, deși atât părțile

litigante cât și instanțele anterioare oscilează în folosirea termenilor „desen

industrial” și, respectiv, „model industrial”, din certificatul de înregistrare

nr. 016197 emis de O.S.I.M. și pe care își întemeiază reclamantul pretențiile

rezultă că acesta are ca obiect trei modele industriale, purtând denumirea

„gard protecție pietonală”.

În ceea ce privește criticile de

nelegalitate formulate de recurent acestea sunt întemeiate.

Ceea ce interesează în speță este

dacă pârâta a săvârșit acte de încălcare a dreptului de proprietate industrială

aparținând reclamantului în perioada de protecție prevăzută de lege și nu cum

greșit a reținut curtea de apel, în perioada ulterioară notificării adresate de

reclamant pentru încetarea actelor de contrafacere.

Drepturile asupra desenelor și

modelelor industriale sunt recunoscute și protejate pe teritoriul României prin

înregistrarea la O.S.I.M., așa cum se prevede în art. 1 al Legii nr. 129/1992.

Dreptul exclusiv al titularului de

exploatare a desenului sau modelului industrial și de a se opune exploatării

acestuia de către terți este prevăzut de art. 33 al legii pe întreaga perioadă

de valabilitate a certificatului de înregistrare.

Această perioadă este prevăzută în

art. 38 al legii, ca fiind de 10 ani de la data constituirii depozitului

reglementar, putând fi reînnoită de 3 ori pe perioade de câte 5 ani.

Conform art. 37 din lege, de

aceleași drepturi conferite de art. 33 beneficiază persoana fizică sau persoana

juridică îndreptățită la eliberarea certificatului de înregistrare, de la data

publicării cererii până la eliberarea certificatului de înregistrare, cu

excepția cazurilor în care cererea de înregistrare a fost respinsă sau retrasă.

Alin. (2) al acestui text de lege

prevede că încălcarea dispozițiilor alin. (1) atrage pentru persoanele vinovate

obligația de despăgubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata

despăgubirilor se poate executa numai după eliberarea certificatului de

înregistrare a desenului sau modelului industrial.

Referitor la publicare, art. 23

prevede că datele bibliografice ale cererii de înregistrare a desenului sau

modelului industrial, precum și reproducerea, fotografia sau orice reprezentare

grafică a acestuia se publică în B.O.P.I. al O.S.I.M., în termen de maxim 6

luni de la data constituirii depozitului reglementar.

Din ansamblul acestor reglementări

rezultă că art. 37 din Legea nr. 129/1992 prevede o protecție provizorie a

drepturilor asupra desenului sau modelului industrial, care începe la data

publicării cererii în B.O.P.I. și care se consolidează retroactiv numai în

cazul eliberării certificatului de înregistrare a desenului sau modelului

industrial, în urma analizei pe fond a condițiilor legale și, după caz, a

opozițiilor care se formulează și respectării de către titular a celorlalte

formalități ulterioare prevăzute de lege.

Aceasta înseamnă că, după publicarea

cererii, solicitantul înregistrării se poate opune utilizării de către terț a

desenului sau modelului industrial pe care dorește să-l protejeze, inclusiv

prin intentarea unei acțiuni în justiție și că, dacă are câștig de cauză,

eventualul titlu executoriu pe care-l obține nu-l poate valorifica decât după

eliberarea certificatului de protecție și doar dacă acesta se eliberează.

Protecția provizorie conferită de

art. 37 nu are nicio influență asupra perioadei de valabilitate a

certificatului de protecție și, de aici, asupra perioadei de protecție în care

titularul beneficiază de dreptul exclusiv de exploatare prevăzut de art. 33.

În speță, reclamantul s-a adresat

instanței reclamând încălcarea dreptului său asupra modelului industrial

protejat, după publicarea cererii în B.O.P.I. nr. 9/2005, dar înainte de

eliberarea certificatului, prevalându-se de dispozițiile art. 37 din lege.

În cazul său protecția s-a

consolidat, deoarece a obținut „Certificatul de înregistrare desen model

industrial nr. 016197” la data de 21 iunie 2006 pentru modelele industriale cu

denumirea „gard protecție pietonală”, astfel cum sunt descrise în schița anexă,

fapt pe care l-a adus la cunoștința instanței de apel, depunând la dosar copia

certificatului și anexele.

În atare situație, curtea de apel

trebuia să constate că, din punct de vedere al momentului intentării acțiunii,

reclamantul s-a conformat prevederilor art. 37, sesizând instanța după

publicarea cererii, iar pe fond să analizeze pretențiile reclamantului în

raport de data pretinselor acte de contrafacere și de perioada de protecție a

drepturilor conferite de certificat, de 10 ani de la data depozitului

reglementar.

Or, curtea de apel s-a raportat la

data notificării pârâtei de către reclamant, despre care a arătat că este

oricum anterioară celei publicării în B.O.P.I., iar în respingerea apelului a

considerat relevant faptul că pârâta nu a mai încheiat contracte de comandă cu

terți pentru executarea și montarea de garduri de protecție pietonală, după 22

august 2005, procedând astfel contrar prevederilor legale anterior menționate.

În ceea ce privește conținutul

protecției, art. 33 din Legea nr. 129/1992 prevede că, pe întreaga perioadă de

valabilitate certificatul de înregistrare conferă titularului un drept exclusiv

de exploatare a desenului sau modelului industrial și dreptul de a interzice să

efectueze fără consimțământul său, următoarele acte: reproducerea, fabricarea,

comercializarea sau oferirea spre vânzare, folosirea, importul sau stocarea în

vederea comercializării, oferirea spre vânzare sau folosirea unui produs în

care desenul sau modelul industrial este încorporat sau la care se aplică.

Dat fiind acest conținut larg al

protecției, faptul că pârâta nu a mai încheiat contracte de comandă după data

publicării în B.O.P.I. a cererii de înregistrare, reținut de curtea de apel, nu

este suficient pentru a se reține netemeinicia pretențiilor reclamantului.

Astfel, trebuia verificat dacă

actele imputate de reclamant pârâtei în legătură cu utilizarea modelului

industrial ce face obiectul judecății au fost săvârșite de aceasta, dacă

vizează perioada de protecție și dacă se înscriu în vreuna din categoriile

enumerate de art. 33 din Legea nr. 129/1992.

În funcție și de celelalte

circumstanțe ale cauzei, se va stabili, după caz, îndreptățirea și întinderea

despăgubirilor cuvenite reclamantului, în limitele cererii sale restrânse în

apel.

Pentru aceste considerente, în

temeiul art. 304 pct. 9 C. proc. civ. și, dat fiind că potrivit art. 314 C.

proc. civ. Înalta Curte hotărăște asupra fondului numai în situația în care

casează hotărârea atacată în scopul aplicării corecte a legii la împrejurări de

fapt ce au fost deplin stabilite ceea ce nu este cazul în speță, instanța, va

admite recursul declarat de reclamant, va casa decizia și va trimite cauza spre

rejudecare la aceeași curte de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de recursul

declarat de reclamantul P.I. împotriva deciziei nr.115 A din 2 iunie 2009 a Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea

intelectuală.

Casează decizia și trimite cauza

spre rejudecare la aceeași curte de apel.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică,

astăzi 14 mai 2010.