ÎCCJ, decizie (scj.ro #81906)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81906) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Desen industrial.

Acțiune pentru

interzicerea utilizării desenului industrial pentru care s-a constituit depozit

național reglementar

Cuprins pe materii

. Desen industrial.

Acțiune pentru interzicerea utilizării desenului industrial pentru care s-a

constituit depozit național reglementar

Index alfabetic

.

-

desen

industrial

-

depozit

regulamentar

Legea

nr

. 129/1992 modificată și completată:

art

.

33,

art

. 37

După publicarea

cererii, solicitantul înregistrării se poate opune utilizării de către terț a

desenului sau modelului industrial pe care dorește să-l protejeze, inclusiv

prin intentarea unei acțiuni în justiție și că, dacă are câștig de cauză,

eventualul titlu executoriu pe care-l obține nu-l poate valorifica decât după

eliberarea certificatului de protecție și doar dacă acesta se eliberează.

Protecția provizorie

conferită de art.37 nu are

nicio

influență asupra

perioadei de valabilitate a certificatului de protecție și, de aici, asupra

perioadei de protecție în care titularul beneficiază de dreptul exclusiv de

exploatare prevăzut de art.33.

Î.C.C.J, Secția civilă și de proprietate

intelectuală, decizia

nr

.  3007 din 14 mai 2010.

Prin acțiunea

înregistrată la 1 februarie 2006, reclamantul P.I. a chemat în judecată pe

pârâta Administrația Străzilor București, solicitând instanței ca, prin

hotărârea ce o va pronunța, să interzică pârâtei folosirea desenului industrial

pentru care s-a constituit pe numele său depozitul național reglementar

nr.F2005 0523 din 17 iunie 2005 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci –

O.S.I.M., să o oblige pe pârâtă la plata sumei de 190.000 lei pentru folosirea

fără drept a desenului, la distrugerea tuturor produselor contrafăcute, precum

și la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentința civilă nr.74 din 7 iunie 2006, Tribunalul București, Secția a

IV-a civilă a respins acțiunea ca neîntemeiată.

Pentru a pronunța această sentință tribunalul a reținut următoarele:

La data de 17 iunie 2005 a fost constituit la O.S.I.M. depozitul național

reglementar

nr.F

2005 0523 pentru desenul industrial

„balustradă protecție autostradă”, conținând trei modele, titularii cererii de

înregistrare și, totodată, autorii acestuia fiind reclamantul P.I. și numitul

R.A.D.

Prin actul de cesiune încheiat la 1 septembrie 2005, acesta din urmă a cesionat

reclamantului în totalitate drepturile asupra modelului industrial.

Anterior depunerii cererii de înregistrare, S.C. PRO-LEM S.R.L. al cărei

reprezentant legal este reclamantul, a fost declarată câștigătoare a unui

contract cu Administrația Semafoare, Marcaje Rutiere, absorbită ulterior de

pârâtă conform H.G.

CMB

nr.175 din 4 august

2005, între cele două persoane juridice încheindu-se contractul de execuție

lucrări nr.14, având ca obiect executarea, finalizarea și întreținerea unui

număr de 266 bucăți balustrade de protecție.

Acestea au fost recepționate conform procesului-verbal de recepție preliminară

la data de 13 iunie 2005 și respectiv 4 august 2005.

Reclamantul a susținut că, eludând dreptul său de proprietate intelectuală

asupra desenului industrial protejat prin depunerea cererii de înregistrare la

O.S.I.M, pârâta a comandat și altor societăți comerciale de execuție un număr

mare de balustrade, care au fost montate pe întreaga suprafață a municipiului

București, pârâta însăși recunoscând montarea a 1806 bucăți.

În drept, tribunalul a reținut că potrivit art.2 din Legea nr.129/1992

modificată, titlul de protecție este certificatul de înregistrare a desenului

sau modelului industrial care conferă titularului un drept exclusiv de

exploatare pe teritoriul României.

Art

. 20 din lege prevede că cererea de înregistrare a

desenului sau modelului industrial se publică în Buletinul Oficial de

Proprietate Industrială – B.O.P.I. în termen de 6 luni de la data constituirii

depozitului reglementar, iar conform art.37 în cazul cererii de înregistrare

publicată potrivit

art

. 23, persoana fizică sau

persoana juridică îndreptățită la eliberarea certificatului beneficiază

provizoriu de aceleași drepturi conferite titularului în temeiul art.2 și

art

. 29, începând cu data constituirii depozitului

reglementar și până la eliberarea certificatului de înregistrare.

Alin. (2) al aceluiași articol prevede că încălcarea acestor dispoziții atrage

pentru persoane inovate obligația pentru despăgubire potrivit dreptului comun;

titlul pentru plata despăgubirilor se poate executa numai după eliberarea

certificatului de înregistrare.

Așadar, conchide tribunalul, protecția provizorie este condiționată de

publicarea cererii – ce poate avea loc într-un interval cuprins între 6 și 12

luni de la data constituirii depozitului – fiind recunoscute cu efecte

retroactiv începând cu data constituirii depozitului.

În speță, reclamantul nu a dovedit prin probele administrate că montarea

balustradelor pietonale s-a efectuat de către pârâtă ulterior publicării cererii

sale de înregistrare a desenului.

Mai mult, prin apărările formulate pârâta a arătat că de la data notificării

sale nu a mai procedat la comandarea altor balustrade, fapt implicit recunoscut

și de reclamant care, la interogatoriul propus spre a fi luat pârâtei a

circumstanțiat

perioada în care pârâta a executat

balustradele ca fiind 13 iunie 2005 – septembrie 2005.

Așadar, la data montării de către pârâtă a balustradelor pietonale executate de

alte firme, în afară de cea reprezentată legal de reclamant, cererea  de

depozit național reglementar nu fusese publicată, întrucât nu expirase termenul

de 6 luni de la  data înregistrării cererii, așa încât reclamantul nu se

putea prevala de un drept de proprietate intelectuală, ci avea eventual la

dispoziție o acțiune civilă în pretenții întemeiată pe contractul încheiat cu

pârâta.

Prin decizia civilă

nr.115A din 2 iunie 2009, Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă și

pentru cauze privind proprietatea intelectuală a respins ca

nefondat

apelul declarat de reclamant împotriva sentinței, cu următoarea motivare:

În speță se pune

problema dacă, după data de 22 august 2005, când a fost notificată de către

reclamant cu privire la cererea de înregistrare formulată la O.S.I.M.,

publicarea în B.O.P.I. intervenind după această dată, pârâta a comandat altor

societăți comerciale să execute și să monteze gardurile care fac obiectul

protecției.

Nu se pune problema

dacă pârâta a executat sau montat gardurile după această dată, pe de o parte

pentru că aceste operațiuni nu au fost efectuate de pârâtă, iar pe de altă

parte , pentru că, atât timp cât aceste operațiuni s-au efectuat în baza unor

contracte semnate anterior, nu i se poate imputa acesteia pasivitatea

reclamantului în protejarea drepturilor care i se cuvin.

Din înscrisurile

depuse la dosar în ambele faze procesuale rezultă că toate lucrările au fost

comandate anterior datei notificării reclamantului.

Faptul că o parte din

acestea au fost recepționate ulterior nu înseamnă că pârâta se face vinovată de

încălcarea dreptului exclusiv al reclamantului, relevant fiind momentul

încheierii contractului.

Pârâta s-a ocupat doar

de  comandarea balustradelor, nu de executarea și montarea lor.

Aceste considerații

sunt confirmate și de rezoluția din 12 aprilie 2007 a Parchetului de pe lângă

Tribunalul București, prin care s-a dispus

neînceperea

urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrafacere a

desenului sau modelului industrial prevăzută de art.51 din Legea nr.129/1992.

În apel, reclamantul

și-a restrâns pretențiile doar la modelul nr.3 și la contractele nr.25 din 28

iulie 20905 și nr.21 din 20 iulie 2005, cărora le corespund procesele verbale

de recepție din 5 noiembrie 2006 și 31 ianuarie 2007, precizând că despăgubirea

solicitată corespunde acestora. Această valoare nu poate reprezenta însă

despăgubiri pentru folosirea fără drept a unui model industrial, ci valoarea

materialelor din care s-au produs gardurile, a executării, montării și

întreținerii acestora.

Valoarea pentru

folosirea unui model industrial nu poate fi mai mare decât suma pe care ar fi

obținut-o reclamantul dacă și-ar fi dat acordul pentru această folosire, atât

timp cât nu a precizat că ar fi suferit o pagubă.

Împotriva deciziei a

declarat recurs reclamantul, invocând în drept dispozițiile art.304 pct.8 și 9

Cod procedură civilă, fără a dezvolta separat cele două motive de recurs

invocate.

În motivarea cererii,

recurentul susține că instanțele au interpretat greșit art.23 din Legea

nr.129/1992 atunci când au arătat că reclamantul nu poate beneficia de

protecție provizorie asupra desenului industrial câtă vreme nu au trecut 6 luni

de la data înregistrării cererii pentru a fi publicată.

Articolul menționat

specifică fără echivoc că publicarea cererii în B.O.P.I. se face în maximum 6

luni de la data constituirii depozitului reglementar, ceea ce nu înseamnă că

trebuie în mod necesar să treacă 6 luni.

Și art.33 al Legii

nr.129/1992 a fost greșit interpretat atunci când s-a reținut că reclamantul nu

beneficiază de protecție, deoarece după data notificării pârâtei, 22 august

2005, nu a mai încheiat

niciun

contract.

Potrivit textului de

lege menționat, pe întreaga perioadă de valabilitate certificatul de

înregistrare conferă titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului sau

modelului industrial, titularul având dreptul de a interzice terților să

efectueze o serie de acte, respectiv reproducerea, fabricarea, comercializarea,

folosirea acestuia.

Conform

art

. 38 din lege, perioada de valabilitate a unui

certificat este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar.

Cum contractele nr.21

și 25 au fost încheiate de către pârâtă în vederea efectuării și montării

balustradelor la data de 20 și, respectiv 28 iulie 2005, iar recepția

lucrărilor s-a făcut la 5 octombrie 2006 și respectiv la 31 ianuarie 2007, este

evident că aceste activități sunt cuprinse în perioada de valabilitate a

certificatului.

În ceea ce privește

suma pretinsă cu titlu de despăgubire, recurentul arată că aceasta este exact

suma pe care ar fi trebuit să o încaseze în calitate de titular al modelului

protejat.

Astfel, recurentul

arată că acordul său pentru folosirea modelului industrial ce îi aparține nu ar

fi putut fi mai ieftin decât prețul din contract și că lucrarea comandată de

pârâtă ar fi fost mult mai scumpă dacă la prețul din contract se adăuga și

valoarea cerută de către autorul modelului folosit pentru a-și da acordul.

Recurentul solicită

admiterea recursului, modificarea în tot a hotărârii atacate, admiterea

apelului, schimbarea în tot a sentinței, admiterea acțiunii și obligarea

pârâtei la plata sumei de 239.917 lei reprezentând contravaloarea a 600 de

balustrade, deși intimata a recunoscut la interogatoriu montarea a 1806 bucăți.

Intimata nu a depus la

dosar întâmpinare.

Recursul este fondat

și va fi admis pentru următoarele considerente:

În primul rând, se

impun câteva clarificări în legătură cu legea aplicabilă și terminologia

specifică speței.

Actul normativ

aplicabil în cauză îl reprezintă Legea nr.129/1992 privind protecția desenelor

și modelelor, care la data săvârșirii pretinselor acte de contrafacere avea

titulatura „Legea nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor

industriale”, modificarea fiind operată prin Legea nr.280/2007 pentru

modificarea și completarea Legii nr.129/1992, care a vizat și aspecte de fond.

În aplicarea

principiului

neretroactivității

legii civile, Înalta

Curte va avea în vedere prevederile legale în redactarea anterioară modificării

actului normativ.

De asemenea, deși atât

părțile litigante cât și instanțele anterioare oscilează în folosirea

termenilor „desen industrial” și, respectiv, „model industrial”, din

certificatul de înregistrare nr.016197 emis de O.S.I.M. și pe care își

întemeiază reclamantul pretențiile rezultă că acesta are ca obiect trei modele

industriale, purtând denumirea „gard protecție pietonală”.

În ceea ce privește

criticile de

nelegalitate

formulate de recurent

acestea sunt întemeiate.

Ceea ce interesează în

speță este dacă pârâta a săvârșit acte de încălcare a dreptului de proprietate industrială

aparținând reclamantului în perioada de protecție prevăzută de lege și nu cum

greșit a reținut curtea de apel, în perioada ulterioară notificării adresate de

reclamant pentru încetarea actelor de contrafacere.

Drepturile asupra

desenelor și modelelor industriale sunt recunoscute și protejate pe teritoriul

României prin înregistrarea la O.S.I.M., așa cum se prevede în

art

. 1 al Legii nr.129/1992.

Dreptul exclusiv al

titularului de exploatare a desenului sau modelului industrial și de a se opune

exploatării acestuia de către terți este prevăzut de

art

.

33 al legii pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de

înregistrare.

Această perioadă este

prevăzută în

art

. 38 al legii, ca fiind de 10 ani de

la data constituirii depozitului reglementar, putând fi reînnoită de 3 ori pe

perioade de câte 5 ani.

Conform

art

. 37 din lege, de aceleași drepturi conferite de art.33

beneficiază persoana fizică sau persoana juridică îndreptățită la eliberarea

certificatului de înregistrare, de la data publicării cererii până la

eliberarea certificatului de înregistrare, cu excepția cazurilor în care

cererea de înregistrare a fost respinsă sau retrasă.

Alin. (2) al acestui

text de lege prevede că încălcarea dispozițiilor alin.(1) atrage pentru

persoanele vinovate obligația de despăgubire potrivit dreptului comun; titlul

pentru plata despăgubirilor se poate executa numai după eliberarea

certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial.

Referitor la

publicare,

art

. 23 prevede că datele bibliografice

ale cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial, precum și

reproducerea, fotografia sau orice reprezentare grafică a acestuia se publică

în B.O.P.I. al O.S.I.M., în termen de maxim 6 luni de la data constituirii

depozitului reglementar.

Din ansamblul acestor

reglementări rezultă că art.37 din Legea nr.129/1992 prevede o protecție

provizorie a drepturilor asupra desenului sau modelului industrial, care începe

la data publicării cererii în B.O.P.I. și care se consolidează retroactiv numai

în cazul eliberării certificatului de înregistrare a desenului sau modelului

industrial, în urma analizei pe fond a condițiilor legale și, după caz, a

opozițiilor care se formulează și respectării de către titular a celorlalte

formalități ulterioare prevăzute de lege.

Aceasta înseamnă că,

după publicarea cererii, solicitantul înregistrării se poate opune utilizării

de către terț a desenului sau modelului industrial pe care dorește să-l

protejeze, inclusiv prin intentarea unei acțiuni în justiție și că, dacă are

câștig de cauză, eventualul titlu executoriu pe care-l obține nu-l poate

valorifica decât după eliberarea certificatului de protecție și doar dacă

acesta se eliberează.

Protecția provizorie

conferită de art.37 nu are

nicio

influență asupra perioadei

de valabilitate a certificatului de protecție și, de aici, asupra perioadei de

protecție în care titularul beneficiază de dreptul exclusiv de exploatare

prevăzut de art.33.

În speță, reclamantul

s-a adresat instanței reclamând încălcarea dreptului său asupra modelului

industrial protejat, după publicarea cererii în B.O.P.I. nr.9/2005, dar înainte

de eliberarea certificatului, prevalându-se de dispozițiile art.37 din lege.

În cazul său protecția

s-a consolidat, deoarece a obținut „Certificatul de înregistrare desen model

industrial nr.016197” la data de 21 iunie 2006 pentru modelele industriale cu

denumirea „gard protecție pietonală”, astfel cum sunt descrise în schița anexă,

fapt pe care l-a adus la cunoștința instanței de apel, depunând la dosar copia

certificatului și anexele.

În atare situație,

curtea de apel trebuia să constate că, din punct de vedere al momentului

intentării acțiunii, reclamantul s-a conformat prevederilor art.37, sesizând

instanța după publicarea cererii, iar pe fond să analizeze pretențiile

reclamantului în raport de data pretinselor acte de contrafacere și de perioada

de protecție a drepturilor conferite de certificat, de 10 ani de la data

depozitului reglementar.

Or, curtea de apel s-a

raportat la data notificării pârâtei de către reclamant, despre care a arătat

că este oricum anterioară celei publicării în B.O.P.I., iar în respingerea

apelului a considerat relevant faptul că pârâta nu a mai încheiat contracte de

comandă cu terții pentru executarea și montarea de garduri de protecție

pietonală, după 22 august 2005, procedând astfel contrar prevederilor legale

anterior menționate.

În ceea ce privește

conținutul protecției, art.33 din Legea nr.129/1992 prevede că, pe întreaga

perioadă de valabilitate certificatul de înregistrare conferă titularului un

drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului industrial și dreptul de

a interzice să efectueze fără consimțământul său, următoarele acte:

reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vânzare, folosirea,

importul sau stocarea în vederea comercializării, oferirea spre vânzare sau

folosirea unui produs în care desenul sau modelul industrial este încorporat

sau la care se aplică.

Dat fiind acest

conținut larg al protecției, faptul că pârâta nu a mai încheiat contracte de

comandă după data publicării în B.O.P.I. a cererii de înregistrare, reținut de

curtea de apel, nu este suficient pentru a se reține netemeinicia pretențiilor

reclamantului.

Astfel, trebuia

verificat dacă actele imputate de reclamant pârâtei în legătură cu utilizarea

modelului industrial ce face obiectul judecății au fost săvârșite de aceasta,

dacă vizează perioada de protecție și dacă se înscriu în vreuna din categoriile

enumerate de art.33 din Legea nr.129/1992.

În funcție și de

celelalte circumstanțe ale cauzei, se va stabili, după caz, îndreptățirea și

întinderea despăgubirilor cuvenite reclamantului, în limitele cererii sale

restrânse în apel.

Pentru aceste

considerente, în temeiul art.304 pct.9 Cod procedură civilă și, dat fiind că

potrivit

art

. 314 Cod procedură civilă Înalta Curte

hotărăște asupra fondului numai în situația în care casează hotărârea atacată

în scopul aplicării corecte a legii la împrejurări de fapt ce au fost deplin

stabilite ceea ce nu este cazul în speță, instanța, a admis recursul declarat

de reclamant, a casat decizia și a trimis cauza spre

rejudecare

la aceeași curte de apel.