ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 4079/2012

Deliberând, în condițiile art. 256 C. proc. civ., asupra recursului de fată, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă, sub nr. 23830/3 din 19 iunie 2008 reclamanta SC O. SRL a chemat în judecată pârâta SC P.T.

SRL, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunța: - să se constate că reproducerea, comercializarea, folosirea, oferirea spre vânzare, stocarea în vederea comercializării de către pârâtă, de ambalaje pentru aparatură medicală în care este încorporată marca „Batista bebelușului" aparținând reclamantei, aduce atingere dreptului exclusiv de exploatare al mărcii decurgând din certificatul de înregistrare a mărcii din 29 martie 2006; - să se dispună interzicerea reproducerii, comercializării sau oferirii spre vânzare, folosirii, stocării în vederea comercializării de către pârâtă de ambalaje pentru aparatură medicală prin folosirea fără drept a mărcii „Batista bebelușului", protejată prin certificatul de înregistrare a mărcii din 29 martie 2006, sub sancțiunea plății de daune cominatorii în cuantum de 10.000 lei/zi de întârziere, pana la aducerea la îndeplinire a obligațiilor din dispozitiv, în baza art. 36 din Legea nr. 84/1998; - să se dispună obligarea pârâtei să retragă de îndată de pe piață ambalajele care încorporează marca „Batista bebelușului" înregistrată la 29 martie 2006, să ceară tuturor distribuitorilor săi să sisteze vânzarea produselor care sunt ambalate în aceste ambalaje și să distrugă pe cheltuiala sa toate aceste ambalaje, sub sancțiunea plătii de daune cominatorii în cuantum de 10.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, în cazul neîndeplinirii acestor obligații,

în baza art. 36 din Legea nr. 84/1998; - să fie obligată pârâta la plata unor despăgubiri în sumă de 100.000 euro; - să fie obligată parata la plata tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea prezentului litigiu. Prin sentința civilă nr. 183 din 11 februarie 2010, pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, s-a admis în parte acțiunea completată, fiind interzisă pârâtei reproducerea, comercializarea, oferirea spre vânzare, folosirea, stocarea, în vederea comercializării, de ambalaje pentru aparatură medicală prin folosirea mărcii „Batista Bebelușului", protejată prin certificatul de înregistrare din 29 martie 2006. A fost obligată pârâta la plata către reclamantă a sumei de 6.838 lei, reprezentând profitul brut nerealizat, precum și a sumei de 1.508,3 lei, cheltuieli de judecată.

S-a respins în rest acțiunea completată, ca neîntemeiată. Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, învestită cu soluționarea apelurilor declarate de ambele părți, prin Decizia nr. 279/ A din 30 noiembrie 2010 a respins, ca nefondat, apelul formulat de pârâta SC P.T. SRL; a admis apelul formulat de reclamanta SC O. SRL, a schimbat în parte sentința apelată în sensul obligării pârâtei la 7.544 lei cheltuieli de judecată în primă instanță către reclamant, precum și la 2624 lei cheltuieli de judecată în apel pentru considerentele ce urmează. Prealabil analizei.

Curtea a constatat învestirea instanței cu cercetarea unei acțiuni în contrafacere, întemeiată pe dispozițiile art 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (în forma dinaintea modificării intervenite prin Legea nr. 66/2010), prin reclamarea faptei pârâtei, constând în reproducerea pe ambalajul propriului produs „B." - aspirator nazal pentru bebeluși, a mărcii reclamantei „Batista bebelușului". Admițând în parte acțiunea, instanța de fond a constatat că prin aplicarea denumirii „Batista bebelușului" pe produsele pârâtei, sunt reluate întocmai elementele mărcii reclamantei, existând un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere, ceea ce îndreptățește reclamanta la obținerea despăgubirilor materiale sub forma profitului brut nerealizat, totodată fiind considerată ca suficientă, reparația morală rezultând din recunoașterea drepturilor reclamantei asupra mărcii și retragerea de pe piață de către pârâtă, a ambalajelor purtând marca reclamantei.

În ceea ce privește apelul reclamantei, nu s-a putut reține de către Curte temeinicia susținerii acesteia cu privire la necesitatea de extindere a perioadei de timp pentru care a fost obligata pârâta la despăgubiri, de la 01 ianuarie 2008-30 iunie 2008 până la 01 septembrie 2008 și majorarea prejudiciului material acordat în mod corespunzător, deoarece dovada achiziționării în luna august 2008 a unui produs al pârâtei care nu a fost reetichetat, este una singulară.

Totodată, s-a apreciat că a fost corect respinsă cererea de acordare a daunelor morale, în cuantum solicitat a fi cel puțin egal cu nivelul despăgubirilor materiale stabilite, întrucât pârâtă a procedat la schimbarea etichetelor produselor sale, încetând în acest fel, producerea injustă a unui beneficiu, care să se echivaleze cu viitoarea atragere a clientelei apelantei-reclamante, astfel că obținerea satisfacției morale în acest fel, este suficientă, fără a mai fi necesară raportarea la activitatea precedenta, câtă vreme acțiunea actuală a apelantei-pârâte este destinată a înlătura atingerile aduse dreptului încălcat.

În ceea ce privește apelul pârâtei, Curtea a constatat că înregistrarea mărcii în discuție, la momentul introducerii cererii de chemare în judecată, doar pentru serviciile din clasa 35, nu este de natură a limita protecția, legitimând folosirea de către terț a unui semn identic ori asemănător cu marca, ori pentru produse / servicii identice ori asemănătoare. Astfel, în condițiile art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, este lipsită de importanță distincția invocată de către apelanta-pârâtă, privind lipsa de protecție expresă asupra unei clase de produse, câtă vreme între marca pentru serviciu și semnul aplicat produsului, există riscul de confuzie incluzând riscul de asociere.

Curtea a apreciat ca fiind lipsite de temei susținerile privind extinderea protecției asupra produselor doar în cazul mărcilor notorii înregistrate pentru servicii, fiind evidentă confuzia apelantei în interpretarea conținută de art. 35 alin. (1) lit. c referitoare la marca de renume și nu la marca notorie. Nu a fost luată în considerare susținerea apelantei-pârâte privind inexistența publicării mărcii reclamantei la data de 19 iunie 2008 a introducerii acțiunii, deoarece certificatul de marcă i-a fost comunicat reclamantei la data de 23 octombrie 2007, după înregistrare și publicare. Ca atare, contrar susținerilor apelantei-pârâte, era îndeplinită condiția publicării mărcii, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 84/1998, în legătură cu interzicerea actelor de contrafacere și solicitarea de despăgubiri.

Cât privește gradul de atenție al consumatorului, afectând riscul de confuzie, Curtea a constatat că, deși poate fi primită susținerea apelantei-pârâte privind diligenta mai mare la achiziționare a unui consumator având calitatea de părinte al unui copil de vârstă mică, aceasta nu înlătură riscul asocierii produselor ca aparținând aceleiași origini comerciale, în condițiile inscripționării lor cu denumirea mărcii reclamantei. Astfel cum s-a reținut de către prima instanță, a fost considerată ca lipsită de relevanță și distincția invocată în apărare de către pârâtă, în sensul neîncadrării propriului produs în categoria dispozitivelor medicale, deoarece ambele produse (aspiratoare nazale pentru bebeluși) sunt comercializate în rețeaua farmaceutică, având aceeași destinație și caracteristici.

Totodată, achitarea taxelor judiciare de timbru după indicarea valorii despăgubirilor solicitate de către reclamantă, până la soluționarea fondului pretențiilor și fără încălcarea vreunei obligații stabilite de către instanță, nu limitează soluționarea cererii în sensul indicat de către apelanta-pârâtă. În privința prejudiciului material acordat de prima instanță, Curtea a considerat că, în condițiile unor dispoziții fiscale exprese (art. 160 din Legea nr. 571/2003 rep.) care se impuneau a fi respectate, pentru confirmarea din punct de vedere contabil a înapoierii produselor în gestiunea pârâtei, nu putea fi reținută altă concluzie, care să micșoreze volumul de produse reținut de expert contabil Gabriela Ștefan, a fi comercializate de către pârâtă.

În raport de considerentul mai sus menționat, referitor la extinderea protecției mărcii pentru serviciu, și în cazul contrafacerii produsului, în condițiile existenței riscului de confuzie, Curtea a mai constatat că nu poate fi lipsită de interes acțiunea reclamantei, de combatere și sancționare a folosirii semnului identic sau asemănător cu marca protejată.

De asemenea, Curtea a considerat ca fiind formală apărarea apelantei-pârâte privind legitimarea utilizării cuvintelor ce compun marca reclamantei, în considerarea traducerii în limba română, dat fiind și caracterul puternic distinctiv al mărcii „Batista bebelușului". În privința cheltuielilor de judecată efectuate în primă instanță de către reclamantă, Curtea a constatat că în mod greșit instanța de fond a limitat cuantumul acestora la suma de 1.508,3 lei (formată din taxa de timbru, timbrul judiciar și onorariul expertului), fiind necesar a fi luate în calcul conform dovezilor aflate la dosar (filele 8-11 dosar apel), atât taxa judiciară de timbru în cuantum de 5.144 lei, cât și onorariile experților (numit de către instanță și expert al părții) în cuantum de 2.400 lei, toate fiind ocazionate de desfășurarea procesului din vina părții căzute în pretenții, conform dispozițiilor art. 274 alin. (1) C. proc.

civilă. în lipsa dovezilor privind asistența judiciară acordată în exclusivitate cauzei de față, nu vor fi luate în considerare susținerile reclamantei privind salarizarea consilierului juridic, doar în scopul derulării prezentului litigiu. Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta, întemeiat pe dispozițiile art. 3 04 pct. 9 C. proc. civ., criticând-o pentru nelegalitate pentru considerentele ce urmează. Instanța de apel a aplicat greșit dispozițiile art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 deoarece întinderea protecției se referă doar pentru clasele de produse și/sau servicii pentru care marca a fost înregistrată. Intimata deține marca de servicii „Batista bebelușului", pentru clasa de servicii 35, iar pentru produsele pe care le comercializează utilizează marca „Ariana", pentru clasa de produse 10. Curtea a aplicat greșit legea deoarece clasa 35 vizează doar servicii nu și produse, iar intimata nu deține marca pentru produs.

De altfel, produsul recurentei este „Belvital-aspirator nazal" și nu „Batista bebelușului". Eticheta pe care apare mențiunea „Batista bebelușului" este rezultatul traducerii mențiunilor existente pe fața ambalajului, existând și toate informațiile necesare pentru identificarea producătorului și a celui care pune pe piață produsul respectiv. Se mai arată că operațiunea de contrafacere a fost greșit reținută deoarece reclamanta nu avea marca înregistrată, dar și pentru că cele două produse, deși au aceeași destinație, au un mod de utilizare diferit, produsul intimatei fiind utilizat cu ajutorul aspiratorului casnic, în timp ce al recurentei degajează normal. Prejudiciul a fost greșit calculat prin raportare la dispozițiile art. 160 din C. fisc., text de lege inaplicabil în speță.

Instanța nu a analizat corespunzător probatoriile administrate din care rezultă că nu a mai fost necesară restituirea produselor deoarece au fost reetichetate. Se mai arată că instanța nu a avut în vedere buna-credință a recurentei precum și faptul că intimata nu a probat existența vreunul prejudiciu. Înalta Curte, analizând decizia recurată prin raportare la criticile formulate, la probatoriile administrate și la temeiurile de drept incidente în cauză, reține caracterul fondat al recursului în limitele și pentru argumentele ce succed. Prioritar, Înalta Curte, învederează că își însușește în totalitate motivele de fapt și de drept reținute de instanța superioară de fond cu privire la acțiunea în contrafacere.

- Potrivit art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, în forma în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată, „înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.

Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului., b) un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul". Recurenta susține că instanța a extins nejustificat protecția mărcii înregistrate pentru clasa 35 de servicii și asupra produsului distribuit de societatea sa, încadrabil în clasa de produse 10. Față de conținutul textului de lege arătat, susținerea recurentei că reclamanta beneficiază de protecția mărcii înregistrate doar pentru serviciile din clasa 35 este lipsită de fundament juridic câtă vreme ambele părți au comercializat prin rețeaua farmaceutică același tip de produse, aspiratoare nazale pentru bebeluși ori copii foarte mici.

Dat fiind scopul produsului - degajarea foselor nazale, precum și publicul țintă - părinții unor copii mici, - este lipsită de semnificație juridică împrejurarea că cele două produse au modalități distincte de utilizare ori că produsul recurentei nu se încadrează în categoria aparatelor medicale. Și aceasta datorită congruenței existente între marca reclamantei, Batista bebelușului și semnul aplicat de pârâtă pe produs, Batista bebelușului, congruență ce determină existența riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere. Recurenta invocă și dispozițiile art. 83 alin. (3) și (4) din legea mărcilor referitoare la inexistenta acțiunii în contrafacere înainte de data publicării mărcii.

Numai că, așa cum a reținut și Curtea de apel, marca reclamantei a fost publicată la 23 octombrie 2007, anterior formulării cererii de chemare în judecată, 19 iunie 2008. - Reclamanta, prin cererea de chemare în judecată, a solicitat obligarea pârâtei la plata de daune urmare a folosirii neautorizate a mărcii „Batista bebelușului", constând în prejudiciul material și cel moral produs ca urmare atingerilor aduse dreptului încălcat.

Instanța de apel, a menținut hotărârea primei instanțe de respingere a daunelor morale solicitate, cu motivarea că „pârâta a procedat la schimbarea etichetelor produselor sale, încetând în acest fel, producerea injustă a unui beneficiu, care să se echivaleze cu viitoarea atragere a clientelei reclamantei, astfel că obținerea satisfacției morale în acest fel, este suficientă, fără a mai fi necesară raportarea la activitatea precedentă, câtă vreme acțiunea pârâtei este destinată a înlătura atingerile aduse dreptului încălcat". Cu alte cuvinte, instanța de apel a reținut conduita corectă a pârâtei, ceea ce semnifică bună-credință, în stoparea vânzării produsului ce purta marca reclamantei. Drept urmare, critica recurentei referitoare la neluarea în seamă a bunei sale credințe în aprecierea dimensiunii daunelor acordate este nefondată.

- în privința prejudiciului material, Curtea a apreciat ca incidente cauzei dispozițiile art. 160 din C. fisc. Dispozițiile din C. fisc. reglementează, potrivit art. 1, obligațiile fiscale dintre stat și contribuabilii care au obligația să plătească impozite, taxe și contribuții sociale, precum și modul de calcul și de plată al acestora. Rezultă astfel că dispozițiile art. 160, reținute de expertul judiciar drept temei de drept al calculului prejudiciului și însușite de ambele instanțe de fond, nu au incidență în cauză, câtă vreme actul normativ reglementează raporturi juridice distincte de obiectul cauzei. Cu privire la despăgubirile datorate de persoana care a desfășurat o activitate de contrafacere, legiuitorul român, transpunând Directiva nr. 2004/48/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2004, referitoare la respectarea drepturilor de proprietate industrială, a adoptat O.U.G.

nr. 100/2005. Prin art. 14 se stabilesc o serie de criterii ce trebuie avute în vedere de instanța judecătorească pentru acoperirea prejudiciului pe care titularul dreptului de proprietate industrială l-a suferit în mod real: consecințe economice negative, pierderea câștigului, beneficiile realizate în mod injust, ș.a. Drept urmare, instanța de judecată era obligată să stabilească prejudiciul real suferit de reclamantă urmare a vânzării de către pârâtă a produselor pe care este aplicată ilegal marca reclamantei. Instanța, omologând raportul de expertiză prin care prejudiciul a fost stabilit doar prin raportare la numărul produselor nestornate în contabilitatea recurentei, a încălcat dispozițiile art. 14 alin. l din O.U.G.

nr. 100/2005 referitoare la prejudiciul real suferit. De altfel, conform înscrisului aflat la fila 95 (dosar primă instanță), recurenta a transmis către SC B. SA un număr de 50 de etichete pentru aspiratoarele nazale în vederea înlocuirii celor existente. O înștiințare similară a fost transmisă și către Farma P. (fila 99), SC C. SA (fila 100) și SC N.L.D. SRL. Rezultă astfel că o parte din dispozitivele achiziționate de unitățile farmaceutice în perioada reținută de instanță 1 ianuarie 2008-30 iunie 2008, necontestată de reclamantă au fost reetichetate de unitățile farmaceutice, fără a se proceda la retransmiterea produselor către distribuitor, pentru a fi înregistrate în contabilitatea acestuia.

Osebit de acesta, unele dintre unitățile farmaceutice au indicat numărul aspiratoarelor nazale Belvital vândute în perioada de referință: 65 de bucăți Farma P. și 78 de bucăți SC C. SA (filele 551, 552). De asemenea, reclamanta, la 18 februarie 2008, conform înscrisului de la fila 63 dosar fond, sesizând pe site-ul SC C. SA oferta unor produse purtând marca sa, a notificat SC C. SA să nu mai folosească marca „Batista bebelușului", solicitare acceptată de notificată prin efectuarea modificărilor solicitate. Această situație de fapt poate conduce la concluzia că de la acea dată, cel puțin SC C. SA nu a mai vândut produsele arătate. De altfel și reclamanta, în răspunsul la interogatoriu, fila 159 dosar fond, arată că recurenta a folosit denumirea de Batista bebelușului până când a atras atenția farmaciilor că dreptul lor la marcă este încălcat.

Astfel, această situație de fapt nu a fost pe deplin stabilită de instanță, respectiv numărul farmaciilor notificate, data la care au fost notificate precum și conduita ulterioară a unităților farmaceutice. În afară de aceasta, prima instanță reține un număr de 648 de dispozitive vândute și nu 333 de bucăți, față de dispozițiile art. 160 din C. fisc., motivare însușită și de instanța superioară de fond. Ca atare, cum situația de fapt nu a fost pe deplin stabilită, respectiv numărul real de dispozitive vândute pe care era aplicată nelegal marca reclamantei și cum dispozițiile legale avute în vedere de instanță nu sunt aplicabile cauzei, Înalta Curte, în temeiul dispozițiilor art. 314 C. proc.

civ., va admite recursul, va casa decizia în parte și va trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe, numai cu privire la stabilirea întinderii prejudiciului creat. Vor fi menținute dispozițiile privind admiterea apelului declarat de reclamantă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E Admite recursul declarat de pârâta SC P.T. SRL împotriva Deciziei nr. 279/ A din data de 30 noiembrie 2010 a Curtii de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală. Casează în parte decizia și trimite cauza pentru rejudecare la aceeași curte de apel, numai cu privire la stabilirea întinderii prejudiciului. Menține dispozițiile privind admiterea apelului formulat de reclamanta SC O. SRL. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică, astăzi 5 iunie 2012.