ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 4097/2012

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 4097/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2012)

Deliberând, în condițiile art. 256 C.

proc. civ., asupra recursului de fată, constată următoarele:

Prin

cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă, sub nr.

23830/3 din 19 iunie 2008 reclamanta SC O. SRL a chemat în judecată pârâta SC

P.T. SRL, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunța:

- să se constate că reproducerea,

comercializarea, folosirea, oferirea spre vânzare, stocarea în vederea

comercializării de către pârâtă, de ambalaje pentru aparatură medicală în care

este încorporată marca „B.B.” aparținând reclamantei, aduce atingere dreptului

exclusiv de exploatare al mărcii decurgând din certificatul de înregistrare a

mărcii din 29 martie 2006;

- să se dispună interzicerea

reproducerii, comercializării sau oferirii spre vânzare, folosirii, stocării în

vederea comercializării de către pârâtă de ambalaje pentru aparatură medicală

prin folosirea fără drept a mărcii „B.B.”, protejată prin certificatul de

înregistrare a mărcii din 29 martie 2006, sub sancțiunea plății de daune

cominatorii în cuantum de 10.000 RON/ zi de întârziere, pana la aducerea la

îndeplinire a obligațiilor din dispozitiv, în baza art. 36 din Legea nr. 84/1998;

- să se dispună obligarea pârâtei să

retragă de îndată de pe piață ambalajele care încorporează marca „B.B.”

înregistrată din 29 martie 2006, să ceară tuturor distribuitorilor săi să

sisteze vânzarea produselor care sunt ambalate în aceste ambalaje și să

distrugă pe cheltuiala sa toate aceste ambalaje, sub sancțiunea plătii de daune

cominatorii în cuantum de 10.000 RON pentru fiecare zi de întârziere, în cazul

neîndeplinirii acestor obligații, în baza art. 36 din Legea nr. 84/1998;

- să fie obligată pârâta la plata unor

despăgubiri în sumă de 100.000 euro;

- să fie obligată parata la plata

tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea prezentului

litigiu.

Prin sentința civilă nr. 183 din 11

februarie 2010, pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, s-a

admis în parte acțiunea completată, fiind interzisă pârâtei reproducerea,

comercializarea, oferirea spre vânzare, folosirea, stocarea, în vederea

comercializării, de ambalaje pentru aparatură medicală prin folosirea mărcii „B.B.”,

protejată prin certificatul de înregistrare din 29 martie 2006. A fost obligată

pârâta la plata către reclamantă a sumei de 6.838 lei, reprezentând profitul

brut nerealizat, precum și a sumei de 1.508,3 lei, cheltuieli de judecată. S-a

respins în rest acțiunea completată, ca neîntemeiată.

Curtea de Apel București, secția a

IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, învestită cu

soluționarea apelurilor declarate de ambele părți, prin decizia nr. 279/ A din 30

noiembrie 2010 a respins, ca nefondat, apelul formulat de pârâta SC P.T. SRL; a

admis apelul formulat de reclamanta SC O. SRL, a schimbat în parte sentința

apelată în sensul obligării pârâtei la 7.544 lei cheltuieli de judecată în

primă instanță către reclamant, precum și la 2.624 lei cheltuieli de judecată

în apel pentru considerentele ce urmează.

Prealabil analizei. Curtea a constatat

învestirea instanței cu cercetarea unei acțiuni în contrafacere, întemeiată pe

dispozițiile ari 35 alin. (2) lit. b) din Legea 84/1998 privind mărcile și

indicațiile geografice (în forma dinaintea modificării intervenite prin Legea nr.

66/2010), prin reclamarea faptei pârâtei, constând în reproducerea pe ambalajul

propriului produs „B.” - aspirator nazal pentru bebeluși, a mărcii reclamantei „B.B.”.

Admițând în parte acțiunea, instanța

de fond a constatat că prin aplicarea denumirii „B.B.” pe produsele pârâtei,

sunt reluate întocmai elementele mărcii reclamantei, existând un risc de

confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere, ceea ce

îndreptățește reclamanta la obținerea despăgubirilor materiale sub forma

profitului brut nerealizat, totodată fiind considerată ca suficientă, reparația

morală rezultând din recunoașterea drepturilor reclamantei asupra mărcii și

retragerea de pe piață de către pârâtă, a ambalajelor purtând marca

reclamantei.

În ceea ce privește apelul

reclamantei, nu s-a putut reține de către Curte temeinicia susținerii acesteia

cu privire la necesitatea de extindere a perioadei de timp pentru care a fost

obligata pârâta la despăgubiri, de la 01 ianuarie 2008-30 iunie 2008 până la 01

septembrie 2008 și majorarea prejudiciului material acordat în mod

corespunzător, deoarece dovada achiziționării în luna august 2008 a unui produs

al pârâtei care nu a fost reetichetat, este una singulară.

Totodată, s-a apreciat că a fost

corect respinsă cererea de acordare a daunelor morale, în cuantum solicitat a

fi cel puțin egal cu nivelul despăgubirilor materiale stabilite, întrucât

pârâtă a procedat la schimbarea etichetelor produselor sale, încetând în acest

fel, producerea injustă a unui beneficiu, care să se echivaleze cu viitoarea

atragere a clientelei apelantei-reclamante, astfel că obținerea satisfacției

morale în acest fel, este suficientă, fără a mai fi necesară raportarea la

activitatea precedenta, câtă vreme acțiunea actuală a apelantei-pârâte este

destinată a înlătura atingerile aduse dreptului încălcat.

în ceea ce privește apelul pârâtei,

Curtea a constatat că înregistrarea mărcii în discuție, la momentul

introducerii cererii de chemare în judecată, doar pentru serviciile din clasa

35, nu este de natură a limita protecția, legitimând folosirea de către terț a

unui semn identic ori asemănător cu marca, ori pentru produse/ servicii identice

ori asemănătoare. Astfel, în condițiile art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr.

84/1998, este lipsită de importanță distincția invocată de către

apelanta-pârâtă, privind lipsa de protecție expresă asupra unei clase de

produse, câtă vreme între marca pentru serviciu și semnul aplicat produsului,

există riscul de confuzie incluzând riscul de asociere. Curtea a apreciat ca

fiind lipsite de temei susținerile privind extinderea protecției asupra

produselor doar în cazul mărcilor notorii înregistrate pentru servicii, fiind

evidentă confuzia apelantei în interpretarea conținută de art. 35 alin. (1) lit.

c referitoare la marca de renume și nu la marca notorie.

Nu a fost luată în considerare

susținerea apelantei-pârâte privind inexistența publicării mărcii reclamantei

la data de 19 iunie 2008 a introducerii acțiunii, deoarece certificatul de

marcă i-a fost comunicat reclamantei la data de 23 octombrie 2007, după

înregistrare și publicare. Ca atare, contrar susținerilor apelantei-pârâte, era

îndeplinită condiția publicării mărcii, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 84/1998,

în legătură cu interzicerea actelor de contrafacere și solicitarea de

despăgubiri.

Cât privește gradul de atenție al

consumatorului, afectând riscul de confuzie, Curtea a constatat că, deși poate

fi primită susținerea apelantei-pârâte privind diligenta mai mare la

achiziționare a unui consumator având calitatea de părinte al unui copil de

vârstă mică, aceasta nu înlătură riscul asocierii produselor ca aparținând

aceleiași origini comerciale, în condițiile inscripționării lor cu denumirea

mărcii reclamantei.

Astfel cum s-a reținut de către prima

instanță, a fost considerată ca lipsită de relevanță și distincția invocată în

apărare de către pârâtă, în sensul neîncadrării propriului produs în categoria

dispozitivelor medicale, deoarece ambele produse (aspiratoare nazale pentru

bebeluși) sunt comercializate în rețeaua farmaceutică, având aceeași destinație

și caracteristici.

Totodată, achitarea taxelor judiciare

de timbru după indicarea valorii despăgubirilor solicitate de către reclamantă,

până la soluționarea fondului pretențiilor și fără încălcarea vreunei obligații

stabilite de către instanță, nu limitează soluționarea cererii în sensul

indicat de către apelanta-pârâtă.

În privința prejudiciului material

acordat de prima instanță, Curtea a considerat că, în condițiile unor

dispoziții fiscale exprese (art. 160 din Legea nr. 571/2003 rep.) care se

impuneau a fi respectate, pentru confirmarea din punct de vedere contabil a

înapoierii produselor în gestiunea pârâtei, nu putea fi reținută altă

concluzie, care să micșoreze volumul de produse reținut de expert contabil

Gabriela Ștefan, a fi comercializate de către pârâtă.

În raport de considerentul mai sus

menționat, referitor la extinderea protecției mărcii pentru serviciu, și în

cazul contrafacerii produsului, în condițiile existenței riscului de confuzie,

Curtea a mai constatat că nu poate fi lipsită de interes acțiunea reclamantei,

de combatere și sancționare a folosirii semnului identic sau asemănător cu

marca protejată.

De asemenea, Curtea a considerat ca

fiind formală apărarea apelantei-pârâte privind legitimarea utilizării

cuvintelor ce compun marca reclamantei, în considerarea traducerii în limba

română, dat fiind și caracterul puternic distinctiv al mărcii „B.B.”.

în privința cheltuielilor de judecată

efectuate în primă instanță de către reclamantă, Curtea a constatat că în mod

greșit instanța de fond a limitat cuantumul acestora la suma de 1.508,3 lei

(formată din taxa de timbru, timbrul judiciar și onorariul expertului), fiind

necesar a fi luate în calcul conform dovezilor aflate la dosar (filele 8-11

dosar apel), atât taxa judiciară de timbru în cuantum de 5.144 lei, cât și

onorariile experților (numit de către instanță și expert al părții) în cuantum

de 2.400 lei, toate fiind ocazionate de desfășurarea procesului din vina părții

căzute în pretenții, conform dispozițiilor art. 274 alin. (1) C. proc. civ.

În lipsa dovezilor privind asistența

judiciară acordată în exclusivitate cauzei de față, nu vor fi luate în

considerare susținerile reclamantei privind salarizarea consilierului juridic,

doar în scopul derulării prezentului litigiu.

Împotriva deciziei a declarat recurs

pârâta, întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., criticând-o

pentru nelegalitate pentru considerentele ce urmează.

Instanța de apel a aplicat greșit

dispozițiile art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 deoarece

întinderea protecției se referă doar pentru clasele de produse și/sau servicii

pentru care marca a fost înregistrată.

Intimata deține marca de servicii „B.B.”,

pentru clasa de servicii 35, iar pentru produsele pe care le comercializează

utilizează marca „A.”, pentru clasa de produse 10.

Curtea a aplicat greșit legea deoarece

clasa 35 vizează doar servicii nu și produse, iar intimata nu deține marca

pentru produs.

De altfel, produsul recurentei este „B.A.N.”

și nu „B.B.”.

Eticheta pe care apare mențiunea „B.B.”

este rezultatul traducerii mențiunilor existente pe fața ambalajului, existând

și toate informațiile necesare pentru identificarea producătorului și a celui

care pune pe piață produsul respectiv.

Se mai arată că operațiunea de

contrafacere a fost greșit reținută deoarece reclamanta nu avea marca

înregistrată, dar și pentru că cele două produse, deși au aceeași destinație,

au un mod de utilizare diferit, produsul intimatei fiind utilizat cu ajutorul

aspiratorului casnic, în timp ce al recurentei degajează normal.

Prejudiciul a fost greșit calculat

prin raportare la dispozițiile art. 160 din C. fisc., text de lege inaplicabil

în speță.

Instanța nu a analizat corespunzător

probatoriile administrate din care rezultă că nu a mai fost necesară

restituirea produselor deoarece au fost reetichetate.

Se mai arată că instanța nu a avut în

vedere buna-credință a recurentei precum și faptul că intimata nu a probat

existența vreunul prejudiciu.

Înalta Curte, analizând decizia

recurată prin raportare la criticile formulate, la probatoriile administrate și

la temeiurile de drept incidente în cauză, reține caracterul fondat al

recursului în limitele și pentru argumentele ce succed.

Prioritar, înalta Curte, învederează

că își însușește în totalitate motivele de fapt și de drept reținute de

instanța superioară de fond cu privire la acțiunea în contrafacere.

- Potrivit art. 35 alin. (1) lit. b)

din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, în forma în

vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată.

„Înregistrarea mărcii conferă

titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.

Titularul mărcii poate cere instanței

judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea

lor comercială, fără consimțământul titularului.., b) un semn care, dată fiind

identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea

produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau

serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția

publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu

semnul”.

Recurenta susține că instanța a extins

nejustificat protecția mărcii înregistrate pentru clasa 35 de servicii și

asupra produsului distribuit de societatea sa, încadrabil în clasa de produse

10.

Față de conținutul textului de lege

arătat, susținerea recurentei că reclamanta beneficiază de protecția mărcii

înregistrate doar pentru serviciile din clasa 35 este lipsită de fundament

juridic câtă vreme ambele părți au comercializat prin rețeaua farmaceutică

același tip de produse, aspiratoare nazale pentru bebeluși ori copii foarte

mici.

Dat fiind scopul produsului -

degajarea foselor nazale, precum și publicul țintă - părinții unor copii mici,

- este lipsită de semnificație juridică împrejurarea că cele două produse au

modalități distincte de utilizare ori că produsul recurentei nu se încadrează

în categoria aparatelor medicale.

Și aceasta datorită congruenței

existente între marca reclamantei, B.B. și semnul aplicat de pârâtă pe produs, B.B.,

congruență ce determină existența riscului de confuzie, incluzând și riscul de

asociere.

Recurenta invocă și dispozițiile art. 83

alin. (3) și (4) din legea mărcilor referitoare la inexistenta acțiunii în

contrafacere înainte de data publicării mărcii.

Numai că, așa cum a reținut și Curtea

de apel, marca reclamantei a fost publicată la 23 octombrie 2007, anterior

formulării cererii de chemare în judecată, 19 iunie 2008.

- Reclamanta, prin cererea de chemare

în judecată, a solicitat obligarea pârâtei la plata de daune urmare a folosirii

neautorizate a mărcii „B.B.”, constând în prejudiciul material și cel moral

produs ca urmare atingerilor aduse dreptului încălcat.

Instanța de apel, a menținut hotărârea

primei instanțe de respingere a daunelor morale solicitate, cu motivarea că „pârâta

a procedat la schimbarea etichetelor produselor sale, încetând în acest fel,

producerea injustă a unui beneficiu, care să se echivaleze cu viitoarea

atragere a clientelei reclamantei, astfel că obținerea satisfacției morale în

acest fel, este suficientă, fără a mai fi necesară raportarea la activitatea

precedentă, câtă vreme acțiunea pârâtei este destinată a înlătura atingerile

aduse dreptului încălcat”.

Cu alte cuvinte, instanța de apel a

reținut conduita corectă a pârâtei, ceea ce semnifică bună-credință, în

stoparea vânzării produsului ce purta marca reclamantei.

Drept urmare, critica recurentei

referitoare la neluarea în seamă a bunei sale credințe în aprecierea

dimensiunii daunelor acordate este nefondată.

- în privința prejudiciului material,

Curtea a apreciat ca incidente cauzei dispozițiile art. 160 din Codul fiscal.

Dispozițiile din Codul fiscal reglementează, potrivit art. 1, obligațiile

fiscale dintre stat și contribuabilii care au obligația să plătească impozite,

taxe și contribuții sociale, precum și modul de calcul și de plată al acestora.

Rezultă astfel că dispozițiile art. 160,

reținute de expertul judiciar drept temei de drept al calculului prejudiciului

și însușite de ambele instanțe de fond, nu au incidență în cauză, câtă vreme

actul normativ reglementează raporturi juridice distincte de obiectul cauzei.

Cu privire la despăgubirile datorate

de persoana care a desfășurat o activitate de contrafacere, legiuitorul român,

transpunând Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului

din 23 aprilie 2004, referitoare la respectarea drepturilor de proprietate

industrială, a adoptat O.U.G. nr. 100/2005.

Prin art. 14 se stabilesc o serie de

criterii ce trebuie avute în vedere de instanța judecătorească pentru

acoperirea prejudiciului pe care titularul dreptului de proprietate industrială

l-a suferit în mod real: consecințe economice negative, pierderea câștigului,

beneficiile realizate în mod injust, ș.a.

Drept urmare, instanța de judecată era

obligată să stabilească prejudiciul real suferit de reclamantă urmare a

vânzării de către pârâtă a produselor pe care este aplicată ilegal marca

reclamantei.

Instanța, omologând raportul de

expertiză prin care prejudiciul a fost stabilit doar prin raportare la numărul

produselor nestornate în contabilitatea recurentei, a încălcat dispozițiile art.

14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 referitoare la prejudiciul real suferit.

De altfel, conform înscrisului aflat

la fila 95 (dosar primă instanță), recurenta a transmis către SC B. SA un număr

de 50 de etichete pentru aspiratoarele nazale în vederea înlocuirii celor

existente. O înștiințare similară a fost transmisă și către F.P. (fila 99), SC

C. SA (fila 100) și SC N.L.D. SRL.

Rezultă astfel că o parte din

dispozitivele achiziționate de unitățile farmaceutice în perioada reținută de

instanță 1 ianuarie 2008-30 iunie 2008, necontestată de reclamantă au fost

reetichetate de unitățile farmaceutice, fără a se proceda la retransmiterea

produselor către distribuitor, pentru a fi înregistrate în contabilitatea

acestuia.

Osebit de acesta, unele dintre

unitățile farmaceutice au indicat numărul aspiratoarelor nazale B. vândute în

perioada de referință: 65 de bucăți F.P. și 78 de bucăți SC C. SA (filele 551,

552).

De asemenea, reclamanta, la 18

februarie 2008, conform înscrisului de la fila 63 dosar fond, sesizând pe

site-ul C. oferta unor produse purtând marca sa, a notificat SC C. SA să nu mai

folosească marca „B.B.”, solicitare acceptată de notificată prin efectuarea

modificărilor solicitate.

Această situație de fapt poate conduce

la concluzia că de la acea dată, cel puțin SC C. SA nu a mai vândut produsele

arătate.

De altfel și reclamanta, în răspunsul

la interogatoriu, fila 159 dosar fond, arată că recurenta a folosit denumirea

de B.B. până când a atras atenția farmaciilor că dreptul lor la marcă este

încălcat.

Astfel, această situație de fapt nu a

fost pe deplin stabilită de instanță, respectiv numărul farmaciilor notificate,

data la care au fost notificate precum și conduita ulterioară a unităților

farmaceutice.

În afară de aceasta, prima instanță

reține un număr de 648 de dispozitive vândute și nu 333 de bucăți, față de

dispozițiile art. 160 din C. fisc., motivare însușită și de instanța superioară

de fond.

Ca atare, cum situația de fapt nu a

fost pe deplin stabilită, respectiv numărul real de dispozitive vândute pe care

era aplicată nelegal marca reclamantei și cum dispozițiile legale avute în

vedere de instanță nu sunt aplicabile cauzei, Înalta Curte, în temeiul

dispozițiilor art. 314 C. proc. civ., va admite recursul, va casa decizia în

parte și va trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe, numai cu privire

la stabilirea întinderii prejudiciului creat.

Vor fi menținute dispozițiile privind

admiterea apelului declarat de reclamantă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâta SC

P.T. SRL împotriva deciziei nr. 279/ A din data de 30 noiembrie 2010 a Curții

de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea

intelectuală.

Casează în parte decizia și trimite

cauza pentru rejudecare la aceeași curte de apel, numai cu privire la

stabilirea întinderii prejudiciului.

Menține dispozițiile privind admiterea

apelului formulat de reclamanta SC O. SRL

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi

5 iunie 2012.