ÎCCJ, decizie (scj.ro #81767)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81767) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Acțiune în contrafacere. Folosirea

neautorizată a unei mărci pe ambalajul unui produs similar cu cel

pentru care marca a fost înregistrată. Cerere de despăgubiri

materiale. Criteriile stabilirii caracterului real al prejudiciului cauzat. Dispoziții

legale aplicabile.

Cuprins

pe materii :

Dreptul

proprietății intelectuale. Marcă.

Index

alfabetic :

marcă

-

acțiune în contrafacere

Legea

nr. 84/1998, art. 35

O.U.G. nr. 100/2005

C. fiscal, art. 160

Cu privire la despăgubirile

datorate de persoana care a desfășurat o activitate de contrafacere,

legiuitorul român, transpunând Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului

European și a Consiliului din 23 aprilie 2004, referitoare la respectarea

drepturilor

de proprietate

industrială, a adoptat O.U.G. nr. 100/2005, care prin

art.14

stabilește o serie de criterii ce trebuie avute în vedere de instanța

judecătorească pentru acoperirea prejudiciului pe care titularul

dreptului de proprietate industrială l-a suferit în mod real:

consecințe economice negative, pierderea câștigului, beneficiile

realizate în mod injust.

Ca atare, determinarea întinderii

prejudiciului creat titularului unei mărci ca urmare a folosirii

neautorizate a acesteia prin aplicarea  mărcii pe ambalajul  unor  produse

similare cu cele pentru care marca fusese înregistrată, prin raportare la

dispozițiile art.160 din Codul fiscal, este greșită, câtă

vreme acest act normativ reglementează raporturi juridice distincte de

obiectul acțiunii în contrafacere, fiind încălcate, în

consecință,

dispozițiile

art.14 alin.(1) din

O.U.G. nr. 100/2005.

Secția

I civilă, decizia nr.4079

din 5 iunie

2012

Prin cererea înregistrată pe

rolul Tribunalului București, reclamanta S.C. O. S.R.L a chemat în

judecată pârâta S.C. P.T. S.R.L, solicitând să se constate că

reproducerea, comercializarea, folosirea, oferirea spre vânzare, stocarea în

vederea comercializării de către pârâtă, de ambalaje pentru

aparatură medicală în care este încorporată marca „Batista

bebelușului" aparținând reclamantei, aduce atingere dreptului

exclusiv de exploatare al mărcii decurgând din certificatul de

înregistrare a mărcii nr. 76891 din 29.03.2006; să se dispună

interzicerea reproducerii, comercializării sau oferirii spre vânzare,

folosirii, stocării în vederea comercializării de către

pârâtă de ambalaje pentru aparatură medicală prin folosirea

fără drept a mărcii „Batista bebelușului",

protejată prin certificatul de înregistrare a mărcii nr. 76891/2006,

sub sancțiunea plății de daune cominatorii în cuantum de 10.000

ron/zi de întârziere, pana la aducerea la îndeplinire a obligațiilor din

dispozitiv, în baza art.36 din Legea nr. 84/1998; să se dispună

obligarea pârâtei să retragă de îndată de pe piață

ambalajele care încorporează marca „Batista bebelușului"

înregistrată sub nr. 76891/2006, să ceară tuturor

distribuitorilor săi să sisteze vânzarea produselor care sunt

ambalate în aceste ambalaje și să distrugă pe cheltuiala sa

toate aceste ambalaje, sub sancțiunea plătii de daune cominatorii în

cuantum de 10.000 RON pentru fiecare zi de întârziere, în cazul neîndeplinirii

acestor obligații, în baza art.36 din Legea nr. 84/1998; să fie

obligată pârâta la plata unor despăgubiri în sumă de 100.000

euro;

Prin sentința civilă nr.

183 din 11.02.2010, pronunțată de Tribunalul București,

Secția a V-a civilă, s-a admis în parte acțiunea

completată, fiind interzisă pârâtei reproducerea, comercializarea,

oferirea spre vânzare, folosirea, stocarea, în vederea comercializării, de

ambalaje pentru aparatură medicală prin folosirea mărcii

„Batista Bebelușului", protejată prin certificatul de

înregistrare nr. 76891/2006. A fost obligată pârâta la plata către

reclamantă a sumei de 6.838 lei, reprezentând profitul brut nerealizat,

precum și a sumei de 1.508,3 lei, cheltuieli de judecată. S-a respins

în rest acțiunea completată, ca neîntemeiată.

Curtea de Apel București,

Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea

intelectuală, învestită cu soluționarea apelurilor declarate de

ambele părți, prin decizia nr. 279A din 30.11.2010 a respins, ca

nefondat, apelul formulat de pârâta SC P.T. SRL; a admis apelul formulat de

reclamanta SC O. SRL, a schimbat în parte sentința apelată în sensul

obligării pârâtei la 7.544 lei cheltuieli de judecată în primă

instanță către reclamant, pentru considerentele ce urmează.

Prealabil analizei, Curtea a

constatat învestirea instanței cu cercetarea unei acțiuni în

contrafacere, întemeiată pe dispozițiile art. 35 alin. (2) lit. b)

din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile

geografice (în forma dinaintea modificării

intervenite prin Legea nr.

66/2010), prin reclamarea faptei pârâtei,

constând în reproducerea pe ambalajul propriului produs „Belvital" -

aspirator nazal pentru bebeluși, a mărcii reclamantei „Batista

bebelușului".

Admițând

în parte acțiunea, instanța de fond a constatat că prin

aplicarea denumirii „Batista

bebelușului" pe produsele pârâtei, sunt reluate întocmai elementele

mărcii reclamantei, existând un risc de confuzie în percepția

publicului, incluzând riscul de asociere, ceea ce îndreptățește

reclamanta la obținerea despăgubirilor materiale sub forma profitului

brut nerealizat, totodată fiind considerată ca suficientă,

reparația morală rezultând din recunoașterea drepturilor reclamantei

asupra mărcii și retragerea de pe piață de către

pârâtă, a ambalajelor purtând marca reclamantei.

În ceea ce privește apelul

reclamantei, nu s-a putut reține de către Curte temeinicia

susținerii acesteia cu privire la necesitatea de extindere a perioadei de

timp pentru care a fost obligata pârâta la despăgubiri, de la

01.01.2008-30.06.2008 până la 01.09.2008 și majorarea prejudiciului

material acordat în mod corespunzător, deoarece dovada

achiziționării în luna august 2008 a unui produs al pârâtei care nu a

fost reetichetat, este una singulară.

Totodată, s-a apreciat că

a fost corect respinsă cererea de acordare a daunelor morale, în cuantum

solicitat a fi cel puțin egal cu nivelul despăgubirilor materiale

stabilite, întrucât pârâtă a procedat la schimbarea etichetelor produselor

sale, încetând în acest fel, producerea injustă a unui beneficiu, care

să se echivaleze cu viitoarea atragere a clientelei apelantei-reclamante,

astfel că

obținerea

satisfacției morale în acest fel, este suficientă, fără a

mai fi

necesară raportarea la activitatea precedenta, câtă

vreme acțiunea actuală a apelantei-pârâte este destinată a

înlătura atingerile aduse dreptului încălcat.

În ceea ce privește apelul

pârâtei, Curtea a constatat că înregistrarea mărcii în discuție,

la momentul introducerii cererii de chemare în judecată, doar pentru

serviciile din clasa 35, nu este de natură a limita protecția,

legitimând folosirea de către terț a unui semn identic ori

asemănător cu marca, ori pentru produse/servicii identice ori asemănătoare.

Astfel, în condițiile art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998,

este lipsită de importanță distincția invocată de

către apelanta-pârâtă, privind lipsa de protecție expresă

asupra unei clase de produse, câtă vreme între marca pentru serviciu

și semnul aplicat produsului, există riscul de confuzie incluzând

riscul de asociere. Curtea a apreciat ca fiind lipsite de temei

susținerile privind extinderea protecției asupra produselor doar în

cazul mărcilor notorii înregistrate pentru servicii, fiind evidentă

confuzia apelantei în interpretarea conținută de art. 35 alin. (1)

lit. c) referitoare la marca de renume și nu la marca notorie.

Nu a fost luată în considerare

susținerea apelantei-pârâte privind inexistența publicării

mărcii reclamantei la data de 19.06.2008 a introducerii acțiunii,

deoarece certificatul de marcă i-a fost comunicat reclamantei la data de

23.10.2007, după înregistrare și publicare. Ca atare, contrar

susținerilor apelantei-pârâte, era îndeplinită condiția

publicării mărcii, prevăzută de art. 36 din Legea nr.

84/1998, în legătură cu interzicerea actelor de contrafacere și

solicitarea de despăgubiri.

Cât privește gradul de

atenție al consumatorului, afectând riscul de confuzie, Curtea a constatat

că, deși poate fi primită susținerea apelantei-pârâte

privind diligența mai mare la achiziționare a unui consumator având

calitatea de părinte al unui copil de vârstă mică, aceasta nu

înlătură riscul asocierii produselor ca aparținând aceleiași

origini comerciale, în condițiile inscripționării lor cu

denumirea mărcii reclamantei.

Astfel cum s-a reținut de

către prima instanță, a fost

considerată

ca lipsită de relevanță și distincția invocată în

apărare de

către pârâtă, în sensul neîncadrării

propriului produs în categoria dispozitivelor medicale, deoarece ambele produse

(aspiratoare nazale pentru bebeluși) sunt comercializate în rețeaua

farmaceutică, având aceeași destinație și caracteristici.

Totodată, achitarea taxelor

judiciare de timbru după indicarea valorii despăgubirilor solicitate de

către reclamantă, până la soluționarea fondului

pretențiilor și fără încălcarea vreunei obligații

stabilite de către instanță, nu limitează soluționarea

cererii în sensul indicat de către apelanta-pârâtă.

În privința prejudiciului

material acordat de prima instanță, Curtea a considerat că, în

condițiile unor dispoziții fiscale exprese (art. 160 din Legea nr.

571/2003 rep.) care se impuneau a fi respectate, pentru confirmarea din punct

de vedere contabil a înapoierii produselor în gestiunea pârâtei, nu putea fi

reținută altă concluzie, care să micșoreze volumul de

produse reținut de expertul contabil, a fi comercializate de către

pârâtă.

În raport de considerentul mai sus

menționat, referitor la

extinderea

protecției mărcii pentru serviciu, și în cazul contrafacerii

produsului, în condițiile existenței riscului de confuzie, Curtea a

mai

constatat că nu poate fi lipsită de interes acțiunea

reclamantei, de combatere și sancționare a folosirii semnului identic

sau asemănător cu marca protejată.

De asemenea, Curtea a considerat ca

fiind formală apărarea apelantei-pârâte privind legitimarea

utilizării cuvintelor ce compun marca reclamantei, în considerarea

traducerii în limba română, dat fiind și caracterul puternic

distinctiv al mărcii „Batista bebelușului".

În privința cheltuielilor de

judecată efectuate în primă instanță de către

reclamantă, Curtea a constatat că în mod greșit instanța de

fond a limitat cuantumul acestora la suma de 1.508,3 lei (formată din taxa

de timbru, timbrul judiciar și onorariul expertului), fiind necesar a fi

luate în calcul conform dovezilor aflate la dosar, atât taxa judiciară de

timbru în cuantum de 5.144 lei, cât și onorariile experților în

cuantum de 2.400 lei, toate fiind ocazionate de desfășurarea procesului

din vina părții căzute în pretenții, conform

dispozițiilor art. 274 alin. (1) C.pr.civ.

Împotriva deciziei a declarat recurs

pârâta, întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct.9 C.proc.civ., criticând-o

pentru nelegalitate pentru considerentele ce urmează.

Instanța de apel a aplicat

greșit dispozițiile art.35 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 84/1998

deoarece întinderea protecției se referă doar pentru clasele de

produse și/sau servicii pentru care marca a fost înregistrată.

Intimata deține marca de

servicii „Batista bebelușului", pentru clasa de servicii 35, iar

pentru produsele pe care le comercializează utilizează marca

„Ariana", pentru clasa de produse 10.

Curtea a aplicat greșit legea,

deoarece clasa 35 vizează doar servicii nu și produse, iar intimata

nu deține marca pentru produs.

De altfel, produsul recurentei este

„Belvital-aspirator nazal" și nu „Batista bebelușului".

Eticheta pe care apare

mențiunea „Batista bebelușului" este rezultatul traducerii

mențiunilor existente pe fața ambalajului, existând și toate

informațiile necesare pentru identificarea producătorului și a

celui care pune pe piață produsul respectiv.

Se mai arată că

operațiunea de contrafacere a fost greșit reținută deoarece

reclamanta nu avea marca înregistrată, dar și pentru că cele

două produse, deși au aceeași destinație, au un mod de

utilizare diferit, produsul intimatei fiind utilizat cu ajutorul aspiratorului

casnic, în timp ce al recurentei degajează normal.

Prejudiciul a fost greșit

calculat prin raportare la dispozițiile art.160 din Codul fiscal, text de

lege inaplicabil în speță.

Instanța nu a analizat

corespunzător probatoriile administrate din care rezultă că nu a

mai fost necesară restituirea produselor, deoarece au fost reetichetate.

Se mai arată că

instanța nu a avut în vedere buna-credință a recurentei precum

și faptul că intimata nu a probat existența vreunul prejudiciu.

Înalta Curte, analizând decizia

recurată prin raportare la criticile formulate, la probatoriile

administrate și la temeiurile de drept incidente în cauză, a

reținut caracterul fondat al recursului în limitele și pentru

argumentele ce succed

:

Prioritar, Înalta Curte,

învederează că își însușește în totalitate motivele de

fapt și de drept reținute de instanța superioară de fond cu

privire la acțiunea în contrafacere.

Potrivit art.35 alin.(1) lit.b) din

Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, în

forma în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată

„înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv

asupra mărcii.

Titularul mărcii poate cere instanței

judecătorești competente să interzică terților să

folosească, în activitatea lor comercială, fără

consimțământul titularului..., b) un semn care, dată fiind

identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau

asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul

cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar

produce în  percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și

riscul de asociere a mărcii cu semnul".

Recurenta susține că

instanța a extins nejustificat protecția mărcii înregistrate

pentru clasa 35 de servicii și asupra produsului distribuit de societatea

sa, încadrabil în clasa de produse 10.

Față de conținutul

textului de lege arătat, susținerea recurentei că reclamanta

beneficiază de protecția mărcii înregistrate doar pentru

serviciile din clasa 35 este lipsită de fundament juridic câtă vreme

ambele părți au comercializat prin rețeaua farmaceutică

același tip de produse, aspiratoare nazale pentru bebeluși ori copii

foarte mici.

Dat fiind scopul produsului -

degajarea foselor nazale, precum și publicul țintă -

părinții unor copii mici, - este lipsită de semnificație

juridică împrejurarea că cele două produse au

modalități distincte de utilizare ori că produsul recurentei nu

se încadrează în categoria aparatelor medicale.

Și aceasta datorită

congruenței existente între marca reclamantei, Batista bebelușului

și semnul aplicat de pârâtă pe produs, Batista bebelușului,

congruență ce determină existența riscului de confuzie,

incluzând și riscul de asociere.

Recurenta invocă și

dispozițiile art.83 alin.(3) și (4) din legea mărcilor

referitoare la inexistenta acțiunii în contrafacere înainte de data

publicării mărcii.

Numai că, așa cum a

reținut și Curtea de apel, marca reclamantei a fost publicată la

23.10.2007, anterior formulării cererii de chemare în judecată,

19.06.2008.

Reclamanta, prin cererea de chemare

în judecată, a solicitat obligarea pârâtei la plata de daune urmare a

folosirii neautorizate a mărcii „Batista bebelușului", constând

în prejudiciul material și cel moral produs ca urmare atingerilor aduse

dreptului încălcat.

Instanța de apel, a

menținut hotărârea primei instanțe de respingere a daunelor

morale solicitate, cu motivarea că „pârâta a procedat la schimbarea

etichetelor produselor sale, încetând în acest fel, producerea injustă a

unui beneficiu, care să se echivaleze cu viitoarea atragere a clientelei

reclamantei, astfel că obținerea satisfacției morale în acest

fel, este suficientă, fără a mai fi necesară raportarea la

activitatea precedentă, câtă vreme acțiunea pârâtei este

destinată a înlătura atingerile aduse dreptului încălcat".

Cu alte cuvinte, instanța de

apel a reținut conduita corectă a pârâtei, ceea ce semnifică

bună-credință, în stoparea vânzării produsului ce purta

marca reclamantei.

Drept urmare, critica recurentei

referitoare la neluarea în seamă a bunei sale credințe în aprecierea

dimensiunii daunelor acordate este nefondată.

În privința prejudiciului

material, Curtea a apreciat ca incidente cauzei dispozițiile art.160 din

Codul fiscal. Dispozițiile din Codul fiscal reglementează, potrivit

art.1, obligațiile fiscale dintre stat și contribuabilii care au

obligația să plătească impozite, taxe și

contribuții sociale, precum și modul de calcul și de plată

al acestora.

Rezultă astfel că

dispozițiile art.160, reținute de expertul judiciar drept temei de

drept al calculului prejudiciului și însușite de ambele instanțe

de fond, nu au incidență în cauză, câtă vreme actul normativ

reglementează raporturi juridice distincte de obiectul cauzei.

Cu privire la despăgubirile

datorate de persoana care a desfășurat o activitate de contrafacere,

legiuitorul român, transpunând Directiva nr.2004/48/CE a Parlamentului European

și a Consiliului din 23 aprilie 2004, referitoare la respectarea drepturilor

de proprietate industrială, a adoptat

O.U.G. nr. 100/2005.

Prin art.14 se stabilesc o serie de

criterii ce trebuie avute în vedere de instanța judecătorească

pentru acoperirea prejudiciului pe care titularul dreptului de proprietate

industrială l-a suferit în mod real: consecințe economice negative,

pierderea câștigului, beneficiile realizate în mod injust, ș.a.

Drept urmare, instanța de

judecată era obligată să stabilească prejudiciul real

suferit de reclamantă urmare a vânzării de către pârâtă a

produselor pe care este aplicată ilegal marca reclamantei.

Instanța, omologând raportul de

expertiză prin care prejudiciul a fost stabilit doar prin raportare la

numărul produselor nestornate în contabilitatea recurentei, a

încălcat dispozițiile art.14 alin.(1) din

O.U.G. nr. 100/2005 referitoare la prejudiciul real suferit.

De altfel, recurenta a transmis

către SC B. SA un număr de 50 de etichete pentru aspiratoarele nazale

în vederea înlocuirii celor existente. O înștiințare similară a

fost transmisă și către F.P., SC C. SA și SC N.L.D. SRL.

Rezultă astfel că o parte

din dispozitivele achiziționate de unitățile farmaceutice în

perioada reținută de instanță 1.01.2008 - 30.06.2008,

necontestată de reclamantă, au fost reetichetate de unitățile

farmaceutice, fără a se proceda la retransmiterea produselor

către distribuitor, pentru a fi înregistrate în contabilitatea acestuia.

Osebit de acesta, unele dintre

unitățile farmaceutice au indicat numărul aspiratoarelor nazale

Belvital vândute în perioada de referință: 65 de bucăți

F.P. și 78 de bucăți SC C. SA.

De asemenea, reclamanta, la

18.02.2008, sesizând pe site-ul C. SA oferta unor produse purtând marca sa, a

notificat societatea C. să nu mai folosească marca „Batista

bebelușului", solicitare acceptată de notificată prin

efectuarea modificărilor solicitate.

Această situație de fapt

poate conduce la concluzia că de la acea dată, cel puțin C. SA

nu a mai vândut produsele arătate.

De altfel și reclamanta, în

răspunsul la interogatoriu, arată că recurenta a folosit denumirea

de Batista bebelușului până când a atras atenția farmaciilor

că dreptul lor la marcă este încălcat.

Astfel, această situație

de fapt nu a fost pe deplin stabilită de instanță, respectiv

numărul farmaciilor notificate, data la care au fost notificate precum

și conduita ulterioară a unităților farmaceutice.

În afară de aceasta, prima

instanță reține un număr de 648 de dispozitive vândute

și nu 333 de bucăți, față de dispozițiile art.160

din Codul fiscal, motivare

însușită și de instanța superioară de fond.

Ca atare, cum situația de fapt

nu a fost pe deplin stabilită, respectiv numărul real de dispozitive

vândute pe care era aplicată nelegal marca reclamantei și cum

dispozițiile legale avute în vedere de instanță nu sunt

aplicabile cauzei, Înalta Curte, în temeiul dispozițiilor art.314

C.proc.civ., a admis recursul, a casa decizia în parte și a trimis cauza

spre rejudecare aceleiași instanțe, numai cu privire la stabilirea

întinderii prejudiciului creat. Au fost menținute dispozițiile

privind admiterea apelului declarat de reclamantă.