ÎCCJ, decizie (scj.ro #118644)

Daune-interese solicitate de titularul dreptului încălcat pentru prejudiciul suferit. Caracterul alternativ al criteriilor prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, la alegerea titularului mărcii. Comercializarea unor produse sub o marcă contrafăcută. Risc de confuzie. Noțiunea de beneficiu injust.

Cuprins pe materii :

Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.

Index alfabetic :

marcă

contrafacere

faptă  ilicită

despăgubiri morale

despăgubiri materiale

Legea nr. 84/1998, art. 35

O.U.G. nr. 100/2005, art. 3, art. 4, art. 11, art. 14

În mod cert, formularea textului nu este una clară sau lipsită de echivoc, dat fiind caracterul exemplificativ al ipotezelor normei, ceea ce decurge din prezența locuțiunii „în special”; procedând însă la o interpretare gramaticală, dată fiind prezența conjuncției cu funcție disjunctivă „sau”, rezultă că cele două variante normative, chiar exemplificative fiind, se exclud, deci, nu pot fi invocate în mod cumulativ.

Cum reclamantul, titular al mărcii încălcate, este cel care formulează cererea de daune-interese, rezultă că acestuia îi revine alegerea oricăruia dintre criteriile enumerate de această normă (oricare dintre ele cumulat sau nu, dacă este  cazul, cu solicitarea de reparare și a prejudiciului moral); atare alegere ține de strategia procesuală pe care o preconizează, precum și de anticiparea efortului probator în oricare dintre ipoteze (chiar luând în considerare și toate facilitățile de probațiune prevăzute de Ordonanță), dar nu în ultimul rând, de amploarea contrafacerii, caz în care, în mod evident, criteriul beneficiilor injuste ale contrafăcătorului va fi mult mai atractiv.

Prin urmare, dacă premisa este îndeplinită, iar cel chemat în judecată pentru contrafacere aplică un semn identic pe produse identice, situație de fapt pe care instanța o constată, riscul de confuzie fiind intrinsec, rezultă că în toată perioada în care pârâtul a avut o asemenea conduită a generat și menținut o situație de confuzie pentru consumator, întrucât produsele sale au coexistat cu cele ale titularului dreptului la marcă pe aceeași piață, consumatorul substituindu-le în tot acest interval; de altfel, această constatare constituie, în parte, și fundamentul prevederii criteriului de determinare a daunelor interese cuvenite titularului constând în beneficiul  realizat în mod injust de contrafăcător.

3.. Prin noțiunea de „beneficii injuste” din cuprinsul art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, realizate de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat, se înțelege (în această modalitate de stabilirea a daunelor interese) orice beneficiu sau avantaj economic, patrimonial, deci nu numai profitul realizat de către cel a desfășurat o activitate de contrafacere, întrucât legiuitorul a inserat în conținutul normei această sintagmă de „beneficii injuste” din activitatea de contrafacere (ori beneficii realizate fără justă cauză, potrivit Directivei), iar nu pe cea de profit. Concluzia se justifică prin aceea că beneficiu înseamnă orice câștig, folos sau avantaj de natură economică, iar nu numai echivalentul în bani al acestora; pe de altă parte, atare calificare este permisă și de instituția subrogației reale cu titlu universal – înlocuirea unor bunuri (sume de bani încasate din activitatea de contrafacere) cu un alte bunuri sau servicii (cele corespunzătoare cheltuielilor indirecte).

Deși noțiunea de „beneficiu injust” nu este o una economică sau contabilă, cu toate acestea, pentru stabilirea înțelesului său conceptual, este necesar a se face apel la noțiuni economice cu valoare de instrumente de interpretare, pentru ca în raport de conținutul acestora, să se poată realiza aprecierea critică a acestora, cu rezultatul includerii sau a excluderii lor din categoria beneficiilor injuste ale contrafăcătorului, obținute din desfășurarea activității de contrafacere.

Secția I civilă, decizia nr. 2072 din 27 iunie 2014

Prin sentința civilă nr. 2046 din 21 noiembrie 2011, Tribunalul București, Secția a IV-a civilă a admis în parte cererea formulată de reclamanta SC Z. SA, a dispus obligarea pârâtei SC V.V. SA să plătească reclamantei suma de 2.411.779 lei reprezentând despăgubiri; a respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata de daune morale.

Cererea de chemare în judecată a avut ca obiect pretenția reclamantei de despăgubiri materiale și morale îndreptate împotriva pârâtei, ca urmare a contrafacerii mărcii sale nr. 05490 din 29 noiembrie 1968, marcă verbală M., care beneficiază de protecție pe teritoriul României până la data de 29 noiembrie 2008 ca efect al reînnoirii, înregistrată pentru clasa de produse și servicii 33 - băuturi alcoolice - a Clasificării de la Nisa.

Cauza a fost înregistrată inițial pe rolul Tribunalului București, Secția a V-a civilă  la data de 27 iunie 2006 și apoi pe rolul Tribunalului București, Secția a IV-a civilă, la data de 12 aprilie 2007, după admiterea recursului împotriva sentinței de declinare în favoarea Tribunalului Vrancea.

Astfel, prin cererea introductivă, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de despăgubiri materiale și a sumei de 130.000 lei, cu titlu de despăgubiri morale.

La data de 11 februarie 2008, reclamanta a formulat cerere precizatoare prin care a arătat că solicită acordarea despăgubirilor materiale și morale pentru următoarele perioade: 27 iunie 2003 – 27 iunie 2006 (perioada de 3 ani înainte de introducerea cererii de chemare în judecată); 27 iunie 2006 - până la data efectuării calculului efectiv și cert al daunelor ce va fi realizat pe baza documentelor contabile, în fața primei instanțe; de asemenea, după efectuarea expertizei la prima instanță, reclamanta depune o nouă precizarea a câtimii pretențiilor sale.

Reclamanta a susținut că prejudiciul va consta în suma reprezentând pierderea câștigului suferită de partea vătămată, adică valoarea procentuală a profitului nerealizat de partea vătămată, aplicat la volumul total al vânzărilor realizat de pârâtă; de asemenea, s-a arătat că instanța de judecată va lua în considerare și prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat.

Calculul prejudiciului efectiv urmează a se realiza pe baza criteriilor legale, ținându-se cont de volumul total al vânzărilor pârâtei pe o perioada de 3 ani calculați anterior, până la data introducerii prezentei cereri de chemare în judecată.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, art. 3, art. 4, art. 11 și art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, art. 112 și  urm. C.proc.civ.

În pronunțarea sentinței anterior menționate, prima instanță a reținut următoarele:

Reclamanta este titulara mărcii verbale M. nr. 05490 din 29 noiembrie 1968, reînnoită la data de 29 noiembrie 1998, pentru produsul din clasa 33, coniac. Acțiunea în contrafacerea mărcii menționate a fost admisă, reținându-se, cu caracter irevocabil, că pârâta, care are înregistrată marca M. pentru clasa 39, transport, a comercializat băuturi alcoolice sub această marcă înregistrată. S-a apreciat că această faptă ilicită săvârșită prin folosirea semnului identic pentru produse identice, băuturi alcoolice, clasa 33, reprezintă, într-adevăr, cea mai gravă formă de contrafacere a unui drept de proprietate intelectuală, impunând lipsirea contrafăcătorului de foloasele materiale rezultate de pe urma actelor de contrafacere, iar existența faptei ilicite, ca element al răspunderii civile delictuale, a fost stabilită cu putere de lucru judecat în dosarul de contrafacere.

Contrar susținerilor pârâtei, faptul că este îndeplinită condiția vinovăției rezultă din împrejurarea că SC V.V. a acționat cu intenție, știind că drepturile de proprietate industrială aparțin reclamantei.

Pârâta a solicitat înregistrarea mărcii M. pentru băuturi alcoolice, cerere respinsă de OSIM întrucât i se opunea marca M. nr. 05490/1968 reînnoită, aparținând reclamantei.

Atingerea dreptului la marcă constă în actul de contrafacere în sine, în simplul fapt de întrebuințare materială a denumirii susceptibile de a produce confuzie cu marca înregistrată. Acțiunea în contrafacere intentată de reclamantă împotriva aceleiași pârâte a fost soluționată irevocabil, constatându-se că pârâta nu a folosit marca M. nr. 048318 pentru serviciile de transport pentru care a înregistrat-o, ci pentru produse proprii, reprezentând băuturi alcoolice, respectiv distilat din vin, utilizând pentru aceste produse marca înregistrată a cărei titulară este reclamanta. În materia răspunderii civile delictuale, buna-credință nu este exoneratoare de răspundere, care operează, în principiu, pentru cea mai ușoară culpă. În același timp, în considerarea statutului de comerciant în exercițiul căruia a fost săvârșită fapta, tribunalul a reținut că este imposibil a se aprecia că pârâta a fost de bună-credință săvârșind actele de contrafacere constatate prin soluțiile pronunțate în dosarul nr.

xx79/3/2005 și că a acționat fără intenție, cu atât mai mult că i-ar fi imputabilă cea mai ușoară culpă.

Interpretarea corelată a dispozițiilor art. 92 din Legea nr. 84/1998 cu prevederile art. 998-999 C.civ., dreptul comun în materia acordării de despăgubiri pentru prejudicii cauzate prin săvârșirea actelor de contrafacere, prevederi neafectate de reglementarea O.U.G. nr.100/2005, de asemenea incidentă în cauză, determină în ceea ce privește prejudiciul efectiv suferit de pârâtă concluzia că acesta constă în profitul net realizat de SC V.V. din vânzarea băuturilor alcoolice purtând marca M., profit stabilit prin expertiza contabilă efectuată în cauză, respectiv suma de 2.411.779 lei.

Modalitatea de evaluare a daunelor, conform dispozițiilor art.14 alin.(2) din O.U.G nr. 100/2005 presupune luarea în considerare a tuturor aspectelor corespunzătoare, cum ar fi consecințele economice negative, în special  pierderea câștigului suferită de partea vătămată, a beneficiilor realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat și, după caz, a altor elemente, altele decât factorii economici, respectiv prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat. Ca urmare, beneficiile realizate fără justă cauză de către pârâtă sunt echivalente cu beneficiile nerealizate de către reclamantă, baza de calcul a prejudiciului reprezentând-o profitul brut indicat în raportul de expertiză. Prejudiciul efectiv suferit de SC Z. SA îl constituie profitul obținut de pârâtă, calculat ca diferență între veniturile totale din vânzări și totalul costurilor.

Conform raportului de expertiză, profitul ilicit a fost determinat cu respectarea reglementărilor în domeniul contabilității, tribunalul apreciind că profitul reprezintă criteriul de evaluare obiectiv, legal, dar și adecvat al daunelor-interese materiale. Aceasta, întrucât este evident că efectele actelor de contrafacere se reflectă în profitul activității comerciale a pârâtei, în perioada de referință. De asemenea, datele speței relevă că începând din trimestrul II al anului 2007, V.V. a și sistat producția și comercializarea băuturilor spirtoase sub marca M., fără ca încetării activității de contrafacere să-i corespundă o creștere a cantității de produse marca M. vândută de SC Z. Nu se poate reține astfel că daunele reclamantei au rezultat în mod necesar, anterior, în perioada 2003-2007, din scăderea vânzărilor, din pierderea clientelei și diluarea mărcii în percepția consumatorilor, criterii de altfel imposibil de cuantificat în absența oricăror probe care să fi fost administrate de către reclamantă în acest sens.

În același timp, prima instanță a mai observat că, inițial, reclamanta a arătat că solicită repararea prejudiciului efectiv care i-a fost cauzat, calculat pe baze contabile, în scopul determinării profitului nerealizat corespunzător întregii cantități de băutură alcoolică M. pe care V.V. a produs-o, respectiv a comercializat-o. În cadrul celui de-al doilea obiectiv al expertizei contabile, efectuată în cauză, la cererea reclamantei s-a solicitat determinarea cuantumului adaosului brut realizat de către V.V. aplicat la cantitatea de băutură M. comercializată de pârâtă în perioada 2003-2007, acest adaos brut fiind privit ca diferența dintre valoarea de comercializare și valoarea de producție/de achiziționare a produsului.

Răspunzând acestui obiectiv, expertul desemnat a arătat că noțiunea de „adaos" se aplică activității de comerț în cadrul activității economice a unei entități. În cazul de față, întrucât V.V. este o societate care desfășoară activitatea de producție, iar nu activitate de comercializare, nu se poate folosi decât noțiunea de profit, ca diferență între valoarea de comercializare și valoarea de producție.

În aceste circumstanțe, s-a apreciat că nu se poate proceda la stabilirea cuantumului prejudiciului efectiv suferit de reclamantă prin raportare la o noțiune inaplicabilă, aceea de „adaos" și prin calificarea artificială a costurilor fixe ori indirecte ca fiind o componentă a venitului total, ceea ce a impus, în privința determinării profitului, a fi luate în considerare concluziile raportului de expertiză.

Actele de contrafacere a mărcii în cauză au conferit pârâtei, în mod evident, un avantaj injust în atragerea parazitară a clientelei, fiind îndeplinită astfel și cerința legăturii de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu.

În consecință, sunt întrunite elementele constitutive ale răspunderii civile delictuale, elemente care permit recuperarea prejudiciului cauzat prin faptele pârâtei. Forma de vinovăție cu care a fost săvârșită fapta, rezultă din descrierea acesteia, pârâta cunoscând concurenții și folosind în mod voit denumirea în litigiu pentru a atrage clientela de pe piață. Raportul de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu rezultă „ex re", dispozițiile O.U.G. nr. 100/2005, stabilind expres posibilitatea titularului dreptului încălcat de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a actelor de contrafacere. Prejudiciul este de asemenea evident, rezultând din folosirea mărcii reclamantei, folosire care leagă SC Z. SA de produsele SC V.V. SA, oferindu-i acesteia din urmă un profit obținut în mod nejustificat.

Vânzările pârâtei au crescut în mod nejustificat prin folosirea mărcii M., societatea reclamantă fiind în mod direct prejudiciată.

Tribunalul a înlăturat ca nefondat argumentul pârâtei conform căruia sfera de protecție, precum și drepturile și interesele lezate ale reclamantei se rezumă exclusiv la băutura vinars, în timp ce V.V. a susținut că ar fi comercializat o altă băutură alcoolică; drept urmare, reclamanta trebuia să probeze că acest produs a fost cumpărat de consumatori crezând că este vinars. Instanța a reținut, sub acest aspect, că reclamanta a susținut justificat că prin hotărârile irevocabile pronunțate în acțiunea în contrafacere s-a statuat că băuturile alcoolice care poartă semnul M., comercializate de pârâtă, încalcă marca M. a cărei titulară este reclamanta, fără a se face vreo altă distincție între produse, cu consecința că atragerea răspunderii intervine pentru orice astfel de act de folosință ilicită care a fost identificat în contabilitatea pârâtei.

În egală măsură, s-a precizat că nu poate fi primit nici argumentul potrivit căruia inexistenței în obiectul de activitate al reclamantei a fabricării băuturilor alcoolice distilate, pârâta îi atribuie efecte similare stingerii dreptului la marcă, astfel cum este acesta reglementat de legislația în vigoare.

Tot astfel, raportat la datele speței, tribunalul a considerat irelevant în stabilirea existenței prejudiciului suferit de societatea reclamantă faptul că această companie obține sau nu profituri comparabile cu pârâta, după cum apare ca lipsită de orice suport probatoriu alegația că vânzarea băuturilor alcoolice M. a beneficiat în cea mai mare măsură de notorietatea mărcilor pârâtei, iar beneficiile datorate denumirii în discuție pot fi considerate inexistente dacă se coroborează menținerea profiturilor realizate de V.V. cu pierderile înregistrate de SC Z., chiar în condițiile în care V.V. nu a mai vândut aceste produse.

În ceea ce privește cererea de acordare de daune morale, având în vedere că, sub acest aspect, reclamanta nu a renunțat formal la judecată ori la dreptul pretins, concluziile de fond mărginindu-se la afirmația că acest capăt de cerere nu a mai fost susținut, prima instanță a observat, în acord cu jurisprudența în materie, că încălcarea unui drept la marcă nu implică, de plano, crearea unui prejudiciu moral. Totodată, în speță, îi revenea reclamantei sarcina de a proba, conform art. 1169 C.civ., prejudiciul pretins, obligație a cărei neîndeplinire a condus la respingerea acestui capăt de cerere ca neîntemeiat.

Împotriva acestei sentințe au declarat apel reclamanta și pârâta, ambele părți formulând critici proprii de nelegalitate și netemeinicie împotriva soluției apelate.

Prin decizia civilă nr. 7/A din 17 ianuarie 2013 a Curții de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, apelurile formulate au fost respinse ca nefondate.

Prima critică formulată de pârâtă (după expunerea istoricului cauzei) a privit inexistența prejudiciului pretins de reclamanta SC Z. SA, aceasta susținând că prima instanță a procedat la aplicarea greșită în cauză a prevederilor art.14 din O.U.G. nr. 100/2005.

Din economia argumentelor apelantei-pârâte, curtea de apel a reținut că aceasta consideră că singurul prejudiciu suferit de reclamantă și care ar fi putut face obiectul reparației în speță (care, în accepțiunea sa, avea caracter real), echivalează cu beneficiul nerealizat de reclamantă ca urmare a activității ilicite a pârâtei, constând în scăderea vânzărilor produselor reclamantei comercializate sub marca M., acesta fiind, de altfel, primul criteriu prevăzut de art.14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 ca modalitate de evaluare a prejudiciului.

În acest context, pârâta a subliniat că profitul înregistrat de cel care a efectuat acte de contrafacere reprezintă numai un criteriu subsidiar și alternativ cuprins în art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, în timp ce primul criteriu ce se impune a fi avut în vedere în mod prioritar este pierderea câștigului suferit de reclamantă, ceea ce în cauză nu s-a dovedit.

Instanța de apel a apreciat că atare susținere a pârâtei pleacă de la o premisă greșită, și anume că singura modalitate în care titularul drepturilor exclusive asupra unei mărci înregistrate poate fi vătămat prin utilizarea fără drept a mărcii sale, ar fi prin scăderea profiturilor rezultate din activitatea de comercializare a produselor sub marca respectivă.

Acest punct de vedere este greșit, fiind în dezacord și cu jurisprudența instanțelor române și europene, invocată de apelanta-pârâtă însăși.

Dimpotrivă, încălcarea drepturilor exclusive asupra mărcii are ca prim efect, de natură a-l prejudicia pe titularul mărcii, lipsa exclusivității conferite de înregistrarea semnului.

În al doilea rând, utilizarea semnului protejat fără drept conduce la diluția semnului, care este perceput în mod diferit de public, atunci când este folosit pentru produse sau servicii similare, dar nu cele ale titularului de marcă (în sensul că nu aparțin acestuia), astfel încât calitățile atribuite în mod obișnuit de consumator produsului purtând marca sunt alterate și, prin confuzia creată, consumatorul își schimbă părerea cu privire la produsele sau serviciile titularului de marcă.

În acest context, instanța de apel a reținut că prejudiciul suferit de titularul mărcii ca urmare a folosirii fără drept de către un terț a semnului protejat, nu are, în toate ipotezele, o corespondență

cuantificabilă în scăderea vânzărilor sale.

De aceea, criteriile stabilite de O.U.G. nr.100/2005 nu se exclud reciproc, ci, dimpotrivă, textul cuprinde o enumerare a modalităților concrete de stabilire a prejudiciului suferit de titularul mărcii, unul dintre acestea fiind beneficiul injust realizat de contrafăcător.

Instanța de apel a înlăturat afirmația apelantei-pârâte în sensul că primul criteriu, beneficiul nerealizat de reclamantă, este singurul ce poate fi luat în calcul, tocmai pentru că vătămarea nu constă, în toate cazurile, în scăderea profitului titularului.

În susținerea acestei concluzii, instanța de apel a mai invocat și un argument de interpretare gramaticală.

Astfel, s-a arătat că art.14 alin. (2) din O.U.G. nr.100/2005 prevede:

„La stabilirea daunelor-interese instanța judecătorească va lua în considerare:

a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecințele economice negative, în special, pierderea câștigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat și, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi, prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat; sau

b) cu titlu de alternativă, atunci când este cazul, fixarea unei sume forfetare pentru daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi cel puțin suma redevențelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat ar fi cerut autorizația de a utiliza dreptul de proprietate în cauză.”

Instanța de apel a observat că reperele cuprinse la lit. a) sunt enumerate, deci nu sunt alternative, oricare dintre ele (sau toate împreună) putând fi luat(e)  în considerare la cuantificarea prejudiciului.

Totodată, reperul cuprins la lit. b) este în mod expres menționat ca fiind alternativ, pentru ipoteza în care nu pot fi aplicate criteriile cuprinse la lit.a) a textului și întotdeauna la solicitarea titularului.

Per a contrario, la aplicarea textului, instanța va da efect cu prioritate criteriilor cuprinse în art. 14 alin. (2) lit. a) din Ordonanță, iar titularul poate alege, alternativ, să solicite aplicarea prevederilor alienatului al doilea, atunci când împrejurările o cer.

În concluzie, curtea de apel a înlăturat ca nefondate toate criticile pârâtei în sensul că nu s-a dovedit vreun prejudiciu constând în scăderea vânzărilor sau a profitului realizat de reclamantă, deoarece criteriul indicat în speță de reclamant (acesta fiind cel care stabilește, prin cererea sa, limitele judecății) și cu privire la care s-au administrat probe în speță este cel al beneficiului realizat pe nedrept de contrafăcător.

Cu referire la dispozițiile legale aplicabile cauzei și la raportul dintre reglementările generale și cele speciale, instanța a reținut, pe de o parte, că nu există nicio contradicție între dispozițiile art. 92 din Legea nr. 84/1998 și prevederile O.U.G. nr.100/2005, ci, dimpotrivă norma generală (Legea nr. 84/1998) a trimis la condițiile dreptului comun de reparare a prejudiciilor pentru fapte ilicite; pe de altă parte, normele speciale din O.U.G. nr. 100/2005 completează legea generală și, dacă sunt derogatorii de la acestea, se aplică cu prioritate, în virtutea principiilor generale de drept.

În consecință, s-a apreciat a fi lipsită de relevanță împrejurarea că la edictarea art. 92 din Legea nr. 84/1998 prevederile O.U.G. nr.100/2005 nu erau în vigoare, câtă vreme raportul dintre aceste norme este cel menționat, constatându-se că prima instanță nu a încălcat regula aplicării legii speciale în detrimentul legii generale.

Dimpotrivă, s-a constatat că tribunalul a aplicat prevederile art.14 alin.(2) din Ordonanță la momentul stabilirii prejudiciului, reținând, în același timp, în mod judicios, că normele generale cuprinse în art. 92 din Legea nr. 84/1998 și în art. 998-999 C.civ. nu sunt contrare reglementării speciale, condițiile răspunderii delictuale pentru contrafacerea mărcii fiind aceleași cu cele cuprinse în dreptul comun.

Nici căderea în desuetudine a prevederilor art. 92 din lege nu a putut fi reținută drept argument valid, deoarece acest text nu reprezintă decât o normă de trimitere la dispozițiile dreptului comun. Or, adoptarea legii speciale va exclude aplicarea normelor dreptului comun numai în privința aspectelor reglementate diferit în legea nouă.

Legiuitorul a procedat la adoptarea O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, în scopul declarat al transpunerii „Directivei nr. 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004, referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.” Noua reglementare cuprinde măsuri speciale de protecție a drepturilor ce fac obiectul său de aplicare (atât în scopul protecției provizorii a dreptului, cât și în scopul facilitării probațiunii în procedurile judiciare) și criterii concrete de determinare a prejudiciului, însă nu derogă de la cerințele art. 998-999 C.civ. privind angajarea răspunderii pentru fapta ilicită, și anume existența unei fapte ilicite, prejudiciul, legătura de cauzalitate și vinovăția.

Legat de acest aspect, instanța de apel a înlăturat și ultimul argument al apelantei-pârâte, în sensul că folosirea criteriului beneficiului realizat pe nedrept de cel care a săvârșit contrafacerea ar da naștere unor abuzuri din partea titularilor de drepturi, care vor sta în pasivitate o perioadă îndelungată de timp pentru a reclama beneficiul folosirii fără drept a unei mărci neutilizate.

S-a apreciat că aspectul nefolosirii mărcii nu poate fi opus în speță reclamantei  față de respingerea cu caracter irevocabil a acțiunii în decădere (prin sentința civilă nr. 29/2006 a Tribunalului București), acolo fiind dezlegate aspecte de fapt și de drept ce nu pot fi repuse în discuție în pricina pendinte.

Mai mult, argumentul apelantei-pârâte se bazează pe o prezumție de rea-credință a apelantei reclamante (starea sa de pasivitate destinată solicitării de despăgubiri pentru o perioadă de timp îndelungată), în condițiile în care o asemenea atitudine subiectivă trebuia să facă obiectul probațiunii pârâtei, buna-credință fiind prezumată în sistemul Codului Civil 1864.

S-a constatat că, în schimb, pârâta susține că folosirea fără drept a mărcii reclamante ar îmbrăca forma unei activități licite, invocând împrejurarea că reclamanta nu folosea semnul, ceea ce, în opinia sa, pare a-i justifica actele de contrafacere. Instanța de apel a considerat că un asemenea punct de vedere nu poate fi primit, întrucât singurul subiect de drept a cărui răspundere poate fi antrenată pentru încălcarea dreptului la marcă este  cel care săvârșește această încălcare și în niciun caz titularul, chiar aflat în pasivitate, față de existența încălcării. Pentru pasivitatea suficient de îndelungată a titularului legiuitorul a prevăzut alte sancțiuni, a căror aplicare a fost însă refuzată de instanțe între părțile raportului juridic de față.

Într-o altă critică, de ordin procedural, apelanta-pârâtă a susținut că la momentul încuviințării probelor, prima instanță s-ar fi antepronunțat, lăsând să se întrevadă soluția ce urma a fi dată cererii cu care era învestită, deoarece a încuviințat toate obiectivele propuse de reclamantă și a respins obiectivele solicitate de pârâtă la efectuarea expertizei judiciare, obiective ce priveau pierderile suferite efectiv de reclamantă, anume determinarea cantității existente în stocul reclamantei de produse marcate cu semnul M. și cea produsă efectiv de aceasta, în intervalul de timp de referință, sub aceeași marcă.

Procedând în acest fel, în opinia pârâtei, judecătorului cauzei i-a lipsit imparțialitatea la care era obligat, dar și rolul activ.

Instanța de apel, în analiza acestei critici a apreciat că de vreme ce chestiunea invocată de pârâtă ca indiciu de imparțialitate îmbrăca, în opinia acesteia, forma unui motiv de recuzare (art. 27 pct.7 C.proc.civ.), aceasta era obligată a invoca acest aspect imediat după ivirea motivului, astfel cum textul menționat stabilește în mod imperativ, ceea ce nu s-a întâmplat; ca atare, acest aspect nu poate fi invocat direct în apel.

În al doilea rând, s-a observat că obiectivele propuse de apelanta pârâtă la efectuarea expertizei priveau propria sa viziune cu privire la modul de calcul al prejudiciului pretins suferit de reclamantă. Or, astfel cum deja s-a apreciat, limitele învestirii instanței, în raport de care se administrează și probele, sunt stabilite de reclamant. Prin urmare, dacă reclamanta a solicitat ca la determinarea prejudiciului să fie avut în vedere profitul realizat pe nedrept prin activitatea de contrafacere de către pârâtă, instanța nu era în măsură să determine prejudiciul în alte coordonate, situație în care fie admitea cererea și aplica legea conform susținerilor reclamantei, fie respingea solicitarea de despăgubiri.

În consecință, s-a apreciat că nu prezintă relevanță împrejurarea că, în realitate, tribunalul a

încuviințat în parte obiectivele solicitate de pârâtă (respectiv pe cele care tindeau la evaluarea producției de vinars M. de către reclamantă și a încasărilor acesteia rezultate din comercializarea acestui produs), cenzurând doar acele obiective pe care nu le-a găsit utile soluționării cauzei.

Apelanta-pârâtă a mai susținut prin motivele de apel că reclamanta nu poate pretinde beneficiul realizat de ea din vânzarea de băuturi ce conțin alcool etilic sub marca M., deoarece reclamanta însăși nu deține autorizație în scopul producerii unor asemenea produse; acest argument a fost înlăturat ca fiind lipsit de interes din perspectiva condițiilor legale ale răspunderii pentru încălcarea dreptului la

marcă.

Pe de altă parte, existența contrafacerii (constatată printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă) creează premisele răspunderii pentru fapta ilicită, independent de dimensiunea folosirii mărcii de către titular; totodată, deja s-au arătat motivele pentru care prejudiciul izvorât din faptul ilicit al contrafacerii nu sunt legate de beneficiul nerealizat de titular din exploatarea mărcii, ci sunt apreciate prin raportare la beneficiul injust al celui ce a săvârșit fapta.

A fost înlăturată ca nefondată și susținerea pârâtei potrivit căreia prejudiciul maxim ce putea fi solicitat de reclamantă consta în profitul net obținut din vânzarea stocului său de vinars M. Or, avându-se în vedere criteriile enumerate de lege, cuantificarea prejudiciului nu se face conform solicitării pârâtului, ci în raport de cererea reclamantului. Mai mult, de vreme ce s-a reținut deja că întinderea activităților reclamantei de folosire efectivă a mărcii nu condiționează protecția acesteia (câtă vreme și acțiunea în decădere a fost respinsă), argumentul nu poate fi primit.

Printr-o altă critică apelanta-pârâtă a susținut că nu se poate pune semnul egalității între riscul de confuzie, reținut de instanța care a soluționat acțiunea în contrafacere, și existența efectivă a prejudiciului, deoarece riscul de confuzie reprezintă o situație cu potențial de a produce anumite prejudicii, or, reclamanta nu a dovedit că acestea s-au produs efectiv, respectiv confuzia în care s-ar fi aflat consumatorii față de produsele celor două părți litigante.

S-a constatat că acest argument ignoră principiile de bază ale protecției dreptului la marcă împotriva contrafacerii, unul dintre acestea fiind cel potrivit căruia legea a calificat drept faptă ilicită însăși folosirea fără drept a unui semn identic sau similar, pentru produse similare, dacă există riscul de confuzie.

Drept urmare, legea prezumă că o atare folosire, aptă a crea confuzie consumatorului cu privire la originea produselor contrafăcute, este și generatoare de prejudicii, pentru că, în caz contrar, nu ar fi existat reglementarea cuprinsă în art. 36 din Legea nr. 84/1998, care permite titularului să ceară încetarea încălcării.

Măsurile de interzicere a folosirii pe care titularul mărcii le poate solicita sunt ele însele modalități primare de restabilire a situației anterioare săvârșirii faptei ilicite; după caz, ele pot fi sau nu însoțite de acordarea de despăgubiri, în funcție de manifestarea de voință a titularului și de circumstanțele cauzei. Prin urmare, în egală măsură încetarea folosirii și acordarea de despăgubiri presupun constatarea unei încălcări și implică existența prejudiciului.

În schimb, a susține că riscul de confuzie constatat irevocabil de instanță ca și condiție a acțiunii în contrafacere nu este decât eventual și, în consecință, a cere titularului să dovedească în concret numărul de consumatori care s-au aflat în eroare cu privire la proveniența bunurilor sau serviciilor purtând marca în discuție (în scopul cuantificării pierderii suferite de titular) ar goli de conținut însăși instituția protecției dreptului la marcă.

A fost înlăturată ca nefondată și critica privind nemotivarea hotărârii primei instanțe sub aspectul existenței prejudiciului, chiar dacă tribunalul a reținut în mod concis că acesta rezultă din însăși folosirea mărcii de către pârâtă.

Cu privire la vinovăție, apelanta-pârâtă a susținut prin apelul său că această condiție a răspunderii nu este întrunită în persoana sa în forma intenției, cum impune legea, justificat de o serie de împrejurări de fapt care au fost apreciate ca nefondate în sensul învederat prin cererea de apel.

Astfel, pe de o parte, instanța a constatat că pârâta nu a contestat temeinicia considerentelor tribunalului, în sensul că intenția de săvârșire a faptei ilicite rezultă din împrejurarea că apelanta-pârâtă își cunoștea concurenții, deci și existența și obiectul de activitate al reclamantei, astfel încât, pârâta nu a intenționat a atrage clienții reclamantei.

Totodată, atitudinea subiectivă a apelantei-pârâte (ce are calitatea de profesionist) față de existența mărcii înregistrate trebuie să fie examinată în alte coordonate decât cea unui consumator.

Astfel, îndeplinirea formalităților de publicitate a mărcii asigură opozabilitatea acesteia față de

orice terț (cu excepția titularului de drepturi anterioare), care nu mai poate invoca necunoașterea existenței mărcii, publicarea mărcii instituind o prezumție simplă în sensul că aceasta a ajuns la cunoștința terților.

Mai mult, în cazul profesioniștilor, cum este apelanta-pârâtă, aceste aspecte sunt examinate cu mai multă strictețe, având în vedere că ambele societăți litigante au același obiect de activitate (fiind nerelevantă împrejurarea că produc și comercializează tipuri diferite de băuturi alcoolice). În aceste coordonate faptice, pârâta era ținută a cunoaște existența mărcii M. și a se abține de la orice acte de

încălcare.

Argumentul apelantei în sensul că, văzând că reclamanta nu mai produce vinars M., a considerat că poate folosi semnul, nu înlătură vinovăția acesteia, ci dovedește eventual că pârâta nu a urmărit atragerea clienților acesteia și, implicit, contrafacerea, însă nefiind răsturnată prezumția mai sus amintită în sensul că existența mărcii îi era cunoscută, curtea reține că fapta ilicită de contrafacere a fost săvârșită în speță cu intenție indirectă, pârâta acceptând implicit că ar putea produce un prejudiciu titularului mărcii înregistrate prin comercializarea produselor purtând semnul protejat.

În legătură cu argumentația apelantei asupra inexistenței vinovăției, deși aceasta își justifică lipsa de vinovăție prin convingerea că în privința mărcii reclamantei operase decăderea, s-a apreciat că acesteia nu îi revenea atributul calificării unei asemenea situații, față de reglementarea clară cuprinsă în Legea nr. 84/1998 privind necesitatea constatării decăderii de către instanță în urma parcurgerii unei proceduri judiciare. Prin urmare, o asemenea apreciere nu justifică încălcarea unui drept recunoscut de lege, anterior încetării acestuia ca efect al unei hotărâri judecătorești irevocabile.

În consecință, au fost înlăturate ca lipsite de relevanță apărările pârâtei în sensul bunei sale credințe, precum și susținerile sale privitoare la lipsa activității de producție și comercializare a vinarsului M. din partea apelantei-reclamante.

De asemenea, s-a apreciat că buna credință a pârâtei nu poate rezulta din calitatea și prețul inferior al băuturilor produse și comercializate de aceasta sub marca M., (în contextul cerinței vinovăției), câtă vreme calitatea sa de profesionist implică și cunoașterea împrejurării că folosirea unui semn protejat pentru produse cu un preț mai scăzut și de calitate inferioară decât ale titularului mărcii, nu este de natură a înlătura riscul de confuzie. Dimpotrivă, consumatorul, care de cele mai multe ori nu întâlnește ambele produse împreună, va fi mult mai tentat să cumpere produsul mai ieftin, deoarece acesta va fi mai atractiv, iar calitatea inferioară nu va avea ca efect decât prejudicierea titularului (cum s-a subliniat mai sus, la analiza cerinței prejudiciului), prin diluarea mărcii.

Aspectul invocat de aceeași pârâtă, cu referire la pasivitatea reclamantei vreme de 5 ani (timp în care pârâta apelantă a desfășurat activitatea de contrafacere), nu conduce la reținerea bunei credințe a pârâtei, deoarece instanța analizează atitudinea subiectivă a pârâtei pe întreaga perioadă de referință; or, la momentul începerii săvârșirii faptei ilicite, această pasivitate nu exista și, în plus, omisiunea apelantei reclamante de acționa împotriva contrafăcătorului nu justifică, din punct de vedere subiectiv, încălcarea.

Prin urmare, contrar susținerilor pârâtei, s-a apreciat a fi îndeplinită și cerința vinovăției la angajarea răspunderii pârâtei pentru fapta sa ilicită.

În privința legăturii de cauzalitate, apelanta-pârâtă nu a contestat afirmația primei instanțe în sensul că aceasta rezultă ex re, având în vedere și dispozițiile O.U.G. nr. 100/2005, care reglementează expres posibilitatea titularului de a solicita despăgubiri pentru încălcare, iar instanța de apel și-a însușit acest argument.

Aceeași apelantă-pârâtă a invocat și caracterul contradictoriu al considerentelor primei instanțe, în sensul că, pe lângă constatarea de mai sus, asupra legăturii de cauzalitate, tribunalul a statuat că prejudiciul rezultă din obținerea de către V.V. a unui profit nejustificat ca urmare a folosirii mărcii M., iar acest prejudiciu nu poate fi legat strict de pierderea clientelei și de diluția mărcii, aceste aspecte fiind imposibil de cuantificat în absența probelor administrate în acest sens de reclamantă.

Curtea de apel a constatat însă că această afirmație nu privește cerința legăturii de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu.

Dimpotrivă, tribunalul a răspuns apărărilor pârâtei în sensul că prejudiciul nu poate fi format decât din beneficiul nerealizat de reclamanta titular al mărcii, arătând că prejudiciul suferit de titular nu este întotdeauna indisolubil legat de pierderea clientelei și de scăderea vânzărilor, ci și de profitul realizat injust de cel care a încălcat dreptul asupra mărcii, ceea ce a constituit criteriul ales de reclamantă în solicitarea despăgubirilor, potrivit și celor completate prin considerentele deciziei.

Instanța de apel a apreciat însă că reclamanta interpretează greșit textele incidente.

Astfel, prevederile art. 3 alin. (2), art.14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 și ale art. 45.1 din Acordul TRIPS fac referire la necesitatea reparării integrale a daunei, fără ca vreunul dintre aceste texte să circumstanțieze noțiunea de beneficiu injust realizat de persoana care a încălcat dreptul exclusiv asupra mărcii, cu atât mai puțin în sensul susținut de reclamantă, anume al obligării contrafăcătorului la despăgubiri în cuantumul tuturor sumelor obținute din vânzarea produselor incriminate, mai puțin prețul de producție.

Într-adevăr, legea nu leagă modul de stabilire a despăgubirilor de noțiuni economice sau contabile, tocmai pentru că, așa cum s-a arătat și la analiza apelului pârâtei, instanța este chemată a aplica unul sau mai multe dintre criteriile enumerate de art. 14 alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b), apreciind în funcție de circumstanțele speței, modul concret de cuantificare a despăgubirilor cuvenite titularului.

Prin urmare, s-a apreciat a fi lipsită de relevanță distincția pe care o realizează reclamantă între noțiunile de ”profit” și ”adaos”, deoarece legea nu statuează decât în termeni generici, cu privire la ”beneficiile realizate în mod injust”.

A fost înlăturată și susținerea reclamantei în sensul că instanța a adăugat la lege (art. 92 din Legea nr. 84/1998) când a statuat că repararea prejudiciului se face prin acordarea profitului net realizat de pârâtă, curtea de apel apreciind că tribunalul, în limitele atribuțiilor sale, a procedat la interpretarea legii [art.14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005] în raport de intenția legiuitorului, în limitele externe și interne ale textului.

S-a apreciat însă că nu este lipsit de pertinență argumentul reclamantei în sensul că, stabilind cuantumul despăgubirilor la nivelul profitul net obținut de pârâtă din activitatea de producție și comerț sub denumirea protejată M., se dă prilej celui ce a săvârșit fapta ilicită să păstreze cheltuielile indirecte ocazionate de activitatea sa ilicită, în sensul că nu va fi obligat să restituie valoarea tuturor serviciilor prestate în cursul acestei activități.

În analiza acestei critici, s-a constatat că interpretarea noțiunii de beneficiu realizat în mod injust în termenii propuși de reclamantă ar face dificilă determinarea cu acuratețe a acestor cheltuieli, care sunt incluse, în opinia reclamantei, în noțiunea de beneficiu injust, respectiv a acelora care au adus efectiv un avantaj economic de orice fel pârâtului (și numai acestuia, nu și unor terți), deoarece această modalitate de determinare propusă de apelanta-reclamantă poate conduce la aplicarea unor criterii arbitrare în stabilirea despăgubirilor.

Instanța de apel a apreciat că solicitarea apelantei-reclamante nu poate fi primită, ceea ce rezultă și din economia reglementării cuprinse în O.U.G. nr. 100/2005, art. 3 alin. (2), potrivit cu care: ”Măsurile, procedurile și repararea daunelor trebuie să fie efective, proporționale cu drepturile încălcate, descurajatoare și să fie aplicate astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea comerțului legitim și totodată să ofere protecție împotriva folosirii abuzive a acestora.”

Or, câtă vreme este lipsit de dubiu că activitatea economică a apelantei-pârâte excede cadrului actelor de contrafacere ce fac obiectul cauzei de față (respectiv producția și comercializarea de băuturi sub denumirea protejată M.), cererea reclamantei ar putea naște posibilitatea împiedicării comerțului acesteia ce îmbracă o formă legitimă, față de dificultatea de a discerne cheltuielile indirecte aferente doar unei părți a activității sale.

De asemenea, s-a apreciat că soluția propusă de reclamantă nu respectă nici criteriul proporționalității despăgubirii cu gravitatea faptei, curtea de apel constatând, sub acest aspect, că la data săvârșirii faptelor de contrafacere, pârâta era titulara mărcii M. 48318/2001 pentru servicii de transport din clasa 39 (situație în raport de care s-a constatat că a folosit semnul pentru o altă clasă de produse sau servicii decât cea pentru care a fost înregistrată), împrejurarea care nu poate avea caracter exonerator de răspundere, ci de circumstanță ce permite aprecierea gravității faptei.

Contrar susținerilor apelantei-reclamante, s-a apreciat că prima instanță a aplicat corect principiile generale de reparare a prejudiciului în materia încălcării dreptului la marcă, cuprinse în legea internă și în reglementările internaționale invocate de reclamantă, astfel încât, criticile valorificând încălcarea principiilor proporționalității și reparării complete a prejudiciului sunt nefondate.

În susținerea acestei concluzii au fost observate și îndrumările Observatorului European în materie, referitoare la caracterul esențialmente compensatoriu al despăgubirilor, care susțin interpretarea dată de instanțele învestite cu soluționarea cauzei de față, deoarece punctul de vedere al apelantei-reclamante susține mai mult un caracter sancționatoriu al reparațiilor în discuție.

Într-o altă critică, apelanta-reclamantă a susținut că suma acordată de prima instanță cu titlu de despăgubiri (2.411.779 lei) nu corespunde concluziilor raportului de expertiză (2.871.165 lei), cuantumul stabilit nefiind susținut de materialul probatoriu administrat.

Instanța de apel a constatat că suma stabilită în dispozitivul sentinței apelate reprezintă profitul net constatat de expertul contabil judiciar ca rezultat din activitatea ilicită a pârâtei în perioada de referință, la care s-a aplicat cota unică de impozit de 16%, având în vedere că suma achitată bugetului de stat cu titlu de impozit nu a profitat apelantei-pârâte și nu a intrat în patrimoniul acesteia, astfel încât nu se cuvenea a fi inclusă în calculul despăgubirilor.

Pentru toate aceste considerentele, în temeiul art. 296 C.proc.civ., constatând legalitatea și temeinicia sentinței apelate, instanța a respins ca nefondate apelurile formulate în cauză.

Împotriva acestei decizii au promovat recurs atât reclamanta, cât și pârâta.

a. În ce privește prima ipoteză de recurs, recurenta a învederat că instanța a respins apelul său cu argumente contradictorii.

Astfel, a reținut că dispozițiile art. 3 alin. (2), art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 și art. 45 alin. (1) din Acordul TRIPS nu circumstanțiată noțiunea de „beneficiu injust”, situație în care ar fi lipsită de relevanță distincția dintre „profit” și „adaos” și, în plus, că interpretarea noțiunii de „beneficiu realizat în mod injust” ar face dificilă determinarea cu acuratețe a cheltuielilor care se includ în noțiunea de „beneficiu injust” și respectiv „avantaj economic”.

Pe de altă parte, într-un alt considerent, s-a arătat că nu este lipsit de pertinență argumentul reclamantei în sensul că, stabilind cuantumul despăgubirilor la nivelul profitul net obținut din activitatea de producție și comerț sub denumirea M., se dă prilej celui care a săvârșit fapta ilicită să păstreze cheltuielile indirecte ocazionate de această, în sensul că nu va fi obligat să restituie valoarea tuturor serviciilor prestate în cursul acestei activități.

Cu alte cuvinte, în considerente succesive, instanța se contrazice întrucât, pe de o parte, se arată că susținerile recurentei adaugă la lege, iar pe de altă parte, se recunoaște că sunt pertinente aceste argumente, întrucât nu  sunt de natură a conduce numai la repararea integrală a prejudiciului, ci să lipsească pe contrafăcător de beneficiile obținute prin activitatea ilicită, caz în care, apelul său trebuia admis iar pârâta obligată, cu titlu de daune, la suma stabilită prin expertiză, iar nu la suma pe care și prima instanță a acordat-o.

Recurenta susține că și afirmațiile instanței de apel în sensul că este lipsită de relevanță distincția între „profit” și „adaos”, că legea nu circumstanțiată noțiunea de „beneficiu injust”, or că legea statuează în termeni generici cu privire la beneficiile realizate în mod injust, sunt, de asemenea, contradictorii.

În opinia sa, „beneficiul injust” este tot ceea ce contrafăcătorul a obținut prin folosirea fără drept a mărcii M. Faptul că el a desfășurat și alte activități în condiții de legalitate nu justifică în niciun caz soluția instanței de a permite contrafăcătorului să păstreze beneficiile (de orice natură sunt acestea) și în orice s-ar fi concretizat ele (bani lichizi, bani care au fost investiți în lucrări de tehnologizare, achiziție de materii prime, autovehicule, mobilier, salarii, bonuri de masă, profit, dividende, alte bunuri etc.). Nimic din ceea ce s-a dobândit pe seama unei activități ilicite, prin încălcarea drepturilor exclusive ale titularului de marcă, nu se cuvine contrafăcătorului, indiferent de destinația pe care au primit-o beneficiile astfel obținute.

Conform raționamentului instanței, dacă beneficiile obținute din utilizarea fără drept a mărcii sale ar fi fost folosite în întregime pentru alte activități lucrative, pe care le desfășoară fără încălcarea drepturilor reclamantei, atunci victimei încălcării drepturilor nu i s-ar cuveni nimic. În realitate, beneficiile injuste sunt și cele obținute din activități desfășurate fără încălcarea unor drepturi exclusive, dacă acestea