ÎCCJ, decizie (scj.ro #114114)

Comercializarea unor mărfuri contrafăcute. Prejudiciu. Daune-interese. Interpretarea dispozițiilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 referitoare la modalitatea de calcul al despăgubirilor prin raportare la considerentele din

Directiva nr. 2004/48/CE.

Cuprins pe materii :

Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.

Index alfabetic :

marcă comunitară

- faptă ilicită

- răspundere civilă delictuală

- daune interese

Legea nr. 84/1998, art. 35

OUG nr. 100/2005, art. 2, art. 3, art. 14

OUG nr. 100/2005 a fost adoptată în scopul transpunerii Directivei nr. 2004/48/CE referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, având ca obiect de reglementare măsurile, procedurile și repararea daunelor în scopul asigurării respectării drepturilor de proprietate industrială, inclusiv a drepturilor asupra unei mărci.  Ca atare, acest act normativ este aplicabil, ca lege specială față de dreptul comun, reprezentat de principiile generale ale răspunderii civile delictuale, atunci când se solicită daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care titularul dreptului la marcă l-a suferit ca urmare a încălcării săvârșite, reparație expres prevăzută de art. 14 din OUG nr. 100/2005.

Art. 14 din ordonanță coincide în conținut cu art. 13 din Directiva nr. 2004/48/CE, astfel încât, avându-se în vedere și considerentul 26 al directivei – pentru a determina intenția legiuitorului român la edictarea actului normativ de transpunere – enumerarea criteriilor de calcul al despăgubirilor trebuie înțeleasă ca o alternativă între criteriul pierderii câștigului suferit de titular și criteriul beneficiului injust al autorului contrafacerii.

Astfel, în cazul în care au fost comercializate produse contrafăcute, purtând un semn identic sau similar cu marca protejată, despăgubirile cuvenite titularului includ contravaloarea profitului obținut de către contrafăcător, însă nu și contravaloarea produselor importate, ce au fost ulterior comercializate, solicitată în considerarea faptului că, în absența contrafacerii, titularul mărcii ar fi comercializat un număr mai mare de produse, care includea și numărul de produse contrafăcute, întrucât în art. 14 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 100/2005, beneficiul nerealizat de către titularul dreptului – ”pierderea câștigului” – este prevăzut drept un criteriu de calcul distinct de beneficiile injuste dobândite de autorul contrafacerii.

În consecință odată ce au fost acordate titularului dreptului încălcat daune-interese în considerarea criteriului beneficiului injust realizat de autorul contrafacerii, nu ar putea fi aplicat și criteriul beneficiului nerealizat de titularul mărcii.

Pe de altă parte, beneficiul nerealizat, în accepțiunea din dreptul comun și în absența unei semnificații contrare rezultate din OUG nr. 100/2005, presupune beneficiul de care a fost lipsit titularul, pe baza unor dovezi certe referitoare la eventuala diminuare a vânzărilor propriilor produse ale titularului, inscripționate cu semnul înregistrat ca marcă, în perioada derulării activității de contrafacere. Comparația se realizează în raport de cantitatea de produse comercializată anterior chiar de către titular, și nu de volumul vânzărilor realizate de autorul contrafacerii, întrucât prejudiciul suferit de titularul mărcii trebuie să fie cert, atât în cazul pierderilor efective, cât ți în cazul beneficiului nerealizat. Or, raportarea la cantitatea de produse comercializate de către contrafăcător este speculativă, reflectând un prejudiciu eventual și nu cert.

Secția I civilă, decizia nr. 531 din 14 februarie 2014

Prin sentința civilă nr. 1066 din 31.05.2011, Tribunalul București, Secția a V-a civilă, a admis în parte acțiunea reclamantei M.M.G.I.P.G.&C., astfel cum a fost precizată la data de 24.02.2011 și a obligat pârâta SC K.A. SRL, la plata sumei de 22.315,37 lei către reclamantă, reprezentând profitul obținut ca urmare a comercializării de produse contrafăcute, reactualizată cu indicele de inflație la momentul plății. Au fost respinse celelalte capete de cerere, ca rămase fără obiect.

În motivarea sentinței, tribunalul a reținut că prin cererea introductivă de instanță s-a solicitat

constatarea încălcării de către pârâtă a drepturilor de proprietate industrială conferite de marca „SIGMA”; obligarea pârâtei la încetarea imediată a activităților de import, stocare, distribuire, vânzare, export, publicitate, promovare sau a oricăror alte activități de comercializare a produselor contrafăcute, precum și a oricăror alte produse ce emite în mod ilegal marca „SIGMA”, sub sancțiunea daunelor cominatorii; obligarea pârâtei să retragă de pe piață toate produsele contrafăcute sub sancțiunea daunelor cominatorii, să distrugă toate produsele contrafăcute pe cheltuiala sa și care imită în mod fraudulos marca „SIGMA”; obligarea pârâtei la plata de despăgubiri pentru acoperirea prejudiciului suferit de reclamantă prin comercializarea produselor contrafăcute de reclamantă; să se dispună furnizarea tuturor informațiilor de către pârâtă privind originea și rețelele de distribuire, adresele și numele producătorilor fabricanților, distribuitorilor, furnizorilor a celorlalți deținători, angrosiștilor și ale altor vânzători de marfă cu amănuntul; să pună la dispoziție informații privind cantitățile de produse fabricate livrate primite sau comandate, precum și prețul obținut pentru mărfurile vândute; publicarea în presă a dispozitivului hotărârii judecătorești pronunțată în cauză.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 35 alin. (2) și (3) din Legea nr. 84/1998, art. 85, 86, 89 alin. (2), art. 90 din Legea nr. 84/1998, art. 5 alin. (1) lit. a), art. 9 și urm. din Legea nr. 11/2001, art. 998 C.civ., art. 11 alin. (1) lit. a), c), art. 14, 16 din O.U.G. nr.100/2005, art. 112 C.proc.civ.

În cursul judecății, față de concluziile expertizei administrate în cauză, reclamanta a precizat valoarea prejudiciului la suma de 280.892 lei fără TVA, reprezentând echivalentul sumei încasate de pârâtă din comercializarea produselor contrafăcute, conform constatărilor expertului.

Tribunalul a reținut că reclamanta este titularul mărcii naționale SIGMA 034854/1996 preluată prin cesiune și reînnoită la 20.02.2006 pentru produsele de la clasele 9-16 și 28 din clasificarea de la NISA, incluzând și protecția pe CD-R, memorii cu citire de pe Compact Disc, respectiv cititoare de CD-uri, ecrane cu cristale lichide.

Pârâta a încheiat cu M.T.G. un contract prin care s-a convenit comercializarea pe piața românească a produselor inscripționate SIGMA, respectiv CD-R și DVD-R. În urma notificărilor transmise de reclamantă pârâtei, administratorul firmei pârâte a decis stoparea comercializării produselor și returnarea mărfii la furnizor. În acest sens, s-a depus la dosar actul adițional nr. 1 la contractul dintre părți.

În examinarea similarității dintre mărcile în discuție, s-a avut în vedere analiza acestora prin aprecierea de ansamblu din punct de vedere vizual, fonetic, conceptual și asupra impresiei generale lăsată de marcă.

Din punct de vedere vizual și fonetic, cele două mărci sunt similare prin prezența elementului verbal distinctiv comun SIGMA. Conceptual, ambele mărci sunt văzute de publicul consumator din România drept mărci fanteziste, aspect ce face posibilă evidențierea similarității dintre acestea, cu atât mai mult cu cât restul elementelor distinctive din marca pârâtei sunt evidențiate cu caractere foarte mici, ceea ce predomină fiind cuvântul SIGMA.  Analiza similarității se face ținând cont de toți factorii relevanți care includ

inter alia

publicul țintă, complementaritatea produselor/serviciilor, etc. În speță, s-a reținut complementaritatea produselor protejate de mărcile în discuție, fiind produse folosite în domeniul IT, aspect care pe fondul similarității semnelor în conflict evidențiază existența unui risc de confuzie ce include riscul de asociere în rândul publicului ceea ce impune admiterea în parte a acțiunii. Prin înregistrarea mărcii R SIGMA

TM

Body Guard For Your Data se încalcă flagrant prevederile Regulii nr. 15 (1) din Regulamentul Mărcilor, potrivit cu care un semn nu poate fi înregistrat ca marcă sau element al unei mărci, dacă aduce atingere unui drept anterior protejat, iar în cauză, marca pârâtei include elementul verbal ala mărcii reclamantului anterior înregistrată SIGMA.

Prin folosirea de către pârâtă a mărcii SIGMA în condițiile existenței unei similarități între cele două mărci și complementaritatea produselor, publicul relevant poate reține o legătură între pârâtă și titularul mărcii înregistrate anterior, legătură care ar profita pe nedrept pârâtei, publicul relevant fiind același pentru ambele mărci, respectiv utilizatori în domeniul IT. În situația prezumtivă în care consumatorul avizat nu va fi mulțumit de produsele pârâtei vor exista în mod direct și repercusiuni negative asupra imaginii create de marca SIGMA înregistrată de către reclamantă.

Pe de altă parte, tribunalul a reținut că, prin întâmpinarea depusă de către pârâtă, aceasta a învederat faptul că a decis stoparea comercializării produselor purtând marca SIGMA, precum și returnarea mărfii existente către furnizor. De asemenea, pârâta și-a manifestat disponibilitatea cu privire la furnizarea informațiilor ce i-au fost solicitate cu respectarea confidențialității acestora, conform legii.

Prin raportul de expertiză întocmit în cauză s-a evidențiat faptul că din verificările făcute la OSIM, a rezultat că marca cu nr. 341854/2007 nu mai există în baza de date publică, iar pârâta a restituit furnizorului mărfurile aflate în stoc, așa cum reiese din actul adițional nr. 1 la contractul încheiat anterior de părți. Materialul documentar care ar sta la baza efectuării expertizei vizează perioada anterioară promovării acțiunii, 12.12.2007, ceea ce conduce la concluzia că ulterior acestei date, pârâta nu a mai comercializat produse cu marca în litigiu.

Prin decizia nr. 61 din 4.04.2012, Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind

proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, a respins, ca nefondate, apelurile formulate de reclamantă și de către pârâtă.

În ceea ce privește apelul pârâtei, instanța de apel a înlăturat, în primul rând, criticile privitoare la confuzia comisă de către tribunal privitor la dreptul de proprietate industrială invocat în cauză de către reclamantă, întrucât, prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a invocat atât marca sa națională, cât și marca comunitară purtând asupra aceluiași semn. Oricum chiar și o eventuală confuzie asupra acestora nu poate atrage nelegalitatea soluției primei instanțe, câtă vreme, pe teritoriul României, protecția acestor semne se suprapune astfel că oricare dintre cele două drepturi de proprietate industrială poate fi invocat în scopul obținerii acelorași efecte.

Pe de altă parte, invocarea de către pârâtă a folosirii unui print privitor la protecția mărcii comunitare și a faptului că acest document nu îi este opozabil, deoarece conținutul său nu a fost tradus, nu poate fi primită direct în apel pe calea excepției de nelegalitate.

Deși părțile au obligația administrării probelor în limba oficială a jurisdicției, în speță obligația traducerii în limba română a tuturor documentelor, nerespectarea acestei obligații este de natură a atrage o nulitate virtuală, conform art. 105 alin. (2) C.proc.civ., astfel încât lipsa traducerii documentului privind întinderea înregistrării mărcii comunitare putea fi invocată doar în condițiile art. 108 alin. (3) C.proc.civ., respectiv la prima zi de înfățișare ce a urmat după această neregularitate și înainte de a pune concluzii în fond. Termenul prescris de textul de lege nefiind respectat în cauză, nulitatea relativă virtuală s-a acoperit.

Analizând susținerile privitoare la lipsa similarității produselor protejate de cele două semne, Curtea a reținut că, deși se invocă o anumită diferență în ceea ce privește funcționalitatea produselor, aceasta nu este de natură a fi esențială în aprecierea de către un consumator mediu.

Astfel, ceea ce observă consumatorul mediu informat și diligent este aparența produselor, care în speță este identică și funcția lor de a putea fi folosite ca suport de înregistrare și redare a unui conținut transpus prin înregistrare optică. Faptul că acestea pot fi folosite la multiple înregistrări sau numai la o înregistrare depășește elementul apreciat drept criteriu de analiză, adică atenția consumatorului mediu diligent și informat și se adresează unui consumator instruit în domeniul IT. Prin urmare această împrejurare nu poate fi luată în considerare în aprecierea gradului de similaritate al produselor.

Pe de altă parte, similaritatea poate fi reținută chiar și în situația în care produsele sunt cuprinse în clase diferite de produse, conform Clasificării de la Nisa, dacă ele sunt destinate aceleași sfere de activitate. Prin urmare, faptul că reclamanta are înregistrată marca doar privitor la o parte dintre produsele enumerate în clasa 9 a Clasificării nu este de natură să înlăture, prin el însuși, riscul de confuzie.

În speță, similaritatea produselor este dată și de interdependența lor, având în vedere că CD-R-ul este folosit pentru redarea înregistrărilor făcute pe CD-R iar fabricarea acestora are, de obicei aceeași sursă. Or, câtă vreme marca indică proveniența produselor, este logică concluzia potrivit căreia, aceste produse pot fi considerate de către publicul țintă ca provenind de la același producător. Prin urmare, în speță, similaritatea produselor este dată de complementaritatea lor.

Privitor la latura subiectivă, Curtea a constatat că motivele invocate în apel sunt, de asemenea, neîntemeiate.

Obiectul cauzei de față nu îl constituie infracțiunea de contrafacere, ci fapta ilicită constând în încălcarea dreptului la marcă. Or, în reglementarea ipotezelor pe care le poate îmbrăca această faptă, art. 36 din Legea nr. 84/1998 stabilește o răspundere obiectivă, independentă de orice intenție a făptuitorului. Caracterul obiectiv al răspunderii este dat de însemnătatea dreptului a cărui protecție se asigură pe această cale și a cărui apărare ar fi îngreunată în ipoteza în care, în cadrul procedurilor judiciare, ar fi necesară dovedirea unui element psihologic precum intenția.

În analiza aceleași răspunderi, Curtea a apreciat că sunt neîntemeiate susținerile apelantei privitor la întemeierea în drept a prezentei acțiuni pe dispozițiile OUG nr. 100/2005, câtă vreme acestea au caracter special în raport cu legea mărcilor și urmăresc reglementarea unor măsuri cu caracter urgent.

Astfel, dreptul comun în materia protecției mărcilor îl reprezintă dispozițiile Legii nr. 84/1998, mai precis art. 36 și urm. ce stabilesc răspunderea pentru situațiile de încălcare a dreptului exclusiv a supra mărcilor, pe care le-a și invocat reclamanta în motivarea în drept a acțiunii sale.

Pe de altă parte, atitudinea pârâtei de a sista orice activitate de comercializare a produselor ce fac obiectul cauzei, în urma notificării sale de către reclamantă, nu echivalează cu o bună credință de natură să înlăture existența însăși a contrafacerii, ci doar are efecte asupra determinării întinderii încălcării și a efectelor acesteia.

Privitor la apelul declarat de către reclamantă, Curtea a reținut că susținerile referitoare la determinarea cuantumului prejudiciului tind să mărească întinderea acestuia, în sensul adăugării la suma reprezentând profitul brut realizat de către pârâtă prin comercializarea produselor contrafăcute a sumei cu care produsele au fost achiziționate, pentru motivul că achiziționarea însăși face parte din elementele constitutive ale acțiunii de contrafacere.

Or, în determinarea cuantumului despăgubirilor, instanța a avut în vedere principiile generale aplicabile răspunderii civile delictuale. Potrivit acestora, răspunderea făptuitorului urmează a fi stabilită pentru beneficiul nerealizat de către titularul dreptului încălcat și prejudiciul suferit.

Prin urmare, se urmărește determinarea beneficiului pe care titularul l-ar fi realizat în lipsa încălcării dreptului său de către autorul faptei ilicite. Simplul fapt că suma folosită pentru achiziționarea produselor contrafăcute este unul din elementele faptei ilicite nu poate duce însă la concluzia că și aceasta sumă trebuie stabilită ca prejudiciu, câtă vreme aceasta excede noțiunii de beneficiu.

Pe de altă parte, faptul că, în lipsa comiterii de către pârâtă a faptelor de contrafacere, reclamanta ar fi putut comercializa un număr egal de produse cu cele comercializate de către pârâtă nu poate fi reținut, câtă vreme aceasta este doar o eventualitate ce nu poate fi un element în cauzalitatea prejudiciului efectiv suferit.

Curtea a constatat, așadar că, în mod corect, în determinarea prejudiciului suferit de către reclamantă, prima instanță a reținut doar cuantumul brut al beneficiului realizat de către aceasta.

Privitor la obligarea pârâtei la suportarea cheltuielilor de judecată realizate de către reclamantă în fața instanței de fond, Curtea a constatat că un capăt de cerere în acest sens nu a fost formulat prin cererea introductivă de instanță și nici nu poate fi formulat direct în apel, având în vedere interdicția instituită de art. 294 alin. (2) C.proc.civ., motiv pentru care criticile cu acest obiect sunt neîntemeiate.

Împotriva deciziei menționate, a declarat recurs reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate, în temeiul art. 304 pct. 6 - 9 C.proc.civ., susținând următoarele:

Astfel, scăderea sumei reprezentând costul de achiziție a produselor contrafăcute nu îndeplinește condiția impusă de textele de lege menționate, aceea ca măsura de reparare a daunelor să fie efectivă, proporțională, descurajatoare.

Achiziționarea de produse contrafăcute și punerea lor pe piață, încălcarea dispozițiilor legale, fac parte din elementele constitutive ale faptei ilicite, mai exact în faza pregătitoare a acesteia. Din acest punct de vedere, instanța a interpretat în mod greșit actul juridic dedus judecații și dispozițiile legale invocate ca temei de drept, acordând despăgubiri diminuate.

Prejudiciul suferit de către reclamantă, ca titulară a dreptului asupra mărcilor înregistrate „Sigma”, încălcat de către pârâtă, este echivalent cu totalul sumelor încasate din comercializarea produselor contrafăcute (280.892 lei, conform expertizei contabile validate de instanță), și nu doar din profitul rezultat. Dacă pârâta nu săvârșea acte de contrafacere, titulara mărcilor „Sigma” și-ar fi comercializat produsele într-o cantitate mai mare, care includea și numărul de produse contrafăcute, comercializate în mod nelegal, deoarece oferta sa de produse originale ar fi atins un nivel al cererii consumatorilor, fără a fi astfel diminuat prin concurența cu oferta produselor contrafăcute.

În cuprinsul încheierii de ședință din data de 19.05.2011 a Tribunalului București, s-a reținut solicitarea reclamantei de obligare a pârâtei și la plata cheltuielilor de judecată.

Prin motivele de apel, a fost criticată soluția primei instanțe, prin care a acordat doar onorariul de avocat în sumă de 1.530 euro, fără a lua în considerare celelalte cheltuieli de judecată efectuate în cauză, constând în taxa judiciară de timbru - 6919 lei și onorariul de expertiză achitat de către reclamantă - 3500 lei, sume de bani care se impun a fi acordate în cauză.

Recurenta a mai susținut că se impune obligarea pârâtei și la cheltuielile de judecată efectuate în faza apelului.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte constată că recursul nu este fondat.

Cu toate că recurenta a indicat drept temei juridic al criticilor formulate dispozițiile art. 304 pct. 6 - 9 C.proc.civ., se apreciază că motivele de recurs se încadrează exclusiv în cazul de modificare prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ., vizând modul de interpretare și aplicare a legii de către instanța de apel, din perspectiva căruia urmează a fi analizate.

Prima instanță a admis în cauză cererea în pretenții formulată de către reclamantă, decurgând din

încălcarea de către pârâtă a drepturilor exclusive ale reclamantei asupra mărcii comunitare combinate „Sigma”. A respins, ca rămase fără obiect, capetele de cerere vizând contrafacerea propriu - zisă, dintre cele prevăzute de art. 35 alin. (2) și (3) din Legea nr. 84/1998, în forma de la data acțiunii introductive – 11.12.2007.

Întrucât motivele de apel concepute de către reclamantă au vizat exclusiv modul de soluționare a cererii de acordare a despăgubirilor, respingerea celorlalte capete de cerere a intrat în puterea lucrului judecat.

Prin motivele de recurs, reclamanta a criticat decizia de apel, care a menținut hotărârea primei instanțe, exclusiv în legătură cu întinderea despăgubirilor acordate.

Aceste susțineri vor fi analizate prin considerentele ce vor fi expuse, pornindu-se de la premisa întrunirii cerințelor răspunderii civile delictuale în persoana pârâtei, privind activitatea de contrafacere desfășurată până la data de 12.12.2007, respectiv existența faptei ilicite, a existența prejudiciului și a legăturii de cauzalitate între faptă și prejudiciu; în privința vinovăției, s-a apreciat că, în contextul Legii nr. 84/1998, răspunderea autorului faptei ilicite este una obiectivă, independentă de orice intenție a autorului. Constatările instanței de apel pe acest aspect au intrat în puterea lucrului judecat, deoarece pârâta nu a declarat recurs.

În ceea ce privește temeiul juridic al cererii în pretenții, se reține că reclamanta a făcut în mod expres referire și la prevederile OUG nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2005.

Instanța de apel, analizând apelul pârâtei pe aspectul vinovăției în săvârșirea faptei ilicite, a apreciat că OUG nr. 100/2005 nu este aplicabilă în cauză, deoarece ar constitui un act normativ special prin care se reglementează măsuri cu caracter urgent și, ca atare, nu derogă de la dreptul comun, reprezentat de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, mai precis art. 35 (actualmente 36), care stabilește răspunderea pentru situațiile de încălcare a dreptului exclusiv asupra mărcilor, pe care reclamanta l-a invocat în cererea de chemare în judecată.

Analizând apelul reclamantei, care conținea, de asemenea, critici întemeiate pe dispozițiile OUG nr. 100/2005, însă din perspectiva întinderii despăgubirilor cuvenite pentru fapta de încălcare a dreptului la marcă, instanța de apel a apreciat că la determinarea cuantumului despăgubirilor, sunt aplicabile principiile generale ale răspunderii civile delictuale, constatându-se că reclamanta urmărește determinarea beneficiului nerealizat, dată fiind săvârșirea faptei ilicite.

Prin motivele de recurs, s-a susținut nerespectarea prevederilor OUG nr. 100/2005 de către instanța de apel, iar această critică este suficientă pentru verificarea incidenței în cauză a acestor dispoziții legale, în condițiile în care prin decizia recurată s-a făcut aplicarea principiilor generale ale răspunderii civile delictuale desprinse din art. 998, 999 C.civ., fără vreo referire la actul normativ cu caracter special.

Este adevărat că, după cum s-a arătat, instanța de apel a considerat că OUG nr. 100/2005 nu derogă de la Legea nr. 84/1998, dar a formulat această apreciere în contextul motivelor de apel ale pârâtei, vizând condiția vinovăției, nu și în analiza apelului reclamantei, care se referea la cuantumul despăgubirilor.

Ca atare, urmează a se verifica dacă prevederile OUG nr. 100/2005 sunt incidente în cauză și, în caz afirmativ, dacă aplicarea acestora conduce la concluzia unui alt criteriu de calcul al despăgubirilor cuvenite titularului mărcii pentru încălcarea drepturilor sale exclusive.

OUG nr. 100/2005 a fost adoptată în scopul transpunerii Directivei nr. 2004/48/CE referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, având ca obiect de reglementare măsurile, procedurile și repararea daunelor în scopul asigurării respectării drepturilor de proprietate industrială, inclusiv a drepturilor asupra unei mărci (art. 1).

După cum rezultă din art. 2, ordonanța de urgență se aplică pentru orice fapte de încălcare a unui drept de proprietate industrială, așa cum sunt prevăzute prin legislația comunitară și/sau națională, fără a afecta dispozițiile de drept comun ori dispozițiile legilor speciale referitoare la sancțiunile aplicabile în caz de încălcare a drepturilor de proprietate industrială protejate.

Așadar, actul normativ are caracter special și derogă de la dreptul comun ori de la alte legi speciale

doar în legătură cu obiectul său de aplicare, respectiv în privința măsurilor și a procedurilor expres reglementate (precum cele din materia probelor, cele privind dreptul la informare, măsurile provizorii și asiguratorii etc.), însă și în privința reparării daunelor create prin fapte de încălcare a drepturilor de proprietate industrială.

OUG nr. 100/2005 nu vizează doar măsuri cu caracter urgent sau temporar (precum măsurile provizorii din art. 9 – 13), ci și măsurile pe care instanța le poate adopta ori actele pe care le poate dispune în cursul procesului în care se pretinde încălcarea unui drept de proprietate intelectuală (art. 5 - 8) și chiar dispoziții cu caracter definitiv pe care instanța le poate adopta atunci când a constatat o faptă de încălcare, în raport de pretențiile concrete ale titularului.

În această ultimă categorie intră acordarea de daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care

titularul dreptului l-a suferit ca urmare a încălcării săvârșite, reparație expres prevăzută de art. 14 din OUG nr.

100/2005.

Ca atare, nu există nici un motiv pentru ca acest act normativ să nu fie aplicabil, ca lege specială față de dreptul comun, reprezentat de principiile generale ale răspunderii civile delictuale, precum și față de reglementarea specială în materia mărcilor, conținută de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, care nu cuprinde nicio prevedere referitoare la repararea daunelor.

Aplicarea OUG nr. 100/2005 de către această instanță de recurs nu semnifică, însă, reaprecierea vinovăției, ca cerință a răspunderii civile delictuale, chiar dacă art. 14 din acest act normativ se referă la desfășurarea unei activități de contrafacere cu intenție, în timp ce instanța de apel a constatat că autorul faptei ilicite de încălcare a unui drept la marcă este ținut la repararea pagubei independent de orice formă de vinovăție.

Pârâta nu a declarat recurs împotriva deciziei de apel, astfel încât dispoziția de respingere a apelului său a intrat în puterea lucrului judecat.

Astfel, pe de o parte, reaprecierea vinovăției excede limitelor învestirii Înaltei Curți, iar, pe de altă parte, eventuala evaluare a acestui aspect (fie de către Înalta Curte, fie de către instanța de apel, în cazul unei casări cu trimiterea cauzei spre rejudecare) ar fi lipsită de finalitate, cât timp nu ar fi posibilă reanalizarea apelului pârâtei. Dispoziția primei instanțe de obligare a pârâtei la plata sumei de 22.315,37 lei nu poate fi, așadar, cenzurată, situație în care trebuie acceptată premisa întrunirii cerințelor răspunderii civile delictuale în persoana pârâtei, fiind indiferent, în acest cadru procesual, dacă pârâta a acționat sau nu cu vinovăție și care este, eventual, forma vinovăției.

În același timp, pentru considerentele ce vor fi expuse, această instanță de recurs consideră că reclamanta nu este îndreptățită la diferența până la suma de 280.892 lei, nici pe temeiul dreptului comun, nici al OUG nr. 100/2005, apreciere ce va fi făcută în limitele susținerilor din motivarea recursului.

În cadrul judecății în primă instanță, probatoriile pe aspectul cuantumului despăgubirilor au avut în vedere criteriul sumelor de bani încasate de către pârâtă din comercializarea produselor contrafăcute (CD-uri și DVD-uri inscripționate cu semnul „Sigma

TM

Body Guard For Your Data”), iar tribunalul a obligat pe pârâtă la plata către reclamantă a sumei de 22.315,37 lei (fără TVA), cu titlu de daune – interese reprezentând profitul obținut ca urmare a acestei activități, reactualizată cu indicele de inflație, conform raportului de expertiză întocmit în cauză.

Nu a fost, însă, avută în vedere, la calcularea despăgubirilor, suma de 258.576,63 lei (fără TVA), reprezentând contravaloarea produselor importate, ce au fost ulterior comercializate. Această sumă de bani este solicitată prin recursul declarat în cauză.

Acest criteriu corespunde celui prevăzut de art. 14 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 100/2005, normă care prevede că „La stabilirea daunelor-interese instanța judecătorească va lua în considerare (…) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecințele economice negative, în special, pierderea câștigului suferită de partea vătămată,

beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat

și, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat”.

În contextul acestei norme, nu pot fi primite susținerile recurentei în sensul că, în absența contrafacerii, titularul mărcii „Sigma” ar fi comercializat un număr mai mare de produse, care includea și numărul de produse contrafăcute.

După cum se observă din norma citată, beneficiul nerealizat de către titularul dreptului („pierderea câștigului”) este prevăzut drept un criteriu de calcul distinct de beneficiile injuste dobândite de către autorul contrafacerii.

Norma este formulată într-un mod echivoc, respectiv prin enumerarea exemplificativă („în special”) a

unor consecințe economice negative, fără a prevedea explicit dacă cele două criterii în discuție se pot aplica sau nu în mod cumulativ. Art. 14 din ordonanță coincide în conținut cu art. 13 din Directiva nr. 2004/48/CE referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, ce a fost transpusă prin OUG nr. 100/2005.

În acest context, este relevant preambulul directivei, care explicitează scopul și obiectul reglementării, pentru a determina intenția legiuitorului român la edictarea actului normativ de transpunere, în condițiile în care legiuitorul a păstrat

ad litteram

textul corespondent al directivei.

Considerentul 26 al directivei prevede că „Pentru a repara prejudiciul (…), valoarea daunelor-interese acordate titularului dreptului ar trebui să ia în considerare toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi câștigul nerealizat de titularul dreptului,

sau

beneficiile fără justă cauză realizate de contravenient

și

, dacă este cazul, orice prejudiciu moral cauzat titularului dreptului.”

Din interpretarea gramaticală a prevederii citate, rezultă că cele două criterii sunt prevăzute alternativ, cumulul fiind posibil doar în privința altor criterii, cum este cel al prejudiciului moral, introdus în enumerare prin

conjuncția „și”.

Ca atare, enumerarea din art. 14 din OUG nr. 100/2005 trebuie înțeleasă, întocmai ca în cazul art. 13 din directivă, ca o alternativă între criteriul pierderii câștigului suferit de titular și criteriul beneficiului injust al autorului contrafacerii.

În consecință, odată ce au fost acordate reclamantei daune – interese în considerarea criteriului beneficiului injust realizat de către pârâtă, nu ar putea fi aplicat și criteriul beneficiului nerealizat de către titularul dreptului.

Pe de altă parte, este de precizat că beneficiul nerealizat de către titularul dreptului, în accepțiunea din dreptul comun (în absența unei semnificații contrare rezultate din OUG nr. 100/2005), presupune beneficiul de care a fost lipsit titularul, pe baza unor dovezi certe referitoare la eventuala diminuare a vânzărilor propriilor produse ale titularului, inscripționate cu semnul înregistrat ca marcă, în perioada derulării activității de contrafacere.

Comparația se realizează în raport de cantitatea de produse comercializată chiar de către titular anterior, și nu de volumul vânzărilor pârâtei, întrucât prejudiciul suferit de titular trebuie să fie cert, atât în cazul pierderilor efective (

damnum emergens

), cât și în cazul beneficiului nerealizat (

lucrum cessans

). Or, raportarea la cantitatea de produse comercializate de către pârâtă este speculativă, reflectând un prejudiciu eventual, și nu cert, astfel cum, în mod corect, a apreciat instanța de apel.

Această distincție, recunoscută în dreptul comun al răspunderii civile delictuale, este preluată și în directivă, transpusă ca atare în art. 14 din ordonanță, explicând separarea clară a celor două criterii în discuție.

Înalta Curte va înlătura, totodată, susținerile recurentei în sensul că instanța de apel ar fi ignorat că

achiziționarea de produse contrafăcute și punerea lor pe piață fac parte din elementele constitutive ale faptei ilicite, alături de comercializarea propriu - zisă.

După cum rezultă din considerentele deciziei de apel, s-a confirmat plasarea operațiunilor menționate între elementele faptei ilicite, dar s-a apreciat că această împrejurare nu este suficientă pentru luarea în considerare a contravalorii cheltuielilor ocazionate de achiziționarea produselor, ulterior comercializate, la cuantificarea despăgubirilor, deoarece respectivele sume de bani exced noțiunii de „beneficiu”.

În condițiile în care recurenta nu a înfățișat alte argumente, în afara celor deja analizate, referitoare la semnificația sintagmei „beneficii realizate în mod injust”, utilizată în art. 14 din OUG nr. 100/2005, precum și a noțiunii de „profit”, avută în vedere în cauză la determinarea întinderii daunelor – interese, nu se vor expune considerente suplimentare pe acest aspect, care nu ar corespunde unor susțineri formulate prin motivele de recurs.

Reținând și faptul că recurenta nu a dezvoltat argumente în legătură cu neîndeplinirea, prin respingerea parțială a pretențiilor, a cerinței din art. 3 alin. (2) al OUG nr. 100/2005, aceea ca repararea daunelor să fie efectivă, proporțională cu drepturile încălcate, descurajatoare, Înalta Curte va înlătura motivul de recurs vizând modul de soluționare a cererii de acordare a despăgubirilor, ca nefiind fondat.

Instanța de apel a reținut în mod greșit că reclamanta nu ar fi solicitat cheltuieli de judecată în fața tribunalului, în condițiile în care din încheierea de ședință de la 19.05.2011, în care s-au consemnat dezbaterile finale, rezultă contrariul, solicitarea reclamantei vizând atât taxa judiciară de timbru, onorariul de expert, cât și onorariul de avocat.

Drept urmare, în mod greșit a fost respins motivul de apel, prin care s-a criticat neacordarea tuturor

cheltuielilor de judecată efectuate de către reclamantă, respectiv a taxei judiciare de timbru și a onorariului de expert.

Din cuprinsul înscrisurilor aflate în dosarul primei instanțe, rezultă că reclamanta a efectuat următoarele cheltuieli: taxa judiciară de timbru aferentă cererii de chemare în judecată – 6919 lei; onorariu expert – 3500 lei  și onorariu avocat – 1530 euro.

Prima instanță a obligat pârâta la plata sumei de 1530 euro cu titlu de cheltuieli de judecată, fără vreo motivare, iar această dispoziție de acordare a cheltuielilor de judecată doar în limita onorariului de avocat este nelegală, în raport de prevederile art. 274 C.proc.civ. În condițiile în care pretențiile reclamantei au fost admise, reclamanta este îndreptățită la restituirea și a celorlalte cheltuieli pretinse, respectiv taxa judiciară de timbru și onorariul de expert.

În privința contravalorii expertizei, aceasta urmează a fi suportată în totalitate de către pârâtă, atât timp cât prima instanță a valorificat concluziile expertului în soluția pronunțată, neavând relevanță proporția în care pretențiile reclamantei au fost admise.

Acest aspect este, însă, esențial în acordarea cheltuielilor de judecată constând în taxa judiciară de

timbru, atât timp cât taxa aferentă cererii de chemare în judecată se calculează la valoarea pretențiilor, iar pentru partea din pretenții respinsă pârâta nu datorează cheltuieli de judecată.

În aplicarea art. 274 C.proc.civ. și ținând cont de proporția în care pretențiile pecuniare ale reclamantei au fost admise, Înalta Curte constată că pârâta datorează doar suma de 1.450 lei din totalul de 6.919 lei, achitată ca taxă judiciară de timbru la judecata în primă instanță.

În ceea ce privește cheltuielile de judecată efectuate în faza apelului, solicitate prin motivele de recurs, Înalta Curte constată că, deși apelul reclamantei este fondat în privința cheltuielilor de judecată din fața tribunalului, acordarea sumelor de bani cu acest titlu este condiționată de formularea unei cereri cu un asemenea obiect, după cum rezultă explicit din prevederile art. 274 alin. (1) C.proc.civ.

Or, din încheierea de ședință de la termenul din 4.04.2012, ce reprezintă practicaua deciziei nr. 61/2012, reiese că reclamanta, prin avocat, și-a rezervat dreptul de a solicita cheltuielile de judecată pe calea unei acțiuni separate.

În aceste condiții, nu sunt întrunite cerințele art. 274 C.proc.civ. pentru acordarea cheltuielilor de judecată ocazionate de judecarea apelurilor.

Față de considerentele expuse, Înalta Curte a admis recursul și, în baza art. 312 alin. (1) C.proc.civ., a modificat în parte decizia recurată, în sensul admiterii apelului reclamantei declarat împotriva sentinței nr. 1066 din 31.05.2011 a Tribunalului București.

În temeiul art. 296 C.proc.civ., a schimbat în parte sentința, în sensul că a obligat pârâta la plata către reclamantă și a sumei de 4950 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, menținând celelalte dispoziții ale sentinței, inclusiv pe aceea privind obligarea pârâtei la plata sumei de 1530 euro cu titlu de cheltuieli de judecată. Totodată, au fost menținute celelalte dispoziții ale deciziei, respectiv respingerea apelului pârâtei, ca nefondat.