ÎCCJ, decizie (scj.ro #152214)

Marcă. Contrafacere. Acțiune în despăgubiri. Interpretarea noțiunii de „intenție” din cuprinsul art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 în raport cu prevederile Directivei 2004/48/CE

Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marca

Index alfabetic :  marcă comunitară

prejudiciu

culpă

faptă ilicită

O.U.G. nr. 100/2005, art. 14

Directiva 2004/48/CE, art. 13

Din interpretarea dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Directiva 2004/48/CE, conform căruia „Statele membre asigură ca, la cererea părții prejudiciate, autoritățile judecătorești competente să ordone contravenientului care a acționat cu bună știință sau având motive suficiente de a ști acest lucru, plata către titularul dreptului a unor daune-interese adaptate prejudiciului real suferit de acesta prin încălcarea dreptului său”, rezultă că textul îl vizează pe autorul care a știut că săvârșește o încălcare a unui drept de proprietate industrială sau care trebuia și putea să prevadă rezultatul faptei sale. Această interpretare este posibilă și prin raportare la alin. (2) al aceluiași art. 13 din Directivă, care reglementează o ipoteză distinctă, aceea în care fapta de încălcare a fost săvârșită fără ca autorul „să aibă știință de aceasta sau fără a avea motive rezonabile de a ști aceasta”. Așadar, spre deosebire de alin. (2), alin. (1) nu îl are în vedere pe cel care nu a știut că săvârșește o faptă de încălcare sau nu putea să prevadă acest rezultat.

În același timp, considerentul (10) al Directivei prevede că obiectivul acesteia constă în a asigura un nivel de protecție ridicat, echivalent și omogen al proprietății intelectuale în cadrul pieței interne, ținându-se cont că directiva consacră un standard minim privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, în sensul că statele membre pot să prevadă mijloace de protecție mai favorabile titularilor drepturilor (hotărârea din cauza C‑481/14 Hansson, pct. 36 și 40).

Față de contextul art. 13 și de obiectivul urmărit de Directivă, nu este posibilă o interpretare a normei corespondente din dreptul național în sensul restrângerii condițiilor de acordare a despăgubirilor pentru încălcarea unui drept de proprietate industrială la cerința vinovăției în forma intenției, astfel cum este definită de Codul penal. O astfel de interpretare ar exclude din sfera faptelor pentru care titularul dreptului încălcat este îndreptățit la despăgubiri, conform Directivei, anumite fapte săvârșite de autorul care a știut că încălcă un drept (dar a socotit fără temei că încălcarea nu se va produce), precum și pe cele în care autorul putea să prevadă rezultatul faptei sale. Or, Directiva acoperă toate cazurile în care autorul a cunoscut că fapta sa este o încălcare a dreptului și chiar și situațiile în care acesta avea motive suficiente să prevadă încălcarea.

Singura soluție conformă cu finalitatea urmărită de Directivă, care garantează efectivitatea deplină a acesteia, este aceea a recunoașterii dreptului la despăgubiri, pe temeiul art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr.100/2005, în toate cazurile în care autorul faptei de încălcare a acționat cu bună știință sau având motive suficiente de a ști acest lucru, adică nu numai cu intenție, în sensul legii penale, dar și din culpă, în sensul art. 19 pct. 2 din Codul penal,  această ultimă formă de vinovăție fiind incidentă în ambele forme: imprudență

și neglijență.

Secția I civilă, decizia nr. 3447 din 5 octombrie 2018

Prin cererea înregistrată la data de 12.10.2012 pe rolul Tribunalului București, Secția a IV-a civilă, reclamanta A. Company a solicitat, în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.A., să se dispună: interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicității și oricăror acte de folosință în activitatea comercială, precum și retragerea imediată de pe piață a tuturor produselor purtând semne identice sau similare cu marca comunitară „Head & Shoulders” nr.000230706/16.04.1996, sub sancțiunea plății amenzii civile maxime pe zi de întârziere prevăzute de art. 580

3

Cod procedură civilă; obligarea pârâtei la plata despăgubirilor, estimate provizoriu la suma de 4.000 euro, echivalent în lei la data efectuării plății, reprezentând daune materiale în cuantum estimat provizoriu la 2.000 euro, precum și la plata de despăgubiri morale estimate cu titlu provizoriu în cuantum de 2.000 euro, aferente actelor de folosință fără drept, a unor semne identice sau similare cu marca comunitară „Head & Shoulders” nr. 000230706/16.04.1996; cu cheltuieli de judecată.

Prin sentința nr. 1777 din 08.10.2013, Tribunalul București, Secția a IV-a civilă, a admis cererea reclamantei, în sensul că a interzis pârâtei producerea, importul, distribuirea, comercializarea, publicitatea și orice acte de folosință în activitatea comercială și a dispus retragerea de pe piață a tuturor produselor purtând semne identice sau similare cu marca comunitară „Head & Shoulders” nr.000230706/16.04.1996; a disjuns capătul de cerere privind plata de despăgubiri, cu formarea unui nou dosar.

În urma disjungerii celui de-al doilea capăt al cererii s-a format dosarul nr. x/3/2013.

Prin încheierea de ședință din data de 11.02.2014, tribunalul a constatat că pârâta este decăzută din dreptul de a invoca excepția necompetenței teritoriale și, totodată, a respins cererea pârâtei de suspendare a soluționării cauzei până la soluționarea apelului declarat împotriva sentinței nr. 1777 din 08.10.2013, nefiind oportună suspendarea cursului judecării dosarului de față mai înainte de a se fi pronunțat o hotărâre definitivă cu privire la primul capăt de cerere.

La data de 10.06.2014, reclamanta A. a depus la dosar cerere precizatoare a cuantumului prejudiciului (daune interese materiale și morale) cauzat reclamantei prin comercializarea de către pârâta S.C. B. S.A. a produselor purtând în mod nelegal marca „Head & Shoulders”, în principal, ca fiind în cuantum de 6.234.957,6 lei, reprezentând: 5.394.748 lei (daune materiale); 840.212,6 lei (daune morale).

Ca urmare a concluziilor raportului de expertiză contabilă (raport de constatare) depus la dosarul cauzei de către expert C., precum și cu aplicarea criteriilor legale de evaluare a daunelor-interese în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală, astfel cum sunt prevăzute de art. 14 din OUG nr. 100/2005, elementele care au fost avute în vedere la calculul daunelor-interese privind prejudiciul material sunt: volumul total estimat al achizițiilor S.C. B. S.A. de produse „Head & Shoulders”- 8.802.003 lei; volumul total estimat al vânzărilor efectuate de SC B. SA al produselor „Head & Shoulders” - 14.196.751 lei; beneficiul estimat realizat de S.C. B. S.A. din vânzarea fără drept a produselor „Head & Shoulders”, calculat ca adaosul comercial este de 5.394.748 lei. Expertul numit a ajuns la această concluzie ținând cont de cifra de afaceri estimată realizată de S.C. B. S.A. din vânzarea șampoanelor „Head & Shoulders” (prin raportare la ponderea vânzărilor de șampoane „Head & Shoulders” din totalul vânzărilor S.C. B. S.A. – 11,31%) și adaosul comercial estimat realizat din vânzarea acelorași produse (ca fiind în procent de 61,29%), pentru perioada 12.10.2009 – 20.02.2012.

În ceea ce privește prejudiciul moral cauzat de către pârâta S.C. B. S.A., reclamanta a susținut că este determinat în raport cu gravitatea și dimensiunile încălcării mărcii „Head & Shoulders”, fiind în cuantum de 840.212,6 lei.

În subsidiar, reclamanta a estimat prejudiciul ca fiind în cuantum de 1.680.425 lei, reprezentând 840.212,6 lei daune materiale și 840.212,6 lei daune morale.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 132 alin. (2) pct. 2 C.proc.civ., art. 14 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 100/2005.

Prin sentința nr. 956 din 9.09.2014, Tribunalul București, Secția a IV-a civilă, a admis cererea și a obligat pârâta S.C. B. S.A. să plătească reclamantei suma de 5.394.748 lei, daune materiale, suma de 840.212,6 lei, daune morale, precum și suma de 35.605,04 lei, cheltuieli de judecată.

În motivarea sentinței, s-a reținut, pe baza probatoriului administrat, că prin constatarea săvârșirii de către pârâtă a faptei de contrafacere este dovedită existența unui prejudiciu în patrimoniul reclamantei. Apreciind că pârâtei îi este imputabilă modalitatea în care a înțeles să comercializeze produsele purtând în mod nelegal marca „Head & Shoulders”, într-o manieră care aduce atingere drepturilor exclusive ale reclamantei asupra mărcii protejate, tribunalul a constatat că este îndreptățită și cererea formulată de către reclamantă de obligare a pârâtei la plata de despăgubiri materiale și morale, raportat la dispozițiile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, existând o faptă ilicită, vinovăție și raport de cauzalitate în materia specială a protecției drepturilor de proprietate intelectuală.

În ceea ce privește modalitatea de calcul a acestui prejudiciu, tribunalul a constatat că dispozițiile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 stabilesc criterii generale de determinare a prejudiciului, iar, în speță, reclamanta a solicitat în acest scop administrarea probei cu expertiză contabilă. Conform mențiunilor încheierii de ședință din data de 11.02.2014, expertul desemnat a explicat că nu a putut efectua expertiza, că documentele financiar-contabile necesare efectuării raportului de expertiză se află în posesia pârâtei, documentele preluate de parchet fiind copii ale unor facturi certificate, concluzia fiind aceea că documentele contabile necesare efectuării expertizei s-au aflat în posesia pârâtei care a refuzat să le pună la dispoziția expertului, deși prin înștiințările instanței și din conținutul convocărilor expertului cunoștea cu exactitate că aceste documente era necesare administrării probei. Singurele documente puse la dispoziția expertului contabil sunt acelea pe care le obținuse reclamanta anterior, din dosarul penal nr. x/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, constituit ca urmare a controlului din data de 20.02.2012, efectuat la depozitul S.C. B. S.A., când au fost identificate produsele contrafăcute. Aceste documente au fost emise în luna februarie 2012, fiind aferente unei singure luni din intervalul de trei ani anteriori datei introducerii cererii de chemare în judecată și până la data convocării. Pârâta a susținut că importul produselor în valoare de 139.709 euro a fost unul singular, dar nu a permis verificarea evidențelor contabile ale societății ori a balanțelor de stocuri, astfel că argumentele în acest sens sunt lipsite de suport probator.

Așadar, proba nu a putut fi administrată ca urmare a conduitei procesuale adoptate de către pârâtă, situație în care tribunalul a apreciat că prejudiciul cauzat reclamantei prin comercializarea de către pârâta S.C. B. S.A. a produselor purtând în mod nelegal marca „Head & Shoulders” este în cuantum de 6.234.957,6 lei, reprezentând daune materiale în sumă de 5.394.748 lei și daune morale în sumă de 840.212,6 lei. Sunt în acest sens concluziile raportului de constatare depus la dosarul cauzei de către expert C., estimarea fiind realizată cu aplicarea criteriilor legale de evaluare a daunelor-interese în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală, astfel cum sunt prevăzute de art. 14 din O.U.G. nr.100/2005.

Astfel, elementele care au fost avute în vedere la calculul prejudiciului material sunt volumul total estimat al achizițiilor S.C. B. S.A. de produse „Head & Shoulders”, de 8.802.003 lei, volumul total estimat al vânzărilor efectuate de S.C. B. S.A. al produselor „Head & Shoulders”, de 14.196.751 lei și beneficiul estimat realizat de S.C. B. S.A. din vânzarea fără drept a produselor „Head & Shoulders”, calculat ca adaos comercial, de 5.394.748 lei. A fost avută în vedere cifra de afaceri estimată realizată de S.C. B. S.A. din vânzarea șampoanelor „Head & Shoulders”, prin raportare la ponderea vânzărilor de șampoane „Head & Shoulders” din totalul vânzărilor S.C. B. S.A., 11,31% și adaosul comercial estimat realizat din vânzarea acelorași produse, ca fiind în procent de 61,29%, pentru perioada 12.10.2009–20.02.2012.

În ceea ce privește calculul prejudiciului moral, date fiind circumstanțele specifice speței, tribunalul a apreciat că este în sumă de 840.212,6 lei, rezultată prin aplicarea unui procent de 0,5% la cifra de afaceri a companiei pârâte, pentru perioada 12.10.2009 – 31.12.2012, estimare cu caracter rezonabil prin raportare la necesitatea înlăturării atingerilor aduse dreptului încălcat.

Prin decizia nr. 939 din 7.12.2016, Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă, a admis apelul declarat de pârâta S.C. B. S.A. împotriva sentinței menționate, a schimbat în parte sentința și a stabilit cuantumul despăgubirilor materiale datorate de pârâtă reclamantei la suma de 3.086.411,72 lei și al despăgubirilor morale la suma de 308.641 lei, urmând a menține sentința pentru rest; s-a luat act că apelanta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru a decide astfel, instanța de apel a respins criticile referitoare la netimbrarea cererii de chemare în judecată și la necompetența teritorială, dar și la modul de soluționare de către prima instanță a cererii de amânare a judecății pentru pregătirea apărării și a cererii privind plata cheltuielilor de judecată, din perspectiva art. 274 alin. (1) și alin. (3) C.proc.civ.

Motivele de apel ce privesc viciile raportului de expertiză întocmit în etapa judecății în primă instanță au rămas fără substanță, în condițiile în care în apel a fost administrată proba cu expertiză contabilă judiciară, la solicitarea apelantei-pârâte, care a avut posibilitatea de a administra probele cu înscrisuri și cu expertiză în scopul dovedirii susținerilor sale.

Admiterea apelului a fost determinată de necesitatea determinării cuantumului despăgubirilor în funcție de rezultatul cercetării documentelor contabile aparținând apelantei, documente ce au fost depuse la dosar în faza apelului.

Curtea a subliniat, în acest context, că imposibilitatea expertului desemnat de prima instanță de a realiza calculul beneficiului realizat de pârâtă ca urmare a comercializării produselor purtând fără drept marca reclamantei a fost cauzată în mod exclusiv de conduita procesuală a pârâtei; de asemenea, rezultatul judecății în primă instanță reflectă aceeași conduită, în condițiile în care toate solicitările tribunalului și ale expertului adresate pârâtei de a prezenta sau de a depune la dosar înscrisuri atestând operațiunile efectuate în perioada de referință cu produsele menționate au rămas fără răspuns.

Legat de acest aspect, prin cererea de apel s-a susținut în mod nefondat că instanța și expertul C. nu au luat în calcul documente contabile furnizate de organele de urmărire penală; astfel, instanța de apel a observat că acele documente erau insuficiente, nu permiteau evaluarea întregii perioade de referință și, mai mult, au fost depuse de reclamantă la dosar, iar expertul a avut în vedere, alături de aceste documente, informațiile publice – deținute, conform legii, de autoritățile fiscale – care priveau întreaga activitate a profesionistului, nu doar cea care a îmbrăcat natura contrafacerii.

Mai mult, prima instanță a comunicat pârâtei raportul de expertiză, așteptând observațiile sau criticile acesteia față de concluziile expertului, pârâta rămânând în continuare pasivă până la comunicarea sentinței prin care a fost obligată la plata sumelor rezultate din expertiza astfel întocmită.

Numai caracterul devolutiv al apelului a permis pârâtei depunerea în calea de atac a

documentelor contabile (incomplete și de această dată) și realizarea unei noi expertize contabile, atitudinea procesuală aleasă de apelantă fiind considerată de reclamanta-intimată, pe bună dreptate, la limita abuzului de drept procesual.

În aceste coordonate, având în vedere că reperele probatorii necesare cuantificării prejudiciului se aflau exclusiv la dispoziția pârâtei și că aceasta nu a răspuns niciunei solicitări de a le prezenta instanței, văzând totodată că prezumția izvorâtă din art. 174 C.proc.civ. nu putea servi soluționării cauzei deoarece nici reclamanta și nici instanța nu cunoșteau dimensiunile concrete ale activității de contrafacere, ele rezultând numai din documentele contabile, instanța de apel a constatat că hotărârea tribunalului este pronunțată cu luarea în considerare a probelor administrate și a principiilor generale ce reglementează materia specială a reparării prejudiciului rezultat din încălcarea unui drept la marcă, o concluzie diferită a instanței de apel sub aspectul cuantumului despăgubirilor excluzând orice culpă a primei instanțe.

În privința situației de fapt rezultate din probatoriul administrat în apel, s-a reținut că expertul desemnat în apel, D., a arătat că în perioada 12.09.2009 – 31.01.2012 societatea pârâtă nu a derulat operațiuni cu produse „Head & Shoulders”, iar în perioada 01.02.2012 – 20.02.2012 (când a avut loc descinderea organelor de poliție la locul depozitării produselor comercializate de pârâtă) a identificat 5 achiziții de produse purtând marca amintită, realizate între 14.02.2012 și 23.02.2012, în valoare totală de 1.019.854,93 lei, astfel cum se arată în răspunsul la obiecțiuni.

Cu privire la aceste produse, apelanta-pârâtă a susținut că acestea au fost retrase de pe piață și că organele de poliție au procedat la distrugerea mărfurilor, însă aceste aspecte de fapt nu au fost probate, deși sub acest aspect sarcina probei revenea apelantei.

Aceasta din urmă a depus la dosar două procese verbale întocmite la datele de 09.03.2012 și respectiv 04.04.2012 de către organele de poliție.

În procesul-verbal din 04.04.2012 se consemnează că în depozitul pârâtei din Afumați nu existau produse purtând marca reclamantei, precum și că reprezentantul pârâtei a prezentat polițiștilor două facturi storno – una dintre ele nu privește produsele achiziționate în perioada de referință, nr.54537 din 14.03.2012, pentru produsele vândute către SC X. SA cu factura nr. 53873 din 24.02.2012, nefiind menționată în anexa 2 întocmită de expert.

Cea de-a doua factură prezentată polițiștilor a fost depusă și la dosar, poartă nr. 405450 din 15.03.2012 și privește produsele vândute către SC Y. SRL cu factura nr. 405449 din 23.02.2012, menționată la poziția 5 în anexa 2.

Această factură storno a fost contestată de reclamanta intimată, care a susținut că operațiunile privitoare la societatea Y. SRL erau false și că nu aveau loc în realitate, iar considerentele încheierii penale nr. 38/CP/F pronunțată de Tribunalul Ilfov, Secția Penală în dosarul nr. x/93/2016 confirmă dubiul cu privire la realitatea acestei facturi, consemnând că reprezentantul societății Y. a declarat că factura nr.405450 din 15.03.2012 nu a fost emisă de această societate.

În aceste condiții, instanța de apel a reținut că facturile menționate în procesul verbal din 04.04.2012 nu fac dovada stornării produselor facturate către partenerii pârâtei, iar inexistența în depozit la data amintită a produselor nu echivalează cu retragerea lor legală de pe piață,cu atât mai puțin cu cât susținerea în sensul distrugerii lor de către organele de poliție nu a fost dovedită.

Cât privește procesul-verbal încheiat de organele de poliție la data de 09.03.2012, acesta menționează alte două facturi de retur, ce nu pot fi însă legate de facturile de achiziție din anexa 2, deoarece nu menționează la care produse se referă și nici nu au fost depuse la dosar de apelanta-pârâtă.

Alte două procese-verbale întocmite de polițiști la datele de 22.02.2012 și respectiv 29.02.2012 arată că produsele contrafăcute identificate în depozitul pârâtei au fost lăsate în custodia acesteia, nefiind făcută vreo mențiune despre ridicarea lor și eventuala distrugere, cum afirmă apelanta fără temei.

În concluzia acestor împrejurări de fapt, instanța de apel a constatat că nu s-a făcut dovada că produsele în discuție, achiziționate în perioada de referință, au fost distruse și că nu au fost

valorificate de apelanta-pârâtă.

Expertul E. a arătat că în luna februarie 2012, când au avut loc achizițiile de produse în discuție, societatea nu a avut profit, cheltuielile sale (4.385.309,75 lei) fiind superioare veniturilor rezultate din vânzarea produselor (4.106.266,65 lei). De asemenea, calculând adaosul comercial practicat pentru produsele H&S în această perioadă, a reținut că acesta a fost de 53.373,46 lei, calculat ca diferență între venitul brut de 413.943,46 lei și cheltuielile în sumă de 360.570 lei.

Curtea a solicitat expertului explicații cu privire la noțiunea de adaos comercial, arătându-se în răspunsul la obiecțiuni că acesta este diferența dintre prețul de achiziție și prețul de vânzare al produsului, astfel încât rezultă cu claritate că suma de 53.373,46 lei, care este obținută potrivit expertului prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor cu operațiunile de vânzare, nu reprezintă adaos comercial.

De asemenea, la determinarea beneficiului obținut pe nedrept ca urmare a încălcării dreptului la marcă, instanța de apel a considerat că nu trebuie să fie luate în calcul cheltuielile efectuate de cel care săvârșește contrafacerea în scopul funcționării sale (salarii, utilități, chirie, etc), deoarece și realizarea acestor cheltuieli reprezintă tot un beneficiu indirect al societății pârâte, care astfel poate funcționa. Cu alte cuvinte, rularea acestor sume (provenite din vânzarea de produse contrafăcute) aduce un avantaj economic necuvenit care nu ar trebui să îi rămână pârâtului.

În acest sens sunt dispozițiile art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, potrivit cărora „Măsurile, procedurile și repararea daunelor trebuie să fie efective, proporționale cu drepturile încălcate, descurajatoare și să fie aplicate astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea comerțului legitim și totodată să ofere protecție împotriva folosirii abuzive a acestora.”

Economia acestui text justifică temeinicia solicitării reclamantei intimate, care a arătat că în cadrul noțiunii de despăgubiri astfel cum sunt ele definite de art.14 din aceeași ordonanță intră toate sumele care au provenit din activitatea ilicită, astfel încât se cuvine a se calcula diferența dintre veniturile din vânzări și prețul plătit de pârâtă la achiziția mărfurilor.

În consecința acestor argumente, observând că prima instanță a luat în considerare toată activitatea pârâtei (și cea privitoare la alte produse decât cele purtând fără drept marca reclamantei), apelul a fost admis, iar cuantumul despăgubirilor a fost determinat în funcție de probatoriul administrat în apel, în sensul că au fost avute în vedere achizițiile de produse din luna februarie 2012 identificate de expert, stabilind suma datorată de apelantă ca diferență dintre valoarea veniturilor obținute de aceasta din vânzări, 4.106.266,65 lei, și suma plătită la achiziția produselor, respectiv 1.019.854,93 lei, respectiv valoarea despăgubirilor va fi de 3.086.411,72 lei.

A fost înlăturată susținerea pârâtei apelante în sensul că răspunderea sa materială nu poate fi angajată pe motivul lipsei intenției.

Astfel, pe de-o parte, prin sentința civilă nr. 1777/2013, irevocabilă,Tribunalul București, Secția a IV-a civilă, a soluționat primul capăt al acțiunii reclamantei, interzicând pârâtei producerea, importul, distribuirea, comercializarea, publicitatea și orice acte de folosință în activitatea comercială și dispunând

retragerea de pe piață a tuturor produselor purtând semne identice sau similare cu marca comunitară „Head & Shoulders” nr. 000230706/16.04.1996.

Or, acțiunea promovată de reclamantă reprezintă un caz particular de acțiune în răspundere delictuală, având ca scop încetarea încălcării și repararea pagubei produse titularului mărcii prin fapta ilicită constând în atingerea adusă dreptului exclusiv asupra mărcii, iar în cazul de față reclamanta a solicitat repararea prejudiciului atât prin restabilirea situației anterioare (ca efect al încetării încălcării), cât și prin despăgubirea sa pentru paguba suferită, indicând dintre modalitățile enumerate de art. 14 din O.U.G. nr.100/2005 pe cea a beneficiului injust realizat de pârâtă.

Prin urmare, aceleași condiții generale ale răspunderii pentru fapta ilicită se cer a fi îndeplinite și în cazul acțiunii în contrafacere, cu elementele specifice materiei, iar admiterea prin hotărârea irevocabilă a acțiunii în dosarul inițial din care a fost disjunsă cererea pendinte implică constatarea cu putere de lucru judecat a existenței condițiilor răspunderii, implicit a vinovăției, în cauza de față rămânând a se determina întinderea prejudiciului suferit de titularul mărcii.

Pe de altă parte, în sistemul noului Cod civil (în vigoare la data săvârșirii faptelor ilicite din luna februarie 2012), răspunderea pentru fapta ilicită se angajează pentru cea mai ușoară culpă, conform art. 1357 alin. (2), astfel încât nu era necesară dovedirea intenției.

În privința hotărârii penale prin care a fost soluționată plângerea titularului mărcii împotriva ordonanței prin care procurorul a dispus clasarea cauzei față de reprezentantul societății apelante pentru lipsa intenției ca formă a vinovăției, fiind în discuție săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 90 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, deși hotărârea penală definitivă are autoritate de lucru judecat cu privire la existența faptei, a persoanei care a săvârșit-o și a vinovăției acesteia, acest efect privește fapta penală, nu ilicitul civil al încălcării mărcii, care este distinct de infracțiunea de contrafacere, pentru aceasta din urmă fiind necesară, conform celor arătate mai sus, o altă formă de vinovăție.

Cât privește cuantificarea de către prima instanță a despăgubirilor morale, ca efect al reevaluării despăgubirilor materiale, instanța de apel a apreciat necesară corelarea acestora cu despăgubirile pentru prejudiciul moral suferit de reclamantă, reținând că nu se critică decât modul de dimensionare a acestora – pentru a avea un caracter rezonabil, conform chiar susținerii apelantei.

În consecință, față de întinderea considerabilă a încălcării – cu referire la cantitatea de produse purtând fără drept marca reclamantei ce a fost identificată în documentele de achiziție – și de celelalte împrejurări concrete ale cauzei, inclusiv de conduita apelantei-pârâte în privința facturilor despre care se arată în hotărârea penală că erau întocmite fictiv, instanța de apel a apreciat că un cuantum al despăgubirilor pentru prejudiciul moral stabilit la 10% din prejudiciul material este unul rezonabil, ce satisface criteriile de proporționalitate prevăzute de lege, motiv pentru care a obligat pârâta la plata sumei de 308.641 lei cu acest titlu.

Împotriva deciziei menționate, a declarat recurs pârâta S.C. B. S.A., criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 304 pct.5 și 9 Cod procedură civilă.

S-a precizat că recursul nu este îndreptat împotriva celor stabilite de instanța de apel, inclusiv prin încheierea din 20.04.2016, în sensul că mai sunt în discuție strict vânzările de produse „Head & Shoulders” realizate de S.C. B. S.A. în perioada 12.10.2009 - 20.02.2012, pentru eventuale vânzări ulterioare datei de 20.02.2012 și până la 12.10.2012, existând autoritate de lucru judecat în sensul respingerii cererii de chemare în judecată.

Prin motivele de recurs, s-au susținut următoarele:

Din cuprinsul art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 (în forma în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată și la data încălcării drepturilor la marcă), rezultă că, pentru a se angaja obligația pârâtului de plată a despăgubirilor, este necesar să se stabilească, în prealabil, că pârâtul a acționat cu vinovăție în forma intenției, simpla culpă nefiind suficientă pentru a atrage aplicarea acestor prevederi speciale din domeniul proprietății industriale.

Este adevărat că art. 1357 din noul Cod civil stabilește regula în materia vinovăției în cazurile de răspundere civilă delictuală, însă prevederile art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 derogă, în materia specială a răspunderii civile pentru încălcarea drepturilor de proprietate industrială, de la regulă și impun stabilirea vinovăției în forma intenției.

Mai mult, reținând incidența puterii de lucru judecat a hotărârii pronunțate în dosarul care viza doar încetarea folosirii mărcii, au fost încălcate și prevederile legale care reglementează puterea de lucru judecat a hotărârilor judecătorești, respectiv art. 1201 Cod civil 1864 și art. 163 din vechiul Cod de procedură civilă.

Astfel, pe de o parte, nu poate fi invocată, cu privire la vinovăție, puterea de lucru judecat a hotărârii pronunțate în dosarul din care a fost disjunsă cererea pendinte, întrucât cele două cauze au obiecte diferite, iar, pe de altă parte, în acea hotărâre, nu a fost antamată și soluționată chestiunea săvârșirii faptei ilicite cu intenție, inclusiv pentru motivul că acest aspect, spre deosebire de prezenta cauză, nu avea relevanță din perspectiva încetării folosirii mărcii, care nu este condiționată de săvârșirea faptei cu intenție.

Totodată, în condițiile în care a stabilit întrunirea în speță a condiției vinovăției, instanța de apel a încălcat și prevederile legale privind prezumția bunei-credințe, anume art. 14 alin. (2) din noul Cod civil. Astfel, probele existente la dosarul cauzei nu demonstrează nici măcar culpa recurentei și, cu atât mai puțin, intenția la încălcarea mărcii.

De altfel, în același sens este și jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție (decizia nr. 2072 din 27.06.2014).

În cauză, instanța penală învestită cu o cauză vizând aceeași faptă ilicită pentru care reclamanta cere repararea prejudiciului în prezentul dosar a reținut absența intenției directe sau indirecte la săvârșirea faptei ilicite.

Așadar, în condițiile în care instanța de drept penal a hotărât printr-o hotărâre definitivă că autorul faptei nu a acționat cu vinovăție, soluția pronunțată de instanța de drept penal se impune cu autoritate de lucru judecat instanței civile, pe temeiul art. 22 Cod procedură penală.

Concluzia instanței penale privind lipsa intenției la săvârșirea faptei în ceea ce îl privește pe administratorul societății este incidentă și în cazul societății, deoarece, conform literaturii de specialitate, vinovăția persoanei juridice este verificată prin raportare la vinovăția persoanei fizice care conduce societatea. Cu alte cuvinte, nu se poate reține că persoana juridică a săvârșit o faptă ilicită cu intenție atât timp cât s-a stabilit că administratorul societății nu a acționat cu intenție, neexistând niciun indiciu sau probă în sensul că administratorul și, pe cale de consecință, societatea, a avut cunoștință de faptul că produsele nu erau originale.

În consecință, față de soluția instanței penale care a reținut lipsa vinovăției în forma intenției directe sau indirecte, instanța civilă ar fi trebuit să își însușească aceste concluzii și să le dea efectele corespunzătoare în procesul civil, anume, să respingă cererea de acordare a despăgubirilor întemeiată pe art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 pentru lipsa intenției la săvârșirea faptei ilicite.

Au fost încălcate prevederile art. 3 și 14 din O.U.G. nr. 100/2005, ale art. 129 alin. (1)

Cod procedură civilă și ale art. 44 alin. (8) din Constituție, în ceea ce privește determinarea cuantumului pretinsului prejudiciu suferit de către reclamantă.

Pe temeiul acestor norme, la determinarea beneficiului injust realizat de persoana care a încălcat dreptul de proprietate industrială, trebuie să fie avute în vedere doar câștigurile realizate din activitatea care contravine dreptului de proprietate industrială, cu aplicarea principiului proporționalității între necesitatea protejării drepturilor de proprietate industrială și evitarea creării de obstacole abuzive în calea comerțului legitim.

În primul rând, pe baza expertizei contabile, instanța de apel a determinat beneficiul injust prin scăderea din totalul veniturilor realizate de recurenta – pârâtă în luna februarie 2012 a prețului de achiziție a produselor „Head & Shoulders”, nu doar veniturile realizate din comercializarea acestor produse, deși din probele administrate în cauză rezultă că activitatea pârâtei, inclusiv în luna februarie 2012, nu se rezumă la comercializarea de produse „Head & Shoulders”. În acest sens, în expertiza contabilă – care s-a raportat la facturi - se arată că vânzările de produse „Head & Shoulders” în luna februarie 2012 sunt în valoare mult mai mică decât încasările totale aferente aceleiași perioade calendaristice.

În al doilea rând, instanța de apel a adunat la cuantumul despăgubirilor pretins datorate și

cheltuielile indirecte suportate de pârâtă, prezumând, astfel, în mod nelegal, că respectivele cheltuieli ar fi fost suportate din veniturile realizate din încălcarea mărcii „Head & Shoulders”.

Or, cheltuielile indirecte nu pot fi prezumate a fi fost suportate din veniturile aferente încălcării drepturilor de proprietate industrială, revenindu-i titularului dreptului să probeze acest fapt. În absența unor probe concrete și concludente care să demonstreze că cheltuielile indirecte au fost suportate din veniturile obținute din contrafacere, acestea nu se vor include în despăgubirile datorate de pârât, astfel cum rezultă din jurisprudența Înaltei Curți (Secția I, hotărârea nr. 2072 din 27.06.2014), în aplicarea corectă a prevederilor art.14 alin. (2) și art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, a prevederilor art. 44 alin.8 Constituție și, respectiv, a art. 129 alin. (1) C.proc.civ. (în sensul în care partea care formulează o pretenție trebuie să o dovedească).

O astfel de prezumție contravine prevederilor legale incidente, cu atât mai mult cu cât, în speță, așa cum rezultă și din raportul de expertiză contabilă, primele achiziții de produse „Head & Shoulders” au fost efectuate pe data de 14.02.2012, iar prima vânzare datează din 15.02.2012, astfel încât este absolut imposibil ca toate cheltuielile indirecte suportate de pârâtă în luna februarie 2012 să fi fost suportate din venituri aferente activității de încălcare a mărcii „Head & Shoulders”.

Instanța de apel nu a procedat, însă, la o apreciere a probatoriului administrat atunci când a decis să includă cheltuielile indirecte în valoarea despăgubirilor pretins datorate, ci s-a rezumat la a prezuma că acestea trebuie incluse în valoarea despăgubirilor, ceea ce este nelegal, întrucât răstoarnă sarcina probei și încalcă prevederile art. 129 alin. (1) Cod procedură civilă.

În al treilea rând, în cuantificarea, prin raportare la beneficiul injust realizat, a despăgubirilor datorate de persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială trebuie să fie avut în vedere doar câștigul efectiv realizat de aceasta și anume, doar acea valoare care a intrat în patrimoniul său.

Or, din acest punct de vedere, nu pot fi incluse în calcularea beneficiului injust realizat acele vânzări de produse care au fost ulterior stornate întrucât, urmare a stornării, produsele au fost returnate pârâtului, care a restituit la rândul său prețul vânzării.

În speță, toate vânzările de produse „Head & Shoulders” efectuate în perioada relevantă (respectiv, până la 20.02.2012) au fost ulterior stornate, iar produsele au fost distruse, așa cum rezultă din probatoriul administrat în cauză, respectiv din concluziile raportului de expertiză contabilă și procesele verbale de distrugere încheiate de organele de cercetare penală.

În al patrulea rând, instanța de apel a stabilit în mod nelegal și cuantumul pretinsului prejudiciu moral, prezumându-se că acesta decurge din existența încălcării și calculându-l ca un procent din pretinsul prejudiciu material.

Or, existența unui prejudiciu material (de altfel, nedovedită) nu prezumă în mod necesar existența unui prejudiciu moral, așa cum s-a reținut și în jurisprudența Înaltei Curți (Secția I civilă, decizia nr. 2366/2015). Din cea din urmă precizare a textului, reiese că prejudiciul moral trebuie dovedit (ori, cel puțin, temeinic justificat), nefiind intrinsec faptei de contrafacere, contrar celor susținute de către recurentă, cumularea criteriilor legale anterior menționate nefiind obligatorie, ci doar posibilă sau permisă de lege.

Apoi, în condițiile în care instanța de apel a determinat cuantumul prejudiciului moral prin raportare la cuantumul prejudiciului material, iar acesta din urmă, așa cum s-a arătat anterior, a fost determinat în mod nelegal, rezultă că și cuantumul prejudiciului moral a fost, în egală măsură, determinat în mod nelegal.

Prima instanță a admis cererea de chemare în judecată pentru venituri realizate de pârâtă doar în perioada 12.10.2009 - 20.02.2012, fără ca reclamantul să declare apel. Prin urmare, pentru eventuale vânzări ulterioare datei de 20.02.2012 și până la 12.10.2012, există autoritate de lucru judecat în sensul respingerii cererii de chemare în judecată.

Or, prin calcularea despăgubirilor pentru întreaga lună februarie 2012, iar nu doar pentru perioada anterioară datei de 20.02.2012, instanța de apel a încălcat autoritatea de lucru judecat a hotărârii primei instanțe, la care chiar instanța de apel face referire în încheierea din 20 aprilie 2016.

Astfel cum a apreciat și instanța de apel, față de faptul că reclamanta nu a declarat apel, limitele cererii de apel nu permiteau analizarea aprecierii primei instanțe în sensul că trebuie avute în vedere exclusiv veniturile obținute de pârâtă anterior datei de 20.02.2012.

Luarea în considerare de către instanța de apel și a veniturilor obținute ulterior datei de 20.02.2012 a creat pârâtei o situație mai grea în propria cale de atac, deoarece instanța de apel a lărgit perioada de timp cu privire la care a apreciat că se impune să analizeze care sunt veniturile pârâtei.

Pentru a putea fi acordate, cheltuielile de judecată trebuie să fi fost efectiv suportate de partea din litigiu care a câștigat și în legătură cu litigiul.

În ceea ce privește primul aspect, din dovezile depuse la dosar, nu reiese că plățile au fost efectuate în contul cheltuielilor de judecată solicitate în prezentul dosar, nefiind indicată în extrasele de cont nicio referință în acest sens. De asemenea, plățile efectuate către reprezentantul intimatei au fost efectuate de către societatea Z. LLC. Prin urmare, rezultă că intimata nu a suportat cheltuielile de judecată pe care le-a solicitat, nefiind îndreptățită să obțină rambursarea lor.

În ceea ce privește cel de-al doilea aspect, opt dintre facturile fiscale depuse de intimată vizează „lucrări de asistență juridică și reprezentare privind marca H&S în dosarul nr. x/3/2012”. Prin urmare, suma de 20.411,87 lei aferentă acestor cheltuieli vizează pretinse cheltuieli de judecată care au fost efectuate în cadrul unui alt dosar.

Faptul că există o legătură între cele două dosare nu duce la concluzia că partea ar fi putut solicita cheltuieli de judecată pentru ambele litigii în oricare dintre cele două dosare. De altfel, așa cum reiese și din informațiile disponibile pe portalul instanțelor de judecată, în cadrul dosarului nr.x/3/2012, instanța a luat act de faptul că „se vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată”.

În consecință, optând pentru obținerea cheltuielilor de judecată pe cale separată în dosarul nr. x/3/2012, intimata ar fi trebuit să formuleze o cerere de chemare în judecată în acest sens. Pentru a evita însă formularea și timbrarea unei astfel de cereri, intimata a solicitat în prezentul dosar cheltuielile de judecată aferente dosarului nr. x/3/2012.

Acest demers însă nu ar fi trebuit admis de către prima instanță și de către instanța de apel întrucât cheltuielile de judecată pot fi cerute cu titlu accesoriu doar în cadrul dosarului în care au fost efectuate, iar nu într-un alt dosar ce se desfășoară între aceleași părți.

Prin urmare, chiar dacă s-ar fi considerat de către instanța de apel că au fost dovedite cheltuielile de judecată, nu se impunea acordarea sumei de 20.411,87 lei, întrucât această sumă a fost achitată în cadrul unui alt dosar.

În cursul judecății, intimata a majorat substanțial suma cerută cu titlu de despăgubiri materiale și morale, însă fără a își îndeplini obligația de a timbra cererea la suma precizată. Acest aspect a fost semnalat primei instanțe, însă aceasta a ignorat în mod nelegal acest aspect.

Instanța de apel, pe lângă faptul că nu a reținut că învederarea neregularității în fața primei instanțe, a procedat cu încălcarea și aplicarea greșită a prevederilor art. 18 din Legea nr. 146/1997, potrivit cărora revine instanței de judecată obligația de a calcula taxa de timbru conform criteriilor prevăzute în art. 2 alin. (1) din aceeași lege.

Mai mult, față de prevederile exprese ale art. 20 alin. (5) din Legea nr.146/1997, instanța de apel ar fi trebuit să dispună obligarea reclamantei la plata taxei de timbru aferente, iar nu să ignore faptul că intimata nu și-a îndeplinit această obligație.

Considerentele instanței din încheierea din data de 20.04.2016, conform cărora pentru eventuale vânzări ulterioare datei de 20.02.2012 și până la 12.10.2012 există autoritate de lucru judecat, în sensul respingerii cererii de chemare în judecată, sunt în contradicție cu considerentul din decizia recurată, prin care se apreciază că trebuie avută în vedere întreaga lună februarie 2012.

Contrarietatea nu este înlăturată de faptul că un considerent este reținut într-o încheiere

premergătoare, iar celălalt considerent, în hotărâre, întrucât încheierile premergătoare hotărârii fac corp comun cu aceasta.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte constată următoarele:

Prin primele două motive de recurs, a fost criticată aprecierea instanței de apel referitoare la întrunirea în cauză a condițiilor pentru acordarea de despăgubiri titularului dreptului la marcă încălcat prin fapta pârâtei, prevăzute de art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005.

În esență, recurenta – pârâtă a susținut că obligarea sa la plata despăgubirilor era condiționată de stabilirea vinovăției sale în forma intenției, simpla culpă nefiind suficientă pentru a atrage aplicarea acestor prevederi speciale din domeniul proprietății industriale. Hotărârea civilă care viza doar încetarea folosirii mărcii nu are putere de lucru judecat, iar absența intenției a fost statuată cu autoritate de lucru judecat printr-o hotărâre penală definitivă.

Criticile recurentei sunt nefondate.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, „

La cererea părții vătămate, instanța judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenție a desfășurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârșite

.”

Noțiunea de „intenție” evocă dispozițiile art. 19 pct. 1 Cod penal din 1968 (ce corespunde art. 16 alin. 3 din actualul cod), ce stabilesc semnificația acesteia, aplicabilă și în materia răspunderii civile, în sensul că fapta este săvârșită cu intenție când autorul fie prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârșirea acelei fapte (intenție directă), fie prevede rezultatul faptei sale și, deși nu-l urmărește, acceptă posibilitatea producerii lui (intenție indirectă).

Nu trebuie ignorat, însă, că prin O.U.G. nr. 100/2005 a fost transpusă Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, iar potrivit unei jurisprudențe constante a Curții de Justiție a Uniunii Europene, la aplicarea dreptului intern, instanțele naționale sunt obligate, în măsura posibilului, să interpreteze dispozițiile acestuia în lumina textului și a finalității directivei în cauză pentru a atinge rezultatul urmărit de aceasta și, prin urmare, să se conformeze articolului 288 al treilea paragraf TFUE.

Principiul interpretării conforme impune în plus ca instanțele naționale să facă tot ce ține de competența lor, luând în considerare ansamblul dreptului intern și aplicând metodele de interpretare recunoscute de acesta pentru a garanta efectivitatea deplină a directivei în discuție și pentru a identifica o soluție conformă cu finalitatea urmărită de aceasta (a se vedea, în acest sens, de exemplu, hotărârea din cauza C-282/10

Maribel Dominguez

, pct. 23 - 27, cu jurisprudența acolo citată).

În contextul obligației ce revine instanței naționale, este necesar a se stabili dacă interpretarea intenției, ca formă de vinovăție, din cuprinsul art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005, prin reținerea exclusivă a semnificației acesteia din Codul penal, astfel cum pretinde

recurenta, corespunde finalității Directivei 2004/48/CE.

În conformitate cu art. 13 alin. (1) din Directivă, „Statele membre asigură ca, la cererea părții prejudiciate, autoritățile judecătorești competente să ordone contravenientului

care a acționat cu bună știință sau având motive suficiente de a ști acest lucru

, plata către titularul dreptului a unor daune-interese adaptate prejudiciului real suferit de acesta prin încălcarea dreptului său.”

Trebuie precizat, totodată, că, potrivit unei jurisprudențe constante a CJUE, termenii unei dispoziții de drept al Uniunii care, precum în speță, nu conține nicio trimitere expresă la dreptul statelor membre pentru a stabili sensul și domeniul său de aplicare trebuie, în mod normal, să primească în întreaga Uniune o interpretare autonomă și uniformă, în funcție de termenii acesteia, dar și de contextul prevederii și de obiectivul urmărit de reglementarea din care face parte (a se vedea, în special, hotărârile din cauzele C‑550/14

Envirotec Denmark

, pct. 27 și C‑617/15

Hummel Holding

, pct. 22, cu jurisprudența citată).

Prin comparație, versiunea în limba română în privința cerinței vinovăției coincide celei în limbile engleză și franceză, ceea ce permite interpretarea art. 13 alin. (1) al Directivei, pe baza termenilor folosiți, ca vizându-l pe autorul care a știut că săvârșește o încălcare a unui drept de proprietate industrială

sau

trebuia și putea să prevadă rezultatul faptei sale.

Această interpretare este posibilă și prin raportare la alin. (2) al aceluiași art. 13 din Directivă, care reglementează o ipoteză distinctă, aceea în care fapta de încălcare a fost săvârșită fără ca autorul „să aibă știință de aceasta sau fără a avea motive rezonabile de a ști aceasta” (directiva trimițând la dreptul național pentru stabilirea, în atare situație, a posibilității acordării de despăgubiri și al întinderii lor). Așadar, spre deosebire de alin. (2), alin. (1) nu îl are în vedere pe cel care nu a știut că săvârșește o faptă de încălcare sau nu putea să prevadă acest rezultat.

În același timp, considerentul (10) al Directivei prevede că obiectivul acesteia constă în a asigura un nivel de protecție ridicat, echivalent și omogen al proprietății intelectuale în cadrul pieței interne, ținându-se cont că directiva consacră un standard minim privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, în sensul că statele membre pot să prevadă mijloace de protecție mai favorabile titularilor drepturilor (hotărârea din cauza C‑481/14

Hansson

, pct. 36 și 40).

Față de contextul art. 13 și de obiectivul urmărit de Directivă, nu este posibilă o interpretare a normei corespondente din dreptul național în sensul restrângerii condițiilor de acordare a despăgubirilor pentru încălcarea unui drept de proprietate industrială la cerința vinovăției în forma intenției, astfel cum este definită de Codul penal.

Această interpretare ar exclude din sfera faptelor pentru care titularul dreptului încălcat este îndreptățit la despăgubiri, conform Directivei, anumite fapte săvârșite de autorul care a știut că încălcă un drept (dar a socotit fără temei că încălcarea nu se va produce), precum și pe cele în care autorul putea să prevadă rezultatul faptei sale. Or, Directiva acoperă toate cazurile în care autorul a cunoscut că fapta sa este o încălcare a dreptului și chiar și situațiile în care acesta avea motive suficiente să prevadă încălcarea.

Limitarea cazurilor de acordare a despăgubirilor se situează sub standardul minim prevăzut de Directivă, iar o asemenea consecință a inte