ÎCCJ, decizie (scj.ro #81850)

Acțiune în contrafacere. Similaritate între o marcă înregistrată și un semn aplicat pe ambalajele unor produse de larg consum. Cuprins pe materii : Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale. Marcă. Index alfabetic : marcă - contrafacere - semne similare Legea nr. 84/1998, art. 35 În cadrul acțiunii în contrafacere, titularul mărcii urmărește încetarea oricărui act de comerț ce implică folosirea semnului identic sau similar cu cel pentru care este înregistrată marca sa, atât a celor derulate anterior introducerii cererii de chemare în judecată, cât și a celor care s-ar putea produce în viitor, cererea având ca finalitate înlăturarea totală a prejudiciului creat prin faptele de contrafacere.

În acest context, o soluție de admitere a pretențiilor titularului mărcii trebuie să vizeze pe toți comercianții ce au contribuit la punerea în circulație și comercializarea, sub orice formă, a unor mărfuri pe care este aplicat semnul în discuție în caz contrar, finalitatea cererii nefiind atinsă. Neglijarea chiar și a unui singur comerciant din succesiunea raporturilor juridice ce au generat contrafacerea ar însemna lăsarea în circulație a unor asemenea produse și continuarea prejudicierii titularului mărcii, deși acesta s-a adresat instanței de judecată tocmai pentru înlăturarea unor asemenea consecințe păgubitoare. Art. 35 alin. (2) lit. a din Legea nr. 84/1998 are în vedere pe orice comerciant care folosește un semn înregistrat ca marcă de către o altă persoană, fără acordul acesteia, nefăcând distincție între diferitele categorii de comercianți care folosesc efectiv un semn identic mărcii.

Astfel, nu există nicio rațiune pentru a exclude din sfera persoanelor juridice vizate de norma în discuție pe comerciantul care doar ambalează produsele altui comerciant, care i-a furnizat și folia de ambalare, inscripționată cu semnul ce corespunde mărcii înregistrate. Este real faptul că nu s-ar putea pretinde comerciantului ce realizează acte de comerț reprezentând ambalarea de produse de larg consum, să cerceteze dacă ambalajul furnizat de către beneficiarul operațiunii poartă sau nu un semn identic unei mărci înregistrate, însă prin simpla derulare a unor raporturi comerciale, își asumă riscul utilizării unui asemenea semn, implicit a săvârșirii unor fapt specifice de contrafacere. ICCJ, Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 6632 din 30 septembrie 2011 Prin sentința civilă nr. 1390 din 3.12.2009 , Tribunalul București, Secția a V-a Civilă a respins ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale pasive, invocată de pârâta S.C G.A.

S.RL. și a admis cererea formulată de reclamanta S.G R. SA, în contradictoriu cu pârâtele S.C M.P. S.RL. și S.C. G.A. S.RL. În consecință, s-a dispus obligarea pârâtelor să înceteze și să se abțină în viitor de la utilizarea unor semne identice și similare cu marca „Fisher's" nr. 058516, aparținând reclamantei, pentru produse identice ori similare cu cele pentru care marca „Fisher's" este înregistrată și pentru orice fel de activități, inclusiv importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea de astfel de produse, incluzând și vânzarea prin intermediul internetului; pârâtele au fost obligate să furnizeze toate informațiile pe care le dețin în legătură cu produsele comercializate sub marca „Fisher's", s-a dispus publicarea dispozitivului prezentei sentințe în două cotidiene de circulație națională, timp de 3 zile consecutiv, pe cheltuiala pârâtelor.

În motivarea sentinței, s-a reținut că reclamanta este titulara mărcii naționale combinate FISFIER'S, înregistrată sub nr. 058516/2003, pentru produse și servicii din clasele 29, 35, 39, conform Clasificării de la Nisa, calitate în care, prevalându-se de dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, solicită obligarea pârâtelor să înceteze, în activitatea comercială, folosirea semnelor identice ori similare cu marca reclamantei. În aplicarea art. 137 alin.(1) C.proc.civ., instanța a constatat că este neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale pasive, invocată de pârâta S.C. G.A. SRL, în condițiile în care însăși pârâta a recunoscut că a aplicat ambalajele pe produse. Este lipsit de relevanță faptul că nu există raporturi juridice cu reclamanta, pentru că acțiunea în contrafacere vizează tocmai lipsa consimțământului titularului mărcii la folosirea unor semne identice ori similare cu marca acesteia.

Pe fondul cauzei, instanța a constatat că, așa cum rezultă din înscrisurile depuse cât și din acordul - cadru încheiat între pârâte, pârâta M. a distribuit produse din pește, folosind ambalaje care poartă marca reclamantei, Fisher's, cuprinzând atât denumirea Fisfier's, cât și pictograma ce reprezintă imaginea unui pescar bătrân, cu barbă, pălărie și o pipă în colțul gurii, precum și aceleași culori - albastru, roșu, auriu și crem. Pe aceste ambalaje, sunt menționate datele distribuitorului - pârâta S.C. M.P. SRL. Pârâtele au convenit ca SC G.A. SRL să ambaleze produsele aparținând M., ambalajele reprezentând pungi inscripționate cu numele Fisher's și fiind puse la dispoziție de către pârâta M. Acordul s-a încheiat pe o perioadă de 18 luni.

În cadrul răspunsului la interogatoriu, pârâta G.A. a arătat că nu a avut cunoștință despre faptul că reclamanta este titularul mărcii Fisher's, că a prestat doar servicii de ambalare pentru cealaltă pârâtă, ambalajele fiindu-i puse la dispoziție de aceasta din urmă. Pârâta M., deși citată la interogatoriu, nu a respectat obligația de a depune răspunsul la interogatoriu, astfel că, în temeiul art. 225 C.proc.civ., instanța a apreciat această împrejurare ca un început de dovadă în folosul părții potrivnice. Din interpretarea literală a dispozițiilor art. 35 alin.(2) lit. a din Legea nr. 84/1998, ce reprezintă temeiul acțiunii în contrafacere, rezultă că debitorul obligației de a se supune actelor relative la exercițiul dreptului aparținând altei persoanei este un comerciant, în persoana căruia trebuie dovedită întrunirea cerințelor răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, instituție pe al cărei regim juridic se întemeiază acțiunea în contrafacere.

Fapta ilicită constă în introducerea în circuitul comercial de mărfuri inscripționate cu semnul ce reprezintă obiectul mărcii al cărei titular este reclamanta, mărfuri cu caracter contrafăcut, în speță - mărfurile ambalate cu semnul ce reprezintă marca reclamantei. În aceste condiții, în contextul art. 35 alin.(2) lit. a din lege, în ce privește similaritatea semnelor în discuție, se constată că marca reclamantei este identică, la nivel conceptual și vizual, cu semnul aplicat pe ambalajele folosite de pârâte. În contextul prevăzut de art. 35 alin.(3) lit. a din Legea nr. 84/1998, nu este necesar să fie dovedit riscul de confuzie, acesta fiind prezumat, dată fiind existența, în speță, a identității între semnul folosit de către pârâte și cel înregistrat ca marcă de către reclamantă, cât și între produsele pentru care semnul este folosit, respectiv înregistrat.

Prin derogare de la regulile de drept comun prevăzute de art. 998, art.999 C.civ., în materia acțiunii în contrafacere, titularul mărcii încălcate este scutit de obligația dovedirii culpei în săvârșirea faptei ilicite, legiuitorul prezumând existența vinovăției autorului, în considerarea statutului de comerciant, în exercițiul căruia a fost săvârșită fapta. Astfel, este lipsită de relevanță lipsa intenției de prejudiciere a titularului mărcii, în materia răspunderii civile delictuale, comerciantul răspunzând pentru culpa levissima, ce acoperă și modul defectuos de derulare a activității comerciale cu mărfuri a căror proveniență nu este verificată, chiar și riscul alegerii partenerilor de afaceri.

In acest sens și pentru aceste considerente, vor fi înlăturate apărările pârâtei G. A. SRL sub aspectul lipsei vinovăției sale în încălcarea drepturilor exclusive ale reclamantei. Prejudiciul suportat de reclamantă, ca urmare a contrafacerii produselor sale, rezidă în scăderea profitului, scop al activității oricărei comerciant, legătura de cauzalitate dinte faptă și prejudiciu fiind una evidentă. În condițiile în care reclamanta a probat întrunirea cerințelor de admisibilitate a acțiunii în contrafacere și încălcarea dreptului său de proprietate intelectuală, instanța a constatat că sunt justificate și cererile acesteia privitoare la aplicarea art. 8 din O.U.G. nr. 100/2005, cu referire la obligația pârâtelor să furnizeze informațiile în legătură cu produsele comercializate sub marca Fisher's, precum și cele privitoare la aplicarea art. 16 din același act normativ, în scopul adoptării măsurilor pentru difuzarea informațiilor privind prezenta hotărâre.

Apelul declarat de către parata S.C. G.A.S. S.R.L. împotriva sentinței anterior menționate a fost respins prin decizia nr. 218 din 7.10.2010 pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a IX a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală. Pentru a decide astfel, instanța a înlăturat motivul de apel prin care se critică respingerea ca neîntemeiată a excepției lipsei calității procesuale pasive, deoarece, în aplicarea art. 35 alin. (1) și alin.(2) din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data formulării acțiunii, simpla folosire a semnului de către terț îi conferă calitate procesuală pasivă în acțiunea în contrafacere, în speță născându-se, la momentul folosirii mărcii de către un terț fără acordul titularului, un raport juridic delictual, fără a fi necesar ca reclamanta să facă dovada că se afla într-un raport juridic contractual anterior cu pârâtul.

Faptul dacă intră în noțiunea de terț prevăzută de art. 35 alin. (1) și alin.(2) persoana care nu ar fi avut obligația legală de a verifica dacă firma care a pus la dispoziție ambalajul în care s-au ambalat produsele aceleiași firme este sau nu titularul mărcii înscrise pe ambalaj, este o problemă care ține de fondul litigiului, fiind analizată în cadrul motivelor prin care se critică sentința sub aceste aspecte. Referitor la motivele de apel prin care se susține că nu sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale, Curtea a reținut că apelanta reclamantă, conform propriilor susțineri, efectuează pentru cealaltă pârâtă în temeiul unui contract (înțelegeri), activitatea de ambalare a produselor, care este o etapă a operațiunilor aferente comercializării, astfel că sunt îndeplinite condițiile art. 35 alin.(1) din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data formulării acțiunii.

În ceea ce privește îndeplinirea condițiilor răspunderii civile delictuale în persoana apelantei pârâte, Curtea a constatat că prima instanță a reținut legal și temeinic faptul că în materia acțiunii în contrafacere, legiuitorul prezumă existența vinovăției autorului, prin derogare de la regulile de drept comun prevăzute de art. 998, art.999 C.civ., în considerarea statului de comerciant, în exercițiul căruia a fost săvârșită fapta, astfel că titularul mărcii încălcate este scutit de obligația dovedirii culpei în săvârșirea faptei ilicite. De asemenea, tot în considerarea statutului de comerciant al persoanei în sarcina căreia este reținută săvârșirea faptei ilicite de a introduce în circuitul comercial de mărfuri contrafăcute, în materia răspunderii civile delictuale, comerciantul răspunde pentru culpa levis in abstracto , ce acoperă și modul defectuos de derulare a activității comerciale cu mărfuri a căror proveniență nu este verificată.

Astfel, este lipsită de relevanță lipsa intenției de prejudiciere a titularului mărcii sau faptul că nu ar fi știut că mărfurile sunt contrafăcute. În calitate de comerciant, avea obligația de a se interesa dacă produsele care constituie obiectul prestării de servicii sunt contrafăcute sau nu. Dacă s-ar accepta interpretarea apelantei, nu ar putea fi aplicabil acest articol nici celui care vinde produse contrafăcute fără ca furnizorul să-1 fi informat cu privire la acest aspect, fără să știe acest fapt, ceea ce ar însemna golirea de conținut a acestui text de lege. În ceea ce privește existența prejudiciului, în mod corect a reținut prima instanță că acesta constă în scăderea profitului, scop al activității oricărei comerciant, ca urmare a contrafacerii produselor.

De altfel, din dispozițiile art. 35 alin.(1) lit. a, cel puțin raportat la forma legii de la data formulării acțiunii, care este aplicabil în cauză, rezultă că, în această materie, legiuitorul prezumă și existența prejudiciului, singurele probe pe care trebuie să le facă reclamantul pentru a fi îndeplinită ipoteza legii constând în faptul că este titularul unei mărci și că această marcă a fost utilizată în modurile prevăzute la lit. a-c ale alin. 1, fără consimțământul său. De altfel, reclamantul trebuie doar să pretindă utilizarea mărcii al cărei titular este, fără consimțământul său, neputând fi obligat să facă dovada unui fapt negativ, sarcina probei în acest sens revenindu-i persoanei care pretinde existența consimțământului.

În ceea ce privește legătura de cauzalitate dinte faptă și prejudiciu având în vedere cele expuse mai sus Curtea a constatat că s-a dovedit în cauză îndeplinirea și a acestei condiții, fapta ilicită constând în introducerea în circuitul comercial de mărfuri cu caracter contrafăcut inscripționate cu semnul ce reprezintă obiectul mărcii al cărei titular este reclamanta, și anume mărfurile ambalate cu semnul ce reprezintă marca reclamantei determină scăderea profitului titularului mărcii. Reclamanta nu a susținut că pârâta apelantă ar folosi marca reclamantei, în activitatea sa comercială, pentru a-și identifica produsele, astfel că sunt nerelevante în speță aceste apărări. Pentru cazul în care pârâta SC M.P.

SRL nu i-a comunicat apelantei pârâte că nu are consimțământul titularului pentru folosirea mărcii în litigiu și prin această omisiune i-a produs un prejudiciu acesteia, atunci apelanta pârâtă se poate îndrepta împotriva acesteia cu o acțiune în regres pentru recuperarea pagubei, în cazul în care reclamanta nu și-a asumat acest risc prin contract. Apelanta efectuează pentru cealaltă pârâtă o etapă a operațiunilor aferente comercializării, și anume ambalarea produselor, astfel că nu era necesar ca legiuitorul să o menționeze expres ca reprezentând o modalitate de utilizare a mărcii, a conchis instanța de apel. Împotriva deciziei menționate, a declarat recurs pârâta SC G.A.S.

SRL, criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 304 pct. 7 și pct. 9 C.proc.civ., susținând următoarele: În mod greșit, s-a apreciat că recurenta are calitate procesuală pasivă în cauză, în absența unui raport juridic direct cu titularul mărcii a cărei încălcare s-a constatat în cauză; normele de protecție a mărcii nu sunt opozabile unui comerciant care nu are obligația legală de a verifica dacă societatea comercială care i-a pus la dispoziție ambalajul pe care este aplicat semnul ce reprezintă marca reclamantei este sau nu titular al mărcii. Pe fondul cauzei, ambele instanțe de fond au apreciat în mod greșit că sunt întrunite condițiile răspunderii civile delictuale în persoana S.C. G.A.S.

SRL, atât timp cât pârâta s-a ocupat doar de ambalarea produselor pârâtei S.C. M.P. S.R.L., la comanda acesteia, căreia îi aparține și folia pe care este aplicat semnul ce reprezintă marca reclamantei; în ceea ce o privește pe recurentă, nu există temei legal pentru obligația de a verifica dacă utilizarea mărcii s-a făcut sau nu fără drept. In ceea ce privește prejudiciul pretins creat reclamantei, nu s-a ținut cont de faptul că acesta se produce abia după punerea în circulație a produselor, astfel încât nu se poate reține răspunderea recurentei, a cărei activitate comercială s-a derulat anterior acestui moment. Decizia recurată nu cuprinde motivele pe care se sprijină, întrucât nu arată ce i se reproșează recurentei, care ar fi trebuit să fie atitudinea acesteia și nu se răspunde motivelor de apel pe acest aspect.

Prin întâmpinare, intimata reclamantă a invocat excepția nulității recursului, urmare a neîncadrării motivelor formulate în cazurile de recurs prevăzute de art. 304 C.proc.civ.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte constată următoarele: În ceea ce privește încadrarea juridică a motivelor de recurs, Înalta Curte constată, din dezvoltarea acestora, că este posibilă analizarea lor din perspectiva cazurilor de nelegalitate descrise de art. 304 pct. 7 și pct.9 C.proc.civ., indicate de către recurentă, în condițiile în care se susține, pe de o parte, nemotivarea deciziei pe aspectul vinovăției recurentei, ca element al răspunderii civile delictuale, iar, pe de altă parte, extinderea nejustificată a aplicării art. 35 din Legea nr. 84/1998 unei persoane juridice care nu a săvârșit o faptă de introducere în circuitul comercial de mărfuri contrafăcute și care nu se face vinovată de încălcarea drepturilor reclamantei conferite de marca înregistrată.

Drept urmare, nu se impune aplicarea sancțiunii nulității recursului în temeiul art. 302 1 alin.(1) lit. c C.proc.civ., astfel cum preconizează intimata - reclamantă prin invocarea excepției nulității, criticile recurentei urmând a fi evaluate prin prisma cazurilor din art. 304 pct. 7 și pct.9 C.proc.civ.

În acest context, Înalta Curte reține că instanța de judecată a fost învestită în cauză, în principal, cu solicitarea reclamantei - în calitate de titular al mărcii combinate „Fisher's" nr. 058516 - de obligare a pârâtelor să înceteze și să se abțină în viitor de la utilizarea unor semne identice ori similare cu marca aparținând reclamantei, pentru produse identice ori similare cu cele pentru care marca „Fisher's" este înregistrată și pentru orice fel de activități comerciale, cerere pe care prima instanță a admis-o astfel cum a fost formulată, constatând că sunt întrunite cerințele prevăzute de art. 35 alin.(2) lit. a din Legea nr. 84/1998, iar instanța de apel a confirmat soluția tribunalului.

Pârâta S.C. M.P. S.R.L. nu a declarat apel împotriva sentinței menționate, astfel încât hotărârea primei instanțe a intrat în puterea lucrului judecat în ceea ce privește săvârșirea culpabilă de către această pârâtă, în activitatea sa comercială, a faptei de contrafacere a mărcii reclamantei. Recurenta nu a contestat că este întrunită premisa de aplicare a respectivei norme, constând în existența identității între semnul protejat ca marcă în beneficiul reclamantei și cel folosit de către recurentă, precum și între produsele pe care sunt aplicate semnele în conflict, criticile sale vizând neîntrunirea condițiilor răspunderii civile delictuale în persoana sa.

În ceea ce privește excepția lipsei calității procesuale pasive, se apreciază că, în mod corect, instanța de apel a menținut dispoziția primei instanțe de respingere a excepției, fiind suficientă, pentru atare apreciere, constatarea că pârâta folosește efectiv, în activitatea sa comercială, un semn identic celui sub care este înregistrată marca reclamantei, fapt reținut de instanțe și necontestat de către recurentă. Celelalte susțineri ale pârâtei S.C. G.A. S.R.L., deși au fost formulate în contextul excepției având ca obiect lipsa calității sale procesuale, vizează însuși fondul cauzei și vor fi analizate ca atare, deoarece calitatea de pârâtă în cererea de față o poate avea doar persoana ce a săvârșit acte de contrafacere a mărcii reclamantei, în condițiile art. 35 alin.(2) lit. a din Legea nr. 84/1998.

Art. 35 alin.(2) lit. a din Legea nr. 84/1998 prevede că „titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului, un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată". Instanța de apel a apreciat, în mod corect, că norma în discuție are în vedere pe orice comerciant care folosește un semn înregistrat ca marcă de către o altă persoană, fără acordul acesteia, din moment ce norma nu distinge între diferitele categorii de comercianți care folosesc efectiv un semn identic mărcii. Astfel, nu există nicio rațiune pentru a exclude din sfera persoanelor juridice vizate de norma în discuție pe comerciantul care doar ambalează produsele altui comerciant, care i-a furnizat și folia de ambalare, inscripționată cu semnul ce corespunde mărcii înregistrate.

De asemenea, instanța de apel a apreciat corect că vinovăția fiecăruia dintre comercianții la care se referă legiuitorul, ca element al răspunderii civile delictuale, este prezumată, deci nu trebuie dovedită. Totodată, nu este necesar a se fi acționat cu intenția de prejudiciere a titularului mărcii, răspunderea fiind atrasă și în forma culpei, chiar a culpei levissima, inclusiv în cazul alegerii necorespunzătoare a partenerilor de afaceri. Astfel, pârâta S.C. G.A. S.R.L. este debitoare a obligației de încetare a actelor comerciale ce reprezintă acte de contrafacere, ce implică refuzul continuării activității de ambalare de produse cu ambalaje purtând semnul contrafăcut, fie pentru produsele deja livrate, fie pentru cele care ar fi urmat a fi livrate, în cadrul raporturilor comerciale cu pârâta S.C.

M.P. S.R.L. (ori chiar cu alte persoane). Dacă nu s-ar constata această obligație, pârâta și-ar continua activitatea de folosire nelegală a semnului, ceea ce nu poate fi acceptat. În cadrul acțiunii în contrafacere, titularul mărcii urmărește încetarea oricărui act de comerț ce implică folosirea semnului identic sau similar cu cel pentru care este înregistrată marca sa, atât a celor derulate anterior introducerii cererii de chemare în judecată, cât și a celor care s-ar putea produce în viitor, cererea având ca finalitate înlăturarea totală a prejudiciului creat prin faptele de contrafacere. În acest context, o soluție de admitere a pretențiilor titularului mărcii trebuie să vizeze pe toți comercianții ce au contribuit la punerea în circulație și comercializarea, sub orice formă, a unor mărfuri pe care este aplicat semnul în discuție (evident, în măsura în care sunt chemați în judecată ca pârâți), în caz contrar, finalitatea cererii nefiind atinsă.

Neglijarea chiar și a unui singur comerciant din succesiunea raporturilor juridice ce au generat contrafacerea ar însemna lăsarea în circulație a unor asemenea produse și continuarea prejudicierii titularului mărcii, deși acesta s-a adresat instanței de judecată tocmai pentru înlăturarea unor asemenea consecințe păgubitoare. Este real faptul că nu s-ar putea pretinde comerciantului ce realizează acte de comerț de natura celor din cauză, respectiv ambalarea de produse, să cerceteze dacă ambalajul furnizat de către beneficiarul operațiunii poartă sau nu un semn identic unei mărci înregistrate, însă prin simpla derulare a unor raporturi comerciale, își asumă riscul utilizării unui asemenea semn, implicit a săvârșirii unor fapt specifice de contrafacere.

Pârâta ar fi putut evita ori măcar minimiza acest risc prin alegerea corespunzătoare a partenerilor de afaceri, după cum, în mod corect, s-a arătat în decizia de apel. Din cele expuse, rezultă, totodată, că este lipsit de relevanță faptul - invocat prin motivele de recurs că prejudiciul reclamantei s-a produs abia după punerea în circulație a produselor. Reprezintă contrafacere chiar și actele de comerț anterioare momentului punerii în circulație a produselor inscripționate cu semnul ce corespunde mărcii înregistrate, în măsura în care au contribuit la comercializarea acestora ori sunt destinate comercializării, precum în speță, pârâta ocupându-se de ambalarea unor produse de larg consum. Urmează a fi înlăturate susținerile recurentei și pe aspectul nemotivării corespunzătoare a deciziei de apel, în condițiile în care au fost amplu analizate toate condițiile răspunderii civile delictuale, demonstrându-se concluzia întrunirii acestora în persoana pârâtei S.C.

G.A. S.RL. Față de considerentele expuse, Înalta Curte a constatat că nu sunt întrunite cazurile de modificare prevăzute de art. 304 pct. 7 și pct.9 C. proc.civ., drept pentru care a respins recursul ca nefondat, în aplicarea art.312 alin. (1) C.proc.civ.