ÎCCJ, decizie (scj.ro #211744)

Utilizarea unui semn protejat ca marcă pentru indicarea destinației produsului. Limitarea dreptului exclusiv asupra mărcii. Criterii de analiză a caracterului necesar al folosirii mărcii de către un terț fără consimțământul titularului

Cuprins pe materii: Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic: acțiune în contrafacere

marcă figurativă

element verbal

indicație tehnică

Regulamentul UE nr. 2017/1001, art. 9, art. 14

Legea nr. 84/1998, art. 36 alin. (2), art. 39 alin. (1)

Un terț poate folosi marca în activitatea sa comercială, fără consimțământul titularului, dacă utilizarea este necesară pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate și, totodată, conformă practicilor loiale din domeniul industrial ori comercial.

Ca atare, în analiza folosirii necesare a mărcii reclamantei pe ambalajul produselor comercializate de un terț, fără consimțământul titularului, este necesar să se stabilească, potrivit principiilor rezultate din jurisprudența C.J.U.E., dacă folosirea servește furnizării către public a unei informații referitoare la produs și dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă și inteligibilă, în raport de natura publicului.

Totodată este necesar ca instanța să stabilească care este în mod real publicul relevant și să identifice criteriul nivelului de atenție corespunzător acestuia, care trebuie evaluat în legătură cu percepția semnelor aplicate pe produsele comercializate de terț.

Chiar dacă indicațiile tehnice de pe etichete relevă posibilitatea existenței unor standarde tehnice pentru tipul de produs comercializat de către terț, trebuie stabilit, în strânsă legătură cu analiza publicului, dacă respectivele indicații sunt cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs, astfel încât publicul relevant și-ar da seama din aceste semne care este destinația produsului, recunoaștere prin prisma căreia să se determine dacă menționarea mărcii era imperios necesară pentru informarea clară și completă a acestuia. Totodată, trebuie stabilit dacă acesta este unicul mijloc de informare a publicului ori dacă, alături de informațiile de natură tehnică și exclusiv în scop informativ, este necesară și menționarea mărcii reclamantei.

I.C.C.J., Secția I civilă, decizia nr. 623 din 25 aprilie 2023

I. Circumstan

țele cauzei.

Prin cererea înregistrată la data de 04.12.2017 pe rolul Tribunalului București - Secția a V-a civilă, reclamanta A. AG a solicitat, în contradictoriu cu pârâta B. S.R.L.: 1. să se dispună interzicerea importului și a comercializării neautorizate, de către pârâtă, a produselor reținute de către autoritățile vamale conform notificării Direcției Regionale Vamale Galați nr. 15937/D148-2017/09.11.2017, purtând semne identice sau similare mărcilor nr. 000140335/01.04.1996, 006452254/ 19.11.2007 și nr. 006368153/16.10.2007 aparținând reclamantei; 2. să se dispună interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicității și a oricăror acte de folosință, în activitatea comercială a pârâtei, a produselor purtând fără drept semne identice sau similare mărcilor nr. 000140335/01.04.1996, 006452254/19.11.2007 și nr. 006368153/16.10.2007 aparținând reclamantei; 3. să se dispună distrugerea produselor reținute de către autoritățile vamale, pe cheltuiala pârâtei, precum și suportarea cheltuielilor de depozitare a bunurilor de către pârâtă; 4. obligarea pârâtei să furnizeze informații complete privind proveniența și circuitele de distribuire a bunurilor ce formează obiectul prezentului dosar, în special: numele/adresele furnizorilor și ale deținătorilor anteriori ai bunurilor, numele/adresele cumpărătorilor/ clienților, cu excepția consumatorilor finali, informații cu privire la cantitatea de produse achiziționată și livrată, precum și facturile sau alte documente de achiziție relevante; să se dispună obligarea pârâtei la plata de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de reclamantă, în perioada 28.11.2014 - până la data introducerii cererii de chemare în judecată, estimate provizoriu la valoarea de 1.500 euro, echivalentul a 6.964,65 lei, pentru prejudiciul material și 3.000 euro, echivalentul a 13.929,30 lei, pentru prejudiciul moral.

Prin sentința civilă nr. 3170 din 2.12.2019, Tribunalul București - Secția a V-a civilă, a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată de reclamanta A. AG în contradictoriu cu pârâta B. S.R.L. și a obligat reclamanta la plata sumei de 6500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către pârâtă.

Prin decizia civilă nr. 1871 A din 22.12.2021, pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă, s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-reclamantă A. AG împotriva sentinței civile nr. 3170/2019 pronunțate de Tribunalul București - Secția a V-a civilă, fiind obligată apelanta la plata sumei de 2.500 lei către intimată reprezentând cheltuieli de judecată în apel.

Împotriva deciziei pronunțate de Curtea de Apel București a declarat recurs reclamanta, solicitând admiterea recursului, casarea în tot a deciziei civile nr. 1871 A/2021 pronunțate de Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă, și trimiterea cauzei spre o nouă judecată instanței de apel.

În cuprinsul cererii de recurs, recurenta reclamantă a invocat incidența motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ..

Ca o chestiune prealabilă, recurenta reclamantă a arătat că societatea A. AG și-a schimbat denumirea, în data de 01.02.2022, devenind A.A. AG.

În ceea ce privește motivul de nelegalitate invocat, recurenta reclamantă a arătat că normele de drept material încălcate prin decizia recurată sunt reprezentate atât de art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene, cât și de art. 14 din același Regulament. Aceste dispoziții legale au făcut obiectul analizei și interpretării obligatorii din partea Curții Europene de Justiție, dar și a interpretării și analizei efectuate de Înalta Curte de Casație în cauze similare anterioare.

Astfel, în esență, în raport cu dispozițiile legale menționate și cu jurisprudența relevantă, folosirea unei mărci înregistrate în condițiile situației de excepție reglementate de lege este legală în măsura în care: este necesară pentru a indica publicului destinația unui produs sau serviciu; folosirea mărcii terțului este singura modalitate pentru a comunica informația necesară publicului; este realizată într-o manieră conformă practicilor comerciale loiale din domeniu.

Recurenta reclamantă a considerat că, prin decizia pronunțată, instanța de apel a analizat în mod greșit toate cele trei condiții vizând incidența excepției prevăzute de lege, respectiv de art. 14 alin. 2 lit. c) din Regulament, încălcând astfel normele de drept material indicate. Astfel, instanța de apel a încălcat norma legală care reglementează o situație de excepție ce trebuie să fie de strictă interpretare și aplicare, considerând că textul este aplicabil și situației în care folosirea mărcii este permisă și dincolo de limita strictă a necesității impuse de furnizarea informației esențiale publicului, câtă vreme se poate reține scopul folosirii mărcii; a încălcat normele legale și interpretarea CJUE, reținând că norma este incidentă chiar dacă folosirea mărcii nu este singura modalitate prin care informația putea fi furnizată publicului; a încălcat norma legală pentru că a ignorat relevanța modalității concrete de folosire a mărcii în raport cu uzanțele comerciale loiale. Astfel, instanța a ignorat concluziile jurisprudenței relevante conform căreia o folosire a unor mărci figurative sau combinate nu este conformă unei practici loiale, asocierea mesajului cu imaginile elementelor figurative ale mărcilor ori cu mărci figurative depășind limita unei necesități de informare, având și o conotație promoțională; a ignorat că prin modalitatea concretă de folosire a mărcilor, respectiv asocierea unor imagini ale elementelor figurative din mărcile reclamantei cu texte exprimând performanța motorului și nu strict compatibilitatea acestora, se deturnează scopul pentru care a fost reglementată excepția legală.

Recurenta reclamantă a susținut că instanța de apel a încălcat aceste prevederi, venind în sprijinul apărărilor intimatei-pârâte și al motivării primei instanțe, prin oferirea anumitor semnificații/modalității de scriere a mărcii terțului, a producătorului uleiurilor, a mărcii de uleiuri sau a altor elemente din ambalaj, care, toate împreună, spune Curtea, induc publicului informația privind destinația uleiului pentru mașinile Mercedes, fapt pe care Curtea îl consideră singurul necesar și suficient pentru incidența normei legale.

Curtea de Apel a calificat criticile recurentei, prin care aceasta a arătat că o astfel de abordare este nelegală, drept pur speculative. Procedând astfel, Curtea de Apel a încălcat dispozițiile legale menționate, care, prin caracterul lor de excepție, au făcut ca analiza incidenței lor să fie mult mai strictă decât abordarea generoasă a CJUE, contravenind flagrant și explicit pe alocuri, cerințelor imperative ale CJUE.

Recurenta reclamantă a arătat că instanța de apel nu a justificat, nici în fapt, nici în drept, necesitatea furnizării către public a informației că un anumit tip de ulei este destinat anumitor mărci de autoturisme, deși nu a înlăturat poziția apelantei care a arătat că o astfel de informație nu este necesară tehnic deoarece producătorii de autoturisme precizează caracteristicile uleiurilor de motor în raport cu fiecare tip de motor folosit și nu în raport cu marca acestuia.

În acest context, instanța de apel a înțeles să se raporteze exclusiv la a sublinia dorința, intenția producătorului de ulei de a oferi această informație publicului, fără a analiza dacă această informație era și necesară acestuia. Recurenta reclamantă a arătat că Mercedes recomandă pentru mașinile sale folosirea mai multor categorii de uleiuri diferențiate după tipul de motor și nu după marcă. Astfel, informația că uleiul este pentru o anumită marcă de mașină este inutilă tehnic câtă vreme nu conține nimic despre tipul de motor folosit; nu există un ulei pentru Mercedes, acest tip de informație fiind un nonsens tehnic și având doar o valoare publicitară.

Recurenta reclamantă a arătat că legea a reglementat o excepție, permițând folosința mărcii doar în limita unei necesități

stricto sensu,

excepția fiind de strictă interpretare și aplicare. Alte caracteristici decât cele necesare a fi indicate de producătorul uleiului pentru compatibilitatea cu anumit tip de motor și nu cu o marcă de mașină, exced aspectului reglementat de excepția instituită de lege și sunt exclusiv apanajul unor acorduri cu titularul mărcii, singurul în măsura să decidă condițiile folosinței mărcii în raport cu anumite produse și servicii și singurul în măsură să decidă caracteristicile calitative și funcționale ale produselor în raport cu care marca este folosită, dincolo de necesitatea impusă de lege. O astfel de folosință are și un caracter promoțional, nu doar funcțional, aducând o informație suplimentară față de cea minimală acceptată de lege.

Recurenta reclamantă a arătat că instanța de apel s-a rezumat la a afirma că simpla prezență a numelui producătorului, a mărcii uleiului și a mai multor mărci de autoturisme în aceeași listă exclude orice confuzie cu privire la producătorul uleiului. Or, instanța nu a analizat că în cauză este relevant ca o astfel de folosire să fie în măsură să inducă falsa informație conform căreia dincolo de stricta compatibilitate a uleiului cu anumite tipuri de motoare, dată de caracteristicile de vâscozitate, comune mai multor producători de motoare, iar nu de mașini, aceste uleiuri sunt licențiate de anumiți producători de mașini pentru a "performa" în raport cu standardele interne ale acestora. Acest tip de informare depășește limita reglementată de excepția prevăzută de lege.

Recurenta reclamantă a considerat că instanța de apel a încălcat norma de drept material reținând aplicarea dispozițiilor de excepție la ipoteza în care folosirea mărcii recurentei nu era singura posibilitate a intimatei de indicare a compatibilității uleiurilor cu anumite tipuri de motoare. În acest sens, recurenta reclamantă a invocat hotărârea CJUE din cauza C-228/2003 Gillette. În ceea ce privește caracterul necesar al folosirii mărcii de către un terț, atât CJUE, cât și jurisprudența națională amintită au enunțat criterii precise pentru a stabili acest caracter, respectiv: folosirea servește furnizării către public a unei informații referitoare la produs și reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă și inteligibilă, în raport de natura publicului.

Cu toate acestea, ignorând caracterul obligatoriu al dezlegării date de CJUE, instanța de apel s-a poziționat pe o poziție contrară, reținând explicit că în opinia sa nu este necesar ca folosirea mărcii Mercedes să fi fost singura opțiune a producătorului de uleiuri de a furniza către public a informației privind compatibilitatea uleiului cu anumite tipuri de motoare.

Recurenta reclamantă a considerat că instanța a încălcat norma de drept material, aplicând greșit condițiile de excepție cerute de aceasta în raport cu noțiunea de caracter necesar pentru informarea publicului și de conformitate a folosirii cu practica comercială loială.

Prin decizia dată, Curtea de apel a ignorat concluziile jurisprudenței relevante, potrivit cărora o folosire a unor mărci figurative sau combinate nu este conformă unei practici loiale, asocierea mesajului cu imaginile elementelor figurative ale mărcilor ori cu mărcile figurative depășind limita unei necesități de informare, având și o conotație promoțională. De asemenea, instanța de apel a ignorat că, prin modalitatea concretă de folosire a mărcilor, respectiv asocierea unor imagini ale elementelor figurative din mărcile reclamantei cu texte exprimând performanța motorului și nu strict compatibilitatea acestora, se deturnează scopul pentru care a fost reglementată excepția legală.

Recurenta reclamantă a arătat că instanța nu a motivat de ce a stabilit că folosirea expresiei „performance”, asociate mărcii figurative Mercedes este o modalitate conformă practicii loiale în domeniu, de indicare a destinației uleiului de motor. Instanța nu a stabilit dacă termenului ales de către intimata –pârâtă, de „performance", răspunde cerinței nominative a normei de excepție de a indica doar destinația uleiului de motor. Era obligația esențială a instanței de a verifica, în raport cu cerința normei de drept, dacă respectiva comunicare aleasă de intimata-pârâtă este o comunicare a destinației uleiului de motor sau este o informație diferită de cea indicată de normă. În plus, instanța trebuia să treacă acest test nominativ prin rigorile jurisprudențiale vizând comunicarea, care trebuie să fie una necesară și singura posibilă, conformă practicii loiale, aspecte care în contextul prezentei critici înseamnă că textul folosit trebuie să aibă o semnificație minimală și univocă vizând destinația uleiului.

Recurenta reclamantă a considerat că instanța de apel nu a răspuns astfel nici criticilor formulate de recurentă care evidențiau că noțiunea de performance depășește sensul indicării destinației, aceasta arătând și o compatibilitate calitativă specifică standardului produselor Mercedes și fiind sinonimă mai degrabă cu noțiunea de „performanță”, decât cu cea de „a se folosi pentru”. Acest aspect era relevant pentru soluționarea corectă a cauzei, respectiv pentru definirea conformării obligației de loialitate, însă el nu a fost cercetat de instanță în raport cu principiul enunțat de aceasta, conform căruia pârâta era liberă să aleagă orice formulă de exprimare dorește.

Nu au fost identificate motive de ordine publică, în condițiile art. 489 alin. (3) C.proc.civ..

Intimata-pârâtă a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului declarat de recurenta A.A. AG ca nefondat și obligarea recurentei reclamante la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea întâmpinării, intimata pârâtă a arătat că instanța de apel a interpretat corect dispozițiile art. 39 din Legea nr. 84/1998, art. 14 din Regulamentul UE/2017 și dispozițiile art. 9 alin. l din Regulamentul UE/2017.

Intimata pârâtă a considerat că atât instanța de fond cât și instanța de apel au reținut corect situația de fapt, reținând că atât semnul constând în marca reclamantei, cât și cele ale altor mărci de autoturisme sunt folosite pentru a indica destinația fiecărui tip de ulei și nu poate fi vorba de o folosire în scop promoțional a mărcii Mercedes, câtă vreme pe etichetă sunt și alte mărci de autoturisme cu care aceasta se afla în relații de concurență pe piața de autovehicule.

Intimata pârâtă a considerat că particularitatea situației de fapt în speța de față este dată de faptul că fabricantul uleiului, respectiv C. are autorizarea recurentei A.A., pentru fabricarea și comercializarea acestor uleiuri pe piață. Importul acestor produse a fost făcut, prima și singura dată, din Turcia, spațiu extracomunitar, iar fabricantul turc i-a prezentat acordul încheiat cu proprietarii mărcilor inscripționate în tabelul privind destinația produsului.

Intimata pârâtă a arătat că în mod corect instanțele au reținut că în cauză este vorba de o limitare justificată a dreptului exclusiv asupra mărcii protejate, fiind incidentă situația de excepție prevăzută de dispozițiile art. 39 din Legea nr. 84/1998.

Intimata pârâtă a considerat că recurenta a adăugat condiții noi dispozițiilor art. 39 din Legea nr. 84/1998, atunci când a afirmat că doar prin indicarea unor coeficienți de vâscozitate sau coduri tehnice se poate indica destinația unui produs. Dacă legiuitorul ar fi avut în vedere aceste utilizări, nu ar mai fi stabilit situația de excepție prevăzută de art. 39 din Legea nr. 84/1988, ci ar fi legiferat în mod clar și fără echivoc că este interzisă în toate cazurile utilizarea mărcii fără acordul proprietarului mărcii.

Intimata pârâtă a susținut că utilizarea mărcii a fost necesară pentru a indica destinația produsului și a fost, totodată, conformă cu bunele practici comerciale. Instanța de apel a stabilit atât utilizarea mărcilor în scopul indicării destinației, dar și sfera persoanelor cărora le este destinat produsul. S-a stabilit, de asemenea, că nu exista niciun risc de asociere între marcă și semnul terțului. Publicul relevant nu ar fi înteles destinația produsului, respectiv tipul motoarelor cu care este compatibil, dacă s-ar fi limitat doar la prezentarea unor caracteristici de componență a produsului. Doar astfel se asigură o informare corectă, completă și inteligibilă a publicului cu privire la destinația produsului ulei de motor.

Intimata pârâtă a considerat că nu a încălcat obligația de loialitate față de interesele titularului mărcii și nu s-a urmărit obținerea vreunui profit injust prin folosirea renumelui mărcii, câtă vreme exista acordul titularilor mărcilor cu fabricantul turc, iar mărcile de motoare cu care uleiul este compatibil sunt mărci în competiție și fiecare ar fi putut considera că standardele sale calitative sunt superioare celorlalte.

Recurenta - reclamantă a depus răspuns la întâmpinare, solicitând respingerea argumentelor intimatei-pârâte și admiterea în integralitate a recursului, casarea în tot a deciziei civile nr. 1871A din 22.12.2021 pronunțate de Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă, și trimiterea cauzei spre o nouă judecată aceleiași instanțe, obligând totodată intimata la plata cheltuielilor de judecată.

II. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate și prin raportare la actele și lucrările dosarului și la dispozițiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este fondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Recurenta reclamantă este titulara mărcilor EUTM nr. 000140335/01.04.1996, 006452254/19.11.2007 și nr. 006368153/16.10.2007, figurative, constând într-o stea cu 3 colțuri amplasată într-un cerc, pentru numeroase clase de produse și servicii, inclusiv pentru clasa 4 – uleiuri industriale, lubrifianți, combustibili, beneficiind astfel de drepturile recunoscute de art. 9 alin. 1 din Regulamentul nr. 1001/2017 privind marca Uniunii Europene. Recurenta reclamantă a invocat încălcarea acestor drepturi de către intimata pârâtă, considerând că faptele acesteia intră sub incidența art. 9 alin. 2 lit. a), b) și c) din Regulamentul nr. 1001/2017, dispoziții ce se regăsesc și în legislația română în cuprinsul art. 36 alin. 2 lit. a), b) și c) din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data introducerii acțiunii. În acest sens, prima instanță a reținut că fapta imputată pârâtei constă în importul de produse – ulei de motor purtând, fără drept semne identice sau similare mărcilor nr. 000140335/01.04.1996, 006452254/19.11.2007 și nr. 006368153/16.10.2007 aparținând reclamantei, produse reținute de către autoritățile vamale conform notificării Direcției Regionale Vamale Galați nr. 15937/D148-2017/09.11.2017.

Reținând elementele de fapt stabilite de prima instanță privind semnele folosite pe etichetele aplicate pe bidoanele de ulei, instanța de apel a considerat că atât semnul constând în marca reclamantei, cât și cele ale altor mărci de autoturisme, sunt folosite pentru a indica destinația fiecărui tip de ulei și a stabilit că sunt aplicabile dispozițiile art. 14 alin. 1 lit. c) din Regulamentul nr. 1001/2017 privind marca Uniunii Europene. În consecință, prin decizia recurată, instanța de apel a menținut sentința primei instanțe, considerând că reclamanta, titulară a mărcii Mercedes, protejate la nivel internațional și la nivelul Uniunii Europene, nu are dreptul de a cere interzicerea folosirii de către pârâtă a semnului Mercedes, identic mărcilor reclamantei, fiind întrunite condițiile de aplicare a dispozițiilor art. 14 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene.

Prin motivele de recurs, s-au criticat, în esență, criteriile de stabilire a domeniului de aplicare al normelor considerate a fi incidente prin decizia recurată, ce reglementează, cu valoare de excepție, o limitare a dreptului exclusiv asupra unei mărci.

Criticile astfel formulate sunt fondate, în condițiile în care considerentele deciziei recurate nu relevă aplicarea criteriilor de delimitare a situației de excepție reglementate de art. 14 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001, astfel cum s-au conturat în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Potrivit art. 39 alin. 1 din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data introducerii acțiunii, titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială: (...) c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinația produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detașabile. Aceste dispoziții sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial, astfel cum prevede alin. 2 al aceluiași articol.

De asemenea, art. 14 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene prevede: "(1) O marcă UE nu conferă titularului dreptul de a interzice terților utilizarea în comerț: (...) (c) dacă acest lucru este necesar pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate. Alineatul (1) se aplică numai în cazul în care utilizarea de către un terț se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială, astfel cum prevede alin. 2 al aceluiași articol.

Modul de interpretare a normelor referitoare la marcă trebuie să fie uniform în ordinea juridică a Uniunii Europene, atunci când este vorba despre noțiuni autonome care au o anumită semnificație.

Astfel, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a arătat în mod constant, în jurisprudența sa, că această abordare garantează o aplicare coerentă a diferitelor norme care au ca obiect mărcile, atât a Regulamentului privind marca Uniunii Europene, dar și a normelor corespondente din directiva de armonizare a legislațiilor naționale în domeniul mărcilor, transpusă în legea națională (a se vedea, de exemplu, hotărârea din data de 27.06.2013 în cauza C-320/12 Malaysia Diary, pct. 33 -35).

Pornind de la această premisă, Înalta Curte constată ca fiind corectă susținerea recurentei - reclamante potrivit căreia normele incidente în prezenta cauză relevă o situație de excepție de la regula caracterului absolut al protecției conferite unei mărci înregistrate, caracter inerent dreptului exclusiv asupra mărcii dobândit prin înregistrare, prevăzut de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 și art. 9 alin. (1) din Regulament.

Fiind vorba despre o excepție, normele care o reglementează sunt de strictă interpretare și aplicare, iar condițiile anume prevăzute trebuie întrunite în mod cumulativ pentru ca normele respective să fie aplicabile.

Astfel, în ipoteza speței, un terț poate folosi marca în activitatea sa comercială, fără consimțământul titularului, dacă utilizarea este necesară pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate și, totodată, conformă practicilor loiale din domeniul industrial ori comercial.

Pentru aprecierea caracterului necesar și conform al folosirii mărcii de către terț este esențială raportarea la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene formată în aplicarea Regulamentului mărcii Uniunii Europene și al directivei de armonizare a legislațiilor naționale, în care se regăsește interpretarea dată normelor respective din această perspectivă și în funcție de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză, indicându-se criteriile relevante de evaluare a celor două condiții enunțate anterior.

Atare interpretare se impune instanțelor naționale învestite cu cercetarea incidenței prevederilor legale de excepție, prin prisma celor expuse anterior, vizând necesitatea unei abordări uniforme în ordinea juridică a Uniunii a normelor privind mărcile, indiferent dacă este vorba despre o marcă națională/internațională sau despre o marcă a Uniunii Europene.

Prin hotărârea pronunțată la data de 17.03.2005 în cauza C-228/03 Gillette, cu privire la art. 6 alin. (1) lit. c) din Directivă nr. 104/89 [identic în conținut, deși într-o formulare ușor diferită, cu art. 14 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din actuala Directivă nr. 2436/2015, respectiv din Regulamentul mărcii Uniunii Europene], Curtea a decis următoarele (paragrafele 2 și 3 ale pct. 1 din dispozitiv):

"Folosirea mărcii de către un terț este necesară pentru indicarea destinației unui produs comercializat de către acest terț atunci când această folosire constituie în practică singurul mijloc pentru furnizarea către public a unei informații comprehensibile și complete despre această destinație, pentru respectarea sistemului de concurență loială de pe piața produsului respectiv.

Revine instanței de trimitere să verifice dacă, în circumstanțele speței, folosirea este necesară, ținând cont de natura publicului căruia îi este destinat produsul comercializat de către terțul în cauză".

Așadar, în ceea ce privește caracterul necesar al folosirii mărcii de către un terț, potrivit CJUE, acesta presupune a se stabili dacă folosirea servește furnizării către public a unei informații referitoare la produs și dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă și inteligibilă, în raport de natura publicului.

Înalta Curte constată, din considerentele deciziei recurate, că analiza folosirii "necesare" a mărcii Mercedea pe ambalajul produselor comercializate de intimata pârâtă - reținute în vamă -, de către o altă persoană decât titularul mărcii și fără consimțământul acestuia, nu a fost făcută prin prisma criteriilor menționate anterior, iar situația de fapt relevantă în acest sens nu a fost stabilită.

Astfel, în privința necesității utilizării mărcii pentru a indica destinația folosinței uleiurilor pentru anumite tipuri de motor, instanța de apel a considerat că o atare necesitate nu poate fi exclusă atunci când, datorită compozițiilor diferite, fabricantul dorește să descrie compatibilitatea produsului cu anumite motoare. Argumentând în acest mod îndeplinirea condiției folosirii "necesare" a mărcii, instanța de apel nu a stabilit, astfel cum impuneau normele legale incidente și principiile rezultate din jurisprudența CJUE, dacă folosirea servește efectiv furnizării către public a unei informații referitoare la produs și dacă aceasta reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă și inteligibilă, în raport de natura publicului.

În ceea ce privește publicul, prin decizia recurată instanța a considerat că în mod corect a reținut tribunalul că, fiind vorba despre autoturisme și produse destinate acestora, publicul trebuie considerat mai bine informat și mai atent decât un public mediu.

Cu toate acestea, Înalta Curte observă că această statuare nu permite instanței de recurs a decela care este totuși publicul relevant avut în vedere de instanța de apel. De asemenea, în contextul speței, instanța anterioară nu a identificat nici nivelul de atenție al acestui pretins public, astfel încât raționamentul expus în considerentele deciziei recurate nu conține toate etapele necesare pentru a fi posibilă exercitarea controlului judiciar de către această instanță de recurs, cu referire la aplicarea normelor de excepție invocate, prin prisma reperelor de analiză redate din jurisprudența CJUE.

Din acest punct de vedere, este necesar ca instanța de apel să lămurească, în contextul speței, care este în mod real publicul relevant, respectiv dacă în această categorie intră persoanele specializate în domeniul reparațiilor și întreținerii auto ori și/sau consumatorul final, să identifice criteriul nivelului de atenție corespunzător acestuia pe care îl va aplica în legătură cu percepția semnelor aplicate pe etichetele în discuție, considerentele deciziei nereflectând niciun argument pertinent cu privire la concluzia că amplasarea semnului corespunzător mărcilor figurative ale reclamantei într-un tabel alături de semnele care corespund altor producători de autoturisme împreună cu menționarea indicațiilor tehnice vizând compatibilitățile fiecărui tip de ulei exclude orice posibilitate ca publicul să creadă există vreo legătură comercială între reclamantă și producătorul uleiului de motor.

Acest aspect prezintă importanță și din perspectiva condiției ca folosirea mărcii să fie singurul mijloc de informare a publicului de o manieră clară și completă.

În acest sens, se constată că instanța de apel a reținut că ar fi existat și alte posibilități de identificare a produselor în raport de compatibilitatea cu diferite produse originale, în contradicție cu  principiul reținut considerentul 36 din hotărârea CJUE pronunțată în aceeași cauză C-228/2003 Gillette: "... pentru a se verifica dacă pot fi utilizate alte mijloace de furnizare a unei asemenea informații, se impune a se lua în considerare, de exemplu, eventuala existență a unor standarde tehnice sau a unor norme general utilizate pentru tipul de produs comercializat de către terț și cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs. Aceste norme sau alte caracteristici trebuie să fie apte de a furniza publicului relevant o completă și comprehensibilă asupra destinației produsului comercializat de către terț, pentru respectarea sistemului de concurență loială de pe piața produsului".

Din considerentele deciziei recurate, rezultă că instanța de apel a reținut din analiza modului de utilizare a mărcii așa cum rezultă din maniera de inscripționare a etichetei, că semnul principal – primul vizibil, primul pe etichetă și cu dimensiuni mari – este marca proprie a pârâtei, „clean-clean”, fiind evident că semnele din tabelul din josul etichetei sunt indicații, caracteristici și coduri (inclusiv termenul reprezentând marca verbală a reclamantei), toate fiind scrise cu fonturi de dimensiuni reduse și similare ca dimensiuni, ceea ce înlătură riscul inducerii în eroare și pune în lumină că scopul este acela al indicării unor caracteristici și a compatibilității uleiului cu anumite motoare – fapt ce rezultă din mențiunea „performance”, deasupra tabelului..

Înalta Curte constată că argumentele menționate ale instanței de apel nu echivalează cu o analiză corespunzătoare din perspectiva criteriilor de apreciere a caracterului necesar al folosirii mărcii de către terț, în ipoteza din speță.

Astfel, în primul rând, cât privește imaginea de ansamblu a etichetelor, stabilirea caracterului necesar al folosirii se raportează, indiscutabil, la percepția publicului asupra semnului terțului, din moment ce acesta este destinatarul produsului pe care este aplicată marca de către terț, însă presupune o analiză specifică, distinctă de evaluarea riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere între marcă și semnul terțului, care poate interesa acțiunea în contrafacerea mărcii, în cadrul căreia a fost invocată, ca apărare de fond, situația de excepție reglementată de dispozițiile art. 39 al Legii nr. 84/1998.

Mai mult decât atât, reclamanta din cauză a susținut identitatea dintre marcă și semnul pârâtei, respectiv dintre produsele pentru care mărcile reclamantei au fost înregistrate și produsul pârâtei, ipoteză în care, în conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 [sau art. 9 alin. (2) lit. a) din Regulament], riscul de confuzie este prezumat, nefiind necesară cercetarea sa din perspectiva imaginii de ansamblu oferite de semnele în conflict.

Fără a se pronunța asupra ordinii de analiză a chestiunilor de drept deduse judecății, date fiind limitele învestirii fixate prin recursul declarat, Înalta Curte constată doar că instanța de apel nu a infirmat folosirea mărcii de către terț, ca premisă de analiză a situației de excepție descrise în art. 39 din lege, procedând la verificarea incidenței în cauză a acestei norme.

În al doilea rând, indicațiile tehnice pe etichete relevă, într-adevăr, posibilitatea existenței unor standarde tehnice pentru tipul de produs comercializat de către terț, în termenii deciziei CJUE.

În acest context, ar trebui, însă, stabilit, în strânsă legătură cu analiza publicului, dacă respectivele indicații sunt cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs, astfel încât publicul relevant și-ar da seama din aceste semne care este destinația produsului, recunoaștere prin prisma căreia să se determine dacă menționarea mărcii era imperios necesară pentru informarea clară și completă a acestuia și, mai mult, dacă acesta era unicul mijloc de informare a publicului ori dacă, alături de informațiile de natură tehnică și exclusiv în scop informativ, este necesară și menționarea mărcii reclamantei.

Altfel spus, ar trebui stabilit și motivat în mod corespunzător dacă o marcă ce constă într-un element verbal (ce nu relevă o caracteristică a produsului) poate reprezenta o indicație de natură tehnică, cu atât mai mult cu cât este plasată alături de coduri și alte mențiuni în litere și cifre, astfel cum a reținut instanța de apel, impunându-se a se clarifica motivele prezenței simultane atât a codurilor, cât și a mărcii.

În același context, se constată ca fiind fondată și susținerea recurentei potrivit căreia instanța de apel nu a stabilit în concret dacă maniera de folosire a mărcii este una uzuală pentru indicarea destinației produsului în piața uleiurilor de motor, atunci când lipsește consimțământul titularului mărcii pentru folosirea acesteia.

Chiar dacă recurenta a formulat această critică în legătură cu cea de-a doua condiție prevăzută de art. 39 din Legea nr. 84/1998, anume condiția conformității folosirii de către terț cu practicile loiale în domeniu, se constată că, prin prisma criteriilor de apreciere enunțate în cele ce preced și a împrejurării reținute de instanța de apel - semnul protejat ca marcă al reclamantei ar fi perceput ca o indicație tehnică -, atare aspect interesează, în egală măsură, și prima condiție, care se referă tocmai la existența unor norme general utilizate și cunoscute (în formularea hotărârii CJUE din cauza Gillette).

Față de cele expuse, Înalta Curte constată că aprecierea instanței de apel referitoare la incidența art. 39 din Legea nr. 84/1998, respectiv a dispozițiilor art. 14 din Regulamentul mărcii Uniunii Europene, nu a fost fundamentată pe criteriile necesar a fi aplicate în speță, în sensul de a se fi stabilit dacă folosirea servește furnizării către public a unei informații referitoare la produs și dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă și inteligibilă, în raport de natura publicului.

Considerentele deja expuse în legătură cu prima condiție de aplicare a acestor dispoziții legale sunt suficiente pentru admiterea recursului și trimiterea cauzei spre rejudecare, din moment ce condițiile de aplicare a legii trebuie întrunite în mod cumulativ, iar prima condiție nu a fost analizată în mod corespunzător prin decizia recurată.

Cu toate acestea, întrucât au fost formulate critici prin motivele de recurs și în legătură cu cea de-a doua condiție, referitoare la folosirea conformă cu practicile loiale, iar răspunsul Înaltei Curți ar interesa, totuși, în ipoteza în care s-ar constata ca fiind îndeplinită prima condiție, se rețin următoarele:

Instanța de apel a procedat în mod corect evaluând imaginea de ansamblu a produsului terțului și modul în care marca reclamantei este pusă în evidență în cadrul acestui semn (a se vedea, în acest sens, pct. 46 din considerentele hotărârii CJUE pronunțate în cauza Gillette, menționată deja în prezenta decizie).

Finalitatea unei asemenea analize rezidă, însă, nu în stabilirea existenței unui risc de confuzie în percepția publicului, ci în identificarea unei eventuale încălcări de către terț a obligației de loialitate față de interesele legitime ale titularului mărcii, potrivit definiției date de CJUE în aceeași hotărâre pronunțată în cauza Gillette (pct. 2 primul paragraf din dispozitiv).

În acest context, interesează în cauză dacă folosirea mărcii de către terț este făcută într-o asemenea manieră încât nu numai că ar putea da impresia existenței unei legături comerciale între terț și titularul mărcii, dar ar afecta valoarea mărcii, permițând terțului să profite de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii (cel de-al doilea paragraf al pct. 2 din dispozitivul hotărârii Gillette), ținându-se cont și de practicile obișnuite pe piața uleiurilor de motor, atunci când nu există consimțământul titularului mărcii, aspect ce urmează a fi clarificat cu ocazia rejudecării apelului.

Argumentele intimatei pârâte privind lipsa de interes, lipsa de obiect a cererii de chemare în judecată, existența acordului titularului mărcii pentru folosirea acesteia de către pârâtă, care ar exclude aplicarea dispozițiilor legale analizate mai sus nu pot forma obiect de analiză în această fază procesuală, ele nefiind dezlegate de instanța de apel iar partea interesată neînvestind instanța cu o cale de atac împotriva modului în care curtea de apel a procedat în privința respectivelor apărări.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea art. 488 alin. (1) pct. 8 raportat la art. 497 coroborat cu art. 496 alin. (2) C.proc.civ., a admis recursul declarat de recurenta reclamantă și a casat decizia recurată, cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiași instanțe de apel, instanță care va soluționa și cererea părților de acordare a cheltuielilor de judecată, inclusiv pentru această etapă procesuală, funcție de criteriul legal consacrat de art. 453 C.proc.civ.

Notă: Legea nr. 84/1998 a fost republicată în M.Of. nr. 856 din 18 septembrie 2020, textele de lege fiind renumerotate