ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 345/2017
ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 345/2017 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2017)
Decizia nr. 345/2017
Deliberând în
condițiile art. 256 C. proc. civ., reține următoarele:
Prin cererea înregistrată pe
rolul Tribunalului Constanța sub nr. x/118/2012, reclamantul A. a
solicitat în contradictoriu cu pârâta SC B. SRL să se instituie pe cale
judiciară interdicția pentru pârâtă: de a folosi denumirea
mărcii individuale constând din denumirea SC B. SRL, cu element figurativ,
pentru produsele și serviciile din clasele 35: Publicitate; conducerea
și administrarea afacerilor; lucrări de birou și 39: Transport;
ambalare și depozitare a mărfurilor, organizare de
călătorii;de a aplica marca amintită pe produse sau ambalaje; de
a oferi sau comercializa produse ori a le deține în acest scop, ori de a
oferi sau presta servicii sub această marcă; de a utiliza marca pe documente
sau pentru publicitate și de a pune în circulație, a exporta sau
importa, a plasa sub un regim vamal suspensiv sau economic produse sub
această marcă.
Reclamantul a
relevat în susținere că este titularul certificatului de înregistrare
a mărcii constând din denumirea SC B. SRL, cu element figurativ din 17
septembrie 2008 prin care i se conferă drept de protecție a
mărcii pentru o perioadă de 10 ani, pentru clasele deja enumerate;
pârâta a folosit și continuă să o folosească în activitatea
sa, fără consimțământul titularului mărcii, efectuând
acte de tipul celor menționate în petitul acțiunii, în drept invocându-se
dispozițiile art. 36-37 din Legea nr. 84/1998.
Prin
sentința civilă nr. 3590 din 23 decembrie 2013, Tribunalul
Constanța a admis acțiunea formulată de reclamantul A., și
a instituit interdicția în sarcina societății pârâte: de a
folosi denumirea mărcii individuale, constând din denumirea SC B. SRL, cu
element figurativ, pentru produsele și serviciile din clasele 35: Publicitate;
conducerea și administrarea afacerilor; lucrări de birou și 39: Transport;
ambalare și depozitare a mărfurilor, organizare de
călătorii; de a aplica marca amintită pe produse sau ambalaje; de
a oferi sau comercializa produse ori a le deține în acest scop, ori de a
oferi sau presta servicii sub această marcă; de a utiliza marca pe
documente sau pentru publicitate;de a pune în circulație, a exporta sau
importa, a plasa sub un regim vamal suspensiv sau economic produse sub
această marcă.
Împotriva
acestei soluții a declarat apel SC B. SRL, susținând că
divergența între cei doi asociați se datorează culpei
reclamantului care a înțeles, prin mijloace dolosive și prin propria
turpitudine, să încheiere acte în frauda societății pârâte, cale
de atac soluționată prin
Decizia civilă nr. 158/2014, prin care
s-a respins apelul ca insuficient timbrat, însă, prin Decizia nr. 2973 din
31 octombrie 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis
recursul, a casat decizia și a trimis cauza spre rejudecarea apelului.
În
rejudecare, prin Decizia nr. 274 din 18 mai 2015, Curtea de Apel
Constanța, secția a II-a civilă, de contencios administrativ
și fiscal a respins apelul pârâtei, ca nefondat.
Împotriva deciziei
a declarat recurs SC B. SRL.
Prin Decizia nr.
2348 din 23 octombrie 2015 Înalta Curte de Casație și Justiție a
admis recursul, a casat decizia recurată și a trimis cauza spre
rejudecare aceleiași instanțe de apel, pentru considerentele de mai
jos.
Litigiul de
față a dedus judecății soluționarea unei acțiuni
în contrafacere prin care intimatul-reclamant A., titular al mărcii
individuale, combinate, cu element figurativ „SC C. SRL”, înregistrată în
favoarea sa, potrivit certificatului emis de D. pentru clasele de servicii 35
(publicitate; conducerea și administrarea afacerilor; lucrări de
birou) și 39 (transport, ambalare și depozitare a mărfurilor;
organizarea de călătorii) a solicitat aplicarea dispozițiilor art.
36 alin. (3) lit. a) - d) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și
indicațiile geografice; ca atare, s-a solicitat stabilirea în sarcina
pârâtei SC C. SRL, căreia îi impută încălcarea drepturilor sale
exclusive asupra mărcii, a interdicțiilor reglementate de textul
menționat.
În ceea ce
privește drepturile de proprietate industrială opuse de
părțile cauzei, instanța de apel a reținut că
reclamantul este titularul dreptului la marcă, cu începere de la 17
septembrie 2008, cu o durată legală a protecției de 10 ani, în
timp ce pârâta este persoană juridică română,
înființată în anul 2001 și înregistrată la Oficiul
Registrul Comerțului, avându-i ca asociați, pe lângă reclamant,
și pe numitul E.; totodată, s-a reținut, in abstarcto, că
obiectul de activitate al societății pârâte include, printre altele,
publicitate, activități de ambalare, depozitări, transporturi.
Înalta Curte,
față de considerentele deciziei recurate, a constatat că
instanța de apel a avut în vedere teza de la art. 36 alin. (2) lit. a) din
Legea nr. 84/1998, republicată (formă a legii după modificarea
adusă prin Legea nr. 66/2010, având în vedere de data introducerii
acțiunii - 21 decembrie 2012 - data poștei) potrivit căreia:
„(2)
Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești
competente să interzică terților să folosească, în
activitatea lor comercială, fără consimțământul
său:
a) un semn
identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care
marca a fost înregistrată.”
Concluzia
anterioară a rezultat din împrejurarea că prima instanță
s-a raportat la ipoteza semnului identic cu marca și a unor servicii
identice, dezlegare de drept ce nu a fost reformată în calea de atac; or,
o astfel de
ipoteză
corespunde dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998,
republicată.
Din acest
punct de vedere, Înalta Curte a reținut că instanța de apel a
constatat că societatea SC B. SRL a folosit, alături de denumirea
societății, și marca înregistrată în favoarea reclamantului
pe facturile emise către o societate comercială ai cărei
asociați sunt soții A.
În
apărarea sa, recurenta-pârâtă a invocat prevederile art. 1 alin. (2)
și pe ale art. 8 din Convenția de la Paris, ale art. 30 din Legea nr.
26/1990 privind registrul comerțului, dar și dispozițiile art. 39
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.
Cu privire la
aceste aspecte, instanța de apel a reținut că prin sentința
apelată (confirmată prin respingerea apelului) nu s-a interzis
pârâtei să-și folosească denumirea, așa cum este
menționată în certificatul de înmatriculare „SC B. SRL”, ci să
nu mai folosească elementul figurativ pentru produse și servicii ori
să aplice marca pe produse, ambalaje, etc., constatare ce a permis
curții de apel concluzia că sentința apelată respectă
prevederile art. 30 din Legea nr. 26/1990, republicată, întrucât pentru
semnul figurativ s-a recunoscut în favoarea reclamantului protecția ca
marcă, astfel încât titularul ei are drepturi exclusive de utilizare.
În plus,
fără nicio demonstrație juridică, a fost
înlăturată și apărarea pârâtei cu privire la incidența
în cauză a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998,
instanța de apel inserând în cuprinsul considerentelor doar concluzia
că pârâta nu se găsește în niciunul dintre cazurile reglementate
de art. 39 din legea mărcilor.
Înalta Curte,
cu referire la aplicarea dispozițiilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998,
a reținut că instanța de judecată este ținută de
verificarea întrunirii condițiilor acestei norme, anume; calitatea
reclamantului de titular al unei mărci înregistrate pentru anumite clase
de produse și/sau servicii din Clasificarea de la Nisa; existența
unei/unor fapte ilicite săvârșite de terțul pe care îl
acționează în judecată, fapte de natura celor enumerate de art. 36
alin. (3) din lege constând, în esență, în utilizarea, în activitatea
sa comercială, fără consimțământul titularului a unui
semn identic cu marca, pentru produse sau servicii identice desemnate prin
marca înregistrată; în ipoteza de la litera a) din art. 36 alin. (2) nu se
cere existența riscului de confuzie, întrucât riscul de confuzie este
prezumat, astfel cum prevede în mod explicit și art. 16 din Acordul x;
însă, în varianta normativă de la art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea
nr. 84/1998, se cere verificarea riscului de confuzie în percepția publicului,
incluzând și riscul de asociere între semn și marcă.
S-a precizat
că, față de cele reținute de instanța de apel, la
acest moment procesual, decizia recurată nu a putut fi confirmată cu
privire la premisele reale de analiză a acțiunii în contrafacere
(identitate marcă-semn și identitate servicii ori similaritate, în
contextul aplicării art. 36 alin. (2) lit. b) din lege), în absența
unei analize efective realizate de instanțele de fond, potrivit
criteriilor ce vor fi arătate în prezenta decizie; ca atare, în
rejudecare,
instanța
de apel va efectua și calificarea cererii de chemare în judecată fie
în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a), fie în baza
prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, verificând
condițiile contrafacerii în raport de varianta normativă pe care o va
reține ca fiind proprie situației de fapt deduse judecății,
așa cum se va considera că este dovedită în cauză.
Astfel,
Înalta Curte a apreciat că pentru soluționarea cererii în
contrafacere, instanțele de fond erau ținute a face o comparație
între marcă în ansamblul ei, astfel cum a fost înregistrată (iar nu
pe elementele componente, izolarea elementului dominant fiind doar o etapă
a analizei juridice, însă determinarea lui nu poate avea loc decât în
contextul evaluării percepției de ansamblu a mărcii de
către consumatorul mediu) și semnul utilizat de către terț,
precum și între serviciile protejate prin marcă (dat fiind principiul
specialității ce operează în această materie) și cele
în legătură cu care terțul utilizează în concret semnul; în
același context, trebuie verificat caracterul ilicit al utilizării,
anume verificarea existenței sau inexistența unui acord al
titularului mărcii pentru utilizarea acesteia (pentru serviciile pe care
marca le desemnează); de asemenea, instanța de apel va fi
ținută să verifice dacă în cauză nu este
incidentă o eventuală excepție de la aplicarea
dispozițiilor art. 36 sau o limitare a drepturilor exclusive ale
titularului mărcii, astfel cum sunt cele prevăzute de art. 38 și
39 din Legea nr. 84/1998, cu atât mai mult cu cât, în cauză, pârâta s-a
prevalat de legitimitatea folosirii firmei sau numelui său comercial, sens
în care a invocat dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. a) din legea nr. 84/1998,
contestând utilizarea semnului în litigiu cu funcțiile specifice
mărcii.
Or, în
speță, astfel cum reiese din considerentele anterior sintetizate ale
deciziei recurate, a rezultat că instanța de apel a reținut (de
o manieră implicită) identitatea dintre marcă și semnul
utilizat de către pârâtă, pe baza comparării elementului
figurativ ca parte componentă în ansamblul mărcii, iar nu a
mărcii astfel cum ea a fost înregistrată în favoarea
intimatului-reclamant, ceea ce nu se circumscrie unei analize legale; în plus,
deși marca opusă de reclamant a fost înregistrată pentru 2 clase
de servicii, anume clasa 35 și 39 ale Clasificării de la Nisa, curtea
de apel s-a raportat atât la produse cât și la servicii (mențiuni ce
se regăsesc ca atare și în cuprinsul dispozitivului sentinței ce
a fost confirmată prin respingerea apelului), fără a le
individualiza, în concret, pe nici unele dintre ele.
Marca
reclamantului, astfel cum a fost înregistrată (fila 7 dosar primă
instanță) este o marcă individuală combinată constând
în alăturarea a 3 cuvinte SC B. SRL - toate grafiate înclinat spre dreapta
(italic), primele două cu majuscule, iar cel de-al treilea, cu litere mici
(ceea ce ar fi fost suficient pentru calificarea mărcii ca fiind una
combinată, iar nu doar verbală) - și a unui element figurativ
constând în reprezentarea unui acoperiș de casă, având pe latura din
dreapta un coș pentru evacuarea fumului; totodată, astfel cum s-a
arătat, instanța de apel s-a raportat doar la elementul figurativ (fără
a-l indica în mod explicit - fie grafia anterior descrisă a
grupului de
cuvinte sau/și elementul figurativ arătat) și nu a comparat
marca în ansamblul ei, prin luare în considerare a tuturor elementelor ei
componente și a impresiei de ansamblu pe care aceasta o creează în
percepția consumatorului mediu; în acest sens, în rejudecare, urmează
a se avea în vedere și jurisprudența relevantă a Curții de Justiție
a Uniunii Europene cu privire la acest aspect.
Față
de cele anterior reținute, Înalta Curte a constatat că instanța
de apel a ignorat dispozițiile art. 2 din Legea nr. 84/1998 care
prevăd:
„Poate
constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum
ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente
figurative, forme tridimensionale și, în special, forma produsului sau a ambalajului
său, culori, combinații de culori, holograme, semnale sonore, precum
și orice combinație a acestora, cu condiția ca aceste semne
să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de
cele ale altor întreprinderi.”
Pe de
altă parte, în cadrul aceleiași analize sumare, instanța de apel
nu a analizat în mod efectiv apărarea pârâtei cu privire la incidența
în cauză a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998
și prin care aceasta tinde la justificarea unei legitimități a
actelor de utilizare a semnului SC B. SRL, prevalându-se de drepturile sale
anterioare cu privire la firmă (denumire socială) sau nume comercial,
drepturi dobândite prin parcurgerea unei proceduri legale, prevăzute de
Legea nr. 26/1990, act normativ care, precum și în cazul mărcilor,
consacră un sistem atributiv de apropriere (drepturi dobândite prin
înregistrare).
În plus,
și prin motivele de recurs, recurenta reiterează susținerea
că nu își folosește propriul nume comercial ca marcă, cele
două semne distinctive având funcții legale diferite și un regim
juridic propriu.
În acest
context, Înalta Curte a reținut că, astfel cum corect susține
și recurenta, potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind
registrul comerțului:„Firma este numele sau, după caz, denumirea sub
care un comerciant își exercită comerțul și sub care
semnează.”, în timp ce art. 30 alin. (4) prevede că: „Dreptul de
folosință exclusivă asupra firmei și emblemei se
dobândește prin înscrierea acestora în registrul comerțului.”
La acest
moment, trebuie a fi subliniat că deosebit de utile în soluționarea
cauzei sunt distincțiile ce rezultă din Hotărârea
pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Cauza
Celine C-17/06; astfel, s-a reținut că o denumire socială are ca
obiect identificarea unei societăți, în timp ce un nume comercial sau
o emblemă are ca obiect desemnarea unui fond de comerț.
Așa
fiind, rezultă că denumirea socială a recurentei-reclamante este
SC B. SRL, în timp ce numele său comercial (în legătură cu care
au fost invocate și dispozițiile art. 1 alin. (2) și art. 8 din
Convenția de la Paris) este SC B. SRL.
Față
de cele arătate, rezultă că funcția legală a numelui
comercial este aceea de a desemna un fond de comerț, pe când funcția
esențială a mărcii este
aceea de a garanta
consumatorilor proveniența de la o anumită întreprindere a produselor
sau serviciilor pe care le desemnează.
În
consecință, funcțiile diferite recunoscute de lege acestor
drepturi exclusive de folosință - pentru intimatul reclamant asupra mărcii,
iar pentru recurenta-pârâtă asupra numelui comercial (și, implicit
asupra firmei sau a denumirii sale sociale), nu permit ca acestea să
interfereze în măsura în care fiecare dintre ele este exercitat în
limitele sale interne, potrivit scopului pentru care sunt reglementate.
Astfel,
recurenta-pârâtă prin intermediul firmei sau a numelui comercial se
identifică în calitate de comerciant și își desemnează
fondul de comerț, iar intimatul-reclamant, prin intermediul mărcii
înregistrate, își distinge, pentru consumatori, propriile servicii
cărora aceasta le este destinată, de serviciile identice (sau
similare) ale altor comercianți.
În plus,
potrivit Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, dobândirea
drepturilor exclusive asupra firmei, numelui comercial sau emblemei nu poate fi
extinsă cu privire la alte drepturi reglementate de alte acte normative;
altfel spus, înregistrarea unei firme, nume comercial sau embleme nu
conferă titularului și un drept asupra unui semn distinctiv pentru
individualizarea serviciilor pe care le prestează către consumatori;
simetric, titularul dreptului la marcă nu se va identifica în calitate de
comerciant prin intermediul mărcii și nici nu își va desemna
fondul de comerț prin referirea la marcă, ci exclusiv prin intermediul
mărcii, funcțiile celor două drepturi de proprietate industrială
nefiind substituibile.
Înalta Curte
a înlăturat ca nefondate susținerile recurentei cu privire la
reținerea incidenței în cauză a dispozițiilor art. 1 alin. (2)
și ale art. 8 din Convenția de la Paris, chiar dacă prin
ratificarea de către România a Convenției de la Paris aceasta este
parte a dreptului intern, întrucât aceasta este o persoană juridică
română, supusă regulilor de înregistrare prevăzute de Legea nr. 26/1990
privind registrul comerțului, și înregistrată potrivit legii
naționale; or, în cauză nu s-a susținut ori demonstrat că
Legea nr. 26/1990 (dreptul intern stricto sensu) nu corespunde standardului
minim de protecție prevăzut de această Convenție cu privire
la acest drept de proprietate industrială (numele comercial),
dispozițiile acestei convenții internaționale fiind absorbite de
legile adoptate cu privire la înregistrarea și protejarea drepturilor de
proprietate industrială, fiecare cu un obiect propriu de reglementare.
Funcțiile
legale diferite ale celor două drepturi aparținând părților
și aflate în conflict este rațiunea excepției prevăzute de art.
39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.
După cum
deja s-a menționat, chestiunea conflictului dintre marcă și nume
comercial a fost dezlegată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene
de la Luxemburg, în Hotărârea pronunțată în cauza Celine C-17/06
din 11 septembrie 2007.
Astfel, prin
intermediul întrebării preliminare ce i-a fost adresată, Curtea a
fost solicitată să stabilească dacă utilizarea drept
denumire comercială, nume comercial sau emblemă de către un
terț neautorizat în acest scop, a unui semn identic cu o marcă
verbală anterioară, în cadrul unei activități de comercializare
a unor produse identice cu cele pentru care a marca a fost înregistrată,
reprezintă o utilizare căreia titularul mărcii este
îndreptățit să îi pună capăt în conformitate cu art. 5
alin. (1) din Prima Directivă nr. 89/104/CCC a Consiliului din 21
decembrie 1988 (text transpus în legea română în cuprinsul
dispozițiilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998).
Noțiunea
de „utilizare” prevăzută de textul invocat a primit o interpretare
uniformă din partea Curții, ceea ce constituie un concept
jurisprudențial cu valoare normativă, ce trebuie aplicat unitar de
instanțele naționale în soluționarea cauzelor având un obiect ce
implică analizarea condiției de utilizare de către un terț
a unui semn protejat ca marcă.
Această
noțiune a fost interpretată de Curte, în contextul art. 5 alin. (1) lit.
a) din directivă, în Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenall
Football Club, C-206/01 - pct. 45, Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam
Opel, C-48/05 - pct. 17, Hotărârea din 16 noiembrie 2004, Anheuser-Busch,
C-245/02, dar și în Cauza Celine deja evocată.
Așadar,
titularul unei mărci înregistrate poate interzice utilizarea de către
un terț a unui semn identic cu marca sa, în aplicarea dispozițiilor art.
36 alin. (2), numai dacă sunt îndeplinite următoarele 4
condiții:
- utilizarea
să aibă loc în cadrul comerțului;
- utilizarea
să aibă loc fără consimțământul titularului
mărcii;
- utilizarea
semnului identic (sau similar) cu marca să aibă loc pentru (produse
sau) servicii identice (sau similare) cu cele pentru care a fost
înregistrată marca, de natură a produce risc de confuzie în
percepția publicului, incluzând și riscul de asociere a mărcii
cu semnul (riscul de confuzie fiind o condiție de analizat dacă, în
speță, s-ar da cererii de chemare în judecată calificarea în
raport cu dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) din lege);
- utilizarea
să aducă atingere sau să fie susceptibilă de a aduce
atingere funcției esențiale a mărcii, anume de a garanta
consumatorilor proveniența (produselor sau a) serviciilor.
Astfel, este
exclusă încălcarea drepturilor asupra mărcii dacă semnul nu
este utilizat efectiv pentru serviciile oferite, comercializate, importate sau
exportate, ori pe documentele care însoțesc prestarea acestor servicii sau
pe materialele publicitare vizând asemenea servicii etc. (în mod egal,
constatările anterioare se aplică și produselor).
De asemenea,
o eventuală utilizare a semnului ce compune marca în alt scop decât acela
al identificării (produselor sau a) serviciilor oferite excedează
sfera de aplicare a normei, neputând constitui o faptă de încălcare a
drepturilor asupra mărcii, cât timp conflictul marcă - semn,
reglementat prin art. 36 are în vedere doar o utilizare care aduce atingere sau
este susceptibilă
a aduce atingere funcțiilor mărcii, în special
a funcției esențiale de garantare pentru consumator a
provenienței serviciului (sau produsului).
Utilizarea
semnului ce compune marca în alt scop decât identificarea produselor sau a
serviciilor are loc atunci când terțul folosește în mod legitim un
semn distinctiv destinat identificării sale în calitate de comerciant sau
desemnării fondului său de comerț, respectiv numele comercial,
firma sau emblema.
În acest
sens, art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 prevede că:
titularul unei mărci protejate prin lege nu poate cere să se
interzică unui terț să folosească în activitatea sa
comercială numele/denumirea titularului.
Art. 39 alin.
(1) lit. a) din lege are în vedere utilizarea numelui comercial legal
înregistrat, iar această interpretare corespunde celei date de către
Curtea de Justiție a Uniunii Europene prevederii din art. 6 alin. (1) lit.
a) din Prima Directivă nr. 89/104/CEE (actualmente Directiva nr. 2008/95/CE),
normă ce a fost transpusă în art. 39 alin. (1) lit. a) din legea
română a mărcilor, cu un conținut identic.
Curtea de Justiție
a Uniunii Europene a decis (prin aceeași hotărâre din 21 septembrie 2007,
pronunțată în cauza Celine C - 17/06) că art. 6 alin. (1) lit. a)
din Directivă se poate opune interzicerii utilizării de către un
terț, care nu a fost autorizat în acest scop, a unei denumiri sociale, a
unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o marcă anterioară
(în cadrul unei activități de comercializare a unor servicii identice
sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată această
marcă), dar numai dacă utilizarea de către terț a denumirii
sale sociale sau a numelui său comercial are loc conform practicilor
loiale în domeniul industrial sau comercial.
Simplul fapt
că terțul folosește semnul identic sau similar mărcii nu
reprezintă în sine o încălcare a drepturilor asupra mărcii, cât
timp acest semn include numele comercial legal înregistrat și nu este
utilizat cu funcția de marcă, aspect asupra căruia instanța
de apel, în rejudecare va trebui să decidă pornind de la
dezlegările de drept cuprinse în prezenta decizie.
Ceea ce este
relevant în cauză (și ceea ce va trebui să lămurească
instanța de rejudecare) este modul concret în care terțul își
folosește numele comercial, respectiv fie pentru individualizarea
calității sale de comerciant, conform practicilor loiale în domeniul
comercial, fie cu titlu de marcă, pentru identificarea serviciilor sale,
servicii ce vor fi determinate și ele în concret, iar nu in abstracto prin
simpla referire la obiectul de activitate al recurentei-pârâte și care vor
trebui comparate cu cele pentru care operează protecția mărcii
reclamantului.
În raport de
aceste considerente teoretice care interesează analiza unui conflict
marcă - semn din perspectiva dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998,
instanța de apel, în rejudecare, va trebui să cerceteze dacă
pârâta folosește semnul „pentru servicii”, dat fiind că
protecția mărcii reclamantului operează pentru clasele de
servicii 35 și 39 ale Clasificării de la Nisa, precum și să
stabilească raportul dintre acestea și serviciile oferite
consumatorului de
către
recurentă, anume dacă ele sunt identice sau similare cu cele
protejate în favoarea reclamantului.
Este evident
că o astfel de analiză nu a fost efectuată de instanța de
apel în cadrul deciziei analizate prin prezentul recurs.
Totodată,
în acest context, s-a menționat că nu rezultă rațiunile
pentru care Curtea de Apel a menținut sentința și sub aspectul
altor acte de natură comercială, anume dispozițiile prin care
s-a interzis pârâtei: să aplice marca pe produse sau ambalaje; să
ofere sau comercializeze produse ori să le dețină în acest scop,
ori să ofere sau să presteze servicii sub această
marcă;să pună în circulație, să exporte sau să
importe, să plaseze sub un regim vamal suspensiv sau economic produse sub
această marcă.
În plus,
pentru interzicerea utilizării semnului pe documente sau pentru
publicitate, va trebui să se demonstreze înlăturarea
apărării pârâtei decurgând din invocarea dispozițiilor art. 39 alin.
(1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 sau, conform Hotărârii din Cauza Celine,
să se constate că această utilizare a numelui comercial de
către pârâtă are loc dincolo de limitele funcției legale a
propriului său drept (asupra firmei sau numelui comercial), așadar,
cu încălcarea practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.
De asemenea,
față de faptul că numele comercial legal înregistrat al pârâtei
constituie o componentă a semnului ce alcătuiește marca
reclamantei, ar fi trebuit să se cerceteze susținerile din motivarea
apelului (reluate în motivele de recurs) pe acest aspect, pentru a se aprecia
dacă folosirea semnului s-a făcut cu titlu de marcă, pentru
identificarea serviciilor oferite de aceasta, ori în legătură cu
numele comercial, respectiv pentru individualizarea calității de
comerciant, iar în acest ultim caz, dacă s-a făcut conform
practicilor loiale în domeniul comercial.
Față
de toate aceste considerente, Înalta Curte a constatat o stabilire
necorespunzătoare a situației de fapt, în ceea ce privește
folosirea semnului distinctiv de către pârâtă, respectiv: dacă
marca reclamantului și semnul folosit de către pârâtă sunt
identice sau similare; dacă marca reclamantului a fost folosită de
către pârâtă „pentru servicii” identice (în sensul art. 36 alin. (2)
lit. a) sau
similare (în contextul art. 36 alin. (2) lit. b); în ce mod, când a fost
folosit semnul și dacă fapta reprezintă o încălcare a
drepturilor reclamantului asupra mărcii, în raport de momentul de început
al protecției acesteia; care sunt, în concret, serviciile în
legătură cu care marca a fost folosită și dacă acestea
sunt identice/similare cu serviciile pentru care marca a fost înregistrată
în favoarea reclamantului.
În
rejudecare, Curtea de Apel Constanța, secția a II-a civilă, prin
Decizia nr. 151 din 16 martie 2016 a admis apelul declarat de pârâtul SC B. SRL
și a schimbat în tot hotărârea apelată, în sensul respingerii
acțiuni, ca nefondată, pentru motivele ce urmează.
În principal,
potrivit deciziei de casare, instanța de apel a procedat la calificarea
cererii de chemare în judecată. Astfel cum reiese din cuprinsul cererii de
chemare în judecată, respectiv „pârâtul a folosit și folosește
marca individuală (…) pentru produse și servicii identice celor
pentru care marca a fost înregistrată (…)”, rezultă că varianta
normativă proprie situației de fapt deduse judecății este
reprezentată de dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998,
reclamanta nereferindu-se în acțiune la similitudine ce poate crea risc de
confuzie în percepția publicului, pentru a fi încadrată acțiunea
la dispozițiile lit. b) a aceluiași articol.
Prin urmare,
condițiile contrafacerii au fost analizate în raport de această
variantă.
Potrivit
dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998;
1)
Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv
asupra mărcii.
(2) Titularul
mărcii poate cere instanței judecătorești competente
să interzică terților să folosească, în activitatea
lor comercială, fără consimțământul său:
a) un semn
identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care
marca a fost înregistrată;
(3) În
aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise
terților, în special, următoarele acte:
a) aplicarea
semnului pe produse sau pe ambalaje;
b) oferirea
produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau,
după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;
c) punerea în
liberă circulație, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal
suspensiv sau economic, precum și acordarea oricărei alte
destinații vamale, așa cum acestea sunt definite în
reglementările vamale, produselor sub acest semn;
d) utilizarea
semnului pe documente sau pentru publicitate.
Prin urmare,
titularul unei mărci înregistrate poate interzice utilizarea de către
un terț a unui semn identic cu marca sa, în aplicarea dispozițiilor art.
36 alin. (2) dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele
condiții:
- Utilizarea
să aibă loc în cadrul comerțului;
- Utilizarea
să aibă loc fără consimțământul titularului
mărcii;
- Utilizarea
semnului identic cu marca să aibă loc pentru produse sau servicii
identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca;
- Utilizarea
să aducă atingere sau să fie susceptibilă de a aduce
atingere funcției esențiale a mărcii, anume de a garanta
consumatorilor proveniența produselor sau serviciilor.
Ca prim pas,
instanța va proceda la compararea mărcii, în ansamblul ei, astfel cum
a fost înregistrată, și semnul utilizat de pârâtă.
Marca
reclamantului, astfel cum a fost înregistrată (fila 7) este o marcă
individuală combinată, constând în alăturarea a trei cuvinte SC
B. SRL - toate grafiate înclinat spre dreapta (italic), primele două cu
majuscule, iar cel de-al treilea cu litere mici și a unui element
figurativ constând în reprezentarea unui acoperiș de casă, având pe
latura din dreapta un coș pentru evacuarea fumului.
În cuprinsul
acțiunii, reclamantul nu a arătat în concret cum se folosește
pârâta de marca sa înregistrată, limitându-se la a susține la modul
general, faptul că acesta se folosește pentru produse și
servicii identice.
Pe de
altă parte, marca opusă de reclamant a fost înregistrată pentru
două clase de servicii, respectiv clasa 35 : Publicitate; conducerea
și administrarea afacerilor; lucrări de birou și 39: Transport;
ambalare și depozitare a mărfurilor; organizare de
călătorii, ale Clasificării de la Nisa, în schimb, a solicitat
să fie interzisă și utilizarea cu privire la produse,
fără a le individualiza în concret pe nici unele dintre ele.
Pentru a
triumfa în demersul său judiciar, reclamantul avea obligația de a dovedi
încălcarea drepturilor asupra mărcii prin utilizarea efectivă de
către pârâtă, pentru serviciile oferite, comercializate, importate
sau exportate, ori pe documentele care însoțesc prestarea acestor servicii
sau pe materialele publicitare vizând asemenea servicii.
Singurele
probe prezentate de reclamant în susținerea acțiunii în fața
instanței de fond au fost câteva facturi emise de pârâtă și o
planșă fotografică iar în rejudecare, la instanța de apel a
mai depus la dosar o planșă fotografică cu imaginea unui
autovehicul Dacia ce are inscripționat un semn identic cu cel al
mărcii.
Ori,
examinând fiecare proba în parte, Curtea a apreciat că reclamantul nu a
făcut dovada existenței vreunei fapte ilicite
săvârșită de pârâtă, constând în utilizarea, în activitatea
sa comercială a unui semn identic cu marca, pentru servicii identice
desemnate prin marca înregistrată.
Astfel, pe
facturile prezentate apare în dreptul rubricii vânzător SC B. SRL, prin
urmare, deși are în componență semnul ce alcătuiește
marca reclamantului, a fost folosit ca nume comercial, pentru individualizarea
calității de comerciant, respectând practicile loiale în domeniul
comercial, având în vedere faptul că același tip de factură era
folosit de pârâtă și anterior datei înregistrării mărcii (astfel
cum rezultă din factura de la fila 202 emisă de pârâtă la 26
iunie 2008). Planșa fotografică depusă la dosar este
lipsită de valoare probatorie atât timp cât nu este însoțită de
dovezi privind identificarea în timp și spațiu a momentului la care a
fost efectuată. De asemenea, imaginea în care este surprins autovehiculul
inscripționat nu este relevantă întrucât prin simpla aplicare pe
caroseria acestuia a unui semn ce alcătuiește marca reclamantului nu
se poate aprecia că pârâta efectuează servicii de transport după
data înregistrării mărcii.
Mai mult
decât atât, instanța a reținut și apărarea pârâtei, care a
invocat legitimitatea folosirii numelui său comercial în acord cu
dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, drepturi
dobândite în temeiul dispozițiilor art. 30 alin. (1) și (4) din Legea
nr. 26/1990.
Simplul fapt
al folosirii de către pârâtă a semnului identic mărcii nu
reprezintă în sine o încălcare a drepturilor asupra mărcii, cât
timp acest semn include numele comercial legal înregistrat, reclamantul
nefăcând dovada utilizării acestuia cu funcția de marcă.
Împotriva
deciziei a declarat recurs reclamantul, criticând decizia ca nelegală
și netemeinică pentru considerentele ce urmează.
Motivarea
instanței este contradictorie deoarece
pe de o
parte, arată că în speță nu s-a făcut dovada existenței
vreunei fapte ilicite săvârșite de pârâtă, constând în
utilizarea, în activitatea sa comercială, a unui semn identic cu marca,
iar, pe de altă parte, arată că simplul fapt al folosirii de
către pârâtă a semnului identic mărcii nu reprezintă în
sine o încălcare a drepturilor asupra mărcii, cât timp acest semn
include numele comercial legal înregistrat.
Sub aspectul
netemeiniciei se învederează că
este titularul
mărcii individuale, combinate constând din denumirea „SC B. SRL”, cu
element figurativ, așa cum reiese din Certificatul de înregistrare a
mărcii și din Decizia nr. 005985 emise de D., înregistrată
pentru clasele de produse/servicii: Publicitate; conducerea și
administrarea afacerilor; lucrări de birou; 39: Transport; ambalare
și depozitare a mărfurilor, organizare de călătorii.
Or, așa
cum reiese din probatoriul administrat în cauză, recurenta-pârâta a
folosit și folosește în continuare în activitatea sa, fără
consimțământul recurentului, marca individuală, combinată
constând din denumirea „SC B. SRL”, cu element figurativ, pentru produse
și servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată.
De asemenea, se
arată că a notificat pârâta să înceteze să folosească
marca amintită mai sus, dar acesta nu s-a conformat.
Menționează
că a înțeles să înregistreze marca „SC B. SRL”, cu element
figurativ tocmai-pentru a o proteja, întrucât acțiunile administratorului
pârâtei - E. - au fost și sunt de natura să aducă atingere
acestei mărci, au fost și sunt de natură a afecta buna
desfășurare a activității SC B. SRL.
Mai mult
decât atât, așa cum reiese din probatoriul administrat în cauză -
acte, interogatoriu - începând cu primăvara anului 2008 nu i s-a mai
permis să participe la desfășurarea activității SC B.
SRL, fiind astfel privat de dreptul de a cunoaște situația economică
a societății.
De asemenea,
administratorul pârâtei, E., a luat anumite decizii economice importante
fără a avea acordul recurentului, în calitate de asociat al societății,
respectiv a înstrăinat mijloace fixe ale societății (terenuri,
autovehicule), a contract credite - aspect care reiese și din expertiza
tehnică efectuată într-un dosar penal și depusă la dosarul
cauzei. Or, așa cu se arată în expertiza amintită, o serie de
mijloace, fixe ale societății au fost înstrăinate fără
a avea acordul Adunării generale a asociaților.
Totodată,
arată că a făcut dovada faptului că, pârâta a folosit în
activitatea comercială curentă, alături de denumirea
societății, și marca.
În acest sens
sunt planșele fotografice depuse la dosarul cauzei și facturile
fiscale din 2009, din 2008 și din 2009, prin care pârâta a înstrăinat
mijloace de transport, iar înscrisurile constatatoare poartă tocmai marca SC
B. SRL ca element de identificare al societății vânzătoare.
Or, potrivit
dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, pârâta nu avea dreptul să
folosească în activitatea sa comercială, fără
consimțământul titularului mărcii, semnul identic mărcii.
Înalta Curte,
analizând decizia prin raportare la criticile formulate reține caracterul
nefondat al recursului pentru argumentele ce succed.
Prioritar, față
de dispozițiile art. 137 C. proc. civ., va fi analizată excepția
nulității recursului.
Astfel, cum
reiese din cuprinsul memoriului de recurs, recurenta-pârâtă nu indică
în concret motivul de nelegalitate pe care se întemeiază din cele expres
și limitativ prevăzute de art. 304 C. proc. civ. însă, Înalta
Curte, în temeiul dispozițiilor art. 306 alin. (3) C. proc. civ.
constată că dezvoltarea acestora face posibilă încadrarea lor în
ipoteza descrisă de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., hotărârea nu
cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive
contradictorii și art. 304 pct. 9 C. proc. civ., interpretarea și
aplicarea greșită a unei dispoziții legale incidente în
speță. Drept urmare, excepția nulității va fi
respinsă.
Recurentul
apreciază ca fiind contradictorii considerentele referitoare la constatarea
absenței probatoriului sub aspectul faptei ilicite, în condițiile în
care se reține folosirea de către pârât a semnului identic cu marca
nu reprezintă o încălcare a dreptului asupra mărcii, cât timp
acest semn include numele comercial legal înregistrat.
Critica este
nefondată câtă vreme, instanța de apel a făcut aplicarea
dispozițiilor de excepție ale art. 39 lit. a) din Legea nr. 84/1998
privind mărcile și indicațiile geografice care arată
că titularul mărcii nu poate să interzică unui terț în
activitatea sa comercială numele, denumirea sau adresa/sediul titularului.
Art. 36 alin.
(2) din lege se referă la folosirea semnului identic sau similar
mărcii „pentru produse sau servicii identice, similare sau, după caz,
diferite”, iar alin. (3) exemplifică actele de folosire a semnului care pot
fi interzise în condițiile alin. (2).
Din exprimarea
utilizată de legiuitor reiese că actele incriminate sunt de folosire
a semnului ca marcă a cărei funcție specifică este aceea de
distingere a produselor sau serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia,
în timp ce numele comercial identifică întreaga activitate a unei societăți
comerciale, fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau
serviciile care intră în obiectul său de activitate.
Actele la
care se referă Curtea de Apel ca nedovedite și, drept
consecință, nedovedirea faptei ilicite, sunt acte de folosire a
semnului de către pârâtă, prin aplicarea pe produse sau ambalaje ori
pentru publicitate, adică de folosire a semnului ca marcă.
Altfel spus,
cele apreciate de recurentă ca fiind motive contradictorii, sunt doar
argumentele în interpretarea dispozițiilor legale incidente.
Susține
recurentul că a făcut dovada folosirii de către pârâtă a denumirii
societății în activitatea comercială curentă drept
marcă. În susținerea acestui motiv de nelegalitate
reinterpretează probatoriul administrat în cauză, fără a
folosi vreun contraargument viabil pentru a demonstra că situația de
fapt stabilită de instanța superioară de fond nu este pe deplin
lămurită și fără a veni cu dovezi suplimentare
după casare.
De altfel, în
ultima decizie de casare Înalta Curte arată că singurele probe la
care instanța de apel s-a referit sunt facturile emise de către
pârâtă (fila 199-215 dosar primă instanță) va fi
necesară reaprecierea acestora în rejudecare, potrivit celor arătate
în considerentele de față, astfel încât va trebui să se
demonstreze dacă aplicarea semnului SC B. SRL pe aceste facturi de
către pârâtă depășește limitele permise de art. 39 alin.
(1) lit. a) din legea mărcilor; totodată, la cererea
părților sau din oficiu, vor putea fi administrate orice alte probe:
prin care intimatul-reclamantă să tindă la dovedirea
utilizării mărcii sale de către aceeași pârâtă pentru
serviciile cărora marca le este destinată, iar pârâta să
tindă la combaterea acestor susțineri, dovezi pe care instanța
de apel le va aprecia în contextul probator al cauzei și pe baza
acelorași cerințe legale enunțate.
De precizat
că recurentul nu a apelat la beneficiul dispozițiilor art. 305 C.
proc. civ., în sensul de a administra probe noi cu înscrisuri în etapa
procesuală a recursului.
Nu în ultimul
rând, Înalta Curte constată că recurentul invocă netemeinicia
deciziei pronunțate în apel cu referire la modalitatea de analiză a
probatoriului administrat, omițând că în calea extraordinară de
atac a recursului modificarea ori casarea unei hotărâri se poate cere
numai pentru motive de nelegalitate, conform art. 304 alin. (1) C. proc. civ.
Motivele de
recurs ce permiteau cenzurarea deciziei și sub aspectul netemeiniciei, pct.
10 și 11 ale art. 304 C. proc. civ. au fost abrogate prin art. 2 pct. 111
1
din O.U.G. nr. 138/2000, aprobată prin Legea nr. 217/2005 și,
respectiv art. I pct. 112 din același act normativ.
Înalta Curte,
reținând că hotărârea instanței de apel respectă
dispozițiile art. 261 pct. 5 C. proc. civ. și că
dispozițiile art. 36 și 39 din Legea nr. 84/1998 au fost corect
aplicate, în temeiul dispozițiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ., va
respinge recursul ca nefondat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Respinge
excepția nulității recursului invocată de intimata SC B.
SRL.
Respinge, ca
nefondat, recursul declarat de reclamantul A. împotriva Deciziei nr. 151 din
data de 16 martie 2016 a Curții de Apel Constanța, secția a II-a
civilă, de contencios administrativ și fiscal.
Irevocabilă.
Pronunțată
în ședință publică, astăzi 21 februarie 2017.