ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 345/2017

Decizia nr. 345/2017 Deliberând în condițiile art. 256 C. proc. civ., reține următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța sub nr. x/118/2012, reclamantul A. a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC B. SRL să se instituie pe cale judiciară interdicția pentru pârâtă: de a folosi denumirea mărcii individuale constând din denumirea SC B. SRL, cu element figurativ, pentru produsele și serviciile din clasele 35: Publicitate; conducerea și administrarea afacerilor; lucrări de birou și 39: Transport; ambalare și depozitare a mărfurilor, organizare de călătorii;de a aplica marca amintită pe produse sau ambalaje; de a oferi sau comercializa produse ori a le deține în acest scop, ori de a oferi sau presta servicii sub această marcă; de a utiliza marca pe documente sau pentru publicitate și de a pune în circulație, a exporta sau importa, a plasa sub un regim vamal suspensiv sau economic produse sub această marcă.

Reclamantul a relevat în susținere că este titularul certificatului de înregistrare a mărcii constând din denumirea SC B. SRL, cu element figurativ din 17 septembrie 2008 prin care i se conferă drept de protecție a mărcii pentru o perioadă de 10 ani, pentru clasele deja enumerate; pârâta a folosit și continuă să o folosească în activitatea sa, fără consimțământul titularului mărcii, efectuând acte de tipul celor menționate în petitul acțiunii, în drept invocându-se dispozițiile art. 36-37 din Legea nr. 84/1998.

Prin sentința civilă nr. 3590 din 23 decembrie 2013, Tribunalul Constanța a admis acțiunea formulată de reclamantul A., și a instituit interdicția în sarcina societății pârâte: de a folosi denumirea mărcii individuale, constând din denumirea SC B. SRL, cu element figurativ, pentru produsele și serviciile din clasele 35: Publicitate; conducerea și administrarea afacerilor; lucrări de birou și 39: Transport; ambalare și depozitare a mărfurilor, organizare de călătorii; de a aplica marca amintită pe produse sau ambalaje; de a oferi sau comercializa produse ori a le deține în acest scop, ori de a oferi sau presta servicii sub această marcă; de a utiliza marca pe documente sau pentru publicitate;de a pune în circulație, a exporta sau importa, a plasa sub un regim vamal suspensiv sau economic produse sub această marcă.

Împotriva acestei soluții a declarat apel SC B. SRL, susținând că divergența între cei doi asociați se datorează culpei reclamantului care a înțeles, prin mijloace dolosive și prin propria turpitudine, să încheiere acte în frauda societății pârâte, cale de atac soluționată prin Decizia civilă nr. 158/2014, prin care s-a respins apelul ca insuficient timbrat, însă, prin Decizia nr. 2973 din 31 octombrie 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul, a casat decizia și a trimis cauza spre rejudecarea apelului. În rejudecare, prin Decizia nr. 274 din 18 mai 2015, Curtea de Apel Constanța, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a respins apelul pârâtei, ca nefondat.

Împotriva deciziei a declarat recurs SC B. SRL. Prin Decizia nr. 2348 din 23 octombrie 2015 Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul, a casat decizia recurată și a trimis cauza spre rejudecare aceleiași instanțe de apel, pentru considerentele de mai jos.

Litigiul de față a dedus judecății soluționarea unei acțiuni în contrafacere prin care intimatul-reclamant A., titular al mărcii individuale, combinate, cu element figurativ „SC C. SRL”, înregistrată în favoarea sa, potrivit certificatului emis de D. pentru clasele de servicii 35 (publicitate; conducerea și administrarea afacerilor; lucrări de birou) și 39 (transport, ambalare și depozitare a mărfurilor; organizarea de călătorii) a solicitat aplicarea dispozițiilor art. 36 alin. (3) lit. a) - d) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice; ca atare, s-a solicitat stabilirea în sarcina pârâtei SC C. SRL, căreia îi impută încălcarea drepturilor sale exclusive asupra mărcii, a interdicțiilor reglementate de textul menționat.

În ceea ce privește drepturile de proprietate industrială opuse de părțile cauzei, instanța de apel a reținut că reclamantul este titularul dreptului la marcă, cu începere de la 17 septembrie 2008, cu o durată legală a protecției de 10 ani, în timp ce pârâta este persoană juridică română, înființată în anul 2001 și înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului, avându-i ca asociați, pe lângă reclamant, și pe numitul E.; totodată, s-a reținut, in abstarcto, că obiectul de activitate al societății pârâte include, printre altele, publicitate, activități de ambalare, depozitări, transporturi.

Înalta Curte, față de considerentele deciziei recurate, a constatat că instanța de apel a avut în vedere teza de la art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, republicată (formă a legii după modificarea adusă prin Legea nr. 66/2010, având în vedere de data introducerii acțiunii - 21 decembrie 2012 - data poștei) potrivit căreia: „(2) Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată.” Concluzia anterioară a rezultat din împrejurarea că prima instanță s-a raportat la ipoteza semnului identic cu marca și a unor servicii identice, dezlegare de drept ce nu a fost reformată în calea de atac; or, o astfel de ipoteză corespunde dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, republicată.

Din acest punct de vedere, Înalta Curte a reținut că instanța de apel a constatat că societatea SC B. SRL a folosit, alături de denumirea societății, și marca înregistrată în favoarea reclamantului pe facturile emise către o societate comercială ai cărei asociați sunt soții A. În apărarea sa, recurenta-pârâtă a invocat prevederile art. 1 alin. (2) și pe ale art. 8 din Convenția de la Paris, ale art. 30 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, dar și dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Cu privire la aceste aspecte, instanța de apel a reținut că prin sentința apelată (confirmată prin respingerea apelului) nu s-a interzis pârâtei să-și folosească denumirea, așa cum este menționată în certificatul de înmatriculare „SC B. SRL”, ci să nu mai folosească elementul figurativ pentru produse și servicii ori să aplice marca pe produse, ambalaje, etc., constatare ce a permis curții de apel concluzia că sentința apelată respectă prevederile art. 30 din Legea nr. 26/1990, republicată, întrucât pentru semnul figurativ s-a recunoscut în favoarea reclamantului protecția ca marcă, astfel încât titularul ei are drepturi exclusive de utilizare.

În plus, fără nicio demonstrație juridică, a fost înlăturată și apărarea pârâtei cu privire la incidența în cauză a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, instanța de apel inserând în cuprinsul considerentelor doar concluzia că pârâta nu se găsește în niciunul dintre cazurile reglementate de art. 39 din legea mărcilor.

Înalta Curte, cu referire la aplicarea dispozițiilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, a reținut că instanța de judecată este ținută de verificarea întrunirii condițiilor acestei norme, anume; calitatea reclamantului de titular al unei mărci înregistrate pentru anumite clase de produse și/sau servicii din Clasificarea de la Nisa; existența unei/unor fapte ilicite săvârșite de terțul pe care îl acționează în judecată, fapte de natura celor enumerate de art. 36 alin. (3) din lege constând, în esență, în utilizarea, în activitatea sa comercială, fără consimțământul titularului a unui semn identic cu marca, pentru produse sau servicii identice desemnate prin marca înregistrată; în ipoteza de la litera a) din art. 36 alin. (2) nu se cere existența riscului de confuzie, întrucât riscul de confuzie este prezumat, astfel cum prevede în mod explicit și art. 16 din Acordul x; însă, în varianta normativă de la art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, se cere verificarea riscului de confuzie în percepția publicului, incluzând și riscul de asociere între semn și marcă.

S-a precizat că, față de cele reținute de instanța de apel, la acest moment procesual, decizia recurată nu a putut fi confirmată cu privire la premisele reale de analiză a acțiunii în contrafacere (identitate marcă-semn și identitate servicii ori similaritate, în contextul aplicării art. 36 alin. (2) lit. b) din lege), în absența unei analize efective realizate de instanțele de fond, potrivit criteriilor ce vor fi arătate în prezenta decizie; ca atare, în rejudecare, instanța de apel va efectua și calificarea cererii de chemare în judecată fie în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a), fie în baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, verificând condițiile contrafacerii în raport de varianta normativă pe care o va reține ca fiind proprie situației de fapt deduse judecății, așa cum se va considera că este dovedită în cauză.

Astfel, Înalta Curte a apreciat că pentru soluționarea cererii în contrafacere, instanțele de fond erau ținute a face o comparație între marcă în ansamblul ei, astfel cum a fost înregistrată (iar nu pe elementele componente, izolarea elementului dominant fiind doar o etapă a analizei juridice, însă determinarea lui nu poate avea loc decât în contextul evaluării percepției de ansamblu a mărcii de către consumatorul mediu) și semnul utilizat de către terț, precum și între serviciile protejate prin marcă (dat fiind principiul specialității ce operează în această materie) și cele în legătură cu care terțul utilizează în concret semnul; în același context, trebuie verificat caracterul ilicit al utilizării, anume verificarea existenței sau inexistența unui acord al titularului mărcii pentru utilizarea acesteia (pentru serviciile pe care marca le desemnează); de asemenea, instanța de apel va fi ținută să verifice dacă în cauză nu este incidentă o eventuală excepție de la aplicarea dispozițiilor art. 36 sau o limitare a drepturilor exclusive ale titularului mărcii, astfel cum sunt cele prevăzute de art. 38 și 39 din Legea nr. 84/1998, cu atât mai mult cu cât, în cauză, pârâta s-a prevalat de legitimitatea folosirii firmei sau numelui său comercial, sens în care a invocat dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. a) din legea nr. 84/1998,

contestând utilizarea semnului în litigiu cu funcțiile specifice mărcii. Or, în speță, astfel cum reiese din considerentele anterior sintetizate ale deciziei recurate, a rezultat că instanța de apel a reținut (de o manieră implicită) identitatea dintre marcă și semnul utilizat de către pârâtă, pe baza comparării elementului figurativ ca parte componentă în ansamblul mărcii, iar nu a mărcii astfel cum ea a fost înregistrată în favoarea intimatului-reclamant, ceea ce nu se circumscrie unei analize legale; în plus, deși marca opusă de reclamant a fost înregistrată pentru 2 clase de servicii, anume clasa 35 și 39 ale Clasificării de la Nisa, curtea de apel s-a raportat atât la produse cât și la servicii (mențiuni ce se regăsesc ca atare și în cuprinsul dispozitivului sentinței ce a fost confirmată prin respingerea apelului), fără a le individualiza, în concret, pe nici unele dintre ele.

Marca reclamantului, astfel cum a fost înregistrată (fila 7 dosar primă instanță) este o marcă individuală combinată constând în alăturarea a 3 cuvinte SC B. SRL - toate grafiate înclinat spre dreapta (italic), primele două cu majuscule, iar cel de-al treilea, cu litere mici (ceea ce ar fi fost suficient pentru calificarea mărcii ca fiind una combinată, iar nu doar verbală) - și a unui element figurativ constând în reprezentarea unui acoperiș de casă, având pe latura din dreapta un coș pentru evacuarea fumului; totodată, astfel cum s-a arătat, instanța de apel s-a raportat doar la elementul figurativ (fără a-l indica în mod explicit - fie grafia anterior descrisă a grupului de cuvinte sau/și elementul figurativ arătat) și nu a comparat marca în ansamblul ei, prin luare în considerare a tuturor elementelor ei componente și a impresiei de ansamblu pe care aceasta o creează în percepția consumatorului mediu; în acest sens, în rejudecare, urmează a se avea în vedere și jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest aspect.

Față de cele anterior reținute, Înalta Curte a constatat că instanța de apel a ignorat dispozițiile art. 2 din Legea nr. 84/1998 care prevăd: „Poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinații de culori, holograme, semnale sonore, precum și orice combinație a acestora, cu condiția ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.” Pe de altă parte, în cadrul aceleiași analize sumare, instanța de apel nu a analizat în mod efectiv apărarea pârâtei cu privire la incidența în cauză a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 și prin care aceasta tinde la justificarea unei legitimități a actelor de utilizare a semnului SC B. SRL, prevalându-se de drepturile sale anterioare cu privire la firmă (denumire socială) sau nume comercial, drepturi dobândite prin parcurgerea unei proceduri legale, prevăzute de Legea nr. 26/1990, act normativ care, precum și în cazul mărcilor, consacră un sistem atributiv de apropriere (drepturi dobândite prin înregistrare).

În plus, și prin motivele de recurs, recurenta reiterează susținerea că nu își folosește propriul nume comercial ca marcă, cele două semne distinctive având funcții legale diferite și un regim juridic propriu.

În acest context, Înalta Curte a reținut că, astfel cum corect susține și recurenta, potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului:„Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant își exercită comerțul și sub care semnează.”, în timp ce art. 30 alin. (4) prevede că: „Dreptul de folosință exclusivă asupra firmei și emblemei se dobândește prin înscrierea acestora în registrul comerțului.” La acest moment, trebuie a fi subliniat că deosebit de utile în soluționarea cauzei sunt distincțiile ce rezultă din Hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Cauza Celine C-17/06; astfel, s-a reținut că o denumire socială are ca obiect identificarea unei societăți, în timp ce un nume comercial sau o emblemă are ca obiect desemnarea unui fond de comerț.

Așa fiind, rezultă că denumirea socială a recurentei-reclamante este SC B. SRL, în timp ce numele său comercial (în legătură cu care au fost invocate și dispozițiile art. 1 alin. (2) și art. 8 din Convenția de la Paris) este SC B. SRL. Față de cele arătate, rezultă că funcția legală a numelui comercial este aceea de a desemna un fond de comerț, pe când funcția esențială a mărcii este aceea de a garanta consumatorilor proveniența de la o anumită întreprindere a produselor sau serviciilor pe care le desemnează. În consecință, funcțiile diferite recunoscute de lege acestor drepturi exclusive de folosință - pentru intimatul reclamant asupra mărcii, iar pentru recurenta-pârâtă asupra numelui comercial (și, implicit asupra firmei sau a denumirii sale sociale), nu permit ca acestea să interfereze în măsura în care fiecare dintre ele este exercitat în limitele sale interne, potrivit scopului pentru care sunt reglementate.

Astfel, recurenta-pârâtă prin intermediul firmei sau a numelui comercial se identifică în calitate de comerciant și își desemnează fondul de comerț, iar intimatul-reclamant, prin intermediul mărcii înregistrate, își distinge, pentru consumatori, propriile servicii cărora aceasta le este destinată, de serviciile identice (sau similare) ale altor comercianți.

În plus, potrivit Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, dobândirea drepturilor exclusive asupra firmei, numelui comercial sau emblemei nu poate fi extinsă cu privire la alte drepturi reglementate de alte acte normative; altfel spus, înregistrarea unei firme, nume comercial sau embleme nu conferă titularului și un drept asupra unui semn distinctiv pentru individualizarea serviciilor pe care le prestează către consumatori; simetric, titularul dreptului la marcă nu se va identifica în calitate de comerciant prin intermediul mărcii și nici nu își va desemna fondul de comerț prin referirea la marcă, ci exclusiv prin intermediul mărcii, funcțiile celor două drepturi de proprietate industrială nefiind substituibile.

Înalta Curte a înlăturat ca nefondate susținerile recurentei cu privire la reținerea incidenței în cauză a dispozițiilor art. 1 alin. (2) și ale art. 8 din Convenția de la Paris, chiar dacă prin ratificarea de către România a Convenției de la Paris aceasta este parte a dreptului intern, întrucât aceasta este o persoană juridică română, supusă regulilor de înregistrare prevăzute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, și înregistrată potrivit legii naționale; or, în cauză nu s-a susținut ori demonstrat că Legea nr. 26/1990 (dreptul intern stricto sensu) nu corespunde standardului minim de protecție prevăzut de această Convenție cu privire la acest drept de proprietate industrială (numele comercial), dispozițiile acestei convenții internaționale fiind absorbite de legile adoptate cu privire la înregistrarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială, fiecare cu un obiect propriu de reglementare.

Funcțiile legale diferite ale celor două drepturi aparținând părților și aflate în conflict este rațiunea excepției prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

După cum deja s-a menționat, chestiunea conflictului dintre marcă și nume comercial a fost dezlegată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg, în Hotărârea pronunțată în cauza Celine C-17/06 din 11 septembrie 2007. Astfel, prin intermediul întrebării preliminare ce i-a fost adresată, Curtea a fost solicitată să stabilească dacă utilizarea drept denumire comercială, nume comercial sau emblemă de către un terț neautorizat în acest scop, a unui semn identic cu o marcă verbală anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a marca a fost înregistrată, reprezintă o utilizare căreia titularul mărcii este îndreptățit să îi pună capăt în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Prima Directivă nr. 89/104/CCC a Consiliului din 21 decembrie 1988 (text transpus în legea română în cuprinsul dispozițiilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998).

Noțiunea de „utilizare” prevăzută de textul invocat a primit o interpretare uniformă din partea Curții, ceea ce constituie un concept jurisprudențial cu valoare normativă, ce trebuie aplicat unitar de instanțele naționale în soluționarea cauzelor având un obiect ce implică analizarea condiției de utilizare de către un terț a unui semn protejat ca marcă. Această noțiune a fost interpretată de Curte, în contextul art. 5 alin. (1) lit. a) din directivă, în Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenall Football Club, C-206/01 - pct. 45, Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel, C-48/05 - pct. 17, Hotărârea din 16 noiembrie 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, dar și în Cauza Celine deja evocată.

Așadar, titularul unei mărci înregistrate poate interzice utilizarea de către un terț a unui semn identic cu marca sa, în aplicarea dispozițiilor art. 36 alin. (2), numai dacă sunt îndeplinite următoarele 4 condiții: - utilizarea să aibă loc în cadrul comerțului; - utilizarea să aibă loc fără consimțământul titularului mărcii; - utilizarea semnului identic (sau similar) cu marca să aibă loc pentru (produse sau) servicii identice (sau similare) cu cele pentru care a fost înregistrată marca, de natură a produce risc de confuzie în percepția publicului, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul (riscul de confuzie fiind o condiție de analizat dacă, în speță, s-ar da cererii de chemare în judecată calificarea în raport cu dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) din lege); - utilizarea să aducă atingere sau să fie susceptibilă de a aduce atingere funcției esențiale a mărcii, anume de a garanta consumatorilor proveniența (produselor sau a) serviciilor.

Astfel, este exclusă încălcarea drepturilor asupra mărcii dacă semnul nu este utilizat efectiv pentru serviciile oferite, comercializate, importate sau exportate, ori pe documentele care însoțesc prestarea acestor servicii sau pe materialele publicitare vizând asemenea servicii etc. (în mod egal, constatările anterioare se aplică și produselor). De asemenea, o eventuală utilizare a semnului ce compune marca în alt scop decât acela al identificării (produselor sau a) serviciilor oferite excedează sfera de aplicare a normei, neputând constitui o faptă de încălcare a drepturilor asupra mărcii, cât timp conflictul marcă - semn, reglementat prin art. 36 are în vedere doar o utilizare care aduce atingere sau este susceptibilă a aduce atingere funcțiilor mărcii, în special a funcției esențiale de garantare pentru consumator a provenienței serviciului (sau produsului).

Utilizarea semnului ce compune marca în alt scop decât identificarea produselor sau a serviciilor are loc atunci când terțul folosește în mod legitim un semn distinctiv destinat identificării sale în calitate de comerciant sau desemnării fondului său de comerț, respectiv numele comercial, firma sau emblema. În acest sens, art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 prevede că: titularul unei mărci protejate prin lege nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială numele/denumirea titularului. Art. 39 alin. (1) lit. a) din lege are în vedere utilizarea numelui comercial legal înregistrat, iar această interpretare corespunde celei date de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene prevederii din art. 6 alin. (1) lit. a) din Prima Directivă nr. 89/104/CEE (actualmente Directiva nr. 2008/95/CE), normă ce a fost transpusă în art. 39 alin. (1) lit. a) din legea română a mărcilor, cu un conținut identic.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis (prin aceeași hotărâre din 21 septembrie 2007, pronunțată în cauza Celine C - 17/06) că art. 6 alin. (1) lit. a) din Directivă se poate opune interzicerii utilizării de către un terț, care nu a fost autorizat în acest scop, a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o marcă anterioară (în cadrul unei activități de comercializare a unor servicii identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă), dar numai dacă utilizarea de către terț a denumirii sale sociale sau a numelui său comercial are loc conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

Simplul fapt că terțul folosește semnul identic sau similar mărcii nu reprezintă în sine o încălcare a drepturilor asupra mărcii, cât timp acest semn include numele comercial legal înregistrat și nu este utilizat cu funcția de marcă, aspect asupra căruia instanța de apel, în rejudecare va trebui să decidă pornind de la dezlegările de drept cuprinse în prezenta decizie. Ceea ce este relevant în cauză (și ceea ce va trebui să lămurească instanța de rejudecare) este modul concret în care terțul își folosește numele comercial, respectiv fie pentru individualizarea calității sale de comerciant, conform practicilor loiale în domeniul comercial, fie cu titlu de marcă, pentru identificarea serviciilor sale, servicii ce vor fi determinate și ele în concret, iar nu in abstracto prin simpla referire la obiectul de activitate al recurentei-pârâte și care vor trebui comparate cu cele pentru care operează protecția mărcii reclamantului.

În raport de aceste considerente teoretice care interesează analiza unui conflict marcă - semn din perspectiva dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, instanța de apel, în rejudecare, va trebui să cerceteze dacă pârâta folosește semnul „pentru servicii”, dat fiind că protecția mărcii reclamantului operează pentru clasele de servicii 35 și 39 ale Clasificării de la Nisa, precum și să stabilească raportul dintre acestea și serviciile oferite consumatorului de către recurentă, anume dacă ele sunt identice sau similare cu cele protejate în favoarea reclamantului. Este evident că o astfel de analiză nu a fost efectuată de instanța de apel în cadrul deciziei analizate prin prezentul recurs.

Totodată, în acest context, s-a menționat că nu rezultă rațiunile pentru care Curtea de Apel a menținut sentința și sub aspectul altor acte de natură comercială, anume dispozițiile prin care s-a interzis pârâtei: să aplice marca pe produse sau ambalaje; să ofere sau comercializeze produse ori să le dețină în acest scop, ori să ofere sau să presteze servicii sub această marcă;să pună în circulație, să exporte sau să importe, să plaseze sub un regim vamal suspensiv sau economic produse sub această marcă.

În plus, pentru interzicerea utilizării semnului pe documente sau pentru publicitate, va trebui să se demonstreze înlăturarea apărării pârâtei decurgând din invocarea dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 sau, conform Hotărârii din Cauza Celine, să se constate că această utilizare a numelui comercial de către pârâtă are loc dincolo de limitele funcției legale a propriului său drept (asupra firmei sau numelui comercial), așadar, cu încălcarea practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

De asemenea, față de faptul că numele comercial legal înregistrat al pârâtei constituie o componentă a semnului ce alcătuiește marca reclamantei, ar fi trebuit să se cerceteze susținerile din motivarea apelului (reluate în motivele de recurs) pe acest aspect, pentru a se aprecia dacă folosirea semnului s-a făcut cu titlu de marcă, pentru identificarea serviciilor oferite de aceasta, ori în legătură cu numele comercial, respectiv pentru individualizarea calității de comerciant, iar în acest ultim caz, dacă s-a făcut conform practicilor loiale în domeniul comercial.

Față de toate aceste considerente, Înalta Curte a constatat o stabilire necorespunzătoare a situației de fapt, în ceea ce privește folosirea semnului distinctiv de către pârâtă, respectiv: dacă marca reclamantului și semnul folosit de către pârâtă sunt identice sau similare; dacă marca reclamantului a fost folosită de către pârâtă „pentru servicii” identice (în sensul art. 36 alin. (2) lit. a) sau similare (în contextul art. 36 alin. (2) lit. b); în ce mod, când a fost folosit semnul și dacă fapta reprezintă o încălcare a drepturilor reclamantului asupra mărcii, în raport de momentul de început al protecției acesteia; care sunt, în concret, serviciile în legătură cu care marca a fost folosită și dacă acestea sunt identice/similare cu serviciile pentru care marca a fost înregistrată în favoarea reclamantului.

În rejudecare, Curtea de Apel Constanța, secția a II-a civilă, prin Decizia nr. 151 din 16 martie 2016 a admis apelul declarat de pârâtul SC B. SRL și a schimbat în tot hotărârea apelată, în sensul respingerii acțiuni, ca nefondată, pentru motivele ce urmează. În principal, potrivit deciziei de casare, instanța de apel a procedat la calificarea cererii de chemare în judecată. Astfel cum reiese din cuprinsul cererii de chemare în judecată, respectiv „pârâtul a folosit și folosește marca individuală (…) pentru produse și servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată (…)”, rezultă că varianta normativă proprie situației de fapt deduse judecății este reprezentată de dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, reclamanta nereferindu-se în acțiune la similitudine ce poate crea risc de confuzie în percepția publicului, pentru a fi încadrată acțiunea la dispozițiile lit. b) a aceluiași articol.

Prin urmare, condițiile contrafacerii au fost analizate în raport de această variantă. Potrivit dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998; 1) Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.

(2) Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată; (3) În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terților, în special, următoarele acte: a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje; b) oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn; c) punerea în liberă circulație, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum și acordarea oricărei alte destinații vamale, așa cum acestea sunt definite în reglementările vamale, produselor sub acest semn; d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.

Prin urmare, titularul unei mărci înregistrate poate interzice utilizarea de către un terț a unui semn identic cu marca sa, în aplicarea dispozițiilor art. 36 alin. (2) dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: - Utilizarea să aibă loc în cadrul comerțului; - Utilizarea să aibă loc fără consimțământul titularului mărcii; - Utilizarea semnului identic cu marca să aibă loc pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca; - Utilizarea să aducă atingere sau să fie susceptibilă de a aduce atingere funcției esențiale a mărcii, anume de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau serviciilor. Ca prim pas, instanța va proceda la compararea mărcii, în ansamblul ei, astfel cum a fost înregistrată, și semnul utilizat de pârâtă.

Marca reclamantului, astfel cum a fost înregistrată (fila 7) este o marcă individuală combinată, constând în alăturarea a trei cuvinte SC B. SRL - toate grafiate înclinat spre dreapta (italic), primele două cu majuscule, iar cel de-al treilea cu litere mici și a unui element figurativ constând în reprezentarea unui acoperiș de casă, având pe latura din dreapta un coș pentru evacuarea fumului. În cuprinsul acțiunii, reclamantul nu a arătat în concret cum se folosește pârâta de marca sa înregistrată, limitându-se la a susține la modul general, faptul că acesta se folosește pentru produse și servicii identice.

Pe de altă parte, marca opusă de reclamant a fost înregistrată pentru două clase de servicii, respectiv clasa 35 : Publicitate; conducerea și administrarea afacerilor; lucrări de birou și 39: Transport; ambalare și depozitare a mărfurilor; organizare de călătorii, ale Clasificării de la Nisa, în schimb, a solicitat să fie interzisă și utilizarea cu privire la produse, fără a le individualiza în concret pe nici unele dintre ele. Pentru a triumfa în demersul său judiciar, reclamantul avea obligația de a dovedi încălcarea drepturilor asupra mărcii prin utilizarea efectivă de către pârâtă, pentru serviciile oferite, comercializate, importate sau exportate, ori pe documentele care însoțesc prestarea acestor servicii sau pe materialele publicitare vizând asemenea servicii.

Singurele probe prezentate de reclamant în susținerea acțiunii în fața instanței de fond au fost câteva facturi emise de pârâtă și o planșă fotografică iar în rejudecare, la instanța de apel a mai depus la dosar o planșă fotografică cu imaginea unui autovehicul Dacia ce are inscripționat un semn identic cu cel al mărcii. Ori, examinând fiecare proba în parte, Curtea a apreciat că reclamantul nu a făcut dovada existenței vreunei fapte ilicite săvârșită de pârâtă, constând în utilizarea, în activitatea sa comercială a unui semn identic cu marca, pentru servicii identice desemnate prin marca înregistrată.

Astfel, pe facturile prezentate apare în dreptul rubricii vânzător SC B. SRL, prin urmare, deși are în componență semnul ce alcătuiește marca reclamantului, a fost folosit ca nume comercial, pentru individualizarea calității de comerciant, respectând practicile loiale în domeniul comercial, având în vedere faptul că același tip de factură era folosit de pârâtă și anterior datei înregistrării mărcii (astfel cum rezultă din factura de la fila 202 emisă de pârâtă la 26 iunie 2008). Planșa fotografică depusă la dosar este lipsită de valoare probatorie atât timp cât nu este însoțită de dovezi privind identificarea în timp și spațiu a momentului la care a fost efectuată. De asemenea, imaginea în care este surprins autovehiculul inscripționat nu este relevantă întrucât prin simpla aplicare pe caroseria acestuia a unui semn ce alcătuiește marca reclamantului nu se poate aprecia că pârâta efectuează servicii de transport după data înregistrării mărcii.

Mai mult decât atât, instanța a reținut și apărarea pârâtei, care a invocat legitimitatea folosirii numelui său comercial în acord cu dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, drepturi dobândite în temeiul dispozițiilor art. 30 alin. (1) și (4) din Legea nr. 26/1990. Simplul fapt al folosirii de către pârâtă a semnului identic mărcii nu reprezintă în sine o încălcare a drepturilor asupra mărcii, cât timp acest semn include numele comercial legal înregistrat, reclamantul nefăcând dovada utilizării acestuia cu funcția de marcă. Împotriva deciziei a declarat recurs reclamantul, criticând decizia ca nelegală și netemeinică pentru considerentele ce urmează.

Motivarea instanței este contradictorie deoarece pe de o parte, arată că în speță nu s-a făcut dovada existenței vreunei fapte ilicite săvârșite de pârâtă, constând în utilizarea, în activitatea sa comercială, a unui semn identic cu marca, iar, pe de altă parte, arată că simplul fapt al folosirii de către pârâtă a semnului identic mărcii nu reprezintă în sine o încălcare a drepturilor asupra mărcii, cât timp acest semn include numele comercial legal înregistrat. Sub aspectul netemeiniciei se învederează că este titularul mărcii individuale, combinate constând din denumirea „SC B. SRL”, cu element figurativ, așa cum reiese din Certificatul de înregistrare a mărcii și din Decizia nr. 005985 emise de D., înregistrată pentru clasele de produse/servicii: Publicitate; conducerea și administrarea afacerilor; lucrări de birou; 39: Transport; ambalare și depozitare a mărfurilor, organizare de călătorii.

Or, așa cum reiese din probatoriul administrat în cauză, recurenta-pârâta a folosit și folosește în continuare în activitatea sa, fără consimțământul recurentului, marca individuală, combinată constând din denumirea „SC B. SRL”, cu element figurativ, pentru produse și servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată. De asemenea, se arată că a notificat pârâta să înceteze să folosească marca amintită mai sus, dar acesta nu s-a conformat. Menționează că a înțeles să înregistreze marca „SC B. SRL”, cu element figurativ tocmai-pentru a o proteja, întrucât acțiunile administratorului pârâtei - E. - au fost și sunt de natura să aducă atingere acestei mărci, au fost și sunt de natură a afecta buna desfășurare a activității SC B. SRL.

Mai mult decât atât, așa cum reiese din probatoriul administrat în cauză - acte, interogatoriu - începând cu primăvara anului 2008 nu i s-a mai permis să participe la desfășurarea activității SC B. SRL, fiind astfel privat de dreptul de a cunoaște situația economică a societății. De asemenea, administratorul pârâtei, E., a luat anumite decizii economice importante fără a avea acordul recurentului, în calitate de asociat al societății, respectiv a înstrăinat mijloace fixe ale societății (terenuri, autovehicule), a contract credite - aspect care reiese și din expertiza tehnică efectuată într-un dosar penal și depusă la dosarul cauzei. Or, așa cu se arată în expertiza amintită, o serie de mijloace, fixe ale societății au fost înstrăinate fără a avea acordul Adunării generale a asociaților.

Totodată, arată că a făcut dovada faptului că, pârâta a folosit în activitatea comercială curentă, alături de denumirea societății, și marca. În acest sens sunt planșele fotografice depuse la dosarul cauzei și facturile fiscale din 2009, din 2008 și din 2009, prin care pârâta a înstrăinat mijloace de transport, iar înscrisurile constatatoare poartă tocmai marca SC B. SRL ca element de identificare al societății vânzătoare. Or, potrivit dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, pârâta nu avea dreptul să folosească în activitatea sa comercială, fără consimțământul titularului mărcii, semnul identic mărcii. Înalta Curte, analizând decizia prin raportare la criticile formulate reține caracterul nefondat al recursului pentru argumentele ce succed.

Prioritar, față de dispozițiile art. 137 C. proc. civ., va fi analizată excepția nulității recursului. Astfel, cum reiese din cuprinsul memoriului de recurs, recurenta-pârâtă nu indică în concret motivul de nelegalitate pe care se întemeiază din cele expres și limitativ prevăzute de art. 304 C. proc. civ. însă, Înalta Curte, în temeiul dispozițiilor art. 306 alin. (3) C. proc. civ. constată că dezvoltarea acestora face posibilă încadrarea lor în ipoteza descrisă de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive contradictorii și art. 304 pct. 9 C. proc. civ., interpretarea și aplicarea greșită a unei dispoziții legale incidente în speță.

Drept urmare, excepția nulității va fi respinsă. Recurentul apreciază ca fiind contradictorii considerentele referitoare la constatarea absenței probatoriului sub aspectul faptei ilicite, în condițiile în care se reține folosirea de către pârât a semnului identic cu marca nu reprezintă o încălcare a dreptului asupra mărcii, cât timp acest semn include numele comercial legal înregistrat. Critica este nefondată câtă vreme, instanța de apel a făcut aplicarea dispozițiilor de excepție ale art. 39 lit. a) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice care arată că titularul mărcii nu poate să interzică unui terț în activitatea sa comercială numele, denumirea sau adresa/sediul titularului.

Art. 36 alin. (2) din lege se referă la folosirea semnului identic sau similar mărcii „pentru produse sau servicii identice, similare sau, după caz, diferite”, iar alin. (3) exemplifică actele de folosire a semnului care pot fi interzise în condițiile alin. (2). Din exprimarea utilizată de legiuitor reiese că actele incriminate sunt de folosire a semnului ca marcă a cărei funcție specifică este aceea de distingere a produselor sau serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele comercial identifică întreaga activitate a unei societăți comerciale, fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile care intră în obiectul său de activitate. Actele la care se referă Curtea de Apel ca nedovedite și, drept consecință, nedovedirea faptei ilicite, sunt acte de folosire a semnului de către pârâtă, prin aplicarea pe produse sau ambalaje ori pentru publicitate, adică de folosire a semnului ca marcă.

Altfel spus, cele apreciate de recurentă ca fiind motive contradictorii, sunt doar argumentele în interpretarea dispozițiilor legale incidente. Susține recurentul că a făcut dovada folosirii de către pârâtă a denumirii societății în activitatea comercială curentă drept marcă. În susținerea acestui motiv de nelegalitate reinterpretează probatoriul administrat în cauză, fără a folosi vreun contraargument viabil pentru a demonstra că situația de fapt stabilită de instanța superioară de fond nu este pe deplin lămurită și fără a veni cu dovezi suplimentare după casare.

De altfel, în ultima decizie de casare Înalta Curte arată că singurele probe la care instanța de apel s-a referit sunt facturile emise de către pârâtă (fila 199-215 dosar primă instanță) va fi necesară reaprecierea acestora în rejudecare, potrivit celor arătate în considerentele de față, astfel încât va trebui să se demonstreze dacă aplicarea semnului SC B. SRL pe aceste facturi de către pârâtă depășește limitele permise de art. 39 alin. (1) lit. a) din legea mărcilor; totodată, la cererea părților sau din oficiu, vor putea fi administrate orice alte probe: prin care intimatul-reclamantă să tindă la dovedirea utilizării mărcii sale de către aceeași pârâtă pentru serviciile cărora marca le este destinată, iar pârâta să tindă la combaterea acestor susțineri, dovezi pe care instanța de apel le va aprecia în contextul probator al cauzei și pe baza acelorași cerințe legale enunțate.

De precizat că recurentul nu a apelat la beneficiul dispozițiilor art. 305 C. proc. civ., în sensul de a administra probe noi cu înscrisuri în etapa procesuală a recursului. Nu în ultimul rând, Înalta Curte constată că recurentul invocă netemeinicia deciziei pronunțate în apel cu referire la modalitatea de analiză a probatoriului administrat, omițând că în calea extraordinară de atac a recursului modificarea ori casarea unei hotărâri se poate cere numai pentru motive de nelegalitate, conform art. 304 alin. (1) C. proc. civ. Motivele de recurs ce permiteau cenzurarea deciziei și sub aspectul netemeiniciei, pct. 10 și 11 ale art. 304 C. proc. civ. au fost abrogate prin art. 2 pct. 111 1 din O.U.G.

nr. 138/2000, aprobată prin Legea nr. 217/2005 și, respectiv art. I pct. 112 din același act normativ. Înalta Curte, reținând că hotărârea instanței de apel respectă dispozițiile art. 261 pct. 5 C. proc. civ. și că dispozițiile art. 36 și 39 din Legea nr. 84/1998 au fost corect aplicate, în temeiul dispozițiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ., va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E Respinge excepția nulității recursului invocată de intimata SC B. SRL. Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamantul A. împotriva Deciziei nr. 151 din data de 16 martie 2016 a Curții de Apel Constanța, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică, astăzi 21 februarie 2017.