ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 925/2013

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 925/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2013)

Asupra cauzei de față, constată

următoarele

:

Prin sentința

civilă nr. 1879 din 30 noiembrie 2011 a Tribunalului Neamț

pronunțată în dosarul nr.

733/103/2011*.

Î

n

urma scoaterii cauzei de pe rolul Secției Comercială și de Contencios

Administrativ a aceluiași

tribunal, s-au

respins ca nefondate acțiunea în contrafacere și cererea de

plata de

daune morale, formulate de reclamanții P.V.S. și SC R.G. SA, în contradictoriu

cu pârâta SC R. S.RX. totodată, s-a respins ca inadmisibilă cererea acelorași

reclamanți de

obligare a pârâtei la plata

de daune cominatorii, cu obligarea reclamanților

la plata către pârâtă

de cheltuieli de judecată.

În motivarea

sentinței, s-a reținut că temeiul juridic al cererii de

chemare în

judecată, formulate de reclamanții P.V.S., ca

titular al mărcii individuale verbale „R." și SC R.G.

SA,

licențiată conform contractului de

licență din 29 decembrie 2008, cu dreptul

de a utiliza marca individuală

verbală „R.", se regăsește în dispozițiile art. 36-39 din Legea nr.

84/1998, care transpun în legislația națională prevederile art. 5 și 6 din

Prima Directivă 89/104/CEE din 21 decembrie 1988 de

apropiere a legislațiilor statelor membre privind

mărcile, articole privitoare

la

drepturile conferite de marcă și limitarea efectelor mărcii.

Potrivit acestor

texte de lege, astfel cum au fost interpretate și de Curtea de Justiție a

Comunităților Europene în hotărârea nr, C-17/06 din 11 septembrie 2007 în cauza

C. SARL împotriva C. SA, decizie-cadru în această materie, utilizarea de către

un terț care nu a fost autorizat în acest scop, a unei denumiri sociale, a unui

nume comercial sau a unei embleme

identice

cu marca anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a

unor produse identice cu cele pentru care a fost

înregistrată această marcă, constituie o utilizare pe care titularul mărcii

respective este îndreptățit să o

interzică în conformitate cu art. 5 alin.

(1) lit. a) din prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988,

în cazul în care este

vorba de o utilizare

pentru produse care aduce atingere sau este susceptibilă

să aducă atingere funcțiilor mărcii. S-a decis

însă, că în acest ultim caz, art.

6 alin. (1) lit. a) din Directivă se

poate opune unei astfel de interdicții numai dacă utilizarea de către terț a

denumirii sale sociale sau a numelui său comercial are loc conform practicilor

loiale în domeniul industrial sau comercial.

Conform

jurisprudenței constante a C.J.C.E., există patru condiții

pentru aplicarea protecției mărcii în

conflictul cu un semn (nume, denumire, emblemă):

- utilizarea să

aibă loc în cadrul comerțului,

-

utilizarea să aibă

loc fără consimțământul titularului mărcii,

-

utilizarea să aibă loc pentru produse

și servicii identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca,

- utilizarea să aducă atingere sau să

fie susceptibilă să aducă

atingere

funcțiilor mărcii și în special funcției sale esențiale de a garanta

consumatorilor proveniența produselor sau a

serviciilor.

Aceste condiții se cer a fi

îndeplinite fără a distinge după cum marca este înregistrată anterior sau

ulterior (cum este cazul de față) semnului cu care se reclamă a exista

conflictul.

În speță, nu se contestă faptul că

utilizarea denumirii „R." de

către

pârâtă are loc în contextul unei activități comerciale care vizează un

avantaj economic, și nu în domeniul privat. În

consecință, semnul reclamat este utilizat în cadrul comerțului, fiind

îndeplinită prima condiție legală.

Utilizarea acestui semn are loc fără

consimțământul titularului

mărcii, respectiv

reclamantul persoană fizică, dată fiind notificarea trimisă

pârâtei la

data de 29 iulie 2010.

Deși atât societatea reclamantă cât și

cea pârâtă își desfășoară

activitatea în

domeniul salubrității, iar utilizarea numelui ar fi susceptibilă a

aduce

atingere funcției esențiale a mărcii, cea de identificare a produselor unei

anumite întreprinderi, față de alte produse de același tip, oferind

beneficiarului posibilitatea orientării mai rapide spre produsele verificate

din punct de vedere al calității, aparținând

producătorilor care și-au câștigat

o

bună reputație, tribunalul a apreciat că nu este îndeplinită cea de-a treia

condiție

enumerată.

Astfel, deși numele pârâtei „R."

este similar mărcii

„R." ai cărei

proprietar și utilizator sunt reclamanții, adăugarea unei litere S neavând

forța de a crea o diferență sesizabilă între acestea, și de a face ca numele să

dobândească un caracter propriu și inconfundabil, iar

similaritatea

poate crea confuzie în rândul consumatorilor, utilizarea efectuată de pârâtă nu

este pentru produse și servicii.

Are loc o

utilizare „pentru produse sau servicii" în sensul art. 5 alin. (1)

din Directivă,

atunci când se utilizează semnul astfel încât se stabilește o

legătură între semnul care constituie

numele comercial și produsele

comercializate

sau serviciile furnizate. In interpretarea dată acestui text de către CJCE în

decizia pronunțată în cauza C., s-a arătat că o denumire

socială, un

nume comercial sau o emblemă nu au, în sine, funcția de a

distinge produse sau servicii. O denumire socială

are ca obiect identificarea

unei

societăți, în timp ce un nume comercial sau o emblemă are ca obiect

desemnarea

unui fond de comerț. Așadar, atunci când utilizarea unei denumiri sociale, a

unui nume comercial sau a unei embleme se limitează la identificarea unei

societăți sau la desemnarea unui fond de comerț.

această utilizare nu ar putea fi considerată ca având loc „pentru

produse sau

servicii" în sensul art. 5 alin. (1) din Directivă.

În speța de față, folosirea de către

pârâtă a denumirii sale se

limitează la

identificarea sa față de alți comercianți, așa cum se distinge din

probatoriul administrat. Cercetarea la fața

locului efectuată de instanță a

relevat doar împrejurarea că pârâta are

amplasat la intrarea în curtea

sediului

social un panou pe care sunt menționate denumirea și sediul, ceea ce are ca

scop facilitarea identificării în teren a locației sediului său, iar pe

spatele

echipamentului de protecție al lucrătorilor s-a constatat a fi inscripționată

denumirea completă a societății, ceea ce are ca scop identificarea angajaților

ca aparținând acestei firme.

La cererea de

chemare în judecată, reclamanții au atașat o planșă fotografică, în care este

surprinsă o mașină de salubritate având pe partea

laterală inscripția „R.". La

cercetarea la fața locului, fiind

vizualizate

mașinile de gunoi din parcul auto deținut de societatea pârâtă, astfel cum apar

evidențiate în înregistrările Direcției de Impozite și Taxe

Locale a

mun. Roman, nu a fost identificat niciun autovehicul care să

poarte asemenea inscripționări. De altfel, planșa

fotografică depusă nici nu

este

relevantă, prin aceea că unghiul din care a fost efectuată nu permite

vizualizarea

numărului de înmatriculare, absolut necesar pentru identificarea

autovehiculului și a aparținătorului său.

În lipsa acestor

date, ținând cont că la cercetarea locală s-a constatat

că singurele inscripționări

evidențiate pe autovehicule sunt unele cu

desăvârșire

neutre, respectiv „Salubrizare", „Ecologizare", „Reciclare",

tribunalul a constatat că reclamanții nu au

reușit să facă dovada susținerilor,

în

sensul că pârâta le-ar încălca drepturile conferite de marcă și le-ar aduce

vreun

prejudiciu, deși le revenea sarcina probării solicitărilor, în temeiul art.

1169 C. civ.

Față de aceste

considerente și în aplicarea art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998,

tribunalul a respins acțiunea în contrafacere ca nefondată, dat fiind că din

nicio probă administrată nu a reieșit faptul că

pârâta și-ar folosi denumirea asemănătoare cu marca înregistrată

ulterior de

reclamantul P.V.S., în

alt moduri decât cele conforme unor

practici

loiale. Astfel, denumirea societății, așa cum s-a arătat, este folosită

doar circumscris scopului pentru care a fost

legal recunoscută, și nu este

folosită pentru identificarea serviciilor

oferite.

Ca o consecință

directă, cererea formulată de reclamanți în privința

obligării pârâtei la plata de daune morale

nu este fondată, dat fiind că o astfel de cerere putea fi analizată numai în

condițiile în care cererea

principală ar fi

fost găsită întemeiată. Cererea de daune, având caracter accesoriu față de

cererea principală și justificându-se doar în condițiile în

care pârâta ar fi fost găsită culpabilă în

acțiunea în contrafacere, de natură a

produce prejudicii reclamanților,

a avut aceeași soartă ca și cererea principală, fiind respinsă.

Referitor la cererea de obligare la

plata de daune cominatorii, calculate atât ca o sumă globală, pentru perioada

anterioară introducerii

cererii de chemare

în judecată, cât și ca un cuantum zilnic începând cu data

depunerii

cererii în instanță, tribunalul a reținut că, lăsând la o parte

caracterul accesoriu și al acestor daune, la fel

cu daunele morale, această

cerere

este în primul rând inadmisibilă, în aplicarea art. 580

3

alin. (5)

C. proc. civ., reclamanții neavând la îndemână o modalitate legală de a

obține astfel de daune în cazul în care cererea

lor s-ar fi dovedit justificată,

iar

pârâta ar fi dovedit pasivitate în îndeplinirea obligațiilor.

Prin decizia nr.

16 din 24 mai 2012, Curtea de Apel Bacău, Secția I civilă,

a admis apelul

promovat de reclamanți împotriva sentinței menționate, pe

care a schimbat-o

în parte, în sensul admiterii în parte a acțiunii.

Drept urmare, a

obligat pârâta: să înceteze dreptul de a utiliza fără

consimțământul

reclamanților în activitatea sa comercială a oricărui produs

și/sau serviciu

ce poartă denumirea R.; să înceteze efectuarea fără consimțământul

reclamanților a oricărei activități de utilizare, publicitate,

producere ori comercializare, punere

în circulație, export/import, plasare

sub

un regim suspensiv sau economic, precum și acordare a oricărei alte

destinații

vamale a oricărui produs ori serviciu ce poartă denumirea R.

A menținut dispozițiile sentinței cu privire la

respingerea celorlalte

capete

de cerere.

Pentru a

decide astfel, instanța de apel a reținut că reclamantul P.V.S. este titularul

mărcii R., marcă protejată conform pe o durată de 10 ani cu începere de la 3

decembrie 2003 și care face obiectul contractului de licență din 29 decembrie

2008 încheiat

între titularul mărcii

(licențiator) și licențiatul SC R.G. SRL.

Pârâta SC R. SRL este înregistrată în

Registrul Comerțului din 10 martie 2003.

Chiar dacă marca

R. a fost înregistrată ulterior înregistrării

pârâtei în Registrul Comerțului, în

mod evident, este protejată conform art.

36 din Legea nr. 84/1998 de orice contrafacere

ulterioară înregistrării,

independent

de faptul că înregistrarea denumirii societății SC R. SRL, s-a făcut anterior.

Aceasta rezultă din modul de redactare

al art. 37 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, care conferă drepturi

solicitantului cererii încă de la

înregistrarea

mărcii (după publicare). În mod evident, scopul înregistrării

unei mărci este acela de a o proteja de

contrafacere. Astfel, în urma acestei

înregistrări pârâta nu mai poate

folosi servicii și/sau produse purtând

denumirea

de R., inclusiv denumirea societății SC R. SRL.

Instanța de apel

a considerat că nu se poate reține că SC R. SRL a folosit denumirea firmei

potrivit scopului prevăzut de lege, pentru individualizarea calității de

comerciant, de vreme ce este vorba despre o

societate care activează tot în domeniul salubrității.

Or, marca R. vizează (pct. 39 și 42 din anexa la certificatul de înregistrare a

mărcii din 3 decembrie 2003) aceleași servicii.

Faptul că la momentul înregistrării

denumirii societății nu se cunoștea despre existența SC R.G. SA sau despre

marca

R. nu prezintă relevanță sub aspectul

interzicerii pe viitor a utilizării

mărcii.

Prima instanță transpune în considerentele sale un sofism, invocând

dispozițiile

art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, care au în vedere

denumirea

titularului (mărcii), iar nu a terțului - în speță, pârâta.

S-a apreciat că

nu sunt aplicabile nici dispozițiile art. 39 alin. (2)

coroborat cu art.

39 alin. (1) lit. c), de vreme ce marca nu este necesară pentru

a indica destinația produsului sau a

serviciului.

Curtea a remarcat faptul că este vorba despre o confuzie între marca

R. și denumirea SC R. SRL, de vreme ce

societățile pârâtă și reclamantă sunt participante la aceleași licitații,

disputându-și

practic același segment al

pieței, context în care pârâta folosește în mod

nelegal marca. Existența scriptică a dublului „S" nu este de natură

a duce la altă concluzie, întrucât din punct de vedere fonic nu există

diferențe.

În acest context nu mai prezintă relevanță dacă

autovehiculele

folosite de pârâtă sau

salopetele angajaților acesteia au purtat inscripția de

R.

Deși dreptul

la numele comercial diferă de dreptul la marcă, în

speță, confuzia este alimentată în mod voit, câtă vreme pârâta nu

înțelege

să-și schimbe denumirea societății.

Cu privire la

despăgubiri, Curtea a apreciat că nu s-a făcut dovada vreunui prejudiciu moral

sau material nici în ceea ce-l privește pe titularul mărcii, nici în ce o

privește pe societatea licențiată cu dreptul de a utiliza

marca individuală.

Astfel, simpla

utilizare de către intimata-pârâtă a mărcii nu poate

prezuma un

prejudiciu moral sau material în lipsa unor dovezi concrete.

Mai mult decât

atât, admiterea primelor două capete de cerere

constituie prin ea însăși o reparare a oricărui prejudiciu moral.

Soluția vizând

daunele cominatorii este corectă față de dispozițiile

art. 580

3

alin. (5) C.

proc. civ.

Împotriva

decizii menționate, a declarat recurs, în termen legal,

pârâta SC R. SRL, criticând-o pentru

nelegalitate în temeiul art.

304 pct. 9 C.

proc. civ. și susținând, în esență, următoarele:

-

Instanța de apel nu a ținut cont de faptul că cele două

instituții

juridice - denumirea comercială

și marca - au o reglementare distinctă și o

finalitate distinctă, iar drepturile dobândite și exercitate potrivit

legii trebuie

respectate.

Spre deosebire

de numele comercial (firma) - drept de proprietate

industrială

reglementat de dispozițiile Convenției de la Paris și ale Legii nr.

26/1990 privind registrul comerțului

-, a cărui finalitate o constituie

deosebirea

între comercianți, finalitatea mărcii o constituie deosebirea între

produsele

și serviciile comercianților care își desfășoară activitatea în același

domeniu.

Deși nu există prevederi speciale care

să reglementeze conflictul

dinte numele

comercial și marcă, este de necontestat că protecția numelui

comercial

este independentă de faptul că numele comercial servește ca marcă sau este o

parte a unei mărci comerciale și dacă o astfel de marcă este protejată.

În acest sens, art. 48 lit. c) și e)

din Legea nr. 84/1998, precum și Regula 15 lit. g) din Regulamentul de aplicare

a legii permit anularea înregistrării mărcii inclusiv în cazul încălcării unui

drept la nume comercial, anterior dobândit.

Prioritatea

numelui comercial anterior înregistrat nu este recunoscută

în ipoteza în

care semnul ce constituie numele comercial este folosit în alt

scop decât cel

prevăzut de lege, respectiv asemenea unei mărci, pentru

identificarea

provenienței produselor sau serviciilor, în acest sens fiind

prevederile art.

39 din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora un comerciant este îndreptățit a-și

folosi numele comercial legal înregistrat, fără vreo tulburare

din partea titularului mărcii, însă

folosirea trebuie să fie conformă cu practicile loiale.

SC R. SRL a

dobândit legal denumirea comercială, fiind

înmatriculată la Registrul comerțului sub numărul de

ordine

din 10 martie 2003, anterior

depunerii cererii de marca la OSIM de către

reclamantul P.V.S., la 3

decembrie 2003.

Instanța de apel

a considerat în mod greșit că pârâta nu folosește

denumirea firmei

potrivit scopului prevăzut de lege, pentru individualizarea

calității de

comerciant, cu singurul argument că aceasta activează în același

domeniu cu societatea apelantă, cel al

salubrității, iar marca R. vizează aceleași servicii.

Această

concluzie nesocotește dreptul la numele comercial, legal dobândit și exercitat,

dispozițiile art. 38 din Legea nr. 84/1998, precum și

statuările din

decizia pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în

cauza C.

-

Instanța

de apel a interpretat greșit și dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. a)

din Legea nr. 84/1998, prin aprecierea că textul

are în vedere denumirea

titularului (mărcii), iar nu terțului, în speță

pârâta.

Din

interpretarea literală, gramaticală, sistematică și logică a textului,

rezultă că nu se are în vedere

încălcarea denumirii titularului mărcii,

deoarece

o asemenea ipoteză nu se regăsește literal și gramatical, dar este și

ilogică,

dat fiind că este vorba despre o normă de excepție care limitează dreptul la

marcă.

-

Motivarea

soluției instanței de apel conține argumente care nu se

întemeiază pe

probe, ci pe supoziții, scoase din observarea scrierii

denumirii societății în împuternicirile avocațiale de la fond și apel,

unde ar

exista „distanță între

litere". Or, împuternicirea nu este un mijloc de probă a

raporturilor litigioase dintre părțile unui

proces, iar dacă instanța de apel a

apreciat

altfel, nu a pus în discuția părților o asemenea „probă", încălcând

principiul

contradictorialității.

De altfel,

instanța constată distanța diferită între literele „S", fără a

observa că sunt

scrise de mână, iar nu la mașina de scris.

Examinând decizia recurată prin prisma

criticilor formulate și a actelor dosarului, înalta Curte constată următoarele:

Prima instanță

a respins în cauză cererea în contrafacere a mărcii

R. - al cărei titular este reclamantul persoană fizică și este utilizată

de

către reclamanta persoana

juridică, în baza consimțământului titularului -, făcând aplicarea

dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 (în

forma

în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată -22 februarie

2011), deoarece semnul utilizat de către pârâtă în activitatea

comercială corespunde numelui său comercial,

înregistrat anterior mărcii.

Pe baza

probatoriului administrat, a constatat că pârâta își folosește numele comercial

potrivit scopului pentru care a fost înregistrat, conform practicilor loiale,

și nu pentru identificarea serviciilor de salubritate, astfel

încât nu intră în

conflict cu marca reclamantului, tribunalul făcând trimitere

și la jurisprudența Curții de Justiție

a Uniunii Europene în materia

conflictului

dintre o marcă și un nume comercial (cauza C.).

Instanța de apel a admis cererea

reclamanților, argumentul esențial

fiind

acela al lipsei de relevanță în cauză a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a)

din Legea nr. 84/1998, aplicate de

către prima instanță, astfel încât nu a mai

socotit necesară analiza

situației de fapt reținute pe aspectul modului concret de folosire a semnului.

Argumentul reținut prin decizia

recurată reflectă interpretarea și

aplicarea

greșită a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

În conformitate

cu această normă, titularul unei mărci protejate prin lege nu poate cere să se

interzică unui terț să folosească în activitatea sa

comercială numele/denumirea

titularului.

Instanța de apel a interpretat strict

gramatical textul, ajungând la

concluzia că

sintagma „numele/denumirea titularului" se referă la titularul mărcii, și

nu la terț, deoarece singurul subiect desemnat prin calitatea de

„titular"

în cuprinsul normei este persoana pe numele cărei a fost înregistrată marca.

Chiar dacă modul de formulare a normei

este unul imperfect, permițând o interpretare de felul celei arătate anterior,

interpretarea sa

logică și teleologică

conduce la concluzia că, în realitate, legiuitorul a făcut

referire la

„titularul" numelui sau a denumirii, așadar la terț, și nu la titularul

mărcii pretins încălcate.

Astfel, art. 39 a

fost conceput ca o derogare de la art. 36 din lege, care

reprezintă temeiul juridic al cererii

în contrafacere și care permite, ca

regulă,

titularului mărcii să solicite instanței judecătorești competente să

interzică

terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără

consimțământul său. a unui semn identic sau

similar cu marca anterior

înregistrată, pentru produse sau servicii

identice sau similare (sau chiar

diferite,

dacă sunt îndeplinite condițiile din art. 36 alin. (2) lit. c)).

Rezultă că, în

principiu, subzistă conflictul dintre marca anterioară și

semnul distinctiv reprezentat de

numele comercial, cu excepția situațiilor din art. 39, în care terțul

comerciant este îndreptățit a-și folosi numele

comercial, legal înregistrat, fără vreo tulburare din partea titularului

mărcii,

chiar atunci când

înregistrarea numelui este ulterioară înregistrării mărcii și,

deci, cu

atât mai mult atunci când este anterioară.

Art. 39 alin. (1) lit. a) din lege are

în vedere utilizarea numelui

comercial legal

înregistrat, iar această interpretare corespunde celei date de către Curtea de

Justiție a Uniunii Europene prevederii din art. 6 alin. (1) lit. a)

din

Prima Directivă 89/104/CEE (actualmente Directiva 2008/95/CE), normă ce a fost

transpusă în art. 39 alin. (1) lit. a) din legea română a

mărcilor, cu un conținut identic, dar într-o

traducere defectuoasă. Directiva

prevede că „Dreptul conferit de marcă

nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul

comerțului (.) a numelui și a adresei sale".

CJUE a decis

(hotărârea din 21 septembrie 2007 pronunțată în cauza C. C- 17/06) că art. 6

alin. (1) lit. a) din directivă se poate opune

interzicerii utilizării de către un terț, care nu a fost autorizat în

acest scop, a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme

identice

cu o marcă anterioară (în

cadrul unei activități de comercializare a unor produse identice cu cele pentru

care a fost înregistrată această marcă), dar numai dacă utilizarea de către

terț a denumirii sale sociale sau a numelui

său comercial

are loc conform

practicilor loiale în domeniul industrial sau

comercial.

Considerând că

art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 nu se aplică

în cauză, întrucât nu ar viza

utilizarea numelui comercial al terțului,

instanța

de apel a făcut o greșită interpretare și aplicare a legii, în același timp, nu

a lămurit pe deplin situația de fapt pe care norma incidență o

presupunea

și la care făceau referire motivele de apel.

Astfel, contrar considerentelor

deciziei recurate, simplul fapt că pârâta folosește semnul cvasi - identic

mărcii în același domeniu al

salubrității nu

reprezintă în sine o încălcare a drepturilor asupra mărcii, cât

timp

pârâta este îndreptățită să-și folosească numele comercial legal

înregistrat. Din acest punct de vedere, norma în

discuție reflectă protecția

numelui

comercial recunoscută prin art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția

proprietății intelectuale din anul 1883, cu revizuirile ulterioare,

ratificată

de România.

Ceea ce este

relevant în cauză este modul concret în care pârâta își folosește numele

comercial, respectiv pentru individualizarea calității de

comerciant, conform

practicilor loiale în domeniul comercial ori cu titlu de marcă, pentru

identificarea produselor sau a serviciilor oferite.

O asemenea

analiză este impusă de aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 39 alin. (1)

lit. a) din Legea nr. 84/1998, astfel cum rezultă și din hotărârea Curții de

Justiție a Uniunii Europene menționată anterior

(pronunțată în cauza C.), observându-se

că prima instanță din prezenta

cauză

a făcut, în mod corect, referire la raționamentul juridic expus de

instanța europeană în hotărârea menționată,

pornind de la premisa că pârâta

poate

opune cu succes titularului mărcii R., în cadrul acțiunii în

contrafacerea mărcii, numele său comercial R.

(cvasi - identic) doar

dacă acest semn nu este folosit cu titlu de

marcă.

Instanța de

apel trebuia să verifice legalitatea și temeinicia sentinței

din această perspectivă, ceea ce nu s-a

întâmplat, aprecierea din decizia

recurată în sensul că nu este relevant

modul de utilizare a semnului

R. de către

pârâtă, în activitatea sa comercială, relevând faptul că nu

au fost

cercetate motivele de apel pe acest aspect.

Este de precizat că, după cum au

reținut ambele instanțe de fond,

numele

comercial al pârâtei este înregistrat anterior înregistrării mărcii

reclamantului, însă această împrejurare nu afectează considerentele deja

expuse, în condițiile în care numele comercial, indiferent de momentul la

care au fost înregistrate semnele în conflict,

trebuie utilizat potrivit scopului

de identificare a calității de

comerciant, în conformitate cu bunele practici

în domeniu. Această protecție nu poate opera dacă numele comercial este

folosit în alt scop, respectiv cu titlu de marcă, în această situație intrând

în

conflict cu marca, indiferent dacă

aceasta a fost înregistrată ulterior.

Pe de altă

parte, prin motivele de apel, reclamanții s-au prevalat de notorietatea mărcii R.

la momentul înregistrării numelui comercial

R., aspect care, dacă se consideră a fi fost probat, ar

conduce la preexistenta mărcii față de numele comercial.

Față de cele

expuse, se constată că instanța de apel nu a clarificat pe

deplin situația

de fapt din perspectiva dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din

Legea nr. 84/1998, motiv pentru care

nu este posibilă exercitarea

controlului de

legalitate a deciziei de către această instanță de recurs,

impunându-se

casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare, în aplicarea art. 314 C.

proc. civ.

Este de precizat

că rejudecarea apelului va viza doar cererea având ca

obiect

interzicerea utilizării semnului (primele două capete de cerere din

acțiunea

introductivă), deoarece respingerea celorlalte pretenții a intrat în puterea

lucrului judecat, dat fiind că reclamanții nu au declarat recurs.

În consecință,

înalta Curte va admite recursul și, în aplicarea art. 314

C. proc. civ., va casa decizia

recurată și va trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de

pârâta SC R. SRL împotriva deciziei nr. 16 din

24 mai 2012 a Curții de Apel Bacău, Secția I civilă.

Casează decizia

recurată și trimite cauza spre rejudecare aceleiași

instanțe de apel.

Irevocabilă.

Pronunțată în

ședință publică astăzi, 22 februarie 2013.