ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 6782/2012

Deliberând, în condițiile art. 256 C. proc. civ., asupra recursului de fața, constată următoarele: 1. Instanța de fond Tribunalul Constanța prin sentința civila nr. 4257/ COM din 3 august 2010 a respins excepția lipsei calității procesual active a reclamantei, invocată de pârâta SC C.A.S.F. SRL. A admis, în parte, acțiunea reclamantei SC P.A. SRL, în contradictoriu cu pârâtele SC C.A.S.F. SRL. A fost obligată pârâta la schimbarea denumirii societății prin eliminarea sintagmei „C.A.”, sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 100 euro pe zi de întârziere de la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri și până la îndeplinirea obligației de schimbare a denumirii. A interzis folosirea de către pârâtă, în activitatea sa comercială prin aplicarea semnelor pe produse sau ambalaje, oferirea produselor sau serviciilor, utilizarea pe documentele societății pârâte și în scop publicitar, a semnelor identice sa similare cu marca „C.A.

” . A respins cererea de obligare a pârâtei la plata despăgubirilor în cuantum de 30.000 lei. A obligat pe pârâta SC C.A.S.F. SRL la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 2,139 lei, reprezentând taxa timbru - 39 lei și 2.100 lei onorariu de avocat. A respins acțiunea formulată în contradictoriu cu Oficiul Național al Registrului Comerțului ca fiind îndreptată împotriva unei persoane tară calitate procesual pasivă. Tribunalul a reținut următorul cadru procedural: Reclamanta SC P.A. SRL a chemat în judecată pe pârâta SC C.A.S.F. SRL și a solicitat instanței să dispună: - obligarea pârâtei la schimbarea denumirii societății prin eliminarea din aceasta a sintagmei „C.A.”,sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 100 de euro pe zi de întârziere în temeiul art. 35 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

- interzicerea folosirii de către pârâtă,în activitatea sa comercială,a tuturor semnelor identice sau similare cu marca „C.A.”, respectiv aplicarea semnelor pe produse sau ambalaje, oferta produselor sau serviciilor sub acest nume,sub sancțiunea plății daunelor cominatorii de 100 euro pe zi de întârziere; - interzicerea utilizării atât pe documentele societății pârâte cât și în scop publicitar a însemnului „C.A.” - prezentarea listelor cu clienții societății, cantitatea de marfa vândută, stocuri de marfa șî materii prime începând cu data de 09 septembrie 1008 pentru a se stabili cu exactitate beneficul nerealizat de către reclamant ca urmare a încălcării mărcii „C.A.”. - obligarea pârâtei la plata despăgubirilor legale reprezentând contravaloarea publicității efectuate pentru popularizarea mărcii și beneficiul nerealizat ca urmare a încălcării acesteia,sume ce urmează a ti cuantificate ulterior.

- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată și la publicarea hotărârii într-un ziar local de mare tiraj. În motivarea acțiuni, reclamanta a arăta că începând cu anul 2002 a început să folosească în activitatea sa comercială un însemn grafic menit să deosebească produsele sau serviciile prestate de societate de cele aparținând altor comercianți, imagine grafică reprezentată de numele „C.A.” datorită fațadei clădirii în care reclamanta își are sediul principal. în anul 2008 reclamanta a obținut de la Oficiu de Stat Pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.) prin certificatul de înregistrare a mărcii nr. 97559, valabil din septembrie 2008, numele „C.A.”,pe culoarea albastră, pentru prestarea următoarelor clase/servicii:6, 19, 20, 21, 35, 37, 39, 43, 45, servicii cuprinzând toate activitățile legate de servicii funerare prestate de comercianți.

Ulterior înregistrării mărcii, reclamanta a fost sesizată de un client asupra faptului că o altă societate comercială folosește nelegal și cu rea credință marca „C.A.” pentru servicii funerare, prestând servicii de proastă calitate, asimilate cu marca înregistrată de reclamantă, inducând în eroare clienții. Agentul economic care prestează aceste servicii este SC S.F.C.A. SRL care folosește abuziv și cu rea credință marca „C.A.” Deși notificată asupra acestei situații, pârâta a continuat să folosească în continuare marca menționată prin producerea de contuzie în rândul clientelei. În drept reclamanta a invocat prevederile art. 35, 89 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, art. 1 lit. c), art. 2, 3, 6 din Legea nr. 11/1991, art. 5, 6 și urm. din O.U.G.

nr. 100/2005. Pârâta SC C.A.S.F. SRL a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii. Pe cale de excepție, pârâta a invocat lipsa calității procesual active a reclamantei, întrucât din actele depuse nu rezultă că această marcă vizează activități de servicii funerare. Totodată,pârâta a invocat excepția de inadmisibilitate a acțiunii sub două aspect. Primul aspect, relativ la inadmisibilitatea cererii de a interzice unui terț să folosească în denumirea sa comercială marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica natura serviciului prestat, cum este cazul pârâtei și ai doilea aspect, relativ la incidența prevederilor din Legea nr. 11/1991 doar în cazul folosirii mărcii de către un alt comerciant astfel încât activitate este de natură să se producă o contuzie cu cea folosită legitim de un alt comerciant.

Cum reclamanta nu a făcut dovada protecție mărcii pentru servicii funerare, acțiunea exercitată în temeiul Legii nr. 11/1991 este inadmisibilă. Față de motivarea expusă instanța a calificat excepția ca apărare de fond urmând a fi analizată ca atare. Pe fondul cauzei, pârâta a susținut că schimbarea denumirii sale nu are nici o legătură cu marca invocată de reclamantă, că acesta avea posibilitatea de a formula recurs împotriva încheierii judecătorului delegat la registrul comerțului prin care s-a dispus modificarea denumirii sau opoziție la hotărârea de schimbare a denumirii. Cu privire la care vecinătatea sediilor celor doua societăți, prelinsă de reclamantă, pârâta a arătat că la adresa respectivă deține doar un punct de lucru.

Pârâta Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.) a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei calității procesual pasive cu motivarea că aspectele legate de atribuirea denumirii unei societăți comerciale sunt supuse controlului judecătorului delegat la registru care a admis cererea de modificare a actelor constitutive și menționarea în registrul comerțului. Prin încheierea motivată pronunțată la data de 20 octombrie 2009, instanța a admis excepția lipsei calității procesual pasive a O.N.R.C. În soluționarea cererilor cu care a fost investită instanța de fond a reținut următoarele: Reclamanta SC P.A. SRL deține conform certificatului de înregistrare a mărcii nr. 97559 din 09 septembrie 2008, marca înregistrată „C.A.” pentru produsele și serviciile menționate expres în anexă, între care cele incluse în clasa 45. S-a reținut din adresa din 22 octombrie 2010, O.S.I.M.

prin care s-a detaliat clasificarea Nisa pentru clasa de servicii 45, că marca este înregistrată pentru activitățile de organizarea reuniunilor religioase, pompe funebre, pompe funebre servicii, servicii de incinerare. De asemenea, potrivit actului constitutiv al societății reclamanta este autorizată să desfășoare aceste activități comerciale, ele fiind incluse în obiectul său de activitate. Ca titulară a mărcii pentru produsele și serviciile respective, reclamanta justifică calitatea sa procesual activă în exercitarea acțiunii pentru protecția mărcii, existând identitate între titularul dreptului și titularul acțiunii, motiv pentru care excepția lipsei calității procesual active a fost respinsă.

S-a constatat că și pârâta, la rândul său, desfășoară aceleași activități circumscrise serviciilor funerare. S-a reținut că reclamanta, ca prestator al serviciilor respective, este cunoscută sub denumirea „C.A.” datorită faptului ca imobilul unde își desfășoară activitatea are fațada vopsită în culoarea albastră. La rândul său pârâta, datorită denumirii inscripționate pe fațadă este identificată sub aceeași denumire, ceea ce conduce la crearea unei stări de confuzie sub acest aspect. S-a concluzionat că atât reclamanta cât și pârâta sunt cunoscute la nivelul clientelei sub denumirea de „C.A.”, ceea ce este de natură să creeze confuzie între acestea . Sub aspectul drepturilor conferite celor două societăți asupra acestei sintagme, instanța a reținut că reclamanta având înregistrată marca respectivă este îndreptățită la protecția mărcii,având un drept exclusiv asupra sa.

La rândul său pârâta, ca urmare a înregistrării în registrul comerțului a denumirii conținând sintagma amintită, are dreptul de a folosi denumirea ca firmă. Denumirea firmei nu este însă constitutivă de drepturi în sensul Legii nr. 84/1998, astfel cum rezultă și din dispozițiile art. 39 din Legea nr. 26/1990. Conform art. 35 alin. (1) lit. a) titularul mărcii înregistrate poate cere instanței competente să interzică terților să folosească în activitatea lor comercială fără consimțământul său un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice pentru care marca a fost înregistrată. S-a constatat că în cauză pârâta folosește pentru serviciile și produsele circumscrise aceleiași activități de servicii funerare sub denumirea „C.A.” fără a avea consimțământul reclamantei și chiar în condițiile în care reclamanta i-a cerut în mod expres să se abțină de la această practică.

Prin denumirea înregistrată „C.A.S.F.” pe care o folosește în activitatea comercială cu conotația de însemn distinctiv, pârâta încalcă drepturile exclusive asupra mărcii reclamantei „C.A.”, fiind dovedită starea de confuzie existenta la nivelul clientelei între cele două societăți. Au fost reținute prevederile art. 35 alin. (1) și (2) și s-a apreciat că pentru situația în care numele comercial este utilizat într-o asemenea manieră încât încalcă prin el însuși dreptul la marcă sancțiunea reglementată de art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 este singura în măsură să asigure protecția drepturilor conferite de marcă titularului său. S-a mai constatat că sunt îndeplinite condițiile aplicării protecției mărcii în conflict cu un semn, în cauză denumire comercială.

Astfel, s-au reținut ca dovedite faptul că pârâta își folosește numele comercial în activitatea comercială, faptul că pârâta folosește o sintagmă identică mărcii, tară consimțământul reclamantei, acest din urmă aspect fiind necontestat. S-a constatat că este îndeplinită și condiția relativă ia folosirea sintagmei în legătură cu serviciile oferite, într-un asemenea mod încât se stabilește o legătură între „C.A.” ca sintagmă, care este inclusă în denumirea comercială și bunurile comercializate și serviciile prestate. S-a apreciat că este îndeplinită și condiția care se referă la capacitatea semnului de a afecta funcția mărcii. În cazul pârâtei numele comercial este folosit de aceasta pentru a-și desemna serviciile, neavând alt însemn înregistrat ca marcă.

S-a constatat că riscul de confuzie a fost, martorii arătând că denumirea și marca sunt identic percepute ca element de distincție a serviciilor prestate. Constatând îndeplinirea condițiilor protecției mărcii s-a admis cererea și s-a dispus obligarea pârâtei la schimbarea denumirii societății prin înlăturarea sintagmei „C.A.” și i s-a interzis folosirea în activitatea sa comercială să aplice semnele pe produse sau ambalaje, să ofere produse sau servicii, să utilizeze pe documentele societății și în scop publicitar a însemnelor identice sau similare cu marca „C.A.”. Deoarece executarea obligației stabilite în sarcina pârâtei implică faptul personal al acesteia, hotărârea nefiind susceptibilă de executare silită, instanța a admis cererea reclamantei de stabilire în sarcina pârâtei a obligației de plată a daunelor cominatorii de 100 euro pe zi de întârziere, de la data rămânerii irevocabile a hotărârii și până la îndeplinirea obligației principale.

A fost respinsă cererea de obligare a pârâtei la plata despăgubirilor în cuantum de 30.000 euro reținându-se că reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata contravalorii cheltuielilor de publicitate efectuate pentru promovarea mărcii „C.A.” și la beneficiul nerealizat ca urmare a folosirii abuzive de către pârâtă a sintagmei respective. în ce privește cheltuielile cu publicitatea s-a reținut că acestea sunt anterioare momentului obținerii certificatului de înregistrare a mărcii astfel încât nu pot fi calificate ca fiind cheltuieli de publicitate a mărcii, în accepțiunea Legii nr. 84/1998. Sub aspectul cererii de obligare a pârâtei la plata beneficiului nerealizat de către reclamantă, s-a constatat că nu s-a făcut dovada unui asemenea prejudiciu.

2. Instanța de apel Curtea de Apel Constanța prin decizia nr. 7/ COM din 20 ianuarie 2011 a admis apelul declarat de pârâtă și a schimbat în tot sentința apelată, în sensul că a respins acțiunea ca nefondată. Curtea de apel a reținut în esență următoarele: S-au invocat nelegalitatea și netemeinicia hotărârii, în temeiul art. 5-6 din Legea nr. 11/1991, art. 6, art. 25 alin. (1), art. 43, alin. (2)-(3), art. 30 din Legea nr. 26/1990, art. 3 alin. (2) lit. a)-c), art. 5, art. 35 alin. (1)-(3), art. 38 alin. (1), lit. a), art. 48 alin.(1), Site, art. 86 din Legea nr. 84/1998.

În esență în fapt s-au indicat următoarele critici: - instanța de fond a procedat la o interpretare netemeinică și nesistematică a prevederilor art. 38 din Legea nr. 84/1998, în speță nepunându-se problema aplicării prevederilor acestui articol, ci problema conflictului dintre o marcă și o denumire comercială și a căii prin care acest conflict poate fi soluționat; - în cazul conflictului dintre o marcă aparținând unui comerciant și o denumire comercială aparținând unui comerciant concurent, titularul mărcii nu are deschisă calea unei acțiuni în contrafacere, ci exclusiv calea acțiunii comerciale în anularea înregistrării firmei, în conflictul declanșat trebuind invocată și dovedită anterioritatea dreptului de proprietate intelectuală, impunându-se cercetarea legitimității folosirii firmei comerciale; - față de conflictul marcă - nume comercial, reclamanta putea să solicite numai interzicerea unui semn comercial asemănător sau identic cu marca și nu denumirea comercială a mărcii; - necesitatea de a se observa anterioritatea numelui comercial al pârâtei, față de data înregistrării mărcii reclamantei, care cu rea-credință a făcut demersurile necesare pentru înregistrarea la OSÎM a mărcii respective, în dauna titularului de drept anterior.

Curtea a admis apelul, cu consecința schimbării în tot a hotărârii apelate și respingerii acțiunii ca nefondate reținând în motivare următoarele considerente: În contextul solicitărilor formulate prin acțiune s-a constatai că reclamanta este titulara unui drept de proprietate intelectuală - dreptul la marca „C.A.” - obținut conform prevederilor Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, prin certificatul de înregistrare a mărcii valabil din septembrie 2008, eliberat de Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci (O.S.I.M.) pentru clasele/ servicii: 6, 19, 20, 21, 35, 37, 39, 43 și 45. Potrivit dispozițiilor cuprinse In Legea privind mărcile și indicațiile geografice, cap. VI denumit „Drepturi conferite de marcă ” art. 36 alin. (1), înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii”, iar potrivit alin. (2) și (3) ale aceluiași articol, titularul mărcii are la îndemână acțiune în instanță pentru a obține interdicții pentru terți ca aceștia să folosească în activitatea lor comercială, fără consimțământul său elemente protejate ale mărcii sale.

S-a reținut că în speța nu se pune problema aplicării art. 36 din Legea nr. 84/1998, ci problema conflictului dintre o marcă și o denumire comercială și a căii prin care acest conflict poate fi soluționat, pentru că, litigiul nu privește conflictul dintre marcă și un semn distinctiv folosit ca marcă de către un comerciant. În atare condiții, s-a apreciat că dispoziția legală invocată de reclamantă ca temei al cererii sale, conține doar o enumerare exemplificați vă a măsurilor a căror instituire o poate solicita doar titularul mărcii (înregistrată) prin cererea de chemare în judecată, în situația apariției unui conflict între o marcă și un semn pentru produse sau servicii, adică un semn care ar îndeplini condițiile de fond de registrabilitate prevăzute de art. 3 lit. a) din Legea 84/1998, raportat la art. 5 din lege.

S-a observat însă că, în speță, litigiul poartă asupra conflictului dintre o marcă aparținând unui comerciant și o denumire comercială aparținând altui comerciant concurent. Așa fiind, s-a reținut că înregistrarea în Registrul Comerțului a denumirii unei firme asigură distinctivitatea denumirii comercianților potrivit art. 38 cu referire la art. 39 din Legea nr. 26/1990 cu modificările și completările ulterioare, care fac vorbire despre necesitatea existenței caracterului distinctiv al unei firme, precum și de obligația oficiului registrului comerțului de a verifica existența disponibilității unei firme ori embleme, așa cum rezultă din dispozițiile art. 39 alin. (8) din lege, situație de fapt ce nu creează drepturi de proprietate industrială, acestea fiind supuse unor reglementări speciale.

S-a constatat că legiuitorul a înțeles că, pentru a exista elementul distinctiv între două denumiri care sunt asemănătoare, trebuie sa fie introdus un element care să deosebească cele două denumiri, element care poate consta în orice mențiune, așa cum rezultă din teza finală a art. 38 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, potrivit căreia „ când o firmă nouă este asemănătoare cu alta trebuie să se adauge o mențiune care să o deosebească de aceasta, fie prin desemnarea mai precisă a persoanei, fie prin indicarea felului de comerț exercitat sau în orice alt mod”.

În acest context instanța de apel a apreciat că apelanta pârâtă a îndeplinit condițiile prevăzute de art. 38 din Legea nr. 26/1990, sens în care s-a pronunțat și judecătorul delegat Ia Oficiul Național al Registrului Comerțului, care a admis cererea de înregistrare în registrul comerțului, considerând că formalitățile legale, inclusiv cele referitoare la denumire, sunt îndeplinite. Denumirea unei societăți comerciale reprezintă un drept personal nepatrimonial al persoanei juridice, iar dispariția denumirii poate interveni doar în măsura în care persoana juridică își schimbă denumirea ori își încetează existența. Curtea a apreciat în consecință că în mod nelegal și netemeinic instanța de fond a admis în parte acțiunea dedusă judecății, obligând apelanta pârâtă la schimbarea denumirii societății, prin eliminarea din aceasta a sintagmei „C.A.”, sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 100 euro/ zi întârziere.

S-a reținut că numele unei societăți comerciale reprezintă un element de identificare obligatoriu al oricărei persoane juridice, indiferent de forma societății, în timp ce marca potrivit art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998 este un semn susceptibil de reprezentare grafică, servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altei persoane. Marca face parte din categoria semnelor distincte, principala ei funcție fiind aceea de diferențiere a produselor/serviciilor persoanei fizice sau juridice titulară a mărcii, de alte produse/ servicii identice sau similare, ea realizând individualizarea acestora cu anumite caracteristici, indicând proveniența lor.

S-a apreciat că în accepțiunea legii, marca este considerată un accesoriu al produsului, un mijloc fiabil de identificare al acestuia și a reputației de care se bucură pe piață, îndeplinind astfel o funcție concurențială, atât timp cât, în definiția dată legiuitorul a precizat că marca este un semn distinctiv. În cazul cuvintelor, nume sau denumiri, acestea devin aplicabile ca marcă și le este garantată protecția, numai dacă îmbracă o formă caracteristică, specifică și nu forma generică și necesară a cuvântului deoarece, interpretarea contrară ar permite unei persoane să monopolizeze clasa/clasele de produse/ servicii, soluție care ar intra în contradicție cu spiritul legii.

Spre deosebire de marcă, s-a reținut că firma este reglementată de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care în art. 30 alin. (1) prevede că, firma reprezintă numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant își exercită comerțul și sub care semnează. Din analiza cele două definiții legale, Curtea de apel a reținut că, asemănarea dintre firmă și marcă este dată de posibilitatea utilizării cuvintelor - nume sau denumiri - pentru construcția acestora. Diferența dintre acestea este dată de faptul că în timp ce numele sub care se exercită comerțul individualizează comerciantul, numele din care este formată marca individualizează produsul sau serviciul.

În contextul dat, s-a apreciat că între cele două concepte nu se poate pune semnul egalității și, mai mult, marca poate fi apropriată, atât de persoane fizice și juridice care au calitate de comerciant, cât și de persoane fizice sau juridice fără această calitate, în timp ce firma este caracteristică exclusiv comercianților, fiind prevăzută de lege ca un element obligatoriu de identificare a acestora în circuitul comercial și civil.

Au fost reținute, cu titlu de exemplu, o serie de deosebiri între firmă și marcă: - firma este un element obligatoriu, în timp ce marca este facultativă; - orice persoană fizică sau juridică având calitatea de comerciant poate fi titulara unui drept de proprietate asupra unuia sau mai multor mărci, pe când desfășurarea activității nu poate 11 tăcută de o firmă decât sub o singură denumire; - dobândirea dreptului asupra mărcii este condiționată de înregistrarea acesteia în Registrul Național al Mărcilor, în timp ce dreptul de folosință asupra firmei reprezintă efectul înregistrării comerciantului în Registrul Comerțului; - protecția mărcii este asigurată în condițiile Legii nr. 84/1998, atât pe tărâmul dreptului civil, cât și a dreptului penal, în timp ce protecția firmei nu se realizează decât prin acțiunea în concurență neloială.

Instanța de apel a concluzionat că firma este independentă față de marcă, o interpretare contrară ar conduce la alterarea funcțiilor firmei și ale mărcii, lipsindu-le de finalitatea urmărită de legiuitor. 3. Recursul Împotriva deciziei Curții de Apei Constanța a declarat recurs reclamanta care a criticat decizia nr. 7/COM/2031 ca fiind lipsită de temei legal și pronunțată cu încălcarea și aplicarea greșită a legii, motiv de recurs întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ. În fapt recurenta a prezentat istoricul cauzei și evoluția activităților desfășurate în cadrul societății reclamante, având în vedere condițiile de activitate ale celor două firme în conflict care desfășoară activități de aceeași natură și a raporturilor de rudenie dintre asociații celor două firme.

S-au reiterat concluziile degajate din declarațiile martorilor audiați în fondul cauzei, în sensul că au existat situații în care dorind să se adreseze societății reclamante pentru prestarea serviciilor, datorita faptului că societatea Casa Albastră - Servicii Funerare SRL deține firma în care este inserată sintagma „C.A.”, au ajuns să se adreseze societății pârâte, fiind într-o stare de eroare asupra persoanei. În susținerea motivului de recurs invocat (art. 304 pct. 9 C. proc. civ.), s-a criticat faptul că instanța de apel a apreciat că prevederile art. 36 alin. (1) și (2) se referă la utilizarea de către terț a unui semn identic mărcii, iar nu a denumirii sale, respectiv a denumirii terțului și că pe cale de consecință nu se pune problema aplicării art. 36 din Legea nr. 84/1998 pentru ca litigiul nu privește conflictul dintre o marcă și un semn distinctiv folosit ca marcă de către un comerciant.

Cu privire la acest aspect s-a arătat că instanța de apel a ignorat jurisprudența Curții Europene de Justiție în ceea ce privește scopul art. 5(1) din Directiva Consiliului Europei nr. 89/104/EBC (abrogată de Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 oct. 2008 dar care menține în esență aceleași, dispoziții cu privire la marcă) articol transpus în legislația română prin dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 - referitor la protejarea funcției mărcii de indicare a originii comerciale. În toate situațiile în care o marcă intră în conflict cu un semn folosit în activitatea comercială de către un terț se aplică regulile prevăzute de art. 36, indiferent dacă semnul este nume comercial sau nu, tocmai pentru a se evita producerea unui risc de confuzie între titularul mărcii și cel care folosește semnul.

În cazul în care semnul este un nume comercial trebuie avut în vedere prevederile art. 6 din Directiva (corespunzător art. 39 din legea română) care impun o condiție suplimentară: verificarea loialității folosirii semnului. Recurenta a mai invocat decizia cadru CJCE în această materie (cazul C-17/06 Celine) potrivit căreia există patru condiții pentru aplicarea protecției mărcii cu un semn, pentru toate cazurile prevăzute la art. 5 lit. a) și lit. b), toate acestea fiind îndeplinite în speță. SC C.A.S.F. SRL folosește, fără consimțământul titularei mărcii, numele comercial în activitatea comercială, în legătură cu serviciile oferite. În cazul în care semnul nu este fixat pe produsul oferit în mod efectiv spre comercializare, dar există o folosire a semnului în legătură cu bunuri și servicii se stabilește o legătură între numele comercial și bunurile comercializate sau serviciile pe care le prestează terțul.

In speță, numele comercial SC C.A.S.F. SRL, denumire ce cuprinde marca înregistrată de reclamantă și anume „C.A.” este folosit în activitatea comercială pentru a face cunoscut potențialilor clienți serviciile prestate de pârâtă. Recurenta a mai criticat aprecierea instanței de apel care a considerat îndeplinită de către intimată condiția distinctivității denumirii comercianților prevăzută de art. 38 din Legea nr. 26/1990, atâta timp cât elementul verbal al mărcii înregistrate de reclamantă este redat în întregime în denumirea comercială a intimatei pârâte, iar prin indicarea categoriei de servicii oferite, identică celor două părți, nu se reușește decât crearea unei confuzii și mai mari în rândul clientelei.

În aceste condiții este esențial să se stabilească dacă utilizarea semnului, în speță a denumirii comerciale, constituie o utilizare în sensul art. 5 alin. (1) din Directivă și dacă utilizarea semnului aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii înregistrata de subscrisa și în special, funcției sale esențiale, aceea de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau serviciilor. În privința ultimei condiții referitoare ia capacitatea semnului de a afecta funcția mărcii de garantare a originii s-a criticat faptul ca instanța de apel a reținut independenta firmei față de marcă pornind de Ia premisa că un nume comercial nu poate fi niciodată perceput ca marcă întrucât „numele sub care se exercita comerțul individualizează comerciantul iar numele din care este formata marca individualizează produsul sau serviciul ” , fără a ține seama de faptul ca intimata nu are nici o marcă și folosește semnul comercial pentru a-și desemna serviciile.

Numele comercial al intimatei – SC C.A.S.F. SRL îndeplinește funcțiile specifice mărcii, de individualizare a serviciilor și poate intra în conflict cu orice altă marcă folosita pentru servicii similare (chiar identice în cazul de față), dovedirea funcției de marcă nefiind în acest caz intrinsec legata de operațiunea materială de aplicare a semnului pe produs sau ambalajul acestuia. Intimata SC C.A.S.F. SRL a formulat o întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului cu cheltuieli de judecată. S-a susținut că pârâta desfășoară activitatea comercială de pompe funebre și similare, încă dinainte de 1997, activitate ce s-a desfășurat inițial în cadrul Asociației familiale N., din care, ulterior au fost înființate două societăți comerciale; SC N. și fiii SRL înființată în anul 2002, (schimbată ulterior în anul 2008 în SC C.N.S.F.

SRL) și, respectiv, SC N.M. SRL, înființată in anul 2004, cu nr. de înregistrare la O.R.C. - X (schimbată tot în anul 2008 în SC C.A.S.F. SRL). Astfel, ca urmare a îndeplinirii dispozițiilor prevăzute de art. 38 din Legea nr. 26/1990, s-a admis cererea de înregistrare în registrul comerțului a noii denumiri de „Casa Albastră - servicii funerare", considerau du-se îndeplinite toate formalitățile legale, inclusiv cele privitoare la nume. Intimata pârâtă a susținut că înregistrarea în luna imediat următoare, adică septembrie 2008, de către recurenta reclamantă SC P.A.

SRL, a mărcilor cu aceeași denumire, și anume, „C.A.” și „C.N.”, reprezintă doar o manifestare a relei credințe a acesteia, în scopul de a afecta activitatea comercială desfășurată, de către pârâtă, drept dovadă și decizia pronunțată de către Tribunalul București, în cadrul Dosarului nr. 59109/3/2011 prin care se admite acțiunea în anularea mărcii cu denumirea „C.N.”, acțiune formulată împotriva recurentei reclamante SC P.A. SRL. În acest context, pârâta a apreciat ca fiind evident că niciun moment, nu a folosit numele „C.A.” în detrimentul adversarei sale, care la data respectivă nu figura înregistrată cu această denumire. S-a mai apreciat, referitor la prevederile art. 36 din Legea nr. 84/1998, că instanța de apel în mod corect a reținut că aceste dispoziții se referă la utilizarea de către un terț a unul semn identic mărcii și nu la denumirea acestuia, denumire ce are scopul de a identifica persoana juridică.

Mai mult decât atât, numele unei societăți comerciale reprezintă un element de identificare și are rolul de a individualiza comerciantul, în timp ce marca este facultativă și individualizează produsul sau serviciul. În cauză a formulat o întâmpinare și O.S.I.M., care a solicitat admiterea recursului și menținerea sentinței tribunalului, cu cheltuieli de judecată. Prin întâmpinare intimata a solicitat constatarea lipsei calității procesuale pasive a acestei părți. Cu privire la această din urmă intimată s-a reținut că soluția primei instanțe care a admis această excepție a rămas definitivă, nefiind atacată cu apel. 4. Analiza instanței de recurs Examinând decizia atacată prin prisma criticilor formulate se constată că aceasta este nelegală, recursul fiind admis pentru considerentele ce urmează.

Instanța de apel a reținut în mod eronat, printr-o greșită interpretare a reglementărilor Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, faptul că nu poate exista conflict între marcă și numele comercial, de vreme ce aceste două semne comerciale au funcții diferite potrivit legii. Funcțiile diferite ale celor două noțiuni - marcă și firmă - corect stabilite, sub acest aspect de instanța de apel, nu contracarează, făcând imposibilă o acțiune în constatarea încălcării drepturilor cu privire la marcă prin utilizarea, ca nume comercial, a titulaturii folosite de altă parte ca marcă.

Potrivit art. 36 din Legea nr. 84/1998 (pe care reclamanta și-a întemeiat acțiunea, art. 35, în redactarea în vigoare a legii la momentul introducerii acțiunii), înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii, în virtutea căruia acesta poate cere instanței competente să interzică terților să folosească, tară consimțământul titularului, în activitatea lor comercială a unui semn identic sau asemănător cu marca, cu privire la care există un risc de confuzie, în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă. Legea condiționează folosirea semnului de îndeplinirea unei activități comerciale dar nu limitează modalitatea de materializare a semnului care, se poate regăsi așadar, inclusiv în firma comerciantului, care nu poate fi exterioara activității sale comerciale.

Având în vedere principiul izvorât din adagiul ubi lex non distinguere nec nas distinguere dehemus, printr-o greșită interpretare a dispozițiilor mai sus indicate, nu s-a intrat în examinarea sintagmei „C.A.” folosită de ambele părți, pentru a se stabili dacă există o atingere în exercitarea drepturilor conferite reclamantei prin înregistrarea mărcii sale, din faptul folosirii de către pârâtă a firmei sale în activitatea comercială desfășurată de aceasta, din perspectiva reglementării conținute de art. 36 din Legea nr. 84/1998, sub aspectul drepturilor conferite titularului mărcii și, corelativ, a obligațiilor impuse terților.

Chiar dacă în art. 36 alin ! din Lege nu se precizează expres, din redactarea utilizată de legiuitor rezultă că actele încriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, cu funcția specifică de a distinge produsele sau serviciile unui comerciant de celelalte produse sau servicii oferite pe piață, spre deosebire de numele comercial care identifică întreaga activitate a comerciantului, fără să o lege în mod necesar de bunurile sau serviciile oferite de acesta. Cu toate acestea, în junsprudența I.C.C.J. s-a stabilit în mod constant că utilizarea de către un comerciant a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă aparținând altuia poate să creeze confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi comercianți și să producă implicit un conflict între cele două drepturi de proprietate, a cărui rezolvare impune apelul la justiție.

Cât privește calea de urmat - de care s-a preocupat instanța de apel în examinarea tăcută - este adevărat că reglementările în vigoare privesc modalități specifice pentru anularea mărcii (în temeiul Legii nr. 84/1998) și, respectiv, pentru anularea înregistrării numelui comercial (în temeiul Legii nr. 26/ 1990 privind registrul comerțului).

Cum verificarea în acest din urmă temei nu ar releva decât condițiile de registrabilitate strict prevăzute de art. 38 (în sensul că firma sub care exercită activitatea și semnează un comerciant, se deosebește de cele deja existente), iară să se identifice existența unor eventuale alte drepturi de proprietate pe care înregistrarea unei firme le-ar putea încălca, îndrumarea reclamantei spre o atare procedură nu ar putea asigura acesteia valorificarea dreptului său de proprietate intelectuală, vătămat prin încălcarea pretinsă, Ca urmare, se constată că instanța de apel, nu a observat pretențiile formulate prin acțiunea introductivă de instanță și printr-o greșită apreciere, în sensul că în cauză nu este incident art. 36 din Legea nr. 84/1998, și-a limitat examinarea la constatarea diferențelor dintre marcă și firmă, fără să continue demersul analitic pentru a determina existența unor asemănări în exploatarea sintagmei în discuție de către cele două părți, în vederea confirmării sau infirmării pretențiilor formulate, prin care s-a reclamat în mod expres existența unui conflict între marca reclamantei și firma pârâtei ce conduce Ia un risc de confuzie în percepția publicului.

Constatând că în cauză a fost dovedit motivul de recurs invocat, prin realizarea condițiilor prevăzute de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., în temeiul art. 312 alin. (1) și (3) C. proc. civ., pentru considerentele arătate, s-a admis recursul și s-a casat decizia Curții de Apel Constanța, cu trimiterea cauzei spre rejudecarea apelului la aceeași instanță.

PENTRU ACESTE

MOTIVE ÎN NUMELE LEGII D E C I D E Admite recursul declarat de reclamanta SC P.A. SRL împotriva deciziei nr. 7/ COM din data de 20 ianuarie 2011 a Curții de Apel Constanța, secția comercială, maritimă și fluvială, contencios administrativ și fiscal. Casează decizia recurată și trimite cauza spre rejudecare la aceiași curte de apel. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică, astăzi 6 noiembrie 2012.