ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 6782/2012

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 6782/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2012)

Deliberând, în

condițiile art. 256 C. proc. civ., asupra recursului de fața, constată

următoarele:

fond

Tribunalul Constanța prin sentința

civila nr. 4257/ COM din 3 august 2010

a respins excepția lipsei calității procesual active a

reclamantei, invocată de pârâta SC C.A.S.F. SRL.

A admis, în

parte, acțiunea reclamantei SC P.A. SRL, în contradictoriu cu pârâtele SC C.A.S.F.

SRL.

A fost

obligată pârâta la schimbarea denumirii societății prin eliminarea sintagmei „C.A.”,

sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 100 euro pe zi de întârziere de

la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri și până la îndeplinirea

obligației de schimbare a denumirii.

A interzis

folosirea de către pârâtă, în activitatea sa comercială prin aplicarea semnelor

pe produse sau ambalaje, oferirea produselor sau serviciilor, utilizarea pe

documentele societății pârâte și în scop publicitar, a semnelor identice sa

similare cu marca „C.A.

”

.

A respins

cererea de obligare a pârâtei la plata despăgubirilor în cuantum de 30.000 lei.

A obligat pe

pârâta SC C.A.S.F. SRL la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 2,139

lei, reprezentând taxa timbru - 39 lei și 2.100 lei onorariu de avocat.

A respins

acțiunea formulată în contradictoriu cu Oficiul Național al Registrului

Comerțului ca fiind îndreptată împotriva unei persoane tară calitate procesual

pasivă.

Tribunalul a

reținut următorul cadru procedural:

Reclamanta SC

P.A. SRL a chemat în judecată pe pârâta SC C.A.S.F. SRL și a solicitat

instanței să dispună:

- obligarea

pârâtei la schimbarea denumirii societății prin eliminarea din aceasta a

sintagmei „C.A.”,sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 100 de euro pe

zi de întârziere în temeiul art. 35 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și

indicațiile geografice.

- interzicerea

folosirii de către pârâtă,în activitatea sa comercială,a tuturor semnelor

identice sau similare cu marca „C.A.”, respectiv aplicarea semnelor pe produse

sau ambalaje, oferta produselor sau serviciilor sub acest nume,sub sancțiunea

plății daunelor cominatorii de 100 euro pe zi de întârziere;

- interzicerea

utilizării atât pe documentele societății pârâte cât și în scop publicitar a

însemnului „C.A.”

- prezentarea

listelor cu clienții societății, cantitatea de marfa vândută, stocuri de marfa

șî materii prime începând cu data de 09 septembrie 1008 pentru a se stabili cu

exactitate beneficul nerealizat de către reclamant ca urmare a încălcării

mărcii „C.A.”.

- obligarea

pârâtei la plata despăgubirilor legale reprezentând contravaloarea publicității

efectuate pentru popularizarea mărcii și beneficiul nerealizat ca urmare a

încălcării acesteia,sume ce urmează a ti cuantificate ulterior.

- obligarea

pârâtei la plata cheltuielilor de judecată și la publicarea hotărârii într-un

ziar local de mare tiraj.

În motivarea

acțiuni, reclamanta a arăta că începând cu anul 2002 a început să folosească în

activitatea sa comercială un însemn grafic menit să deosebească produsele sau

serviciile prestate de societate de cele aparținând altor comercianți, imagine

grafică reprezentată de numele „C.A.” datorită fațadei clădirii în care reclamanta

își are sediul principal. în anul 2008 reclamanta a obținut de la Oficiu de

Stat Pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.) prin certificatul de înregistrare a

mărcii nr. 97559, valabil din septembrie 2008, numele „C.A.”,pe culoarea

albastră, pentru prestarea următoarelor clase/servicii:6, 19, 20, 21, 35, 37, 39,

43, 45, servicii cuprinzând toate activitățile legate de servicii funerare

prestate de comercianți. Ulterior înregistrării mărcii, reclamanta a fost

sesizată de un client asupra faptului că o altă societate comercială folosește

nelegal și cu rea credință marca „C.A.” pentru servicii funerare, prestând

servicii de proastă calitate, asimilate cu marca înregistrată de reclamantă,

inducând în eroare clienții. Agentul economic care prestează aceste servicii

este SC S.F.C.A. SRL care folosește abuziv și cu rea credință marca „C.A.” Deși

notificată asupra acestei situații, pârâta a continuat să folosească în

continuare marca menționată prin producerea de contuzie în rândul clientelei.

În drept

reclamanta a invocat prevederile art. 35, 89 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, art.

1

lit. c), art. 2, 3, 6 din Legea nr. 11/1991, art. 5, 6 și urm. din

O.U.G. nr. 100/2005.

Pârâta SC C.A.S.F.

SRL a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii.

Pe cale de

excepție, pârâta a invocat lipsa calității procesual active a reclamantei,

întrucât din actele depuse nu rezultă că această marcă vizează activități de

servicii funerare.

Totodată,pârâta

a invocat excepția de inadmisibilitate a acțiunii sub două aspect. Primul

aspect, relativ la inadmisibilitatea cererii de a interzice unui terț să

folosească în denumirea sa comercială marca, dacă aceasta este necesară pentru

a indica natura serviciului prestat, cum este cazul pârâtei și ai doilea

aspect, relativ la incidența prevederilor din Legea nr. 11/1991 doar în cazul

folosirii mărcii de către un alt comerciant astfel încât activitate este de

natură să se producă o contuzie cu cea folosită legitim de un alt comerciant.

Cum reclamanta nu a făcut dovada protecție mărcii pentru servicii funerare,

acțiunea exercitată în temeiul Legii nr. 11/1991 este inadmisibilă.

Față de

motivarea expusă instanța a calificat excepția ca apărare de fond urmând a fi

analizată ca atare.

Pe fondul

cauzei, pârâta a susținut că schimbarea denumirii sale nu are nici o legătură

cu marca invocată de reclamantă, că acesta avea posibilitatea de a formula

recurs împotriva încheierii judecătorului delegat la registrul comerțului prin

care s-a dispus modificarea denumirii sau opoziție la hotărârea de schimbare a

denumirii. Cu privire la care vecinătatea sediilor celor doua societăți,

prelinsă de reclamantă, pârâta a arătat că la adresa respectivă deține doar un

punct de lucru.

Pârâta Oficiul

Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.) a formulat întâmpinare prin care

a invocat excepția lipsei calității procesual pasive cu motivarea că aspectele

legate de atribuirea denumirii unei societăți comerciale sunt supuse

controlului judecătorului delegat la registru care a admis cererea de

modificare a actelor constitutive și menționarea în registrul comerțului.

Prin

încheierea motivată pronunțată la data de 20 octombrie 2009, instanța a admis

excepția lipsei calității procesual pasive a O.N.R.C.

În

soluționarea cererilor cu care a fost investită instanța de fond a reținut

următoarele:

Reclamanta SC

P.A. SRL deține conform certificatului de înregistrare a mărcii nr. 97559 din 09

septembrie 2008, marca înregistrată „C.A.” pentru produsele și serviciile

menționate expres în anexă, între care cele incluse în clasa 45. S-a reținut

din adresa din 22 octombrie 2010, O.S.I.M. prin care s-a detaliat clasificarea

Nisa pentru clasa de servicii 45, că marca este înregistrată pentru

activitățile de organizarea reuniunilor religioase, pompe funebre, pompe

funebre servicii, servicii de incinerare. De asemenea, potrivit actului

constitutiv al societății reclamanta este autorizată să desfășoare aceste

activități comerciale, ele fiind incluse în obiectul său de activitate. Ca

titulară a mărcii pentru produsele și serviciile respective, reclamanta

justifică calitatea sa procesual activă în exercitarea acțiunii pentru

protecția mărcii, existând identitate între titularul dreptului și titularul

acțiunii, motiv pentru care excepția lipsei calității procesual active a fost

respinsă.

S-a constatat

că și pârâta, la rândul său, desfășoară aceleași activități circumscrise

serviciilor funerare.

S-a reținut că

reclamanta, ca prestator al serviciilor respective, este cunoscută sub

denumirea „C.A.” datorită faptului ca imobilul unde își desfășoară activitatea

are fațada vopsită în culoarea albastră. La rândul său pârâta, datorită

denumirii inscripționate pe fațadă este identificată sub aceeași denumire, ceea

ce conduce la crearea unei stări de confuzie sub acest aspect.

S-a

concluzionat că atât reclamanta cât și pârâta sunt cunoscute la nivelul

clientelei sub denumirea de „C.A.”, ceea ce este de natură să creeze confuzie

între acestea .

Sub aspectul

drepturilor conferite celor două societăți asupra acestei sintagme, instanța a

reținut că reclamanta având înregistrată marca respectivă este îndreptățită la

protecția mărcii,având un drept exclusiv asupra sa. La rândul său pârâta, ca

urmare a înregistrării în registrul comerțului a denumirii conținând sintagma

amintită, are dreptul de a folosi denumirea ca firmă. Denumirea firmei nu este

însă constitutivă de drepturi în sensul Legii nr. 84/1998, astfel cum rezultă

și din dispozițiile art. 39 din Legea nr. 26/1990. Conform art. 35 alin. (1) lit.

a) titularul mărcii înregistrate poate cere instanței competente să interzică

terților să folosească în activitatea lor comercială fără consimțământul său un

semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice pentru care marca a

fost înregistrată.

S-a constatat

că în cauză pârâta folosește pentru serviciile și produsele circumscrise

aceleiași activități de servicii funerare sub denumirea „C.A.” fără a avea

consimțământul reclamantei și chiar în condițiile în care reclamanta i-a cerut

în mod expres să se abțină de la această practică. Prin denumirea înregistrată

„C.A.S.F.” pe care o folosește în activitatea comercială cu conotația de însemn

distinctiv, pârâta încalcă drepturile exclusive asupra mărcii reclamantei „C.A.”,

fiind dovedită starea de confuzie existenta la nivelul clientelei între cele

două societăți.

Au fost reținute

prevederile art. 35 alin. (1) și (2) și s-a apreciat că pentru situația în care

numele comercial este utilizat într-o asemenea manieră încât încalcă prin el

însuși dreptul la marcă sancțiunea reglementată de art. 35 alin. (2) din Legea nr.

84/1998 este singura în măsură să asigure protecția drepturilor conferite de

marcă titularului său.

S-a mai

constatat că sunt îndeplinite condițiile aplicării protecției mărcii în

conflict cu un semn, în cauză denumire comercială.

Astfel, s-au

reținut ca dovedite faptul că pârâta își folosește numele comercial în

activitatea comercială, faptul că pârâta folosește o sintagmă identică mărcii,

tară consimțământul reclamantei, acest din urmă aspect fiind necontestat.

S-a constatat

că este îndeplinită și condiția relativă ia folosirea sintagmei în legătură cu

serviciile oferite, într-un asemenea mod încât se stabilește o legătură între „C.A.”

ca sintagmă, care este inclusă în denumirea comercială și bunurile

comercializate și serviciile prestate.

S-a apreciat

că este îndeplinită și condiția care se referă la capacitatea semnului de a

afecta funcția mărcii. În cazul pârâtei numele comercial este folosit de

aceasta pentru a-și desemna serviciile, neavând alt însemn înregistrat ca

marcă. S-a constatat că riscul de confuzie a fost, martorii arătând că

denumirea și marca sunt identic percepute ca element de distincție a

serviciilor prestate.

Constatând

îndeplinirea condițiilor protecției mărcii s-a admis cererea și s-a dispus

obligarea pârâtei la schimbarea denumirii societății prin înlăturarea sintagmei

„C.A.” și i s-a interzis folosirea în activitatea sa comercială să aplice

semnele pe produse sau ambalaje, să ofere produse sau servicii, să utilizeze pe

documentele societății și în scop publicitar a însemnelor identice sau similare

cu marca „C.A.”. Deoarece executarea obligației stabilite în sarcina pârâtei

implică faptul personal al acesteia, hotărârea nefiind susceptibilă de

executare silită, instanța a admis cererea reclamantei de stabilire în sarcina

pârâtei a obligației de plată a daunelor cominatorii de 100 euro pe zi de

întârziere, de la data rămânerii irevocabile a hotărârii și până la

îndeplinirea obligației principale.

A fost

respinsă cererea de obligare a pârâtei la plata despăgubirilor în cuantum de

30.000 euro reținându-se că reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata

contravalorii cheltuielilor de publicitate efectuate pentru promovarea mărcii „C.A.”

și la beneficiul nerealizat ca urmare a folosirii abuzive de către pârâtă a

sintagmei respective. în ce privește cheltuielile cu publicitatea s-a reținut

că acestea sunt anterioare momentului obținerii certificatului de înregistrare

a mărcii astfel încât nu pot fi calificate ca fiind cheltuieli de publicitate a

mărcii, în accepțiunea Legii nr. 84/1998. Sub aspectul cererii de obligare a

pârâtei la plata beneficiului nerealizat de către reclamantă, s-a constatat că

nu s-a făcut dovada unui asemenea prejudiciu.

apel

Curtea de Apel

Constanța prin decizia nr. 7/ COM din 20 ianuarie 2011

a admis apelul declarat de pârâtă și a

schimbat în tot sentința apelată, în sensul că a respins acțiunea ca nefondată.

Curtea de apel

a reținut în esență următoarele:

S-au invocat

nelegalitatea și netemeinicia hotărârii, în temeiul art. 5-6 din Legea nr. 11/1991, art. 6, art. 25 alin. (1), art. 43, alin. (2)-(3),

art. 30 din Legea nr. 26/1990, art. 3 alin. (2) lit. a)-c), art. 5, art. 35 alin.

(1)-(3), art. 38 alin. (1), lit. a), art. 48 alin.(1), Site, art. 86 din Legea nr.

84/1998.

În esență în

fapt s-au indicat următoarele critici:

-

instanța de fond a procedat la o

interpretare netemeinică și nesistematică a prevederilor art. 38 din Legea nr. 84/1998,

în speță nepunându-se problema aplicării prevederilor acestui articol, ci

problema conflictului dintre o marcă și o denumire comercială și a căii prin

care acest conflict poate fi soluționat;

- în cazul

conflictului dintre o marcă aparținând unui comerciant și o denumire comercială

aparținând unui comerciant concurent, titularul mărcii nu are deschisă calea

unei acțiuni în contrafacere, ci exclusiv calea acțiunii comerciale în anularea

înregistrării firmei, în conflictul declanșat trebuind invocată și dovedită

anterioritatea dreptului de proprietate intelectuală, impunându-se cercetarea legitimității

folosirii firmei comerciale;

- față de

conflictul marcă - nume comercial, reclamanta putea să solicite numai

interzicerea unui semn comercial asemănător sau identic cu marca și nu

denumirea comercială a mărcii;

- necesitatea

de a se observa anterioritatea numelui comercial al pârâtei, față de data

înregistrării mărcii reclamantei, care cu rea-credință a făcut demersurile

necesare pentru înregistrarea la OSÎM a mărcii respective, în dauna titularului

de drept anterior.

Curtea a admis

apelul, cu consecința schimbării în tot a hotărârii apelate și respingerii

acțiunii ca nefondate reținând în motivare următoarele considerente:

În contextul

solicitărilor formulate prin acțiune s-a constatai că reclamanta este titulara

unui drept de proprietate intelectuală - dreptul la marca „C.A.” - obținut

conform prevederilor Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile

geografice, prin certificatul de înregistrare a mărcii valabil din septembrie

2008, eliberat de Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci (O.S.I.M.) pentru

clasele/ servicii: 6, 19, 20, 21, 35, 37, 39, 43 și 45.

Potrivit

dispozițiilor cuprinse In Legea privind mărcile și indicațiile geografice, cap.

VI denumit „Drepturi conferite de marcă

”

art.

36 alin. (1), înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv

asupra mărcii”, iar potrivit alin. (2) și (3) ale aceluiași articol, titularul

mărcii are la îndemână acțiune în instanță pentru a obține interdicții pentru

terți ca aceștia să folosească în activitatea lor comercială, fără consimțământul

său elemente protejate ale mărcii sale.

S-a reținut că

în speța nu se pune problema aplicării art. 36 din Legea nr. 84/1998, ci

problema conflictului dintre o marcă și o denumire comercială și a căii prin

care acest conflict poate fi soluționat, pentru că, litigiul nu privește

conflictul dintre marcă și un semn distinctiv folosit ca marcă de către un

comerciant.

În atare

condiții, s-a apreciat că dispoziția legală invocată de reclamantă ca temei al

cererii sale, conține doar o enumerare exemplificați vă a măsurilor a căror

instituire o poate solicita doar titularul mărcii (înregistrată) prin cererea

de chemare în judecată, în situația apariției unui conflict între o marcă și un

semn pentru produse sau servicii, adică un semn care ar îndeplini condițiile de

fond de registrabilitate prevăzute de art. 3 lit. a) din Legea 84/1998,

raportat la art. 5 din lege. S-a observat însă că, în speță, litigiul poartă

asupra conflictului dintre o marcă aparținând unui comerciant și o denumire

comercială aparținând altui comerciant concurent.

Așa fiind, s-a

reținut că înregistrarea în Registrul Comerțului a denumirii unei firme asigură

distinctivitatea denumirii comercianților potrivit art. 38 cu referire la art. 39

din Legea nr. 26/1990 cu modificările și completările ulterioare, care fac

vorbire despre necesitatea existenței caracterului distinctiv al unei firme,

precum și de obligația oficiului registrului comerțului de a verifica existența

disponibilității unei firme ori embleme, așa cum rezultă din

dispozițiile

art. 39 alin. (8) din lege, situație de fapt ce nu creează drepturi de

proprietate industrială, acestea fiind supuse unor reglementări speciale.

S-a constatat

că legiuitorul a înțeles că, pentru a exista elementul distinctiv între două

denumiri care sunt asemănătoare, trebuie sa fie introdus un element care să

deosebească cele două denumiri, element care poate consta în orice mențiune,

așa cum rezultă din teza finală a art. 38 alin. (2) din Legea nr. 26/1990

privind registrul comerțului, republicată, potrivit căreia „ când o firmă nouă

este asemănătoare cu alta trebuie să se adauge o mențiune care să o deosebească

de aceasta, fie prin desemnarea mai precisă a persoanei, fie prin indicarea

felului de comerț exercitat sau în orice alt mod”.

În acest

context instanța de apel a apreciat că apelanta pârâtă a îndeplinit condițiile

prevăzute de art. 38 din Legea nr. 26/1990, sens în care s-a pronunțat și

judecătorul delegat Ia Oficiul Național al Registrului Comerțului, care a admis

cererea de înregistrare în registrul comerțului, considerând că formalitățile

legale, inclusiv cele referitoare la denumire, sunt îndeplinite.

Denumirea unei

societăți comerciale reprezintă un drept personal nepatrimonial al persoanei

juridice, iar dispariția denumirii poate interveni doar în măsura în care

persoana juridică își schimbă denumirea ori își încetează existența. Curtea a

apreciat în consecință că în mod nelegal și netemeinic instanța de fond a admis

în parte acțiunea dedusă judecății, obligând apelanta pârâtă la schimbarea denumirii

societății, prin eliminarea din aceasta a sintagmei „C.A.”, sub sancțiunea

plății de daune cominatorii de 100 euro/ zi întârziere.

S-a reținut că

numele unei societăți comerciale reprezintă un element de identificare

obligatoriu al oricărei persoane juridice, indiferent de forma societății, în

timp ce marca potrivit art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998 este un semn

susceptibil de reprezentare grafică, servind la deosebirea produselor sau a

serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altei

persoane. Marca face parte din categoria semnelor distincte, principala ei

funcție fiind aceea de diferențiere a produselor/serviciilor persoanei fizice

sau juridice titulară a mărcii, de alte produse/ servicii identice sau

similare, ea realizând individualizarea acestora cu anumite caracteristici,

indicând proveniența lor.

S-a apreciat

că în accepțiunea legii, marca este considerată un accesoriu al produsului, un

mijloc fiabil de identificare al acestuia și a reputației de care se bucură pe

piață, îndeplinind astfel o funcție concurențială, atât timp cât, în definiția

dată legiuitorul a precizat că marca este un semn distinctiv.

În cazul

cuvintelor, nume sau denumiri, acestea devin aplicabile ca marcă și le este

garantată protecția, numai dacă îmbracă o formă caracteristică, specifică și nu

forma generică și necesară a cuvântului deoarece, interpretarea contrară ar

permite unei persoane să monopolizeze clasa/clasele de produse/ servicii,

soluție care ar intra în contradicție cu spiritul legii.

Spre deosebire

de marcă, s-a reținut că firma este reglementată de Legea nr. 26/1990 privind

registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

care în art. 30 alin. (1) prevede că, firma reprezintă numele sau, după caz,

denumirea sub care un comerciant își exercită comerțul și sub care semnează.

Din analiza

cele două definiții legale, Curtea de apel a reținut că, asemănarea dintre

firmă și marcă este dată de posibilitatea utilizării cuvintelor - nume sau

denumiri - pentru construcția acestora. Diferența dintre acestea este dată de

faptul că în timp ce numele sub care se exercită comerțul individualizează

comerciantul, numele din care este formată marca individualizează produsul sau

serviciul.

În contextul

dat, s-a apreciat că între cele două concepte nu se poate pune semnul

egalității și, mai mult, marca poate fi apropriată, atât de persoane fizice și

juridice care au calitate de comerciant, cât și de persoane fizice sau juridice

fără această calitate, în timp ce firma este caracteristică exclusiv

comercianților, fiind prevăzută de lege ca un element obligatoriu de

identificare a acestora în circuitul comercial și civil.

Au fost

reținute, cu titlu de exemplu, o serie de deosebiri între firmă și marcă:

- firma este

un element obligatoriu, în timp ce marca este facultativă;

- orice

persoană fizică sau juridică având calitatea de comerciant poate fi titulara

unui drept de proprietate asupra unuia sau mai multor mărci, pe când

desfășurarea activității nu poate 11 tăcută de o firmă decât sub o singură

denumire;

- dobândirea

dreptului asupra mărcii este condiționată de înregistrarea acesteia în

Registrul Național al Mărcilor, în timp ce dreptul de folosință asupra firmei

reprezintă efectul înregistrării comerciantului în Registrul Comerțului;

- protecția

mărcii este asigurată în condițiile Legii nr. 84/1998, atât pe tărâmul

dreptului civil, cât și a dreptului penal, în timp ce protecția firmei nu se

realizează decât prin acțiunea în concurență neloială.

Instanța de

apel a concluzionat că firma este independentă față de marcă, o interpretare

contrară ar conduce la alterarea funcțiilor firmei și ale mărcii, lipsindu-le

de finalitatea urmărită de legiuitor.

Împotriva

deciziei Curții de Apei Constanța a declarat recurs reclamanta care a criticat

decizia nr. 7/COM/2031 ca fiind lipsită de temei legal și pronunțată cu

încălcarea și aplicarea greșită a legii, motiv de recurs întemeiat pe

dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

În fapt

recurenta a prezentat istoricul cauzei și evoluția activităților desfășurate în

cadrul societății reclamante, având în vedere condițiile de activitate ale

celor două firme în conflict care desfășoară activități de aceeași natură și a

raporturilor de rudenie dintre asociații celor două firme.

S-au reiterat

concluziile degajate din declarațiile martorilor audiați în fondul cauzei, în

sensul că au existat situații în care dorind să se adreseze societății

reclamante pentru prestarea serviciilor, datorita faptului că societatea Casa

Albastră - Servicii Funerare SRL deține firma în care este inserată sintagma „C.A.”,

au ajuns să se adreseze societății pârâte, fiind într-o stare de eroare asupra

persoanei.

În susținerea

motivului de recurs invocat (art. 304 pct. 9 C. proc. civ.), s-a criticat

faptul că instanța de apel a apreciat că prevederile art. 36 alin. (1) și (2)

se referă la utilizarea de către terț a unui semn identic mărcii, iar nu a

denumirii sale, respectiv a denumirii terțului și că pe cale de consecință nu

se pune problema aplicării art. 36 din Legea nr. 84/1998 pentru ca litigiul nu

privește conflictul dintre o marcă și un semn distinctiv folosit ca marcă de

către un comerciant.

Cu privire la

acest aspect s-a arătat că instanța de apel a ignorat jurisprudența Curții

Europene de Justiție în ceea ce privește scopul art. 5(1) din Directiva

Consiliului Europei nr. 89/104/EBC (abrogată de Directiva 2008/95/CE a

Parlamentului European și a Consiliului din 22 oct. 2008 dar care menține în

esență aceleași, dispoziții cu privire la marcă) articol transpus în legislația

română prin dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 - referitor la

protejarea funcției mărcii de indicare a originii comerciale. În toate

situațiile în care o marcă intră în conflict cu un semn folosit în activitatea

comercială de către un terț se aplică regulile prevăzute de art. 36, indiferent

dacă semnul este nume comercial sau nu, tocmai pentru a se evita producerea

unui risc de confuzie între titularul mărcii și cel care folosește semnul.

În cazul în

care semnul este un nume comercial trebuie avut în vedere prevederile art. 6

din Directiva (corespunzător art. 39 din legea română) care impun o condiție

suplimentară: verificarea loialității folosirii semnului.

Recurenta a

mai invocat decizia cadru CJCE în această materie (cazul C-17/06 Celine) potrivit

căreia există patru condiții pentru aplicarea protecției mărcii cu un semn,

pentru toate cazurile prevăzute la art. 5 lit. a) și lit. b), toate acestea

fiind îndeplinite în speță. SC C.A.S.F. SRL folosește, fără consimțământul

titularei mărcii, numele comercial în activitatea comercială, în legătură cu

serviciile oferite.

În cazul în

care semnul nu este fixat pe produsul oferit în mod efectiv spre

comercializare, dar există o folosire a semnului în legătură cu bunuri și

servicii se stabilește o legătură între numele comercial și bunurile

comercializate sau serviciile pe care le prestează terțul. In speță, numele

comercial SC C.A.S.F. SRL, denumire ce cuprinde marca înregistrată de

reclamantă și anume „C.A.” este folosit în activitatea comercială pentru a face

cunoscut potențialilor clienți serviciile prestate de pârâtă.

Recurenta a

mai criticat aprecierea instanței de apel care a considerat îndeplinită de

către intimată condiția distinctivității denumirii comercianților prevăzută de art.

38 din Legea nr. 26/1990, atâta timp cât elementul verbal al mărcii

înregistrate de reclamantă este redat în întregime în denumirea comercială a

intimatei pârâte, iar prin indicarea categoriei de servicii oferite, identică

celor două părți, nu se reușește decât crearea unei confuzii și mai mari în

rândul clientelei.

În aceste

condiții este esențial să se stabilească dacă utilizarea semnului, în speță a

denumirii comerciale, constituie o utilizare în sensul art. 5 alin. (1) din

Directivă și dacă utilizarea semnului aduce atingere sau este susceptibilă să

aducă atingere funcțiilor mărcii înregistrata de subscrisa și în special,

funcției sale esențiale, aceea de a garanta consumatorilor proveniența

produselor sau serviciilor.

În privința

ultimei condiții referitoare ia capacitatea semnului de a afecta funcția mărcii

de garantare a originii s-a criticat faptul ca instanța de apel a reținut

independenta firmei față de marcă pornind de Ia premisa că un nume comercial nu

poate fi niciodată perceput ca marcă întrucât „numele sub care se exercita

comerțul individualizează comerciantul iar numele din care este formata marca

individualizează produsul sau serviciul

”

,

fără a ține seama de faptul ca intimata nu are nici o marcă și folosește semnul

comercial pentru a-și desemna serviciile.

Numele

comercial al intimatei – SC C.A.S.F. SRL îndeplinește funcțiile specifice

mărcii, de individualizare a serviciilor și poate intra în conflict cu orice

altă marcă folosita pentru servicii similare (chiar identice în cazul de față),

dovedirea funcției de marcă nefiind în acest caz intrinsec legata de

operațiunea materială de aplicare a semnului pe produs sau ambalajul acestuia.

Intimata SC C.A.S.F.

SRL a formulat o întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului cu

cheltuieli de judecată.

S-a susținut

că pârâta desfășoară activitatea comercială de pompe funebre și similare, încă

dinainte de 1997, activitate ce s-a desfășurat inițial în cadrul Asociației

familiale N., din care, ulterior au fost înființate două societăți comerciale;

SC N. și fiii SRL înființată în anul 2002, (schimbată ulterior în anul 2008 în

SC C.N.S.F. SRL) și, respectiv, SC N.M. SRL, înființată in anul 2004, cu nr. de

înregistrare la O.R.C. - X (schimbată tot în anul 2008 în SC C.A.S.F. SRL).

Astfel, ca

urmare a îndeplinirii dispozițiilor prevăzute de art. 38 din Legea nr. 26/1990,

s-a admis cererea de înregistrare în registrul comerțului a noii denumiri de

„Casa Albastră - servicii funerare", considerau du-se îndeplinite toate

formalitățile legale, inclusiv cele privitoare la nume.

Intimata

pârâtă a susținut că înregistrarea în luna imediat următoare, adică septembrie

2008, de către recurenta reclamantă SC P.A. SRL, a mărcilor cu aceeași

denumire, și anume, „C.A.” și „C.N.”, reprezintă doar o manifestare a relei

credințe a acesteia, în scopul de a afecta activitatea comercială desfășurată,

de către pârâtă, drept dovadă și decizia pronunțată de către Tribunalul

București, în cadrul Dosarului nr. 59109/3/2011 prin care se admite acțiunea în

anularea mărcii cu denumirea „C.N.”, acțiune formulată împotriva recurentei

reclamante SC P.A. SRL.

În acest

context, pârâta a apreciat ca fiind evident că niciun moment, nu a folosit

numele „C.A.” în detrimentul adversarei sale, care la data respectivă nu figura

înregistrată cu această denumire.

S-a mai

apreciat, referitor la prevederile art. 36 din Legea nr. 84/1998, că instanța

de apel în mod corect a reținut că aceste dispoziții se referă la utilizarea de

către un terț a unul semn identic mărcii și nu la denumirea acestuia, denumire

ce are scopul de a identifica persoana juridică.

Mai mult decât

atât, numele unei societăți comerciale reprezintă un element de identificare și

are rolul de a individualiza comerciantul, în timp ce marca este facultativă și

individualizează produsul sau serviciul.

În cauză a

formulat o întâmpinare și O.S.I.M., care a solicitat admiterea recursului și

menținerea sentinței tribunalului, cu cheltuieli de judecată. Prin întâmpinare

intimata a solicitat constatarea lipsei calității procesuale pasive a acestei

părți.

Cu privire la

această din urmă intimată s-a reținut că soluția primei instanțe care a admis

această excepție a rămas definitivă, nefiind atacată cu apel.

instanței de recurs

Examinând

decizia atacată prin prisma criticilor formulate se constată că aceasta este

nelegală, recursul fiind admis pentru considerentele ce urmează.

Instanța de

apel a reținut în mod eronat, printr-o greșită interpretare a reglementărilor

Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, faptul că nu poate

exista conflict între marcă și numele comercial, de vreme ce aceste două semne

comerciale au funcții diferite potrivit legii.

Funcțiile

diferite ale celor două noțiuni - marcă și firmă - corect stabilite, sub acest

aspect de instanța de apel, nu contracarează, făcând imposibilă o acțiune în

constatarea încălcării drepturilor cu privire la marcă prin utilizarea, ca nume

comercial, a titulaturii folosite de altă parte ca marcă.

Potrivit art. 36

din Legea nr. 84/1998 (pe care reclamanta și-a întemeiat acțiunea, art. 35, în

redactarea în vigoare a legii la momentul introducerii acțiunii), înregistrarea

mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii, în virtutea

căruia acesta poate cere instanței competente să interzică terților să

folosească, tară consimțământul titularului, în activitatea lor comercială a

unui semn identic sau asemănător cu marca, cu privire la care există un risc de

confuzie, în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și

marcă.

Legea

condiționează folosirea semnului de îndeplinirea unei activități comerciale dar

nu limitează modalitatea de materializare a semnului care, se poate regăsi

așadar, inclusiv în firma comerciantului, care nu poate fi exterioara

activității sale comerciale.

Având în

vedere principiul izvorât din adagiul ubi lex non distinguere nec nas

distinguere dehemus, printr-o greșită interpretare a dispozițiilor mai sus

indicate, nu s-a intrat în examinarea sintagmei „C.A.” folosită de ambele

părți, pentru a se stabili dacă există o atingere în exercitarea drepturilor

conferite reclamantei prin înregistrarea mărcii sale, din faptul folosirii de

către pârâtă a firmei sale în activitatea comercială desfășurată de aceasta,

din perspectiva reglementării conținute de art. 36 din Legea nr. 84/1998, sub

aspectul drepturilor conferite titularului mărcii și, corelativ, a obligațiilor

impuse terților.

Chiar dacă în art.

36 alin ! din Lege nu se precizează expres, din redactarea utilizată de

legiuitor rezultă că actele încriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, cu

funcția specifică de a distinge produsele sau serviciile unui comerciant de

celelalte produse sau servicii oferite pe piață, spre deosebire de numele

comercial care identifică întreaga activitate a comerciantului, fără să o lege

în mod necesar de bunurile sau serviciile oferite de acesta.

Cu toate

acestea, în junsprudența I.C.C.J. s-a stabilit în mod constant că utilizarea de

către un comerciant a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă

aparținând altuia poate să creeze confuzie cu privire la originea bunurilor sau

serviciilor celor doi comercianți și să producă implicit un conflict între cele

două drepturi de proprietate, a cărui rezolvare impune apelul la justiție.

Cât privește

calea de urmat - de care s-a preocupat instanța de apel în examinarea tăcută -

este adevărat că reglementările în vigoare privesc modalități specifice pentru

anularea mărcii (în temeiul Legii nr. 84/1998) și, respectiv, pentru anularea

înregistrării numelui comercial (în temeiul Legii nr. 26/ 1990 privind

registrul comerțului). Cum verificarea în acest din urmă temei nu ar releva

decât condițiile de registrabilitate strict prevăzute de art. 38 (în sensul că

firma sub care exercită activitatea și semnează un comerciant, se deosebește de

cele deja existente), iară să se identifice existența unor eventuale alte

drepturi de proprietate pe care înregistrarea unei firme le-ar putea încălca,

îndrumarea reclamantei spre o atare procedură nu ar putea asigura acesteia

valorificarea dreptului său de proprietate intelectuală, vătămat prin

încălcarea pretinsă,

Ca urmare, se

constată că instanța de apel, nu a observat pretențiile formulate prin acțiunea

introductivă de instanță și printr-o greșită apreciere, în sensul că în cauză

nu este incident art. 36 din Legea nr. 84/1998, și-a limitat examinarea la

constatarea diferențelor dintre marcă și firmă, fără să continue demersul

analitic pentru a determina existența unor asemănări în exploatarea sintagmei

în discuție de către cele două părți, în vederea confirmării sau infirmării

pretențiilor formulate, prin care s-a reclamat în mod expres existența unui

conflict între marca reclamantei și firma pârâtei ce conduce Ia un risc de

confuzie în percepția publicului.

Constatând că

în cauză a fost dovedit motivul de recurs invocat, prin realizarea condițiilor

prevăzute de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., în temeiul art. 312 alin. (1) și (3)

C. proc. civ., pentru considerentele arătate, s-a admis recursul și s-a casat

decizia Curții de Apel Constanța, cu trimiterea cauzei spre rejudecarea

apelului la aceeași instanță.

PENTRU ACESTE

MOTIVE

ÎN NUMELE

LEGII

D E C I D E

Admite

recursul declarat de reclamanta SC P.A. SRL împotriva deciziei nr. 7/ COM din

data de 20 ianuarie 2011 a Curții de Apel Constanța, secția comercială,

maritimă și fluvială, contencios administrativ și fiscal.

Casează

decizia recurată și trimite cauza spre rejudecare la aceiași curte de apel.

Irevocabilă.

Pronunțată în

ședință publică, astăzi 6 noiembrie 2012.