ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 6726/2012

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 6726/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra cauzei de față,

constată următoarele:

Prin sentința nr. 91 din 22 ianuarie 2009, pronunțată

de Tribunalul București, secția a IV-a civilă, în Dosarul nr. 27692/3/2008 - ca

urmare a declinării competenței de soluționare a cauzei de către Tribunalul Brașov,

prin sentința civilă nr. 3735 din 26 noiembrie 2007 -, s-a respins excepția inadmisibilității

cererii, s-a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei M.M.G.I.,

fiind respinsă cererea formulată de reclamantele SC M.I. SRL și SC F.E. SRL împotriva

acestei pârâte, ca formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

A fost respinsă ca nefondată acțiunea acelorași reclamante, împotriva pârâtei SC

R.H.R. SRL.

În motivarea sentinței,

s-a reținut că reclamanta SC M.I. SRL este titulara unei mărci figurative având

reprezentarea unui element într-un cap de om stilizat colorat în galben, având dedesubt

inscripționate elementul verbal „fără egal”, în timp ce pârâta SC R.H.R. SRL folosește

sintagma „R. - fără egal”, folosind culorile roșu (pentru cuvântul „R.”) și respectiv

albastru (pentru sintagma „fără egal”). SC R.H.R. SRL folosește această sintagmă

în calitate de terț autorizat de grupul M., respectiv de M.M.G.I., companie ce a

depus la înregistrare, pe cale națională, marca „R. - fără egal” nr. M1.

Nici reclamanta SC

M.I. SRL nu este titulara mărcii verbale „fără egal”, astfel cum în mod nejustificat

susține, însă nici pârâta nu folosește sintagma „fără egal” de sine stătătoare,

ci doar împreună cu elementul „R.”. Doctrina a stabilit că atunci când se invocă

un drept anterior, acesta trebuie analizat astfel cum el a fost înregistrat, neputându-se

invoca doar o componentă a lui, cum ar fi elementul verbal „fără egal”, făcându-se

abstracție de elementul figurativ.

În aplicarea art. 35

alin. (2) din Legea nr. 84/1998, s-a apreciat, comparând marca anterioară invocată

de reclamantă cu marca folosită de către pârâtă, că acestea nu sunt similare, deoarece

elementele distinctive și dominante în cadrul celor două mărci sunt elementul figurativ

pentru marca reclamantei, respectiv elementul verbal „R.”, iar nu expresia „fără

egal”, pentru marca pârâtei.

Similaritatea între marcă

și semn aceasta trebuie apreciată prin raportare la marcă și semn în integralitatea

lor. Elementul „fără egal” din componența mărcii/semnului folosit de pârâtă, este

un element descriptiv ce desemnează calitatea produselor, astfel încât nu poate

fi apropriat în mod exclusiv de niciun titular.

Marca anterioară invocată

de SC M.I. SRL cuprinde un element figurativ ce conferă distinctivitate mărcii,

elementul verbal „fără egal” nefiind în măsură să confere distinctivitate. Astfel,

marca aparținând SC M.I. SRL, a putut fi înregistrată doar datorită distinctivității

conferite de elementul figurativ.

Expresia verbală „fără

egal”, asupra căreia reclamanta revendică un drept exclusiv, este echivalentă cu

alte atribute, ce fac referire la calitatea produselor/serviciilor ca: nemaiîntâlnit,

nemaipomenit, extraordinar etc.

Potrivit dispozițiilor

art. 5 alin. (1) lit. d), nu pot fi înregistrate mărcile care sunt compuse exclusiv

din semne sau alte indicații purtând servi în comerț pentru a desemna calitatea

produsului ori serviciului.

Înregistrarea mărcii aparținând

SC M.I. SRL a fost posibilă doar datorită existenței elementului figurativ considerat

ca fiind distinctiv în raport cu produsele și serviciile solicitate. Drept urmare,

drepturile exclusive pe care le pretinde reclamanta sunt date de combinația elementului

figurativ distinctiv - elementul puternic, dominant al mărcii acesteia - cu expresia

verbală descriptivă „fără egal”, și nu doar de aceasta din urmă.

Faptul ca expresia „fără

egal” este una descriptivă în raport cu calitatea produselor reiese și din practica

Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, de unde rezultă că mai sunt înregistrate

încă două mărci conținând expresia „fără egal”, respectiv marca „RE. - un produs

fără egal” cu nr. de înregistrare I1. și marca „RE. - gustul fără egal” cu nr. de

înregistrare I2.

În plus, „R.” reprezintă

o marcă notorie pe teritoriul României, fiind folosită de vreme îndelungată tot

de către SC R.H.R. SRL, în calitate de persoană autorizată și fiind înregistrată

pe cale internațională, prin intermediul O.M.P.I. și în România încă din anul 2005

sub nr. 13. Alăturarea lângă marca notorie „R.” a elementului descriptiv „fără egal”

se înscrie în cadrul folosirii mărcii prevăzute de art. 46 alin. (1) lit. b) din

Legea nr. 84/1998 care prevede că este asimilată folosirii efective a mărcii și

folosirea mărcii sub o formă care diferă de aceea înregistrată prin anumite elemente

ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia.

Alăturarea expresiei descriptive

„fără egal” la marca „R.” nu alterează caracterul distinctiv al acesteia, în sensul

că, consumatorul mediu va percepe marca la fel și aparținând aceluiași producător

și nicidecum reclamantei SC M.I. SRL. Acest fapt este întărit de faptul că marca

„R.” este o marcă notorie pe teritoriul României, fapt care exclude total riscul

de confuzie și asociere. Alăturarea la o marca notorie a unor elemente lipsite de

caracter distinctiv „fără egal” nu poate schimba percepția consumatorului asupra

acelei mărci, astfel încât să o poată confunda cu o altă marcă (ce conține același

element descriptiv).

Marca „R. - fără egal”

a fost solicitată la înregistrare de firma M.M.G.I. din Germania, firmă ce deține

portofoliul de mărci al grupului M. din care face parte și pârâta și care a autorizat

folosirea de către aceasta a mărcii „R. - fără egal”. Această marcă a fost depusă

la înregistrare pe cale națională, la data de 14 martie 2006 și a primit numărul

de depozit M1.

În ceea ce privește conflictul

cu numele comercial anterior, se invocă de către cea de-a doua reclamantă SC

F.E. SRL, în susținerea acțiunii, anterioritatea numelui comercial, pe temeiul dispozițiilor

art. 30 și urm. din Legea nr. 26/1990.

Acest act normativ permite,

prin art. 38 alin. (2), ca un nume comercial subsecvent să poată fi înregistrat

dacă conține un element de diferențiere față de numele anterior. Această prevedere

legală exclude analiza similarității numelor comerciale, practic discutându-se de

încălcare de nume comercial, doar în caz de identitate. În aceste condiții, atâta

timp cât „R. - fără egal” ar putea fi înregistrat ca nume comercial, fără a constitui

o încălcare a numelui comercial anterior „fără egal”, cu atât mai mult „R. - fără

egal” va putea fi folosită ca marcă, fără a încălca numele comercial, neexistând

risc de confuzie.

Tribunalul a respins excepția

inadmisibilității cererii de chemare în judecată, în raport de dispozițiile.

art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.

Prin sentința nr.

1023 din 14 iulie 2009, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a admis cererea

de completare a dispozitivului sentinței civile nr. 91 din 22 ianuarie 2009, dispunând

obligarea reclamantelor la 4.520 euro cheltuieli de judecată către pârâta SC

R.H.R. SRL.

Prin decizia nr. 68

din 2 martie 2009, Curtea de Apel București, secția a IX -a civilă și de proprietate

intelectuală, a respins cererea de repunere in termenul de declarare a apelului

și a respins apelul reclamantelor împotriva sentinței menționate, ca tardiv declarat.

Prin decizia nr. 1478

din 18 februarie 2011, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul reclamantelor

împotriva deciziei menționate, dispunând casarea acesteia și trimiterea cauzei,

spre rejudecarea apelului, aceleiași instanțe, constatând, în esență, că instanța

de apel nu a făcut o corectă aplicare a dispozițiilor legale în materia comunicării

actelor de procedură, în condițiile în care procesul-verbal de comunicare a hotărârii

primei instanțe este nul, față de dispozițiile art. 100 alin. (3) cu referire la

art. 100 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ., deoarece conține o mențiune eronată în

raport de situația de la fața locului, respectiv afișarea „pe ușa principală a clădirii”,

clădire ce avea mai multe uși principale.

Astfel, s-a constatat

că termenul de declarare a apelului prevăzut de art. 284 alin. (1) C. proc.

civ. nu a curs, iar cererea de apel a fost depusă în termenul legal.

Prin decizia nr. 246A

din 20 octombrie 2011, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru

cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondate atât apelul principal

formulat de reclamante, cât și apelul incident formulat de pârâte împotriva sentinței

civile nr. 91 din 22 ianuarie 2009 pronunțate de Tribunalul București, secția a

IV a civilă, în Dosarul nr. 27692/3/2008.

În ceea ce privește apelul

reclamantelor, instanța a reținut că tribunalul a constatat în mod corect că cererea

în contrafacerea mărcii nu este întemeiată, nefiind întrunite condițiile prevăzute

de art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

În privința produselor

sau serviciilor marcate de semnele în conflict, s-a reținut că marca deținută de

reclamantă - „fără egal” cu element grafic - protejează produse din clasele 11,

35, 37 și 39, respectiv: clasa 11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere

a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de ventilație, de distribuire a apei

și instalații sanitare; clasa 35- servicii publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,

lucrări de birou, administrație comercială, comercializarea en-gros și en-detail

a unei game variate de echipamente, utilaje, accesorii și piese de schimb pentru

instalații termice, sanitare și de climatizare; clasa 37 - servicii construcții,

reparații, servicii de instalare și proiectare, execuție, service -garanție și post

garanție; clas 39 - servicii transport, ambalaje și depozitare de mărfuri, distribuție

de echipamente, utilaje, accesorii și piese de schimb pentru instalații termice,

sanitare și de climatizare.

Serviciile de publicitate

protejate de marca reclamantei se circumscriu produselor din clasa 11, care au legătură

și cu obiectul de activitate al societății „SC M.I. SRL”.

Pârâta, la rândul său,

folosește sintagma „fără egal”, alături de marca sa „R.” (ce beneficiază de protecție

pentru clasa de servicii 35) pentru servicii de publicitate, servicii de vânzare

cu amănuntul în supermarket sau hipermarket, reclamă, acțiuni de promovare a vânzărilor

cu privire la o diversitate mare de produse, printre care se numără și produse de

tipul celor cuprinse la clasa 11. Aceste produse, însă, nu sunt inscripționate cu

marca pârâtei sau semnul „R. fără egal”, ci poartă mărcile a diferiți producători.

Prin urmare, există o identitate parțială privind clasele de produse și servicii

folosite de pârâtă.

Instanța de apel a respins

criticile reclamantelor privind greșita apreciere, de către prima instanță, în sensul

inexistenței riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, deoarece, contrar

susținerilor reclamantelor, marca anterioară nu este inclusă totalmente în semnul

complex folosit de către pârâte, alături de marca notorie a acestora.

Marca reclamantei este

compusă din elementul figurativ „smiley face” și elementul verbal „fără egal”, având

culoarea revendicată galben, iar parata, la rândul său, folosește propria sa marca

înregistrată „R.”, alături de sintagma „fără egal” ce face parte din componenta

mărcii invocate de apelante.

Prin semn verbal identic

se înțelege semnul care reproduce întocmai, sub aspect vizual și fonetic, marca

verbală, fără elemente verbale sau grafice suplimentare, indiferent de ponderea

sau importanța acestora. În cauză, semnul cu care marca „fără egal” cu reprezentare

grafică „smiley face” se află în conflict este „R. fără egal”, și nu „fără egal”.

Fără a antama problema

legalității înregistrării semnului „fără egal” ca marcă, alături de elementul figurativ,

Curtea a apreciat că marca reclamantei este o marca slabă, dat fiind caracterul

descriptiv al elementului verbal, cât și a caracterului slab distinctiv al elementului

grafic „smiley face”. Cum, însă, semnul este înregistrat ca marcă, această înregistrare

creează o prezumție de validitate și obligă la recunoașterea protecției mărcii,

chiar și în condițiile în care aceasta este o marca slabă.

Nu se confunda puterea

distinctivă a mărcii cu condiția distinctivității la înregistrarea acesteia, singurul

mijloc procesual care poate declanșa, ulterior înregistrării, cercetarea acestei

condiții, fiind acțiunea în anulare.

Astfel, aprecierea caracterului

distinctiv al unei mărci pornește de la raportul semn - produs-consumator, distinctivitatea

nefiind o trăsătură doar a semnului însuși, ci a relației semn - produs -consumator,

în sensul aptitudinii de a-l distinge de alte produse sau servicii în privința provenienței,

iar simplitatea semnului are incidență exclusiv asupra puterii distinctive a acestuia.

Pentru a se putea aprecia

întrunite cerințele art. 36 din lege privind contrafacerea, în situația când există

un conflict între marca slabă și un alt semn, este necesar ca între ele să existe

un mai mare grad de similaritate decât cel cerut în mod obișnuit, având în vedere

tocmai nivelul scăzut al distinctivității mărcii care se pretinde a fi încălcată

și care atrage o protecție mai puțin întinsă.

Cat privește expresia

„fără egal”, în mod corect a reținut instanța de fond că are un caracter descriptiv,

în sensul art. 5 lit. d) din lege.

Aceasta sintagmă are înțelesul

în limba română de „excepțional, neasemuit, neîntrecut”, astfel încât se poate prezuma

că publicul consumator căruia i se adresează ambele semne percepe această expresie

ca fiind un indicator al calității produselor sau serviciilor.

A fost înlăturată apărarea

apelantelor în sensul că trebuie făcută o distincție după cum calitatea respectivă

reprezintă o caracteristică obiectivă ce definește produsul și nu o apreciere subiectivă

făcută de un comerciant, atâta vreme cât o astfel de distincție nu a fost făcută

de legiuitor și nici nu se regăsește în practică sau în doctrină.

Nu a fost reținută nici

susținerea în sensul că expresia „fără egal” nu are un caracter descriptiv, întrucât

ar fi fost folosită pe post de slogan, atât de către reclamantă, cât și de către

pârâtă, pentru a indica consumatorilor calitatea ridicată a produselor, caz în care

cele două cuvinte alăturate nu desemnează o calitate definită și obiectivă, iar

termenii nu sunt obiectivi.

Caracterul descriptiv

trebuie analizat, în ceea ce o privește pe reclamantă, în raport de marca înregistrată

pe care o opune semnului folosit de către pârâtă, și nu de sloganul pe care eventual

aceasta îl folosește, cu privire la care acest caracter a fost reținut.

Un alt argument cât privește

caracterul descriptiv al expresiei rezidă chiar în practica Oficiului de Stat

Pentru Invenții și Mărci, referitor la înregistrarea a două mărci care cuprind

această expresie (RE. - un produs fără egal și RE.- gustul fără egal), rezultând

implicit că aceasta este folosită în mod uzual.

Tot în acest sens au fost

depuse în apel înscrisuri noi, din cuprinsul cărora rezultă că OHIM a pronunțat

mai multe decizii de refuz de înregistrare privind mărci ce aveau în componență

denumirea „best” sau „excellent”, ca unic element sau ca element dominant, refuzul

fiind întemeiat pe lipsa de distinctivitate și caracterul descriptiv.

Elementul verbal „fără

egal” se regăsește și în cuprinsul semnului folosit de către pârâtă, însă alăturat

mărcii sale „R.”. În această situație, față de caracterul slab distinctiv al mărcii

„fără egal”, „R.” constituie elementul dominant.

Numai în ipoteza în care

„fără egal” ar fi constituit element dominant în cadrul semnului folosit, s-ar fi

putut reține, în aprecierea riscului de confuzie, un grad ridicat de similaritate

ridicat între acesta și marca opusă.

Prin urmare, folosirea

de către concurenți a elementului verbal „fără egal” cu valoare descriptivă a calității

produselor/serviciilor oferite și având un rol secundar în percepția de ansamblu

a semnului - nu poate fi interzisă, întrucât s-ar recunoaște astfel un monopol asupra

unei expresii larg folosite pentru a evoca o anumită calitate.

Având în vedere nivelul

scăzut al distinctivității mărcii care se pretinde a fi încălcată și care atrage

o protecție mai puțin întinsă a acesteia, cât și nivelul scăzut al similarității

între marca reclamantei și semnul folosit de către pârâtă, această folosire nu atrage

nici măcar existența unui risc de asociere, un astfel de risc pentru consumatorul

mediu neavizat fiind exclus.

De altfel, simpla asociere

pe care publicul vizat ar putea să o facă între marcă și semn nu este prin ea însăși

suficientă pentru a se concluziona că există risc de confuzie.

În speță, reclamanta invocă

atât riscul de confuzie directă, cât și riscul de confuzie indirectă, în sensul

că, datorită similarității între semn și marcă, un consumator ar putea considera

că există o legătură, fie între produsele pe care se aplică, în sensul că aparțin

aceluiași producător SC M.I. SRL, fie între titularul mărcii și întreprinderea care

folosește semnul, în sensul că există cel puțin o autorizare din partea titularului

pentru ca SC R.H.R. SRL să comercializeze produse sub aceeași marcă.

Curtea a constatat că

nu există un asemenea risc de confuzie direct sau indirect, în contextul caracterului

slab al mărcii reclamantei, al slabei similarități între aceasta și semnul folosit

de către pârâtă.

În aprecierea riscului

de confuzie între marca folosită de reclamantă și semnul folosit de către pârâtă,

în mod corect, prima instanță a dat eficiență apărării pârâtei privind notorietatea

mărcii sale „R.”, aspect necontestat de către apelante.

Astfel, folosirea sintagmei

„fără egal” alături de marca notorie a pârâtei „R.”, pe lângă celelalte elemente

analizate, este de natură să întărească instanței convingerea în sensul nedovedirii

existenței riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere.

Notorietatea mărcii duce

practic la o identificare mai ușoară cu prestatorul, de către consumator, a serviciului

prestat, astfel încât folosirea acesteia alături de o expresie slab distinctivă

este de natură a contura ideea inexistenței riscului de confuzie.

Consumatorul român mediu,

confruntat cu produse identice sau similare comercializate sub semnul folosit de

pârâtă, nu își va aminti în mod automat faptul că marca anterioară, aparținând reclamantei,

conține elementul verbal „fără egal”, nu va substitui involuntar produsele sau serviciile

și nu va aprecia că între societatea reclamantă și pârâtă există anumite relații

comerciale în sensul existenței unui acord privind folosirea sintagmei „fără egal”.

Curtea a înlăturat și

critica referitoare la dobândirea distinctivității mărcii „fără egal” cu element

grafic „smiley face”, prin folosire, anterior înregistrării, astfel încât, la momentul

înregistrării ca marcă, semnul „fără egal” cu element grafic era cunoscut de un

număr mare de consumatori pe teritoriul țării, fapt ce i-a conferit caracter distinctiv.

În cadrul analizei riscului

de confuzie, puterea distinctivă a mărcii și condiția distinctivității la înregistrarea

mărcii sunt două aspecte diferite, iar ceea ce interesează în cauză este puterea

distinctivă a mărcii, pentru ca, în raport de aceasta, cât și de celelalte elemente

analizate, să se poată aprecia asupra existenței riscului de confuzie.

Condiția distinctivității

la momentul înregistrării mărcii nu face obiectul analizei in cadrul acțiunii in

contrafacere, ci eventual în cadrul acțiunii în anularea mărcii.

Atâta vreme cât marca

a fost admisă la înregistrare, cu analiza prealabilă a cerințelor obligatorii impuse

de lege în acest sens, există o prezumție a îndeplinirii acestor condiții.

Ceea ce face obiectul

analizei în cauza este puterea distinctivă a mărcii, în sensul aptitudinii de a

distinge în baza sa produsele și serviciile pe care este aplicat semnul de alte

produse și servicii de pe piață în privința provenienței acestora de la o întreprindere

determinată.

În acest sens, nu este

suficientă dovedirea folosirii mărcii, ci este necesar ca termenul ce face obiectul

protecției să fi dobândit prin folosire o semnificație secundară, care permite distingerea

produselor sau serviciilor pe care le desemnează de cele ale concurenților.

Cat privește termenul

descriptiv „fără egal”, ar fi fost necesar a se dovedi că acesta a dobândit un sens

secundar, în sensul că este specific pentru bunurile avute în vedere, respectiv

că acesta poate fi recunoscut drept indicând faptul că bunurile pentru care este

utilizat provin dintr-o anume sursă comercială, cerință care nu este îndeplinită

în cauză.

Referitor la actele de

folosire a mărcii, invocate de către apelante, din analiza înscrisurilor administrate

ca probă rezultă că marca nu a fost folosită în modalitatea în care a fost protejată,

ci într-un mod diferit, prin alăturarea sintagmei „fără egal” la numele comercial

al apelantei „SC M.I. SRL”, cu reproducerea stilizată a literei „O”, fapt de natură

să conducă la aceeași concluzie a nedovedirii susținerilor reclamantei privind cunoașterea

largă a mărcii în rândul publicului.

Cat privește existența

riscului de confuzie creat de utilizarea de către intimate a numelui comercial „fără

egal”, Curtea a constatat că prin cererea de apel se tinde la schimbarea cauzei

pricinii, deoarece reclamanta și-a întemeiat cererea privind conflictul nume comercial

- semn pe dispozițiile Legii nr. 26/1990, art. 30 și următoarele, iar în apel se

invocă dispozițiile Legii nr. 21/1996 privind concurența.

În raport de prevederile

art. 294 C. proc. civ., Curtea a analizat pricina doar prin prisma prevederilor

Legii nr. 26/1990, pe care a fost întemeiată cererea de chemare în judecată, constatând

temeinicia considerentelor primei instanțe pe acest aspect, în aplicarea dispozițiilor

art. 38 alin. (2) din lege.

În ceea ce privește apelul

incident al pârâtei, Curtea a reținut că marca „R. fără egal”, invocata de pârâtă,

se află în cursul procedurii de înregistrare, comisia de contestații mărci respingând,

prin decizia nr. 272/2010, contestația formulată de SC SC M.I. SRL împotriva deciziei

nr. 3360/2009 a Comisiei de Reexaminare. Prin aceeași decizie, Comisia a admis în

parte contestația formulată de M.M.G.I. și a admis la înregistrare marca individuală

combinată „R. fără egal” și pentru serviciile din clasele 35, 37 și 39, cu excepția

produselor din clasa 11, cu privire la care a fost menținută decizia de respingere

la înregistrare. Hotărârea susmenționată a fost atacată cu apel.

Dreptul exclusiv asupra

mărcii este dobândit de titularul acesteia la momentul înregistrării în Registrul

Național al Mărcilor, înregistrare care se produce după ce deciziile de admitere

la înregistrare au rămas definitive.

Curtea a apreciat că,

până la momentul dobândirii unui drept exclusiv asupra acestei mărci de către pârâtă,

reclamantei nu-i poate fi interzis dreptul de a recurge la mijloacele legale de

care înțelege să se folosească pentru a-și proteja marca înregistrată, inclusiv

acțiunea în contrafacere.

Atâta vreme cât nu a fost

dobândit un drept de proprietate exclusiv asupra mărcii, nu poate fi aplicat raționamentul

propus de apelantă, în sensul că admisibilitatea acțiunii în contrafacere este determinată

de exercitarea, în prealabil, a acțiunii în anularea mărcii.

În privința calității

procesuale pasive a M.M.G.I., în mod corect a stabilit instanța de fond ca fiind

nedovedită, având în vedere că nu s-a făcut dovada folosirii efective, în activitatea

sa comercială, a semnului „fără egal”, depunerea de către această parte a cererii

de înregistrare ca marcă a semnului „R. fără egal” nefiind un act de folosire efectivă.

Împotriva acestei decizii,

au declarat recurs atât reclamantele SC M.I. SRL și SC F.E. SRL, cât și pârâtele

M.M.G.I. și SC R.H.R. SRL, criticând-o pentru nelegalitate, în temeiul art. 304

pct. 9 C. proc. civ., după cum urmează:

I. În dezvoltarea motivelor

de recurs, reclamantele SC M.I. SRL și SC F.E. SRL au arătat următoarele:

- În ceea ce privește

analiza semnelor în conflict, instanța de apel, considerând că expresia „fără egal”

are caracter descriptiv, în sensul art. 5 lit. d) din Legea nr. 84/1998, a aplicat

greșit legea mărcilor și principiile jurisprudențiale stabilite de Curtea Europeană

de Justiție (decizia din 4 octombrie 2001 din cauza BRAVO C-517/99), negând sau

ignorând diferențierea între caracteristicile obiective și cele subiective ale produselor

sau serviciilor și regula pe baza căreia trebuia să stabilească dacă expresia „fără

egal" este nedescriptivă.

Sloganul publicitar/indicația

calității/stimulentul nu se referă la o caracteristică obiectivă, determinată a

produsului/serviciului (proveniență geografică, mărime, culoare etc.), pentru că

atunci ar fi descriptiv pur și simplu. Sloganul publicitar înregistrabil ca marcă

este o apreciere subiectivă a calității produselor sau serviciilor, în sensul unui

stimulent de cumpărare (comerciantul își laudă marfa, calitatea acesteia - este

bună, excelentă, de bună calitate etc.). O asemenea laudă (indiferent că este calificată

drept slogan, indicație a calității sau stimulent pentru cumpărare) poate fi înregistrată

ca marcă, cu condiția de a nu fi uzuală pentru a desemna produsele/serviciile în

limbajul curent au practicile uzuale.

Instanța a considerat

în mod greșit că diferența între calități obiective și calități subiective nu rezultă

din jurisprudență sau doctrină, cu toate că această distincție rezultă tocmai din

hotărârea C.J.U.E.

Pe de altă parte, instanța

a interpretat greșit art. 5 lit. d) din Legea nr. 84/1998, deoarece toți factorii

enumerați la lit. a) - l) din art. 5 se referă la calități intrinseci, determinative

pentru un produs, caracteristice acestuia, nu la percepția subiectivă a produsului

de către un consumator.

Instanța de apel a reținut

în mod greșit că marca este distinctă de slogan, în realitate, marca fiind chiar

sloganul „fără egal”. Prezența în conținutul mărcii a elementului figurativ nu elimină

sau diminuează percepția ca slogan a mărcii în ansamblul său, ci chiar îl accentuează

prin semnificația concordantă de satisfacție a consumatorului.

În ceea ce privește caracterul

descriptiv al sloganului, instanța de apel a aplicat un criteriu diferit de cel

rezultat din jurisprudența C.J.U.E., respectiv al semnificației sintagmei în limba

română („excepțional”, „neasemuit”, „neîntrecut”. În fapt, trebuia verificat dacă

sloganul este uzual pentru a desemna produsele/serviciile respective. Criteriul

instanței române conduce la concluzii contrare jurisprudenței obligatorii a C.J.U.E.

deoarece ar presupune înregistrarea ca mărci numai a unor cuvinte/sintagme fără

sens, caz în care nici un slogan nu ar putea fi înregistrat, deși este permis.

„Fără egal” este un slogan

nedescriptiv pentru că induce ideea de calitate, care este una relativă prin semnificația

intrinsecă, și nu absolută și nerelativă, astfel cum cere art. 5, ci doar o evaluare

calitativă generală și abstractă față de ceilalți - „nu este altul ca mine”, de

aici rezultând că este o evaluare subiectivă. „Fără egal” este, de asemenea, neuzuală

în raport de produsele/serviciile pentru rare este înregistrată ca marcă.

Recurentele au arătat

că exemplele din practica Oficiului de Stat Pentru Invenții și Mărci mărcile

„RE.-un produs fără egal” și „RE.-gustul fără egal” sunt irelevante, deoarece, dacă

deciziile citate ar indica un caracter descriptiv al sintagmei „fără egal”, atunci

Oficiului de Stat Pentru Invenții și Mărci ar fi trebui să acorde atât în cazul

exemplelor menționate, precum și al mărcii reclamantei, un disclaimer la înregistrare

pentru expresia „fără egal”, ceea ce nu s-a întâmplat. Doar din cele două exemple

nu se poate deduce caracterul uzual al sloganului pentru a desemna produsele respective.

Deciziile O.H.I.M. nu

leagă în niciun fel instanța națională, nu au o putere juridică în interpretarea

vreunui act normativ comunitar sau a vreunei legi naționale.

- Aprecierea instanței

de apel în sensul că semnul figurativ „smiley face” este elementul dominant al mărcii

reclamantei, deoarece sintagma „fără egal” nu are putere distinctivă, este de natură

a încălca principiile stabilite de către C.J.U.E. pentru determinarea caracterului

dominant.

Marca reclamantei este

compusă din două elemente: unul verbal - „fără egal” și unul figurativ „smiley face”.

Elementul dominant, singurul care poate rămâne în memoria publicului ca desemnând

originea comercială a produselor este elementul verbal. Poziționarea centrală a

acestuia, sub „smiley face” și caracterele tipografice mari, cursive, îl fac imposibil

de neglijat, fiind cel care transmite mesajul conceptual al mărcii către consumatori.

În plus, elementul figurativ are un caracter distinctiv redus, astfel încât nu poate

fi elementul dominant.

Pe de altă parte, instanța

de apel a ajuns la concluzia că elementul figurativ este cel distinctiv și dominant,

reținând în mod greșit că expresia „fără egal” are caracter descriptiv.

Chiar presupunând că „fără

egal” nu este elementul dominant, el nu poate fi neglijat, după cum a statuat C.J.U.E.

în cauza Limonchelo/Limonchello della Costiera Amalfitana, apreciind că: „numai

daca toate celelalte elemente componente ale mărcii sunt neglijabile, se poate face

aprecierea similitudinii doar pe baza elementului dominant”.

Astfel, elementul verbal

nu poate fi neglijat în comparație cu „smiley face”, așa cum a procedat instanța

de apel.

Referitor la actele de

folosire a mărcii reclamantei, instanța de apel a reținut în mod eronat că marca

nu a fost folosită în modalitatea în care a fost protejată, ci într-un mod diferit,

prin alăturarea sintagmei „fără egal” la numele comercial „SC M.I. SRL” cu reproducerea

stilizată a literei „O”. În realitate, acest mod de folosire alături de numele comercial

al companiei reprezintă un argument suplimentar în sensul că elementul verbal „fără

egal” va fi perceput ca element dominant.

- În ceea ce privește

semnul pârâtei - „ R. fără egal”, aprecierea instanței de apel în sensul că alăturarea

la marca notorie „R.” a mărcii anterioare „fără egal” nu este de natură să conducă

la un risc de confuzie încalcă principiile stabilite de către C.J.U.E.

Din jurisprudența Curții,

rezultă că existența riscului de confuzie în ipoteza în care semnul utilizat de

către un terț este compus dintr-o marcă anterioară și marca sa renumită, nu este

subordonată condiției ca impresia de ansamblu produsă de semnul compus să fie dominat

de partea care reprezintă marca anterioară (decizia din 20 iunie 2005 pronunțată

în cauza C-120/04, Life/Thomson Life).

Instanța trebuia să stabilească

dacă elementul „fără egal” și-a păstrat autonomia, independența în semnul complex

„R. fără egal”.

Or, o asemenea autonomie

există atât din punct de vedere vizual și auditiv, cât și din punct de vedere conceptual.

„Fără egal” este perceput distinct din punct de vedere vizual/auditiv, el nu se

integrează în semnul complex în așa fel încât să nu mai poată fi perceput de consumator.

Din punct de vedere conceptual, prin asocierea cu „R.” se transmite exact același

mesaj, „cel mai bun”, definind în acest mod elementul „R.”.

Deși notorietatea mărcii

„R.” este necontestată, totuși riscul de confuzie nu este înlăturat, atâta vreme

cât marca anterioară își păstrează autonomia și independența în semnul complex.

- În ceea ce privește

produsele și serviciile, este nelegală aprecierea instanței de apel în sensul că

ar exista o identitate parțială privind clasele de produse și servicii folosite

de pârâtă.

Din punct de vedere semantic,

este neclar ce înseamnă sintagma „identitate parțială”, însă, în situația în care

totuși instanța de apel ar fi considerat că produsele nu sunt în totalitate identice,

trebuia să se conformeze opiniei potrivit căreia în asemenea situații, se poate

vorbi despre identitate, iar nu similaritate.

Prin compararea produselor

și serviciilor desemnate de cele două semne, rezultă că există identitate între

acestea, deoarece produsele și serviciile desemnate de marca reclamantei sunt incluse

în cele pentru care pârâtele folosesc semnul „R.-fără egal”, respectiv produse din

clasa 11 și servicii din clasele 35, 37 și 39.

- În ceea ce privește

riscul de confuzie, instanța de apel a apreciat în mod greșit că ar fi putut fi

reținut numai în ipoteza în care „fără egal” ar fi constituit element dominant în

cadrul semnului folosit de către pârâte, deoarece chiar și atunci când există un

element dominant, celelalte elemente ale ansamblului nu pot fi neglijate sau excluse

decât dacă sunt nesemnificative în formarea imaginii globale sau au caracter descriptiv.

Totodată, contrar aprecierii

instanței de apel, jurisprudența europeană statuează că nu trebuie să se țină cont

de posibilitatea monopolizării unui anumit termen, pentru că nu astfel se determină

dacă acel termen este sau nu descriptiv.

Instanța de apel apreciază

în mod greșit condițiile riscului de confuzie indirectă, ca rezumându-se la existența

unui acord privind folosirea mărcii; în realitate, el presupune riscul ca un consumator

mediu să presupună că există orice fel de relații economice între cele două întreprinderi,

nu doar a unui acord privind folosirea mărcii.

De asemenea, s-a considerat

eronat că alăturarea mărcii notorii „R.” expresiei slab distinctive „fără egal”

conturează ideea inexistenței riscului de confuzie, datorită identificării mai ușoare

de către consumator a serviciului prestat cu prestatorul.

Nu există reguli în jurisprudența

C.J.U.E. în sensul că notorietatea unei mărci care intră în compunerea unui semn

(alături de o marcă anterior înregistrată) înlătură riscul de confuzie. S-ar crea

un principiu periculos pentru că s-ar aprecia că ori de câte ori avem de-a face

cu o marcă compusă dintr-o marcă notorie și una slabă, caracterul distinctiv al

mărcii slabe s-ar pierde foarte ușor.

Pe de altă parte, notorietatea

semnului folosit (sau a unei părți a acestuia) nu poate fi reținută în analiza riscului

de confuzie atunci când folosirii semnului respectiv i se opune o marcă înregistrată,

deoarece notorietatea mărcii R. nu poate contrabalansa preluarea cvasi-identică

a mărcii anterior înregistrate.

Instanța de apel face

confuzie între semnificația secundară și definiția mărcii, în condițiile în care

sensul sintagmei „fără egal” nu este cel direct, ci un veritabil „second meaning”,

acela de „nemaiîntâlnit". Or, instanța de apel deși reține acest sens în cuprinsul

hotărârii, nu îl aplică, iar ceea ce definește ea ca fiind second-meaning este chiar

definiția mărcii ca fiind o indicație de origine a produselor și serviciilor prestate.

- În ceea ce privește

numele comercial, instanța de apel în mod greșit a reținut că reclamanta și-a întemeiat

cererea privind conflictul cu numele comercial pe dispozițiile Legii nr. 26/1990,

art. 30 și urm., iar prin cererea de apel se tinde la schimbarea cauzei pricinii,

invocându-se dispozițiile Legii nr. 21/1996, privind concurența.

Atât prin cererea de chemare

în judecată, cât și în motivele de apel, au fost invocate dispozițiile art. 5

lit. a) din Legea nr. 11/1991, instanța fiind în eroare cu privire la invocarea

dispozițiilor Legii nr. 21/1996.

Oricum mijlocul legal

de protecție a numelui comercial este acțiunea în concurență neloială, astfel cum

prevede atât Legea nr. 11/1991, dar și Convenția de la Paris in art. 10 bis

pct. 3.

În mod eronat, instanța

de apel a reținut că în analiza riscului de confuzie între numele comercial „fără

egal” și semnul folosit de către pârâtă, alături de marca sa „R.” trebuie avute

în vedere aceleași criterii de analiză ca și în ipoteza conflictului marcă-semn,

cât și criteriile particulare, prevăzute în cuprinsul Legii nr. 26/1990, în realitate,

art. 5 lit. a) din Legea nr. 11/1991, aplicabil în speță, prevede condiții diferite

de analiză, deoarece în cazul numelui comercial nu se poate vorbi despre o distinctivitate

a acestuia ca în cazul mărcilor, iar descriptivitatea nu poate juca nici un rol,

pentru că nu există criterii de a stabili grade de protecție în raport de produse

și de consumator ca în cazul mărcii.

Pe de altă parte, în cazul

mărcii, întregul argument al instanței de apel este că elementul „smiley face” era

singurul care dă caracter distinctiv al mărcii. Or, numele comercial este pur verbal,

fără elemente grafice.

- Menținerea soluției

de respingere a cererii față de pârâta M.M.G.I. pentru lipsa calității procesuale

pasive este nelegală, deoarece lipsa dovezii folosirii efective în activitatea sa

comercială a semnului „fără egal” este o problemă de fond.

Chiar dacă s-ar accepta

această ipoteză, prin actele depuse la dosarul de apel, s-a demonstrat că între

cele două societăți pârâte există legături economice, aceasta din urmă fiind o companie

a celei dintâi, iar ambele se apără împreună în cadrul prezentului litigiu.

Deși acest aspect a făcut

obiectul apelului principal formulat de către reclamante, instanța a soluționat

această excepție în cadrul apelului incident.

II. În dezvoltarea motivelor

de recurs, pârâtele M.M.G.I. și SC R.H.R. SRL au arătat următoarele:

M.M.G.I. este titulara

mai multor mărci naționale, comunitare și internaționale „R.”, înregistrate pentru

servicii din clasa 35, de asemenea, a unor mărci cuprinzând acest element verbal

pentru produse din clasele 11, 35, 37 și 39.

În data de 14 martie 2006,

a solicitat la înregistrare marca națională combinată „R. - fără egal & design”,

număr depozit M1. pentru produse și servicii din clasele 1 - 45, ce a fost inițial

respinsă de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, dar care a fost ulterior

admisă, emițându-se decizie de înregistrare a mărcii „R., fără egal” în data de

30 martie 2009.

Opoziția la înregistrare

formulată de către SC M.I. SRL a fost admisă în parte, respingându-se înregistrarea

mărcii „R. - fără egal & design” pentru clasa de produse 11 și pentru clasele

de servicii 35, 37 și 39, contestațiile ambelor părți fiind respinse de către Comisia

de Reexaminare Mărci. Împotriva hotărârii Comisiei, au declarat apel ambele părți

(atât solicitantul M.M.G.I., cât și oponentul SC M.I. SRL), apelurile aflându-se

în prezent pe rolul Tribunalului București în Dosarul nr. 67838/3/2011.

În acest context, instanța

de apel, respingând excepția inadmisibilității cererii în contrafacere, a interpretat

eronat dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 (în forma anterioară modificărilor

aduse prin Legea nr. 66/2010), ce se referă la protecția provizorie de care beneficiază

solicitantul cererii de înregistrare a mărcii a cărei înregistrare și publicare

au fost dispuse de către Oficiului de Stat Pentru Invenții și Mărci, precum

și dispozițiile art. 35 ce reglementează drepturile exclusive de care se bucură

inclusiv titularul unei mărci publicate.

Dacă legea conferă în

mod expres titularului cererii de marcă pentru care s-a dispus înregistrarea și

publicarea posibilitatea de a interzice orice acte de folosire neautorizată a unui

semn identic/similar, în mod evident îi recunoaște și dreptul de folosire exclusivă,

acesta reprezentând conținutul dreptului subiectiv conferit de cererea de marcă

publicată potrivit dispozițiilor art. 36 coroborat cu art. 35.

Până la momentul modificării

deciziei de înregistrare emise de Oficiului de Stat Pentru Invenții și

Mărci, nu se poate dispune interzicerea folosirii semnului, întrucât s-ar aduce

atingere unei dispoziții imperative a legii.

Pârâtele nu au susținut

că acțiunea în anulare ar fi calea de urmat în cauză, fiind evident că această soluție

nu este posibilă de vreme ce marca nu este definitiv înregistrată. Însă, după cum

o acțiune în contrafacere poate fi promovată doar după soluționarea irevocabilă

a acțiunii în anulare - în acest sens fiind și practica Înaltei Curți de Casație

și Justiție, argumentată prin imposibilitatea interzicerii utilizării unui semn

pentru care legea stabilește existența unor drepturi exclusive de exploatare-, pentru

identitate de rațiune, în sensul de a nu goli de conținut dispoziția imperativă

a legii, și în ceea ce privește marca pentru care s-a emis și publicat o decizie

de înregistrare.

O acțiune în interzicerea

utilizării acesteia poate fi promovată doar după modificarea deciziei de admiterii

la înregistrare a mărcii în sensul respingerii acesteia și după rămânerea irevocabilă

a acestei decizii. Până la acel moment, soluția care este la îndemâna titularului

de marcă anterioară este contestarea deciziei de înregistrare a mărcii.

Recurentele au criticat

hotărârea instanței de apel și în privința cheltuielilor de judecată, susținând

că instanța de apel nu a aplicat dispozițiile art. 276 C. proc. civ. și nu a analizat

culpa procesuală a fiecărei părți atunci când a hotărât respingerea cererilor privind

acordarea cheltuielilor de judecată.

Culpa procesuală aparține

în întregime reclamantelor, deoarece soluționarea apelului incident a depins în

întregime de soluționarea apelului principal, iar apelul incident a vizat doar reiterarea

unei excepții procesuale respinse de prima instanță, excepție care tinde tot la

respingerea cererii introductive, la fel ca apărările din întâmpinarea la apelul

principal.

În niciun caz nu se poate

stabili în sarcina intimatelor-pârâte o culpă egală, pentru a opera compensarea

integrală a cheltuielilor de judecată, cu consecința respingerii integrale a cererii

privind plata cheltuielilor de judecată.

Examinând decizia recurată

în raport de criticile formulate și actele dosarului, Înalta Curte apreciază că

recursurile sunt nefondate.

I. În ceea ce privește

recursul reclamantelor, se constată că au fost formulate critici în legătură cu

modul de soluționare a cererii în contrafacere împotriva pârâtei SC R.H.R. SRL,

care utilizează semnul „R.,-fără egal”, din perspectiva conflictului între acest

semn și marca anterioară „

J

fără egal” aparținând reclamantei SC M.I. SRL, precum și al conflictului între același

semn „R.,-fără egal” și numele comercial preexistent „Fără Egal”, aparținând celei

de-a doua reclamante, SC F.E. SRL.

între marca anterioară și semnul utilizat de către pârâta SC R.H.R. SRL, reclamantele

au criticat aprecierea instanței de apel privind inexistența riscului de confuzie,

incluzând și riscul de asociere, considerând că este consecința evaluării nelegale

a factorilor ce interesează riscul de confuzie, astfel cum s-a dezvoltat în motivarea

căii extraordinare de atac, pentru fiecare element în parte, în contextul cazului

de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

În conformitate cu

art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 (în forma de la data cererii de

chemare în judecată - 12 octombrie 2007), „

Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești

competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără

consimțământul său (…) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau

asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică

marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului,

incluzând riscul de asociere între semn și marcă.”

După cum rezultă din jurisprudența

constantă a C.J.U.E., riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, se apreciază

global, ținându-se cont de interdependența factorilor relevanți, în categoria cărora

intră gradul de similaritate a semnelor în conflict și a produselor/serviciilor

desemnate de aceste semne, ceea ce impune, în prealabil, determinarea existenței

similarității semnelor și a produselor.

Recurentele susțin că

instanța de apel, deși a evaluat toți factorii menționați, ce reprezintă criterii

pertinente de apreciere a existenței riscului de confuzie în sensul art. 35 din

lege, a făcut o evaluare greșită a acestora, prin prisma regulilor și a principiilor

dezvoltate în jurisprudența C.J.U.E.

Aceste susțineri sunt

nefondate, deoarece concluzia instanței de apel, în sensul inexistenței în cauză

a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, este corectă, reprezentând

consecința unei valorificări corespunzătoare a conținutului conceptual al factorilor

relevanți, conturat în jurisprudența C.J.U.E.

Argumentele expuse de

către instanța de apel în susținerea acestei concluzii urmează a fi completate prin

considerentele ce vor fi expuse în prezenta decizie, în raport de motivele de recurs

și de regulile de drept aplicabile în speță, dat fiind că soluția de respingere

a cererii de chemare în judecată se impune a fi menținută, iar casarea deciziei

și trimiterea cauzei spre rejudecare instanței de apel nu reprezintă o soluție viabilă,

atât timp cât situația de fapt a fost stabilită pe deplin.

În ceea ce privește compararea

semnelor în conflict, se reține că marca reclamantei este alcătuită din elementul

figurativ „

J

” reprodus în culoare

galbenă și elementul verbal „fără egal”, plasat sub cel figurativ și configurat

cu caractere care imită scrisul de mână.

Marca utilizată de pârâtă

este, de asemenea, compusă din mai multe elemente, respectiv denumirea „R.” grafiată

în culoare roșie, urmată de două semne îngroșate, în culoare albastră: primul, imitând

un punct, cel de-al doilea - orizontal, sugerând o cratimă; sub aceste elemente,

este plasată denumirea „fără egal”, în culoare albastră. Toate elementele verbale

sunt grafiate cu litere mici, de tipar.

Prin decizia recurată

s-a stabilit în mod corect faptul că aprecierea comparativă trebuie realizată global,

urmărindu-se determinarea impresiei pe care ansamblul elementelor ce compun un semn

o creează consumatorului produselor/serviciilor desemnate de semnele în discuție,

ținându-se cont de elementele dominante și distinctive, în vederea stabilirii existenței

unei similarități între semne și, dacă este cazul, a gradului de similaritate.

În mod evident, verificarea

percepției publicului relevant nu poate conduce la constatarea lipsei caracterului

distinctiv al mărcii în ansamblu, întrucât s-ar infirma implicit efectele juridice

recunoscute mărcii legal înregistrate. Or, această finalitate nu ar putea fi atinsă

decât în cadrul unei acțiuni în anularea mărcii respective, nu și în cadrul unei

acțiuni în contrafacere, precum în speță, în care se stabilește existența unei încălcări

a drepturilor asupra unei mărci valabile.

Este, însă, posibil ca

anumite elemente ale mărcii să fie considerate ca lipsite de caracter distinctiv

și înlăturate din analiza mărcii în ansamblul său, luându-se, astfel, în considerare

elementul sau elementele distinctive, respectiv cele apte a distinge produsele cărora

le sunt destinate de cele ale altor comercianți. Nu prezintă acest caracter semnele

de natura celor enumerate în art. 5 din Legea nr. 84/1998.

Așadar, ca regulă, nu

se poate avea în vedere un singur element, chiar dacă acesta este cel dominant în

imaginea de ansamblu a semnului, decât dacă celelalte elemente sunt neglijabile.

Recurentele nu numai că

nu au contestat incidența în speță a acestui principiu de apreciere a similarității

semnelor comparate, desprins din jurisprudența constantă a C.J.U.E., însă chiar

l-au invocat (citând în mod corect, cu titlu de exemplu, hotărârea din 12 iunie

2007 din cauza Shaker C - 334/05) pentru a critica aprecierea instanței de apel

privind lipsa de relevanță a elementului verbal „fără egal” în aprecierea comparativă,

din cauza caracterului său descriptiv.

Este de precizat că recurentele

nu au contestat aprecierea instanței de apel referitoare la caracterul slab distinctiv

al elementului grafic „

J

” din compunerea mărcii.

Se constată că sunt fondate

susținerile recurentelor în sensul că elementul verbal „fără egal” nu poate fi socotit

descriptiv, în sensul art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 84/1998, însă această

constatare nu afectează legalitatea soluției pronunțate în cauză, pentru considerentele

ce urmează a fi expuse:

După cum, în mod corect,

arată recurentele, norma menționată în decizia recurată se referă la caracteristicile

obiective ale produselor și serviciilor, precum cele enumerate exemplificativ de

către legiuitor: specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică.

Nu s-ar putea considera

că, prin sintagma „fără egal” este relevată „calitatea”, în sensul art. 5 lit.

d), deoarece norma are în vedere însușiri esențiale ale unui anumit produs sau serviciu,

desemnat de marcă, precum consistența, greutatea, compoziția, modalitatea de realizare

(a serviciului) etc., caracteristici definitorii ce îl deosebesc de alte produse

sau servicii.

Sintagma în discuție ar

putea fi, eventual, considerată descriptivă doar prin prisma semnificației pur matematice

a semnului „egal” și doar prin raportare la produse legate de unități de măsură,

ceea ce nu este cazul în speță.

Așadar, art. 5 lit.

d) nu vizează aprecierile pozitive cu caracter generic ale produselor sau serviciilor,

valabile pentru orice mărfuri, fără referire la caracteristicile obiective ale speciei

sau genului din care acestea fac parte.

Termenii laudativi care

exprimă însușiri pozitive generale, ale oricăror produse sau servicii, ar putea,

însă, reprezenta semne sau indicații devenite uzuale în limbajul curent, în sensul

art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, în măsura în care mesajul transmis

poate fi perceput fără efort de către consumatori, prin prisma înțelesului obișnuit

pe care termenii folosiți îl au în limbajul comun.

Cu toate acestea - după

cum, în mod corect, s-a arătat în motivele de recurs -, caracterul de semn devenit

uzual în limbajul curent nu poate fi reținut decât în strictă legătură cu produsele

și serviciile desemnate, ce reprezintă modalitatea în care se apreciază caracterul

distinctiv al oricărui semn, fie susceptibil de a fi înregistrat ca marcă, fie doar

element component al unei mărci înregistrate. În acest sens a interpretat C.J.U.E.

dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. d) din Prima Directivă nr. 89/104/CEE referitoare

la mărci (reluate identic în actuala Directivă nr. 2008/95/CE), ce au același conținut

cu art. 5 alin. (1) lit. c) din legea română (hotărârea din 4 octombrie 2001 din

cauza Bravo C - 517/99, invocată de către recurente).

Or, nu se poate considera

că formula „fără egal” este percepută de către public ca desemnând, în mod uzual,

produsele și serviciile din clasele 11, 35, 37 și 39, pentru care este înregistrată

marca reclamantei.

Instanța de apel a