ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 5390/2010

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 5390/2010 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2010)

Prin cererea

înregistrată la data de 22 februarie 2008 pe rolul Tribunalului București sub

nr. 7757/3/2008, reclamantele B.C.P. S.A. și Banca M. S.A. au chemat în

judecată pe pârâta M. Leasing IFN S.A., pentru ca prin hotărârea care se va

pronunța să se dispună obligarea pârâtei să procedeze la modificarea numelui

comercial prin eliminarea cuvântului "M.", astfel încât acest nume

comercial să nu mai încalce drepturile de proprietate intelectuală aparținând

reclamantei; obligarea pârâtei în cazul nerespectării obligației ce face

obiectul primului capăt de cerere la plata daunelor cominatorii în valoare de

10.000 de Euro pentru fiecare zi de întârziere, precum și obligarea pârâtei la

plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În motivarea cererii

lor, reclamantele s-au referit la conflictul marcă anterioară, nume comercial

ulterior.

B.C.P. S.A., este una

dintre băncile importante din Europa, având peste 4,3 milioane de clienți și

900 de filiale și sucursale în întreaga lume. Această bancă este prezentă în

România, precum și în alte jurisdicții, sub denumirea de B.M.

Această denumire este

protejată în diferite forme, atât la nivel național cât și la nivel european,

începând cu anul 2003, prin intermediul mărcilor aparținând B.C.P.

În conformitate cu

dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998 titularul mărcii înregistrate are un

drept exclusiv asupra acesteia și se poate opune la folosirea unui semn identic

sau similar cu marca sa de către terțe persoane în activitatea lor comercială.

Conform art. 35 înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv

asupra mărcii. Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești  competente

să  interzică  terților  să  folosească în activitatea lor comercială, fără

consimțământul titularului.

Pârâta a formulat

întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată, deoarece

reclamantele au solicitat modificarea denumirii "M." din denumirea

sa, fără să țină cont că la Registrul Comerțului sunt înregistrate un număr de

58 de societăți comerciale are au inclus în denumirea lor cuvântul "M.".

De asemenea, a arătat

că nu se află pe aceeași piață ca reclamanta și nu oferă aceleași servicii pe

care le oferă o bancă. Pârâta oferă servicii de leasing (CAEN 6491 Leasing

financiar) și nu activități bancare sau monetare specifice băncilor (CAEN

6419), sau alte activități intermediare (CAEN 6492 - Alte activități de

creditare) cum oferă reclamantele.

Prin Sentința civilă

nr. 1561 din 9 octombrie 2008 Tribunalul  București admis în parte acțiunea,

obligând pârâta să procedeze la modificarea numelui comercial prin eliminarea

cuvântului "M.". Au fost respinse celelalte capele de cerere ca

neîntemeiate.

Curtea de Apel

București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea

intelectuală, învestită cu soluționarea apelului declarat de pârât, prin

Decizia nr. 216 din 10 decembrie 2009, a respins calea de atac ca nefondată

pentru motivele ce urmează.

Reclamanta este

titulara unui drept exclusiv asupra mărcilor „M.", „B.M.", „BCP

M." înregistrate la 5 august 2003, „M. BCP", înregistrată la 20

octombrie 2003, „M.I. BANK” înregistrată la 10 octombrie 2006, „M. bcp”

înregistrată la 7 aprilie  2006 iar cât privește marca „Banca M.” care este

totodată și numele comercial al reclamantei aceasta și-a constituit depozit la

8 ianuarie 2008 pentru clasele de produse 35, 38 și 36 respectiv servicii

financiare inclusiv cele prestate prin internet sau prin orice alte mijloace de

telecomunicații, iar pe de altă parte pârâta este titulara numelui comercial

„M. LEASING IFN", nedepus la înregistrare, aceasta oferind servicii de

leasing financiar.

Reclamanta B.C.P.

face dovada că își desfășoară activitatea în România în domeniul bancar, prin

intermediul reclamantei Banca M. SA.

În calitate de

titular exclusiv al mărcilor sus-menționate, înregistrate pe cale

internațională, reclamanta B.C.P. SA beneficiază de protecție cu privire la

acestea și pe teritoriul României, conform prevederilor art. 2 din Legea nr.

84/1998, precum și al convențiilor internaționale în materia mărcilor și

indicațiilor geografice, la care România este parte.

Problema care se

impune a fi tranșată este dacă există un conflict între mărcile reclamantei și

numele comercial folosit de către pârâtă, respectiv dacă prin folosirea

acestuia se aduce atingere dreptului exclusiv conferit reclamantei prin

înregistrarea acestor mărci, drept consfințit în cuprinsul dispozițiilor art.

35 din Legea nr. 84/1998.

Mărcile deținute de

către reclamantă au fost înregistrate anterior numelui comercial deținut de

către pârâtă, conferindu-i acesteia un drept exclusiv asupra mărcilor protejate,

incluzând și dreptul de a interzice folosirea aceluiași semn de către terți.

Pe de altă parte și

numele comercial înregistrat de către pârâtă  îi conferă acesteia un drept de

proprietate industrială, recunoscut în temeiul art. 1 alin. (2) și alin. (8) din

Convenția de la Paris, ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968.

Legea nr. 84/1998 nu

conține prevederi speciale care să reglementeze conflictul dintre marca și

numele comercial sau emblema.

Curtea a apreciat că

dispozițiile art. 35 alin. (2) din Lege pot fi extinse și la situația când se

aduce atingere mărcii protejate prin folosirea unui nume comercial identic sau

similar cu marca, existând posibilitatea de a se crea confuzie cu privire la

originea bunurilor sau serviciilor celor doi comercianți.

Analiza conflictului

apărut între mărcile protejate aparținând reclamantei numele comercial al

acesteia - pe de o parte și numele comercial aparținând pârâtei - pe de altă

parte presupune analiza riscului de confuzie, care include și riscul de asociere

rezultat în urma folosirii de către pârâtă a numelui comercial similar cu

mărcile și numele comercial aparținând reclamantei.

Cât privește

limitarea teritorială prin prisma căreia trebuie apreciat riscul de confuzie în

ipoteza numelui comercial, Curtea a reținut că aceasta trebuie apreciată

raportat la probatoriul administrat în cauză, avându-se în vedere și faptul că

titularul unui drept de proprietate industrială asupra numelui comercial are

dreptul de a-și face cunoscut numele sub care își prestează serviciile, fără a

se ține cont de limita teritorială a întinderii cunoașterii acestuia.

S-a reținut că numele

comercial deținut de pârâtă este similar cu mărcile deținute de reclamanta,

„M.”, „B.M.”, „BCP M.”, „M. BCP”, „M.I. Bank” apreciindu-se că terminația

„Leasing” nu poate fi de natură a elimina confuzia dintre marcă și semn,

confuzie ce presupune și asocierea spontană dintre societatea respectivă și

mărcile reclamantei.

Reclamanta este

titulara unor mărci verbale combinate, cu element figurativ, în care partea

verbală M. constituie elementul central al mărcii și în cazul numelui comercial

înregistrat de pârâtă, elementul principal îl constituie tot cuvântul M.

Gradul de

similaritate vizuală este de asemenea foarte ridicat, dat fiind impactul

elementului dominant verbal, în percepția de ansamblu a consumatorului

potențial.

Și sub aspect auditiv

similaritatea celor două semne este dată tot de elementul verbal, identic,

celelalte părți verbale componente ale mărcilor reclamantei și respectiv ale

numelui comercial deținut de pârâtă constituind mențiuni cu privire la domeniul

de activitate, și respectiv cu privire la forma societății comerciale pârâte.

Similaritatea

mărcilor deținute de reclamantă cu numele comercial înregistrat de pârâtă

trebuie privită în strânsă legătură cu similaritatea dintre produsele ce fac

obiectul mărcilor aparținând reclamantei și serviciile pârâtei.

Pentru a se analiza

riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere se va avea în vedere

consumatorul mediu, Curtea a apreciat că în cauză s-a făcut dovada identității

între o anumită categorie de servicii ce fac obiectul protecției mărcilor

aparținând reclamantei și serviciile ce constituie obiectul de activitate al

pârâtei, astfel încât, consumatorul mediu avizat, confruntat cu achiziționarea

serviciilor comercializate sub marca reclamantei va putea să creadă că aceste

produse și serviciile, care poartă un semn similar aparțin aceluiași

producător, atribuindu-le aceiași proveniență.

Astfel, atât

reclamantele B.C.P. S.A, Banca M. SA cât și pârâta SC M. Leasing IFN S.A sunt

competitoare pe piața serviciilor de leasing financiar. Deși obiectul principal

de activitate al reclamantei Banca M. SA este cod CAEN 6419 - activități de

intermedieri monetare, activitatea acesteia cuprinde și leasing financiar.

Faptul că reclamanta

a ales ca această activitate să se desfășoare prin intermediul Băncii M. SA,

fără a înființa direct o societate specializată în leasing financiar nu este de

natură a înlătura riscul de confuzie mai sus analizat, având în vedere că pe

piața din România există practica multor bănci de a înființa societăți de

leasing, astfel încât, în contextul similarității dintre mărcile reclamantei și

numele comercial al pârâtei, precum și al identității serviciilor oferite,

există riscul, pentru consumatorul mediu de a face asocierea între aceste

produse și servicii oferite de reclamantă și numele comercial al pârâtei,

considerând că acestea aparțin aceluiași comerciant.

Chiar și în ipoteza

când consumatorul mediu ar considera că serviciile aparțin unor entități

diferite, acesta poate însă să aprecieze, în mod întemeiat că între acestea

există anumite legături economice, financiare, juridice, fapt care atrage

riscul de asociere la care fac trimitere dispozițiile art. 35 alin. (2).

Nu pot fi reținute

argumentele apelantei în susținerea netemeiniciei acțiunii, întemeiate pe

interpretarea dispozițiilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, având în

vedere că acest text de lege reglementează un alt domeniu decât cel vizat de

reclamantă prin acțiune - și anume motivele de refuz pentru care marca nu poate

fi înregistrată în fața OSIM.

Nerelevant sub

aspectul stabilirii încălcării drepturilor reclamantei este și argumentul adus

de către apelantă în sensul că la Registrul Comerțului s-au înregistrat un

număr de 58 de societăți care au inclus în denumirea lor cuvântul „M.",

atâta vreme cât aceste societăți comerciale au un obiect de activitate diferit

de acela al reclamantei, nedovedindu-se existența riscului de confuzie

incluzând și riscul de asociere.

Nefondată este și

critica privind neadministrarea probelor în fața instanței de fond, având în

vedere că din cuprinsul Încheierilor de ședință din 12 iunie 2008 și 11

septembrie 2008 la care s-a discutat propunerea de probatorii și respectiv s-au

depus înscrisuri, rezultă că reclamanta este cea care a solicitat administrarea

acestei probe în dovedirea acțiunii, pârâta neînțelegând să solicite alte

probatorii.

Împotriva deciziei a

declarat recurs pârâta întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 7 și 9 C. proc.

civ.

Cu privire la motivul

de modificare prevăzut de pct. 7 al art. 304 recurenta, în esență, arată că se

vorbește și de existența riscului de confuzie pe piață deoarece serviciile

oferite sunt similare și de nerelevanță, sub aspectul încălcării drepturilor

reclamantei a existenței unui număr de 58 de societăți comerciale cu denumirea

M., în condițiile în care nu există o ofertă sub aceeași marcă.

Referitor la art. 304

pct. 9 C. proc. civ. se arată că dispozițiile art. 6 lit. c) din Legea nr.

84/1998 nu sunt incidente deoarece acțiunea nu este nici una în contrafacere,

nici în concurență neloială.

Cele două elemente

invocate, marca și denumirea comercială, nu sunt similare, fiind diferite din

punct de vedere vizual – marca este scrisă cu o grafie obișnuită, sigla fiind

compusă dintr-un element figurativ de culoare roșie, dominat de o imagine

dublată a două triunghiuri, denumirea societății fiind scrisă la baza siglei.

Consumatorul mediu nu

poate confunda cele două elemente, deoarece, puse una lângă alta, nu prezintă

niciun risc de confuzie și pentru că există și o specializare distinctă -

bancare și leasing.

Se mai arată că

interesul nu este născut și actual deoarece reclamantele nu au o societate care

să aibă ca activitate leasingul financiar, nedovedind prejudiciul suferit.

Probatoriile

administrate în cauză demonstrează că recurenta funcționează legal cu denumirea

arătată, reclamantele nesolicitând schimbarea ori modificarea acesteia pe

parcursul avizării B.N.R.

O altă critică se

referă la greșita reținere a faptului că recurenta nu a solicitat probe.

Intimatele, prin

întâmpinarea formulată conform art. 308 alin. (2) C. proc. civ., solicită

respingerea recursului ca nefondat.

Înalta Curte,

analizând decizia prin prisma excepției de netimbrare, conform art. 137 C.

proc. civ., reține cele ce succed.

Potrivit

dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, taxele judiciare de

timbru se plătesc anticipat, neîndeplinirea obligației de plată fiind

sancționată cu anularea cererii, conform alin. (3) al aceluiași articol.

Recurenta, în temeiul

art. 11 din Lege a fost citată cu mențiunea de a plăti 4 lei cu titlu de taxă

judiciară de timbru și 0,15 lei timbru judiciar, astfel cum rezultă din dovada

de îndeplinire a procedurii de citare pentru termenul din 19 octombrie 2010.

Cum recurenta nu și-a

îndeplinit obligația legală de plată, recursul va fi anulat ca netimbrat în

temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997.

Dat fiind poziția de

parte câștigătoare în proces a intimatei, recurenta va fi obligată la plata

cheltuielilor de judecată efectuate în recurs în condițiile art. 274 alin. (3)

C. proc. civ., Înalta Curte apreciind că în această etapă procesuală munca

îndeplinită de avocat reprezintă o reiterare a argumentelor aduse în fața celor

două instanțe de fond, așa încât vor fi acordate cheltuieli de judecată de 4800

RON, un cuantum rezonabil, proporțional cu amplitudinea și complexitatea

activității depuse în recurs, cauză soluționată pe cale de excepție.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Anulează ca netimbrat

recursul declarat de pârâta SC M. Leasing IFN SA, împotriva Deciziei civile nr.

216/A din 10 decembrie 2009 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și

pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Obligă recurenta la

4800 RON cheltuieli de judecată către intimatele-reclamante.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință

publică, astăzi 19 octombrie 2010.

Procesat de GGC - DG