ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 6559/2010

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 6559/2010 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2010)

Asupra cauzei civile

de față, constată următoarele:

I.Judecata în primă instanță

Prin cererea înregistrată la 23 martie 2005,

reclamanta M. B.V. cu sediul în Z., Olanda a chemat în judecată pe pârâta SC

M.T. SRL cu sediul în Constanța, România, solicitând instanței ca, prin

sentința ce o va pronunța, sa interzică pârâtei folosirea în activitatea

comercială a acesteia a tuturor semnelor identice sau similare cu marca M.,

semne ce produc confuzie în rândul consumatorilor, sub sancțiunea de 100 euro

daune cominatorii pe fiecare zi de întârziere în cazul îndeplinirii acestei

obligații; să dispună efectuarea înregistrării în Registrul Comerțului, a

modificării firmei SC M.T. SRL, în sensul eliminării din numele său comercial a

mărcii M.; pârâta să fie obligată să publice pe cheltuiala ei, într-un ziar de

larg tiraj sentința ce va fi pronunțată, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentința civilă

nr. 1118 din 13 octombrie 2005, Tribunalul București, secția a V-a civilă, a

respins acțiunea ca neîntemeiată.

Pentru a pronunța

această sentință, prima instanță a reținut că reclamanta este titulară a

mărcilor „M.” astfel cum acestea au fost înregistrate internațional, România

fiind menționată ca țară desemnată, conform Aranjamentului de la Madrid,

potrivit certificatelor de înregistrare emise de Organizația Mondială a

Proprietății Intelectuale, certificate de înregistrare.

S-a constatat că pârâta

SC M.T. SRL este o societate cu răspundere limitată având sediul în Constanța, Județul

Constanța, denumirea inițială a acesteia, fiind SC M. SRL.

Reclamanta nu a pretins

în cuprinsul cererii deduse judecății și nici nu a probat în cadrul probatoriului

încuviințat, împrejurarea că pârâta folosește semnul M. în activitatea sa comercială,

altfel decât prin includerea acestuia în numele său comercial.

Potrivit dispozițiilor

art. 35 alin. (1) Legea nr. 84/1998, în exercitarea dreptului exclusiv asupra mărcii,

titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților

să folosească în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: un semn identic

cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost

înregistrată (lit. a); un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca,

ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se

aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată,

ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere

a mărcii cu semnul (lit. b); un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse

sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta

din urmă a dobândit un renume în România și dacă, din folosirea semnului fără motive

întemeiate, s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii,

sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu (lit. c).

Având în vedere necesitatea

protejării nu doar a drepturilor și intereselor legitime ale titularului mărcii,

dar și a intereselor legitime ale terților ce utilizează semnul înregistrat ca marcă

în modalitățile limitativ enumerate de actul normativ, legiuitorul a apreciat că

nu sunt de natură a aduce atingere drepturilor exclusive ale titularului, prin ele

însele, folosirea de către un terț în activitatea sa comercială a numelui, denumirii,

sau adresa ori sediul titularului; a indicațiilor care se referă la specia calitatea

destinația, valoarea, originea geografică, perioada de fabricație a produsului sau

perioada prestării serviciului sub marcă, precum și la orice alte caracteristici

ale acestora; folosirea mărcii, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinația

produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detașabile.

În baza art. 38 Legea

nr. 84/1998, tribunalul a reținut că titularul mărcii nu poate cere să se interzică

unui terț să folosească în activitatea sa comercială marca, dacă folosirea se încadrează

în situațiile enumerate la care se adaugă condiția cumulativă prevăzută de art.

38 alin. (2) prin aceeași lege, în sensul ca folosirea semnului în modalitățile

prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a)-c), sa fie conformă practicilor loiale.

Judecata în apel

Prin decizia civilă

nr. 121 din 20 iunie 2006 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru

cauze privind proprietatea Intelectuală, apelul declarat de reclamantă împotriva

sentinței a fost respins ca nefondat.

Pentru a decide astfel,

curtea de apel a reținut, în principiu, aceeași situație de fapt și de drept ca

și tribunalul.

Judecata în recurs

Împotriva acestei decizii,

reclamanta a promovat recurs care, prin decizia civilă nr. 3828 din 11 mai 2007

a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția civilă și de proprietate intelectuală,

a fost admis, decizia recurată a fost casată, s-a dispus admiterea apelului și desființarea

sentinței cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceluiași tribunal.

Prin decizia de casare,

Înalta Curte de Casație și Justiție, a reținut că aptitudinea numelui comercial

de a conferi un drept de proprietate industrială, chiar în lipsa unei prevederi

exprese în legislația internă, trebuie recunoscută în temeiul art. 1 alin. (2) și

art. 8 Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20

martie 1883 a cărei formă revizuită la Stockholm în 1967 a fost ratificată de România

prin Decretul nr. 1117/1968.

S-a reținut că instanța

de apel nu a negat această aptitudine, după cum nu negat nici posibilitatea ca între

un nume comercial și o marca, să se ivească în conflict.

Pentru situația în care

înregistrarea mărcii aduce atingere unui alt drept de proprietate industrială protejat,

între care și dreptul asupra numelui comercial, art. 48 alin. (1) lit. b) Legea

nr. 84/1998 consacră soluția anulării înregistrării mărcii.

Totodată, instanța de

recurs a reținut că nu există o dispoziție legală simetrică pentru ipoteza în care

înregistrarea unui nume comercial aduce atingere unui drept la marcă, ceea ce nu

înseamnă, însă, că un atare conflict ar putea rămâne nesoluționat câtă vreme este

vorba despre drepturi de proprietate industriala deopotrivă protejate legal.

S-a constatat totodată

că, referitor la calea de urmat pentru rezolvarea unui atare conflict, instanța

de apel a reținut pe de o parte, că acesta nu poate fi soluționat în temeiul

art. 35 Legea nr. 84/1998, iar pe de altă parte că, pentru interzicerea utilizării

numelui comercial care încalcă dreptul la marcă, partea interesată trebuie să obțină

mai întâi anularea înregistrării numelui comercial, deoarece până la anulare, acesta

se bucură de legitimitate.

Înalta Curte a apreciat

că, sub primul aspect, constatarea curții de apel este corectă, deoarece art. 35

alin. (1) se referă la folosirea semnului identic sau similar mărcii pentru produse

sau servicii identice, similare sau, după caz, diferite, iar alin. (2) exemplifică

acte de folosire a semnului care pot fi interzise în condițiile alin. (1).

Chiar dacă nu se precizează

expres, din exprimarea utilizată de legiuitor, reiese că actele incriminate sunt

de folosire a semnului ca marcă, a cărei funcție specifică este aceea de distingere

a produselor sau serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce

numele comerciantului identifică întreaga activitate a unei societăți comerciale,

fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile care intră în

obiectul său de activitate.

Înalta Curte a apreciat

cu toate acestea că utilizarea de către un întreprinzător a unui nume comercial

identic sau similar cu o marcă aparținând altuia poate sa creeze confuzie cu privire

la originea bunurilor sau serviciilor celor doi întreprinzători și implicit, un

conflict între aceste două drepturi de proprietate industrială, pentru rezolvarea

căruia să se facă apel la justiție.

Totodată, instanța de

casare a apreciat însă, că în ce privește calea de urmat, nu se poate primi punctul

de vedere al instanței de apel, conform căruia, atunci când numele comercial este

înregistrat la Registrul Comerțului, titularul mărcii este obligat să ceară mai

întâi anularea înregistrării în baza art. 25 alin. (1) Legea nr. 26/1990.

O analiză a legalității

înregistrării numelui comercial, întemeiată exclusiv pe dispozițiile legii comerciale

menționate, s-ar limita la verificarea condițiilor de registrabilitate strict prevăzute

de respectiva lege.

Or, în ce privește condiția

disponibilității - singura care ar putea fi luată în discuție într-un litigiu ca

cel de față - aceasta nu ar putea fi verificată decât din perspectiva art. 38 Legea

nr. 26/1990, care prevede că orice firmă nouă - în sensul de nume sau denumire sub

care un comerciant își exercită comerțul și semnează - trebuie să se deosebească

de cele existente.

Prin urmare, la verificarea

disponibilității firmei - sinonim în doctrină cu acela de nume comercial, Registrul

Comerțului verifică doar existența unora identice sau asemănătoare și nicidecum

existența unor alte drepturi de proprietate industriala pe care o atare înregistrare

le-ar putea încălca.

Pentru aceste motive,

s-a apreciat că în speță, calea indicată de instanța de apel nu ar fi aptă să asigure

reclamantei valorificarea dreptului pretins.

În ce privește calea aleasă

de reclamantă, instanța de recurs a constatat că, fără a se solicita anularea înregistrării

numelui comercial al pârâtei, reclamanta a înțeles să solicite prin cel de-al doilea

capăt de cerere formulat, modificarea în Registrul Comerțului a firmei SC M.T.

SRL, în sensul eliminării din acest nume a cuvântului M. care aduce atingere mărcii

M., aparținând reclamantei.

Câtă vreme reclamanta

consideră că scopul urmărit de ea prin formularea acțiunii poate fi atins prin obligarea

pârâtei la modificarea numelui comercial, nu i se poate pretinde de către instanță

să solicite anularea în întregime a înregistrării acestuia.

Înalta Curte, constatând

că pentru considerente parțial diferite, nici tribunalul și nici curtea de apel

nu au analizat pe fond existența conflictului între mărcile înregistrate de reclamantă

și numele comercial înregistrat de pârâtă și nu au verificat dacă înregistrarea

numelui comercial al pârâtei aduce atingere dreptului la marcă al reclamantului,

astfel că, în baza art. 314 C. proc. civ., a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare

la prima instanță.

II.Judecata în primă instanță

Rejudecând cauza, prin

sentința civilă nr. 843 din 8 mai 2008 Tribunalul București, a admis cererea, a

interzis pârâtei folosirea în activitatea sa comercială a tuturor semnelor identice

sau similare cu marca M., inclusiv oferirea sau prestarea serviciilor sub semnul

SC M.T. SRL sau orice semn similar; s-a dispus efectuarea înregistrării în Registrul

Comerțului a modificării firmei SC M.T. SRL, astfel încât să fie eliminat din conținutul

firmei SC M.T. SRL semnul M.s, care este similar cu marca M.; totodată, s-a dispus

obligarea pârâtei să publice pe cheltuiala sa dispozitivul sentinței într-un ziar

de largă circulație în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii,

cu 2.270,72 RON cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei.

Pentru a pronunța această

sentință, tribunalul a reținut următoarele:

În calitate de titular

al dreptului asupra mărcilor M., reclamanta exercită toate drepturile prevăzute

de art. 35 Legea nr. 84/1998, inclusiv acela de a interzice pârâtei folosirea în

activitatea sa comercială a tuturor semnelor identice și similare cu marca M., inclusiv

oferirea sau prestarea serviciilor sub semnul SC M.T. SRL sau orice alt semn similar.

Art.35 alin. (2) lit.

a) Legea nr. 84/1998 prevede că în ipoteza încălcării drepturilor exclusive conferite

de marcă, în acțiunea în contrafacere nu este necesar să fie dovedit riscul de confuzie,

acesta fiind prezumat, dacă există identitate între semnul folosit de către terți

și cel înregistrat ca marcă, precum și între produsele sau serviciile terțului și

cele ale reclamantului.

Totodată, s-a reținut

prezumția riscului de confuzie în situația enunțată și în baza art. 16 din acordul

TRIPS.

S-a apreciat că în speță,

semnul folosit de pârâtă în denumirea sa comercială este identic cu marca înregistrată

M. aparținând reclamantei, iar serviciile și produsele comercializate fac parte

din clasele de produse și servicii pentru care marca a fost înregistrată, apreciindu-se

în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 35 alin. (2) lit. a) că faptele

pârâtei reprezintă o încălcare a mărcii înregistrate, astfel încât s-a constatat

că în cauză sunt întrunite toate condițiile de admisibilitate ale acțiunii în contrafacere,

motiv pentru care s-a admis acțiunea așa cum a fost formulată, reținându-se incidența

în cauză și a dispozițiilor art. 6 Legea nr. 26/1990.

Judecata în apel

Prin decizia nr. 15A din

22 ianuarie 2009 Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze

privind proprietatea intelectuală, a admis apelul formulat de pârâtă, a schimbat

în tot sentința apelată și pe fond a respins acțiunea ca neîntemeiată.

Pentru a pronunța această

hotărâre, Curtea a reținut următoarele:

Reclamanta este titulară

a mărcilor M., potrivit certificatelor de înregistrare a mărcilor depuse la dosar,

pentru clasa 33 de produse conform Clasificării de la Nisa: vinuri, lichioruri și

băuturi alcoolice de origine greacă (cu excepția berii), în timp ce prin certificatul

de înregistrare din 1987 (fără a se face dovada reînnoirii la momentul expirării

duratei de 20 ani, în 2007), protecția intimatei este mai largă, potrivit celor

anterior arătate, în fiecare dintre titlurile reclamantei, România figurând ca țară

desemnată pentru protecție, potrivit Acordului de la Madrid.

Conform informațiilor

obținute de reclamantă de la O.N.R.C., pârâta SC M.T. SRL este o societatea comercială

cu răspundere limitată al cărei principal obiect de activitate este închirierea

și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, însă potrivit susținerilor

constante ale pârâtei pe parcursul soluționării cauzei activitatea sa concretă și

care face parte dintre cele prevăzute cu titlu de activități secundare ale acesteia

ține de fabricarea produselor de panificație și patiserie (cod CAEN); în același

timp, pârâta are înscrise la ORC, potrivit actelor constitutive, o multitudine de

alte activități secundare conform CAEN, în legătură cu care nu s-au făcut dovezi

sau susțineri că ar fi obiectivate în activitatea comercială a acesteia.

Examinând temeiul juridic

al cererii de chemare în judecată din perspectiva dezlegării date de instanța de

apel în primul ciclu procesual, Înalta Curte a statuat că și dacă nu se precizează

expres, din exprimarea utilizată de legiuitor în art. 35 alin. (2) Legea nr. 84/1998,

reiese că actele incriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, a cărei funcție

specifică este aceea de distingere a produselor sau serviciilor unui întreprinzător

de cele ale altuia, în timp ce numele comerciantului identifică întreaga activitate

a unei societăți comerciale, fără a se face în mod necesar referire la bunurile

sau serviciile care intră în obiectul său de activitate.

Totodată, instanța de

casare a apreciat cu toate acestea că, utilizarea de către un întreprinzător a unui

nume comercial identic sau similar cu o marcă aparținând altuia, poate să creeze

confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi întreprinzători

și implicit, un conflict între aceste două drepturi de proprietate industrială,

pentru rezolvarea căruia să se facă apel la justiție.

Pe lângă cele anterior

precizate, care se impun instanței de rejudecare în virtutea dispozițiilor art.

315 C. proc. civ., în soluționarea cauzei este necesar a se observa și aplica principiile

ce decurg din Cauza Celine pronunțată de Curtea de Justiție a Comunităților Europene

de la Luxemburg, sesizată de Cour d'appel de Nancy, Franța, pentru pronunțarea unei

hotărâri preliminare în legătură cu aplicarea art. 5alin. (1) lit. a) din Prima

Directivă 89/104, text transpus în legislația românească prin dispozițiile art.

35 alin. (2) lit. a) Legea nr. 84/1998.

Instanța de trimitere

din Franța a solicitat în esență, să se stabilească dacă utilizarea drept denumire

socială, nume comercial sau emblemă de către un terț neautorizat în acest scop a

unui semn identic cu o marcă verbală anterioară, în cadrul unei activități de comercializare

a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca, reprezintă

o utilizare căreia, titularul mărcii este îndreptățit să îi pună capăt, în conformitate

cu art. 5 alin. (1) din Directivă, situație în care, Curtea de la Luxemburg, având

sarcina de a da o interpretare uniformă textului menționat, în special noțiunii

de „utilizare" prevăzute de acest articol, a statuat următoarele principii:

Titularul unei mărci poate

interzice utilizarea de către un terț a unui semn identic cu marca sa, în aplicare

art. 5 alin. (1) lit. a) din Directivă, numai dacă sunt îndeplinite următoarele

condiții:

- utilizarea să aibă loc

în cadrul comerțului;

- utilizarea să aibă loc

fără consimțământul titularului mărcii;

- utilizarea să aibă loc

pentru produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca;

- utilizarea sa aducă

atingere sau să fie susceptibilă a aduce atingere funcțiilor mărcii, în special

funcției sale esențiale de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau serviciilor.

Curtea de la Luxemburg,

prin hotărârea preliminară dată în Cauza Celine, a statuat că: „utilizarea de către

un terț care nu a fost autorizat în acest scop a unei denumiri sociale, a unui nume

comercial sau a unei embleme identice cu o marcă anterioară, în cadrul unei activități

de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată

această marcă, constituie o utilizare pe care titularul mărcii respective este îndreptățit

să o interzică în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a) din prima Directivă 89/104

a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre

cu privire la mărci, în cazul în care este vorba despre o utilizare pentru produse

care aduce atingere sau este susceptibilă a aduce atingere funcțiilor mărcii.

În acest ultim caz,

art. 6 alin. (1) lit. a) din Directivă, se poate opune unei astfel de interdicții

numai dacă utilizarea de către terț a denumirii sale sociale sau a numelui său comercial

are loc conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

Art.6 alin. (1) din Prima

Directivă a fost transpus în legislația națională în cadrul art. 38 Legea nr. 84/1998.

Pârâta, prin motivele

de apel, a criticat în primul rând calificarea dată caracterului juridic al numelui

comercial/denumirii/firmei ca fiind comercial, iar nu civil, în susținerea acestui

motiv de apel acesta invocând că în mod greșit s-a stabilit că titularul mărcii

anterioare ar avea deschisă calea unei acțiuni în contrafacere, iar nu cea a solicitării

anulării înregistrării firmei.

Așa cum a susținut și

intimata prin întâmpinarea formulată la motivele de apel, aceasta este o chestiune

deja dezlegată în cauză și asupra căreia nu se mai poate relua dezbaterea, întrucât

ar fi contrar dispozițiilor art. 315 C. proc. civ., deoarece prin decizia civilă

nr. 3828/1105.2007, Înalta Curtea de Casație și Justiție a tranșat acest aspect.

Un alt motiv de apel vizează

inaplicabilitatea în cauză a dispozițiilor art. 35 Legea nr. 84/1998, apelanta contestând

că ar putea fi asimilat un nume comercial cu un semn distinctiv în înțelesul

art. 3 raportat la art. 5 Legea nr. 84/1998, soluția apelată extinzând domeniul

de aplicare al normei de referință.

Potrivit celor redate

din conținutul Cauzei Celine, speța dedusă judecății trebuie evaluată din perspectiva

drepturilor exclusive ale titularului mărcii, potrivit circumstanțierilor arătate,

întrucât art. 5 alin. (1) din Prima Directivă a Consiliului 89/104 este corespunzător

dispozițiilor art. 35 alin. (2) lit. a) legea națională.

În pricină, se constată

că prima instanță s-a raportat la dispozițiile art. 35 lit. a) din lege, deși între

marca M. și numele comercial SC M.T. SRL se constată a fi incidență ipoteza unei

evidente similarități, iar nu cea a identității, astfel că dispozițiile incidente

erau art. 35 alin. (2) lit. b) Legea nr. 84/1998, caz în care pe lângă cele enunțate

cu titlu de principiu din hotărârea preliminară, trebuie verificate și condițiile

specifice acestei ipoteze legale: similaritatea dintre semn și marcă, similaritatea

dintre produse sau servicii și riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere,

restul condițiilor fiind neschimbate.

Se impune precizarea că,

deși intimata s-a referit în conținutul întâmpinării formulate la motivele de apel

ale pârâtei și la teza art. 35 alin. (2) lit. c) Legea nr. 84/1998 referitor la

protecția mărcii cu renume, în condițiile în care aceasta a indicat ca temei juridic

al cererii dispozițiile art. 35 din lege, în mod generic, nu s-au administrat niciun

fel de probe pentru dovedirea renumelui mărcii, intimata la interpelarea Curții

cu ocazia dezbaterii apelului, apreciind că nu este necesar să dovedească notorietatea,

prin urmare, nici renumele mărcii, renumele mărcii presupunând un grad de cunoaștere

mai mic decât în cazul notorietății.

Un asemenea punct de vedere

nu poate fi primit, deoarece renumele mărcii - și în mod necesar și notorietatea

- trebuie dovedite, nefiind suficientă simpla lor afirmare, întrucât ar fi contrar

dispozițiilor Regulii 16 H.G. nr. 833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare

a Legii nr. 84/1998; în aceeași Cauză Celine, s-a stabilit că un factor care trebuie

luat în considerare în cadrul unei aprecieri de genul celei în cauză este și împrejurarea

dacă este vorba despre o marcă având un anumit renume, renume de care terțul ar

putea profita pentru comercializarea produselor sau serviciilor sale, factor pe

care, dată fiind conduita intimatei, curtea de apel constată că nu îl poate analiza.

Așadar, reclamantă titulară

a mărcilor M. susține că numele comercial SC M.T. SRL trebuie interzis, date fiind

drepturile sale exclusive asupra mărcii.

Denumirea comercială (socială)

a apelantei este SC M.T. SRL, pe când numele său comercial SC M.T. SRL, oricare

dintre ele, neavând în sine funcția de a distinge produse sau servicii.

O denumire socială are

ca obiect identificarea societății, în timp ce un nume comercial sau o emblemă au

ca obiect desemnarea unui fond de comerț.

În cauză, este cert că

utilizarea numelui comercial de către apelantă are loc în contextul unei activități

comerciale ce are ca scop obținerea unui avantaj economic, așadar fiind utilizat

de către pârâtă în cadrul comerțului; pe de altă parte, este indubitabil că utilizarea

semnului respectiv de către apelantă are loc fără consimțământul intimatei, în timp

ce apelanta pârâtă contestă existența unei utilizări a semnului similar cu marca

pentru produse sau servicii, susținerea sa constantă fiind în sensul că folosirea

semnului se limitează la simpla înregistrare a denumirii sale sociale sau a numelui

comercial, iar nu pentru a-și identifica produsele de panificație pe care fabrică

și comercializează.

Or, atunci când utilizarea

unei denumiri sociale, a unui nume comercial a unei embleme se limitează la identificarea

unei societăți sau la desemnarea unui fond de comerț, această utilizare nu poate

fi considerată ca având loc pentru produse sau servicii, în sensul art. 5 alin.

(1) din Directivă, deci și al art. 35 Legea nr. 84/1998.

În contextul în care apelanta

a susținut - iar intimata reclamantă nu a dovedit contrariul, deși sarcina probei

îi revenea - că folosește semnul SC M.T. SRL doar pentru propria sa identificare,

individualizare între ceilalți comercianți, ca și pentru desemnarea fondului său

de comerț, fără a se aplica semnul pe produse sau servicii - oricum, diferite de

cele ale intimatei: produse de panificație în comparație cu vinuri, lichioruri și

băuturi alcoolice de origine greacă, cu excepția berii, iar pe de altă parte, că

utilizarea semnului respectiv nu are loc de o manieră care să permită stabilirea

unei legături între semnul care constituie propria sa denumire socială ori numele

său comercial și produsele pe care le comercializează, curtea de apel apreciază

că o atare utilizare nu are în sine drept scop să distingă produse sau servicii,

astfel încât intimata reclamantă nu este îndreptățită să solicite și să obțină interzicerea

acestui tip de folosire.

În speță, constatându-se

doar similaritatea semnelor, în timp ce produsele sunt diferite, și, în plus, neverificându-se

„utilizarea pentru produse sau servicii”, Curtea apreciază că nu se justifică verificarea

celorlalte condiții din perspectiva art. 35 alin. (2) lit. b) Legea nr. 84/1998,

respectiv, riscul de confuzie incluzând și riscul de asociere.

Judecata în recurs

Împotriva deciziei a declarat

recurs reclamanta, invocând în drept dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ..

În dezvoltarea motivului

de recurs invocat, recurenta susține următoarele:

1.Art.5 alin. (5) din

Prima Directivă a Consiliului 89/104/EEC a fost transpusă în legislația națională

prin art. 35 alin. (2) Legea nr. 84/1998, iar aceste din urmă prevederi nu menționează

expres că folosirea semnului trebuie să fie făcută în sensul de a distinge produsele

și serviciile.

Această interpretare reiese

și din motivarea deciziei nr. 3828/2007 a Înaltei Curți de Casație și Justiție,

pronunțată în prezentul dosar, conform căreia utilizarea unui nume comercial identic

sau similar cu o marcă aparținând altei persoane poate să creeze confuzie cu privire

la originea bunurilor și serviciilor celor doi întreprinzători.

Referindu-se și la hotărârea

dată de Curtea Europeană de Justiție în cauza C-23/01 Robeco Group NV recurenta

susține că în speță nu trebuie demonstrat faptul că numele comercial SC M.T.

SRL este folosit pentru a distinge produsele și serviciile, fiind suficient că este

folosit doar pentru propria identificare, individualizare între ceilalți comercianți.

Recurenta nu este de acord

cu raționamentul curții de apel, care se referă la hotărârea Curții Europene de

Justiție pronunțată în cauza Celine, arătând că cele statuate de instanța europeană

trebuie interpretate în raport de parag. 34 al hotărârii aceleiași curți în cauza

Robeco Group NV (2002) în care se arată că: „atunci când semnul (…) nu este folosit

cu scopul de a distinge produsele sau serviciile este necesar să ne referim la ordinea

juridică a statelor membre pentru a determina întinderea și natura (…) protecției

conferite titularilor mărcilor care susțin că suferă pagube ca rezultat al folosirii

acelui semn ca nume comercial”.

În dispozitivul aceleiași

decizii se arată că: „art. 5 alin. (5) din Prima Directivă a Consiliului 89/104/EEC

trebuie interpretat în sensul că statele membre pot să protejeze o marcă împotriva

altui semn decât un semn având scopul de a distinge produsele sau serviciile când

o asemenea utilizare/folosire fără motive întemeiate profită de sau aduce atingere

caracterului distinctiv sau renumelui mărcii”.

2.Recurenta mai susține

că potrivit H.G. nr. 106/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de etichetare

a alimentelor, etichetele alimentelor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu denumirea

socială și sediul producătorului.

De asemenea, conform

art. 155 alin. (1) C. fisc., orice societate comercială este obligată ca, în desfășurarea

activității sale, să emită factură către beneficiar în cadrul căreia trebuie menționat

obligatoriu numele comercial.

Prin urmare, în baza dispozițiilor

legale menționate aplicarea numelui comercial SC M.T. SRL este obligatorie și se

înscrie în noțiunea de folosire a semnului prin aplicarea semnului pe documente

în sensul art. 35 alin. final lit. d) Legea nr. 84/1998.

3.Dacă în ceea ce privește

similaritatea dintre marca M. și numele comercial SC M.T. SRL, aceasta a fost reținută

de instanța de apel, în ceea ce privește concluziile referitoare la produsele și

serviciile celor doi întreprinzători, recurenta susține că instanța de apel a reținut

în mod greșit faptul că acestea ar fi diferite.

Pârâta are în obiectul

său de activitate și comerțul cu ridicata al băuturilor, comerțul cu amănuntul al

băuturilor, comerțul cu amănuntul al produselor alimentare, restaurante, hoteluri,

baruri unde se vând printre altele, băuturi alcoolice.

Aceasta induce în percepția

consumatorilor un risc de confuzie ce include și riscul de asociere privind originea

produselor sau serviciilor în sensul art. 35 alin. (2) lit. b) Legea nr. 84/1998.

În ceea ce privește produsele

și serviciile diferite pentru care numele comercial este folosit – de exemplu produse

de panificație - în legislația română nu există nicio prevedere conform căreia prenumele

mărcii trebuie să fie dovedit, neexistând nicio dispoziție legală simetrică Regulii

16 din H.G. nr. 833/1998, referitoare la mărcile notorii, cu atât mai mult cu cât

curtea de apel a mai reținut că numele mărcii presupune un grad de cunoaștere mai

mic decât în cazul notorietății.

Cu toate acestea, recurenta

susține că marca M. are o cotă de piață de 40% și că dorește să administreze în

acest sens proba cu înscrisuri, respectiv articole de presă din care rezultă că

această marcă a intrat pe piața din România înainte de 1989, ceea ce dovedește o

îndelungată folosire a mărcii în România.

Astfel, este evident că

prin folosirea numelui comercial similar mărcii pârâta ar putea profita de caracterul

distinctiv ori de renumele mărcii, consumatorii putând crede că SC M.T. SRL este

o filială sau sucursală a societății reclamante și că produsele sau serviciile furnizate

de pârâtă provin de la titularul mărcii M..

Mai mult, pârâta nu a

justificat în niciun fel introducerea cuvântul M. în numele său comercial, iar acest

nume nu descrie vreun atribut al serviciilor oferite, ceea ce denotă reaua-credință

în alegerea numelui comercial.

Așadar, folosirea numelui

comercial nu s-a făcut conform practicii loiale și aduce atingere dreptului la marcă.

Recurenta solicită admiterea

recursului, modificarea hotărârii și interzicerea folosirii în activitatea comercială

de către pârâtă a numelui comercial SC M.T. SRL.

Intimata a depus la dosar

întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat.

Intimata susține că este

o societate comercială cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate

în reprezintă închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate,

dar că activitatea concretă pe care o desfășoară ține de fabricarea produselor de

panificație și patiserie, așa cum a rezultat din probele administrate în fazele

procesuale anterioare.

Întrucât produsele sau

serviciile pe care le comercializează nu sunt identice sau similare cu cele ale

reclamantei, art. 35 lit. b) Legea nr. 84/1998 nu este aplicabil, neexistând pentru

public riscul de confuzie prevăzut de textul de lege menționat.

Intimata mai arată că

folosește numele SC M.T. SRL doar pentru propria identificare, individualizare între

comercianți și pentru desemnarea fondului de comerț al societății, fără a aplica

semnul pe produse sau servicii, care oricum sunt diferite de cele ale recurentei.

În susținerea și în combaterea

motivelor de recurs, ambele părți au administrat proba cu înscrisuri.

Analizând decizia recurată

prin prisma criticilor formulate și a înscrisurilor noi depuse la dosar, Înalta

Curte constată următoarele:

Legea nr. 84/1998 privind

mărcile și indicațiile geografice a fost modificată prin Legea nr. 66/2010, care

a intrat în vigoare la 9 mai 2010, în timpul judecării recursului.

În analiza recursului,

care privește legalitatea unei decizii pronunțate anterior modificării, Înalta Curte

va avea în vedere și se va referi la textele de lege în redactarea și numerotarea

inițială.

De asemenea, se va referi

la jurisprudența Curții Europene de Justiție - actualmente Curtea de Justiție a

Uniunii Europene - creată în interpretarea primei Directive de armonizare a legislațiilor

statelor membre cu privire la mărci 89/104/CEE, înlocuită ulterior prin Directiva

2008/95/CE, menționând „Directiva”.

În ceea ce privește criticile

formulate de recurentă în baza art. 304 pct. 9 C.pr.civ., acestea sunt nefondate,

pentru următoarele considerente:

1.În soluționarea cauzei,

curtea de apel a avut în vedere în mod corect hotărârea pronunțată de Curtea Europeană

de Justiție în cauza C-17/06 - cunoscută ca fiind cauza Celine - deoarece prin aceasta

instanța europeană a clarificat că utilizarea unui nume comercial poate, în anumite

circumstanțe, să însemne utilizare pe care titularul unei mărci poate să o interzică

în temeiul art. 5 alin. (1) lit. a) din Directiva 89/104/CEE.

Întrucât hotărârea dată

de Curtea Europeană de Justiție este obligatorie pentru toți judecătorii Statelor

Membre ale Uniunii Europene, art. 35 Legea nr. 84/1998 care transpune art. 5 din

Directivă, trebuie interpretat în același sens.

Cu alte cuvinte, în noțiunea

de folosire în activitatea comercială fără consimțământul titularului a unui semn

- identic sau asemănător cu marca - se include, printre altele și folosirea unui

nume comercial.

Sub acest aspect, hotărârea

pronunțată de Curtea Europeană de Justiție în cauza C-48/05, Robeco Group NV, invocată

de recurentă, nu conține o concluzie contradictorie sau diferită cu cea din cauza

Celine, ci interpretează art. 5 alin. (5) din Directivă, cu referire protecția mărcii

în cazul folosirii semnului într-un alt scop decât cel de a distinge produsele sau

serviciile, când o atare utilizare ar putea aduce atingere caracterului distinctiv

sau renumelui mărcii.

Față de cele reținute,

instanța de apel a procedat în mod corect atunci când a analizat dacă sunt sau nu

îndeplinite condițiile art. 35 Legea nr. 84/1998, cu referire la hotărârea dată

în cauza Celine.

Constatând că semnele

nu sunt identice, așa cum reținuse prima instanță, curtea de apel a analizat conflictul

din perspectiva art. 35 alin. (2) lit. b), verificând, pe de o parte, similaritatea

semnelor în litigiu, iar, pe de altă parte, identitatea sau similaritatea produselor

sau serviciilor comercializate.

Sub primul aspect, curtea

de apel a reținut că între marca M. și numele comercial SC M.T. SRL există o evidentă

similaritate.

A mai reținut că utilizarea

numelui comercial de către pârâtă are loc în contextul unei activități comerciale,

în scopul obținerii unui avantaj economic, adică în cadrul comerțului și că această

utilizare se face indubitabil fără consimțământul reclamantei.

Totodată, a reținut că,

utilizarea semnului similar cu marca nu îmbracă forma aplicării acestuia pe produse

sau servicii, care oricum sunt diferite de cele ale reclamantei – produse de panificație

în comparație cu vinuri, lichioruri și băuturi alcoolice de origine greacă, cu excepția

berii – și că utilizarea semnului nu are loc de o manieră care să permită stabilirea

unei legături între propria denumire socială ori nume comercial și produsele pe

care le comercializează pârâta.

Prin urmare, instanța

de apel nu a negat că utilizarea unui nume comercial s-ar înscrie în noțiunea de

folosire prevăzută de art. 35 Legea nr. 84/1998, ci a stabilit că modul în care

pârâta folosește acest nume comercial și produsele în legătură cu care se desfășoară

activitatea pârâtei – diferite de cele protejate de marca reclamantei - fac să nu

se îndeplinească cea de a doua condiție a alin. (2) lit. b) din textul de lege menționat,

caz în care nici nu se mai impune analiza riscului de confuzie incluzând și riscul

de asociere.

O asemenea analiză este

făcută cu aplicarea corectă a art. 35 alin. (2) lit. b) Legea nr. 84/1998,deoarece,

potrivit textului de lege, riscul de confuzie incluzând și riscul de asociere se

poate evalua numai în condițiile identității sau similarității semnelor în conflict

și identității sau similarității produselor ori serviciilor vizate de acesta.

2.Susținerile referitoare

la obligațiile ce incumbă oricărui comerciant în legătură cu etichetarea produselor

și întocmirea facturilor nu pot fi considerate un motiv de recurs încadrabil în

dispozițiile art. 304 C. proc. civ..

Chiar dacă s-ar fi dovedit

că, respectând obligațiile legale la care recurenta face referire, pârâta aplică

numele comercial pe documente în sensul art. 35 alin. (3) lit. d), nu rezultă în

ce mod acest fapt ar putea schimba soluția pronunțată în speță.

Câtă vreme s-a reținut

că pârâta desfășoară o activitate comercială în domeniul produselor de panificație

- diferite de băuturile alcoolice pe care le protejează marca reclamantei - aplicarea

numelui comercial SC M.T. SRL pe documentele ce fac dovada acestei activități nu

determină ca cerințele alin. (2) lit. b) din art. 35 să fie îndeplinite.

3.Instanța de apel a verificat

în ce mod are loc utilizarea de către pârâtă a numelui comercial în cadrul activității

de comerț pe care o desfășoară și a stabilit că această activitate vizează produse

diferite de cele pentru care reclamanta a înregistrat marca M..

În acest context, susținerea

recurentei în sensul că în obiectul de activitate al pârâtei figurează și activități

legate de comercializarea băuturilor alcoolice nu are relevanță, câtă vreme nu s-a

stabilit, ca situație de fapt, că pârâta ar folosi numele comercial SC M.T. SRL

și în legătură cu o activitate de producție sau comercializare de băuturi alcoolice,

astfel încât similaritatea sau identitatea produselor, suprapusă peste similaritatea

necontestată a semnelor să poată crea în cadrul segmentului de public relevant -

consumatorii de băuturi alcoolice - un risc de confuzie incluzând și riscul de asociere.

În soluționarea apelului,

curtea de apel a mai reținut, tot ca situație de fapt, că nu s-a dovedit renumele

mărcii M., întrucât s-au administrat niciun fel de probe în acest scop.

Mai mult decât atât, cu

toate că instanța și-a exercitat rolul activ, reclamanta a arătat că, așa cum nu

este necesar să se dovedească notorietatea unei mărci, nu este necesar să se dovedească

nici renumele acesteia, care presupune un grad de cunoaștere mai mic decât în cazul

notorietății.

În recurs s-a reluat această

susținere, care este lipsită de fundament legal.

În primul rând, trebuie

arătat că, în ipoteza în care s-ar fi reținut că marca M. este o marcă notorie sau,

după caz, o marcă ce a dobândit un renume în România, protecția ei s-ar fi extins

și cu privire la produse sau servicii diferite de cele pentru care marca a fost

înregistrată.

Această protecție, care

depășește principiul specialității, este reglementată de art. 6 lit. e) și respectiv

de art. 35 alin. (2) lit. c) Legea nr. 84/1998.

Chiar dacă nu există o

prevedere expresă în lege care să arate că fie notorietatea, fie renumele mărcii

trebuie dovedite, necesitatea dovedirii acestor caracteristici ale mărcii rezidă

din regula de drept generală consacrată de 1169 C. civ., potrivit căreia cel ce

face o propunere înaintea judecății trebuie să o dovedească.

Altminteri, ar fi suficient

ca pentru recunoașterea unei protecții extinse orice titular de marcă să afirme

că marca sa a devenit notorie sau a dobândit un renume.

Prin urmare, pentru a

se putea reține că marca M. a dobândit un renume și, pe cale de consecință, sunt

aplicabile dispozițiile art. 35 alin. (2) lit. c) Legea nr. 84/1998, reclamanta

trebuia să administreze un probatoriu adecvat, din care să rezulte care este procentul

din cadrul segmentului de public vizat de marcă, în cadrul căruia marca M. este

cunoscută.

Numai prin cunoașterea

unui asemenea procent instanța poate ajunge la concluzia că marca este notorie,

adică larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public relevant, în sensul

art. 3 lit. c) Legea nr. 84/1998 sau că a dobândit un renume, adică, fără a fi larg

cunoscută, este cunoscută de o parte semnificativă a acestui public în sensul

art. 35 alin. (2) lit. c) din aceeași lege și al art. 5 alin. (5) din Directivă,

astfel cum a fost interpretat de Curtea Europeană de Justiție în cauza C-375/97,

cunoscută ca fiind cauza Chevy.

În acest context trebuie

arătat că, fără a le considera necesare, recurenta a depus la dosar o serie de înscrisuri,

constând în extrase din diferite publicații, în care se face referire la activitatea

îndelungată a societății comerciale, la veniturile mari ale acesteia și la creșterea

volumului de vânzări.

Toate acestea nu fac însă

dovada procentului din segmentul de public relevant care cunoaște în România marca

M. pentru a se putea trage concluzia că aceasta a devenit notorie sau că a dobândit

un renume.

De asemenea, recurenta

a depus la dosar înscrisuri referitoare la activitatea pretins desfășurată de intimată

în legătură cu instalații electrice, instalații și branșamente, consultanță în domeniul

relațiilor publice, agricultură, animale, construcții specifice și alte asemenea,

care, chiar dacă denotă implicarea pârâtei în activități comerciale altele decât

cele privind produsele de panificație, nu au legătură cu comercializarea băuturilor

alcoolice, pentru care marca reclamantei este protejată.

La rândul său, intimata

a depus la dosar, descărcând de pe internet, o listă cu 16 societăți comerciale

care încep cu cuvântul „M.”, precum și o biografie a generalului din armata greacă

Ioannis M..

Considerând că toate înscrisurile

noi depuse la dosar în recurs nu schimbă situația de fapt reținută de instanța de

apel și că aceasta a aplicat corect dispozițiile art. 35 la situația de fapt reținută,

Înalta Curte constată că nu sunt incidente prevederile art. 304 pct. 9 C. proc.

civ., așa încât în baza art. 312 C. proc. civ., va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat,

recursul declarat de reclamanta

SC M.B.V. împotriva deciziei nr. 15/A din 22 ianuarie 2009 a Curții de Apel București,

secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală

.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 3 decembrie

2010.