ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2558/2010

Deliberând, în condițiile art. 256 C. proc. civ., asupra recursului civil de față; 1. Instanța de fond Tribunalul București, secția a III-a civilă prin Sentința civilă nr. 1149 din 27 iunie 2008 a admis în parte acțiunea reclamantului L.V.M. formulată la 8 noiembrie 2007 împotriva pârâtei S.C. T.R. S.A. S-a dispus interzicerea folosirii neautorizate de către pârâtă pe teritoriul României a însemnului identic cu mărcile figurative ale reclamantei 360016/1989, 003890397/2005 și 000015628/1997. A fost obligată pârâta la plata sumei de 27.792,19 euro cu titlu de prejudiciu material cauzat prin actele de contrafacere. A fost respinsă ca neîntemeiată cererea de obligare a pârâtei la plata daunelor cominatorii precum și cererea de obligare a pârâtei la plata despăgubirilor morale.

S-a respins cererea de publicare în presă a dispozitivului hotărârii pe cheltuiala pârâtei. A fost obligată pârâta la 39,30 RON cheltuieli de judecată. În motivarea soluției Tribunalul a reținut în esență următoarele: Reclamanta L.V.M. la 8 noiembrie 2007 a chemat în judecată pe pârâta S.C. T.R. S.A. pentru obligarea acesteia să înceteze folosirea pe teritoriul României în mod neautorizat a însemnului identic cu marca figurativă înregistrată pe cale internațională cu efect în România, conform certificatului R 360016 din 22 iulie 1989, și mărcile comunitare nr. 003891397 din 1 noiembrie 2005, și nr. 000015628 din 11 noiembrie 1997 și să se constate că folosirea neautorizată de către pârâtă a însemnelor menționate reprezintă o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală pe care reclamanta le are asupra mărcilor sale.

S-a solicitat obligarea pârâtei la 500 euro/zi de întârziere precum și la plata sumelor de 20.000 euro despăgubiri materiale și la 10.000 euro despăgubiri morale pentru prejudiciile cauzate prin actele de contrafacere. În drept acțiunea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, art. 998 - 1000 C. civ., art. 5 și 14 din O.U.G. nr. 100/2005 și art. 580 3 C. proc. civ. și pe Regulamentul mărcii comunitare. S-au mai invocat dispozițiile O.U.G. nr. 100/2005 care prevăd în mod expres dreptul de a primi despăgubiri ca urmare a pierderilor suferite în urma acțiunii de contrafacere în dauna părții vătămate. În fapt s-a arătat că acțiunea a fost determinată de comercializarea, de către pârâtă, de produse (mai precis 209 eșarfe), purtând un însemn identic cu mărcile sale protejate, produse care nu sunt fabricate de titularul de marcă sau de un licențiat al său.

Prin Încheierea din 7 februarie 2008 instanța a respins excepțiile invocate de pârâtă (inadmisibilitatea capătului de cerere privind daunele cominatorii și, respectiv, lipsa de obiect a primului capăt de cerere referitor la încetarea de îndată a folosinței neautorizate a mărcii reclamantei, în raport de returnarea de către pârâtă, urmare a notificării făcută de reclamantă, a 27 de produse tip „eșarfă batic" rămase pe stoc, marfă pusă în vânzare în temeiul contractului comercial de vânzare încheiat de pârâtă cu S.C. L.L. S.R.L. Excepția inadmisibilității capătului de cerere privind obligarea pârâtei la plata daunelor cominatorii a fost respinsă ca neîntemeiată având în vedere că daunele cominatorii sunt independente de amenzile civile fiind stabilite prin dispozițiile art. 580 3 C. proc.

civ. așa cum s-a statuat prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 20 din 12 decembrie 2005. Excepția lipsei de obiect al primului capăt de cerere a fost respinsă ca neîntemeiată deoarece s-a constatat că prin acțiunea în contrafacere reclamanta urmărește interzicerea folosirii de către pârâtă a unui semn identic sau similar cu marca sa înregistrată pentru prezent dar și pentru viitor, prejudiciul cert și posibil să se producă și despre care pretinde că s-a produs și anterior și care se referă la o faptă ilicită sub formă de acte succesive. Intenția de a înceta și chiar încetarea actelor prejudiciabile nu conduc la rămânerea fără obiect a cererii de interzicere, câtă vreme aceste acte pot fi reluate, riscul de încălcare a drepturilor de marcă nefiind astfel înlăturat.

Prin aceeași încheiere s-a respins și excepția insuficientei timbrări a capătului de cerere privind acordarea de daune cominatorii pentru neîndeplinirea obligației de a înceta folosirea neautorizată a semului identic cu marca reclamantei (din primul capăt de cerere) față de împrejurarea că această cerere se referă la acțiunea care are ca obiect un drept de proprietate intelectuală (dreptul la marcă) și, ca urmare, este și ea supusă dispozițiilor speciale prevăzute de art. 5 din Legea nr. 146/1997. Pe fondul cauzei instanța a reținut în esență următoarele: Reclamanta L.V.M.

din Franța este titulara mai multor mărci figurative (înregistrate pe cale internațională având ca țară desemnată pentru protecție și România) cu nr. R 360016 din 22 iulie 1989, pentru clasele 3, 6, 8, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34 precum și mărcile comunitare nr. 003891397 din 1 noiembrie 2005 pentru clasele 9, 14, 18, 25 și nr. 000015628 din 11 noiembrie 1997 pentru clasele 16, 18, 25. Pârâta T.R. a cumpărat mai multe eșarfe mici și mari de la furnizorul S.C. L.L. S.R.L. pe numele căruia s-a emis factura de către o societate producătoare, P. S.R.L., cu sediul în Italia, eșarfe purtând semne identice cu mărcile reclamantei, pentru care aceasta beneficiază de drepturile de proprietate intelectuală, conform reglementărilor Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

S-a constatat că s-a făcut dovada de către reclamantă că pârâta a comercializat eșarfele în cauză. S-a reținut că există identitate între semnele inscripționate pe eșarfe și semnele protejate de mărcile înregistrate L.V., în sensul dat acestei noțiuni de Curtea Europeană de Justiție, ca fiind impresia de ansamblu pe care o provoacă (un anumit semn) asupra unui consumator mediu. S-a apreciat că această condiție este îndeplinită în speță, având în vedere că diferențele nesemnificative nu sunt observate de consumatorul mediu, un semn fiind identic cu o marcă înregistrat nu numai atunci când reproduce marca, fără modificări sau adăugiri, ci și atunci când diferențele sunt neperceptibile de consumatorul mediu.

S-a reținut culpa pârâtei la comercializarea produselor întrucât nu a avut acordul reclamantei și a creat acesteia un prejudiciu prin atingerea adusă drepturilor ei de proprietate intelectuală. S-a constatat că răspunderea civilă delictuală a pârâtei pentru fapta sa nu este înlăturată de împrejurarea că s-a prevăzut, în contractul încheiat de aceasta cu firma furnizoare a produselor contrafăcute, că toate drepturile asupra mărcilor de fabricație și toate celelalte drepturi legate de proprietatea intelectuală a mărfurilor rămân în sarcina furnizorului sau firmelor asociate cu acesta.

Elementele răspunderii civile delictuale sunt întrunite în persoana pârâtei sub aspectul tuturor condițiilor necesare pentru angajarea acesteia: fapta ilicită (comercializarea eșarfelor, prevăzută și de art. 35 din Legea nr. 84/1998 care stabilește dreptul titularului mărcii de a pretinde despăgubiri pentru orice încălcare a proprietății intelectuale); culpa pârâtei (care trebuia să constate existența semnelor identice cu mărcile reclamantei, pârâta a acționat cu intenție vădită de a atrage clienții care au asociat mărcile celebre ale reclamantei cu produsele purtând semne identice), legătura de cauzalitate între fapta pârâtei și prejudiciul cauzat reclamantei. S-a reținut că în cauză sunt incidente dispozițiile O.U.G.

nr. 100/2005 prin care s-au transpus în legislația română prevederile Directivei nr. 2004/48/CE privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, în scopul combaterii fenomenului de contrafacere a obiectelor de proprietate industrială și în interesul titularilor drepturilor de proprietate industrială. Instanța a reținut ca dovedit prejudiciul material în sumă de 27.792,19 euro menționat de reclamantă în cererea precizatoare și a înlăturat suma de 27.592,81 euro cu titlu de prejudiciu moral cu privire la care nu s-a indicat temeiul calculării acestei sume ca fiind diferența dintre prejudiciul total și cel material stabilit. Pe de altă parte instanța a avut în vedere și faptul că pârâta a încetat comercializarea produselor contrafăcute, anterior introducerii acțiunii, aceasta comunicând reclamantei la 3 septembrie 2007 că a retras de la vânzare produsele în discuție.

S-a reținut ca neîntemeiată cererea reclamantei de a obliga pârâta la plata daunelor cominatorii, având în vedere dispozițiile privind modificarea art. 580 3 C. proc. civ. (referitoare la constrângerea debitorului obligației de a face în cazul în care această obligație nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul), respectiv noul alin. (5) al acestui articol, introdus prin Legea nr. 459/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă, alineat în care se prevede că pentru neexecutarea obligației de a face (cum este și în cazul din speță), nu se pot acorda daune cominatorii. Pentru considerentul pentru care a fost respinsă cererea de acordare a despăgubirilor morale a fost respinsă și cererea de obligare a pârâtei să publice în presă dispozitivul hotărârii, pe cheltuiala sa.

2. Instanța de apel Prin Decizia civilă nr. 42A din 24 februarie 2009 Curtea de apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze de proprietate intelectuală a respins ca neîntemeiate apelul pârâtei și cererea reclamantei de aderare la apelul pârâtei. În argumentarea acestei soluții Curtea a reținut următoarele: Motivul de apel referitor la comentariile legate de inadmisibilitatea acordării de daune cominatorii a fost considerat ca fiind lipsit de interes în raport de împrejurarea că această cerere a fost respinsă ca neîntemeiată. Motivul de apel referitor la greșita respingere a excepției ridicate de pârâtă, prin Încheierea din 7 februarie 2008 a fost considerat neîntemeiat.

S-a constatat că în mod corect s-a respins excepția lipsei de obiect a primului capăt de cerere deoarece scopul cererii reclamantei a fost acela de a împiedica pârâta să se folosească de un semn identic sau similar cu marca sa înregistrată, împiedicare care se referă nu numai la prezent ci și la viitor. S-a apreciat că în mod corect prima instanță a considerat ca irelevantă, sub aspectul pretențiilor reclamantei, a încetării voluntare a pârâtei de a folosi însemnele în discuție față de împrejurarea că obligația pârâtei de a respecta drepturile conferite de mărcile reclamantei este una actuală fiind oricând posibilă reluarea unei atari folosiri. Nu au fost primite nici criticile referitoare la angajarea răspunderii civile delictuale, pe fondul acțiunii.

S-a constatat astfel că în mod corect s-a stabilit că fapta ilicită a pârâtei s-a concretizat în comercializarea de produse purtând însemne cvasi-identice cu cele care sunt înregistrate ca mărci de reclamantă și în raport de această faptă ilicită nu au putut fi reținute, ca exoneratoare, motivațiile pârâtei referitoare la lipsa de identitate invocată. Aceasta deoarece diferențele invocate nu sunt de natură să conducă un consumator mediu la realizarea distincției dintre produsul vândut și cel al mărcii înregistrate. S-a constatat că a fost corect aplicat art. 35 alin. (1) pct. a și b din Legea nr. 84/1998 care conferă protecție titularului mărcii în raport cu oricare din cele două situații prevăzute de textul invocat (un sens identic sau asemănător, existând riscul de confuzie și asociere).

Corect s-a analizat ca existând vinovăția pârâtei, față de obligația de a nu încălca drepturile conferite de mărcile înregistrate, care incumbă oricărui subiect de drept, inclusiv pârâtei, fiind indiferentă forma acestei vinovății - intenție sau culpă - existând răspundere și pentru vinovăția sub formă de culpă, clauza din convenția 82/2006 invocată neînlăturând culpa pârâtei la săvârșirea faptei ilicite. S-a apreciat că înțelegerea stipulată privește stingerea pretențiilor în legătură cu fapta ilicită proprie furnizorului, o atare tranzacție neavând efecte cu privire la preluarea vinovăției pârâtei, ci vizând asumarea vinovăției furnizorului pentru fapta proprie prin care produsele de acea natură au fost puse în circuitul comercial.

S-a mai apreciat că suma de bani menționată în tranzacția invocată a privit acoperirea cheltuielilor efectuate de reclamantă în litigiul cu S.C. L.L. S.R.L. (conform mențiunilor exprese din actul invocat), și ca urmare nu se poate considera că prin acea sumă a fost acoperit prejudiciul suferit de reclamantă prin fapta proprie a pârâtei, reclamanta înregistrând pagube atât din activitățile furnizoarei S.C. L.L. S.R.L. cât și ale pârâtei S.C. T.R. S.A. Au fost respinse și criticile referitoare la modul de stabilire a cuantumului prejudiciului material, sub aspectul numărului de eșarfe. S-a apreciat că în mod corect s-au luat în considerare eșarfele vândute, dintre cele achiziționate de la furnizor, neputându-se reține afirmația pârâtei în sensul că o parte din eșarfe nu purtau însemnele în discuție, o atare afirmație neconducând la prezumția că o parte a eșarfelor vândute nu purtau acele însemne.

Nu a fost analizat modul de calcul al prejudiciului - sub aspectul profitului - în lipsa unor critici din partea pârâtei care a atacat soluția instanței de fond numai sub aspectul numărului eșarfelor. Cererea de aderare la apelul pârâtei, formulată de reclamantă a fost respinsă ca nefondată. Criticile referitoare la respingerea pretențiilor reprezentând daune morale au fost considerate neîntemeiate în raport de faptul că, pe de o parte nu s-a dovedit că în perioada de comercializare a eșarfelor încriminate clientela reclamantei - cumpărătorii eșarfelor originale - ar fi scăzut iar în cazul în care s-ar fi dovedit acest lucru, situația ar fi condus la un prejudiciu material și nu moral.

Pe de altă parte s-a reținut că în cauză nu s-a făcut dovada că eșarfele comercializate de pârâtă ar fi fost de calitate inferioară față de eșarfele originale comercializate de reclamantă și care prin acest fapt ar fi adus o atingere renumelui titularului mărcii prin scăderea încrederii consumatorului în calitatea produselor sale. Nu s-a primit nici critica referitoare la greșita respingere a cererii de publicare a hotărârii într-un ziar, pe cheltuiala pârâtei care a pierdut procesul, deoarece o atare obligație reprezintă o modalitate de reparare a unui prejudiciu moral suferit de partea adversă și totodată o sancțiune pentru cel care a pierdut procesul. S-a apreciat că o atare sancțiune poate interveni numai când cel care a pierdut procesul a săvârșit fapta ilicită cu intenție fiind considerată excesivă o asemenea obligație pentru partea care a săvârșit o faptă ilicită din culpă.

Pe de altă parte s-a constatat că măsura nu se impune și în raport de împrejurarea că nu s-a dovedit în cauză un prejudiciu moral, reclamanta fiind liberă să aprecieze dacă îi este profitabilă o asemenea publicitate și dacă consideră necesar să o facă, pe cheltuiala sa. 3. Recursurile Împotriva acestei decizii au declarat recurs în termen legal reclamanta și pârâta. Reclamanta L.V.M. în recursul său, motivat în drept pe dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ. a formulat în esență critici cu privire la respingerea capetelor de cerere privind acordarea despăgubirilor morale și publicarea în presă, pe cheltuiala pârâtei, a dispozitivului hotărârii. Sub acest aspect s-a susținut că hotărârea atacată a fost pronunțată cu încălcarea dispozițiilor art. 14 alin. (2) din O.U.G.

nr. 100/2005 care impune instanței, pentru stabilirea daunelor-interese, să ia în considerare toate aspectele corespunzătoare, printre acestea fiind indicat expres și prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat. În egală măsură s-a arătat că au fost încălcate și dispozițiile art. 16 alin. (1) din același act normativ care îngăduie instanței, în cadrul acțiunilor introduse pentru încălcarea unui drept de proprietate industrială să ordone, la cererea reclamantului și pe cheltuiala persoanei care a încălcat dreptul material protejat, măsuri corespunzătoare în scopul difuzării informației privind hotărârea judecătorească.

Recurenta reclamantă a criticat ca nelegală aprecierea instanței de apel că nu s-a dovedit prejudiciul moral deși existența acestuia și obligația de reparare a lui sunt statuate de lege fără ca titularul prejudiciului să mai fie obligat să producă dovezi în acest sens, iar publicarea hotărârii în presă reprezintă de asemenea o modalitate de reparare a prejudiciului moral prevăzută expres de legislație în materie.

Cât privește prejudiciul moral recurenta - în dezvoltarea criticilor sale - a susținut în esență următoarele: - simpla folosire a mărcii de către o firmă concurentă produce un prejudiciu moral titularului mărcii ipso facto sub două aspecte: un prim aspect este legat de activitatea tehnico-economică propriu-zisă, de realizare a produsului care implică creativitate și inovație; un al doilea aspect este legat de activitatea administrativ-judiciară la care a fost obligată reclamanta pentru a înlătura încălcarea mărcii (notificări, acțiuni în justiție) și care ies din cadrul normal al unei activități comerciale; - diluția mărcii prin acte de contrafacere sau profitarea pe nedrept de reputația mărcii dau naștere și la daune morale, spre această concluzie conducând și jurisprudența internațională în materie (recurenta citează două decizii ale Curților Supreme din Brazilia și respectiv Turcia care au acordat despăgubiri cu acest titlu motivat de faptul că vânzarea produselor contrafăcute afectează reputația stabilită de marcă pe piață); - calitatea inferioară a produselor comercializate prin acte de contrafacere nu era necesar a fi probată în condițiile în care instanța a cerut reclamantei o probă imposibilă față de recunoașterea pârâtei că a vândut o mare parte din produsele ce au adus atingere unei mărci protejate),

și având în vedere că din datele de fapt ale speței se putea prezuma o atare situație (spre exemplu diferența uriașă între prețul de desfacere practicat de reclamantă pentru produsele sale (între 265 - 300 euro) și, respectiv, prețul practicat de pârâtă (45 RON); s-a mai subliniat sub acest aspect caracterul periculos al concluziei instanței, aceea că renumele titularului mărcii nu ar fi atins în ipoteza în care marfa contrafăcută ar fi de calitate similară originalului); - încălcarea de către instanță a obligațiilor procesuale în cuantificarea prejudiciului moral, prin ignorarea circumstanțelor cauzei - singurele cu privire la care există obligația de probă din partea reclamantei și care se regăsesc în dosar - simpla diferență - între estimarea instanței și cea făcută de reclamantă neconducând automat la respingerea în totalitate a cererii de acordare a daunelor (morale) în lipsa unor dispoziții legale care să stabilească modul de cuantificare a acestora.

Cât privește publicarea hotărârii, tot ca o măsură de reparare a daunelor create prin activitatea ilicită a pârâtei, recurenta reclamantă a susținut că în mod greșit instanța a stabilit că o asemenea măsură nu se impune deoarece fapta a fost săvârșită din culpă, deși s-a reținut de către instanță că pârâta a folosit în mod neautorizat un însemn identic cu mărcile reclamantei. Recurenta a apreciat că se impunea luarea unei atari măsuri având în vedere că și culpa, ca și intenția,este o formă a vinovăției iar obligația de reparare a prejudiciului cauzat este integrală, despăgubirea depinzând de întinderea pagubei și nu de gravitatea vinovăției. Mai mult decât atât, prin mesajele pe care le conține hotărârea instanței, cât privește situația de fapt și de drept, se impunea publicarea acesteia.

Pârâta S.C. T.R. S.A. în recursul său, motivat în drept pe dispozițiile art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ. a dezvoltat în esență, în fapt, următoarele critici: Cât privește respingerea apelului formulat de pârâtă împotriva încheierii de ședință din data de 7 februarie 2008 care a respins excepția lipsei de obiect al primului capăt de cerere: Măsura obligării la încetarea de îndată a comercializării pe teritoriul României a produselor este nelegală deoarece în cauză s-a făcut dovada că pârâta a încetat folosirea produselor care purtau însemne similare cu cele ale mărcii înregistrate a reclamantei (dovedită cu notificarea adresată pentru aceasta, reclamantei precum factura de retur, ambele din 2007) și că în prezent asemenea produse nu mai sunt comercializate de pârâtă.

Osebit de această dovadă instanța a ignorat exigențele impuse obiectului unei cereri de chemare în judecată care trebuie să fie „licit, posibil și determinat", or în momentul cererii, pârâta încetase orice folosință sau comercializare a produselor identice. Ca urmare, obiectul primului capăt de cerere nu este determinat și nu este posibilă obligarea în mod generic la o încetare pe viitor a oricăror fapte care ar „putea" aduce la un moment dat în viitor vreo atingere drepturilor la marcă conferite reclamantei. - Măsura stabilirii în sarcina pârâtei a unei răspunderi delictuale pentru suma de 27.792,19 euro cu titlu de prejudiciu material este nelegală, deoarece instanța în mod greșit a stabilit că sunt întrunite elementele acestei răspunderi.

Cât privește fapta ilicită nu s-a arătat în mod concret în ce constă încălcarea, instanța limitându-se la a cita dispoziția prevăzută de art. 35 din Legea privind mărcile și indicațiile geografice care stabilește dreptul titularului de marcă de a cere despăgubiri pentru orice încălcare a proprietății intelectuale. Referitor la vinovăție recurenta a reiterat apărările făcute pe parcursul procesului în sensul că nu avea obligația să verifice autenticitatea sau proveniența produselor livrate, de unde se deduce lipsa intenției de a produce vreun prejudiciu reclamantei (s-a invocat în acest sens art. 4 din Contractul de vânzare nr. 82 din 20 septembrie 2006 încheiat cu L.L.: „toate drepturile asupra mărcilor de fabricație și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală legate de mărfuri sunt și vor rămâne proprietatea Furnizorului sau a firmelor asociate cu acesta"). Sub acest aspect pârâta nu a determinat producerea prejudiciului în mod real, L.L.

recunoscând și asumându-și vinovăția cu privire la comercializarea produselor în discuție, aceasta s-a obligat să plătească 4000 euro reclamantei, fapt ce exclude orice vină a pârâtei, având în vedere că reclamanta și-a acoperit de altfel prejudiciul până la semnarea unei tranzacții (în procesul cu T.R.), până la 26 octombrie 2007. Orice obligare a sa peste sumele acordate deja reclamantei în alte procese ar reprezenta o îmbogățire fără just temei a acesteia, căreia i s-au acordat despăgubiri de două ori, pentru prejudiciu, întrucât pârâta returnase cele 27 eșarfe rămase în stoc cu circa două luni înainte de data de 26 octombrie 2007 când reclamanta a stins procesul cu L.L. prin tranzacția încheiată.

S-a conchis că în mod greșit a fost obligată pârâta la plata sumei ce reprezintă valoarea totală a prejudiciului câtă vreme instanța de apel a reținut că cei 4000 euro la care a fost obligată L.L. reprezintă „partea acesteia din folosința fără drept a însemnelor înregistrate de reclamantă ca mărci". S-a mai invocat lipsa de identitate între produsele comercializate de pârâtă și cele protejate prin marca reclamantei (în produsele comercializate sunt folosite litera V și C și nu V și L folosite în marca reclamantei; elementul stilizat sub formă de floare care nu este încadrat într-un romb are în plus patru elemente suplimentare de forma unei picături de apă stilizate care încadrează cele patru petale ale florii stilizate; floarea stilizată încadrată într-un cerc este de culoare închisă, pe fond alb, invers decât modelul din marca reclamantei; aceeași situație și cât privește floarea stilizată de culoare închisă, încadrată într-un romb pe fond alb.

În raport de aceste elemente, s-a susținut că reclamanta nu a făcut dovada riscului de confuzie. Referitor la prejudiciu, condiție sine qua non a răspunderii civile delictuale, s-a arătat că acesta trebuie să fie cert (atât sub aspectul existenței sale cât și în privința posibilității de evaluare) și să nu fi fost încă reparat. Sub acest aspect greșit s-a reținut caracterul cert al prejudiciului ca rezultând din „diferența dintre costul de achiziție de la distribuitorii direcți și prețul de comercializare" deși un raționament logic conduce la concluzia că valoarea prejudiciului nu poate fi determinată cu certitudine nici sub aspectul prejudiciului efectiv (damnum emergens) nici sub aspectul prejudiciului material nerealizat (lucrum cessans).

Recurenta a enumerat argumentele pentru care nu poate fi determinat prejudiciul sub cele două componente identificate: - necunoașterea numărului de eșarfe inscripționate cu motive „L.V." din totalul de 263 achiziționate, nici dimensiunile acestora (eșarfe mici și eșarfe mari, cu preț diferit); - necunoașterea profitului pârâtei care nu putea oricum depăși suma de 3.988,88 RON valoarea totală a produselor vândute; - faptul că pârâta nu ar fi criticat cuantumul sumei sub aspectul cotei de profit „efectiv realizat din comercializarea eșarfelor în discuție"; - lipsa de probe sub acest aspect, în temeiul art. 1169 C. civ., sarcina probei îi revenea reclamantei; - declarația reclamantei cu privire la prețul eșarfelor, comercializate de aceasta sub protecția mărcii sale (în medie de 265 euro) este un act juridic pro causa și nu poate constitui ca argument unic în favoarea convingerii instanței asupra contravalorii prejudiciului și de altfel o atare valoare nefiind „certă" ci una „medie" nu poate fi luată în considerație pentru stabilirea prejudiciului cert.

Chiar instanța de apel a constatat că este „discutabil modul de calcul al cuantumului prejudiciului". Legătura de cauzalitate nici aceasta nu s-a putut stabili câtă vreme nu s-au putut individualiza nici culpa pârâtei și nici determina un prejudiciu. În consecință s-a cerut admiterea recursului, cu consecința modificării deciziei din apel, admiterea și pe fond respingerea acțiunii. Recurenta reclamantă în întâmpinarea formulată la recursul pârâtei a solicitat în principal constatarea nulității recursului declarat de pârâtă deoarece criticile invocate nu se pot încadra în nici unul din motivele de recurs prevăzute de art. 304 pct. 1 - 9 C. proc. civ. și în subsidiar respingerea ca nefondat a recursului.

Pârâta a invocat motive contradictorii și aplicarea greșită a legii fără a arăta însă în concret care sunt acestea, în realitate reținându-se criticile invocate în apel, astfel încât nu sunt fundamentate cele două motive indicate. Recurenta pârâtă în întâmpinarea formulată la recursul reclamantei a solicitat respingerea acestuia ca neîntemeiat cu consecința menținerii dispozițiilor Deciziei civile nr. 42 A/2009 a Curții de Apel București - în sensul respingerii apelului reclamantei și pe fond respingerea capătului de cerere privind obligarea sa la plata sumei de 27.592,18 euro despăgubiri morale precum și la publicarea în presă a dispozitivului hotărârii, pe cheltuiala sa. În esență a invocat lipsa elementelor răspunderii civile delictuale care să determine obligarea la despăgubiri morale, lipsa concretă a unui prejudiciu care este singurul temei pentru reparație.

Cât privește art. 16 din O.U.G. nr. 100/2005 a arătat că aceasta instituie nu o obligație pentru instanță, deoarece norma având un caracter supletiv, măsura se apreciază așadar de la caz la caz, în funcție de probe și situația de fapt. S-a mai arătat că o atare măsură ar fi menită să aducă implicit prin ea însăși o atingere imaginii pârâtei, dacă instanța se va abate - prin aplicarea ei - de la scopul urmărit de lege care a instituit o posibilitate și nu o obligație în vederea reparării unui prejudiciu (care în cauză nu există). 4. Analiza instanței de recurs Excepția nulității recursului pârâtei invocată de recurenta reclamantă a fost apreciată ca nefondată și, ca atare, respinsă. Pârâta în recursul scris a indicat două motive de recurs pct. 7 și 9 ale art. 304, înțelegând să le motiveze - amplu -, în maniera sa proprie.

Împrejurarea că în criticile formulate pârâta reia apărarea de fond și reiterează motivele de apel nu conduce la concluzia că recursul este nemotivat astfel încât să se impună aplicarea sancțiunii prevăzute de art. 306 alin. (1) C. proc. civ., iar faptul că prin criticile sale recurenta răspunde sau nu condițiilor impuse de art. 304 C. proc. civ. invocat, ține de analiza temeiniciei recursului. Verificând hotărârea Înalta Curte a constatat că se impune modificarea în parte a acesteia pentru considerentele ce se vor arăta în continuare și care vor fi prezentate prin analiza criticilor formulate de cele două recurente. Analizând cu precădere recursul pârâtei care critică temeinicia hotărârii sub aspectul greșitei stabiliri a angajării în speță a răspunderii sale delictuale civile - care vizează fondul cauzei, - se constată că hotărârea este legală și temeinică, recursul acestei părți urmând a fi respins ca nefondat, pentru considerentele ce succed.

Răspunderea civilă delictuală a pârâtei pentru faptul de a fi comercializat fără acordul reclamantei produse purtând un însemn identic cu mărcile sale protejate reprezintă, în înțelesul Legii nr. 84/1998, acte de contrafacere. Situația de fapt și de drept a fost corect stabilită în cauză prin individualizarea elementelor în prezența cărora se angajează răspunderea potrivit criteriilor expres stabilite atât în dreptul comun - C. civ. cât și în legea specială incidență în cauză, Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării dreptului de proprietate intelectuală.

Potrivit dreptului comun, art. 998 C. civ, „orice faptă a omului care cauzează altuia prejudiciu obligă pe acela din a cărui greșeală s-a ocazionat, a-l repara." Potrivit art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, înregistrarea mărcii conferă titularului mărcii un drept exclusiv asupra mărcii și acesta poate cere (potrivit alin. (2) al aceluiași articol) instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească în activitatea lor comercială, fără consimțământul lui, semne protejate prin marca originală atunci când sunt întrunite situațiile prevăzute expuse în alin. (2) lit. a) - c) al articolului menționat. Art. 37 din lege prevede că titularul mărcii poate cere ca terților să le fie interzisă efectuarea actelor prevăzute de art. 36 alin. (2), acesta putând cere despăgubiri potrivit dreptului comun.

Având în vedere aceste dispoziții, se constată că instanța a făcut o corectă aplicare a lor, individualizând elementele constitutive ale angajării răspunderii civile delictuale (faptă, prejudiciu, vinovăție, legătură de cauzalitate). Fapta, ca atare, (comercializarea de produse purtând însemne protejate de mărci înregistrate al căror titular nu și-a exprimat acordul), nu a fost infirmată nici de pârâtă care, din contră, a dat curs notificării reclamantei, care i-a semnalat fapta și a retras de pe piață din produsele comercializate prin magazinele sale, mărfurile rămase nevândute la acel moment. Ca urmare, este nereală susținerea pârâtei recurente că în cauză nu s-a arătat în ce a constat încălcarea, care să conducă la caracterul ilicit al faptei și să angajeze răspunderea).

Încălcarea a privit prerogativele de exclusivitate asupra mărcilor comunitare, înregistrate de reclamantă sub nr. R. 360016/89; 003892397/2005 și 000015628/1997 care au consacrat dreptul exclusiv al acesteia asupra mărfurilor purtând însemnele astfel protejate. De altfel, în mod corect s-a reținut că pârâta nu a contestat această împrejurare ci și-a formulat apărări cât privește exonerarea sa de răspundere prin invocarea unor clauze din convenția încheiată cu furnizorul său, L.L.,care o exonerau de obligația de a verifica proveniența mărfurilor vândute, această obligație fiind rezervată furnizorului. Vinovăția a fost și aceasta stabilită în cauză, sub forma mai puțin gravă, a culpei, spre deosebire de intenție (forma mai gravă a vinovăției).

Faptul că pârâta a săvârșit fapta ilicită din culpă nu înseamnă, cum corect s-a statuat în speță, că aceasta nu are vină în comiterea faptei. Este neîntemeiată critica recurentei referitoare la greșita apreciere a vinovăției sale. În mod corect nu s-au primit de către instanță apărările bazate pe clauzele din contractul invocat de pârâtă.

Clauza prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare încheiat între pârâta recurentă și furnizorul acesteia are valoarea sumei în raporturile contractuale convenite între acele două părți și nu este de natură să exonereze de răspundere pe comerciantul care chiar și fără intenție, dar din culpă, sub forma neglijenței (cum este în speță) încalcă drepturile exclusive conferite prin protecția pe care o marcă înregistrată o oferă produselor aflate în aria de identificare a acesteia, obligație care se întinde erga omnes, potrivit dispozițiilor de drept intern (art. 1 și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 84/1998) și din reglementările internaționale la care și România este parte (în înțelesul expres dat dreptului de proprietate industrială de art. 1 alin. (2) din O.U.G.

nr. 100/2005). Împrejurarea că reclamanta a obținut despăgubiri în valoare de 4000 euro de la L.L. pentru încălcarea dreptului său de proprietate nu conduce la respingerea de plano a unei cereri în pretenții derivând din același fapt ilicit. Răspunderea civilă delictuală se angajează pentru fapta proprie care în persoana pârâtei este diferită de fapta societății furnizoare, deși ambele își au aceeași sorginte ilicită. Fapta pârâtei este aceea de a fi comercializat produsele încadrate - fără acordul reclamantei - caracterul ilicit al faptei rezultând din încălcarea dreptului de proprietate intelectuală al titularului mărcii. Potrivit art. 970 alin. (2) C. civ. convențiile obligă nu numai la ceea ce este expres prevăzut în acestea ci și la toate urmările ce echitatea, obiceiul sau legea le dă obligației după natura sa.

Comercializarea produselor se face în mod evident cu respectarea tuturor drepturilor deduse din lege referitor la protecția conferită mărcii și cu respectarea tuturor prohibițiilor impuse de respectarea drepturilor în cauză. Această obligație are caracter general și privește pe toți participanții la comerț indiferent în ce poziție s-ar afla. Respectul impus de norma legislativă - prin forța caracteristică actelor normative - nu poate fi deturnat sau schimbat prin acte convenționale private.

Nu se pot primi, fiind neîntemeiate, nici criticile vizând greșita aplicare a dispozițiilor art. 35 alin. (1) care nu se regăsește în cauză în nici una din situațiile expres prevăzute la lit. a) - c) de la alin. (1) (devenit ulterior modificărilor aduse Legii, art. 36). Instanța nu a făcut numai o simplă trimitere - cum s-a susținut - la acest text de lege, ci a făcut o analiză detaliată a situației de fapt pe care corect a încadrat-o în dispozițiile art. 35 alin. (1) lit. a) și c) (devenit art. 36 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 84/1998, astfel că sub acest aspect motivele de recurs invocate, pct. 7 și 9 din art. 304 C. proc. civ. sunt nefondate, criticile reluând apărările de fond și motivele de apel, la care instanțele au răspuns detaliat.

Nici criticile referitoare la inexistența prejudiciului - ca element determinant în stabilirea răspunderii civile delictuale - sub aspectul existenței și caracterului determinant în cele două componente - lucrum cessans și damnum emergens - nu se pot primi. Invocarea așa-numitelor „necunoscute" legate de individualizarea din totalul eșarfelor vândute a numărului celor având imprimeul specific mărcii L.V. și, respectiv a necunoașterii dimensiunilor acestora (mari sau mici) - dedus din faptul nemaigăsirii lor (stocul fiind diminuat prin vânzare), nu este de natură să conducă la concluzia că prejudiciul creat reclamantei al cărui drept de proprietate intelectuală a fost evident încălcat prin comercializarea mărfurilor în discuție, este incert și nu poate fi determinat.

Instanțele au arătat elementele reținute și avute în vedere la stabilirea prejudiciului material, care au condus la stabilirea sumei la care a fost obligată pârâta. De reținut este faptul că în apel recurenta pârâtă nu a criticat cuantumul și a negat existența ca atare a prejudiciului, prin lipsa caracterelor de certitudine și de determinare. Mecanismele prin care instanța a ajuns la determinarea prejudiciului material au fost criticate în recurs pentru greșită interpretare și apreciere a probelor administrate - critică care nu se regăsește între motivele de recurs prevăzute de art. 304 în pct. 1 - 9 C. proc. civ. și care nu conturează nici cele două motive invocate (prevăzute de pct. 7 și 9 C. proc.

civ.). Sub acest aspect este neîntemeiată critica referitor la greșita aplicare a dispozițiilor art. 1169 C. civ., obligația de a dovedi cele afirmate ce incumbă reclamantului pentru dreptul pretins, fiind reținută și argumentată de instanțe în concluziile la care au ajuns, și care au format suportul soluției pronunțate prin analiza făcută probelor administrate. Referitor la susținerile recurentei cât privește lipsa legăturii de cauzalitate, nici acestea nu pot fi primite pentru considerentele mai sus arătate în legătură cu criticile făcute de recurentă la celelalte elemente ale răspunderii civile delictuale. Se mai reține în legătură cu recursul pârâtei că motivul prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc.civ.

nu a fost dovedit. Pretinsele contradicții sesizate de parte în considerentele deciziei sunt în realitate elemente ale argumentării soluției, dezvoltate de instanță în analiza făcută problemei dedusă judecății și care nu conduc la concluzia necesității modificării deciziei atacate. Ca urmare, prin considerentele arătate recursul pârâtei a fost respins ca nefondat. Recursul recurentei reclamante întemeiat pe dispozițiile art. 304 art. 9 - cât privește neacordarea despăgubirilor pentru prejudiciul moral și respectiv pentru respingerea cererii de obligare a pârâtei la publicarea dispozitivului hotărârii pe cheltuiala ei - este întemeiat și va fi admis pentru considerentele ce urmează: Este evident că o faptă de natură ilicită conduce prin acest caracter la un prejudiciu moral suferit de partea prejudiciată (în cazul din speță - titularul dreptului de proprietate intelectuală încălcat).

Critica referitoare la greșita apreciere a instanței în sensul că în cauză nu s-a dovedit prejudiciul moral, este întemeiată. În acest sens art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 abilitează instanța judecătorească ca la cererea părții vătămate să ordone persoanei care a săvârșit o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care aceasta l-a suferit în mod real, la stabilirea acestora urmând a fi luate în considerare (potrivit alin. (1) lit. a) din articolul citat) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecințele economice negative, în special pierderea câștigului, beneficiile realizate în fapt de cel ce a încălcat dreptul de proprietate intelectuală protejat și, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat.

Ceea ce trebuie dovedit - în condițiile art. 1169 C. civ. - de către reclamant cât privește prejudiciul moral nu se referă la existența acestuia, ci la întinderea lui. În mod corect a susținut recurenta reclamantă că existența unui prejudiciu moral și obligația corelativă de reparare a acestuia sunt statuate de lege, iar titularului prejudiciului nu îi incumbă obligația de a produce dovezi în acest sens, simplul fapt al folosirii neautorizate a mărcii înregistrate creând ipso facto un prejudiciu moral. Aceasta se explică prin faptul că folosirea neautorizată aduce atingere drepturilor și intereselor titularului, prin încălcarea reputației titularului sub două aspecte: - efortul de creație care vizează calitatea și individualitatea produsului; - desfășurarea de acțiuni de natură publicitară, care au condus la identificarea producătorului cu marca respectivă.

Sub acest aspect faptul că o firmă concurentă profită, fără să întreprindă eforturi de natura celor mai-sus arătate, de renumele și reputația altei firme este de natură să contureze pentru aceasta din urmă, în mod evident un prejudiciu de natură morală. La acestea se mai adaugă și împrejurarea că firma prejudiciată, pentru contracararea efectului faptei ilicite este obligată să dezvolte activități - administrative și/sau judiciare - în detrimentul activității sale specifice - comerciale sau de cercetare. Ca urmare, în lipsa unor dispoziții legale care să stabilească modul de cuantificare a daunelor morale este nelegală respingerea de plano a pretențiilor de această natură. Ceea ce trebuiau să analizeze instanțele pentru soluționarea pretențiilor de natură morală era legat de determinarea probării de către petent a criteriilor, altele decât cele de natură economică - pentru determinarea în întindere (și nu în existență) - a acestui prejudiciu.

Or, în cauză s-a dovedit de reclamant - în condițiile art. 1169 C. civ. - că marca L.V. se bucură de notorietate - prin vechime și prin calitatea produselor sale pe piața obiectelor de lux - și că produsele acestei părți au dobândit distinctivitate. Instanțele trebuiau să analizeze condițiile concrete de valorificare a produselor - vândute sub semnul mărcilor înregistrate ale reclamantei, inclusiv prin magazinele pârâtei, situate în zone de vad comercial, având prin aceasta un puternic impact în rândul consumatorului mediu asupra căruia a putut fi creată confuzie în sensul existenței unor legături comerciale - care oferă încrederea în calitatea și autenticitatea produselor - între titularul mărcii, L.V.M.

și firma de comercializare, S.C. T.R. S.A. Întemeiate sunt și criticile cu privire la respingerea cererii de obligarea a pârâtei să publice pe cheltuiala sa hotărârea instanței. Sub acest aspect este de reținut că art. 16 din O.U.G. nr. 100/2005 instituie printr-o normă supletivă, la îndemâna instanței, această măsură la cererea reclamantului, în cadrul acțiunilor în justiție introduse pentru încălcarea unui drept de proprietate industrială protejat. Aprecierea asupra oportunității luării unei asemenea măsuri este lăsată instanței și deși legiuitorul nu o circumscrie în mod expres, ea trebuie evident făcută în legătură cu circumstanțele de fapt ale cauzei. Aceste circumstanțe - în virtutea cărora, cum s-a petrecut în cauză, s-au stabilit despăgubiri materiale - nu pot, numai pentru aceste considerente - cum au reținut instanțele - să excludă o atare măsură.

Într-adevăr, o atare măsură prevăzută de legiuitor, are o finalitate compensatorie și de contracarare a impactului negativ al faptului ilicit prejudiciant. În cazul dedus judecății măsura publicării dispozitivului hotărârii pe cheltuiala pârâtei se impune prin aceea că ea va restabili în percepția consumatorilor - din perspectiva asigurării protecției acestora - mesajul corect despre produsele aparținând reclamantei, în virtutea drepturilor conferite acesteia de mărcile sale înregistrate. Sub acest aspect susținerea pârâtei recurente - în întâmpinarea făcută la recursul recurentei - referitoare la faptul că o atare măsură ar fi menită prin ea însăși să aducă o atingere imaginii pârâtei dacă instanța se va abate de la scopul urmărit de lege - acela de a crea o posibilitate și nu o obligație pentru instanță - nu poate fi primită.

Eventuala prejudiciere a imaginii pârâtei nu ar avea la origine măsura în sine a publicării hotărârii, ci în mod evident, propria sa faptă ilicită care a condus la prejudicierea reclamantei și la alterarea încrederii consumatorilor, în maniera arătată. Pe cale de consecință se va admite recursul reclamantei și în temeiul art. 312 alin. (1) C. proc. civ. se va modifica decizia Curții de Apel în sensul că se va admite cererea de aderare la apel a reclamantei împotriva Sentinței civile nr. 1149/2008 a Tribunalului București care va fi schimbată în parte. Instanța, în raport de elementele de fapt ale cauzei, mai sus examinate, apreciază că suma de 1000 euro este suficientă pentru a acoperi prejudiciul moral, cauzat reclamantei prin fapta pârâtei, astfel că a dispus obligarea acesteia din urmă la această sumă către reclamantă.

S-a mai dispus, pentru considerentele mai sus arătate, obligarea pârâtei să publice, pe cheltuiala sa, într-un ziar de largă circulație națională, dispozitivul hotărârii. Având în vedere măsurile mai sus dispuse se vor păstra celelalte dispoziții ale sentinței Tribunalului Mureș și, respectiv deciziei Curții de Apel București.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E: Respinge excepția nulității recursului. Respinge recursul declarat de pârâta S.C. T.R. S.A. împotriva Deciziei nr. 42/A din 24 februarie 2009 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, ca nefondat. Admite recursul declarat de reclamantul L.V.M. împotriva aceleiași decizii, pe care o modifică în sensul că admite cererea de aderare la apel a reclamantului împotriva Sentinței nr. 1149 din 27 iunie 2008 a Tribunalului București, secția a III-a civilă, pe care o schimbă în parte. Obligă pârâta la echivalentul în lei la data plății a sumei de 1000 euro cu titlu de daune morale. Dispune publicarea dispozitivului hotărârii într-un ziar de largă circulație națională, pe cheltuiala pârâtei.

Păstrează celelalte dispoziții ale sentinței și ale deciziei. Obligă recurenta-pârâtă la cheltuieli de judecată în sumă de 12.062 RON către recurenta-reclamantă. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică, astăzi 27 aprilie 2010.