ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 4243/2011

Prin decizia civilă nr. 86a din 25 martie 2010 Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a admis apelul formulat de apelanta-reclamantă SC E. SRL împotriva sentinței civile nr. 912 din 16 iunie 2009 pronunțată de Tribunalul București, scția a IV-a civilă, în Dosarul nr. 35143/3/2007. - a schimbat în parte sentința apelată, în sensul că a admis acțiunea în parte și a interzis pârâtei să folosească în activitatea sa comercială marca „E.”; - s-au menținut celelalte dispoziții; - a obligat apelanta-pârâtă SC A. SRL la plata cheltuielilor de judecată către apelanta-reclamantă, în sumă de 2.516,08 RON; - s-a respins cererea de aderare la apel formulat de apelanta-pârâtă SC A. SRL împotriva aceleiași sentințe, ca neîntemeiată.

Pentru a pronunța această hotărâre, Curtea a reținut următoarele: Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția comercială, la data de 16 august 2007, reclamanta SC E. SRL a chemat în judecata pe pârâta SC A. SRL, solicitând instanței pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună: - interzicerea pârâtei sa folosească în activitatea comercială marca „E.”; - obligarea pârâtei la plata sumei de 100.000 RON reprezentând daune suferite de către societatea reclamantă ca urmare a utilizării mărcii fără drept de către pârâtă, daune ce reprezintă atât pierderea comercială a societății până în prezent, cât și costurile de publicitate a mărcii; - obligarea pârâtei la plata sumei de 10.000 RON/zi daune până în momentul încetării activității efective de utilizare a mărcii fără drept; - obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În susținerea cererii s-au arătat următoarele: Reclamanta furnizează servicii de turism intern și internațional sub marca „E.”, marcă înregistrată la O.S.I.M. cu decizia din 13 februarie 1996. Societatea pârâtă se prezintă pe piața de servicii de turism din România cu aceeași denumire, afișând la loc vizibil denumirea agențiilor sale E., semn similar celui înregistrat anterior de către reclamantă. În nenumărate rânduri a notificat pe pârâtă să înceteze imediat utilizarea mărcii E. fără consimțământul său, iar în urma acțiunilor pârâtei a suferit un prejudiciu material evaluat la suma de 100.000 RON, reprezentând atât pierderea comercială a societății, cât și costurile de publicitate ale mărcii.

Prin încheierea din data de 02 octombrie 2007, secția a VI-a comercială a admis excepția de necompetenta funcțională a secției comerciale și a înaintat dosarul spre repartizare către una dintre secțiile civile. Cauza a fost înregistrată pe rol la Tribunalul București, secția a IV-a civilă, sub nr. 35143/3/2007.

Prin sentința civilă nr. 912 din 16 iunie 2009, Tribunalul București a respins ca nefondată acțiunea formulată, obligând reclamanta la plata cheltuielilor de judecată, în sumă de 4.346,3 RON, pentru următoarele motive: Reclamanta nu poate obține interzicerea utilizării denumirii E. TGV întrucât aceasta reprezintă o indicație privitoare la specia, calitatea și destinația serviciilor respective, ipoteză reglementată de art. 38 lit. b) din Legea nr. 84/1998, potrivit căruia „ Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială: (…) b) indicații care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum și la orice alte caracteristici ale acestora”.

Având în vedere că dreptul de marcă are ca obiect recunoașterea unui drept prioritar primei persoane care a înregistrat un semn distinctiv pentru a desemna un produs ori un serviciu, având o anumită origine și nu de a conferi un monopol persoanei care a înregistrat prima un semn sau un termen pentru a desemna un produs sau un serviciu nou, marca reclamantei nu-i poate conferi acesteia exclusivitate asupra termenului „E.”, de vreme ce sub această expresie sunt publicate activități similare desfășurate de alte companii atât anterior înregistrării, cât și ulterior acesteia, astfel încât denumirea a devenit uzuală, pentru domeniul transporturilor și turismului în spațiul european. În România sunt operaționale zeci de firme de turism care utilizează denumirea E., iar acest fapt este normal și uzual, întrucât cuvântul euro, evocă amplitudinea, întinderea afacerilor firmei de turism, iar cuvântul travel este corespondent în limba engleză a activității de turism.

În concluzie, marca E. are un caracter slab distinctiv, evocator, protecția acestuia fiind de asemenea slabă în dreptul comunitar, exclusivitatea asupra acestei mărci fiind de natură a paraliza libera concurență. Asupra apelului declarat de către reclamantă, instanța a reținut următoarele: Reclamanta SC A. SRL este titulara mărcii figurative E., înregistrată pentru clasele de servicii 39 - transport intern și internațional și 43 - servicii complementare turismului, rezervări de hotel, de locuințe temporare, de pensiuni, agenții specializate, având o durată a protecției de 10 ani, începând cu data de 24 iunie 2004. Această înregistrare conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii, conform dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

Aceasta posibilitate de a folosi marca în exclusivitate pentru produsele sau serviciile pentru care s-a făcut înregistrarea reprezintă latura pozitivă a dreptului protejat de lege, iar cât privește latura negativă a acestui drept, aceasta este reglementată de art. 35 alin. (2) din lege, conferind titularului dreptul de a cere instanțelor judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul.

Cât privește actele de încălcare a dreptului exclusiv al titularului mărcii, acestea sunt enumerate nelimitativ în cuprinsul dispozițiilor art. 36 alin. (3) din lege, incluzând aplicarea semnului pe produse sau ambalaje, oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn. Astfel cum rezultă din conținutul înscrisurilor administrate în cauză, pârâta se prezintă pe piața românească cu servicii de turism sub denumirea „E. TGV”, afișând totodată la loc vizibil denumirea agențiilor sale „E.”. Urmare încălcării drepturilor sale, reclamanta a notificat-o pe pârâtă, solicitându-i să înceteze de îndată folosirea mărcii sale, iar ulterior s-a încercat soluționarea pe cale amiabilă a acestei situații.

Intimata-pârâtă a invocat în apărare prevederile art. 38 lit. b) din lege, în cuprinsul cărora sunt reglementate limitările privind dreptul exclusiv la marcă, respectiv ipoteza în care titularul mărcii nu poate să interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială indicații care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum și la orice alte caracteristici ale acestora. În cauză nu sunt incidente prevederile invocate în apărare, în sensul că termenul „E.” nu desemnează destinația, specia sau originea geografică a serviciilor de turism oferite publicului de către reclamantă, acestea vizând servicii care exced spațiului european.

Mai mult, chiar în ipoteza reținerii apărării formulate de către pârâtă, în sensul că reclamanta este titulara unei mărci slabe, lipsite de distinctivitate, acest fapt nu este de natură să înlăture protecția de care se bucură marca valabil înregistrată. Astfel, câtă vreme pârâta nu a formulat cerere reconvențională sau acțiune separată, prin care să conteste legalitatea înregistrării semnului ca marcă, reclamanta se bucură de prezumția validității mărcii sale, chiar și în situația în care aceasta este o marcă slabă. Pentru această ipoteză însă este necesar a se dovedi existența unui grad mai mare de similaritate între marcă și semn decât cel cerut în mod obișnuit, avându-se în vedere nivelul scăzut al distinctivității mărcii care se pretinde a fi încălcată.

Aceasta cerința este îndeplinită în cauză, având în vedere gradul puternic de similaritate între marca reclamantei „E.” și semnul folosit de către pârâtă „E. TGV”, precum și faptul ca acestea vizează aceeași clasă de servicii. De altfel, pârâta nu a contestat similaritatea semnelor, apărându-se în sensul folosirii denumirii „E.” pentru desemnarea unor agenții și nu ca marcă a serviciilor sale. Și această susținere este nefondată, atâta vreme cât semnul este folosit pentru a desemna aceeași categorie de servicii, respectiv turism, existând riscul de confuzie în rândul consumatorului mediu, incluzând și riscul de asociere cu marca reclamantei.

Cât privește apărarea pârâtei în sensul că marca reclamantei este compusă exclusiv din semne devenite uzuale în practicile comerciale loiale și constante, aceasta ar putea fi valorificată în cadrul unei acțiuni în anularea mărcii deținute de către reclamantă, pentru neîndeplinirea condițiilor obligatorii prevăzute de art. 5 din lege, și nu în ipoteza unei acțiuni în contrafacere, în care nu se contestă valabilitatea înregistrării semnului ca marcă. Prin urmare, în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute în cuprinsul dispozițiilor art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, Curtea apreciind ca fiind întemeiat capătul de cerere privind interzicerea folosirii mărcii reclamantei. S-a apreciat ca fiind nefondat capătul de cerere prin care se solicită acordarea de daune materiale către reclamantă, avându-se în vedere că prin probatoriile administrate reclamanta nu a putut dovedi existența și cuantumul prejudiciului material suferit de către aceasta.

Avându-se în vedere soluția de admitere a apelului declarat de reclamantă, cu consecința admiterii acțiunii formulate, s-a respins ca nefondată cererea de aderare la apel, ce viza acordarea cheltuielilor de judecată. Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta SC A. SRL, criticând-o pentru următoarele motive: 1. Hotărârea s-a dat cu încălcarea formelor de procedură - motiv prevăzut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ. Formele de procedură încălcate sunt enunțate de art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1), art. 147, art. 260, art. 268 alin. (1) și (4), art. 256 alin. (1) C. proc.

civ., iar din lucrările dosarului rezultă următoarele neregularități procedurale în raport cu dispozițiile legale menționate: a) Prin amânarea pronunțării cauzei pentru ca avocatul să depună împuternicirea avocațială de reprezentare a intereselor apelantei-reclamante în fața instanței de apel i s-a permis unui avocat să exercite dreptul de chemare în judecata de apel și de reprezentare în judecata de apel, care nu avea mandatul cerut de art. 67 alin. (1) și art. 68 alin. (1), precum și de Legea avocaților. b) Deși amânarea judecății nu putea fi făcută decât dacă instanța ar fi mai avut nevoie de timp pentru a delibera, ea a fost amânată pentru ca avocatul apelantului-reclamant să facă dovada împuternicirii sale de a reprezenta interesele acestuia și pentru a da posibilitate părților să depună concluzii scrise, deși niciuna dintre părți nu a cerut acest lucru.

c) În ședința din 16 martie 2009 instanța avea să constate că unul dintre judecători se afla în efectuarea unei fracțiuni din concediul de odihnă, astfel că pronunțarea a fost amânată încă o dată, pentru data de 23 martie 2010, încheierea acestei ședințe fiind dată de un singur judecător. Întrucât pronunțarea fusese amânată știindu-se că unul dintre judecători nu se va putea pronunța la 16 martie 2010, constatându-se la această dată imposibilitatea pronunțării în complet legal constituit, singurul judecător valid ar fi trebuit să repună cauza pe rol. d) La data de 23 martie 2009 pronunțarea a fost amânată încă o dată pentru data de 25 martie 2010, pentru a da posibilitatea părților de a depune concluzii scrise.

Astfel, deliberarea nu a fost efectivă și judecătorii au exercitat în mod abuziv prerogativele conferite de art. 129 alin. (2) și (5) C. proc. civ. 2. Hotărârea atacată a fost dată cu aplicarea greșită a dispozițiilor art. 38 lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, potrivit cărora „titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială indicații care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum și la orice alte caracteristici ale acestora”.

Este de notorietate că termenul „E.” enunță specia, calitatea, destinația prestării serviciilor de turism desfășurate de orice operator în domeniu, termen sub care sunt exercitate public activități similare sau identice, de orice altă societate de turism, atât anterior, cât și ulterior înregistrării de către reclamant a mărcii cu această denumire, care astfel, a devenit uzuală pentru domeniul transportului și turismului în spațiul european. Art. 38 lit. b) din lege dispensează orice utilizator al unei mărci care desemnează specia, calitatea, destinația prestării serviciului, de a se preocupa de respectul pentru denumirea de marcă respectivă ori de contestarea acesteia. Acesta reprezintă tocmai mijlocul legal de apărare contra acțiunii în protejarea unei mărci care are caracteristicile de a evoca sau enunța specia, calitatea sau destinația serviciului pentru care a fost înregistrată.

3. Așa cum a reținut și prima instanță, marca „E.” are un slab caracter distinctiv, evocator, protecția sa fiind slabă, iar exclusivitatea asupra sa ar fi de natură a paraliza libera concurență. Este lipsit de temei legal considerentul privind posibilitatea valorificării apărărilor în cadrul unei acțiuni în anularea mărcii deținute de către reclamantă, pentru neîndeplinirea condițiilor obligatorii prevăzute de art. 5 din lege, și nu în ipoteza unei acțiuni în contrafacere, în care nu se contestă valabilitatea înregistrării semnului ca marcă.

Dacă se validează motivarea hotărârii atacate, în sensul valorificării apărării căreia i-au servit dispozițiile art. 38 lit. b) din Legea nr. 84/1998 în cadrul unei acțiuni în anularea mărcii deținute de către reclamantă, pentru neîndeplinirea condițiilor obligatorii prevăzute de art. 5 din lege și nu în ipoteza unei acțiuni în contrafacere, în care nu se contestă valabilitatea înregistrării semnului ca marcă, se poate ajunge la situații absurde, precum aceea de a da exclusivitate și prioritate unor mărci care se limitează exclusiv la cuvinte precum „sport”, „fotbal club municipal”, „jazz”, „multimedia”, și altele. Analizând decizia de apel în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată că recursul este nefondat, nefiind atrasă incidența în cauză a dispozițiilor art. 304 pct. 5 și 9 C. proc.

civ., în considerarea celor ce succed: 1. Potrivit art. 105 alin. (2) C. proc. civ., actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un funcționar necompetent se vor declara nule numai dacă prin aceasta s-a pricinuit părții o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea lor. În cazul nulităților prevăzute anume de lege, vătămarea se presupune până la dovada contrarie. În concordanță cu textul procedural menționat, pârâtul-recurent nu a dovedit existența unei vătămări prin încălcarea imputată a normelor de procedură și, mai mult, care să nu poată fi înlăturată decât prin anularea deciziei, ceea ce face să fie apreciat ca nefondat acest motiv de recurs.

2. În combaterea acțiunii pârâtul-recurent se apără invocând dispozițiile art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, în sensul că titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială indicații care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, cât și la orice alte caracteristici ale acestora. Semnul înregistrat ca marcă, folosit și de pârâtă în activitatea comercială nu se încadrează în aceste dispoziții legale, neenunțând nicio indicație dintre cele impuse de norma legală. Astfel, acesta nu desemnează nici specia și nici destinația serviciilor de turism, întrucât acestea nu vizează numai spațiul turistic european, ci și pe cel care excede acestuia, după cum în mod corect a reținut instanța de apel.

Totodată, semnul, atât privit în întregul lui, cât și în particulele componente nu indică calitatea serviciile de turism oferite publicului și nici valoarea, originea geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, cât și orice alte caracteristici ale acestora – așa cum prevede norma legală de care se prevalează pârâta-recurentă. 3. Verificarea respectării condițiilor legale pentru înregistrarea valabilă a unei mărci, poate fi făcută în cadrul unei acțiuni/cereri reconvenționale prin care să se solicite anularea înregistrării unei mărci, așa cum prevede art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 cu referire la art. 5 lit. b) - mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv și lit. c) - mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante, în raport de apărările formulate de către recurentă.

În condițiile în care înregistrarea semnului ca marcă nu poate fi analizată în litigiul de față, dat fiind cadrul procesual fixat, premisa de la care se pornește în judecata cauzei este aceea că la momentul înregistrării semnului acesta îndeplinea toate condițiile necesare pentru a fi înregistrat ca marcă. Câtă vreme pârâta nu a formulat cerere reconvențională sau acțiune separată, prin care să conteste legalitatea înregistrării semnului ca marcă, reclamanta se bucură de prezumția validității mărcii sale, chiar și în situația în care aceasta ar fi o marcă slabă. Protecția de care se bucură, de principiu, o marcă slabă a fost analizată de instanța de apel, care deși nu constată acest caracter al mărcii, aprofundează cerințele de analizat într-o asemenea situație.

S-a reținut astfel că pentru această ipoteză este necesar a se dovedi existența unui grad mai mare de similaritate între marcă și semn decât cel cerut în mod obișnuit, iar această cerință este îndeplinită în cauză, având în vedere gradului puternic de similaritate între marca reclamantei „E.” și semnul folosit de către pârâtă „E. TGV”, precum și faptul ca acestea vizează aceeași clasă de servicii - similaritate a semnelor necontestată, de altfel, de către pârâta-recurentă. Modul de soluționare a cauzei sub acest aspect nu a fost contestat prin critica de recurs aferentă, ceea ce face să nu fie primit nici acest motiv de recurs. Constatând, prin urmare, că motivele de recurs sunt nefondate, din perspectiva art. 304 pct. 5 și 9 C. proc.

civ., Înalta Curte urmează să facă aplicarea și a art. 312 alin. (1) C. proc. civ., dispunând respingerea recursului ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta SC A. SRL împotriva deciziei nr. 86 A din 25 martie 2010 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică, astăzi 20 mai 2011.