ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 4243/2011

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 4243/2011 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2011)

Prin decizia civilă

nr. 86a din 25 martie 2010 Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru

cauze privind proprietatea intelectuală, a admis apelul formulat de apelanta-reclamantă

SC E. SRL împotriva sentinței civile nr. 912 din 16 iunie 2009 pronunțată de Tribunalul

București, scția a IV-a civilă, în Dosarul nr. 35143/3/2007.

- a schimbat în parte

sentința apelată, în sensul că a admis acțiunea în parte și a interzis pârâtei să

folosească în activitatea sa comercială marca „E.”;

- s-au menținut celelalte

dispoziții;

- a obligat apelanta-pârâtă

SC A. SRL la plata cheltuielilor de judecată către apelanta-reclamantă, în sumă

de 2.516,08 RON;

- s-a respins cererea

de aderare la apel formulat de apelanta-pârâtă SC A. SRL împotriva aceleiași sentințe,

ca neîntemeiată.

Pentru a pronunța această

hotărâre, Curtea a reținut următoarele:

Prin cererea de chemare

în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția comercială, la

data de 16 august 2007, reclamanta SC E. SRL a chemat în judecata pe pârâta SC

A. SRL, solicitând instanței pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună:

- interzicerea pârâtei

sa folosească în activitatea comercială marca „E.”;

- obligarea pârâtei la

plata sumei de 100.000 RON reprezentând daune suferite de către societatea reclamantă

ca urmare a utilizării mărcii fără drept de către pârâtă, daune ce reprezintă atât

pierderea comercială a societății până în prezent, cât și costurile de publicitate

a mărcii;

- obligarea pârâtei la

plata sumei de 10.000 RON/zi daune până în momentul încetării activității efective

de utilizare a mărcii fără drept;

- obligarea pârâtei la

plata cheltuielilor de judecată.

În susținerea cererii

s-au arătat următoarele:

Reclamanta furnizează

servicii de turism intern și internațional sub marca „E.”, marcă înregistrată la

O.S.I.M. cu decizia din 13 februarie 1996.

Societatea pârâtă se prezintă

pe piața de servicii de turism din România cu aceeași denumire, afișând la loc vizibil

denumirea agențiilor sale E., semn similar celui înregistrat anterior de către reclamantă.

În nenumărate rânduri

a notificat pe pârâtă să înceteze imediat utilizarea mărcii E. fără consimțământul

său, iar în urma acțiunilor pârâtei a suferit un prejudiciu material evaluat la

suma de 100.000 RON, reprezentând atât pierderea comercială a societății, cât și

costurile de publicitate ale mărcii.

Prin încheierea din data

de 02 octombrie 2007, secția a VI-a comercială a admis excepția de necompetenta

funcțională a secției comerciale și a înaintat dosarul spre repartizare către una

dintre secțiile civile.

Cauza a fost înregistrată

pe rol la Tribunalul București, secția a IV-a civilă, sub nr. 35143/3/2007.

Prin sentința civilă

nr. 912 din 16 iunie 2009, Tribunalul București a respins ca nefondată acțiunea

formulată, obligând reclamanta la plata cheltuielilor de judecată, în sumă de 4.346,3

RON, pentru următoarele motive:

Reclamanta nu poate obține

interzicerea utilizării denumirii E. TGV întrucât aceasta reprezintă o indicație

privitoare la specia, calitatea și destinația serviciilor respective, ipoteză reglementată

de art. 38 lit. b) din Legea nr. 84/1998, potrivit căruia „

Titularul

mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială:

(…)

b)

indicații care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică,

perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă,

precum și la orice alte caracteristici ale acestora”.

Având

în vedere că dreptul de marcă are ca obiect recunoașterea unui drept prioritar primei

persoane care a înregistrat un semn distinctiv pentru a desemna un produs ori un

serviciu, având o anumită origine și nu de a conferi un monopol persoanei care a

înregistrat prima un semn sau un termen pentru a desemna un produs sau un serviciu

nou, marca reclamantei nu-i poate conferi acesteia exclusivitate asupra termenului

„E.”, de vreme ce sub această expresie sunt publicate activități similare desfășurate

de alte companii atât anterior înregistrării, cât și ulterior acesteia, astfel încât

denumirea a devenit uzuală, pentru domeniul transporturilor și turismului în spațiul

european.

În România sunt operaționale

zeci de firme de turism care utilizează denumirea E., iar acest fapt este normal

și uzual, întrucât cuvântul euro, evocă amplitudinea, întinderea afacerilor firmei

de turism, iar cuvântul travel este corespondent în limba engleză a activității

de turism.

În concluzie, marca E.

are un caracter slab distinctiv, evocator, protecția acestuia fiind de asemenea

slabă în dreptul comunitar, exclusivitatea asupra acestei mărci fiind de natură

a paraliza libera concurență.

Asupra apelului declarat

de către reclamantă, instanța a reținut următoarele:

Reclamanta SC A. SRL este

titulara mărcii figurative E., înregistrată pentru clasele de servicii 39 - transport

intern și internațional și 43 - servicii complementare turismului, rezervări de

hotel, de locuințe temporare, de pensiuni, agenții specializate, având o durată

a protecției de 10 ani, începând cu data de 24 iunie 2004.

Această înregistrare conferă

titularului un drept exclusiv asupra mărcii, conform dispozițiilor art. 35 alin.

(1) din Legea nr. 84/1998.

Aceasta posibilitate de

a folosi marca în exclusivitate pentru produsele sau serviciile pentru care s-a

făcut înregistrarea reprezintă latura pozitivă a dreptului protejat de lege, iar

cât privește latura negativă a acestui drept, aceasta este reglementată de art.

35 alin. (2) din lege, conferind titularului dreptul de a cere instanțelor judecătorești

competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără

consimțământul titularului un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu

marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora

li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată,

ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere

a mărcii cu semnul.

Cât privește actele de

încălcare a dreptului exclusiv al titularului mărcii, acestea sunt enumerate nelimitativ

în cuprinsul dispozițiilor art. 36 alin. (3) din lege, incluzând aplicarea semnului

pe produse sau ambalaje, oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor

în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn.

Astfel cum rezultă din

conținutul înscrisurilor administrate în cauză, pârâta se prezintă pe piața românească

cu servicii de turism sub denumirea „E. TGV”, afișând totodată la loc vizibil denumirea

agențiilor sale „E.”.

Urmare încălcării drepturilor

sale, reclamanta a notificat-o pe pârâtă, solicitându-i să înceteze de îndată folosirea

mărcii sale, iar ulterior s-a încercat soluționarea pe cale amiabilă a acestei situații.

Intimata-pârâtă a invocat

în apărare prevederile art. 38 lit. b) din lege, în cuprinsul cărora sunt reglementate

limitările privind dreptul exclusiv la marcă, respectiv ipoteza în care titularul

mărcii nu poate să interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială

indicații care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică,

perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă,

precum și la orice alte caracteristici ale acestora.

În cauză nu sunt incidente

prevederile invocate în apărare, în sensul că termenul „E.” nu desemnează destinația,

specia sau originea geografică a serviciilor de turism oferite publicului de către

reclamantă, acestea vizând servicii care exced spațiului european.

Mai mult, chiar în ipoteza

reținerii apărării formulate de către pârâtă, în sensul că reclamanta este titulara

unei mărci slabe, lipsite de distinctivitate, acest fapt nu este de natură să înlăture

protecția de care se bucură marca valabil înregistrată.

Astfel, câtă vreme pârâta

nu a formulat cerere reconvențională sau acțiune separată, prin care să conteste

legalitatea înregistrării semnului ca marcă, reclamanta se bucură de prezumția validității

mărcii sale, chiar și în situația în care aceasta este o marcă slabă.

Pentru această ipoteză

însă este necesar a se dovedi existența unui grad mai mare de similaritate între

marcă și semn decât cel cerut în mod obișnuit, avându-se în vedere nivelul scăzut

al distinctivității mărcii care se pretinde a fi încălcată.

Aceasta cerința este îndeplinită

în cauză, având în vedere gradul puternic de similaritate între marca reclamantei

„E.” și semnul folosit de către pârâtă „E. TGV”, precum și faptul ca acestea vizează

aceeași clasă de servicii.

De altfel, pârâta nu a

contestat similaritatea semnelor, apărându-se în sensul folosirii denumirii „E.”

pentru desemnarea unor agenții și nu ca marcă a serviciilor sale.

Și această susținere este

nefondată, atâta vreme cât semnul este folosit pentru a desemna aceeași categorie

de servicii, respectiv turism, existând riscul de confuzie în rândul consumatorului

mediu, incluzând și riscul de asociere cu marca reclamantei.

Cât privește apărarea

pârâtei în sensul că marca reclamantei este compusă exclusiv din semne devenite

uzuale în practicile comerciale loiale și constante, aceasta ar putea fi valorificată

în cadrul unei acțiuni în anularea mărcii deținute de către reclamantă, pentru neîndeplinirea

condițiilor obligatorii prevăzute de art. 5 din lege, și nu în ipoteza unei acțiuni

în contrafacere, în care nu se contestă valabilitatea înregistrării semnului ca

marcă.

Prin urmare, în cauză

sunt îndeplinite condițiile prevăzute în cuprinsul dispozițiilor art. 35 alin.

(2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, Curtea apreciind ca fiind întemeiat capătul de

cerere privind interzicerea folosirii mărcii reclamantei.

S-a apreciat ca fiind

nefondat capătul de cerere prin care se solicită acordarea de daune materiale către

reclamantă, avându-se în vedere că prin probatoriile administrate reclamanta nu

a putut dovedi existența și cuantumul prejudiciului material suferit de către aceasta.

Avându-se în vedere soluția

de admitere a apelului declarat de reclamantă, cu consecința admiterii acțiunii

formulate, s-a respins ca nefondată cererea de aderare la apel, ce viza acordarea

cheltuielilor de judecată.

Împotriva acestei decizii

a declarat recurs pârâta SC A. SRL, criticând-o pentru următoarele motive:

încălcarea formelor de procedură - motiv prevăzut de art. 304 pct. 5 C. proc.

civ.

Formele de procedură încălcate

sunt enunțate de art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1), art. 147, art. 260, art.

268 alin. (1) și (4), art. 256 alin. (1) C. proc. civ., iar din lucrările dosarului

rezultă următoarele neregularități procedurale în raport cu dispozițiile legale

menționate:

a) Prin amânarea pronunțării

cauzei pentru ca avocatul să depună împuternicirea avocațială de reprezentare a

intereselor apelantei-reclamante în fața instanței de apel i s-a permis unui avocat

să exercite dreptul de chemare în judecata de apel și de reprezentare în judecata

de apel, care nu avea mandatul cerut de art. 67 alin. (1) și art. 68 alin. (1),

precum și de Legea avocaților.

b) Deși amânarea judecății

nu putea fi făcută decât dacă instanța ar fi mai avut nevoie de timp pentru a delibera,

ea a fost amânată pentru ca avocatul apelantului-reclamant să facă dovada împuternicirii

sale de a reprezenta interesele acestuia și pentru a da posibilitate părților să

depună concluzii scrise, deși niciuna dintre părți nu a cerut acest lucru.

c) În ședința din 16

martie 2009 instanța avea să constate că unul dintre judecători se afla în efectuarea

unei fracțiuni din concediul de odihnă, astfel că pronunțarea a fost amânată încă

o dată, pentru data de 23 martie 2010, încheierea acestei ședințe fiind dată de

un singur judecător.

Întrucât pronunțarea fusese

amânată știindu-se că unul dintre judecători nu se va putea pronunța la 16

martie 2010, constatându-se la această dată imposibilitatea pronunțării în complet

legal constituit, singurul judecător valid ar fi trebuit să repună cauza pe rol.

d) La data de 23

martie 2009 pronunțarea a fost amânată încă o dată pentru data de 25 martie 2010,

pentru a da posibilitatea părților de a depune concluzii scrise.

Astfel, deliberarea nu

a fost efectivă și judecătorii au exercitat în mod abuziv prerogativele conferite

de art. 129 alin. (2) și (5) C. proc. civ.

fost dată cu aplicarea greșită a dispozițiilor art. 38 lit. b) din Legea nr. 84/1998

privind mărcile și indicațiile geografice, potrivit cărora „titularul mărcii nu

poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială

indicații care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică,

perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă,

precum și la orice alte caracteristici ale acestora”.

Este de notorietate că

termenul „E.” enunță specia, calitatea, destinația prestării serviciilor de turism

desfășurate de orice operator în domeniu, termen sub care sunt exercitate public

activități similare sau identice, de orice altă societate de turism, atât anterior,

cât și ulterior înregistrării de către reclamant a mărcii cu această denumire, care

astfel, a devenit uzuală pentru domeniul transportului și turismului în spațiul

european.

Art. 38 lit. b) din lege

dispensează orice utilizator al unei mărci care desemnează specia, calitatea, destinația

prestării serviciului, de a se preocupa de respectul pentru denumirea de marcă respectivă

ori de contestarea acesteia. Acesta reprezintă tocmai mijlocul legal de apărare

contra acțiunii în protejarea unei mărci care are caracteristicile de a evoca sau

enunța specia, calitatea sau destinația serviciului pentru care a fost înregistrată.

prima instanță, marca „E.” are un slab caracter distinctiv, evocator, protecția

sa fiind slabă, iar exclusivitatea asupra sa ar fi de natură a paraliza libera concurență.

Este lipsit de temei legal

considerentul privind posibilitatea valorificării apărărilor în cadrul unei acțiuni

în anularea mărcii deținute de către reclamantă, pentru neîndeplinirea condițiilor

obligatorii prevăzute de art. 5 din lege, și nu în ipoteza unei acțiuni în contrafacere,

în care nu se contestă valabilitatea înregistrării semnului ca marcă. Dacă se validează

motivarea hotărârii atacate, în sensul valorificării apărării căreia i-au servit

dispozițiile art. 38 lit. b) din Legea nr. 84/1998 în cadrul unei acțiuni în anularea

mărcii deținute de către reclamantă, pentru neîndeplinirea condițiilor obligatorii

prevăzute de art. 5 din lege și nu în ipoteza unei acțiuni în contrafacere, în care

nu se contestă valabilitatea înregistrării semnului ca marcă, se poate ajunge la

situații absurde, precum aceea de a da exclusivitate și prioritate unor mărci care

se limitează exclusiv la cuvinte precum „sport”, „fotbal club municipal”, „jazz”,

„multimedia”, și altele.

Analizând decizia de apel

în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată că recursul este nefondat,

nefiind atrasă incidența în cauză a dispozițiilor art. 304 pct. 5 și 9 C. proc.

civ., în considerarea celor ce succed:

alin. (2) C. proc. civ.,

actele îndeplinite cu neobservarea

formelor legale sau de un funcționar necompetent se vor declara nule numai dacă

prin aceasta s-a pricinuit părții o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin

anularea lor. În cazul nulităților prevăzute anume de lege, vătămarea se presupune

până la dovada contrarie.

În concordanță

cu textul procedural menționat, pârâtul-recurent nu a dovedit existența unei vătămări

prin încălcarea imputată a normelor de procedură și, mai mult, care să nu poată

fi înlăturată decât prin anularea deciziei, ceea ce face să fie apreciat ca nefondat

acest motiv de recurs.

acțiunii pârâtul-recurent se apără invocând dispozițiile art. 38 alin. (1) lit.

b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, în sensul că

titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească

în activitatea sa comercială indicații care se referă la specia, calitatea,

destinația, valoarea, originea geografică, perioada de fabricație a produsului sau

perioada prestării serviciului sub marcă, cât și la orice alte caracteristici ale

acestora.

Semnul înregistrat ca

marcă, folosit și de pârâtă în activitatea comercială nu se încadrează în aceste

dispoziții legale, neenunțând nicio indicație dintre cele impuse de norma legală.

Astfel, acesta nu desemnează

nici specia și nici destinația serviciilor de turism, întrucât acestea nu vizează

numai spațiul turistic european, ci și pe cel care excede acestuia, după cum în

mod corect a reținut instanța de apel.

Totodată, semnul, atât

privit în întregul lui, cât și în particulele componente nu indică calitatea serviciile

de turism oferite publicului și nici

valoarea, originea

geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului

sub marcă, cât și orice alte caracteristici ale acestora – așa cum prevede norma

legală de care se prevalează pârâta-recurentă.

respectării condițiilor legale pentru înregistrarea valabilă a unei mărci, poate

fi făcută în cadrul unei acțiuni/cereri reconvenționale prin care să se solicite

anularea înregistrării unei mărci, așa cum prevede art. 48 alin. (1) lit. b) din

Legea nr. 84/1998 cu referire la

art. 5

lit. b) -

mărcile

care sunt lipsite de caracter distinctiv și lit. c)

- mărcile care sunt compuse

exclusiv din semne sau din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile

comerciale loiale și constante, în raport de apărările formulate de către recurentă.

În condițiile în care

înregistrarea semnului ca marcă nu poate fi analizată în litigiul de față, dat fiind

cadrul procesual fixat, premisa de la care se pornește în judecata cauzei este aceea

că la momentul înregistrării semnului acesta îndeplinea toate condițiile necesare

pentru a fi înregistrat ca marcă. Câtă vreme pârâta nu a formulat cerere reconvențională

sau acțiune separată, prin care să conteste legalitatea înregistrării semnului ca

marcă, reclamanta se bucură de prezumția validității mărcii sale, chiar și în situația

în care aceasta ar fi o marcă slabă.

Protecția de care se bucură,

de principiu, o marcă slabă a fost analizată de instanța de apel, care deși nu constată

acest caracter al mărcii, aprofundează cerințele de analizat într-o asemenea situație.

S-a reținut astfel că

pentru această ipoteză este necesar a se dovedi existența unui grad mai mare de

similaritate între marcă și semn decât cel cerut în mod obișnuit, iar această cerință

este îndeplinită în cauză, având în vedere gradului puternic de similaritate între

marca reclamantei „E.” și semnul folosit de către pârâtă „E. TGV”, precum și faptul

ca acestea vizează aceeași clasă de servicii - similaritate a semnelor necontestată,

de altfel, de către pârâta-recurentă.

Modul de soluționare a

cauzei sub acest aspect nu a fost contestat prin critica de recurs aferentă, ceea

ce face să nu fie primit nici acest motiv de recurs.

Constatând,

prin urmare, că motivele de recurs sunt nefondate, din perspectiva art. 304

pct. 5 și 9 C. proc. civ., Înalta Curte urmează să facă aplicarea și a art. 312

alin. (1) C. proc. civ., dispunând respingerea recursului ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat,

recursul declarat de pârâta SC A. SRL

împotriva

deciziei nr. 86 A din 25 martie 2010 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă

și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință

publică, astăzi 20 mai 2011.