ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3828/2007

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3828/2007 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2007)

Asupra recursului de față:

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată

următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de

23 martie 2005, reclamanta SC M. BV a chemat în judecată pe pârâta SC M.T. SRL,

solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța:

- să interzică folosirea de către

pârâtă, în activitatea comercială a tuturor semnelor identice sau similare cu

marca M., respectiv aplicarea semnelor pe produse sau ambalaje, oferirea

produselor spre comercializare ori deținerea lor în acest scop, oferirea sau

prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul produselor sub

acest semn, utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate, sub

sancțiune unor daune cominatorii de 100 Euro pe zi de întârziere;

- să dispună efectuarea

înregistrării în Registrul Comerțului a modificării firmei pârâtei, în sensul

eliminării din numele comercial a mărcii M.;

- să dispună publicarea hotărârii de

către pârâtă, pe cheltuiala ei, într-un ziar de mare tiraj și

- să o oblige pe pârâtă la plata

cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii reclamanta a

arătat că este titulara mărcilor M., înregistrate internațional, iar pârâta

folosește fără drept semnul M. în numele său comercial.

Prin folosirea unui semn identic sau

similar cu mărcile M. se aduce atingere dreptului exclusiv al reclamantei

asupra mărcilor sale.

Folosirea de către pârâtă a mărcii

M. în cadrul numelui său comercial a creat confuzie în mintea publicului și

chiar imaginea că cele două societăți sunt legate din punct de vedere juridic.

În drept a invocat prevederile art. 3

alin. (2) lit. b)-c), art. 35, art. 83, art. 86 din Legea nr. 84/1998, art. 6,

art. 30 din Legea nr. 26/1990.

Prin sentința civilă nr. 1118 din 13

octombrie 2005, Tribunalul București, secția a V-a civilă, a respins acțiunea

ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a

reținut următoarele:

Reclamanta este titulara mărcilor

M., înregistrate internațional, România fiind țară desemnată.

Reclamanta nu a pretins în cuprinsul

cererii sale de chemare în judecată și pe cale de consecință, nici nu a probat

împrejurarea că pârâta folosește semnul M. în activitatea sa comercială, altfel

decât prin includerea acestuia în numele său comercial.

Au fost avute în vedere dispozițiile

art. 35 alin. (1)-(2), precum și cele ale art. 38 din Legea nr. 84/1998,

reținându-se faptul că titularul mărcii nu poate să interzică unui terț să

folosească în activitatea sa comercială marca, urmând a fi avută în vedere și

condiționarea din alin. (2), în sensul ca folosirea elementelor de la lit. a)

și b) să fie conform practicilor loiale.

Tribunalul a arătat că prevederile

art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 privitoare la denumirea

titularului nu pot fi interpretate decât în spiritul reglementării, în sensul

că acestea se referă la imposibilitatea interzicerii folosirii de către terț a

denumirii comerciale proprii, iar nu a celei a titularului mărcii.

Împotriva acestei sentințe

reclamanta a declarat apel motivat, în termen legal.

Prin decizia civilă nr. 1118 din 13 octombrie 2005, Curtea de Apel

București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală,

a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantă împotriva sentinței.

Pentru a decide astfel, curtea de

apel a avut în vedere următoarele considerente:

Într-adevăr, așa cum susține

reclamanta, tribunalul a procedat la o interpretare nesistematică a

prevederilor art. 38 din Legea nr. 84/1998, inaplicabile de altfel, în speță.

Prevederile art. 38 din lege se

referă la utilizarea de către terț a denumirii comerciale a titularului mărcii,

iar nu a denumirii sale (a terțului), precum și la folosirea (în sensul de

menționare) de către terț a mărcii titularului dacă folosirea (menționarea)

mărcii este necesară pentru a indica destinația produsului sau serviciului, în

special pentru accesorii și piese detașabile, iar nu folosirea mărcii de către

terț pentru a-și marca propriile produse/servicii sub aspectul indicării

provenienței.

În speță, nu se pune însă, problema

aplicării prevederilor art. 38 din Legea nr. 84/1998, ci problema conflictului

dintre o marcă și o denumire comercială și a căii prin care acest conflict

poate fi soluționat.

Dreptul conferit de marcă fiind un

drept civil, chiar și atunci când titularul acestuia este un comerciant, sfera

acțiunilor în justiție, ca mijloace procesuale pentru protecția mărcii

anterioare, în caz de conflict cu o denumire comercială ulterioară, este

determinată atât de caracterul civil al dreptului la marcă, cât și de

caracterul comercial al denumirii.

Acțiunea specială în contrafacere,

formă a acțiunii în angajarea răspunderii civile delictuale, așa cum rezultă din

interpretarea sistematică, a fortiori și extensivă a prevederilor art. 35 alin.

(2) din Legea nr. 84/1998, privește exclusiv conflictul dintre marcă și un semn

distinctiv folosit ca marcă de către un comerciant.

Art. 35 alin. (2)-(3)

din Legea nr. 84/1998

se referă la conflictul

dintre marcă și un semn pentru produse sau servicii, adică un semn care ar

îndeplini condițiile de registrabilitate de fond, prevăzute de art. 3 lit. a)

raportat la art. 5 interpretat per a contrario, din Legea nr. 84/1998, pentru a

fi înregistrat ca marcă, prin ipoteză neînregistrat însă, ca marcă, folosit ca

atare de către un comerciant în activitatea sa comercială.

Prevederile art. 35 alin. (3)

din Legea nr. 84/1998

, invocate implicit de către

apelanta-reclamantă ca temei al cererii sale, conțin doar o enumerare

exemplificativă a măsurilor a căror instituire o poate solicita titularul

mărcii (înregistrate) prin cererea de chemare în judecată ce declanșează

acțiunea în contrafacere.

În cazul conflictului dintre o marcă

aparținând unui comerciant și o denumire comercială aparținând unui comerciant

concurent, titularul mărcii nu are deschisă calea unei acțiuni în contrafacere,

ci exclusiv calea acțiunii comerciale în anularea înregistrării firmei.

Acțiunea civilă în interzicerea folosirii

firmei comerciale, ca formă a acțiunii în răspundere civilă delictuală, prin

care titularul mărcii urmărește repararea în natură a prejudiciului viitor, dar

cert, pune în conflict două drepturi recunoscute în baza legii, ambele

beneficiind de recunoaștere (fiind dobândite) întotdeauna (cu excepția

drepturilor conferite de marca notorie) în cadrul unei proceduri administrative

de înregistrare, reglementată de lege.

Atât sistemul de protecție a mărcii,

cât și cel de protecție a firmei comerciale, sunt sisteme atributive, dreptul

asupra acestora fiind dobândit într-o procedură administrativă, respectiv

acordat de către autoritatea administrativă competentă.

În conflictul declanșat trebuie

invocată și dovedită anterioritatea mărcii, impunându-se cercetarea

legitimității folosirii firmei comerciale.

Valabilitatea înregistrării firmei

nu poate fi pusă în discuție ca o chestiune prejudicială de fond într-o acțiune

în contrafacere, ci exclusiv pe calea acțiunii comerciale speciale în anularea

înregistrării firmei comerciale, în baza

art. 25 alin. (1) din Legea nr. 26/1990,

republicată, modificată și completată, aplicabil a fortiori și pentru ipotezele

de înregistrare a firmei cu nerespectarea condițiilor de fond pentru

registrabilitatea acesteia, față de prevederile art. 25 alin. (2) și (6) din

Norma metodologică nr. 773/1998 privind modul de ținere a registrelor

comerțului și de efectuare a înregistrărilor.

În speță, pârâtul titular al firmei

comerciale înregistrate se bucură, tocmai în virtutea înregistrării, de

prezumția de legitimitate în folosirea acesteia, cât timp aceasta nu a fost

răsturnată într-o acțiune în anularea înregistrării firmei comerciale, singurul

mijloc procesual prin care prezumția de legalitate a dobândirii dreptului la

firmă poate fi răsturnată, dat fiind caracterul atributiv al sistemului de

dobândire a dreptului respectiv.

Numai după anularea înregistrării

firmei comerciale, se pune problema conflictului dintre marcă și un semn,

apreciat ca distinctiv pentru activitatea comerciantului (pentru comerciant)

sau ca distinctiv pentru produse și servicii (sub aspectul indicării

provenienței acestora), folosit ca atare, dar neînregistrat în nici una dintre

cele două proceduri. Orice precizări suplimentare sub acest aspect, cât timp

pornesc de la o ipoteză inexistentă în speță, exced cadrului procesual.

Așa cum în mod temeinic a reținut

instanța de fond, apelanta-reclamantă nu a invocat și nici nu a dovedit

folosirea de către intimata-pârâtă a semnului similar mărcii sale înregistrate

ca semn distinctiv pentru produsele/serviciile identice sau similare prestate,

respectiv folosit de către intimata-pârâtă pentru a-și marca

produsele/serviciile și a le distinge astfel sub aspectul provenienței, caz în

care s-ar fi pus problema existenței unui conflict în sensul art. 35 alin. (2)

din Legea nr. 84/1998, respectiv problema contrafacerii.

Deși în petitul cererii de chemare

în judecată apelanta-reclamantă solicită interzicerea folosirii de către

intimata-pârâtă a tuturor semnelor identice sau similare cu marca, pentru a

distinge produse/servicii sub aspectul provenienței, în motivarea cererii se

referă la firma comercială, înregistrată, a intimatei-pârâte, fără a invoca

vreun aspect legat de modul de folosire în concret a firmei de către

intimata-pârâtă.

Or, nu se confundă firma comercială, semn distinctiv al activității

comerciale, respectiv semn identificare a comerciantului, cu marca, semn

distinctiv pentru produsele/serviciile comercializate de către acesta, ce

disting produsele/serviciile sub aspectul provenienței lor.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr.

26/1990, republicată,

„firma este numele sau, după caz, denumirea sub care

un comerciant își exercită comerțul și sub care semnează”.

Curtea de apel a mai arătat că folosirea firmei comerciale cu nerespectarea

prevederilor art. 43 alin. (2)-(3) din Legea nr. 26/1990, republicată,

modificată și completată, nu poate constitui în sine un act de contrafacere a

mărcii identice/similare.

Doar folosirea semnului,

identic/similar firmei comerciale, ca semn distinctiv pentru produsele și

serviciile comercializate de către titularul emblemei, poate fi în conflict cu

o marcă identică sau similară anterioară, pentru produse/servicii

identice/similare.

În acest caz însă, doar dacă modul

în care este folosită în concret firma denotă folosirea acesteia ca semn

distinctiv pentru produse/servicii, pentru a le distinge sub aspectul

provenienței lor, iar nu ca firmă, semn de identificare a comerciantului, chiar

dacă nu se respectă prevederile art. 43 alin. (2)-(3) din Legea nr. 26/1990,

republicată, modificată și completată.

Or, pentru a declanșa o acțiune în

contrafacere sub acest aspect, petitul cererii și motivarea acesteia (motivele

de fapt în invocarea acesteia), ar fi trebuit să fie altele.

Sub aspectul modului de folosire a

firmei comerciale, reclamanta nu a invocat faptul că, în concret,

intimata-pârâtă ar folosi un semn, identic/similar firmei comerciale, ca semn

distinctiv pentru produsele și serviciile pe care le comercializează ca titular

al emblemei, semn identic/similar mărcii sale.

Prin urmare, în speță nu se pune

problema unui conflict între o marcă anterioară înregistrată și un semn

identic/similar neînregistrat ca marcă, dar folosit ca atare de către

comerciantul concurent, pentru produse/servicii identice sau similare, în

scopul indicării provenienței acestora. Semnul opus de către intimata-pârâtă

este o firmă comercială, înregistrată ca atare, folosirea acesteia de către

intimata-pârâtă fiind una legitimă.

Împotriva deciziei a declarat recurs

reclamanta, invocând în drept dispozițiile art. 304 pct. 7, 8 și 9 C. proc.

civ.

În motivarea cererii recurenta

susține că:

Așa cum prevede Convenția de la

Paris, ratificată de România prin Decretul nr. 1777/1968, numele comercial,

denumirea sau firma fac obiect al dreptului proprietății industriale.

Fără să țină seama de acest aspect

și calificând greșit caracterul juridic al numelui comercial, curtea de apel

interpretează restrictiv noțiunea de „semn” utilizată în art. 35 alin. (2) din

Legea nr. 84/1998, deși nu există vreo dispoziție legală care să definească

această noțiune.

În opinia recurentei, prin „semn”

trebuie să se înțeleagă orice simbol/semn care aduce atingere unei mărci,

inclusiv numele comercial, ceea ce face ca dispozițiile art. 35 alin. (2) din

Legea nr. 84/1998 să fie aplicabile în speță.

Dacă, prin absurd, s-ar împărtăși

punctul de vedere al instanței de apel, conform căruia în speță s-ar putea urma

exclusiv calea acțiunii speciale comerciale în anularea înregistrării firmei

comerciale, în Legea nr. 26/1990 indicată de curte nu s-ar putea găsi un temei

juridic pentru admiterea acțiunii.

Art. 25 alin. (1) din Legea nr.

26/1990 republicată, modificată și completată prevede că orice persoană fizică

sau juridică prejudiciată printr-o înmatriculare ori printr-o mențiune în

Registrul Comerțului are dreptul să depună o cerere la acest registru, numai

dacă nu sunt alte căi legale de atac, iar Registrul Comerțului o înaintează la

tribunalul competent.

Dar, dispozițiile legii menționate

nu reprezintă o bază legală pentru a soluționa un potențial conflict între o

marcă și un nume comercial, ci cel mult între două nume comerciale.

Or, în speță reclamanta nu invocă

dreptul asupra numelui comercial M., ci dreptul asupra mărcii M.

Cum pârâta îi încalcă dreptul la marcă

prin utilizarea numelui comercial, acțiunea sa întemeiată pe dispozițiile art.

35 din Legea nr. 84/1998 este admisibilă.

Recurenta mai invocă faptul că

motivarea hotărârii instanței de apel estre sumară și confuză, ceea ce, în

opinia sa, echivalează cu o nemotivare, în înțelesul art. 304 pct. 7 C. proc.

civ.

De asemenea, arată că instanțele nu

s-au pronunțat asupra celorlalte capete de cerere.

Deși curtea de apel reține că

tribunalul a respins celelalte capete de cerere ca neîntemeiate, acestea nu au fost

analizate.

Nu a fost analizată nici incidența

art. 5 și art. 6 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale,

din perspectiva faptului că una din funcțiile mărcii este identică celei

îndeplinite de numele comercial și anume, aceea a diferențierii serviciilor

prestate de o persoană juridică de cele prestate de o alta.

Recurenta solicită admiterea

recursului, modificarea deciziei, admiterea apelului și admiterea acțiunii

astfel cum a fost formulată.

Intimata a depus la dosar

întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat.

În recurs, reclamanta a completat

proba cu înscrisuri, depunând la dosar un extras din Registrul Comerțului, din

care reiese obiectul de activitate al pârâtei, care include și comerțul cu

băuturi alcoolice și mai multe hotărâri judecătorești prin care urmărește să

demonstreze că, în alte cauze cu acest obiect, instanța s-a considerat

competentă să analizeze pricina pe fond, iar în altele, partea adversă a

înțeles să-și modifice denumirea, iar acțiunea a rămas fără obiect.

Analizând decizia atacată, Înalta

Curte constată că numai o parte din criticile formulate de recurentă la adresa

acesteia sunt întemeiate.

Astfel, critica circumscrisă

motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ. nu poate fi primită,

deoarece, contrar susținerilor recurentei, hotărârea curții de apel este amplu

și temeinic motivată, atât în fapt cât și în drept.

De asemenea, nu se poate reține

incidența motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C. proc. civ.,

deoarece instanța nu a avut a se pronunța asupra naturii juridice sau a

înțelesului unui act juridic dedus judecății, pe care să-l fi putut denatura.

În ceea ce privește aptitudinea numelui comercial de

a conferi un drept de proprietate industrială, Înalta Curte constată că,

într-adevăr, chiar în lipsa unei prevederi exprese în legislația internă,

această aptitudine trebuie recunoscută în temeiul art. 1 alin. (2) și (8) din

Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie

1883, a cărei formă revizuită la Stockholm în 1967 a fost ratificată de România

prin Decretul nr. 1117/1968, cum corect a susținut recurenta.

De altfel, curtea de apel nu a negat această

aptitudine, după cum nu a negat posibilitatea ca între un nume comercial și o

marcă să se ivească un conflict.

Pentru situația în care înregistrarea mărcii aduce atingere unui alt

drept de proprietate industrială protejat, printre care se numără, pentru

considerentele arătate, și dreptul asupra numelui comercial, art. 48 alin. (1)

lit. e) din Legea nr. 84/1998 consacră soluția anulării înregistrării mărcii.

Nu există o dispoziție legală simetrică pentru ipoteza în care

înregistrarea unui nume comercial aduce atingere unui drept la marcă, ceea ce

nu înseamnă însă că un atare conflict ar putea rămâne nesoluționat, câtă vreme

este vorba despre drepturi de proprietate industrială deopotrivă protejate

legal.

Referitor la calea de urmat pentru

rezolvarea unui atare conflict, curtea de apel a arătat, pe de o parte că

acesta nu poate fi soluționat în temeiul art. 35 din Legea nr. 84/1998, iar pe

de altă parte că, pentru interzicerea utilizării numelui comercial care încalcă

dreptul la marcă, partea interesată trebuie să obțină, mai întâi, anularea

înregistrării numelui comercial, deoarece până la anulare se bucură de

prezumția de legitimitate.

Sub primul aspect, constatarea

curții de apel este corectă.

Art. 35 alin. (1) din Legea nr.

84/1998 se referă la folosirea semnului identic sau similar mărcii „pentru

produse sau servicii”, identice, similare sau, după caz, diferite, iar alin.

(2) exemplifică actele de folosire a semnului care pot fi interzise în

condițiile alin. (1).

Chiar dacă nu se precizează expres,

din exprimarea utilizată de legiuitor reiese că actele incriminate sunt de

folosire a semnului ca marcă, a cărei funcție specifică este aceea de

distingere a produselor sau serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia,

în timp ce numele comercial identifică întreaga activitate a unei societăți

comerciale, fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile

care intră în obiectul său de activitate.

Cu toate acestea, utilizarea de

către un întreprinzător a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă

aparținând altuia poate să creeze confuzie cu privire la originea bunurilor sau

serviciilor celor doi întreprinzători și, implicit, un conflict, caracterizat

ca fiind între două drepturi de proprietate industrială, pentru rezolvarea

căruia să se facă apel la justiție, după cum corect a reținut curtea de apel.

În ceea ce privește calea de urmat,

nu poate fi primit punctul de vedere al curții de apel conform căruia, atunci

când numele comercial este înregistrat la Registrul Comerțului, titularul

mărcii este obligat să ceară mai întâi anularea înregistrării în baza art. 25

alin. (1) din Legea nr. 26/1990.

O analiză a legalității

înregistrării numelui comercial întemeiată exclusiv pe dispozițiile legii

comerciale menționate s-ar limita la verificarea condițiilor de

registrabilitate strict prevăzute de respectiva lege.

În ceea ce privește condiția

disponibilității, singura care ar putea fi luată în discuție într-un litigiu ca

cel de față, aceasta nu ar putea fi verificată decât din perspectiva art. 38 al

Legii nr. 26/1990, care prevede că orice firmă nouă, în sensul de nume sau

denumire sub care un comerciant își exercită comerțul și semnează, trebuie să

se deosebească de cele existente.

Prin urmare, la verificarea

disponibilității firmei, termen sinonim în doctrină cu acela de „nume

comercial”, Registrul Comerțului verifică existența unora identice sau

asemănătoare, și nicidecum existența unor alte drepturi de proprietate

industrială pe care o atare înregistrare le-ar putea încălca.

Aceasta înseamnă că, în speță, calea

indicată de curtea de apel nu ar fi aptă să asigure reclamantei valorificarea

dreptului pretins.

În ceea ce privește calea aleasă de

reclamantă, Înalta Curte constată că, fără a solicita anularea înregistrării

numelui comercial al pârâtei, reclamanta a înțeles să solicite, prin cel de-al

doilea capăt de cerere formulat, modificarea în Registrul Comerțului a firmei

M.S TEN R.R.L., în sensul eliminării din acest nume a cuvântului M.S, care

aduce atingere mărcii M. aparținând reclamantei.

Or, câtă vreme reclamanta consideră

că scopul urmărit de ea prin intentarea acțiunii poate fi atins prin obligarea

pârâtei la modificarea numelui comercial, nu i se poate pretinde de către

instanță să solicite anularea în întregime a înregistrării acestuia.

Înalta Curte constată că, pentru

considerente parțial diferite, nici tribunalul și nici curtea de apel nu au

analizat pe fond existența conflictului între mărcile înregistrate de

reclamantă și numele comercial înregistrat de pârâtă și nu au verificat dacă

înregistrarea numelui comercial al pârâtei aduce atingere dreptului la marcă al

reclamantei.

Înalta Curte nu poate proceda în

primă și în ultimă instanță la evaluarea probatoriului, inclusiv a

înscrisurilor depuse la dosar în recurs, și la stabilirea situației de fapt,

deoarece, potrivit art. 314 C. proc. civ., Înalta Curte de Casație și Justiție

hotărăște asupra fondului în toate cazurile în care casează hotărârea atacată

numai în scopul aplicării corecte a legii la împrejurări de fapt ce au fost

deplin stabilite.

În ce privește lipsa de preocupare a

instanțelor de a analiza litigiul din perspectiva art. 5 și art. 6 din Legea

nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale concurenței neloiale,

Înalta Curte constată că nu acesta a fost temeiul juridic al cererii

reclamantei, așa încât această critică se vădește a fi nefondată.

Pentru celelalte considerente

anterior expuse, în baza art. 304 pct. 9 și art. 314 și art. 297 alin. (1) C.

proc. civ., Înalta Curte urmează să admită recursul, să caseze decizia, să

admită, apelul și să trimită cauza spre rejudecare la același tribunal.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul declarat de

reclamanta S.C. M. BV împotriva sentinței civile nr. 121 A din 20 iunie 2006 a

Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind

proprietatea intelectuală.

Casează decizia.

Admite apelul declarat de aceeași

reclamantă împotriva sentinței nr. 1118 din 13 octombrie 2005 a Tribunalului

București, secția a V-a civilă.

Desființează sentința și trimite

cauza spre rejudecare a același tribunal.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 11 mai 2007.