ÎCCJ, decizie (scj.ro #81980)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81980) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

10.

Conflict

între un nume comercial și o marcă

Cuprins pe materii

: Drept Civil; Dreptul proprietății

intelectuale; Dreptul de proprietate industrială; Nume comercial ;

Marcă;  Risc de confuzie

Index

alfabetic

:

Dreptul propretății intelectuale;

-

Nume comercial ;

-

Marcă ;

-

Protecția mărcii :

-

Risc de confuzie

Legea nr. 11/1991 : art.

5; art. 6;

Legea nr. 26/1990 : art. 6; art. 25 alin. 1; art. 43 alin. 2,

alin. 3; art. 30;

Legea nr. 84/1998 : art. 3 alin. 2 lit.a, lit.b, lit.c; art. 5;

art. 35 alin. 1, alin. 2, alin. 3; art. 38 alin. 1 lit.a; art.48

alin. 1 lit.e; art. 83 ; art. 86

Convenția de la Paris pentru protecția proprietății

Industriale : art. 1 alin. 2, alin. 8

Utilizarea  de către un întreprinzător a

unui nume comercial identic sau similar cu o marcă, aparținând

altuia, poate să creeze confuzie cu privire la originea bunurilor sau

serviciilor celor doi întreprinzători și, implicit,  un conflict

- caracterizat ca fiind între două drepturi de proprietate

industrială –  pentru rezolvarea căruia se poate face apel la

justiție .

ICCJ, Secția civilă și de proprietate

intelectuală, decizia civilă nr. 3828 din 11 mai 200

7

Prin cererea înregistrată la data de 23 martie 2005, reclamanta S.C. M.

B.V. a chemat în judecată pe pârâta S.C. M.T. S.R.L., solicitând

instanței : să interzică folosirea de către pârâtă, în

activitatea comercială a tuturor semnelor identice sau similare cu marca

„METAXA”, respectiv aplicarea semnelor pe produse sau ambalaje, oferirea

produselor spre comercializare ori deținerea lor în acest scop, oferirea

sau prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul produselor sub

acest semn, utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate, sub

sancțiune unor daune cominatorii de 100 Euro pe zi de întârziere; să

dispună efectuarea înregistrării în Registrul Comerțului a

modificării firmei pârâtei, în sensul eliminării din numele comercial

a mărcii „METAXA”; să dispună publicarea hotărârii de

către pârâtă, pe cheltuiala ei, într-un ziar de mare tiraj.

În motivarea cererii reclamanta a

arătat că este titulara mărcilor „METAXA”, înregistrate internațional,

iar pârâta folosește fără drept semnul „METAXA” în numele

său comercial.

Prin folosirea unui semn identic sau

similar cu mărcile „METAXA” se aduce atingere dreptului exclusiv al

reclamantei asupra mărcilor sale.

Folosirea de către pârâtă a

mărcii „METAXA” în cadrul numelui său comercial a creat confuzie în

mintea publicului și chiar imaginea că cele două

societăți sunt legate din punct de vedere juridic.

În drept a invocat prevederile art.3 alin.(2) lit.b-c, art.35, art.83, art.86

din Legea nr.84/1998, art.6, art.30 din Legea nr.26/1990.

Prin sentința civilă nr.1118 din

13 octombrie 2005, Tribunalul București secția a V-a civilă a

respins acțiunea  ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a

reținut următoarele:

Reclamanta este titulara mărcilor

„METAXA”, înregistrate internațional, România fiind țară

desemnată.

Reclamanta nu a pretins în cuprinsul cererii sale de chemare în

judecată și pe cale de consecință, nici nu a probat

împrejurarea că pârâta folosește semnul „METAXA” în activitatea sa

comercială, altfel decât prin includerea acestuia în numele său

comercial.

Au fost avute în vedere

dispozițiile art.35 alin.(1) și alin.(2), precum și cele ale

art.38 din Legea nr.84/1998, reținându-se faptul că titularul mărcii

nu poate să interzică unui terț să folosească în

activitatea sa comercială marca, urmând a fi avută în vedere și

condiționarea din alineatul 2, în sensul că folosirea elementelor de

la lit.a și lit. b să fie conform practicilor loiale.

Tribunalul a arătat că

prevederile art.38 alin.(1) lit.a din Legea nr.84/1998 privitoare la denumirea

titularului, nu pot fi interpretate decât în spiritul reglementării, în

sensul că acestea se referă la imposibilitatea interzicerii folosirii

de către terț a denumirii comerciale proprii, iar nu a celei a

titularului mărcii.

Împotriva acestei sentințe reclamanta a declarat apel.

Prin decizia civilă nr.1118 din 13 octombrie 2005, Curtea de Apel

București, secția a IX-a civilă  și  pentru

cauze  privind  proprietatea  intelectuală,  a

respins ca nefondat apelul declarat de reclamantă.

Pentru a decide astfel, Curtea de Apel a avut în vedere

următoarele considerente:

Într-adevăr, așa cum susține reclamanta,

tribunalul a procedat la o interpretare nesistematică a prevederilor

art.38 din Legea nr.84/1998, inaplicabile de altfel, în speță.

Prevederile art.38 din lege se referă

la utilizarea de către terț a denumirii comerciale a titularului

mărcii, iar nu a denumirii sale (a terțului), precum și la

folosirea (în sensul de menționare) de către terț a mărcii

titularului, dacă folosirea (menționarea) mărcii este

necesară pentru a indica destinația produsului sau serviciului, în

special pentru accesorii și piese detașabile, iar nu folosirea

mărcii de către terț pentru a-și marca propriile

produse/servicii sub aspectul indicării provenienței.

În speță, nu se pune însă,

problema aplicării prevederilor art.38 din Legea nr.84/1998, ci problema

conflictului dintre o marcă și o denumire comercială și a

căii prin care acest conflict poate fi soluționat.

Dreptul conferit de marcă fiind un

drept civil, chiar și atunci când titularul acestuia este un comerciant,

sfera acțiunilor în justiție, ca mijloace procesuale pentru

protecția mărcii anterioare, în caz de conflict cu o denumire

comercială ulterioară, este determinată atât de caracterul civil

al dreptului la marcă, cât și de caracterul comercial al denumirii.

Acțiunea specială în

contrafacere, formă a acțiunii în angajarea răspunderii civile

delictuale, așa cum rezultă din interpretarea sistematică,

a

fortiori

și extensivă a prevederilor art.35 alin.(2) din Legea

nr.84/1998, privește exclusiv conflictul dintre marcă și un semn

distinctiv folosit ca marcă de către un comerciant.

Art.35 alin.(2) și alin.(3) din Legea

nr.84/1998 se referă la conflictul dintre marcă și un semn

pentru produse sau servicii, adică un semn care ar îndeplini

condițiile de registrabilitate de fond, prevăzute de art.3 lit.a

raportat la art.5 interpretat

per a contrario

, din Legea nr.84/1998,

pentru a fi înregistrat ca marcă, prin ipoteză neînregistrat

însă, ca marcă, folosit ca atare de către un comerciant în

activitatea sa comercială.

Prevederile art.35 alin.(3) din Legea

nr.84/1998, invocate implicit de către reclamantă ca temei al cererii

sale, conțin doar o enumerare exemplificativă a măsurilor a

căror instituire o poate solicita titularul mărcii (înregistrate)

prin cererea de chemare în judecată ce declanșează acțiunea

în contrafacere.

În cazul conflictului dintre o marcă

aparținând unui comerciant și o denumire comercială

aparținând unui comerciant concurent, titularul mărcii nu are

deschisă calea unei acțiuni în contrafacere, ci exclusiv calea

acțiunii comerciale în anularea înregistrării firmei.

Acțiunea civilă în interzicerea

folosirii firmei comerciale, ca formă a acțiunii în răspundere

civilă delictuală, prin care titularul mărcii

urmărește repararea în natură a prejudiciului viitor, dar cert,

pune în conflict două drepturi recunoscute în baza legii, ambele

beneficiind de recunoaștere (fiind dobândite) întotdeauna (cu

excepția drepturilor conferite de marca notorie) în cadrul unei proceduri

administrative de înregistrare, reglementată de lege.

Atât sistemul de protecție a

mărcii, cât și cel de protecție a firmei comerciale, sunt sisteme

atributive, dreptul asupra acestora fiind dobândit într-o procedură

administrativă, respectiv acordat de către autoritatea

administrativă competentă.

În conflictul declanșat trebuie

invocată și dovedită anterioritatea mărcii, impunându-se

cercetarea legitimității folosirii firmei comerciale.

Valabilitatea înregistrării firmei nu

poate fi pusă în discuție ca o chestiune prejudicială de fond

într-o acțiune în contrafacere, ci exclusiv pe calea acțiunii

comerciale speciale în anularea înregistrării firmei comerciale, în baza

art.25 alin.(1) din Legea nr.26/1990, republicată, modificată și

completată, aplicabil

a fortiori

și pentru ipotezele de

înregistrare a firmei cu nerespectarea condițiilor de fond pentru

registrabilitatea acesteia, față de prevederile art.25 alin.(2)

și alin. (6) din Norma metodologică nr.773/1998 privind modul de

ținere a registrelor comerțului și de efectuare a

înregistrărilor.

În speță, pârâtul titular al

firmei comerciale înregistrate se bucură, tocmai în virtutea înregistrării,

de prezumția de legitimitate în folosirea acesteia, cât timp aceasta nu a

fost răsturnată într-o acțiune în anularea înregistrării

firmei comerciale, singurul mijloc procesual prin care prezumția de

legalitate a dobândirii dreptului la firmă poate fi răsturnată,

dat fiind caracterul atributiv al sistemului de dobândire a dreptului

respectiv.

Numai după anularea înregistrării

firmei comerciale, se pune problema conflictului dintre marcă și un

semn, apreciat ca distinctiv pentru activitatea comerciantului (pentru

comerciant) sau ca distinctiv pentru produse și servicii (sub aspectul

indicării provenienței acestora), folosit ca atare, dar neînregistrat

în nici una dintre cele două proceduri. Orice precizări suplimentare

sub acest aspect, cât timp pornesc de la o ipoteză inexistentă în

speță, exced cadrului procesual.

Așa cum în mod temeinic a reținut

instanța de fond, reclamanta nu a invocat și nici nu a dovedit

folosirea de către pârâtă a semnului similar mărcii sale

înregistrate ca semn distinctiv pentru produsele/serviciile identice sau

similare prestate, respectiv folosit de către pârâtă pentru a-și

marca produsele/serviciile și a le distinge astfel sub aspectul

provenienței, caz în care s-ar fi pus problema existenței unui

conflict în sensul art.35 alin.(2) din Legea nr.84/1998, respectiv problema

contrafacerii.

Deși în petitul cererii de chemare în

judecată, reclamanta solicită interzicerea folosirii de către

pârâtă a tuturor semnelor identice sau similare cu marca, pentru a

distinge produse/servicii sub aspectul provenienței, în motivarea cererii

se referă la firma comercială, înregistrată a pârâtei,

fără a invoca vreun aspect legat de modul de folosire în concret a

firmei de către pârâtă.

Or, nu se confundă firma comercială, semn distinctiv al

activității comerciale, respectiv semn de identificare a

comerciantului, cu marca, semn distinctiv pentru produsele/serviciile

comercializate de către acesta, ce disting produsele/serviciile sub

aspectul provenienței lor.

Potrivit art.30 alin.(1) din Legea nr.26/1990,

republicată,

„firma

este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant își

exercită comerțul și sub care semnează”.

Curtea de Apel a mai arătat că folosirea firmei comerciale cu

nerespectarea prevederilor art.43 alin.(2) și alin. (3) din Legea

nr.26/1990, republicată, modificată și completată, nu poate

constitui în sine un act de contrafacere a mărcii identice/similare.

Doar folosirea semnului, identic/similar

firmei comerciale, ca semn distinctiv pentru produsele și serviciile

comercializate de către titularul emblemei, poate fi în conflict cu o

marcă identică sau similară anterioară, pentru

produse/servicii identice/similare.

În acest caz însă, doar dacă

modul în care este folosită în concret firma denotă folosirea acesteia

ca semn distinctiv pentru produse/servicii, pentru a le distinge sub aspectul

provenienței lor, iar nu ca firmă, semn de identificare a

comerciantului, chiar dacă nu se respectă prevederile art.43 alin.(2)

și alin.(3) din Legea nr.26/1990, republicată, modificată

și completată.

Or, pentru a declanșa o acțiune

în contrafacere sub acest aspect, petitul cererii și motivarea acesteia

(motivele de fapt în invocarea acesteia), ar fi trebuit să fie altele.

Sub aspectul modului de folosire a firmei

comerciale, reclamanta nu a invocat faptul că, în concret, pârâta ar

folosi un semn, identic/similar firmei comerciale, ca semn distinctiv pentru

produsele și serviciile pe care le comercializează ca titular al

emblemei, semn identic/similar mărcii sale.

Prin urmare, în speță nu se pune

problema unui conflict între o marcă anterioară înregistrată

și un semn identic/similar neînregistrat ca marcă, dar folosit ca

atare de către comerciantul concurent, pentru produse/servicii identice

sau similare, în scopul indicării provenienței acestora. Semnul opus

de către pârâtă este o firmă comercială, înregistrată

ca atare, folosirea acesteia de către pârâtă fiind una legitimă.

Împotriva deciziei a declarat recurs

reclamanta, invocând în drept dispozițiile art.304 pct. 7, pct.8 și

pct. 9 C. pr.civ.

În motivarea cererii recurenta susține

că:

Așa cum prevede   Convenția  de

la  Paris,  ratificată  de România   prin

Decretul

nr.1777/1968,  numele  comercial,  denumirea sau firma fac

obiect al

dreptului

proprietății industriale.

Fără să țină seama

de acest aspect și calificând greșit caracterul juridic al numelui

comercial, curtea de apel interpretează restrictiv noțiunea de „semn”

utilizată în art.35 alin. (2) din Legea nr.84/1998, deși nu

există vreo dispoziție legală care să definească

această noțiune.

În opinia recurentei, prin „semn” trebuie

să se înțeleagă orice simbol /semn care aduce atingere unei

mărci, inclusiv numele comercial, ceea ce face ca dispozițiile art.35

alin. (2) din Legea nr.84/1998 să fie aplicabile în speță.

Dacă, prin absurd, s-ar

împărtăși punctul de vedere al instanței de apel, conform

căruia, în speță, s-ar putea urma exclusiv calea acțiunii

speciale comerciale în anularea înregistrării firmei comerciale, în Legea

nr.26/1990 indicată de curte, nu s-ar putea găsi un temei juridic

pentru admiterea acțiunii.

Art.25 alin. (1) din Legea nr.26/1990

republicată, modificată și completată, prevede că

orice persoană fizică sau juridică prejudiciată printr-o

înmatriculare ori printr-o mențiune în Registrul Comerțului are

dreptul să depună o cerere la acest registru, numai dacă nu sunt

alte căi legale de atac, iar Registrul Comerțului o înaintează

la tribunalul competent.

Dar, dispozițiile legii

menționate nu reprezintă o bază legală pentru a

soluționa un  potențial conflict între o marcă și un

nume comercial, ci cel mult între două nume comerciale.

Or, în speță reclamanta nu

invocă dreptul asupra numelui comercial METAXA, ci dreptul asupra

mărcii METAXA.

Cum pârâta îi încalcă dreptul la

marcă prin utilizarea numelui comercial, acțiunea sa întemeiată

pe dispozițiile art.35 din Legea nr.84/1998 este admisibilă.

Recurenta mai invocă faptul că

motivarea hotărârii instanței de apel este sumară și

confuză, ceea ce, în opinia sa, echivalează cu o nemotivare, în

înțelesul art.304 pct. 7 C. pr. civ.

De asemenea, arată că

instanțele nu s-au pronunțat asupra celorlalte capete de cerere.

Deși curtea de apel reține

că tribunalul a respins celelalte capete de cerere ca neîntemeiate,

acestea nu au fost analizate.

Nu a fost analizată nici

incidența art.5 și art. 6 din Legea nr.11/1991 privind combaterea

concurenței neloiale, din perspectiva faptului că una din

funcțiile mărcii este identică celei îndeplinite de numele

comercial și anume, aceea a diferențierii serviciilor prestate de o

persoană juridică de cele prestate de o alta.

Analizând decizia atacată, Înalta

Curte a constatat că numai o parte din criticile formulate de

recurentă la adresa acesteia sunt întemeiate.

Astfel, critica circumscrisă motivului

de recurs prevăzut de art.304 pct. 7 C. pr. civ. nu poate fi primită,

deoarece, contrar susținerilor recurentei, hotărârea curții de

apel este amplu și temeinic motivată, atât în fapt cât și în

drept.

De asemenea, nu se poate reține

incidența motivului de recurs prevăzut de art.304 pct. 8 C.pr.civ.,

deoarece instanța nu a avut a se pronunța asupra naturii juridice sau

a înțelesului unui act juridic dedus judecății, pe care

să-l fi putut denatura.

În

ceea ce privește aptitudinea numelui comercial de a conferi un drept de

proprietate industrială, Înalta Curte a constatat

că, într-adevăr, chiar în lipsa unei prevederi exprese în

legislația internă, această aptitudine trebuie recunoscută

în temeiul art.1 alin. (2) și alin. (8) din Convenția de la Paris

pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, a

cărei formă revizuită la Stockholm în 1967 a fost

ratificată de România prin Decretul nr.1117/1968, cum corect a

susținut recurenta.

De altfel, curtea de apel nu a negat această aptitudine, după cum nu a

negat posibilitatea ca între un nume comercial și o marcă să se

ivească un conflict.

Pentru situația în care înregistrarea

mărcii aduce atingere unui alt drept de proprietate industrială

protejat - printre care se numără, pentru considerentele

arătate, și dreptul asupra numelui comercial – art.48 alin. (1) lit.

e din Legea nr.84/1998 consacră soluția anulării

înregistrării mărcii.

Nu există o dispoziție legală simetrică pentru ipoteza în

care înregistrarea unui nume comercial aduce atingere unui drept la marcă,

ceea ce nu înseamnă însă că un atare conflict ar putea

rămâne nesoluționat, câtă vreme este vorba despre drepturi de

proprietate industrială deopotrivă protejate legal.

Referitor la calea de urmat pentru

rezolvarea unui atare conflict, curtea de apel a arătat, pe de o parte

că acesta nu poate fi soluționat în temeiul art.35 din Legea

nr.84/1998, iar pe de altă parte că, pentru interzicerea

utilizării numelui comercial care încalcă dreptul la marcă,

partea interesată trebuie să obțină, mai întâi, anularea

înregistrării numelui comercial, deoarece până la anulare se

bucură de prezumția de legitimitate.

Sub primul aspect, constatarea curții

de apel este corectă.

Art.35 alin.(1) din Legea nr.84/1998 se

referă la folosirea semnului identic sau similar mărcii „pentru

produse sau servicii”, identice, similare sau, după caz, diferite, iar

alin. (2) exemplifică actele de folosire a semnului care pot fi interzise

în condițiile alin.(1).

Chiar dacă nu se precizează

expres, din exprimarea utilizată de legiuitor reiese că actele

incriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, a cărei

funcție specifică este aceea de distingere a produselor sau

serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele

comercial identifică întreaga activitate a unei societăți

comerciale, fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau

serviciile care intră în obiectul său de activitate.

Cu toate acestea, utilizarea  de

către un întreprinzător a unui nume comercial identic sau similar cu

o marcă aparținând altuia, poate să creeze confuzie cu privire

la originea  bunurilor sau serviciilor celor doi întreprinzători

și, implicit,  un conflict - caracterizat ca fiind între două

drepturi de proprietate industrială - pentru rezolvarea căruia

să se facă apel la justiție, după cum corect a reținut

curtea de apel.

În ceea ce privește calea de urmat, nu

poate fi primit punctul de vedere al curții de apel conform căruia,

atunci când numele comercial este înregistrat la Registrul Comerțului,

titularul mărcii este obligat să ceară mai întâi anularea

înregistrării în baza art.25 alin. (1) din Legea nr.26/1990.

O analiză a legalității

înregistrării numelui comercial întemeiată exclusiv pe

dispozițiile legii comerciale menționate s-ar limita la verificarea

condițiilor de registrabilitate strict prevăzute  de respectiva

lege.

În ceea ce privește condiția

disponibilității - singura care ar putea fi luată în

discuție într-un litigiu ca cel de față - aceasta nu ar putea fi

verificată decât din perspectiva art.38 al Legii nr.26/1990, care prevede

că orice firmă nouă - în sensul de nume sau denumire sub

care un comerciant își exercită comerțul și semnează -

trebuie să se deosebească de cele existente.

Prin urmare, la verificarea

disponibilității firmei – termen sinonim în

doctrină cu acela de „nume comercial” - Registrul

Comerțului verifică existența unora identice sau

asemănătoare, și nicidecum existența unor alte drepturi de

proprietate industrială pe care o atare înregistrare le-ar putea

încălca.

Aceasta înseamnă că, în

speță, calea indicată de Curtea de Apel nu ar fi aptă

să asigure reclamantei valorificarea dreptului pretins.

În ceea

ce privește calea aleasă de reclamantă, Înalta Curte a constatat

că, fără a solicita anularea înregistrării numelui

comercial al pârâtei, reclamanta a înțeles să solicite, prin cel

de-al doilea capăt de cerere formulat, modificarea în Registrul

Comerțului a  firmei METAXAS TEN R.R.L., în sensul eliminării

din acest nume a cuvântului METAXAS, care aduce atingere mărcii METAXA

aparținând reclamantei.

Or, câtă vreme reclamanta

consideră că scopul urmărit de ea prin intentarea acțiunii

poate fi atins prin obligarea pârâtei la modificarea numelui comercial, nu i se

poate pretinde de către instanță să solicite anularea în întregime

a înregistrării acestuia.

Înalta Curte a constatat că, pentru

considerente parțial diferite, nici tribunalul și nici curtea de apel

nu au analizat pe fond existența conflictului între mărcile

înregistrate de reclamantă și numele comercial înregistrat de

pârâtă și nu au verificat dacă înregistrarea numelui comercial

al pârâtei aduce atingere dreptului la marcă al reclamantei.

Înalta Curte nu poate proceda în

primă și în ultimă instanță la evaluarea

probatoriului, inclusiv a înscrisurilor depuse la dosar în recurs, și la

stabilirea situației de fapt, deoarece, potrivit art.314 C.pr.civ., Înalta

Curte de Casație și Justiție hotărăște asupra

fondului în toate cazurile în care casează hotărârea atacată

numai în scopul aplicării corecte a legii la împrejurări de fapt ce

au fost deplin stabilite.

În ce privește susținerea că

instanțele nu au analizat litigiul din perspectiva art.5 și art. 6

din Legea nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale

concurenței neloiale, Înalta Curte a constatat că nu acesta a fost

temeiul juridic al cererii reclamantei, așa încât această

critică s-a vădit a fi nefondată.

Pentru celelalte considerente anterior

expuse, în baza art.304 pct. 9, art. 314 și art. 297 alin. (1) C.pr. civ.,

Înalta Curte a admis recursul, a casat decizia, a admis apelul și a trimis

cauza spre rejudecare la același tribunal.