ÎCCJ, decizie (scj.ro #81979)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81979) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Marcă. Conflict cu un nume comercial.

Cuprins pe materii

. Dreptul proprietății intelectuale.

Marcă. Conflict cu un nume comercial.

Index alfabetic

.

Dreptul proprietății intelectuale.

-

Marcă.

-

Conflict cu un nume comercial.

Legea nr. 84/1998: art. 35

Art.35

alin.1 din Legea nr.84/1998 se referă la folosirea semnului identic sau

similar mărcii „pentru produse sau servicii”, identice, similare sau,

după caz, diferite, iar alin. 2 exemplifică actele de folosire a

semnului care pot fi interzise în condițiile alin.1.

Chiar dacă nu se precizează

expres, din exprimarea utilizată de legiuitor reiese că actele

incriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, a cărui

funcție specifică este aceea de distingere a produselor sau serviciilor

unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele comercial

identifică întreaga activitate a unei societăți comerciale,

fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile

care intră în obiectul său de activitate

.

În speță, ceea a solicitat reclamanta prin

petitul acțiunii a fost nu interzicerea utilizării de către

pârâtă a semnului ca marcă, ci constatarea faptului că acest

semn, înregistrat ca nume comercial, încalcă prin el însuși dreptul

la marcă și să interzică pârâtei utilizarea acestuia ca

nume comercial.

Omisiunea analizării acestei cereri și,

implicit a conflictului dintre marca reclamantei și numele comercial al

pârâtei, a determinat admiterea recursului, cu consecința casării

deciziei și trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeași curte de

apel, deoarece, potrivit art.314 C.pr.civ., Înalta Curte poate hotărî

asupra fondului, în caz de casare, numai atunci în scopul aplicării

corecte a legii la situația de fapt pe deplin stabilită, ceea ce nu

este cazul în speță.

Î.C.C.J., Secția civilă și de proprietate

intelectuală, decizia nr. 3826 din 11 mai 2007.

La 25 ianuarie 2005, reclamanta S.C. T.E. S.A.

a chemat în judecată pe pârâta S.C. B&B E. S.A., solicitând

instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța să constate că

numele comercial B&B Euroterm al pârâtei încalcă drepturile

reclamantei cu privire la marca înregistrată EURO THERM și să o

oblige pe pârâtă să înceteze a folosi denumirea de B&B Euroterm

ca nume comercial în activitatea sa economică, sub sancțiunea

plății de daune cominatorii de 1000 Euro/zi de întârziere până

la aducerea la îndeplinire a obligației din dispozitiv.

Prin

sentința civilă nr. 437/19 mai 2005, Tribunalul București -

secția a V-a civilă a respins ca neîntemeiată acțiunea

reclamantei.

Pentru a

pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut că,

potrivit art. 35 din Legea nr.84/1998, pe care reclamanta își

întemeiază acțiunea, înregistrarea mărcii conferă

titularului său un drept exclusiv asupra mărcii, în temeiul

căruia acesta poate cere instanței judecătorești competente

să interzică terților să folosească în activitatea lor

comercială fără consimțământul titularului, un semn

care, dată fiind asemănarea produselor/serviciilor cărora li se

aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost

înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie

incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul.

În

speță, marca reclamantei este înregistrată pentru clasa 11 de

produse și pentru clasele 35, 37 și 39 de servicii, iar pârâta are în

obiectul său de activitate P 2822 (potrivit Clasificării CAEN)

producția de radiatoare și cazane pentru încălzire

centrală, P 2923 (fabricarea echipamentelor de ventilare și condiționare

a aerului, cu excepția celor de uz casnic), P 4031 (producerea aburului

și apei calde) și P 4032 (transportul și distribuția

aburului și a apei calde).

Astfel,

singurul domeniu de activitate al celor două societăți

comerciale care pare a fi apropriat, este cel al producerii aparatelor de

încălzire, respectiv al radiatoarelor și cazanelor.

Nu se

poate reține că există un risc de confuzie între produsele celor

două societăți, deoarece produsele pârâtei sunt destinate

încălzirii centrale, iar cele ale reclamantei, deși textul nu

distinge, par să fie destinate folosinței individuale.

Referitor la celelalte clase de  servicii, domeniile de activitate nu sunt

nici măcar similare, deoarece reclamanta are înregistrată clasa 39 –

transportul și depozitarea pentru aparate de iluminat, de răcire, de

distribuție a apei calde și instalații sanitare, în vreme ce

pârâta are înregistrat transportul aburului și apei calde.

În ceea

ce privește prevederile art.5 din Legea nr.11/1991, invocate de

reclamantă, tribunalul a reținut că este vorba de sancțiuni

penale ce nu pot fi analizate de o instanță civilă.

Prin

decizia civilă nr. 90/25 mai 2006, Curtea de Apel București -

secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea

intelectuală a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantă

împotriva sentinței.

Pentru a

pronunța această hotărâre, curtea de apel a reținut

următoarele:

Reclamanta este o persoană juridică română, constituită la

22 decembrie 1994 și înregistrată la Oficiul Național al

Registrului Comerțului - Oficiul Registrului Comerțului de pe

lângă Tribunalul Neamț, având două sedii secundare pe raza

Municipiul București.

În

același timp, reclamanta este titulara unei mărci combinate potrivit

certificatului de înregistrare nr. 43642 din 8 aprilie 2004 eliberat de Oficiul

de Stat pentru Invenții și Mărci, respectiv marca E. T. SA cu

element figurativ, înregistrată asupra claselor de produse și

servicii 11, 35, 37 și 39.

Pârâta

este persoană juridică română, conform certificatului de

înregistrare din 13 martie 2003, eliberat de Oficiului Național al

Registrului Comerțului - Oficiul Registrului Comerțului de pe

lângă Tribunalul Sibiu cu sediul social în Sibiu, fără alte

sedii secundare.

Prin

formularea cererii de chemare în judecată, apelanta reclamantă a

invocat două temeiuri ale acesteia, art. 35 lit. b din Legea nr.84/1998

și art. 5 din Legea nr.11/1991, în ambele situații prevalându-se de

drepturile sale exclusive dobândite prin înregistrarea mărcii și

invocând, în prima situație, conflictul dintre marca sa și numele

comercial al pârâtei dobândit ulterior înregistrării mărcii – din

perspectiva contrafacerii – iar pentru cea de-a doua ipoteză, folosirea de

către intimată a propriei firme de o manieră susceptibilă a

produce confuzie cu marca reclamantului – concurență neloială.

Dat

fiind caracterul teritorial al mărcii, curtea de apel a apreciat, de

principiu, că aceasta poate reclama o eventuală contrafacere

împotriva pârâtei, în condițiile art. 35 lit. b din Legea nr. 84/1998.

Însă, din acest punct de vedere, analiza este distinctă după cum

contrafacerea s-a săvârșit pe teritoriul județului Sibiu sau în

afara acestui spațiu, în care protecția mărcii

funcționează, în timp ce actele de folosire a denumirii EURO THERM ar

fi lipsite de orice protecție, câtă vreme s-a depășit raza

locală a înregistrării acesteia ca nume comercial; în acest ultim

caz, riscul de confuzie trebuie apreciat mult mai strict decât în cazul

conflictului dintre două mărci.

Acest

regim juridic diferit derivă din aceea că, pe raza județului în

care intimata își are înregistrat numele comercial, aceasta are un drept

de proprietate industrială obținut în condițiile legii speciale

– Legea 26/1990, conform art. 3 din lege și cu cercetarea

disponibilității numelui comercial conform art. 39 alin. 8 din

aceeași lege; în același timp, art. 8 din Convenția de la Paris

pentru protecția proprietății industriale din 1883, ratificată

de România prin Decretul  nr.1177/1968, prevede că numele comercial

va fi protejat în toate țările lumii fără obligația de

depunere sau înregistrare, indiferent dacă el face parte sau nu dintr-o

marcă de fabrică sau comerț.

În

oricare dintre cele două ipoteze ale contrafacerii reclamate, sunt aplicabile

regulile operante în materia proprietății industriale: prioritatea la

înregistrare, riscul de confuzie derivat din identitatea sau asemănarea

numelui cu marca și principiul specialității.

În ceea

ce privește prioritatea de înregistrare, reclamanta opune pârâtei o

marcă anterioară numelui comercial dobândit de aceasta în anul 2003,

condiția fiind prin urmare îndeplinită.

De

asemenea și principiul specialității este o regulă

verificată în cauză, ambele părți

desfășurându-și activitatea parțial în același domeniu

și parțial în domenii conexe: producerea aparatelor de încălzire

de producere a aburului, de răcire și distribuție a apei și

producția de radiatoare și cazane pentru încălzire

centrală, fabricarea echipamentelor de ventilare și condiționare

a aerului, producerea aburului și apei calde ca și transport și

distribuția aburului și apei calde; restul claselor, se află

într-un raport de conexitate sau complementaritate.

Curtea a

constatat, însă că reclamanta nu a făcut dovada condițiilor

impuse de art. 35 lit. b din Legea nr. 84/1998, în sensul că intimata

pârâtă folosește efectiv numele său comercial prin aplicare pe

produsele ce intră în domeniul său de activitate pe documente sau

pentru publicitate, neoferind nici un indiciu instanței care să

permită încadrarea acestor acte de folosință în

dispozițiile art. 35 alin. 3 din lege.

Ca

atare, reclamanta a lipsit instanța de mijloacele concrete de evaluare a

riscului de confuzie, deoarece chiar dacă aprecierea se face în abstract,

prin raportare la percepția consumatorului mediu, nu înseamnă că

instanța trebuie să presupună că intimata și-a

utilizat numele comercial și să-și imagineze modul în care

aceasta  l-a folosit.

În ceea

ce privește acțiunea în concurență neloială, concluzia

Tribunalului în sensul că dispozițiile art. 5 din Legea nr. 11/1991

nu pot fi analizate, este nelegală.

Prin

faptul că Legea nr.11/1991 incriminează anumite fapte ca

infracțiuni de concurență neloială, aceasta nu

înseamnă că latura civilă a procesului penal este

rezolvabilă exclusiv în cadrul unei judecăți penale.

De vreme

ce aceste fapte, enumerate în art. 5 din Legea nr.11/1991, sunt susceptibile de

a angaja cea mai gravă dintre formele răspunderii juridice, în mod evident

ele sunt apte de a antrena răspunderea civilă delictuală.

În

speță, însă reclamata nu a depus dovezi în sensul

constatării faptei de concurență neloială de către

pârâtă. Și în acest caz era indispensabil a se dovedi că

folosirea numelui comercial și modalitatea în care această utilizare

de către pârâtă are loc, astfel încât să permită

instanței stabilirea concluziei unei folosiri abuzive și de

natură a produce confuzie cu folosirea legitimă de către

apelantă a propriei sale mărci sau obținerea

finalității deturnării clientelei sau doar inducerea ei în

eroare.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta.

1.În

dezvoltarea primului motiv de recurs invocat, recurenta susține că

instanța de apel a aplicat greșit legea, interpretând restrictiv

noțiunea de contrafacere și nu a respectat principiul

opozabilității unei mărci anterioare la înregistrarea și,

respectiv, folosirea unui însemn cu titlu de nume comercial.

Din

punct de vedere legal, orice înregistrare publică a unui însemn, trebuie

să respecte existența unui drept anterior cu care ar putea intra în

coliziune prin utilizarea sa în activitatea comercială

desfășurată de un comerciant.

Astfel,

pentru a evita conflictul cu o marcă anterioară, orice însemn supus

înregistrării trebuie să fie disponibil pentru a putea coexista cu

celelalte drepturi existente.

În

doctrină se arată că o firmă sau o emblemă

comercială poate încălca drepturile asupra unei mărci atunci

când există identitate sau similitudine între ele de natură a genera

confuzie. Este motivul pentru care apare prudent ca cercetarea

anteriorității la Oficiul Registrului Comerțului București

să fie completată cu o cercetare la Oficiul de Stat pentru Invenții

și Mărci.

Numele

comercial are, pe lângă funcția de identificare a comerciantului

și pe aceea de raliere a clientelei. Dacă numele comercial

identifică pe comerciant în mod direct, în relațiile sale cu

clienți și partenerii de afaceri, marca identifică pe comerciant

prin prisma produselor și serviciilor acestuia, individualizând-o în

raport cu alți comercianți, una din funcțiile esențiale ale

mărcii fiind, de asemenea, ralierea clientelei.

În

consecință, simpla înregistrare a unui nume comercial identic sau

similar unei mărci anterior înregistrată, trebuie

sancționată cu anularea acestui nume comercial sau cu interzicerea

folosirii sale în situația în care se constată existența unui

risc de confuzie.

Nu este,

așadar, necesară stabilirea unor acte concrete de folosire a numelui

comercial, simpla sa înregistrare constituind deja un act de contrafacere a

mărcii anterioare.

Așa

cum în dreptul mărcilor reprezintă un act de contrafacere simpla

depunere a unei cereri de înregistrare a unei mărci și depunerea unei

cereri de înregistrare a unui nume comercial identic sau similar cu o

marcă deja înregistrată reprezintă o contrafacere a mărcii.

În

speță, în mod greșit instanța de apel a restrâns noțiunea

de contrafacere numai la cazul folosirii concrete a unui semn identic sau

similar cu marca, excluzând simpla înregistrare a semnului din categoria

actelor de contrafacere, deși a reținut ca fiind îndeplinită

condiția anteriorității înregistrării mărcii.

În

continuare, recurenta susține că pârâta a înregistrat numele

comercial cu rea-credință, sub acest aspect existând suficiente

dovezi la dosarul cauzei și că, de asemenea, este întrunită

cerința riscului de confuzie, sens în care instanța de apel trebuia

să constate similaritatea semnului B&B Euroterm cu marca EURO THERM

și să analizeze riscul de confuzie provocat de această

asemănare.

Cum

denumirea comercială a pârâtei este similară cu marca reclamantei,

fiind în fapt o imitație a acesteia, iar aproprierea ori suprapunerea

domeniilor de activitate a celor două societăți comerciale

conduce la existența unui risc de confuzie, instanța ar fi trebuit

să admită acțiunea și să interzică pârâtei numele

comercial care aduce atingere dreptului său la marcă.

2.În

dezvoltarea celui de-a doilea motiv de recurs, recurenta susține că

instanța de apel nu s-a pronunțat asupra recunoașterii efectuate

de pârâtă în sensul că folosește în activitatea sa

comercială semnul B&B Euroterm.

În atare

situație, nu era necesar ca instanța de apel să pretindă

producerea unor dovezi suplimentare, întrucât însăși pârâta

recunoaște că își folosește numele comercial în activitatea

sa, pentru a fi identificată de parteneri și de clienți,

realizând totodată acte de publicitate.

Analizând

decizia atacată, Înalta curte constată că primul motiv de recurs

este întemeiat, pentru următoarele considerente:

Motivul pentru care curtea de apel a considerat că

nu poate fi admisă acțiunea întemeiată pe existența

contrafacerii a fost acela că reclamanta nu a făcut dovada

condițiilor impuse de art.35 lit. b din Legea nr.84/1998, respectiv

că pârâta folosește efectiv numele său comercial prin aplicare

pe produsele ce intră în domeniul său de activitate, pe documente sau

pentru publicitate, neoferind nici un indiciu instanței care să

permită încadrarea acestor acte de folosință în

dispozițiile art.35 alin. 3 din lege.

Este adevărat că, în cuprinsul cererii de

chemare în judecată reclamanta a făcut referire la o astfel de

utilizare a semnului similar cu marca sa, pe care era ținut să o

dovedească și a indicat în drept dispozițiile art.35 din Legea

nr.84/1998.

Art.35 alin.1 din Legea nr.84/1998 se

referă la folosirea semnului identic sau similar mărcii „pentru

produse sau servicii”, identice, similare sau, după caz, diferite, iar

alin. 2 exemplifică actele de folosire a semnului care pot fi interzise în

condițiile alin.1.

Chiar dacă nu se precizează expres,

din exprimarea utilizată de legiuitor reiese că actele incriminate

sunt de folosire a semnului ca marcă, a cărui funcție

specifică este aceea de distingere a produselor sau serviciilor unui

întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele comercial

identifică întreaga activitate a unei societăți comerciale,

fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile

care intră în obiectul său de activitate.

Actele la care se referă curtea de apel ca fiind

nedovedite de către reclamantă sunt acte de folosire a semnului

B&B Euroterm de către pârâtă, prin aplicare pe produse sau

ambalaje ori pentru publicitate, adică de folosire a semnului ca

marcă.

Or, reclamanta a mai susținut că și

folosirea semnului similar cu marca sa, ca nume comercial, în cadrul

activității comerciale a pârâtei reprezintă o încălcarea a

dreptului său la marcă.

De altfel, ceea a solicitat reclamanta prin petitul

acțiunii a fost nu interzicerea utilizării de către pârâtă

a semnului B&B Euroterm ca marcă, ci constatarea faptului că

acest semn, înregistrat ca nume comercial, încalcă prin el însuși

dreptul la marcă și să interzică pârâtei utilizarea

acestuia ca nume comercial.

Omisiunea analizării acestei cereri și,

implicit a conflictului dintre marca reclamantei și numele comercial al

pârâtei, a determinat admiterea recursului, cu consecința casării

deciziei și trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeași curte de

apel, deoarece, potrivit art.314 C.pr.civ., Înalta Curte poate hotărî

asupra fondului, în caz de casare, numai atunci în scopul aplicării

corecte a legii la situația de fapt pe deplin stabilită, ceea ce nu

este cazul în speță.

art.304 pct.10 C.pr.civ. nu mai era în vigoare la data pronunțării

deciziei atacate, așa încât nu a putut fi analizat de instanța de

recurs, dar critica circumscrisă acestuia va fi avută în vedere de

instanța de trimitere, cu ocazia rejudecării.