ÎCCJ, decizie (scj.ro #86802)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86802) (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2005)

Conflict

între o marcă anterior înregistrată și un nume comercial.

Analizarea conflictului prin aplicarea obligatorie a principiilor stabilite în

jurisprudența Curții Europene de Justiție.

Cuprins

pe materii :

Drept civil. Dreptul proprietății

intelectuale. Marcă

Index

alfabetic :

marcă

-

nume comercial

-

semn comercial

-

semn distinctiv

-

protecția mărcii

-

risc de confuzie

Legea nr. 84/1998, art. 35 lit. b, art. 38

Directiva Consiliului Europei nr. 89/104/EEC

NOTĂ :

Directiva

Consiliului Europei nr. 89/104/EEC a fost abrogată prin Directiva 2008/95/CE

a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008, publicată

în

Jurnalul

Oficial al Uniunii Europene L 299/25 din 8 noiembrie 2008.

În aplicarea dispozițiilor art. 35 din Legea nr.

84/1998, referitoare la folosirea neautorizată a unui semn,  instanțele

trebuie să țină seama de jurisprudența Curții Europene

de Justiție, respectiv de decizia pronunțată la data de 11

septembrie 2007 în cazul C-17/06 (Celine), dată în interpretarea art. 5(1)

din Directiva

Consiliului Europei nr. 89/104/EEC

.

ICCJ,

Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia

civilă nr. 4439 din

30 iunie 2008

Prin cererea înregistrată la Tribunalul

București, S.C. Trust Eurotherm SRL SA a chemat în judecată SC

B&B Euroterm SA, solicitând să se constate că numele comercial

„B&B Euroterm” încalcă drepturile exclusive ale reclamantei asupra

mărcii înregistrate Euro Therm și să fie obligată pârâta la

încetarea folosirii denumirii „B&B Euroterm” ca nume comercial, în

activitatea sa economică, sub sancțiunea plății de daune

cominatorii de 1000 euro/zi de întârziere până la aducerea la îndeplinire

a obligațiilor din dispozitiv.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a

înființat în anul 1994 și și-a câștigat o bună

reputație în comerțul cu instalații și echipamente termice,

centrale, țevi multistrat,  racorduri precum și în serviciile având

ca obiect asistența și suportul material pentru instalații

termice sau de alimentare cu apă, astfel că, în anul 2000 a

înregistrat marca „Euro Therm”.

S-a susținut că societatea pârâtă are un obiect

de activitate similar cu cel al reclamantei și folosește denumirea

„B&B Euroterm” ca nume comercial, identificându-se astfel în relațiile

cu partenerii de afaceri și consumatorii.

Reclamanta a mai precizat că pârâta folosește cuvântul

„Euroterm” ca denumire comercială, aceasta fiind o imitație a

mărcii „Euro Therm”, omiterea literei „H” neconferind cuvântului

distinctivitate, astfel încât ele să nu fie confundate.

Actele de folosire a numelui comercial „B&B Euroterm” se

încadrează, în susținerea reclamantei, în ipoteza prevăzută

de art. 35 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, reprezentând o încălcare a

mărcii, situație față de care titularul mărcii este

îndreptățit să ceară interzicerea  actelor prevăzute

de art. 35 alin. (3) din același act normativ.

De asemenea, reclamanta a susținut că, potrivit art. 5

din Legea nr. 11/1991, atât folosirea unei mărci cât și folosirea

unei firme pot constitui acte de concurență neloială.

Prin sentința civilă nr. 473/F/2005 a Tribunalului

București a fost respinsă cererea reclamantei ca neîntemeiată.

Instanța a reținut că marca reclamantei este

înregistrată pentru clasa de produse 11 și clasele de servicii 35, 37

și 39, iar pârâta are în obiectul de activitate producția de

radiatoare și cazane pentru încălzire centrală, fabricarea

echipamentelor de ventilare și condiționare a aerului, producerea

aburului și apei calde, transportul și distribuția aburului

și apei calde.

S-a considerat că singurul domeniu în care

activitățile celor două societăți par a fi apropiate

este cel al producerii aparatelor de încălzire (reclamanta), sau al

radiatoarelor și cazanelor (pârâta).

S-a apreciat că nu se poate reține că există

un risc de confuzie între produsele celor două societăți, iar în

ceea ce privește clasele de servicii, domeniile de activitate nu sunt nici

măcar similare.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamanta,

arătând că instanța ar fi trebuit să ia în considerare, în

raport de prevederile art. 35 lit. b din Legea nr. 84/1998, împrejurarea

că domeniul de activitate în care funcționează cele două

societăți este similar, clientul neputând diferenția produsele

sau serviciile care provin de la o societate sau alta.

Prin raportare la prevederile art. 35 alin. (3) din Legea nr.

84/1998, instanța a apreciat greșit lipsa riscului de confuzie,

făcându-se o analiză ad literam a clasificării CAEN în

comparație cu clasificarea de la Nisa, folosită de OSIM pentru

delimitarea claselor de produse.

Prin cel de al doilea motiv de apel s-a susținut că

Legea nr. 11/1990 constituie temei al unei acțiuni în concurență

neloială, atât în dreptul civil cât și în dreptul penal sau

contravențional, folosirea fără drept și prin manopere

neloiale a mărcii sau firmei în scopul inducerii în eroare având ca

rezultat producerea confuziei și deturnarea clientelei.

Prin decizia civilă nr. 90/A/2006, Curtea de Apel

București, a respins apelul ca nefondat, reținând că, în raport

de temeiul juridic invocat de reclamantă, numele comercial este, de

regulă, de rază locală, în timp ce marca   are   un   caracter

teritorial,   protecția   conferită   de   aceasta   fiind

recunoscută în plan național.

S-a apreciat că reclamanta nu a făcut dovada

condițiilor impuse de Legea nr. 84/1998, pârâta folosind efectiv numele

său comercial prin aplicare pe produsele ce intră în domeniul

său de activitate, pe documente sau pentru publicitate, neoferind

instanței vreun indiciu de natură să permită încadrarea

acestor acte de folosință, în dispozițiile

art.

35 alin. (3) sau să le asimileze unor astfel de acte.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta

susținând că instanța a dat o interpretare restrictivă

noțiunii de contrafacere și nu a respectat principiul

opozabilității unei mărci anterioare la înregistrarea și

folosirea unui semn cu titlu de nume comercial. S-a mai susținut  că

pârâta și-a înregistrat numele comercial cu rea-credință.

Prin decizia civilă nr. 3826/2007 pronunțată de

Înalta Curte de Casație, secția civilă și de proprietate

intelectuală a fost admis recursul reclamantei și s-a casat decizia

atacată cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiași curți de

apel.

Instanța de recurs a reținut că, din exprimarea

utilizată în textul  art. 35 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.

84/1998, reiese că actele incriminate sunt de folosire a semnului ca

marcă, a cărei funcție specifică este aceea de distingere a

produselor sau serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp

ce numele comercial identifică întreaga activitate a unei

societăți comerciale, fără a se face în mod necesar

referire la bunurile sau serviciile care intră în obiectul său de

activitate.

Totodată Curtea a mai reținut că ceea ce a

solicitat reclamanta prin petitul acțiunii a fost nu interzicerea

utilizării de către pârâtă a semnului B&B Euroterm ca

marcă, ci constatarea faptului că acest semn, înregistrat ca nume

comercial, încalcă prin el însuși dreptul la marcă și

să interzică pârâtei utilizarea acestuia ca nume comercial.

S-a considerat, astfel, că instanța de apel a omis

să analizeze conflictul dintre marca reclamantei și numele comercial

al pârâtei.

Rejudecând cauza, Curtea de Apel București, prin decizia

civilă nr. 287/A/2007, a respins apelul reclamantei SC Trust Eurotherm SA

ca nefondat reținând că din probele administrate nu a rezultat

utilizarea de către societatea pârâtă, în cadrul activității

comerciale specifice obiectului cu care a fost înmatriculată, a semnului

pe care reclamanta l-a înregistrat ca marcă pentru clasele de produse

și servicii menționate.

Instanța de apel a apreciat că postarea unor

anunțuri, pe site-uri Internet, cu denumirea societății pârâte

și descrierea obiectului de activitate în termeni generali nu poate fi

apreciată ca și utilizare ilicită a mărcii înregistrate de

către reclamantă, pentru că respectivele anunțuri nu se

regăsesc pe produse oferite în mod efectiv spre comercializare și

care ar putea crea confuzie cu privire la apartenența lor față

de un producător sau altul.

S-a considerat că nici în măsura în care aceste

anunțuri publicitare se referă la servicii oferite de către

pârâta, ele nu pot fi reținute ca făcând dovada unei

activități ilicite (de contrafacere) prin raportare la aceeași

marcă în condițiile în care serviciul oferit nu este individualizat

prin semnul SC B&B Euroterm SRL, fiind evident că aceasta este

denumirea societății comerciale prestatoare, iar nu un semn menit

să deosebească serviciul acestui prestator de altele similare,

oferite de alți comercianți.

Instanța de apel a mai reținut că în planul

drepturilor de proprietate intelectuală, dreptul de utilizare a numelui

comercial beneficiază și el de protecție, în egală

măsură cu acela de exploatare exclusivă a mărcii, potrivit

cu prevederile art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția

proprietății industriale din 20 martie 1881 (ratificată de

România în anul 1969). Pe cale de consecință s-a apreciat ca

lipsită de fundament susținerea reclamantei în sensul că, în

speță, sunt incidente prevederile art. 35 lit. b din Legea nr.

84/1998.

Totodată, s-a reținut că, deși a reclamat

din perspectiva art. 5 din Legea nr. 11/1990, săvârșirea de

către pârâtă a unor acte de concurență neloială,

apelanta nu a produs probe care să ateste o atare situație.

Împotriva deciziei menționate a declarat recurs SC Trust

Eurotherm SRL, invocând motivul prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

Prin motivele de recurs, reclamanta a susținut că

instanța de apel nu a aplicat sau a aplicat greșit principiile de

drept stabilite în jurisprudența Curții Europene de Justiție în

aprecierea coliziunii marcă - nume comercial, respectiv art. 5 (1) din

Directiva Consiliului Europei, nr. 89/104/EEC, transpuse în legislația

română prin dispozițiile art. 35 alin.(1) din Legea nr. 84/1998. S-a

arătat că, sesizată în baza art. 234 din Tratatul Comunității

Europene, Curtea Europeană de Justiție a pronunțat la data de 11

septembrie 2007 în cazul C-17/06 (Celine) decizia cadru de interpretare

unitară a condițiilor în care titularul unei mărci anterioare

poate opri un terț să folosească neautorizat marca titularului

ca nume comercial.

Aplicând aceste principii în speță, s-a susținut

că sunt îndeplinite toate condițiile menționate.

Astfel nu s-a contestat de niciuna dintre părți

că pârâta își folosește numele comercial în activitatea

comercială și nici nu s-a afirmat că ar exista

consimțământul reclamantei la înregistrare.

Recurenta a arătat că s-a dovedit folosirea în

legătură cu serviciile oferite, în practica Curții Europene de

Justiție neinteresând faptul că, așa cum stabilește

instanța de apel, semnul respectiv este evident un nume comercial și

nu un semn menit să deosebească serviciul unui prestator de al

altuia.

S-a învederat că instanța de apel nu a analizat nici

condiția ca folosirea să fie de natură să afecteze

funcția mărcii de garantare a originii, fiind evident că,

dacă s-ar fi aplicat această regulă, nu s-ar fi putut nega

faptul că semnul folosit de pârâta era folosit pentru a desemna originea

comercială a serviciilor prestate de ea.

De asemenea, recurenta a susținut că nu s-a analizat

prin decizia atacată nici condiția comportării oneste

față de interesele legitime ale titularului mărcii, din probele

administrate rezultând că, la momentul la care pârâta și-a

înregistrat numele comercial, avea cunoștință de existența

mărcii reclamantei, iar folosirea a fost de așa natură încât a

creat impresia publicului că există o legătură între

serviciile oferite de pârâtă și titularul mărcii.

Analizând criticile formulate de reclamantă raportat la

motivul

invocat

prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ., Curtea a constatat că

recursul este fondat pentru considerentele ce succed:

Principiile de drept stabilite în jurisprudența Curții

Europene de Justiție în aprecierea conflictului dintre marcă și

nume comercial sunt aplicabile în speță, scopul articolului 5 (1) din

Directiva Consiliului Europei nr. 89/104/EEC, transpus în legislația

română prin dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, fiind acela

de a  proteja funcția mărcii de indicare a originii comerciale.

În toate situațiile în care o marcă anterioară

intră în conflict cu un semn folosit în activitatea comercială de

către un terț se aplică regulile din articolul 35, indiferent

dacă semnul este nume comercial sau nu, tocmai pentru a se putea evita

producerea unui risc de confuzie între titularul mărcii și cel care

folosește semnul.

În situația în care semnul este un nume comercial sunt

avute în vedere prevederile art. 6 din Directivă (corespunzător art.

38 din legea română), care impun o condiție suplimentară:

verificarea loialității folosirii semnului.

Conform jurisprudenței constante a CJCE, respectiv a

deciziei cadru în această materie (cazul C-17/06 Celine) există patru

condiții pentru aplicarea protecției mărcii în conflictul cu un

semn, pentru toate cazurile prevăzute la art. 5 lit. a și  lit. b,

toate acestea fiind îndeplinite în speță.

Astfel, nu s-a contestat că pârâta își folosește

numele comercial în activitatea comercială, acest aspect fiind

reținut implicit de instanța de apel atunci când s-a referit la

anunțurile publicitare ale intimatei. Ca atare, este îndeplinită

prima condiție a folosirii însemnului ca nume comercial în activitatea

comercială.

Cea de a doua condiție, a folosirii fără

consimțământul titularului mărcii este, de asemenea,

îndeplinită, neafirmându-se că ar fi existat

consimțământul

reclamantei la înregistrare.

Instanța de apel nu a aplicat principiile stabilite în

practica Curții Europene de Justiție în aprecierea celei de-a treia

condiții, respectiv folosirea în legătură cu serviciile oferite.

Chiar și atunci când semnul nu este fixat pe produsul

oferit în mod efectiv spre comercializare, există o folosire a acestuia

„în legătură cu bunurile sau serviciile” în sensul Directivei,

contrar celor reținute de instanța de apel, atunci când un terț

folosește semnul într-un asemenea mod încât se stabilește o

legătură între semnul care constituie numele comercial al

terțului și bunurile comercializate sau serviciile pe care le

prestează terțul.

În speță, numele comercial este folosit prin

anunțurile publicitare postate pe site-uri Internet tocmai pentru a

desemna serviciile prestate de intimată, numele comercial fiind astfel

folosit în activitatea comercială pentru a face cunoscut

potențialilor clienți serviciile prestate.

Și ultima condiție (a patra) care privește

capacitatea semnului de a afecta funcția mărcii de garantare a

originii, neanalizată de instanța de apel, este îndeplinită.

Instanța de apel a pornit de la premisa că un nume

comercial nu poate fi niciodată perceput ca marcă, fără a

ține seama că societatea pârâtă nu are nicio marcă și

că își folosește semnul comercial pentru a-și desemna

serviciile.

În aplicarea condiției menționate se poate face

distincție după cum marca și semnul sunt sau nu identice sau

numai similare, riscul de confuzie fiind sau nu prezumat și în

funcție de identitatea produselor.

Instanța de apel nu a aplicat criteriile stabilite de CJCE

în jurisprudența sa constantă, aplicând greșit dispozițiile

legale menționate, respectiv art. 35 lit. b din Legea nr. 84/1998.

Existența sau inexistența riscului de  confuzie, ce

trebuie stabilită în funcție de identitatea sau similaritatea

semnului cu marca este o

chestiune

distinctă, care nu înlătură aplicarea criteriilor

menționate.

Câtă vreme elementele dominante ale mărcii și

semnului sunt identice (Eurotherm), existența riscului de confuzie nu

poate fi pusă la îndoială.

Instanța de apel a reținut eronat că nu poate

exista conflict între marca anterior înregistrată și numele

comercial, de vreme ce cele două semne comerciale au funcții diferite

potrivit legii.

Considerentele deciziei recurate în acest sens contravin

principiilor de drept menționate, instanța având obligația de a

trata numele comercial ca pe orice semn distinctiv și de a stabili

dacă prin modul de folosire al acestuia de către intimată,

acesta putea fi perceput ca și marcă pentru serviciile oferite

clienților.

Numele comercial identifică comerciantul, în mod direct, în

relațiile sale cu clienții și partenerii de afaceri, iar marca

identifică comerciantul prin prisma produselor   și   serviciilor

acestuia,  individualizându-l   în   raport   cu    alți comercianți.

Specificul speței constă în faptul că societatea

pârâtă își desfășoară activitatea în domeniul

serviciilor și comerțului cu echipamente termice, instalare și

service, fără a folosi un semn distinctiv, altul decât numele

comercial.

În cazul serviciilor, marca este acel semn pe care comerciantul

îl aduce la cunoștința consumatorului, pe orice cale, pentru a

realiza în acest fel o asociere între serviciul oferit și un anumit semn.

Semnul B&B Euroterm îndeplinește funcțiile

specifice mărcii, de individualizare a serviciilor și poate intra în

conflict cu orice altă marcă anterioară folosită pentru

servicii similare, dovedirea funcției de marcă nefiind în acest caz

intrinsec legată de operațiunea materială de aplicare a semnului

pe produs sau ambalajul acestuia, cum greșit a considerat instanța de

apel.

Pentru toate aceste considerente și reținând ca

întemeiate criticile

formulate

în raport de motivul prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ., Curtea a

admis recursul reclamantei și, în temeiul art. 312 alin.(3), a modificat

decizia recurată în sensul că a admis apelul declarat de reclamanta

SC Trust Eurotherm SA și a schimbat în tot sentința nr. 473/F

pronunțată la 19 mai 2005 de Tribunalul București, în sensul

că a admis în parte acțiunea.

S-a constatat că numele comercial „B&B Euroterm”

încalcă drepturile exclusive asupra mărcii reclamantei – „Euro

Therm”, certificat de înregistrare la OSIM – nr. 43624 din 18 aprilie 2000.

Pârâta a fost obligată la încetarea folosirii denumirii

„B&B Euroterm”, ca nume comercial, în activitatea sa economică.

S-a respins ca inadmisibilă cererea reclamantei privind

obligarea pârâtei la daunei cominatorii, având în vedere că

dispozițiile art. 580

3

C.proc.civ., astfel cum a fost

modificat prin Legea nr. 459/2006, nu mai prevăd posibilitatea

acordării acestora, iar constrângerea debitorului unei obligații de a

face, care nu se poate aduce la îndeplinire pe calea executării silite,

realizându-se doar prin aplicarea unei amenzi civile, care se va achita  în

folosul statului.