ÎCCJ, decizie (scj.ro #81812)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81812) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Similaritatea

elementelor verbale, figurative și conceptuale ce compun două

mărci. Încălcarea dreptului de folosire exclusivă a mărcii.

Interzicerea fabricării, deținerii în vederea comercializării și

retragerea de pe piață a produselor ce aduc atingere mărcii

titularului al cărui drept a fost încălcat prin contrafacere.

Cuprins

pe materii :

Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale.

Marcă

Index

alfabetic :

marcă

-

element verbal

-

element figurativ

-

similaritate

Legea nr. 84/1998

Două

semne se găsesc în situația de a fi similare când, fără a

fi identice, se aseamănă una cu cealaltă, iar în aprecierea

similarității mărcilor combinate, elementele verbale

beneficiază de preferință în raport de cele figurative, având în

vedere că acestea se percep și pe cale auditivă.

Ceea

ce contează în această materie este impresia generală pe care

marca o produce asupra consumatorului, care arareori are în față cele

două semne pentru a le compara.

În

analiza similarității mărcilor se ține cont de faptul

că ponderea cea mai însemnată o are prima impresie, de ansamblu, pe

care o produc semnele din punct de vedere vizual și auditiv, luându-se în

considerare, într-o măsură mai mare, elementele de asemănare

decât cele de diferențiere.

ICCJ, Secția

Civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr.

2020 din 4 martie 2011

Reclamanta

A. GmbH, prin mandatar SC A.C. SRL, a solicitat în contradictoriu cu SC A.I.G.

SRL Buzău și SC A.D. SRL să se constate că s-a

încălcat dreptul de folosire exclusivă ce aparține reclamantei,

titulara mărcii „Austrotherm & design" no. 86130; să se

dispună obligarea pârâtelor la încetarea imediată a

activităților de fabricare, deținere în vederea

comercializării, distribuție, oferire spre vânzare, import, export,

publicitate sau a oricăror altor activități de comercializare a

unui produs având reprodusă marca „Aurotherm & design"; să

se dispună obligarea pârâtelor să retragă de pe piață

toate produsele ce aduc atingere mărcii reclamantei și să

distrugă pe cheltuiala lor toate ambalajele ce poarta reproducerea

grafică a semnului „Aurotherm & design"; să se dispună

publicarea în presă, într-un ziar stabilit de instanță și

în termenul stabilit de instanță, a dispozitivului hotărârii

judecătorești pronunțată în prezenta cauză; să se

dispună obligarea pârâtelor la plata de daune cominatorii reprezentând

echivalentul a 1000 Euro pe zi de întârziere, în caz de neexecutare a

hotărârii instanței de judecată.

Prin

sentința civilă nr. 1534/2008 pronunțată de Tribunalul

București a fost admisă în parte acțiunea, s-a constatat că

pârâtele au încălcat drepturile de folosire exclusivă ale

reclamantei, cu privire la marca Austrotherm & design nr. 86130, au fost

obligate pârâtele să înceteze fabricarea, deținerea în vederea

comercializării, distribuției, oferirii spre vânzare, import, export,

publicității a produselor având reprodusă marca Aurotherm &

design, au fost obligate pârâtele să retragă de pe piață

toate produsele ce aduc atingere mărcii reclamantei și să

distrugă pe cheltuiala lor toate ambalajele ce poartă reproducerea

grafică a semnului Aurotherm & design, au fost obligate pârâtele la

publicarea dispozitivului hotărârii într-un ziar de largă

circulație, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a

hotărârii, a fost respins capătul de cerere privind obligarea

pârâtelor la plata de daune cominatorii, ca neîntemeiat,

Instanța

a reținut că reclamanta este titulara unei mărci

internaționale cu țara desemnată România, având nr. 861309,

fiind protejată încă din anul 2005. Marca reclamantei este o

marcă combinată constând în elementul verbal Austrotherm și un

element grafic constând în reproducerea grafică a patru dungi paralele

înclinate în partea dreaptă având culorile negru, albastru, roșu

și galben, ultimele trei dungi fiind reprezentative grafic. Marca protejează

produse din clasele 17 și 19, reclamanta fiind producătoare de

materiale termoizolante-placi de polistiren expandat, profile fațadă,

plăci de polistiren extrudat.

La

rândul lor, pârâtele SC A.I.G. SRL Buzău și SC A.D. SRL produc

și comercializează produsul polistiren expandat ignifugat, produsele

fiind comercializate într-un ambalaj sub denumirea Aurotherm. Semnul utilizat

pe ambalajul în care sunt vândute produsele pârâtelor conține

aceleași elemente de design ca și marca nr. 861309, respectiv,

elementul verbal Aurotherm, elementul grafic constând în reprezentarea a

două dungi paralele și echidistante în culorile albastru și

roșu.

Comparând

semnele în conflict s-a constatat că impresia globală pe care cele

două ambalaje o produc asupra utilizatorului avizat  nu este diferită

întrucât, după cum se poate observa, pârâtele au preluat elementele de

design esențiale existente pe ambalajul produselor reclamantei, imitând în

mod deliberat marca acesteia.

În

acest context, s-a constatat că pârâtele folosesc în

activitățile comerciale pe care le desfășoară o

denumire ce imită în mod fraudulos marca înregistrată de către

reclamantă, fapta acestora circumscriindu-se unor acte de contrafacere

și concurența neloială.

Contrafacerea

mărcii se manifestă sub forma imitării frauduloase, semnul

folosit de pârâte reproducând aproape fidel atât elementul verbal al

mărcii, cât și pe cel grafic.

Tribunalul

nu a mai analizat și condițiile concurentei neloiale afirmate de

reclamanta, având în vedere caracterul subsidiar al acestei acțiuni

față de acțiunea în contrafacere.

În ceea

ce privește capătul de cerere privind obligarea pârâtelor la plata de

daune cominatorii, acesta a fost respins ca neîntemeiat.

Împotriva

sentinței   a   declarat   apel   pârâta   SC A.I.G. S.R.L, care a fost

respins prin decizia nr.80/A/2009 a Curții de Apel București, pentru

considerentele următoare:

Faptul că apelanta pârâtă este producător legal de polistiren nu

este un argument pentru a i se permite să folosească un semn similar

mărcii unui alt producător, care are același obiect de

activitate.

In mod

corect prima instanță a reținut că între marca AUSTROTHERM&

design și semnul AUROTHERM există un grad ridicat de similaritate,

din punct de vedere auditiv, vizual și conceptual, impresia globală

pe care cele două ambalaje o produc asupra utilizatorului fiind

aceeași, și că deși particula „therm" este

descriptivă pentru acest gen de produse, modul în care ea a fost

combinată cu celalalt element din cadrul cuvântului, respectiv „auro"

a condus la o similaritate evidentă cu elementul verbal din componenta

mărcii reclamantei „Austrotherm".

In ceea

ce privește culorile folosite, esențial este că în centrul

ambelor mărci sunt așezate în aceeași ordine, de la stânga la

dreapta culorile albastru, roșu, care atrag în primul rând atenția

consumatorului, și care, alături de celelalte cuvinte, sunt de

natură a crea confuzie.

Atât

semnul în cauză cât și marca reclamantei, fiind aplicate pe

același tip de produse, în speță polistiren, au același gen

de cumpărători; faptul dacă folosesc aceleași rețele

de distribuție sau nu este mai puțin relevant, atât timp cât

contează impresia făcută cumpărătorului, deși

este

greu de crezut că

apelanta folosește doar firma proprie pentru realizarea distribuției

în țară.

Este

nefondată excepția lipsei calității procesuale pasive a

pârâtei invocată ulterior formulării apelului, pe motiv că

titularul mărcii ar fi B.R.N. iar nu apelanta pârâta, având în vedere, pe

de o parte, că marca în cauză este folosită pentru

comercializarea produselor apelantei, scopul prezentei acțiuni fiind

împiedicarea acestei utilizări iar nu anularea mărcii, pentru aceasta

reclamanta putând utiliza o altă procedură prevăzută de

lege.

În ceea

ce privește susținerea apelantei în sensul că au fost

obligați să nu reproducă grafic

semnul Aurotherm &

design, dar că ei nu au înregistrat și nu au folosit o asemenea

combinație niciodată, marca înregistrată de ei la OSIM și

protejata de OSIM fiind cea prezentată în certificatul depus în copie, Curtea

a constatat nefondat și acest motiv de apel, având în vedere că

semnul în cauză este reprezentat de denumirea Aurotherm și un element

figurativ constând în două dungi paralele și echidistante plasate

deasupra și sub elementul verbal „aurotherm" având culorile

roșu, albastru, ceea ce este descris prin formularea Aurotherm &

design. Oricum dacă apelanta consideră că nu folosește

acest semn înseamnă că nici nu este vătămată prin

această dispoziție a instanței.

În ceea

ce privește cererea formulată de către apelant, în subsidiar, în

sensul de a fi obligat „la schimbarea modului de dispunere a culorilor

(modificarea liniilor în cercuri sau pătrate) și nu la modificarea

denumirii „Aurotherm", Curtea a constatat neîntemeiată această

cerere, având în vedere că, pe de o parte, este o cerere nouă

formulată direct în apel, inadmisibilă potrivit art.294 C.proc.civ.,

iar, pe de altă parte, înregistrarea unei noi mărci, chiar în forma

propusă de către apelantă, presupune urmarea unei proceduri

speciale prevăzute de art.9 și urm. din Legea nr. 84/1998.

Împotriva

acestei decizii a declarat recurs pârâta-apelantă S.C. A.I.G. S.R.L,

criticând-o pentru următoarele motive:

Instanța

de apel a confirmat sentința, reținând că între cele două

mărci există o  similaritate dată de asemănarea dintre

cuvintele Austrotherm și Aurotherm

.

Nu

poate  fi  vorba  de nicio  similaritate   între  mărcile  analizate,

nici    fonetic   nici   gramatical, pentru  că  marca este înregistrată

pentru 3  clase de  produse respectiv  Cl – 1,  Adezivi Industriali; CI - 17 ,

Materiale termoizolante; CI-19, Materiale  de  construcție termoizolante.

Conform clasificării de la Nisa, reclamanta are marca înregistrată

pentru două clase, respectiv 17 și 19, punctual, nu pentru întreaga

clasă, ceea ce face să nu poată fi vorba de nicio contrafacere

sau măcar de o tendință de contrafacere, astfel cum pretinde

intimata .

Nu pot

fi obligați la încetarea fabricării , deținerea în  vederea

comercializării, distribuției, oferirii spre vânzare import export,

publicității a produselor având reprodusa marca Aurotherm &

design, deoarece nu dețin o marcă cu această denumire.

S-a

făcut o interpretare trunchiata a susținerilor, în  sensul că

s-au scos din context o serie de argumente și li s-a dat o interpretare

aleatorie, argumente ce se refera la folosirea culorilor, la modul de

constituire a denumirii, la neinserarea faptului ca cele doua culori folosite

roșu și albastru sunt simbolurile exprimate în  culori pentru rece

(albastru ) și cald (roșu); or, nu se poate spune că au

încălcat vreun drept când au folosit semne convenționale deja banale

și notorii pentru a-și marca produsul .

Analizând

decizia de apel în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată că

recursul este nefondat, în considerarea celor ce succed:

După

cum rezultă din considerentele deciziei de apel, instanța a

reținut similaritatea semnelor din punct de vedere auditiv, vizual și

conceptual și nu identitatea acestora. Totodată a reținut

că ceea ce contează în această materie este impresia

generală pe care marca o produce asupra consumatorului, care arareori are

în față cele două semne pentru a le compara și care nici nu

își acordă timp pentru a număra literele sau să se

deslușească semnificația cuvintelor componente.

Instanța

de apel a făcut o corectă analiză a similarității

mărcilor, din perspectiva art.304 pct.9 C.proc.civ.

Două

semne se găsesc în situația de a fi similare când, fără a

fi identice, se aseamănă una cu cealaltă, iar în aprecierea

similarității mărcilor combinate elementele verbale

beneficiază de preferință în raport de cele figurative, având în

vedere că acestea se percep și pe cale auditivă.

În

analiză se ține cont de faptul că ponderea cea mai

însemnată o are prima impresie, de ansamblu, pe care o produc semnele din

punct de vedere vizual și auditiv, luându-se în considerare, într-o

măsură mai mare, elementele de asemănare decât cele de

diferențiere.

Astfel,

pentru mărcile verbale prezintă importanță următoarele

aspecte: prefixul sau sufixul sau ambele sunt identice; cuvintele cuprind un

număr suficient de silabe sau de combinații de vocale sau de consoane

considerate apropiate, într-un cuvânt diferă un număr foarte mic de

litere.

Aplicând

aceste reguli la semnele în conflict, se constată că în mod corect

s-a reținut similaritatea acestora.

Prin

cea de-a doua critică se contestă similaritatea dintre cele două

semene, arătându-se clasele de produse pentru care sunt înregistrate marca

deținută de reclamantă și marca despre care afirmă

recurenta că ar deține-o.

Dacă

s-ar pune problema similarității a două mărci aflate în

conflict, aceasta nu s-ar rezolva pe calea acțiunii în contrafacere, ce

face obiectul dosarului de față.

Aceasta

întrucât împotriva titularului de marcă înregistrată nu se poate cere

interzicerea folosirii acesteia, ci numai anularea înregistrării și

numai în cazul în care s-ar continua folosirea mărcii anulate s-ar putea

recurge la acțiunea în contrafacere.

Altfel,

s-ar putea ajunge în situația ca, urmare admiterii unei acțiuni în

contrafacere, titularul unei mărci înregistrate să nu o poată

folosi, deși aceasta nu a fost anulată și continuă să

figureze pe numele său în Registrul Național al Mărcilor.

Pentru

înlăturarea acțiunii în contrafacere, era însă necesar ca

recurenta să fie titulara unei mărci care să poată fi

opusă. Numai că nu se arată care este marca deținută,

iar instanța de apel a reținut, aspect necontestat în recurs, că

prin decizia nr. 2831/2008 Comisia de examinare a opoziției mărcii a

admis opoziția formulată împotriva admiterii la înregistrare a

mărcii AUROTHERM nr.90493-al cărui titular era B.R.N., respingând

înregistrarea acesteia.

Interzicerea

folosirii, în formele detaliate, dispusă prin sentința primei

instanțe în temeiul art. 35 alin. 2 din Legea nr. 84/1998 se referă

la produsele având reprodusă marca Aurotherm & design.

Contrar

celor susținute de recurentă, nu se pune problema interzicerii

utilizării unei mărci, ci a unui semn care contraface o  marcă.

Din

analiza considerentele referitoare la similaritatea semnelor în conflict

rezultă că instanța de apel a făcut aplicarea principiilor

care guvernează acțiunea în contrafacere, prin raportare la ambele

semne, așa cum impune art.35 din Legea nr.84/1998. Faptul că semnul

folosit ar fi devenit „banal și notoriu”, după cum susține

recurenta, nu prezintă relevanță în litigiul de față

întrucât atât timp cât este valabilă marca se bucură de

protecția conferită de lege

Constatând,

prin urmare, că nu sunt fondate criticile formulate, Înalta Curte a respins

recursul ca nefondat, cu aplicarea dispozițiilor art.304 pct.5 și

pct.9 și art.312 alin.1 C.proc.civ.