ÎCCJ, decizie (scj.ro #81812)

Similaritatea elementelor verbale, figurative și conceptuale ce compun două mărci. Încălcarea dreptului de folosire exclusivă a mărcii. Interzicerea fabricării, deținerii în vederea comercializării și retragerea de pe piață a produselor ce aduc atingere mărcii titularului al cărui drept a fost încălcat prin contrafacere. Cuprins pe materii : Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale. Marcă Index alfabetic : marcă - element verbal - element figurativ - similaritate Legea nr. 84/1998 Două semne se găsesc în situația de a fi similare când, fără a fi identice, se aseamănă una cu cealaltă, iar în aprecierea similarității mărcilor combinate, elementele verbale beneficiază de preferință în raport de cele figurative, având în vedere că acestea se percep și pe cale auditivă.

Ceea ce contează în această materie este impresia generală pe care marca o produce asupra consumatorului, care arareori are în față cele două semne pentru a le compara. În analiza similarității mărcilor se ține cont de faptul că ponderea cea mai însemnată o are prima impresie, de ansamblu, pe care o produc semnele din punct de vedere vizual și auditiv, luându-se în considerare, într-o măsură mai mare, elementele de asemănare decât cele de diferențiere. ICCJ, Secția Civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 2020 din 4 martie 2011 Reclamanta A. GmbH, prin mandatar SC A.C. SRL, a solicitat în contradictoriu cu SC A.I.G. SRL Buzău și SC A.D.

SRL să se constate că s-a încălcat dreptul de folosire exclusivă ce aparține reclamantei, titulara mărcii „Austrotherm & design" no. 86130; să se dispună obligarea pârâtelor la încetarea imediată a activităților de fabricare, deținere în vederea comercializării, distribuție, oferire spre vânzare, import, export, publicitate sau a oricăror altor activități de comercializare a unui produs având reprodusă marca „Aurotherm & design"; să se dispună obligarea pârâtelor să retragă de pe piață toate produsele ce aduc atingere mărcii reclamantei și să distrugă pe cheltuiala lor toate ambalajele ce poarta reproducerea grafică a semnului „Aurotherm & design"; să se dispună publicarea în presă, într-un ziar stabilit de instanță și în termenul stabilit de instanță, a dispozitivului hotărârii judecătorești pronunțată în prezenta cauză; să se dispună obligarea pârâtelor la plata de daune cominatorii reprezentând echivalentul a 1000 Euro pe zi de întârziere, în caz de neexecutare a hotărârii instanței de judecată.

Prin sentința civilă nr. 1534/2008 pronunțată de Tribunalul București a fost admisă în parte acțiunea, s-a constatat că pârâtele au încălcat drepturile de folosire exclusivă ale reclamantei, cu privire la marca Austrotherm & design nr. 86130, au fost obligate pârâtele să înceteze fabricarea, deținerea în vederea comercializării, distribuției, oferirii spre vânzare, import, export, publicității a produselor având reprodusă marca Aurotherm & design, au fost obligate pârâtele să retragă de pe piață toate produsele ce aduc atingere mărcii reclamantei și să distrugă pe cheltuiala lor toate ambalajele ce poartă reproducerea grafică a semnului Aurotherm & design, au fost obligate pârâtele la publicarea dispozitivului hotărârii într-un ziar de largă circulație, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, a fost respins capătul de cerere privind obligarea pârâtelor la plata de daune cominatorii, ca neîntemeiat, Instanța a reținut că reclamanta este titulara unei mărci internaționale cu țara desemnată România, având nr. 861309, fiind protejată încă din anul 2005. Marca reclamantei este o marcă combinată constând în elementul verbal Austrotherm și un element grafic constând în reproducerea grafică a patru dungi paralele înclinate în partea dreaptă având culorile negru, albastru, roșu și galben, ultimele trei dungi fiind reprezentative grafic.

Marca protejează produse din clasele 17 și 19, reclamanta fiind producătoare de materiale termoizolante-placi de polistiren expandat, profile fațadă, plăci de polistiren extrudat. La rândul lor, pârâtele SC A.I.G. SRL Buzău și SC A.D. SRL produc și comercializează produsul polistiren expandat ignifugat, produsele fiind comercializate într-un ambalaj sub denumirea Aurotherm. Semnul utilizat pe ambalajul în care sunt vândute produsele pârâtelor conține aceleași elemente de design ca și marca nr. 861309, respectiv, elementul verbal Aurotherm, elementul grafic constând în reprezentarea a două dungi paralele și echidistante în culorile albastru și roșu. Comparând semnele în conflict s-a constatat că impresia globală pe care cele două ambalaje o produc asupra utilizatorului avizat nu este diferită întrucât, după cum se poate observa, pârâtele au preluat elementele de design esențiale existente pe ambalajul produselor reclamantei, imitând în mod deliberat marca acesteia.

În acest context, s-a constatat că pârâtele folosesc în activitățile comerciale pe care le desfășoară o denumire ce imită în mod fraudulos marca înregistrată de către reclamantă, fapta acestora circumscriindu-se unor acte de contrafacere și concurența neloială. Contrafacerea mărcii se manifestă sub forma imitării frauduloase, semnul folosit de pârâte reproducând aproape fidel atât elementul verbal al mărcii, cât și pe cel grafic. Tribunalul nu a mai analizat și condițiile concurentei neloiale afirmate de reclamanta, având în vedere caracterul subsidiar al acestei acțiuni față de acțiunea în contrafacere. În ceea ce privește capătul de cerere privind obligarea pârâtelor la plata de daune cominatorii, acesta a fost respins ca neîntemeiat.

Împotriva sentinței a declarat apel pârâta SC A.I.G. S.R.L, care a fost respins prin decizia nr.80/A/2009 a Curții de Apel București, pentru considerentele următoare: Faptul că apelanta pârâtă este producător legal de polistiren nu este un argument pentru a i se permite să folosească un semn similar mărcii unui alt producător, care are același obiect de activitate.

In mod corect prima instanță a reținut că între marca AUSTROTHERM& design și semnul AUROTHERM există un grad ridicat de similaritate, din punct de vedere auditiv, vizual și conceptual, impresia globală pe care cele două ambalaje o produc asupra utilizatorului fiind aceeași, și că deși particula „therm" este descriptivă pentru acest gen de produse, modul în care ea a fost combinată cu celalalt element din cadrul cuvântului, respectiv „auro" a condus la o similaritate evidentă cu elementul verbal din componenta mărcii reclamantei „Austrotherm". In ceea ce privește culorile folosite, esențial este că în centrul ambelor mărci sunt așezate în aceeași ordine, de la stânga la dreapta culorile albastru, roșu, care atrag în primul rând atenția consumatorului, și care, alături de celelalte cuvinte, sunt de natură a crea confuzie.

Atât semnul în cauză cât și marca reclamantei, fiind aplicate pe același tip de produse, în speță polistiren, au același gen de cumpărători; faptul dacă folosesc aceleași rețele de distribuție sau nu este mai puțin relevant, atât timp cât contează impresia făcută cumpărătorului, deși este greu de crezut că apelanta folosește doar firma proprie pentru realizarea distribuției în țară. Este nefondată excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei invocată ulterior formulării apelului, pe motiv că titularul mărcii ar fi B.R.N. iar nu apelanta pârâta, având în vedere, pe de o parte, că marca în cauză este folosită pentru comercializarea produselor apelantei, scopul prezentei acțiuni fiind împiedicarea acestei utilizări iar nu anularea mărcii, pentru aceasta reclamanta putând utiliza o altă procedură prevăzută de lege.

În ceea ce privește susținerea apelantei în sensul că au fost obligați să nu reproducă grafic semnul Aurotherm & design, dar că ei nu au înregistrat și nu au folosit o asemenea combinație niciodată, marca înregistrată de ei la OSIM și protejata de OSIM fiind cea prezentată în certificatul depus în copie, Curtea a constatat nefondat și acest motiv de apel, având în vedere că semnul în cauză este reprezentat de denumirea Aurotherm și un element figurativ constând în două dungi paralele și echidistante plasate deasupra și sub elementul verbal „aurotherm" având culorile roșu, albastru, ceea ce este descris prin formularea Aurotherm & design. Oricum dacă apelanta consideră că nu folosește acest semn înseamnă că nici nu este vătămată prin această dispoziție a instanței.

În ceea ce privește cererea formulată de către apelant, în subsidiar, în sensul de a fi obligat „la schimbarea modului de dispunere a culorilor (modificarea liniilor în cercuri sau pătrate) și nu la modificarea denumirii „Aurotherm", Curtea a constatat neîntemeiată această cerere, având în vedere că, pe de o parte, este o cerere nouă formulată direct în apel, inadmisibilă potrivit art.294 C.proc.civ., iar, pe de altă parte, înregistrarea unei noi mărci, chiar în forma propusă de către apelantă, presupune urmarea unei proceduri speciale prevăzute de art.9 și urm. din Legea nr. 84/1998. Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta-apelantă S.C. A.I.G.

S.R.L, criticând-o pentru următoarele motive: Instanța de apel a confirmat sentința, reținând că între cele două mărci există o similaritate dată de asemănarea dintre cuvintele Austrotherm și Aurotherm . Nu poate fi vorba de nicio similaritate între mărcile analizate, nici fonetic nici gramatical, pentru că marca este înregistrată pentru 3 clase de produse respectiv Cl – 1, Adezivi Industriali; CI - 17 , Materiale termoizolante; CI-19, Materiale de construcție termoizolante.

Conform clasificării de la Nisa, reclamanta are marca înregistrată pentru două clase, respectiv 17 și 19, punctual, nu pentru întreaga clasă, ceea ce face să nu poată fi vorba de nicio contrafacere sau măcar de o tendință de contrafacere, astfel cum pretinde intimata . Nu pot fi obligați la încetarea fabricării , deținerea în vederea comercializării, distribuției, oferirii spre vânzare import export, publicității a produselor având reprodusa marca Aurotherm & design, deoarece nu dețin o marcă cu această denumire.

S-a făcut o interpretare trunchiata a susținerilor, în sensul că s-au scos din context o serie de argumente și li s-a dat o interpretare aleatorie, argumente ce se refera la folosirea culorilor, la modul de constituire a denumirii, la neinserarea faptului ca cele doua culori folosite roșu și albastru sunt simbolurile exprimate în culori pentru rece (albastru ) și cald (roșu); or, nu se poate spune că au încălcat vreun drept când au folosit semne convenționale deja banale și notorii pentru a-și marca produsul . Analizând decizia de apel în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată că recursul este nefondat, în considerarea celor ce succed: După cum rezultă din considerentele deciziei de apel, instanța a reținut similaritatea semnelor din punct de vedere auditiv, vizual și conceptual și nu identitatea acestora.

Totodată a reținut că ceea ce contează în această materie este impresia generală pe care marca o produce asupra consumatorului, care arareori are în față cele două semne pentru a le compara și care nici nu își acordă timp pentru a număra literele sau să se deslușească semnificația cuvintelor componente. Instanța de apel a făcut o corectă analiză a similarității mărcilor, din perspectiva art.304 pct.9 C.proc.civ. Două semne se găsesc în situația de a fi similare când, fără a fi identice, se aseamănă una cu cealaltă, iar în aprecierea similarității mărcilor combinate elementele verbale beneficiază de preferință în raport de cele figurative, având în vedere că acestea se percep și pe cale auditivă.

În analiză se ține cont de faptul că ponderea cea mai însemnată o are prima impresie, de ansamblu, pe care o produc semnele din punct de vedere vizual și auditiv, luându-se în considerare, într-o măsură mai mare, elementele de asemănare decât cele de diferențiere. Astfel, pentru mărcile verbale prezintă importanță următoarele aspecte: prefixul sau sufixul sau ambele sunt identice; cuvintele cuprind un număr suficient de silabe sau de combinații de vocale sau de consoane considerate apropiate, într-un cuvânt diferă un număr foarte mic de litere. Aplicând aceste reguli la semnele în conflict, se constată că în mod corect s-a reținut similaritatea acestora. Prin cea de-a doua critică se contestă similaritatea dintre cele două semene, arătându-se clasele de produse pentru care sunt înregistrate marca deținută de reclamantă și marca despre care afirmă recurenta că ar deține-o.

Dacă s-ar pune problema similarității a două mărci aflate în conflict, aceasta nu s-ar rezolva pe calea acțiunii în contrafacere, ce face obiectul dosarului de față. Aceasta întrucât împotriva titularului de marcă înregistrată nu se poate cere interzicerea folosirii acesteia, ci numai anularea înregistrării și numai în cazul în care s-ar continua folosirea mărcii anulate s-ar putea recurge la acțiunea în contrafacere. Altfel, s-ar putea ajunge în situația ca, urmare admiterii unei acțiuni în contrafacere, titularul unei mărci înregistrate să nu o poată folosi, deși aceasta nu a fost anulată și continuă să figureze pe numele său în Registrul Național al Mărcilor. Pentru înlăturarea acțiunii în contrafacere, era însă necesar ca recurenta să fie titulara unei mărci care să poată fi opusă.

Numai că nu se arată care este marca deținută, iar instanța de apel a reținut, aspect necontestat în recurs, că prin decizia nr. 2831/2008 Comisia de examinare a opoziției mărcii a admis opoziția formulată împotriva admiterii la înregistrare a mărcii AUROTHERM nr.90493-al cărui titular era B.R.N., respingând înregistrarea acesteia. Interzicerea folosirii, în formele detaliate, dispusă prin sentința primei instanțe în temeiul art. 35 alin. 2 din Legea nr. 84/1998 se referă la produsele având reprodusă marca Aurotherm & design. Contrar celor susținute de recurentă, nu se pune problema interzicerii utilizării unei mărci, ci a unui semn care contraface o marcă. Din analiza considerentele referitoare la similaritatea semnelor în conflict rezultă că instanța de apel a făcut aplicarea principiilor care guvernează acțiunea în contrafacere, prin raportare la ambele semne, așa cum impune art.35 din Legea nr.84/1998.

Faptul că semnul folosit ar fi devenit „banal și notoriu”, după cum susține recurenta, nu prezintă relevanță în litigiul de față întrucât atât timp cât este valabilă marca se bucură de protecția conferită de lege Constatând, prin urmare, că nu sunt fondate criticile formulate, Înalta Curte a respins recursul ca nefondat, cu aplicarea dispozițiilor art.304 pct.5 și pct.9 și art.312 alin.1 C.proc.civ.