ÎCCJ, decizie (scj.ro #197456)

Conflict între marcă și denumirea unei societăți comerciale. Similaritate scăzută a semnelor. Produse și servicii identice. Utilizarea semnului conform practicilor loiale

Legea nr. 84/1998, art. 36, art. 39

Din interpretarea logică, sistematică și teleologică a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 84/1998, reiese voința legiuitorului de a permite coexistența unor semne apartenente categoriilor juridice de marcă și, respectiv, de nume comercial care au ca titulari persoane diferite, sub condiția/limitarea ca numele comercial să fie folosit în acord cu bunele practici în domeniul de activitate. Prin acest mod de reglementare se instituie, practic, o prezumție de utilizare a numelui comercial în conformitate cu scopul lui (care este acela de a permite diferențierea profesionistului-comerciant de alte entități cu același statut juridic) concomitent cu conferirea posibilității ca această prezumție legală să fie răsturnată, de titularul dreptului asupra unei mărci, prin probe care relevă o folosință neconformă bunelor practici din domeniul comercial ori industrial.

Or, în condițiile în care s-a stabilit că modalitatea în care societatea pârâtă a folosit propriul nume comercial a fost conformă bunelor practici comerciale, respectiv că aceasta este prezumată că a utilizat numele în modul specific de a fi individualizată în cadrul activității comerciale pe care o desfășoară atâta vreme cât nu au fost administrate probe concludente care să ateste că numele comercial ar fi fost folosit cu destinația de a indica originea serviciilor pe care le oferă/prestează, nu sunt incidente prevederile de excepție înscrise în art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.

Chiar dacă există un potențial risc de confuzie, în condițiile unei similarități scăzute a semnelor în conflict, date de elementul verbal comun, măsura de interzicere a folosirii numelui comercial nu se poate dispune câtă vreme nu este îndeplinită cerința (distinctă și necesară) impusă de hotărârea pronunțată de C.J.U.E. în cauza Celine, anume aceea ca numele comercial  să fie folosit de o manieră specifică uneia dintre funcțiile esențiale ale mărcii, respectiv de a identifica originea produselor sau serviciilor.

Simpla înregistrare a numelui comercial având elemente de similitudine cu marca nu poate demonstra utilizarea acestuia cu funcție de identificare a serviciilor sau produselor oferite de titular, ținând seama de faptul că legea - prin prevederile art. 39 din Legea nr. 84/1998 - nu permite titularului unei mărci să  se opună folosirii unui nume comercial decât în anumite condiții de excepție. Cum titularul mărcii a invocat una dintre aceste condiții – anume folosirea numelui comercial în mod contrar bunelor practici din domeniul comercial, incluzându-se în această sferă și utilizarea lui pentru a distinge produsele ori serviciile oferite – instanța ar fi putut dispune măsura interzicerii folosirii numelui comercial numai în măsura în care ar fi constatat că pârâta, distinct de actul juridic al înregistrării numelui comercial, ar fi săvârșit acte de folosință a acestui nume care să fi fost neconforme bunelor practici în domeniul comercial sau industrial.

I.C.C.J., Secția I civilă, decizia nr. 498 din 26 martie 2021

I. Circumstanțele cauzei

Prin cererea înregistrată  pe rolul Tribunalului București - Secția a VI-a civilă, reclamanta A. S.R.L. a chemat în judecată pe pârâții B. S.R.L. și Oficiul Național al Registrului Comerțului prin Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, solicitând: anularea înregistrării numelui comercial (denumirea firmei) al societății pârâte B. SRL; interzicerea utilizării acestuia, denumirea de comerciant încălcând dreptul de utilizare al mărcii aparținând reclamantei. In subsidiar, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei B. SRL la modificarea denumirii firmei, în termen de 5 zile calendaristice de la data rămânerii definitive a hotărârii, prin înlăturarea cuvântului "Viarom" din cuprinsul acesteia, astfel încât denumirea sa să se deosebească fără nici un risc de confuzie de cea a reclamantei, în sensul celor prevăzute de art. 38 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului.

Totodată, reclamanta a solicitat: obligarea pârâtei B. SRL la plata către reclamantă de daune cominatorii în valoare de 10.000 RON pe fiecare zi de întârziere în schimbarea denumirii sale, calculate de la data împlinirii termenului de 5 zile de mai sus și până la punerea ei efectivă în executare de către pârâtă; obligarea pârâtului Oficiul Național al Registrului Comerțului prin Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București la radierea denumirii societății B. SRL, ca urmare fie a anulării înregistrării numelui comercial, anume interzicerii utilizării acestuia pe capătul principal de cerere, fie în cazul în care în termen de maxim 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești aceasta nu își schimbă denumirea prin eliminarea cuvântului "Viarom" din cuprinsul acesteia pe capătul subsidiar de cerere, în temeiul dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 26/1990.

La data de 6 februarie 2017, reclamanta și-a precizat cererea cu privire la temeiul de drept, prin care a solicitat:

- pentru primul capăt de cerere - anularea numelui comercial al pârâtei, anume interzicerea utilizării acestuia - prevederile art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998, coroborat cu dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Directiva 89/104/CEE

- pentru cel de-al doilea capăt de cerere - obligarea pârâtei la modificarea denumirii firmei prin înlăturarea cuvântului „Viarom” - prevederile art. 30 alin. (4) coroborat cu prevederile art. 38 din Legea nr. 26/1990.

- pentru cel de-al treilea capăt de cerere - obligarea pârâtei la plata către reclamantă de daune cominatorii în valoare de 10.000 RON pe fiecare zi de întârziere în schimbarea denumirii sale - dispozițiile art. 48 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, coroborat cu dispozițiile art. 903 și art. 906 Cod procedură civilă.

- pentru al patrulea capăt de cerere - obligarea pârâtului O.N.R.C. la radierea denumirii societății B. SRL - prevederile art. 25 din Legea nr. 26/1990.

Prin încheierea din 8.05.2017, Tribunalul București a respins excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de ONRC.

Prin sentința civilă nr. 1862 din 15.05.2017 a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea astfel formulată și precizată de reclamanta A. S.R.L.

Împotriva acestei sentințe, reclamanta a declarat apel.

Prin decizia nr. 1058A din 3.10.2018 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a IV-a civilă, a fost respins, ca nefondat, apelul astfel promovat de apelanta-reclamantă. A fost obligată apelanta la plata către intimată a sumei de 12.469,59 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Prin încheierea din 18.09.2019 a fost admisă cererea formulată de apelanta A. S.R.L., de lămurire a dispozitivului deciziei civile nr. 1058A/2018, dispunându-se lămurirea în sensul că suma acordată cu titlu de cheltuieli de judecată este reprezentată de cheltuielile de judecată de la fond și cele din apel.

Împotriva acestei din urmă hotărâri a declarat recurs reclamanta.

În motivarea căii de atac astfel exercitate se susține în esență că:

Prin raportare la raționamentul CJUE din Cauza Celine, titularul unei mărci poate solicita interzicerea utilizării de către un terț a unui semn identic cu marca, în aplicarea art. 5 alin. (1) lit. b) din Directiva 89/104/CEE (corespondentul art. 5 alin. (I) lit. b) din Directiva 2008/95/CE, prevedere transpusă în legislația internă în cadrul art. 36 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 mărcile și indicațiile geografice), în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: utilizarea să aibă loc în cadrul comerțului; utilizarea să aibă loc fără consimțământul titularului mărcii; utilizarea să aibă loc pentru produse și servicii identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca; utilizarea să aducă atingere sau să fie susceptibilă de a aduce atingere funcției esențiale a mărcii - aceea de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor.

Afirmă recurenta că, în speță, sunt îndeplinite toate condițiile anterior menționate pentru a se dispune interzicerea utilizării de către intimata B. a numelui său comercial identic cu mărcile „Viarom", și concluzionează că instanța de apel a interpretat și aplicat în mod greșit normele de drept material.

Intimata B. SRL folosește acest nume comercial în cadrul activității sale comerciale, fiind evident faptul că toate documentele financiar-contabile, ofertele comerciale, etc. conțin această denumire.

De asemenea, precizează că intimata nu a deținut vreodată consimțământul recurentei reclamante cu privire la utilizarea semnului „Viarom".

Din perspectiva celei de-a treia condiții, se arată că este îndeplinită întrucât utilizarea acestui semn are loc pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care au fost înregistrate mărcile „Viarom" de către recurentă, aspect care rezultă din faptul că: obiectul principal de activitate al intimatei coincide cu cel al recurentei (codul CAEN 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și a autostrăzilor, ambele societăți desfășurându-și activitatea cu preponderență în Municipiul București) și intimata participă la licitațiile în domeniu, cu această ocazie luând cunoștință de existența societății intimate, respectiv de numele său comercial.

Recurenta consideră că și cea de-a patra condiție este îndeplinită, fiind adusă o atingere funcției esențiale a mărcilor „Viarom", creându-se un risc de confuzie în percepția publicului asupra garanției provenienței serviciului prestat, atâta vreme cât elementele dominante ale mărcilor „Viarom" și ale semnului sunt identice, iar riscul de confuzie este iminent.

Se mai arată că simpla adăugare, la numele comercial al intimatei, a  apelativului „ING" nu este de natură să elimine confuzia creată prin utilizarea denumirii "Viarom" și nici să înlăture riscul de apariție a acesteia prin asocierea acestei denumiri cu marca, cu atât mai mult cu cât apelativul "ING" nu are vreo legătură cu activitatea principală desfășurată de societatea intimată. La analizarea riscului de confuzie, inclusiv riscul de asociere, este necesar să se stabilească dacă utilizarea de către intimată a semnului de „B." are loc „pentru produse sau servicii", adică dacă o astfel de utilizare are loc prin aplicarea semnului care constituie numele său comercial pe produsele pe care le comercializează ori serviciile pe care le prestează sau, chiar în lipsa aplicării semnului pe produse/servicii, îl utilizează într-o asemenea manieră încât se stabilește o legătură între semnul care constituie numele său comercial și produsele pe care le comercializează ori serviciile pe care le prestează.

Susține recurenta că utilizarea semnului de către intimată are loc atât cu depășirea funcțiilor atribuite prin lege numelui său comercial (pentru a se identifica între ceilalți comercianți și a-și desemna propriul fond de comerț), cât și pentru a-și distinge propriile produse/servicii de ale celorlalte întreprinderi, deci nu cu titlu de nume comercial, ci cu titlu de marcă.

Afirmă recurenta că existența riscului de confuzie a fost recunoscută și de instanță de apel, care a reținut că „există riscul ca serviciile oferite sau prestate sub marca „Viarom" să fie atribuite intimatei B. SRL, să se considere că recurenta și intimata fac parte dintr-un grup de firme sau că există între ele legături juridice sau tehnice ".

Instanța de apel s-a limitat să rețină că în cauză nu s-a dovedit că societatea B. SRL a folosit numele său comercial ca marcă, ci doar ca denumire a societății, astfel încât nu s-ar aduce atingere drepturilor asupra mărcilor „Viarom".

În acest context, subliniază recurenta că numele comercial identifică comerciantul în mod direct, în relațiile sale cu clienții și partenerii de afaceri, iar marca identifică comerciantul prin prisma produselor și serviciilor acestuia, individualizându-1 în raport cu alți comercianți.

În cazul serviciilor, marca este acel semn pe care comerciantul îl aduce la cunoștință consumatorului, pe orice cale, pentru a realiza în acest fel o asociere între serviciul oferit și un anumit semn.

Numele comercial are, pe lângă funcția de identificare a comerciantului și pe cea de raliere a clientelei. Marca identifică un comerciant, prin prisma produselor și serviciilor sale, și le individualizează în raport cu cele ale altor comercianți, una din funcțiile sale fiind și acea de raliere a clientelei.

Astfel, numele comercial al intimatei ce conține sintagma „Viarom, îndeplinește – în opinia recurentei - și funcțiile specifice mărcii, de individualizare a serviciilor și intră în conflict cu numele comercial anterior și mărcile „Viarom".

Făcând referire la hotărârea dată de Curtea Europeană de Justiție în cauza C-23/01 Robeco Groep NV, recurenta susține că nu trebuie demonstrat faptul că numele comercial de „B." este folosit pentru a distinge produsele și serviciile, fiind suficient că acesta este folosit doar pentru propria identificare, individualizare între ceilalți comercianți.

Astfel, consideră că este evident faptul că, prin folosirea de către intimată a numelui comercial similar mărcilor „Viarom", intimata ar putea profita de caracterul distinctiv al mărcilor, consumatorii putând crede că societatea B. SRL este o filială sau sucursală a recurentei A. SRL și că produsele sau serviciile furnizate de intimată provin (prin asociere) de la societatea recurentă.

Cu privire la  aprecierea în sensul că utilizarea de către intimată a numelui său comercial a fost conformă practicilor loiale din domeniul industrial sau comercial, susține recurenta că prin aceasta instanța de apel a încălcat și aplicat greșit prevederile art. 39 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 84/1998 . Chiar dacă noțiunea de "bune practici în domeniul industrial ori comercial" nu este definită sau explicitată în mod expres în legislația română, aprecierea privind respectarea bunelor practici se poate face prin raportare la dispozițiile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, din interpretarea art. 1 al acestei legi rezultând obligația comercianților de a-și exercita activitatea cu bună-credință, potrivit uzanțelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor și a cerințelor concurenței loiale.

Se arată că recurenta-reclamantă a demonstrat faptul că folosirea de către intimată a sintagmei de „Viarom" în cuprinsul denumirii sale comerciale reprezintă un act de concurență neloială, susținere întărită de faptul că aceasta a recunoscut, în cuprinsul întâmpinării formulate în fața instanței de fond, că denumirea actuală de B. SRL nu a fost prima opțiune a asociaților, fiind alese o serie de trei denumiri care, însă, nu au fost disponibile pentru rezervare.

Mai mult decât atât, înregistrarea de către intimată la Registrul Comerțului a denumirii comerciale de B. reprezintă prin ea însăși un act ce contravine bunei practici în domeniul industrial ori comercial.

De asemenea, prin folosirea numelui comercial similar mărcilor „Viarom", intimata ar putea profita de caracterul distinctiv al mărcilor, consumatorii putând crede că B. SRL este o filială sau sucursală a recurentei și că produsele sau serviciile furnizate de către intimată provin de la titularul mărcilor „Viarom".

O altă critică susținută de recurentă este în sensul că instanța de apel a reținut, din cuprinsul hotărârii pronunțate de către CJUE în cauza Celine, doar acele susțineri care favorizau raționamentul adoptat, fără a avea în vedere și statuările care se regăsesc la paragrafele 50, 54 și 55 din aceeași hotărâre.

Prevederile art. 29 alin. (3) din Normele Metodologice din 10 octombrie 2008 stabilesc faptul că: „O firmă este distinctivă atunci când constă într-o denumire care nu este necesară, generică sau uzuală... ".

Același text de lege enunță condițiile pe bază cărora se apreciază distinctivitatea, prevăzând în teza finală „... și atunci când nu este identică sau similară cu alte firme înregistrate anterior în Registrul Comerțului”.

În speță, consideră recurenta că există identitate între elementul dominant identificator (Viarom) și similitudine pe întreaga denumire, raportat și la dispozițiile art. 29 alin. (4) lit. i) din Normele Metodologice din 10 octombrie 2008.

Intimata a înlocuit "(...)" cu "ING", iar această operațiune este oprită prin norma juridică anterior invocată fiindcă elementele verbale „(...)" și „ING" fac parte din categoria cuvintelor enumerate cu titlu exhaustiv de menționata prevedere legală (în cea de-a doua teză).

Consideră recurenta că, prin folosirea de către intimată a numelui comercial de B. SRL, se încalcă dreptul primeia asupra propriului nume comercial, anterior înregistrat, acesta beneficiind de protecție prin raportare la prevederile art. 1 alin. (2) din Convenția de la Paris - care generează un drept de proprietate industrială anterior înregistrat/recunoscut.

Având în vedere că intimata B. SRL nu a probat asemenea cheltuieli până la momentul închiderii dezbaterilor și a declarat, în fața primei instanțe, că își rezervă dreptul de a valorifica aceste pretenții pe cale separată, se susține că, prin admiterea în apel și a pretenției privitoare la acordarea cheltuielilor de judecată aferentei judecății în primă instanță, s-au încălcat normele de drept procedural a căror nerespectare atrage sancțiunea nulității hotărârii pronunțate. Solicitarea acordării acestor cheltuielilor de judecată direct în fața instanței de apel constituie o pretenție nouă, din moment ce în fața instanței de fond s-a renunțat la solicitarea acestora, respectiv au fost solicitate pe cale separată.

Intimatul Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a formulat întâmpinare la recursul formulat de recurenta-reclamantă, relevând în esență faptul că înregistrarea societății intimate la Oficiul Registrului Comerțului a fost realizată cu respectarea prevederilor Legii 26/1990. Totodată, a precizat că lasă la aprecierea instanței soluția ce se va adopta în privința recursului.

Analizând recursul în raport de actele și lucrările dosarului, de criticile formulate și de prevederile art. 488 din C.pr.civ., Înalta Curte reține următoarele:

Sub un prim aspect se susține că, deși instanța de apel avut în vedere dezlegările date de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza Celine, a aplicat în mod eronat prevederile art. 36 alin. 1 și alin. 2 lit. a) și b) coroborat cu art. 39 alin. 1 lit. a)  și alin. 2 din Legea 84/1998, apreciind că  nu se poate reține faptul că simpla folosire a numelui comercial al pârâtei intimate (anume B.) în acord cu funcția lui ar aduce atingere drepturilor asupra mărcilor Viarom.

Argumentele expuse în fundamentarea acestei critici nu relevă, însă, aspecte de aplicare eronată a menționatelor prevederi legale și nici o lipsire a acestora de conținut (cum afirmă recurenta), ci reliefează dezacordul recurentei relativ la situația de fapt ce a fost stabilită de instanța de apel ca urmare a exercitării competenței ce îi este conferită prin art. 264 din C.pr.civ., anume aceea de a evalua în mod liber probele ce au fost administrate în cadrul procesului.

În acest context este util a fi observat că reiese din considerentele hotărârii recurate că aprecierea făcută de instanță în sensul că numele comercial al pârâtei intimate a fost folosit de aceasta în acord cu funcția lui a avut ca premisă o efectivă analiză a mijloacelor de probă pe care părțile au înțeles să le administreze relativ la această chestiune. În condițiile în care prevederile legale speciale pe care recurenta le invocă - art. 36 și 39 din Legea 84/1998 – nu instituie reguli obligatorii care să impună a se echivala orice mod de utilizare a unui nume comercial cu o încălcare a dreptului asupra unei mărci care include un semn identic ori similar cu respectivul nume comercial, revenea instanței îndatorirea de a cerceta si stabili, în speță, (și) următoarele aspecte: dacă există identitate sau similitudine între, pe de o parte, semnul care constituie numele comercial al pârâtei intimate (adică sintagma B.) și, pe de altă parte, semnele care au fost înregistrate ca mărci de către recurenta reclamantă; dacă există un risc de confuzie între numele comercial și mărcile a căror încălcare a fost invocată de reclamantă; dacă parata a folosit numele comercial de o manieră care să fie specifică uneia dintre funcțiile esențiale ale mărcii, anume aceea de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor.

În acest punct al analizei este esențial a se observa faptul că instanța de apel a reținut că mărcile recurentei reclamante – denumite de parte „mărcile Viarom” – sunt mărci combinate,

conținând si elemente figurative

alături de elementul verbal Viarom.

Având în vedere că, în materia acțiunilor ce au ca obiect contrafacerea unei mărci, funcționează regula – degajată din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și eficientizată în mod corespunzător în jurisprudența națională - potrivit căreia, pentru evaluarea riscului de confuzie, analiza comparativă trebuie realizată între marcă astfel cum este ea înregistrată (adică ținând seama de ansamblul format din elementele care compun marca înregistrată), pe de o parte, și semnul căruia i se impută că ar aduce atingere drepturilor asupra mărcii, pe de altă parte, Înalta Curte constată că în mod eronat recurenta se raportează, în formularea criticilor din recurs, fie doar la elementul verbal Viarom al mărcilor sale, fie la sintagma „Viraom Construct” care nu se regăsește

ca atare

în conținutul mărcilor.

Instanța de apel a făcut o corectă aplicare a menționatei reguli, în cadrul demersului de stabilire a gradului de asemănare/similitudine între mărcile înregistrate, pe de o parte, și numele comercial înregistrat și modalitatea de folosire a acestuia, pe de altă parte, evaluând în coordonatele adecvate existența atingerii ce se pretindea a fi fost adusă dreptului recurentei asupra mărcilor care conțin elementul verbal Viarom prin înregistrarea și prin utilizarea de către pârâtă a numelui comercial B.

Cum recursul reprezintă o cale de atac ce permite – conform art. 488 din C.pr.civ. - exclusiv verificarea legalității deciziei atacate, situația de fapt stabilită de instanța de apel și analiza realizată în privința probelor nu pot fi reevaluate în prezenta etapă procesuală, astfel încât controlul judiciar se impune a fi efectuat prin raportare la respectiva situație de fapt.

Prin urmare, în condițiile în care s-a reținut că există o similitudine între

mărcile combinate

ale reclamatei recurente și

numele comercial

al pârâtei – dar aceasta este una scăzută pentru că semnele comparate nu se reduc la cuvântul Viarom, ci ele includ alte elemente (figurative în cazul mărcilor și verbal în cazul numelui comercial) care asigură fiecăreia dintre aceste categorii distinctivitate vizuală și auditivă, în pofida elementului verbal comun Viarom, precum și pentru că sintagma B. are, din punct de vedere conceptual, capacitate distinctivă ridicată întrucât are caracter fantezist determinat de modul în care este alcătuită (alăturarea a două cuvinte care nu au o semnificație proprie în limba română) –, Înalta Curte constată că s-a făcut o corectă aplicare la situația de fapt concret stabilită a prevederilor art. 36 alin 1 și alin. 2 lit. b) din Legea 84/1998 – reglementare care se referă la ipoteza utilizării unui semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau servicii identice sau similare, utilizare care să se realizeze într-o modalitate aptă să genereze un risc de confuzie.

De altfel, este de remarcat că instanța de apel a apreciat că, și în condițiile acestei similarități scăzute a semnelor în conflict, există un potențial risc de confuzie, dar a reținut – în cadrul analizei complexe realizate prin prisma exigențelor de referință care se degajă atât din hotărârea pronunțată de CJUE în cauza CELINE cât și din prevederile art. 36 alin. 2 lit. b) din Legea 84/1998 – că măsura de interzicere a folosirii de către pârâtă a numelui său comercial nu poate fi luată pentru că nu este îndeplinită cea de-a patra cerință (distinctă și necesară) impusă de aceeași hotărâre a instanței europene, anume de a se fi folosit numele comercial cu funcția ce este specifică mărcii: de a identifica originea produselor sau serviciilor pârâtei.

Prevederile art. 36 alin. 2 lit a) din același act  normativ reglementează situația în care este vorba de utilizarea fără drept a unui

semn identic

cu o marcă înregistrată (pentru produse sau servicii identice). Cum o atare identitate nu a fost stabilită în speță, nefiind vorba de utilizarea de către pârâta intimată a unui semn (numele comercial) identic cu mărcile înregistrate ale reclamantei recurente, se constată că nu exista suportul factual adecvat spre a fi reținută incidența acestei norme.

În privința dispozițiilor art. 39 alin. 1 lit. a) și alin. 2 din Legea 84/1998, Înalta Curte constată că au fost și ele corect aplicate situației de fapt reținute de instanța de apel, anume aceea că pârâta intimată a avut o conduită care a fost conformă bunelor practici din domeniul comercial.

Această din urmă reglementare consacră, prin alin. 1 litera a), regula potrivit căreia ,,

Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială a) numele/denumirea sau adresa/sediul titularului

”.

În cadrul celui de-al doilea alineat al art. 39 din Legea nr.84/1998 este instituită o excepție de la această regulă, anume că ,,

Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial

”.

Din interpretarea logică, sistematică și teleologică a dispozițiilor legale enunțate reiese voința legiuitorului de a permite coexistența unor semne apartenente categoriilor juridice de marcă și, respectiv, de nume comercial care au ca titulari persoane diferite, sub condiția/limitarea ca numele comercial să fie folosit în acord cu bunele practici în domeniul de activitate. Prin acest mod de reglementare se instituie, practic, o prezumție de utilizare a numelui comercial în conformitate cu scopul lui (care este acela de a permite diferențierea profesionistului-comerciant de alte entități cu același statut juridic) concomitent cu conferirea posibilității ca această prezumție legală să fie răsturnată, de titularul dreptului asupra unei mărci, prin probe care relevă o folosință neconformă bunelor practici din domeniul comercial ori industrial.

În ceea ce privește numele comercial, se cere  a fi amintit că și acesta conferă un drept de proprietate industrială, în condițiile în care, chiar în lipsa unei prevederi exprese în legislația internă, această aptitudine trebuie recunoscută în temeiul art. 1 alin. (2) și (8) din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, a cărei formă revizuită la Stockholm în 1967 a fost ratificată de România prin Decretul nr. 1117/1968. Conform acestor reglementări:,,

Protecția proprietății industriale are ca obiect brevetele de invenție, modelele de utilitate, desenele sau modelele industriale, mărcile de fabrica sau de comerț, numele comercial și indicațiile de proveniență sau denumirile de origine, precum și reprimarea concurentei neloiale.(...)

Numele comercial va fi protejat în toate țările Uniunii, fără obligația depozitului sau a înregistrării, indiferent dacă el face sau nu parte dintr-o marca de fabrica sau de comerț

”.

Astfel, situația litigioasa dedusă judecății este una care relevă conflictul între două categorii de drepturi de proprietate industrială deopotrivă protejate juridic, iar stabilirea modului de folosire a unui nume comercial – anume dacă a fost sau nu conform bunele practici comerciale – nu a reprezentat altceva decât un aspect de fapt asupra căruia instanța de judecată era chemată să statueze pe baza probatoriului administrat.

Or, în condițiile în care s-a stabilit că modalitatea în care pârâta intimată a folosit propriul nume comercial a fost conformă bunelor practici comerciale, respectiv că aceasta este prezumată că a utilizat numele în modul specific de a fi individualizată în cadrul activității comerciale pe care o desfășoară atâta vreme cât nu au fost administrate probe concludente care să ateste că numele comercial ar fi fost folosit cu destinația de a indica originea serviciilor pe care pârâta le oferă/prestează, Înalta Curte constată că instanța de apel a apreciat în mod judicios că nu sunt incidente prevederile de excepție înscrise în art. 39 alin. 2 raportat la art. 39 alin. 1 lit. a) din Legea 84/1998.

Nefondate sunt și criticile prin care se susține că instanța de apel ar fi făcut o greșită analiză a cauzei, din perspectiva dezlegărilor ce rezidă din hotărârea pronunțată de CJUE în cauza Celine.

În acest punct al analizei este necesar a fi amintit că, prin decizia recurată, s-a reținut neîndeplinirea numai a uneia dintre cele patru condiții care – potrivit menționatei hotărâri a instanței europene – trebuie întrunite cumulativ spre a se stabili încălcarea dreptului la marcă prin folosirea unui nume comercial, anume a condiției ca prin utilizarea numelui comercial de către pârâtă să se fi adus atingere funcției mărcii de a garanta originea serviciilor oferite/prestate.

În contextul în care instanța de apel a reținut că sunt îndeplinite celelalte trei condiții (anume: utilizarea numelui comercial să aibă loc în cadrul comerțului; utilizarea să aibă loc fără consimțământul reclamantei; utilizarea aceluiași semn să aibă loc pentru servicii identice sau similare cu cele pentru care au fost înregistrate mărcile reclamantei), se constată că argumentele prin care recurenta evidențiază corectitudinea acestor dezlegări nu reprezintă critici de nelegalitate, spre a constitui suportul unei analize în cadrul recursului pendinte.

În ce privește aprecierea instanței de apel în sensul că pârâta intimată nu a utilizat numele comercial B. cu funcție specifică mărcii, se constată că aceasta este rezultatul evaluării probelor pe care părțile le-au administrat relativ la această chestiune de fapt: folosința.

Argumentele critice expuse de recurentă cu privire la această apreciere relevă similitudini între numele comercial al intimatei și mărcile Viarom și existența unui risc de asociere ori de confuzie între acestea. Asemenea argumente nu au, însă, relevanță din  perspectiva condiției analizate, pentru că ele nu evidențiază o anumită  modalitate practică în care numele comercial a fost utilizat, ci evidențiază doar conținutul/structura numelui comercial înregistrat (care se bucură de protecție legală, așa cum s-a arătat anterior). Simpla înregistrare a numelui comercial având asemenea elemente de similitudine cu marca nu poate demonstra utilizarea acestuia cu funcție de identificare a serviciilor sau produselor oferite de titular, ținând seama de faptul că legea - prin prevederile art. 39 din Legea 84/1998 - nu permite titularului unei mărci să  se opună folosirii unui nume comercial decât în anumite condiții de excepție. Cum recurenta a invocat, în speță, una dintre aceste condiții – anume folosirea numelui comercial în mod contrar bunelor practici din domeniul comercial, incluzându-se în această sferă și utilizarea lui pentru a distinge produsele ori serviciile oferite –, instanța, dând eficiența cuvenită principiului disponibilității, ar fi putut dispune măsura interzicerii folosirii numelui comercial numai în măsura în care ar fi constatat (pe baza probatoriului administrat) că pârâta, distinct de actul juridic al înregistrării numelui comercial B., ar fi săvârșit acte de folosință a acestui nume care să fi fost neconforme bunelor practici în domeniul comercial sau industrial.

Or, în măsura în care s-a reținut că ,,nu s-a făcut dovada folosirii de către pârâtă a numelui comercial cu rol de marcă”, Înalta Curte constată că fără temei se reproșează instanței de apel că ar fi dat o eronată dezlegare cauzei din perspectiva celei de-a patra cerințe derivate din cauza Celine, anume cerința ca utilizarea numelui comercial să fi fost făcută cu funcția de a distinge serviciile ori produsele oferite de aceasta de cele ale altor comercianți.

Prin prisma considerentelor de mai sus, trebuie amintit că aprecierea/constatarea făcută de instanța de apel în sensul existenței unui potențial risc de confuzie sau de asociere determinat de domeniul specific în care ambele părți își desfășoară activitatea și de prezența elementului verbal Viarom în structura semnelor aflate în conflict, nu putea fundamenta o concluzie în sensul că îndeplinită și cerința privind existența unor acte de folosință a numelui comercial cu rol de marcă. Similitudinea ori identitatea între semnele aflate în conflict constituie aspecte care se circumscriu unei condiții distincte (cea de-a treia) reliefate de aceeași hotărâre pronunțată în cauza Celine, iar constatarea instanței de apel referitoare la existența unui potențial risc de confuzie se regăsește tocmai în contextul  evaluării acestei a treia condiții. Astfel, analiza privind cea de-a patra cerință (referitoare la modul concret de folosire) este una distinctă, neconstituind o consecință directă și necesară a confirmării celei de-a treia condiții (privind stabilirea similitudinii între semne și a potențialului risc de confuzie generat de asemenea similitudine).

Împrejurarea – evocată de recurentă - că numele comercial are funcția de raliere a clientelei, și că aceeași funcție o are și marca, relevă - în condițiile în care fiecare dintre cele două categorii juridice are beneficiul unei protecții legale – un reper de evaluare a caracterului legitim al utilizării dreptului (de proprietate industrială) derivat din înregistrarea numelui comercial, respectiv a conformității acestei utilizări cu bunele practici comerciale. Atâta vreme cât este vorba de un rol care este specific deținerii drepturilor derivate din înregistrarea numelui comercial, nu se poate reține că simpla deținere, de către pârâta intimată, a calității de titular al numelui comercial ar constitui o faptă ilicită, neconformă bunelor practici comerciale.

Evocând o funcție comună celor două categorii de semne și pretinzând ca, prin prisma acestei funcții, să se stabilească preferabilitatea dreptului propriu conferit de deținerea mărcilor, recurenta ignoră cadrul normativ existent, anume acela în care legea nu conferă prevalență drepturilor generate de una sau alta dintre aceste categorii. În plus, funcția/rolul comun(ă) de raliere a clientelei este distinctă de funcția specifică (numai) mărcii

de a distinge produsele sau serviciile

care provin de la un comerciant de cele ale altor comercianți. Funcția de a distinge produsele ori serviciile, relevantă din perspectiva statuărilor din cauza Celine, nu poate fi atribuită modalității în care pârâta intimată și-a utilizat denumirea doar ca o consecință a faptului că numele comercial are rolul de raliere a clientelei, pentru că acest rol se manifestă în cazul numelui comercial prin aceea că este un instrument de

identificare directă

a comerciantului în relațiile cu clienții și partenerii de afaceri, spre deosebire de marcă în cazul căreia identificarea titularului se face indirect, prin intermediul produselor ori serviciilor pe care un asemenea semn se aplică.

A mai invocat recurenta neobservarea de către instanța de apel a statuărilor făcute de CJUE în cauza Robeco Groep NV, afirmând că din perspectiva respectivelor statuări nu ar trebui demonstrat

per se

faptul că numele comercial B. este folosit pentru a distinge produsele sau serviciile, fiind suficient – pentru a se stabili încălcarea dreptului asupra mărcii - că acesta este folosit pentru propria identificare între alți comercianți.

Opinia critică astfel expusă de recurentă este consecința unei lecturi trunchiate a textului hotărârii astfel invocate, paragraful nr. 34 la care recurenta se raportează având următorul conținut: ,,

Prin urmare, atunci când, la fel ca în acțiunea principală, semnul nu este utilizat în scopul diferențierii bunurilor sau serviciilor, este necesar să se facă trimitere la ordinile juridice ale statelor membre pentru a determina domeniul de aplicare și, după caz, conținutul a protecției acordate deținătorilor de mărci comerciale care pretind a suferi daune rezultate din utilizarea acestui semn ca nume comercial sau denumire companie

”.

Este de domeniul evidenței că menționatele statuări ale CJUE nu constituie o dezlegare în sensul că deținerea unui nume comercial similar unei mărci ar valora, prin ea însăși, utilizare a celui dintâi cu funcția de a distinge produsele sau serviciile titularului. Însăși ipoteza raționamentului expus în paragraful anterior enunțat este elocventă în acest sens, anume aceea în care,,semnul nu este utilizat în scopul diferențierii bunurilor sau serviciilor”, fiind deci vorba de o utilizare care nu se suprapune funcției esențiale a mărcii ce se analizează din perspectiva celei de-a patra condiții care se degajă din hotărârea pronunțată în cauza Celine (și care este relevantă în contextul litigiului de față). De altfel, trebuie notat că analiza ce s-a realizat în menționata cauză a fost circumscrisă necesității unui răspuns la întrebări care priveau existența sau nu a posibilității statelor membre, din perspectiva reglementărilor conținute în art. 5 alin. 5 din Directiva 89/104/CEE (echivalente celor din art. 5 alin. 5 al Directivei 2008/95/CE), de a adopta reglementări naționale prin care să

protejeze o marcă împotriva utilizării unui semn, care este realizată în alte scopuri decât acela de a distinge bunuri sau servicii,

atunci când utilizarea acestui semn profită fără motive întemeiate și în mod nedrept de caracterul distinctiv sau de reputația mărcii, sau le dăunează.

Prin urmare, nici considerentele hotărârii adoptate în cauza Robeco Groep NV și nici răspunsul dat de CJUE întrebărilor care au prilejuit pronunțarea respectivei hotărâri nu pot fundamenta concluzia propusă de recurentă, anume că decizia instanței de apel ar fi afectată de viciul nelegalității prin aceea că a analizat distinct cerința privind similitudinea semnelor (mărcile reclamantei si numele comercial al pârâtei) și cerința privind utilizarea numelui comercial cu funcție specifică mărcii (pentru indicarea originii serviciilor și produselor pârâtei).

Cât privește reperul de ,,bune practici în domeniul industrial ori comercial”, este corectă observația recurentei că acesta nu are o definiție legală.

În absența unei astfel definiții, judecătorul cauzei avea îndatorirea de a evalua conduita concretă a pârâtei prin prisma celorlalte izvoare de drept prevăzute de art. 1 din C.civ., anume: dispozițiile legale privitoare la situații asemănătoare, uzanțele și principiile generale ale dreptului.

Este util a fi precizat că prin art. 14 din C.civ este instituită o regulă fundamentală de interpretare a legii civile, anume aceea privitoare la buna credință: ,, (

1) Orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile civile cu bună-credință, în acord cu ordinea publică și bunele moravuri.

(2) Buna-credință se prezumă până la proba contrară

”.

Analiza realizată de instanța de apel relevă corecta aplicare a menționatelor reglementări de principiu, dat fiind faptul că evaluarea conduitei pârâtei intimate a fost realizată prin raportare: la statutul acesteia de societate comercială înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, la obiectul său de activitate și ținând seama de prezumția de bună credință de care trebuie să beneficieze (ca orice subiect de drept) până la răsturnarea ei prin proba contrară.

Prevederile Legii 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale nu puteau fundamenta

prin ele însele

o constatare în sensul că pârâta intimată a manifestat o conduită neconformă criteriului bunelor practici în domeniul industrial ori comercial, cum fără temei afirmă recurenta. Obligația instituită prin lege de a exercita activitatea cu bună credință, potrivit uzanțelor  cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor și a cerințelor concurenței loiale (conform art. 1 al acestui act normativ) reprezintă o cerință/reglementare cu caracter abstract relativă la activitatea persoanelor ce au statut de comerciant, iar respectarea ei este prezumată atâta vreme cât nu se dovedește contrariul. Or, în speță, tocmai acest fapt s-a reținut: că reclamanta recurentă nu dovedit acuzația adusă pârâtei în sensul că și-ar fi folosit numele comercial funcția de element de identificare a originii serviciilor prestate (o asemenea funcție nefiind specifică categoriei juridice de nume comercial).

Aspectele evocate de recurentă cu privire la împrejurarea că pârâta a recunoscut – prin întâmpinare – că denumirea actuală nu a fost prima opțiune la înregistrarea societății comerciale au fost analizate de instanța de apel (prin considerentele care se regăsesc la paginile 17-18 ale hotărârii). Cum recurenta nu relevă vreun aspect de nelegalitate a evaluării realizate în cadrul acestei analize – limitându-se la a reitera aceleași aspecte de fapt – Înalta Curte constată nu există, din această perspectivă, suportul necesar realizării unui control judiciar de nelegalitate a deciziei recurate.

Se mai reproșează instanței de apel că  nu a avut în vedere toate considerentele hotărârii pronunțate de CJUE în cauza Celine, respectiv că s-ar fi raportat doar la anumite considerente care ,,favorizau” raționamentul său.  În acest context, recurenta a evocat considerente care s-ar regăsi în paragrafele 50, 54 și 55 din respectiva hotărâre.

În acest punct al analizei este util a fi subliniat faptul că judecata în etapa apelului este supusă unor limite ale devoluțiunii, instanța de prin control judiciar fiind ținută să analizeze pricina numai prin prisma criticilor care s-au adus hotărârii primei instanțe (conform art. 477 alin. 1 din C.pr.civ.)  și ținând seama de aspectele care au format obiect al învestirii primei instanțe (conform art. 478 alin. 1 C.pr.civ).

Înalta Curte constată că, din perspectiva acestor limite ale devoluțiunii, instanța de apel a efectuat controlul judiciar corespunzător criticilor pe care recurenta le formulase prin cererea de apel. În acest context analitic, se constată că acele dezlegări din conținutul hotărârii Celine ce au fost evidențiate și aplicate de instanța de prim control judiciar sunt relevante cauzei prin prisma situației de fapt stabilite ca urmare a evaluării probelor, fiind lipsit de fundament reproșul potrivit căruia instanța ar fi optat pentru respectivele dezlegări în mod artificial (în exprimarea recurentei: pentru ca ar fi „favorabile” soluției adoptate).

Pe de altă parte, se constată că hotărârea  CJUE pronunțată în cauza Celine nu conține paragrafele evocate ca având conținutul redat și numerotarea atribuită de recurentă (nr. 50, 54 și 55), relativ la care partea susține că ar fi fost necesar să fie avute în vedere de instanța de apel. De aceea, textele evocate de parte nu pot constitui reper al evaluării legalității deciziei supuse controlului judiciar.

Cu privire la exigența utilizării „conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial",  Înalta Curte apreciază că relevante sunt elementele de interpretare furnizate de instanța europeană în cadrul paragrafului nr nr.34 din hotărârea Celine, anume:,,

În această privință, trebuie amintit că îndeplinirea condiției menționate, de utilizare loială, trebuie apreciată ținând cont de măsura în care, pe de o parte, utilizarea numelui său de către terț este înțeleasă de publicul vizat sau cel puțin de o parte semnificativă a acestui public ca indicând o legătură între produsele sau serviciile terțului și titularul mărcii sau o persoană autorizată să utilizeze marca și, pe de altă parte, de măsura în care terțul ar fi trebuit să fie conștient de acest fapt. Constituie totodată un factor care trebuie luat în considerare în cadrul acestei aprecieri împrejurarea că este vorba despre o marcă având un anumit renume în statul membru în care este înregistrată sau în care se solicită protecția acesteia, renume de care terțul ar putea profita pentru comercializarea produselor sau a serviciilor sale (Hotărârea Anheuser-Busch, citată anterior, punctul 83

)

Revine instanței de trimitere să efectueze o evaluare globală a tuturor împrejurărilor pertinente ale cauzei din acțiunea principală pentru a aprecia, mai precis, dacă se poate considera că Céline Sàrl practică o concurență neloială față de Céline SA (a se vedea în acest sens Hotărârea Anheuser-Busch, citată anterior, punctul 84

).”.

Reiese cu evidență din aceste statuări că este necesar ca instanța de judecată ce este învestită cu soluționare unui litigiu concret să realizeze o evaluare a împrejurărilor de fapt ale cauzei, împrejurări care pot și trebuie să fie stabilite în urma analizei cererilor și apărărilor formulate de părți precum și a probelor pe care acestea și-au sprijinit poziția adoptată în cadrul procesului.

Or, decizia recurată respectă întrutotul aceste rigori câtă vreme conține o analiză relativă la conduita pe care reclamanta recurentă a imputat-o pârâtei intimate, prin prisma probelor administrate și a reglementărilor speciale din materia drepturilor de proprietate industrială care instituie limite ale protecției conferite categoriilor juridice de marcă și de nume comercial.

În susținerea acestei critici recurenta afirmă că  este eronată aprecierea instanței de apel în sensul că particula ING din structura numelui comercial al pârâtei conferă distinctivitate acestui nume, precizând că prevederile art. 29 alin. 4 lit. i) din Normele Metodologice stabilesc că acest cuvânt nu reprezintă un element de distinctivitate.

Verificând conținutului acestei din urmă reglementări la care recurenta se raportează, Înalta Curte constată că el nu include particula ,,ING” printre cuvintele pe care legiuitorul le-a declarat în mod expres ca fiind lipsite de distinctivitate. În enumerarea ce se regăsește în norma juridică se identifică doar următoarele cuvinte: grup, holding, company, trust, com, trans.

Prin urmare, se constată caracterul vădit nefondat al susținerii recurentei în sensul că instanța de apel ar fi apreciat că particula ING conferă distinctivitate numelui comercial al pârâtei intimate prin ignorarea unei calificări normativă care ar fi în sensul contrar.

Înalta Curte notează că instanța de apel a procedat la analiza elementelor verbale care compun numele comercial al societății pârâte, analiză în urma căreia a concluzionat că asocierea celor două cuvinte este de natură a oferi distinctivitate, prin comparare cu numele comercial al reclamantei recurente care este format din asocierea cuvântului Viarom cu particula ,,,Construct”. Nu contravine prevederilor art. 30 alin. 4 și art. 38 din Legea 26/1990 coroborat cu art. 29 alin. 4 lit. i) din Normele Metodologice aprecierea în sensul menționat câtă vreme elementele verbale care deosebesc numele comerciale ale societăților comerciale aflate în litigiu (anume ING și Construct) nu au același înțeles, nu sunt declarate prin reglementări normative ca fiind elemente lipsite de aptitudinea de a conferi distinctivitate unei firme, iar cuvântul ING nu este sugestiv, necesar ori generic (definitoriu) pentru activitatea în construcții.

Mai susține recurenta că folosirea de către intimată a numelui comercial încalcă dreptul ce îi