ÎCCJ, decizie (scj.ro #81891)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81891) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Marcă. Conflict cu un

nume comercial.

Cuprins pe materii

. Dreptul proprietății

intelectuale. Marcă. Conflict cu un nume comercial.

Index alfabetic

. Dreptul proprietății

intelectuale.

-

Marcă.

-

Conflict cu un nume comercial.

Legea

nr

. 84/1998:

art

. 35

Directiva

nr

. 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988:

art

. 5 alin. (1)

Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene,

este vorba de o utilizare pentru produse care aduce atingere sau este

susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii  când un terț aplică

semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema

sa pe produsele pe care le comercializează;  dar, chiar în lipsa aplicării

semnului are loc o utilizare „pentru produse sau servicii” în sensul art.5

alin. (1) din Directiva

nr

. 89/104/CEE a Consiliului

din 21 decembrie 1988,  atunci când terțul utilizează semnul respectiv,

astfel încât se stabilește o legătură între semnul care constituie denumirea

socială, numele comercial sau emblema terțului și produsele comercializate sau

serviciile furnizate de terți .

Curtea a mai arătat că revine instanței de trimitere sarcina să

verifice dacă utilizarea semnului constituie o utilizare pentru produsele

respective în sensul art.5 alin.1 din Directivă  și dacă utilizarea

semnului aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor

mărcii și, în special funcției sale esențiale, aceea de a garanta

consumatorilor proveniența produselor sau serviciilor

.

Î.C.C.J,

Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia

nr

.

1070 din 19 februarie 2010.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vâlcea, Secția

comercială, reclamanta S.C VINEXPERT S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta S.C.

RVE - ROMVINEXPERT S.R.L., solicitând instanței  să constate că denumirea

de comerciant a pârâtei încalcă dreptul la marcă al reclamantei și să se interzică

folosirea de către pârâtă a mărcii VINEXPERT în denumirea sa comercială.

Prin sentința civilă

nr

. 894 din 23

octombrie 2008 Tribunalul Vâlcea, Secția civilă  a respins acțiunea

reclamantei ca neîntemeiată și a obligat-o pe aceasta la plata sumei de

1.883,47 lei în favoarea pârâtei, sumă ce reprezintă cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut

următoarele:

Examinând denumirile celor două firme, nu se poate reține

existența unei asemănări care să poată crea confuzie în rândul consumatorilor.

Cuvântul menționat, „VINEXPERT" este combinat de pârâtă cu

elemente în plus, respectiv cele două cuvinte „RVE" și "ROM",

dar și liniuța de unire între ele, RVE - ROMVINEXPERT.

Atribuirea mențiunilor în plus prin adaosul celor două cu separate prin liniuță

în componența de numire asigură pârâtei un caracter propriu și inconfundabil,

stabilind diferența între denumirea sa comercială și marca înregistrată de

reclamantă.

Cele

două societăți comerciale sunt distincte și prin sediile situate în localități

diferite, prin obiectul de activitate, prin emblemele sub care acestea își

desfășoară activitatea și se angajează în raporturi cu terții, care nu au

niciun

fel de asemănare. Cuvintele din cuprinsul acestor

embleme sunt redactate diferit, cu caractere diferite și cu o înălțime a

literelor diferită. Pentru reclamantă, la mijlocul emblemei de formă

dreptunghiulară scrisul este cu litere mari de tipar - în linie dreaptă, în

timp ce la pârâtă scrisul este în formă de cerc, având în mijloc un element

figurativ ce sugerează un pahar cu vin de culoare roșie, purtând deasupra

mențiunea „RVE".

Situația prezentată de reclamantă nu se încadrează în

dispozițiile

art

. 35 alin. (2) din Legea nr.84/1998,

aceasta

nefacând

dovada că sunt îndeplinite cumulativ

prevederile acestui text de lege și nici intenția pârâtei de a-și apropria

semnul distinctiv utilizat de reclamantă.

În

consecință, câtă vreme pârâta nu încalcă

nicio

prevedere legală sau un drept al intimatei care să poată conduce la măsura

solicitată de reclamantă, tribunalul a respins cererea ca neîntemeiată.

Prin decizia civilă nr.35 din 12 februarie 2009 Curtea de Apel

Pitești, Secția civilă, pentru cauze privind conflictele de muncă și asigurări

sociale și pentru cauze cu minori și de familie a admis apelul declarat de

reclamantă,  a schimbat în tot a sentința, a admis acțiunea, a constatat

că numele comercial al pârâtei S.C. RVE-ROMVINEXPERT S.RL. încalcă drepturile

exclusive asupra mărcii reclamantei S.C VINEXPERT S.RL., pentru care există

certificatul de înregistrare la O.S.I.M.

nr

. 60671

din l8 decembrie 2003 și a obligat-o pe pârâtă la încetarea folosirii

denumirii, ca nume comercial în activitatea economică.

Pentru

a decide astfel, curtea de apel a avut în vedere următoarele considerente:

Principiile

de drept stabilite în jurisprudența Curții Europene de Justiție în aprecierea

conflictului dintre marcă și nume comercial sunt aplicabile în speță, scopul

articolului 5 (1) din Directiva Consiliului Europei

nr

.

89/104/

EEC

, transpus în legislația română prin

dispozițiile

art

. 35 din Legea

nr

.

84/1998, fiind acela de a proteja funcția mărcii de indicare a origini

comerciale.

În toate situațiile în care o marcă anterioară intră în conflict

cu un semn folosit în activitatea comercială de către un terț se aplică

regulile din articolul 35, indiferent dacă semnul este nume comercial sau nu,

tocmai pentru a se putea evita producerea unui risc de confuzie între titularul

mărcii și cel care folosește semnul.

În situația în care semnul este un nume comercial sunt avute în

vedere prevederile

art

. 6 din Directivă

(corespunzător

art

. 38 din lege română), care impun o

condiție suplimentară: verificarea loialității folosii semnului.

Conform jurisprudenței constante a C.J.C.E., respectiv a

deciziei cadru în această materie (cazul C-17/06

Celine

)

există patru condiții pentru aplicarea protecției mărcii în conflictul cu un

semn, pentru toate cazurile prevăzute la

art

. 5

lit

. a și

lit

. b, toate acestea

fiind îndeplinite în speță.

Astfel, nu s-a contestat că pârâta își folosește numele

comercial în activitatea comercială. Ca atare, este îndeplinită prima condiție

a folosirii însemnului ca nume comercial în activitatea comercială.

Cea de a doua condiție, a folosirii fără consimțământul

titularului mărcii este, de asemenea, îndeplinită,

neafirmându-se

că ar fi existat consimțământul reclamantei la înregistrare.

Pârâta a avut inițial denumirea identică cu a reclamantei și

urmare a notificării trimise de reclamantă, prin care i-a solicitat schimbarea

denumirii inițiale,  din  S.C.  VINEXPERT  S.R.L.,

s-a conformat  acestei  solicitări, modificând astfel denumirea în

S.C RVE – ROMVINEXPERT, considerând astfel că emblemele și denumirile celor

două societăți distincte, determinat și de faptul că au sediile în localități

diferite, dar și obiectul de activitate.

Această operațiune a fost efectuată la data de 11 aprilie 2006, conform

certificatului de înmatriculare preschimbat, sediul societății pârâte fiind

stabilit în municipiul Drăgășani, județul Vâlcea.

Chiar și atunci când semnul nu este fixat pe produsul oferit în mod efectiv

spre comercializare, există o folosire a acestuia „în legătură cu bunurile sau

serviciile” în sensul Directivei.

Contrar celor reținute de prima instanță, se constată că atunci

când un terț folosește semnul într-un asemenea mod, se stabilește o legătură

între semnul care constituie numele comercial al terțului și bunurile

comercializate sau serviciile pe care le prestează terțul.

In speță, se constată că prin înregistrarea de către pârâtă a

denumirii

Vinexpert

în componența denumirii

sale mai sus arătate, au fost încălcate dispozițiile

art

.

8 din Legea

nr

. 148/2000, care interzice publicitatea

de natură a crea confuzie pe piață între cel care apelează la această

operațiune și un concurent sau între mărcile de comerț, denumirile comerciale

sau alte semne distinctive, profitându-se astfel de renumele unei mărci de

comerț și denumirea comercială, creându-se astfel un prejudiciu titularului

mărcii.

Numele

comercial este folosit de către pârâtă în activitatea comercială, pentru a

desemna și a face cunoscute potențialilor clienți serviciile prestate de

aceasta.

Și

condiția care privește capacitatea semnului de a afecta funcția mărcii de

garantare a originii a fost analizată în mod greșit de către tribunal, deși era

îndeplinită.

În

aplicarea condiției menționate se poate face distincție după cum marca și

semnul sunt sau nu identice sau numai similare, riscul de confuzie fiind sau nu

prezumat și în funcție de identitatea produselor.

Tribunalul

a ignorat criteriile stabilite de CJCE în jurisprudență și a făcut o greșită

aplicare a dispozițiilor

art

. 35

lit

.

b din Legea

nr

. 84/1998.

Existența sau inexistența riscului de confuzie, ce trebuie

stabilită în funcție de identitatea sau similaritatea semnului cu marca, este o

chestiune distinctă, care nu înlătură aplicarea criteriilor menționate.

Câtă

vreme elementele dominante ale mărcii și semnului sunt identice –

Vinexpert

- existența riscului de confuzie nu poate fi pusă

la îndoială.

Prima

instanță a reținut în mod eronat că emblemele sub care cele două societăți își

desfășoară activitatea și se angajează în raporturi cu terții sunt diferite,

neavând

nicio

asemănare,

cuvintele din embleme fiind redactate diferit, având caractere diferite, iar

înălțimea literelor folosite este alta, constatând astfel că nu poate exista

conflict între marca anterior înregistrată și numele comercial, de vreme ce

cele două semne comerciale au funcții diferite potrivit legii.

Considerentele deciziei apelate în acest sens contravin

principiilor de drept menționate, instanța având obligația de a trata numele

comercial ca pe orice semn distinctiv și de a stabili dacă prin modul de

folosire al acestuia de către intimată, acesta putea fi perceput ca și marcă

pentru serviciile oferite clienților.

Numele comercial identifică comerciantul, în mod direct, în

relațiile sale cu clienții și partenerii de afaceri, iar marca identifică

comerciantul prin prisma produselor și serviciilor acestuia, individualizându-l

în raport cu alți comercianți.

Specificul

speței constă în faptul că societatea pârâtă își desfășoară activitatea în

domeniul fabricării băuturilor alcoolice distilate, a alcoolului etilic de

fermentație, a vinurilor, a cidrului și a altor vinuri din fructe. In obiectul

de activitate intră și comerțul cu ridicata,

nespecializat

de produse alimentare, băuturi, tutun, comerț cu amănuntul al băuturilor, fără

a folosi un semn distinctiv, altul decât numele comercial.

In

cazul serviciilor, marca este acel semn pe care comerciantul îl aduce la

cunoștința consumatorului, pe orice cale, pentru a realiza în acest fel o

asociere între serviciul oferit și un anumit semn.

Reclamanta a înregistrat marca „

Vinexpert

"

S.RL. la Oficiul Registrului Comerțului București la data de 4 martie 2004 și

la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci la data de 18 decembrie 2003, așa

cum rezultă din certificatul de înregistrare nr.60671, având ca obiect de

activitate băuturi alcoolice, comercializare, publicitate, ambalare,

depozitare, transport, sediul firmei fiind în municipiul București.

Cuvântul „

Vinexpert

" îndeplinește

funcțiile specifice mărcii, de individualizare a serviciilor și poate intra în

conflict cu orice altă marcă anterioară folosită pentru servicii similare,

dovedirea funcției de marcă

nefiind

în acest caz

intrinsec legată de operațiunea materială de aplicare a semnului pe produs sau

ambalajul acestuia.

Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta S.C. RVE -

Romvinexpert

S.R.L., invocând în drept dispozițiile art.304

pct.9 Cod procedură civilă.

În dezvoltarea motivului de recurs invocat, recurenta arată că

decizia atacată încalcă

art

. 5 din Directiva

Consiliului Europei

nr

. 89/104/

EEC

, transpusă în

legislația românească prin dispozițiile

art

. 35 din

Legea

nr

. 84/1998.

Conform jurisprudenței constante a Curții de Justiție a

Comunității Europene, pentru aplicarea protecției mărcii în conflictul cu un

nume comercial, trebuie îndeplinite patru condiții, iar în speță nu sunt

îndeplinite.

Recurenta susține că:

Numele comercial a fost obținut cu respectarea dispozițiilor

legale în vigoare.

Cu adresa nr.134439 din 8 august 2007 Oficiul Național al Registrului

Comerțului a comunicat pârâtei că s-a rezervat denumirea societății comerciale

S.C. RVE -

Romvinexpert

S.R.L. după ce s-a primit

răspuns de la toate oficiile județene, inclusiv de la cel al municipiului

București.

Între denumirea pârâtei și cea a reclamantei nu se creează o

confuzie referitoare la siglă, obiect de activitate,

etc

.

Cuvântul VINEXPERT este combinat de pârâtă cu elemente în plus,

respectiv RVE și ROM , dar și cu cratimă între ele, ceea ce asigură un caracter

propriu și inconfundabil și stabilește diferențe între denumirea comercială și

marca înregistrată.

Cele două societăți comerciale sunt distincte și prin sediile

lor, situate în localități diferite, prin obiectul lor de activitate, prin

emblemele pe care le folosesc și prin modul de redactare al cuvintelor din cele

două embleme.

Reclamanta nu a făcut dovada existenței condițiilor prevăzute de

art

. 35 din Legea

nr

.

84/1998 și nici a intenției pârâtei de a-și apropria în vreun fel semnul

distinctiv utilizat de reclamantă.

Recurenta solicită admiterea recursului și modificarea deciziei,

în sensul respingerii apelului și obligării intimatei la plata cheltuielilor de

judecată.

Intimata S.C.

Vinexpert

S.R.L. nu a

depus la dosar întâmpinare dar, prin concluziile scrise depuse la dosar, a solicitat

respingerea recursului ca

nefondat

și obligarea

recurentei la plata cheltuielilor de judecată.

Recursul este, într-adevăr,

nefondat

și va fi respins pentru următoarele considerente:

Pentru a stabili dacă numele comercial al pârâtei încalcă dreptul

la marcă al reclamantei, curtea de apel a efectuat o analiză pertinentă cu

privire la: anterioritatea mărcii reclamantei, similaritatea celor două semne,

produsele și serviciile protejate de marcă, obiectul de activitate al pârâtei

și folosirea numelui comercial în activitatea comercială a pârâtei.

Aspectele referitoare la emblemele celor două părți litigante,

la comparația dintre numele lor comerciale, la folosirea mărcii pentru

publicitate, deși au fost invocate de reclamantă în acțiune sau de pârâtă în

apărare nu au

nicio

relevanță în soluționarea

prezentei cauze.

Criticile formulate de pârâtă în recurs nu pot fi primite, cu

consecința modificării deciziei, deoarece la situația de fapt reținută, au fost

corect aplicate dispozițiile legale incidente în cauză.

1.Critica referitoare la ignorarea caracterului legal al

înregistrării numelui comercial în raport de dispozițiile  incidente și de

verificările efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului este

nefondată

, deoarece prin decizia

recurată

nu s-a reținut că ar fi fost încălcate dispozițiile Legii

nr

.

26/1990 privind Registrul Comerțului.

Astfel, potrivit

art

. 38 alin. (1) din

Legea

nr

. 26/1990, orice firmă nouă trebuie să se

deosebească de cele existente, prin firmă înțelegându-se conform

art

. 30 alin. (1) numele sau, după caz, denumirea sub care

un comerciant își exercită comerțul.

Potrivit

art

. 39 alin. (1) oficiul va

refuza înscrierea unei firme care,

neintroducând

elemente deosebite în raport cu altele deja înregistrate, poate produce confuzie

cu acestea, iar alin.8 al aceluiași articol prevede că verificarea

disponibilității firmei se face de către oficiul registrului comerțului înainte

de întocmirea actelor constitutive ori de modificare a firmei.

Așadar, disponibilitatea verificată de oficiu și care a permis

pârâtei să-și înregistreze  numele comercial RVE - ROMVINEXPERT S.R.L. a

privit exclusiv inexistența unei firme anterioare identice sau similare, și nu

existența unei mărci anterioare cu care ar fi putut intra în conflict.

Or, ceea ce s-a reținut în speță și a condus la soluția

admiterii acțiunii a fost împrejurarea că la data înregistrării numelui

comercial de către pârâtă, 4 martie 2004, exista deja o marcă aparținând

reclamantei, ce fusese înregistrată la data de 18 decembrie 2003 la Oficiul de

Stat pentru Invenții și Mărci, iar elementul verbal al mărcii VINEXPERT a fost

inclus în numele comercial fără acordul titularului.

2.Cu privire la posibilitatea identificării unui conflict între

marcă și nume comercial, curtea de apel a ținut seama în mod corect

jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene – actualmente Curtea

de Justiție a Uniunii Europene – reflectată în cauza C-17/06

Celine

, iar jurisprudența Înaltei Curți de Casație

și Justiție-secția civilă și de proprietate intelectuală este în același sens

(dec.nr.3826/2007, dec.nr.4705/2007, dec.nr.2828/2007

etc

.)

În cauza citată, prin hotărârea din 11 septembrie 2007, C.J.C.E.

a stabilit că:

Utilizarea de către un terț care nu a fost autorizat în acest scop

a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu

marca anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a unor produse

identice cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă constituie o

utilizare pe care titularul mărcii respective este îndreptățit să o interzică

în conformitate cu art.5 alin.1

lit.a

din prima

Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a

legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, în cazul în care este vorba

de o utilizare pentru produse care aduce atingere sau este susceptibilă să

aducă atingere funcțiilor mărcii.

În considerentele acestei decizii Curtea a arătat ce se înțelege

prin „utilizare pentru produse sau servicii” în sensul

art

.

5 alin. (1) din Directivă:

Are loc o astfel de utilizare când un terț aplică semnul care

constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe

produsele pe care le comercializează (paragr.22).

Dar, chiar în lipsa aplicării semnului are loc o utilizare

„pentru produse sau servicii” în sensul art.5 alin.1 din Directivă atunci când

terțul utilizează semnul respectiv astfel încât se stabilește o legătură între

semnul care constituie denumirea socială, numele comercial sau emblema terțului

și produsele comercializate sau serviciile furnizate de terți (paragr.23).

Curtea a mai arătat că revine instanței de trimitere sarcina să

verifice dacă utilizarea semnului constituie o utilizare pentru produsele

respective în sensul art.5 alin.1 din Directivă (paragr.24) și dacă utilizarea

semnului aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor

mărcii și, în special funcției sale esențiale, aceea de a garanta

consumatorilor proveniența produselor sau serviciilor (

pargr

.

26 și 28).

verificare, comparând numele comercial al pârâtei cu marca reclamantei,

obiectul de activitate al pârâtei cu produsele și serviciile pentru care s-a

înregistrat marca și modul în care utilizarea numelui comercial, ce include în componența

sa marca verbală a reclamantei, poate afecta identificarea produselor sau

serviciilor reclamantei din punctul de vedere al sursei de proveniență.

Critica potrivit căreia între numele comercial S.C. RVE-

ROMVINEXPERT S.R.L. și marca VINEXPERT nu există risc de confuzie, date fiind

diferențele care există între cele două elemente verbale nu poate fi primită.

În mod corect s-a reținut nu doar că cele două semne sunt

similare, dar că între ele există o puternică asemănare, dată de elementul

dominant comun VINEXPERT. Acest cuvânt constituie marca reclamantei și a fost

inclus practic în numele comercial al pârâtei.

Adăugarea grupurilor de litere RVE și ROM nu înlătură

similaritatea dintre cele două semne astfel încât, așa cum susține recurenta,

numele său comercial să dobândească un caracter propriu și inconfundabil.

Ceea ce contează în analiza riscului de confuzie sunt în primul

rând asemănările și nu deosebirile.

Redarea elementului verbal al mărcii cu alte caractere ori

fonturi

, în cadrul unei embleme comerciale utilizată de

pârâtă nu prezintă

nicio

relevanță. O asemenea

analiză ar fi fost pertinentă în cazul în care s-ar fi pus problema

contrafacerii unui element figurativ.

Între obiectul de activitate al pârâtei – fabricarea băuturilor

alcoolice distilate, a alcoolului etilic de fermentație, a vinurilor, a

cidrului și a altor vinuri din fructe; comerț cu ridicata,

nespecializat

de produse alimentare, băuturi, tutun; comerț cu amănuntul al băuturilor,

etc

. – și produsele și serviciile pentru care a fost

înregistrată marca reclamantei – băuturi alcoolice, comercializare,

publicitate, ambalare, depozitare, transport – există o strânsă legătură.

Utilizarea de către pârâtă în activitatea sa comercială a

numelui sub care s-a înregistrat nu a fost contestată.

Față de cele reținute, concluzia existenței riscului de confuzie

în ceea ce privește sursa de proveniență a produselor și serviciilor celor doi

întreprinzători este corectă.

Un consumator mediu din cadrul segmentului de public relevant nu

ar putea să conștientizeze că băuturile alcoolice în legătură cu care se

utilizează semnul VINEXPERT au o altă sursă de proveniență decât cele în

legătură cu care se utilizează semnul RVE-ROMVINEXPERT.

Prin urmare, în mod corect s-a reținut că pârâta folosește fără

drept marca reclamantei, pe care a inclus-o în numele comercial, în legătură cu

propriile produse sau servicii, ceea ce atrage incidența art.35 alin. (2)

lit

. b din Legea

nr

. 84/1998.

Pentru aceste considerente, având în vedere că motivul de recurs

întemeiat pe dispozițiile

art

. 304

pct

. 9 Cod procedură civilă nu este incident în cauză, în

baza

art

. 312 Cod procedură civilă, Înalta Curte a

menținut decizia și a respins recursul ca

nefondat

.

În baza

art

. 274 Cod procedură civilă, Înalta Curte a obligat pe

recurenta la plata sumei de 2000 lei, cheltuieli de judecată către reclamantă,

reprezentând onorariul avocatului care a întocmit concluziile scrise