ÎCCJ, decizie (scj.ro #86919)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86919) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
Conflict între marcă și nume comercial. Invocarea încălcării dreptului de folosire exclusivă asupra mărcii. Condiții.
Cuprins pe materii :
Dreptul proprietății intelectuale. Marcă
Index alfabetic :
marcă
- nume comercial
- similaritate
Legea nr. 84/1998, art. 3, art. 36, art. 39
H.G. nr. 1134/2010, art. 19
Legea nr. 26/1990, art. 30
Folosirea unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme în concordanță cu funcțiile sale și în limitele protecției conferite titularului său prin înscrierea acesteia în registrul comerțului, deci, pentru identificarea societății sau desemnarea fondului de comerț nu poate fi interzisă de titularul mărcii pentru că denumirea socială, numele comercial sau emblema nu au, în sine, funcția de a distinge produse sau servicii, funcție specifică mărcilor.
Ca atare, în contextul aplicării dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 este necesar a se stabili dacă utilizarea semnului are loc „pentru produse sau servicii”, adică dacă o astfel de utilizare are loc prin aplicarea semnului care constituie numele comercial pe produsele comercializate sau, chiar în lipsa aplicării semnului pe produse, acesta este utilizat într-o asemenea manieră încât se stabilește o legătură între semnul care constituie numele comercial și produsele comercializate, deci, dacă numele comercial este utilizat cu titlu de marcă și atentează astfel la funcțiile mărcii, în special, aceea de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau serviciilor. O astfel de analiză trebuie realizată de instanță raportat la modalitatea concretă în care este utilizat semnul incriminat.
Secția I civilă, decizia nr. 331 din 31 ianuarie 2014
Prin acțiunea înregistrată la data de 1.04.2011 pe rolul Tribunalului București, reclamanta Valentino S.p.a. Italia, prin mandatar autorizat R. SA, a chemat în judecată pe pârâta SC Valentino Tessuti SRL, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, V. România SA, pentru ca, în contradictoriu cu acestea să se constate încălcarea dreptului de folosire exclusivă ce aparține reclamantei, titulara mărcii Valentino și a numelui comercial, Valentino S.p.a; să se constate că folosirea numelui comercial și a numelui de domeniu www.valentino-tessuti.ro și www.valentino-tessuti.com încalcă drepturile exclusive asupra mărcilor Valentino și a numelui comercial aparținând reclamantei; să se interzică folosirea numelui comercial al pârâtei înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. J 35/2257/2003 și să fie obligată pârâta la schimbarea numelui comercial, într-o denumire care să nu mai includă sub nicio formă mărcile Valentino și numele comercial, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunța; interzicerea folosirii numelui de domeniu www.valentino-tessuti.ro și www.valentino-tessuti.com și obligarea Institutul N.C.D.I. să efectueze transferul acestui domeniu către reclamantă, după plata taxelor aferente și efectuarea procedurii administrative de înregistrare; publicarea într-un ziar cu tiraj național a
dispozitivului hotărârii, în 10 zile de la rămânerea definitivă a acesteia.
În motivarea acțiunii, s-a arătat că Valentino S.p.a face parte din Valentino Fashion Group, unul dintre cele mai mari din lumea modei care operează în peste 70 de țări numărând peste 1250 puncte de vânzare. Firma oferă o gamă largă de produse de lux care include genți, pantofi, țesături, accesorii din piele, ochelari, ceasuri și parfumuri. Valentino S.p.a este titularul numelui comercial și al mărcilor Valentino, mărci care au fost înregistrate la nivel comunitar, dar și la nivel internațional.
S-au anexat cererii de chemare în judecată extrase ale mărcilor internaționale înregistrate, România fiind țară desemnată pentru protecție; de asemenea, s-a făcut și dovada înregistrării mărcilor comunitare pentru produsele din clasele 24 (textile și alte produse din materiale textile, lenjerii de pat), 25 (îmbrăcăminte), 35 (servicii de regrupare în avantajul terților al produselor textile, managementul afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de birou, publicitate).
Reclamanta a mai arătat că potrivit art. 2 din legea mărcilor, acestea beneficiază de protecție exclusivă și pe teritoriul României, în baza convențiilor internaționale la care România este parte prin ratificarea acestora.
Totodată, reclamanta a învederat că este și titulara numelor de domeniu www.valentino.com, extrase de pe acest site fiind atașate la dosar.
În ce o privește pe pârâtă, reclamanta susține că aceasta și-a înregistrat numele comercial și utilizează numele de domeniu www.valentino-tessuti.ro și www.valentino-tessuti.com prin intermediul serviciul My Domain pus la dispoziție de M. SA, folosindu-le în activitatea comercială pentru a promova produse similare, fără aprobarea prealabilă a reclamantei, ceea ce demonstrează reaua credință a acesteia, întrucât se prezumă că pârâta avea cunoștință că reclamanta operează pe piața produselor textile, industria modei etc.
Reclamanta pretinde că prin folosirea numelui comercial Valentino Tessuti se încalcă drepturile sale exclusive asupra mărcii Valentino, existând risc de confuzie în rândul publicului, din cauza identității dintre marca înregistrată și numele comercial al reclamantei și semnul folosit de pârâtă, precum și din cauza similarității dintre serviciile protejate prin marcă și serviciile prestate de pârâtă sub acest nume.
Pe de altă parte, folosirea de către pârâtă a numelui comercial Valentino Tessuti încalcă dreptul reclamantei și asupra propriului nume comercial, întrucât acesta beneficiază de protecție, fiind anterior înregistrat, în baza art. 1 alin. 2 din Convenția de la Paris. Convenția de la Paris a fost ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, astfel că numele comercial, date fiind prevederile Convenției generează un drept de proprietate industrială. Reclamanta mai afirmă că actele comerciale ale pârâtei, în condițiile expuse, constituie și acte de concurență neloială, întrucât prin înregistrarea numelui comercial și a numelui de domeniu, identice sau cel puțin similare cu ale reclamantei, apare în rândul publicului riscul de confuzie și riscul de asociere dintre cele două societăți în dauna societății reclamante. În același sens, sunt și dispozițiile art. 16 din TRIPS.
S-a mai arătat că la data de 16.11.2007, pârâta a depus la OSIM pentru înregistrare marca verbală Valentino Tessuti M 2007 10592, pentru produse și servicii din clasele 24 și 35, însă, în urma opoziției reclamantei a fost respinsă înregistrarea acestei mărci.
Se conchide, învederându-se că actele pârâtei constituie atât acte de contrafacere cât și de concurență
neloială.
În drept, s-au invocat dispozițiile art. 6, 36, 90 din Legea nr. 84/1998, republ.; art. 5 alin. (1) lit. a), art. 9, 14 și urm. din Lege nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, art. 998-999 C.civ., OUG. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială.
Prin sentința civilă nr. 1846 din 27.10.2011, Tribunalul București, Secția a V-a civilă a admis acțiunea, a constatat că pârâta încalcă drepturile exclusive asupra mărcilor Valentino și a numelui comercial aparținând reclamantei, a interzis folosirea de către pârâtă a numelui comercial SC Valentino Tessuti și a numelui de domeniu www. valentino.tessuti.ro, a obligat Institutul de Cercetări în Informatică să efectueze transferul acestui domeniu către reclamantă, după plata taxelor aferente și efectuării procedurii administrative de înregistrare.
Pentru a pronunța această sentință, tribunalul a reținut următoarele: reclamanta este persoană juridică înregistrată în Italia, titulară exclusivă a numelui comercial și a mărcilor Valentino înregistrate pe cale națională, comunitară și internațională, beneficiind de protecție exclusivă și în România, întrucât România a ratificat prin Decretul nr.1176/1968 Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor încheiat la 14.04.1891, în forma revizuită la Stockholm.
Acest Aranjament a reglementat constituirea unui depozit internațional al mărcilor care să confere
protecție mărcilor peste granițele naționale, pornind de la prima înregistrare într-una dintre țările membre, România fiind țară desemnată pentru protecție. Totodată, reclamanta este titulara numelui de domeniu
www.valenti
no.com
, extrase de pe acest site fiind depuse la dosarul cauzei.
Prima instanță a reținut că pârâta și-a înregistrat numele comercial Valentino Tessuti și utilizează numele de domeniu de internet www.valentino-tessuti.ro și www.valentino-tessuti.com, folosindu-le în activitatea comercială pentru a promova produse similare fără aprobarea prealabilă a reclamantei, în condițiile în care cunoștea că reclamanta este de notorietate în industria produselor textile și a modei.
În consecință, s-a ivit un conflict între firmă și marcă și între mărci identice sau cel puțin similare, întrucât, pârâta cu rea credință beneficiază de reputația mărcii reclamantei înregistrându-și ca marcă și, ulterior, ca nume comercial, chiar marca reclamantei, anterioară și notorie.
Prin întâmpinare, pârâta a susținut că a înregistrat marca Valentino Tessuti cu nr. de depozit 2008 02855, nr. marcă 093957 pentru clasa 20 - saltele și structuri din lemn (suporți pentru saltele), în condițiile în care și reclamanta deține marcă înregistrată pentru produse din clasa 20.
Tribunalul a apreciat că fiind vorba despre drepturi exclusive este evident că o acțiune în justiție prin intermediul căreia titularul dreptului face apel la forța publică pentru a obține respectarea dreptului său, este admisibilă.
În toate cazurile, se impune însă a se realiza o analiză a celor două semne distinctive, simpla existență a certificatului de înmatriculare a societății sau a certificatului de înregistrare a mărcii, nefiind suficientă pentru a constata incompatibilitatea dintre acestea, după cum nu pot demonstra „per se” caracterul legitim al înregistrării celor două semne. Independent de utilizarea unui cuvânt identic sau asemănător, existența riscului de confuzie sau de asociere poate rezulta numai din cercetarea comparativă a semnelor în ansamblul lor; or, în speță, cele două mărci și, respectiv nume comerciale sunt identice, cuvântul „Tessuti” adăugat de pârâtă având doar o valoare descriptivă; pe de altă parte, și reclamanta este titulara unor mărci care, alături de denumirea de bază (Valentino) conțin un element figurativ, așa cum este marca internațională „Les Chemises Valentino” sau „R.E.D. Valentino Garavani”.
Prima instanță a reținut că de la această regulă fac excepție mărcile notorii care nu pot fi utilizate ca firmă de alți comercianți din același domeniu de activitate, indiferent de existența sau inexistența riscului de confuzie. Cât privește folosirea ca firmă a mărcii notorii de către un terț care acționează într-un alt domeniu de activitate, nici aceasta nu poate fi acceptată, existând riscul diluării mărcii.
Potrivit art. 8 al Convenției de la Paris, ratificată de România în 1968 prin Decretul 1167, numele comercial va fi protejat în toate țările Uniunii, fără obligația de depunere sau înregistrare, indiferent dacă face parte sau nu dintr-o marcă. În aceste condiții, au fost înlăturate susținerile pârâtei potrivit cărora firma Valentino nu este notorie în România, întrucât nu are acces datorită prețurilor ridicate pe care le practică, întrucât această împrejurare nu îi conferă pârâtei dreptul de a folosi pe teritoriul României numele comercial pe care și l-a înregistrat încă din 2003, sens în care sunt și dispozițiile art. 6 lit. d) și lit. c) din Legea nr. 84/1998.
Marca notorie este definită de art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998 ca fiind marca larg cunoscută în România la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii sau la data priorității revendicate în cerere de către segmentul de public vizat de produsele sau serviciile la care se referă marca. S-a reținut de către tribunal că din înscrisuri, rezultă că în portofoliul mărcilor înregistrate de reclamantă se află înscrisă și România cu mărci înregistrate încă din 1973-1974 și ulterior, 2000, 2001, 2003. Dincolo de acest aspect, în raport de Decretul nr.1176/1968 de ratificare a Aranjamentului de la Madrid și de portofoliul mărcilor Valentino ale reclamantei, marca Valentino este, indubitabil, o marcă notorie.
Instanța a mai reținut că potrivit art. 5 par. 1 lit. 1 din Recomandarea comună privind măsuri de protecție a mărcii binecunoscute, adoptată de Adunarea Uniunii de la Paris pentru protecția proprietății industriale și Adunarea Generală a Organizației Mondiale a proprietății intelectuale, un element de identificare a activității comerciale va fi în conflict cu o marcă binecunoscută dacă acesta sau o parte a acestuia constituie o reproducere, o imitație, o traducere sau o transliterare a mărcii binecunoscute. Folosirea acestuia indică o legătură între activitatea comercială pentru care e utilizat și titularul mărcii binecunoscute de natură a prejudicia interesele acestuia din urmă.
În aplicarea celor anterior enunțate, prima instanță a apreciat că în speță, prin folosirea de către pârâtă a numelui comercial Valentino Tessuti există riscul să se deterioreze ori să se dilueze de o manieră injustă caracterul distinctiv al mărcii Valentino, marcă binecunoscută, în condițiile în care pârâta avea cunoștință la momentul înregistrării de existența mărcii reclamantei.
În ce privește conflictul cu numele de domeniu, tribunalul s-a referit la dispozițiile art. 6 din Recomandarea comună, care prevăd că un nume de domeniu de internet va fi considerat în conflict cu o marcă binecunoscută cel puțin dacă numele de domeniu sau o parte esențială a acestuia constituie o reproducere, o imitare, o transliterare a unei mărci binecunoscute, iar numele de domeniu a fost înregistrat sau acesta este folosit cu rea credință.
Întrucât denumirea Valentino Tessuti desemnează produse din clasa 20 (saltele și suporți din lemn), s-a constatat că această clasă este vizată și prin înregistrarea mărcii internaționale și comunitare (opozabile și în România), în timp ce semnele sunt similare, avându-se în vedere reproducerea integrală a mărcii în denumirea numelui de domeniu și absența caracterului distinctiv al adăugirii „.com”, ce desemnează serviciul de gestiune al numelui de domeniu în cauză; or, luând în considerare notorietatea mărcii opuse, riscul de confuzie este sigur, consumatorul mediu fiind sigur că se află pe un site aparținând firmei reclamante Valentino; pe de altă parte, cuvântul „Tessuti” fiind tot de origine italiană are o valoare descriptivă în raport și de clasa de produse pe care o desemnează, astfel că, prima instanță a apreciat că acesta este nesemnificativ în analiza de similarității.
S-a mai constatat că în legislația națională nu este reglementată o acțiune specifică prin care să se prevadă soluționarea conflictului dintre o marcă notorie și un nume de domeniu.
Tribunalul a constatat că reclamanta este prejudiciată prin simplul fapt că nu poate indica propria sa adresă electronică prin folosirea mărcii al cărei titular este, cât timp pârâta, în mod nejustificat și cu rea credință, a înregistrat un nume de domeniu identic sau cel puțin similar, astfel încât să determine eventualii consumatori ai produselor sau serviciilor marcate prin marca notorie să-i acceseze site-ul. S-a apreciat că pârâta, ca titular al numelui de domeniu conflictual, ar justifica un drept sau interes legitim în înregistrarea sau folosirea acestuia numai dacă ar avea acordul reclamantei în acest sens; or, înregistrarea și folosirea numelui de domeniu conflictual au fost făcute cu rea credință, chiar dacă pârâta invocă faptul că atât numele de domeniu, cât și numele comercial reprezintă propria sa creație, corespunzând numelui său, întrucât nu se poate prevala de nesesizarea ori de imposibilitatea obiectivă a sesizării identității sau similarității cu marca notorie anterioară, ci a acceptat situația astfel creată; pe de altă parte, elementul descriptiv Tessuti (de origine italiană și nu română) nu este suficient să creeze distinctivitate între cele două firme purtând denumirea Valentino.
Împotriva sentinței de mai sus a declarat apel pârâta.
Prin decizia civilă nr. deciziei nr. 190A din 20 decembrie 2012 a Curții de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, apelul pârâtei a fost respins ca nefondat.
Instanța de apel, analizând criticile formulate de pârâtă, a reținut următoarele:
În ce privește necomunicarea de către tribunal la sediul pârâtei a înscrisurilor depuse de reclamantă în ședința publică din 22.09.2011, curtea de apel a constatat că probele propuse de părți conform art. 112 și art. 115 C.pr.civ., au fost puse în discuție și încuviințate în condițiile art. 132, la prima zi de înfățișare în fața primei instanțe, aspecte ce rezultă din încheierea de ședință din 16.06.2011; întrucât proba cu înscrisuri a fost administrată la termenul din 22.09.2011, tribunalul a amânat cauza cu scopul luării la cunoștință conform art. 96 C.pr.civ., neexistând pentru instanță obligația comunicării înscrisurilor la domiciliul sau sediul părții care a lipsit la termen; în consecință, au fost respinse criticile cu acest obiect.
Referitor la critica privind nepronunțarea de către tribunal asupra excepției lipsei dovezii calității de reprezentant, instanța de apel a constatat că în cuprinsul încheierii din 16.06.2011, s-a consemnat depunerea procurii care face dovada calității de reprezentant deținută de R. pentru reclamantă, fiind astfel îndeplinite cerințele art. 161 C.pr.civ., astfel că nu mai era necesară dezbaterea excepției, care, de altfel, nici nu a fost invocată de către pârâtă prin întâmpinare, aceasta solicitând doar a se produce dovada calității de reprezentant.
Relativ la prematuritatea acțiunii, curtea de apel a reținut că acțiunea în justiție prin care titularul mărcii își apără drepturile de proprietate intelectuală nu este condiționată de finalizarea procedurii de contestare a deciziilor OSIM privind cererile de înregistrare a mărcii, o asemenea concluzie neputând fi desprinsă din prevederile Legii nr. 84/1998; prin urmare, și această critică a fost respinsă ca nefondată.
S-a invocat prin motivele de apel și neanalizarea de către tribunal a aspectelor referitoare la înregistrarea mărcii Valentino Tessuti, invocate în apărare, iar instanța de apel a înlăturat și această critică, întrucât tribunalul a fost învestit cu tranșarea conflictului între marca înregistrată de reclamantă și numele comercial al pârâtei, iar drepturile de proprietate intelectuală privitoare la semnul Valentino rezultând din înregistrarea mărcii, nu justifică depășirea obiectului sesizării instanței, care are în vedere interzicerea utilizării de către pârâtă a semnului înregistrat ca nume comercial, pretinzându-se că prin el însuși se încalcă dreptul la marcă al reclamantei.
Ca urmare, s-a apreciat că este irelevantă înregistrarea mărcii Valentino Tessuti de către pârâtă pentru clasa de produse 20 limitată la „saltele si structuri din lemn (suporți) pentru saltele", precum și impresia de ansamblu pe care o creează mărcile aflate în opoziție, întrucât similaritatea mărcilor deținute de cele două părți nu constituie obiectul acțiunii și, implicit, al analizei tribunalului; pentru același motiv, s-a apreciat a fi lipsit de relevanță argumentul privind existența mai multor mărci protejate la nivel comunitar sau internațional, care au în conținutul lor cuvântul „Valentino”. Pe de altă parte, prin invocarea de către reclamantă a conflictului între marca și numele său comercial „Valentino” și numele comercial al pârâtei „Valentino Tessuti”, aceasta a înțeles să își protejeze drepturile numai față de pârâtă, întrucât nicio norma legală nu o obligă să acționeze simultan împotriva tuturor acelora care i-ar prejudicia drepturile.
S-a mai apreciat că folosirea îndelungată a numelui comercial și campaniile publicitare intense, invocate de apelantă, nu pot constitui argumente în combaterea susținerilor reclamantei privind încălcarea dreptului la marcă, cunoașterea largă în rândul publicului nefiind dovedită.
Astfel, instanța de apel a considerat că pentru soluționarea litigiului este esențială lămurirea problemei existenței unui conflict între marcă și numele comercial al reclamantei și numele comercial al pârâtei, și nu al mărcilor celor două părți, așa cum pretinde apelanta; în consecință, au fost înlăturate toate criticile referitoare la analiza comparativă a mărcilor celor două părți, deoarece nu au constituit obiectul învestirii instanței, tribunalul constatând notorietatea mărcii reclamantei și imposibilitatea utilizării acesteia ca firmă de alți comercianți, întrucât există riscul diluării mărcii.
Curtea de apel a înlăturat însă motivarea primei instanțe referitoare la notorietatea mărcii reclamantei, întrucât nu au fost produse în cauză dovezi în acest sens, motiv pentru care a fost primită critica având acest obiect.
Astfel, tribunalul a reținut ca fiind pertinente pentru dovedirea notorietății mărcilor reclamantei înscrisurile ce reprezintă portofoliul mărcilor înregistrate de firma Valentino, între care figurează și România ca țară desemnată pentru protecție încă din 1973-1974 și ulterior, 2000, 2001, 2003.
Instanța de apel a apreciat însă ca insuficiente aceste dovezi pentru probarea notorietății mărcilor reclamantei prin prisma art. 3 lit. d) din Legea 84/1998 și art. 19 din HG nr. 1134/2010 – Regulamentul de aplicare a Legii nr.84/1998. Ceea ce interesează în probațiunea mărcii notorii este percepția de către segmentul de public relevant a semnului protejat ca marcă, concluzie reflectată în conținutul normei prin sintagma „larg cunoscută” - art. 3 lit. d) din Legea nr.84/1998. Este în sarcina celui ce afirmă notorietatea probarea în concret a acesteia, mijloacele de probă relevante în acest sens putând fi cele reflectând în mod nemijlocit atare percepție, respectiv sondaje de opinie efectuate de institute de specialitate care ar permite determinarea unei proporții certe a gradului de cunoaștere.
În lipsa probelor privind notorietatea mărcii, instanța de apel a procedat la compararea numelui comercial al pârâtei cu marca reclamantei, a obiectului de activitate al pârâtei cu cel al reclamantei și cu produsele și serviciile pentru care s-a înregistrat marca reclamantei și a modului în care utilizarea numelui comercial al pârâtei (ce include numele comercial al reclamantei și marca verbală a acesteia), poate afecta identificarea produselor și serviciilor reclamantei din punctul de vedere al sursei de proveniență.
Concluzia curții de apel a fost în sensul că numele comercial al pârâtei încalcă dreptul la marcă al reclamantei, având în vedere anterioritatea mărcii reclamantei, similaritatea celor două semne, produsele și serviciile protejate de marcă, obiectul de activitate al pârâtei și folosirea numelui comercial în de către pârâtă în activitatea sa comercială.
Astfel, s-a reținut că la data înregistrării numelui comercial al pârâtei Valentino Tessuti – 29.09.2003, reclamanta avea deja înregistrată marca internațională 764790 Valentino, cu protecție din 20.11.2000, pentru produsele din clasele 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34, 35, România fiind țară desemnată pentru protecție.
Numele comercial este cel care identifică în mod direct un comerciant în relațiile sale cu clienții și partenerii de afaceri, în timp ce marca îl identifică pe comerciant prin prisma produselor și serviciilor sale,
individualizându-l în raport cu alți comercianți.
Instanța de apel a constatat că numele comercial al pârâtei și marca reclamantei sunt similare, existând risc de confuzie determinat de similaritatea produselor. Astfel, deși apelanta afirmă că desfășoară exclusiv activități de comercializare a saltelelor și structurilor din lemn (suporți pentru saltele, produse încadrate în clasa 20 a Clasificării de la Nisa), din probele administrate în cauză a rezultat că obiectul său de activitate îl constituie comerțul produselor textile ; în același timp, marca reclamantei este înregistrată și pentru produse din clasa 20 - mobila etc., clasa 24 – textile și alte produse din materiale textile, produse textile pentru pat etc. și clasa 25 - îmbrăcăminte; s-a apreciat că cele două semne sunt similare, asemănarea fiind dată de elementul dominant comun Valentino, cuvântul „tessuti” având valoare descriptivă (în limba italiană, cu înțelesul de „țesături”); de asemenea, cuvântul Valentino constituie marca reclamantei fiind strâns legată și de numele comercial al acesteia și a fost practic inclus în numele comercial al pârâtei; or, stabilirea acestui element ca factor de identificare a pârâtei în calitate de comerciant, determină dificultatea consumatorului mediu de a observa diferențele dintre numele comercial Valentino Tessuti și marca Valentino, care ar putea atribui aceeași origine produselor comercializate de pârâtă cu cele ce poartă marca reclamantei.
S-a constatat că pârâta nu contestă că folosește numele comercial în activitatea sa comercială și nici nu a afirmat că a avut consimțământul titularului mărcii la înregistrarea numelui comercial.
În consecință, s-a reținut existența riscului de confuzie în ceea ce privește sursa de proveniență a produselor și serviciilor celor doi întreprinzători, consumatorul mediu din cadrul segmentului de public relevant neputând să conștientizeze că produsele comercializate de pârâtă au o altă proveniență decât cele comercializate de reclamantă, pentru care și-a înregistrat marca; drept urmare, s-a considerat că sunt incidente dispozițiile art. 36 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 84/ 1998, reținându-se ca fiind corectă constatarea tribunalului în sensul că pârâta încalcă drepturile exclusive asupra mărcii Valentino aparținând reclamantei.
A fost înlăturată ca nefondată critica privind greșita soluționare a capătului de cerere prin care se solicita constatarea încălcării dreptului reclamantei asupra numelui comercial și mărcii Valentino, prin folosirea domeniilor de internet www.valentino-tessuti.ro și, respectiv, www.valentino-tessuti.com, dată fiind asemănarea dintre aceste nume de domeniu cu marca anterioară a reclamantei (numele de domeniu al pârâtei cuprinde marca reclamantei și cuvântul „tessuti” având caracter descriptiv) și similaritatea produselor comercializate, astfel încât consumatorii sau comercianții care navighează pe internet în căutarea informațiilor legate de produsele marcate, având ca punct de plecare marca verbală pentru a descoperi numele de domeniu, ajung la pârâtă și nu la reclamantă, ceea ce obturează existența unor potențiali achizitori de bunuri oferite spre vânzare de reclamantă.
Argumentul apelantei în sensul că nu există prejudiciu întrucât reclamanta s-a plâns în 2011, deși domeniul de internet este utilizat din 2003, a fost înlăturat de instanța de apel, întrucât titularul mărcii are posibilitatea de a alege momentul apărării drepturilor sale de proprietate intelectuală prin mijloacele legale pe care le consideră adecvate și de a aprecia cu privire la existența și întinderea unei pagube ce rezultă din încălcarea acestor drepturi.
Conflictul dintre un semn înregistrat ca marcă și un semn înregistrat ca nume de domeniu este analizat în temeiul răspunderii civile delictuale, conform art. 998 -999 C.civ., existența prejudiciului fiind dedusă din împrejurarea că prin înregistrarea numelui de domeniu, ce conține marca reclamantei, se creează risc de confuzie cu privire la originea bunurilor și serviciilor oferite la acea adresă și că reclamanta este privată de dreptul de a înregistra în nume propriu un nume de domeniu care să corespundă denumirii sale comerciale și mărcii înregistrate. Or, atâta vreme cât site-ul deținut de pârâtă afișează că obiectul său de activitate îl constituie comerțul produselor textile, riscul de confuzie cu marca reclamantei, în condițiile similarității semnelor și produselor, este dovedit.
Cât privește interzicerea folosirii numelui comercial, curtea de apel a reținut că potrivit art. 8 din Convenția de la Paris, ratificată de România în 1968 prin Decretul nr.1167, numele comercial va fi protejat în toate țările Uniunii, fără obligația de depunere sau înregistrare, indiferent dacă face parte sau nu dintr-o marcă.
Cu toate acestea, s-a apreciat că utilizarea unui nume comercial poate, în anumite circumstanțe, să însemne utilizare pe care titularul mărcii o poate interzice în temeiul art. 5 alin.1 lit. a) din Directiva 84/104/CEE, interpretat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-17/06 (Cauza Celine), hotărâre obligatorie în toate statele membre UE, deci și în România, cu atât mai mult cu cât art. 36 din Legea nr. 84/1998 transpune art. 5 din Directivă.
Instanța de apel a apreciat că noțiunea de folosire în activitatea comercială fără consimțământul titularului a unui semn - identic sau asemănător cu marca, include, printre altele, și folosirea unui nume comercial.
Constatându-se similaritatea dintre numele comercial „Valentino Tessuti” și numele comercial/marca „Valentino”, precum și similaritatea produselor comercializate, s-a reținut că utilizarea numelui comercial de către pârâtă încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale reclamantei, astfel că, s-a concluzionat că soluția primei instanțe de a se interzicere folosirea de către pârâtă a numelui comercial, este temeinică și legală; de asemenea, s-a concluzionat și în sensul legalității și temeiniciei sentinței cu privire la dispoziția de interzicere a folosirii numelui de domeniu și transferul acestuia către reclamantă, nefiind formulate de către pârâtă critici distincte asupra modului de soluționare a acestor capete de cerere.
Față de considerentele expuse, în temeiul art. 296 C.pr.civ., apelul pârâtei a fost respins ca nefondat.
Împotriva acestei decizii, pârâta a formulat recurs, prevalându-se de motivele de recurs prevăzute de art. 304 pct. 7, 8 și 9 C.pr.civ.
În susținerea primului motiv de recurs (art. 304 pct. 7), pârâta a susținut că decizia instanței de apel cuprinde motive contradictorii, în sensul că deși se retine faptul că aceasta și-a utilizat îndelung numele comercial pe piață, se concluzionează că această împrejurare nu poate constitui un argument în combaterea susținerilor reclamantei privind încălcarea dreptului la marcă, întrucât cunoașterea largă în rândul publicului nu a fost dovedită.
De asemenea, recurenta a susținut că sunt întrunite și cerințele art. 304 pct. 8 C.pr.civ.
În acest sens, a învederat că instanța de apel a interpretat greșit actul dedus judecații, în sensul ca nu a luat în considerare utilizarea îndelungată a numelui său comercial, criteriul privind larga cunoaștere în rândul publicului fiind aplicabil în materia mărcilor, iar nu cu privire la numele comercial.
Recurenta a învederat că funcția mărcii este una specifică, respectiv cea de a distinge produsele și serviciile unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele comercial identifică întreaga activitate a unei societăți comerciale, fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile care intră în obiectul sau de activitate, context în care recurenta susține că este cunoscută pe piața de aproximativ 10 ani.
Drept urmare, într-o corectă interpretare a actului juridic dedus judecății, recurenta a solicitat instanței de recurs să rețină utilizarea îndelungată a numelui comercial SC Valentino Tessuti SRL pe teritoriul României, începând cu anul 2003 și să constate faptul că nu este încălcat dreptul la marcă al părții adverse, cu atât mai mult cu cât, în mod corect, nu a fost reținută notorietatea mărcii Valentino pe teritoriul României.
Utilizarea numelui comercial trebuie reținută în funcție de situația de fapt, avându-se în vedere principiul teritorialității și o perioada de timp determinată.
Recurenta a susținut că utilizarea numelui său comercial o perioadă neîntreruptă de 10 ani, înseamnă o distinctivitate dobândită pe piață, astfel că nu se verifică cerința riscului de confuzie și de asociere cu marca reclamantei; înscrisurile ce dovedesc această utilizare îndelungată nu au fost reținute de curtea de apel, ceea ce, în opinia sa se circumscrie motivului de recurs privind greșita interpretare a actului juridic dedus judecății.
Utilizarea și dovedirea utilizării numelui comercial Valentino Tessuti din anul 2003 până în prezent, în mod continuu.
Atât prima instanță cât și instanța de apel au reținut că pârâta, începând din 2003 desfășoară activități de comercializare a saltelelor pe teritoriul României, instanțele nu au concluzionat că societatea a devenit cunoscută consumatorilor prin utilizare, datorită publicității intense derulate prin televiziunea A. TV sau prin mijloace proprii (peste 30 de mașini inscripționate cu denumirea Valentino Tessuti, alocate distribuirii la nivel național), prin presă, instanța de apel înlăturând aceste argumente pentru considerentul că nu s-ar fi dovedit larga cunoaștere în rândul publicului.
Recurenta a mai arătat că a invocat în cauză dispozițiile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, act normativ în temeiul căruia a dobândit un drept de folosință exclusivă asupra denumirii societății, prima instanță deși s-a evocat această apărare a sa, ea nu a fost reținută.
Instanța de apel însă, în mod greșit a reținut faptul că numele comercial al recurentei încălcă dreptul la marcă al reclamantei având în vedere anterioritatea mărcii acesteia, similaritatea celor două semne, produsele și serviciile protejate de marcă, obiectul de activitate al pârâtei și folosirea numelui comercial în activitatea sa comercială.
Recurenta a solicitat instanței de recurs să constate că în mod greșit curtea de apel a reținut similaritatea dintre cele două semne (marca Valentino și, respectiv numele său comercial SC Valentino Tessuti SRL), întrucât acestea sunt diferite datorită elementului suplimentar „Tessuti”.
Numele comercial SC Valentino Tessuti SRL vs. marca Valentino.
Recurenta a arătat că numele său comercial este alcătuit din două particule fonetice, respectiv: Valentino + Tessuti.Cuvântul „tessuti” este un cuvânt de sine stătător care are consoana „s” dublă, ceea ce va atrage atenția consumatorilor români, el nefiind cunoscut în limba română, însă atât prima instanță cât și curtea de apel în mod greșit au reținut faptul ca acesta are valoare descriptivă.
Consumatorul român nu va traduce denumirea „tessuti” ci va prelua acest element așa cum este pronunțat, cu atât mai mult cu cât nu se poate vorbi despre caracterul uzual al acestei denumiri în limbajul romanesc.
În opinia recurentei, cuvântul „tessuti” conferă distinctivitate mărcii, consumatorul român percepând numele comercial în ansamblu, iar nu doar Valentino, ci în întregul său - Valentino Tessuti.
Și din punct de vedere fonetic, numele său comercial Valentino Tessuti are o pronunție mai lungă decât marca opusă, în sensul că numele comercial are un total de 7 silabe, pe când în cazul mărcii opuse de reclamantă există doar 4 silabe.
Astfel, în mod corect Comisia de contestații din cadrul OSIM, în cadrul contestației pe care intimata a exercitat-o împotriva mărcii recurentei - Valentino Tessuti, a arătat faptul ca acest cuvânt comun Valentino este foarte apropiat de numele Valentin, respectiv Valentina din limba română în timp ce cea de-a doua particulă fonetică - TESSUTI - este necunoscută consumatorului român; în acest context, OSIM a admis spre înregistrare marca reclamantei Valentino Tessuti, înregistrare confirmată și de Tribunalul București.
Mai mult decât atât, cuvântul „Valentino” este utilizat în peste 100 alte nume comerciale în România, susținere pe care o ilustrează cu numeroase exemple.
Recurenta a făcut referire și la Prima Directiva a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci nr. 89/104/CEE care statuează ca principiu dreptul tuturor de a folosi grupuri de litere care trebuie să primeze în fața dreptului unui titular de marcă, întrucât, în caz contrar, s-ar conferi titularului un avantaj concurențial nejustificat.
Tratatele internaționale ratificate de Parlamentul României fac parte integrantă din dreptul intern, conform art. 11 din Constituția României, și sunt aplicabile și persoanelor fizice și juridice române.
De asemenea, conform rezoluției adoptate în ședința Comitetului Executiv de la Barcelona (30 septembrie - 5 octombrie 1990) al Asociației Internaționale pentru Protecția Proprietății Industriale (AIPPI) se arata că un nume comercial poate beneficia de un drept de anterioritate cu condiția să fi fost utilizat în mod continuu în comerț, pe teritoriul țării unde se solicită protecția, pentru aceleași produse sau servicii care corespund mărcii căreia i se opune.
În aceste condiții, recurenta a arătat că numele său comercial constituie în fapt un drept anterior dobândit întrucât, potrivit Convenției de la Paris, numele comercial este recunoscut ca drept de proprietate industrială și este protejat ca atare, iar în baza folosirii intense, anterioare și constante a numelui comercial SC Valentino Tessuti SRL, a solicitat și înregistrarea mărcii Valentino Tessuti.
Numele comercial dă naștere unui drept de proprietate industrială, așa cum rezultă și din prevederile art. 1 alin. (2) din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale1 la care România este parte - „Protecția proprietății industriale are ca obiect [...] numele comercial și indicațiile de proveniența sau denumirile de origine [...]; pe de altă parte, conform art. 8 al Convenției de la Paris, numele comercial "va fi protejat în toate țările Uniunii, fără obligația de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerț.”
În consecință, în condițiile în care numele comercial este un drept de proprietate industrială și este protejat fără a exista necesitatea de înregistrare, recurenta consideră că acesta poate fi invocat ca un drept al său pe care îl deține și utilizează.
De asemenea, recurenta a criticat și greșita reținere a relei sale credințe, atât timp cât aceasta utilizează pe piață numele comercial deja de 10 ani, ceea ce a condus la dobândirea unei distinctivități, astfel cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar, încât nu se poate reține riscul de confuzie și de asociere cu marca opusă de reclamantă care a tolerat atare folosire timp de aproape 10 ani.
Cu toate că ambele instanțe de fond au reținut activitățile comerciale desfășurate de recurentă încă din anul 2003, nu s-a reținut și această utilizare a numelui comercial, de asemenea, din anul 2003, astfel cum s-a dovedit prin probele cauzei (publicitate etc.); o astfel de critică a fost formulată în mod explicit prin motivele de apel.
Recurenta a solicitat instanței de recurs să rețină că utilizarea numelui comercial SC Valentino Tessuti SRL a fost probată prin înscrisurile depuse la dosar, aferente anilor 2003 – 2012, înscrisuri care sunt conformate cu originalul, au dată certă și menționează sursa emitentă (societatea SC Valentino Tessuti SRL), spre deosebire de partea adversă care a depus ca probatoriu simple printări de pe internet, care nu au dată certă și care nu arată sursa de la care provin.
Din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C.pr.civ. – interpretarea greșită a actului juridic dedus judecății – recurenta a arătat că instanțele de fond nu au luat în considerare aspectele faptice ce rezultă din înscrisurile cauzei, și anume faptul că timp de aproximativ 10 ani părțile din proces au coexistat pe piață ca mărci și nume comerciale, neexistând niciun risc de confuzie și de asociere între ele, și numai după 10 ani reclamanta a intentat acțiune în justiție în contrafacere prin care invocă riscul de confuzie, situație în care recurenta solicită instanței de recurs reanalizarea probelor depuse la dosar pentru a se putea constata că acestea dovedeau utilizarea numelui său comercial.
Recurenta a invocat și greșita constatare a încălcării drepturilor reclamantei asupra numelui comercial și mărcii Valentino, prin folosirea domeniilor de internet www.valentino-tessuti.ro și www.valentino-tessuti.com, decurgând din asemănarea cu marca anterioară a reclamantei, reținându-se în mod greșit, astfel cum deja s-a arătat că particula „tessuti” are caracter descriptiv, dar și similaritatea produselor.
S-a afirmat de către recurentă că această concluzie este greșită, întrucât aceasta a dobândit numele de domeniu ca urmare a extinderii drepturilor sale de proprietate intelectuală pe care le deținea deja, respectiv asupra numelui comercial SC Valentino Tessuti SRL.
De asemenea, s-a susținut faptul că reclamanta nu utilizează mărcile pe teritoriul României, acestea nu sunt notorii pe teritoriul României, în timp ce recurenta își utilizează drepturile pe piața din România de aproximativ 10 ani, astfel încât consumatorii nu pot confunda cele două titulare; în acest context, recurenta susține că motivarea instanței de apel este contradictorie în confirmarea soluției date acestui capăt de cerere, întrucât segmentul de consumatori este diferit.
Astfel, mărcile opuse de către intimata reclamantă nu sunt utilizate pe piață pentru saltele, iar reclamanta nu a făcut dovada utilizării pe piața din România a mărcilor opuse pentru aceleași produse, mai ales pentru saltele, în condițiile în care recurenta utilizează numele comercial încă din anul 2003. Or, recurenta comercializează saltele, astfel cum rezultă din facturi, contracte, reclame și toate materialele publicitare depuse la dosar, activând deci pentru o piață foarte specializată, pe când partea adversă nu produce sau comercializează astfel de produse (saltele).
Recurenta conchide în sensul că instanțele de fond nu au analizat situația de fapt aferentă drepturilor în conflict, și anume faptul că aceasta utilizează propriile sale drepturi de proprietate intelectuală în mod continuu de peste 10 ani, pe când partea adversă nu a utilizat și nu utilizează nici în prezent un drept de proprietate intelectuală pe piața românească, mai exact nu produce sau comercializează saltele.
La interpelarea Înaltei Curți, recurenta a precizat că cererea sa nr. M/02855 de înregistrare a mărcii Valentino Tessuti pentru clasa 20 de produse a fost respinsă în mod irevocabil prin decizia Curții de Apel București; Înalta Curte a constatat, în urma verificărilor în sistemul informatic ECRIS, că instanța de recurs a pronunțat decizia asupra recursului declarat de Valentino Spa la data 8.10.2013, prin care, pe fond, a fost respinsă cererea petentei SC Valentino Tessuti SRL (recurenta cauzei de față) de înregistrarea a mărcii individuale verbale Valentino Tessuti pentru produsele din clasa 20, astfel cum cererea a fost restrânsă de solicitant.
Recursul formulat este fondat, potrivit celor ce urmează.
Deși prin cererea de chemare în judecată intimata reclamantă s-a prevalat și de protecția propriului său nume comercial (în temeiul art. 8 din Convenția de la Paris), precum și de un întreg portofoliu de mărci, se impune precizarea prealabilă că în analiza cererii în contrafacere, instanța de apel s-a raportat doar la titlul de protecție internațională conferit reclamantei prin certificatul de înregistrarea a mărcii VALENTINO nr. 764790 din 20.11.2000 emis de OMPI, din cuprinsul căruia rezultă că România figurează ca țară desemnată pentru protecție, marca fiind înregistrată pentru mai multe clase de produse și servicii, astfel: 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34 și 35 ; totodată, în ce o privește pe pârâtă, s-a reținut că aceasta este titulara numelui comercial Valentino Tessuti începând din 29.09.2003.
În consecință, esența litigiului de față privește conflictul dintre două drepturi de proprietate industrială, marca al cărei titular este reclamanta (Valentino) și numele comercial deținut și utilizat în activitatea sa comercială de către pârâtă din anul 2003 (Valentino Tessuti).
În deplin acord cu dispozițiile art. 3 lit. d) din Legea nr. 84/1998, modif. și republ., precum și cu cele ale art. 19 din HG nr. 1134/2010 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 84/1998, curtea de apel a înlăturat premisa notorietății mărcii reclamantei reținută de prima instanță, analizând cererea în contrafacere pe temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) din legea mărcilor, pornind de la drepturile exclusive ale titularului conferite acestuia asupra mărcii prin înregistrare (art. 36 alin. 1).
Tot cu titlu preliminar, este util a se preciza că, astfel cum s-a menționat în ședință publică, la solicitarea Înaltei Curți, cererea recurentei pârâte de înregistrare a mărcii Valentino Tessuti pentru produse din clasa 20 a fost respinsă prin hotărâre judecătorească irevocabilă, astfel că recurenta este doar titulara dreptului de proprietate industrială decurgând din înregistrarea numelui său comercial, drept cu privire la care invocă o anumită durată și intensitate a utilizării; contrar celor dezlegate de instanța de apel, existența unei mărci înregistrate în favoarea pârâtei nu ar fi putut fi ignorată și, în consecință, ar fi impus instanței o altă perspectivă de analiză a drepturilor în conflict; însă, la acest moment, se confirmă analiza drepturilor în conflict în coordonatele avute în vedere de instanța de apel – reclamanta – titulară de marcă înregistrată și pârâta – titulară doar a numelui comercial.
Conflictul dintre aceste două categorii de drepturi de proprietate industrială a fost analizat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea pronunțată în Cauza C-17/06 (Celine Sarl împotriva Celine SA), hotărâre care, deși a fost avută în vedere de instanța de apel, a fost greșit interpretată și aplicată la speță.
Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare adresată Curții de la Luxembourg a privit interpretarea articolului 5 alin. 1 din Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 (dispoziții reluate identic în prezent de art. 5 alin. 1 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care a înlocuit-o), în special noțiunea de „utilizare” prevăzută de acest text, dar și analiza limitării efectelor mărcii stabilite prin art. 6 din aceeași Directivă, textele de referință fiind transpuse și în legislația națională (art. 36 și respectiv art. 39 din Legea nr. 84/1998, republ.), ceea ce presupune că atât în legislația Uniunii, cât și în cea națională interpretarea acestor texte trebuie să coincidă.
Deși în Cauza C-17/06, CJUE s-a pronunțat (în limitele învestirii sale) doar la ipoteza utilizării de către un terț a unui semn identic pentru produse și servicii identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca (art. 5 alin. 1 lit. a din Prima Directivă), în mod evident cele statuate cu valoare de principiu de interpretare a drepturilor conferite titularului unei mărci înregistrate, Înalta Curte apreciază că raționamentul dezvoltat de instanța europeană este valabil mutatis mutandis și în ipoteza utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar cu marca pentru produse identice sau similare (art. 5 alin. 1 lit. b din Directivă/art. 36 alin. 2 lit. b din Legea nr. 84/1998), cum este cazul în speță.
Astfel, art. 36 alin. (2) din legea națională prevede că „(2) Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: (...)
b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă”.
Prin urmare, CJUE a stabilit că pentru ca titularul unei mărci înregistrate să poată interzice utilizarea de un terț a unui semn identic cu marca sa este necesară întrunirea unui număr de 4 condiții:
utilizarea să aibă loc în cadrul comerțului;
utilizarea să aibă loc fără consimțământul titularului mărcii
utilizarea să aibă loc pentru produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca și
utilizarea să aducă atingere sau să fie susceptibilă a aduce atingere funcțiilor mărcii, în special, funcției sale esențiale de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor.
În plus, în cazul art. 5 alin. 1 lit. b) din Directivă (corespunzând dispozițiilor art. 36 alin. 2 lit. b din legea națională), spre deosebire de cel de la art. 5 alin. (1) lit. a), se adaugă și cerințele similarității semnelor și/sau a produselor sau serviciilor, dar și constatarea, în condițiile acestor premise, a riscului de confuzie; deși aceste cerințe au fost identificate de curtea de apel în mod distinct de cele enunțate expresis verbis în Cauza
Celine
, evaluarea lor a avut loc cu aplicarea greșită a regulilor ce decurg din jurisprudența constantă a CJUE, în situații similare; în plus, analiza a fost una incompletă, astfel cum se va arăta.
În ce privește primele două cerințe, acestea au fost în mod corect constatate de instanța de apel ca fiind întrunite în cauză.
Fără a se realiza o analiză explicită, în legătură însă cu cea de-a treia condiție, instanța de apel a conchis în sensul că „în noțiunea de folosire în activitatea comercială fără consimț