ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3826/2007

Asupra recursului de față: Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele: Prin acțiunea înregistrată la 25 ianuarie 2005, reclamanta SC T.E. SA a chemat în judecată pe pârâta SC B&B E. SA, solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța să constate că numele comercial B&B E. al pârâtei încalcă drepturile reclamantei cu privire la marca înregistrată E.T. și să o oblige pe pârâtă să înceteze a folosi denumirea de B&B E. ca nume comercial în activitatea sa economică, sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 1000 Euro/zi de întârziere până la aducerea la îndeplinire a obligației din dispozitiv. Prin sentința civilă nr. 437 din 19 mai 2005, Tribunalul București, secția a V-a civilă, a respins ca neîntemeiată acțiunea reclamantei.

Pentru a pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut următoarele: Potrivit art. 35 din Legea nr. 84/1998, pe care reclamanta își întemeiază acțiunea, înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii, în temeiul căruia acesta poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească în activitatea lor comercială fără consimțământul titularului, un semn care, dată fiind asemănarea produselor/ serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul.

În speță, marca reclamantei este înregistrată pentru clasa 11 de produse și pentru clasele 35, 37 și 39 de servicii, iar pârâta are în obiectul său de activitate P 2822 (potrivit Clasificării CAEN) producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală, P 2923 (fabricarea echipamentelor de ventilare și condiționare a aerului, cu excepția celor de uz casnic), P 4031 (producerea aburului și apei calde) și P 4032 (transportul și distribuția aburului și a apei calde). Astfel, singurul domeniu de activitate al celor două societăți comerciale care pare a fi apropriat, este cel al producerii aparatelor de încălzire, respectiv al radiatoarelor și cazanelor. Nu se poate reține că există un risc de confuzie între produsele celor două societăți, deoarece produsele pârâtei sunt destinate încălzirii centrale, iar cele ale reclamantei, deși textul nu distinge, par să fie destinate folosinței individuale.

Referitor la celelalte clase de servicii, domeniile de activitate nu sunt nici măcar similare, deoarece reclamanta are înregistrată clasa 39, transportul și depozitarea pentru aparate de iluminat, de răcire, de distribuție a apei calde și instalații sanitare, în vreme ce pârâta are înregistrat transportul aburului și apei calde. În ceea ce privește prevederile art. 5 din Legea nr. 11/1991, invocate de reclamantă, tribunalul a reținut că este vorba de sancțiuni penale ce nu pot fi analizate de o instanță civilă. Prin decizia civilă nr. 90 din 25 mai 2006, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantă împotriva sentinței.

Pentru a pronunța această hotărâre, curtea de apel a reținut următoarele: Reclamanta este o persoană juridică română, constituită la 22 decembrie 1994 și înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț, având două sedii secundare pe raza Municipiul București. În același timp, reclamanta este titulara unei mărci combinate potrivit certificatului de înregistrare nr. 43642 din 8 aprilie 2004 eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, respectiv marca E.T. SA cu element figurativ, înregistrată asupra claselor de produse și servicii 11, 35, 37 și 39. Pârâta este persoană juridică română, conform certificatului de înregistrare din 13 martie 2003, eliberat de Oficiului Național al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu sediul social în Sibiu, fără alte sedii secundare.

Prin formularea cererii de chemare în judecată, apelanta reclamantă a invocat două temeiuri ale acesteia, art. 35 lit. b) din Legea nr. 84/1998 și art. 5 din Legea nr. 11/1991, în ambele situații prevalându-se de drepturile sale exclusive dobândite prin înregistrarea mărcii și invocând, în prima situație, conflictul dintre marca sa și numele comercial al pârâtei dobândit ulterior înregistrării mărcii, din perspectiva contrafacerii, iar pentru cea de-a doua ipoteză, folosirea de către intimată a propriei firme de o manieră susceptibilă a produce confuzie cu marca reclamantului, concurență neloială. Dat fiind caracterul teritorial al mărcii, curtea de apel a apreciat, de principiu, că aceasta poate reclama o eventuală contrafacere împotriva pârâtei, în condițiile art. 35 lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Însă, din acest punct de vedere, analiza este distinctă după cum contrafacerea s-a săvârșit pe teritoriul județului Sibiu sau în afara acestui spațiu, în care protecția mărcii funcționează, în timp ce actele de folosire a denumirii E.T. ar fi lipsite de orice protecție, câtă vreme s-a depășit raza locală a înregistrării acesteia ca nume comercial; în acest ultim caz, riscul de confuzie trebuie apreciat mult mai strict decât în cazul conflictului dintre două mărci.

Acest regim juridic diferit derivă din aceea că, pe raza județului în care intimata își are înregistrat numele comercial, aceasta are un drept de proprietate industrială obținut în condițiile legii speciale, Legea 26/1990, conform art. 3 din lege și cu cercetarea disponibilității numelui comercial conform art. 39 alin. (8) din aceeași lege; în același timp, art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 1883, ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, prevede că numele comercial va fi protejat în toate țările lumii fără obligația de depunere sau înregistrare, indiferent dacă el face parte sau nu dintr-o marcă de fabrică sau comerț. În oricare dintre cele două ipoteze ale contrafacerii reclamate, sunt aplicabile regulile operante în materia proprietății industriale: prioritatea la înregistrare, riscul de confuzie derivat din identitatea sau asemănarea numelui cu marca și principiul specialității.

În ceea ce privește prioritatea de înregistrare, reclamanta opune pârâtei o marcă anterioară numelui comercial dobândit de aceasta în anul 2003, condiția fiind prin urmare îndeplinită. De asemenea și principiul specialității este o regulă verificată în cauză, ambele părți desfășurându-și activitatea parțial în același domeniu și parțial în domenii conexe: producerea aparatelor de încălzire de producere a aburului, de răcire și distribuție a apei și producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală, fabricarea echipamentelor de ventilare și condiționare a aerului, producerea aburului și apei calde ca și transport și distribuția aburului și apei calde; restul claselor, se află într-un raport de conexitate sau complementaritate.

Curtea a constatat, însă că reclamanta nu a făcut dovada condițiilor impuse de art. 35 lit. b) din Legea nr. 84/1998, în sensul că intimata pârâtă folosește efectiv numele său comercial prin aplicare pe produsele ce intră în domeniul său de activitate pe documente sau pentru publicitate, neoferind nici un indiciu instanței care să permită încadrarea acestor acte de folosință în dispozițiile art. 35 alin. (3) din lege. Ca atare, reclamanta a lipsit instanța de mijloacele concrete de evaluare a riscului de confuzie, deoarece chiar dacă aprecierea se face în abstract, prin raportare la percepția consumatorului mediu, nu înseamnă că instanța trebuie să presupună că intimata și-a utilizat numele comercial și să-și imagineze modul în care aceasta l-a folosit.

În ceea ce privește acțiunea în concurență neloială, concluzia Tribunalului în sensul că dispozițiile art. 5 din Legea nr. 1/1991 nu pot fi analizate, este nelegală. Prin faptul că Legea nr. 11/1991 incriminează anumite fapte ca infracțiuni de concurență neloială, aceasta nu înseamnă că latura civilă a procesului penal este rezolvabilă exclusiv în cadrul unei judecăți penale. De vreme ce aceste fapte, enumerate în art. 5 din Legea nr. 11/1991, sunt susceptibile de a angaja cea mai gravă dintre formele răspunderii juridice, în mod evident ele sunt apte de a antrena răspunderea civilă delictuală. În speță, însă reclamata nu a depus dovezi în sensul constatării faptei de concurență neloială de către pârâtă.

Și în acest caz era indispensabil a se dovedi că folosirea numelui comercial și modalitatea în care această utilizare de către pârâtă are loc, astfel încât să permită instanței stabilirea concluziei unei folosiri abuzive și de natură a produce confuzie cu folosirea legitimă de către apelantă a propriei sale mărci sau obținerea finalității deturnării clientelei sau doar inducerea ei în eroare. Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta, invocând în drept dispozițiile art. 304 pct. 9 și art. 304 pct. 10 C. proc. civ. 1. În dezvoltarea primului motiv de recurs invocat, recurenta susține că instanța de apel a aplicat greșit legea, interpretând restrictiv noțiunea de contrafacere și nu a respectat principiul opozabilității unei mărci anterioare la înregistrarea și, respectiv, folosirea unui însemn cu titlu de nume comercial.

Din punct de vedere legal, orice înregistrare publică a unui însemn, trebuie să respecte existența unui drept anterior cu care ar putea intra în coliziune prin utilizarea sa în activitatea comercială desfășurată de un comerciant. Astfel, pentru a evita conflictul cu o marcă anterioară, orice însemn supus înregistrării trebuie să fie disponibil pentru a putea coexista cu celelalte drepturi existente. În doctrină se arată că o firmă sau o emblemă comercială poate încălca drepturile asupra unei mărci atunci când există identitate sau similitudine între ele de natură a genera confuzie. Este motivul pentru care apare prudent ca cercetarea anteriorității la Oficiul Registrului Comerțului București să fie completată cu o cercetare la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Numele comercial are, pe lângă funcția de identificare a comerciantului și pe aceea de raliere a clientelei. Dacă numele comercial identifică pe comerciant în mod direct, în relațiile sale cu clienți și partenerii de afaceri, marca identifică pe comerciant prin prisma produselor și serviciilor acestuia, individualizând-o în raport cu alți comercianți, una din funcțiile esențiale ale mărcii fiind, de asemenea, ralierea clientelei. În consecință, simpla înregistrare a unui nume comercial identic sau similar unei mărci anterior înregistrată, trebuie sancționată cu anularea acestui nume comercial sau cu interzicerea folosirii sale în situația în care se constată existența unui risc de confuzie. Nu este, așadar, necesară stabilirea unor acte concrete de folosire a numelui comercial, simpla sa înregistrare constituind deja un act de contrafacere a mărcii anterioare.

Așa cum în dreptul mărcilor reprezintă un act de contrafacere simpla depunere a unei cereri de înregistrare a unei mărci și depunerea unei cereri de înregistrare a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă deja înregistrată reprezintă o contrafacere a mărcii. În speță, în mod greșit instanța de apel a restrâns noțiunea de contrafacere numai la cazul folosirii concrete a unui semn identic sau similar cu marca, excluzând simpla înregistrare a semnului din categoria actelor de contrafacere, deși a reținut ca fiind îndeplinită condiția anteriorității înregistrării mărcii. În continuare, recurenta susține că pârâta a înregistrat numele comercial cu rea-credință, sub acest aspect existând suficiente dovezi la dosarul cauzei și că, de asemenea, este întrunită cerința riscului de confuzie, sens în care instanța de apel trebuia să constate similaritatea semnului B&B E. cu marca E. și să analizeze riscul de confuzie provocat de această asemănare.

Cum denumirea comercială a pârâtei este similară cu marca reclamantei, fiind în fapt o imitație a acesteia, iar aproprierea ori suprapunerea domeniilor de activitate a celor două societăți comerciale conduce la existența unui risc de confuzie, instanța ar fi trebuit să admită acțiunea și să interzică pârâtei numele comercial care aduce atingere dreptului său la marcă.

2. În dezvoltarea celui de-a doilea motiv de recurs, recurenta susține că instanța de apel nu s-a pronunțat asupra recunoașterii efectuate de pârâtă în sensul că folosește în activitatea sa comercială semnul B&B E. În atare situație, nu era necesar ca instanța de apel să pretindă producerea unor dovezi suplimentare, întrucât însăși pârâta recunoaște că își folosește numele comercial în activitatea sa, pentru a fi identificată de parteneri și de clienți, realizând totodată acte de publicitate în „Pagini albastre" sau în „Pagini naționale". Recurenta solicită admiterea recursului, modificarea deciziei, admiterea apelului și acțiunii astfel cum a fost formulată. Recurenta a completat proba cu înscrisuri, în temeiul art. 305 C. proc.

civ. Intimata a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat, cu motivarea că nu aplică niciun semn pe produsele sau ambalajele comercializate de ea, de natură a crea confuzie în percepția publicului, în legătură cu marca înregistrată a reclamantei, că riscul de confuzie nu poate exista câtă vreme pârâta își desfășoară activitatea numai pe raza teritorială a municipiului Sibiu, unde reclamanta nu face dovada că are deschis un sediu secundar sau o reprezentanță și nici nu s-a făcut dovada săvârșirii de către pârâtă a vreunui act de concurență neloială.

Analizând decizia atacată, Înalta Curte constată că primul motiv de recurs este întemeiat, pentru următoarele considerente: Motivul pentru care curtea de apel a considerat că nu poate fi admisă acțiunea întemeiată pe existența contrafacerii a fost acela că reclamanta nu a făcut dovada condițiilor impuse de art. 35 lit. b) din Legea nr. 84/1998, respectiv că pârâta folosește efectiv numele său comercial prin aplicare pe produsele ce intră în domeniul său de activitate pe documente sau pentru publicitate, neoferind nici un indiciu instanței care să permită încadrarea acestor acte de folosință în dispozițiile art. 35 alin. (3) din lege. Este adevărat că, în cuprinsul cererii de chemare în judecată reclamanta a făcut referire la o astfel de utilizare a semnului similar cu marca sa, pe care era ținut să o dovedească și a indicat în drept dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998.

Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 se referă la folosirea semnului identic sau similar mărcii „pentru produse sau servicii", identice, similare sau, după caz, diferite, iar alin. (2) exemplifică actele de folosire a semnului care pot fi interzise în condițiile alin. (1). Chiar dacă nu se precizează expres, din exprimarea utilizată de legiuitor reiese că actele incriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, a cărei funcție specifică este aceea de distingere a produselor sau serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele comercial identifică întreaga activitate a unei societăți comerciale, fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile care intră în obiectul său de activitate.

Actele la care se referă curtea de apel ca fiind nedovedite de către reclamantă sunt acte de folosire a semnului B&B E. de către pârâtă, prin aplicare pe produse sau ambalaje ori pentru publicitate, adică de folosire a semnului ca marcă. Or, reclamanta a mai susținut că și folosirea semnului similar cu marca sa, ca nume comercial, în cadrul activității comerciale a pârâtei reprezintă o încălcarea a dreptului său la marcă. De altfel, ceea a solicitat reclamanta prin petitul acțiunii a fost nu interzicerea utilizării de către pârâtă a semnului B&B E. ca marcă, ci constatarea faptului că acest semn, înregistrat ca nume comercial, încalcă prin el însuși dreptul la marcă și să interzică pârâtei utilizarea acestuia ca nume comercial.

Omisiunea analizării acestei cereri și, implicit a conflictului dintre marca reclamantei și numele comercial al pârâtei, va determina admiterea recursului, în temeiul art. 304 pct. 5 C. proc. civ., cu consecința casării deciziei și trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeași curte de apel, deoarece, potrivit art. 314 C. proc. civ., Înalta Curte poate hotărî asupra fondului, în caz de casare, numai atunci în scopul aplicării corecte a legii la situația de fapt pe deplin stabilită, ceea ce nu este cazul în speță. 2. Motivul de recurs întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 10 C. proc. civ. nu mai era în vigoare la data pronunțării deciziei atacate, așa încât nu poate fi analizat de instanța de recurs, dar critica circumscrisă acestuia va fi avută în vedere de instanța de trimitere, cu ocazia rejudecării.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE: Admite recursul declarat de reclamanta SC T.E. SA împotriva deciziei nr. 90 A din 25 mai 2006 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală. Casează decizia atacată și trimite cauza pentru rejudecare la aceeași curte de apel. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică, astăzi 11 mai 2007.