ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3826/2007

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3826/2007 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2007)

Asupra recursului

de față:

Din examinarea lucrărilor din

dosar, constată următoarele:

Prin acțiunea înregistrată la 25 ianuarie

2005, reclamanta SC T.E. SA a chemat în judecată pe pârâta SC B&B E. SA,

solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța să constate că numele

comercial B&B E. al pârâtei încalcă drepturile reclamantei cu privire la

marca înregistrată E.T. și să o oblige pe pârâtă să înceteze a folosi denumirea

de B&B E. ca nume comercial în activitatea sa economică, sub sancțiunea

plății de daune cominatorii de 1000 Euro/zi de întârziere până la aducerea la

îndeplinire a obligației din dispozitiv.

Prin sentința civilă nr. 437 din 19 mai 2005,

Tribunalul București, secția a V-a civilă, a respins ca neîntemeiată acțiunea

reclamantei.

Pentru a pronunța această hotărâre,

tribunalul a reținut următoarele:

Potrivit art. 35

din Legea nr. 84/1998, pe care reclamanta își întemeiază acțiunea,

înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii,

în temeiul căruia acesta poate cere instanței judecătorești competente să

interzică terților să folosească în activitatea lor comercială fără

consimțământul titularului, un semn care, dată fiind asemănarea produselor/

serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care

marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie

incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul.

În speță, marca

reclamantei este înregistrată pentru clasa 11 de produse și pentru clasele 35,

37 și 39 de servicii, iar pârâta are în obiectul său de activitate P 2822

(potrivit Clasificării CAEN) producția de radiatoare și cazane pentru încălzire

centrală, P 2923 (fabricarea echipamentelor de ventilare și condiționare a

aerului, cu excepția celor de uz casnic), P 4031 (producerea aburului și apei

calde) și P 4032 (transportul și distribuția aburului și a apei calde).

Astfel, singurul

domeniu de activitate al celor două societăți comerciale care pare a fi

apropriat, este cel al producerii aparatelor de încălzire, respectiv al

radiatoarelor și cazanelor.

Nu se poate

reține că există un risc de confuzie între produsele celor două societăți,

deoarece produsele pârâtei sunt destinate încălzirii centrale, iar cele ale

reclamantei, deși textul nu distinge, par să fie destinate folosinței

individuale.

Referitor la

celelalte clase de servicii, domeniile de activitate nu sunt nici măcar

similare, deoarece reclamanta are înregistrată clasa 39, transportul și

depozitarea pentru aparate de iluminat, de răcire, de distribuție a apei calde

și instalații sanitare, în vreme ce pârâta are înregistrat transportul aburului

și apei calde.

În ceea ce

privește prevederile art. 5 din Legea nr. 11/1991, invocate de reclamantă,

tribunalul a reținut că este vorba de sancțiuni penale ce nu pot fi analizate

de o instanță civilă.

Prin decizia

civilă nr. 90 din 25 mai 2006, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă

și pentru cauze privind proprietatea

intelectuală, a respins

ca nefondat apelul declarat de reclamantă împotriva sentinței.

Pentru a

pronunța această hotărâre, curtea de apel a reținut următoarele:

Reclamanta este

o persoană juridică română, constituită la 22 decembrie 1994 și înregistrată la

Oficiul Național al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de

pe lângă Tribunalul Neamț, având două sedii secundare pe raza Municipiul

București.

În același timp,

reclamanta este titulara unei mărci combinate potrivit certificatului de

înregistrare nr. 43642 din 8 aprilie 2004 eliberat de Oficiul de Stat pentru

Invenții și Mărci, respectiv marca E.T. SA cu element figurativ, înregistrată

asupra claselor de produse și servicii 11, 35, 37 și 39.

Pârâta este

persoană juridică română, conform certificatului de înregistrare din 13 martie

2003, eliberat de Oficiului Național al Registrului Comerțului, Oficiul

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu sediul social în Sibiu,

fără alte sedii secundare.

Prin formularea

cererii de chemare în judecată, apelanta reclamantă a invocat două temeiuri ale

acesteia, art. 35 lit. b) din Legea nr. 84/1998 și art. 5 din Legea nr.

11/1991, în ambele situații prevalându-se de drepturile sale exclusive

dobândite prin înregistrarea mărcii și invocând, în prima situație, conflictul

dintre marca sa și numele comercial al pârâtei dobândit ulterior înregistrării

mărcii, din perspectiva contrafacerii, iar pentru cea de-a doua ipoteză,

folosirea de către intimată a propriei firme de o manieră susceptibilă a

produce confuzie cu marca reclamantului, concurență neloială.

Dat fiind

caracterul teritorial al mărcii, curtea de apel a apreciat, de principiu, că

aceasta poate reclama o eventuală contrafacere împotriva pârâtei, în condițiile

art. 35 lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Însă, din acest

punct de vedere, analiza este distinctă după cum contrafacerea s-a săvârșit pe

teritoriul județului Sibiu sau în afara acestui spațiu, în care protecția mărcii

funcționează, în timp ce actele de folosire a denumirii E.T. ar fi lipsite de

orice protecție, câtă vreme s-a depășit raza locală a înregistrării acesteia ca

nume comercial; în acest ultim caz, riscul de confuzie trebuie apreciat mult

mai strict decât în cazul conflictului dintre două mărci.

Acest regim

juridic diferit derivă din aceea că, pe raza județului în care intimata își are

înregistrat numele comercial, aceasta are un drept de proprietate industrială

obținut în condițiile legii speciale, Legea 26/1990, conform art. 3 din lege și

cu cercetarea disponibilității numelui comercial conform art. 39 alin. (8) din

aceeași lege; în același timp, art. 8 din Convenția de la Paris pentru

protecția proprietății industriale din 1883, ratificată de România prin

Decretul nr. 1177/1968, prevede că numele comercial va fi protejat în toate

țările lumii fără obligația de depunere sau înregistrare, indiferent dacă el

face parte sau nu dintr-o marcă de fabrică sau comerț.

În oricare

dintre cele două ipoteze ale contrafacerii reclamate, sunt aplicabile regulile

operante în materia proprietății industriale: prioritatea la înregistrare,

riscul de confuzie derivat din identitatea sau asemănarea numelui cu marca și

principiul specialității.

În ceea ce

privește prioritatea de înregistrare, reclamanta opune pârâtei o marcă

anterioară numelui comercial dobândit de aceasta în anul 2003, condiția fiind

prin urmare îndeplinită.

De asemenea și

principiul specialității este o regulă verificată în cauză, ambele părți

desfășurându-și activitatea parțial în același domeniu și parțial în domenii

conexe: producerea aparatelor de încălzire de producere a aburului, de răcire

și distribuție a apei și producția de radiatoare și cazane pentru încălzire

centrală, fabricarea echipamentelor de ventilare și condiționare a aerului,

producerea aburului și apei calde ca și transport și distribuția aburului și

apei calde; restul claselor, se află într-un raport de conexitate sau

complementaritate.

Curtea a

constatat, însă că reclamanta nu a făcut dovada condițiilor impuse de art. 35

lit. b) din Legea nr. 84/1998, în sensul că intimata pârâtă folosește efectiv

numele său comercial prin aplicare pe produsele ce intră în domeniul său de

activitate pe documente sau pentru publicitate, neoferind nici un indiciu

instanței care să permită încadrarea acestor acte de folosință în dispozițiile

art. 35 alin. (3) din lege.

Ca atare,

reclamanta a lipsit instanța de mijloacele concrete de evaluare a riscului de

confuzie, deoarece chiar dacă aprecierea se face în abstract, prin raportare la

percepția consumatorului mediu, nu înseamnă că instanța trebuie să presupună că

intimata și-a utilizat numele comercial și să-și imagineze modul în care

aceasta l-a folosit.

În ceea ce

privește acțiunea în concurență neloială, concluzia Tribunalului în sensul că

dispozițiile art. 5 din Legea nr. 1/1991 nu pot fi analizate, este nelegală.

Prin faptul că

Legea nr. 11/1991 incriminează anumite fapte ca infracțiuni de concurență

neloială, aceasta nu înseamnă că latura civilă a procesului penal este

rezolvabilă exclusiv în cadrul unei judecăți penale.

De vreme ce

aceste fapte, enumerate în art. 5 din Legea nr. 11/1991, sunt susceptibile de a

angaja cea mai gravă dintre formele răspunderii juridice, în mod evident ele

sunt apte de a antrena răspunderea civilă delictuală.

În speță, însă

reclamata nu a depus dovezi în sensul constatării faptei de concurență neloială

de către pârâtă. Și în acest caz era indispensabil a se dovedi că folosirea

numelui comercial și modalitatea în care această utilizare de către pârâtă are

loc, astfel încât să permită instanței stabilirea concluziei unei folosiri

abuzive și de natură a produce confuzie cu folosirea legitimă de către apelantă

a propriei sale mărci sau obținerea finalității deturnării clientelei sau doar

inducerea ei în eroare.

Împotriva

acestei decizii a declarat recurs reclamanta, invocând în drept dispozițiile

art. 304 pct. 9 și art. 304 pct. 10 C. proc. civ.

dezvoltarea primului motiv de recurs invocat, recurenta susține că instanța de

apel a aplicat greșit legea, interpretând restrictiv noțiunea de contrafacere

și nu a respectat principiul opozabilității unei mărci anterioare la

înregistrarea și, respectiv, folosirea unui însemn cu titlu de nume comercial.

Din punct de

vedere legal, orice înregistrare publică a unui însemn, trebuie să respecte

existența unui drept anterior cu care ar putea intra în coliziune prin

utilizarea sa în activitatea comercială desfășurată de un comerciant.

Astfel, pentru a

evita conflictul cu o marcă anterioară, orice însemn supus înregistrării

trebuie să fie disponibil pentru a putea coexista cu celelalte drepturi

existente.

În doctrină se

arată că o firmă sau o emblemă comercială poate încălca drepturile asupra unei

mărci atunci când există identitate sau similitudine între ele de natură a

genera confuzie. Este motivul pentru care apare prudent ca cercetarea

anteriorității la Oficiul Registrului Comerțului București să fie completată cu

o cercetare la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Numele comercial

are, pe lângă funcția de identificare a comerciantului și pe aceea de raliere a

clientelei. Dacă numele comercial identifică pe comerciant în mod direct, în

relațiile sale cu clienți și partenerii de afaceri, marca identifică pe

comerciant prin prisma produselor și serviciilor acestuia, individualizând-o în

raport cu alți comercianți, una din funcțiile esențiale ale mărcii fiind, de

asemenea, ralierea clientelei.

În consecință,

simpla înregistrare a unui nume comercial identic sau similar unei mărci

anterior înregistrată, trebuie sancționată cu anularea acestui nume comercial

sau cu interzicerea folosirii sale în situația în care se constată existența

unui risc de confuzie.

Nu este, așadar,

necesară stabilirea unor acte concrete de folosire a numelui comercial, simpla

sa înregistrare constituind deja un act de contrafacere a mărcii anterioare.

Așa cum în

dreptul mărcilor reprezintă un act de contrafacere simpla depunere a unei

cereri de înregistrare a unei mărci și depunerea unei cereri de înregistrare a

unui nume comercial identic sau similar cu o marcă deja înregistrată reprezintă

o contrafacere a mărcii.

În speță, în mod

greșit instanța de apel a restrâns noțiunea de contrafacere numai la cazul

folosirii concrete a unui semn identic sau similar cu marca, excluzând simpla

înregistrare a semnului din categoria actelor de contrafacere, deși a reținut

ca fiind îndeplinită condiția anteriorității înregistrării mărcii.

În continuare,

recurenta susține că pârâta a înregistrat numele comercial cu rea-credință, sub

acest aspect existând suficiente dovezi la dosarul cauzei și că, de asemenea,

este întrunită cerința riscului de confuzie, sens în care instanța de apel

trebuia să constate similaritatea semnului B&B E. cu marca E. și să

analizeze riscul de confuzie provocat de această asemănare.

Cum denumirea

comercială a pârâtei este similară cu marca reclamantei, fiind în fapt o

imitație a acesteia, iar aproprierea ori suprapunerea domeniilor de activitate

a celor două societăți comerciale conduce la existența unui risc de confuzie,

instanța ar fi trebuit să admită acțiunea și să interzică pârâtei numele

comercial care aduce atingere dreptului său la marcă.

dezvoltarea celui de-a doilea motiv de recurs, recurenta susține că instanța de

apel nu s-a pronunțat asupra recunoașterii efectuate de pârâtă în sensul că

folosește în activitatea sa comercială semnul B&B E.

În atare

situație, nu era necesar ca instanța de apel să pretindă producerea unor dovezi

suplimentare, întrucât însăși pârâta recunoaște că își folosește numele comercial

în activitatea sa, pentru a fi identificată de parteneri și de clienți,

realizând totodată acte de publicitate în „Pagini albastre" sau în „Pagini

naționale".

Recurenta

solicită admiterea recursului, modificarea deciziei, admiterea apelului și acțiunii

astfel cum a fost formulată.

Recurenta a

completat proba cu înscrisuri, în temeiul art. 305 C. proc. civ.

Intimata a depus

la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat, cu

motivarea că nu aplică niciun semn pe produsele sau ambalajele comercializate

de ea, de natură a crea confuzie în percepția publicului, în legătură cu marca

înregistrată a reclamantei, că riscul de confuzie nu poate exista câtă vreme

pârâta își desfășoară activitatea numai pe raza teritorială a municipiului Sibiu,

unde reclamanta nu face dovada că are deschis un sediu secundar sau o

reprezentanță și nici nu s-a făcut dovada săvârșirii de către pârâtă a vreunui

act de concurență neloială.

Analizând

decizia atacată, Înalta Curte constată că primul motiv de recurs este

întemeiat, pentru următoarele considerente:

Motivul pentru

care curtea de apel a considerat că nu poate fi admisă acțiunea întemeiată pe

existența contrafacerii a fost acela că reclamanta nu a făcut dovada

condițiilor impuse de art. 35 lit. b) din Legea nr. 84/1998, respectiv că

pârâta folosește efectiv numele său comercial prin aplicare pe produsele ce

intră în domeniul său de activitate pe documente sau pentru publicitate,

neoferind nici un indiciu instanței care să permită încadrarea acestor acte de

folosință în dispozițiile art. 35 alin. (3) din lege.

Este adevărat

că, în cuprinsul cererii de chemare în judecată reclamanta a făcut referire la

o astfel de utilizare a semnului similar cu marca sa, pe care era ținut să o

dovedească și a indicat în drept dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998.

Art. 35 alin.

(1) din Legea nr. 84/1998 se referă la folosirea semnului identic sau similar

mărcii „pentru produse sau servicii", identice, similare sau, după caz,

diferite, iar alin. (2) exemplifică actele de folosire a semnului care pot fi

interzise în condițiile alin. (1).

Chiar dacă nu se

precizează expres, din exprimarea utilizată de legiuitor reiese că actele

incriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, a cărei funcție specifică

este aceea de distingere a produselor sau serviciilor unui întreprinzător de

cele ale altuia, în timp ce numele comercial identifică întreaga activitate a

unei societăți comerciale, fără a se face în mod necesar referire la bunurile

sau serviciile care intră în obiectul său de activitate.

Actele la care

se referă curtea de apel ca fiind nedovedite de către reclamantă sunt acte de

folosire a semnului B&B E. de către pârâtă, prin aplicare pe produse sau

ambalaje ori pentru publicitate, adică de folosire a semnului ca marcă.

Or, reclamanta a

mai susținut că și folosirea semnului similar cu marca sa, ca nume comercial,

în cadrul activității comerciale a pârâtei reprezintă o încălcarea a dreptului

său la marcă.

De altfel, ceea

a solicitat reclamanta prin petitul acțiunii a fost nu interzicerea utilizării

de către pârâtă a semnului B&B E. ca marcă, ci constatarea faptului că

acest semn, înregistrat ca nume comercial, încalcă prin el însuși dreptul la

marcă și să interzică pârâtei utilizarea acestuia ca nume comercial.

Omisiunea analizării

acestei cereri și, implicit a conflictului dintre marca reclamantei și numele

comercial al pârâtei, va determina admiterea recursului, în temeiul art. 304

pct. 5 C. proc. civ., cu consecința casării deciziei și trimiterii cauzei spre

rejudecare la aceeași curte de apel, deoarece, potrivit art. 314 C. proc. civ.,

Înalta Curte poate hotărî asupra fondului, în caz de casare, numai atunci în

scopul aplicării corecte a legii la situația de fapt pe deplin stabilită, ceea

ce nu este cazul în speță.

recurs întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 10 C. proc. civ. nu mai era în

vigoare la data pronunțării deciziei atacate, așa încât nu poate fi analizat de

instanța de recurs, dar critica circumscrisă acestuia va fi avută în vedere de

instanța de trimitere, cu ocazia rejudecării.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul declarat de reclamanta SC

T.E. SA împotriva deciziei nr. 90 A din 25 mai 2006 a Curții de Apel București,

secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Casează decizia atacată și trimite cauza

pentru rejudecare la aceeași curte de apel.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 11 mai

2007.