ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 6754/2010

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 6754/2010 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2010)

Prin decizia civilă nr. 218A din 10

decembrie 2009 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru

cauze privind proprietatea intelectuală s-a respins ca nefondat apelul formulat

de pârâtele SC R.L.S.C. SRL și SC R.T. SRL împotrivaa sentinței civile nr. 1833

din 9 decembrie 2008 pronunțata de Tribunalul București, secția a

IV

-a civilă.

Pentru a dispune în acest sens, instanța

a avut în vedere următoarele motive:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului

București, secția a VI-a comercială, sub nr. 18418/3/2008, reclamanta SC R.P.

SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâții SC R.L.S.C. SRL și SC R.T. SRL ca prin

hotărârea ce se va pronunța să se dispună:

- interzicerea folosirii de către pârâte,

în activitatea comercială a tuturor semnelor identice sau similare cu marca R.,

respectiv aplicarea semnelor pe produse sau ambalaje, oferirea produselor spre comercializare,

ori deținerea lor în acest scop, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn,

importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului sau a numelui

„R." pe documente sau pentru publicitate, târguri, expoziții, sub sancțiunea

unor daune cominatorii de 100 euro pe zi de întârziere;

- obligarea pârâtelor la înregistrarea

la Oficiul Registrului Comerțului a modificării firmei acestora, în sensul eliminării

din numelui comercial a cuvântului R., sub sancțiunea unor daune cominatorii de

100 euro pe zi de întârziere;

- obligarea pârâtelor la publicarea hotărârii

pe cheltuiala acestora într-un ziar de mare tiraj;

- obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor

de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat

că SC R.P. SRL și-a dobândit personalitatea juridică prin înregistrarea la Oficiul

Registrului Comerțului Cluj în anul 1992, iar în conformitate cu dispozițiile Legii

nr. 84/1998 societatea comercială SC R.P. SRL a procedat la înregistrarea mărcii

„R." și a obținut pe această cale protecția pe teritoriul României pe termen

de 10 ani, la data de 14 mai 2003, pentru următoarele clase de servicii/produse:

5 reactivi pentru diagnostic; 35 comercializare de reactivi pentru diagnostic, chimicale,

material sanitar, sticlărie, consumabile de laborator, instrumentar, seruri și medii

de cultură, etaloane (standarde), kituri-elisa, material biologic, vaccinuri, truse

pentru uz sanitar, accesorii echipamente și aparatură de laborator. în acest sens

a fost eliberat certificatul de înregistrare, prin care i s-a recunoscut astfel

un drept exclusiv asupra denumirii R..

Dreptul societății comerciale R.P. asupra

mărcii R. are următoarele caractere juridice: este un drept absolut, temporar începând

cu data de 14 mai 2003; este un drept accesoriu, fiind legat indisolubil de întreprindere

și de fondul de comerț al SC R.P. SRL și este un drept teritorial, fiind recunoscut

pe întreg teritoriul României.

Titularul mărcii, în virtutea drepturilor

recunoscute de lege este singurul în măsură să dispună de ea, singurul care poate

trage foloase de pe urma exploatării ei. Dreptul reclamantei de a folosi marca,

în exclusivitate, pentru produsele pentru care s-a făcut înregistrarea, reprezintă

latura pozitivă a dreptului protejat prin Legea nr. 84/1998, care sancționează actele

de încălcare a dreptului la marcă și repararea prejudiciilor cauzate prin folosirea

ilegală a acesteia.

Aspectele indicate legate de caracterele

mărcii și drepturile conferite de aceasta au fost aduse de mai multe ori la cunoștința

pârâtelor, care însă au ignorat cu desăvârșire solicitarea reclamantei de a înceta

folosirea în activitatea comercială a mărcii R. și de a proceda la modificarea denumirii

lor prin eliminarea cuvântului acesta.

Refuzul pârâtelor de a respecta drepturile

conferite reclamantei de Legea nr. 84/1998 a avut ca scop crearea unei confuzii

în mintea clienților, nu puține fiind cazurile în care clienți nemulțumiți de activitatea

prestată de către pârâte au contactat reclamanta, convinși fiind că este vorba de

aceeași persoană juridică.

Pârâtele participă alături de reclamantă

la târgurile naționale și internaționale de specialitate care se organizează în

fiecare an și folosesc marca „R." pentru a crea confuzie cu privire la originea

produselor comercializate și pentru a se folosi de numele și imaginea create de

către reclamantă în domeniul în care își desfășoară activitatea.

De fiecare dată, cu ocazia organizării

acestor târguri de specialitate, pârâtele au procedat la afișarea numelui „R."

în cadrul standului în care își expuneau produsele și care de cele mai multe ori

era învecinat cu standul organizat de către reclamantă

O altă problemă deosebit de importantă

este aceea legată de participarea la procedurile de atribuire a contractelor de

achiziție publică organizate de către autoritățile contractante. Participarea pârâtelor

la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică cu denumirile incluzând

cuvântul „R." a fost de natură a crea confuzie, nu odată autoritățile contractante

trimițând documente care erau adresate pârâtelor către reclamantă sau către societăți

din grupul de firme al reclamantei.

Crearea confuziei în ceea ce privește reclamanta

și pârâtele din acest dosar, prin utilizarea de către acestea în cadrul denumirii

lor a cuvântului R., este de natură a-i crea prejudicii, în condițiile în care concurenta

în domeniul de activitate al reclamantei și al pârâtelor este acerbă.

Reaua-credință a pârâtelor s-a materializat

nu numai prin utilizarea cuvântului R. în cadrul denumirii acestora, ci și în utilizarea

acestei denumiri și pe internet, fiind constituit site-ul.

Astfel, utilizarea de către un întreprinzător

a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă aparținând altuia, este de

natură să creeze confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor

doi întreprinzători și implicit un conflict - caracterizat ca fiind între două drepturi

de proprietate industrială pentru rezolvarea căruia să se facă apel la justiție.

Înregistrarea firmei pârâtelor s-a făcut

cu încălcarea dispozițiilor art. 38 și art. 39 Legea nr. 26/1990 privind Registrul

Comerțului, care prevăd în mod imperativ că orice firma nouă trebuie să se deosebească

de cele existente, aceasta în considerarea faptului că reprezintă esențialmente

un atribut de individualizare a unui comerciant.

Totodată prin înregistrarea firmelor pârâtelor

s-a săvârșit un act de concurență neloială, fiind încălcate dispozițiile art. 1

Legea nr. 11/1991, conform cărora comercianții sunt obligați să își exercite activitatea

cu bună-credință, potrivit uzanțelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor

și a cerințelor concurenței loiale.

În drept, au fost invocate dispozițiile

art. 112 și următoarele C. proc. civ., art. 3 lit. b) și c), art. 35, art. 83,

art. 86 Legea nr. 84/1998, art. 38 și art. 39 Legea nr. 26/1990.

Prin sentința civilă nr. 1833 din 9

decembrie 2008 Tribunalul București, a admis în parte cererea formulata de redarmnta

SC R.P. SRL, dispunând:

- a interzis pârâtelor folosirea în activitatea

lor comercială a tuturor semnelor identice sau similare cu marca „R.", respectiv

aplicarea semnelor pe produse sau ambalaje, oferirea produselor spre comercializare,

ori deținerea lor în acest scop, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn,

importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului sau a numelui

„R." pe documente sau pentru publicitate, târguri, expoziții;

- obligarea pârâtelor la înregistrarea

la Oficiul Registrului Comerțului a modificării firma acestora, în sensul diminării

din numde comercial a cuvântului „R.";

- obligarea acestora să publice pe cheltuiala

lor dispozitivului hotărârii, într-un ziar de larga circulație, în termen de 30

de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii;

- au fost respinse cererile privind obligarea

pârâtelor la plata daunelor cominatorii.

Tribunalul a avut în vedere următoarele

considerente:

În temeiul dispozițiilor art. 1 alin.

(2) și art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale

din 20 martie 1883, numele comercial dă naștere unui drept de proprietate industrială.

Astfel, art. 1 alin. (2) din Convenție

dispune că protecția proprietății industriale are ca obiect brevetele de invenție,

modelele de utilitate, desenele sau modelele industriale, mărcile de fabrică sau

de comerț, mărcile de servicii, numele comercial și indicațiile de proveniență sau

denumirile de origine, precum și reprimarea concurenței neloiale.

Potrivit art. 8 din Convenție „numele comercial

va fi protejat de toate țările Uniunii fără obligația de depunere sau de înregistrare,

indiferent de faptul dacă el face parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerț".

Forma revizuită la Stockholm la 14 iulie

1967 a Convenției a fost ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, fără

niciun fel de rezervă.

Rezultă de aici că România, ca parte contractantă,

recunoaște numelui comercial calitatea de obiect de protecție al dreptului de proprietate

industrială.

Totodată, art. 35 Legea nr. 84/1998 dispune

că înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii

și dă posibilitatea titularului ca, prin intermediul instanței judecătorești, să

interzică terților să folosească în activitatea lor comercială, fără consimțământul

său, un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca, ori dată fiind

identitatea sau asemănarea produselor și a serviciilor cărora li se aplică semnul

cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în

percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii

cu semnul.

Din perspectiva dispozițiilor legale amintite,

tribunalul a apreciat întemeiată cererea reclamantei.

Astfel, reclamanta este titulara unei mărci

verbale combinate, cu element figurativ, în care partea verbala R. constituie elementul

central al mărcii.

Totodată, elementul verbal R. se regăsește

și în denumirea societății comerciale reclamante.

Formulând cererea de chemare în judecată,

reclamanta a susținut, în esență, că faptele pârâtelor de a-și înregistra în numele

comerciale inclusiv elementul verbal R. și de a folosi acest element și independent

de numele comercial în activitatea comercială pe care o desfășoară, în scopul identificării

produselor și serviciilor oferite, constituie atât o încălcare a dreptului reclamantei

la numele său comercial, o încălcare a dreptului său la marca, cât și o faptă de

concurență neloială, sancționată de Legea nr. 11/1990.

Analizând aceste susțineri, tribunalul

a reținut că drepturile conferite atât de numele comercial, cât și de marca anterioară

sunt protejate împotriva folosirii pentru produse, servicii identice sau similare,

a unui semn identic sau similar cu marca anterioară, dacă

există un risc de confuzie, incluzând și

riscul de asociere a semnului cu marca.

Riscul de confuzie poate privi confuzia

directă, respectiv riscul substituirii involuntare a produselor marcate de semnele

aflate în conflict ori riscul atribuirii aceleași proveniențe produsului marcat

de semnul folosit pentru a marca produsele cu cel marcat de marca anterioară, sau

confuzia indirectă, respectiv riscul considerării ca între cei doi producători diferiți

ar exista vreo legătură economică, juridică etc.

Riscul de asociere nu constituie o alternativă

la riscul de confuzie, iar cel dintâi nu îl implică cu necesitate pe cel din urmă

și implică cu necesitate posibilitatea pentru consumatorul mediu vizat ca, la momentul

confruntării cu unul dintre semne, acesta să îi amintească pe celalalt.

Pentru a fi în măsură a aprecia asupra

unui potențial risc de confuzie sau de asociere, tribunalul a analizat mărcile în

conflict atât din punct de vedere al similarității semnelor folosite de părți, dar

și al produselor cărora le sunt destinate.

În

ceea ce privește produsele protejate de marca reclamantei,

s-a constatat că aceasta a fost înregistrată pentru produse și servicii din clasele

5 și 35, respectiv reactivi pentru diagnostic, comercializare de reactivi pentru

diagnostic, chimicale, material sanitar, sticlărie, consumabile de laborator, instrumentar,

seruri și medii de cultură, etaloane standarde, kit-uri elisa, material biologic,

vaccinuri, truse pentru uz veterinar, accesorii, echipamente și aparatură de laborator.

Așa cum a rezultat din probele administrate

în cauză, oferte de produse, procese-verbale privind participarea pârâtelor la o

serie de licitații, contracte de achiziție produse, acestea folosesc în propriul

nume comercial elementul R. și utilizează totodată denumirea R. pentru identificarea

produselor și serviciilor oferite spre comercializare, având ca obiect de activitate

comercializarea de reactivi de laborator, reactivi chimici, medii de cultura, sticlărie

de laborator.

În

acest context s-a constatat că produsele protejate de marca

reclamantei sunt identice sau similare cu cele comercializate de pârâte. Având în

vedere că identitatea și similaritatea produselor trebuie apreciată în strânsă interdependență

cu similaritatea mărcilor pe care acestea le poartă și în legătură cu riscul de

confuzie, incluzând și riscul de asociere, tribunalul a analizat mărcile în conflict.

Sub aspectul similarității vizuale s-a

constatat că reclamanta este titulara unei mărci combinate conținând un element

figurativ ce constă într-un triunghi echilateral, având în centru o piramidă ascuțită

așezată

pe trei laturi, pe

laturile triunghiului fiind menționate elementele verbale R., Cluj SRL.

Din planșele foto depuse la dosar rezultă

că pârâtele folosesc în ofertele promoționale ale produselor oferite spre comercializare

elementul verbal R., alăturat unei alte figuri geometrice în forma de hexagon, având

în centru litera R, motiv pentru care susțin că nu există nici un risc de confuzie

în rândul consumatorului căruia produsele i se adresează.

La analiza acestor semne, tribunalul a

avut în vedere că elementul dominant al semnelor în conflict este elementul verbal

R., strâns legat de denumirea comercială a părților, ori includerea acestui element

ca factor de identificare a produselor oferite spre comercializare de către părți-

concurenți pe piață, determină o dificultate evidentă consumatorului mediu de a

observa diferențele din cele două mărci, cu atât mai mult cu cât acesta nu are decât

rareori ocazia de a proceda la o comparație directă a diferitelor mărci și trebuie

să se încreadă în imaginea imperfectă a mărcii pe care o păstrează în memorie, de

unde și importanța elementelor dominante și pregnanța asemănărilor, în percepția

de ansamblu.

Gradul de similaritate vizuală este așadar

foarte ridicat, dat fiind impactul elementului dominant verbal în percepția de ansamblu

a consumatorului potențial.

Sub aspect auditiv, similaritatea celor

două semne este dată tot de elementul comun verbal, identic, celelalte părți verbale

componente ale mărcii reclamantei - Cluj și SRL constituind doar mențiuni privitoarea

la aria geografică și forma societății comerciale a reclamantei.

Și din punct de vedere conceptual există

asemănări între semnele în conflict, având în vedere semnificația cuvântului R.

în limbajul chimic de specialitate, precum și alăturarea față de partea verbală

a formelor geometrice mai sus descrise.

Deși elementul verbal R. are semnificații

în limbajul de specialitate, desemnând o reacție de oxidoreducere, nu poate fi reținută

susținerea pârâtelor privind lipsa unui caracter distinctiv al mărcii prin raportare

la produsele protejate. Existența identității particulei verbale și înțelesul din

limbajul comun al mărcii reclamantei, în strânsă legătură cu includerea aceluiași

element verbal și în denumirea comercială a reclamantei, anterioară pârâtelor, poate

crea pentru consumatorul mediu riscul atribuirii aceleiași proveniențe produsului.

Prin urmare, luând în considerare toți acești factori în aprecierea gradului de

similaritate în legătură cu semnele în conflict și cu produsele pentru care acestea

au fost destinate, pentru consumatorul mediu există un risc de confuzie ce include

și riscul de asociere, existând posibilitatea pentru acesta de a atribui aceeași

origine comercială produselor comercializate de pârâte cu cele ce poartă marca reclamantei.

Consumatorul mediu va putea substitui involuntar

produsele ori, dacă nu le va substitui, va putea crede că fac parte din aceeași

gamă de produse ale aceluiași producător sau a unor producători între care există

certe legături economice, financiare.

Riscul de confuzie este cu atât mai mare

cu cât produsele se comercializează utilizându-se aceleași circuite de distribuire

și aceleași locuri de desfacere, astfel cum rezultă din probele administrate.

Împotriva acestei hotărâri au declarat

apel pârâtele SC R.L.S.C. SRL și SC R.T. SRL, criticând hotărârea pronunțată pentru

următoarele motive:

dreptul de proprietate industrială al reclamantei este anterior dreptului opus de

pârâte.

Pârâta SC R.T. SRL este titulara acestei

denumiri din anul 1994, mai precis din 09 decembrie 1994, dreptul său asupra denumirii

fiind deci anterior anului 2003, când intimata și-a înregistrat marca în discuție.

Acest fapt este de natură a arăta că atâta timp cât există un conflict între denumirea

comercială și marca intimatei, intimata este cea care trebuie să înceteze a folosi

această marcă și nu parata.

Deși cealaltă pârâtă, SC R.L.S.C. SRL și-a

înregistrat această denumire (o dată cu înființarea) ulterior înregistrării mărcii

reclamantei, nici acesteia nu i se poate opune marca înregistrată a intimatei ca

fiind anterioară, motivat de faptul că această societate face pate din același grup

de societăți ca și SC R.T. SRL, relevant fiind în acest sens acționariatul acestora,

ca și faptul că livrează aceleași produse, achiziționate de la aceiași furnizori,

ambele societăți acționând sub numele R..

central al mărcii intimatei, mărginindu-se să constate că cuvântul R. constituie

elementul central al mărcii reclamantei, celelalte două cuvinte, Cluj și SRL, le-a

considerat ca fiind doar mențiuni cu privire la aria geografică și forma de organizare.

Ori, un cuvânt de rezonanța Cluj-uIui,

cunoscut la nivel național, nu poate fi trecut cu vederea, orice consumator reținând

asocierea geografică. Aria geografică nu constituie o indicație marginală susceptibilă

de a fi trecută cu vederea, astfel încât să poată fi considerată ca o simplă mențiune

de către instanță. Aceasta cu atât mai mult cu cât R. fiind un substantiv comun,

intimata nu putea proceda la înregistrarea ca marcă doar a acestui cuvânt; este

necesară prezența și a altor cuvinte, care să individualizeze marca. Ori, dacă prezența

acestor cuvinte este necesară la înregistrarea mărcii, nu este admisibil ca ulterior

să se procedeze la înlăturarea lor, deoarece s-ar eluda în mod indirect respectivele

prevederi legale.

mediu din prisma căruia efectuează comparația.

Din lectura claselor pentru care este înregistrată

marca R., se observă că societățile comercializează consumabile utilizabile în laboratoare

de analize, fiind exclusă comercializarea acestora către publicul larg, ori instanța

a considerat că riscul de confuzie trebuie apreciat în persoana consumatorului mediu

care nu folosește un limbaj de chimist, ci un limbaj comun, pentru care este un

cuvânt dominant.

Pentru un chimist, R. nu este un astfel

de cuvânt, el semnifică o clasă de reacții des întâlnite și are semnificația de

a desemna generic domeniul de activitate, respectiv chimia, un astfel de consumator

păstrând în memoria sa celelalte elemente de natură a-i permite identificarea mărcii;

însă, instanța s-a situat în postura unui simplu om de pe stradă, cel care nu va

ajunge niciodată să cumpere nimic de la vreuna dintre părțile din acest litigiu.

Această apreciere a instanței de fond este greșită deoarece marca este înregistrată

doar pe anumite clase de produse, ori consumatorul presupus de aceste clase este

unul de specialitate.

diferențelor dintre denumirile celor două apelante și marca intimatei.

Acțiunea trebuia respinsă pentru faptul

că între denumirile pârâtelor și marca reclamantei există deosebiri importante,

care pentru un consumator, chiar și neatent, constituie suficiente elemente de deosebire.

Instanța refuză însă a efectua o comparație

între textul mărcii reclamantei, R. Cluj SRL, și denumirea pârâtelor, SC R.T.

SRL și SC R.L.S.C. SRL, deși diferențele sunt vizibile, iar acest fapt a constituit

una dintre apărările distincte ale apelantelor.

au o identitate proprie, iar, pe de altă parte, dovezile produse pentru a justifica

în concret confuzia existentă pe piață sunt irelevante.

Dovezile depuse constituie documente de

participare la licitații publice, conform legislației specifice, ori la aceste licitații

publice societățile participă conform denumirii lor și a celorlalte date de identificare

(sediu, CUI, număr din Registrul Comerțului), confuziile fiind astfel excluse; experiența

anterioară este dovedită cu acte, iar mărcile nu au nici o relevantă.

Ori, din moment ce intimata și-a înregistrat

marca cu peste 5 ani în urmă, dacă ar fi existat confuzii ar fi trebuit să le poată

dovedi, ceea ce nu face prin dovezile administrate, ceea ce duce la concluzia că

prezentul litigiu constituie un abuz de drept din partea acesteia pentru a-și apropria

denumirea pârâtelor, care au o prezență mult mai cunoscută în piață, fiind distribuitorii

unor mărci de prestigiu.

În urma analizei sentinței apelate prin

prisma motivelor de apel formulate, Curtea a reținut următoarele:

În mod corect a reținut instanța de fond

că dreptul de proprietate al reclamantei este anterior dreptului opus de pârâte

, analiza făcută nelimitându-se la comparația între dreptul rezultând din înregistrarea

semnului ca marcă a reclamantei și dreptul rezultând din înregistrarea numelui comercial

de către pârâte .

Astfel, reclamanta-intimată este titulara

unui drept exclusiv asupra numelui comercial SC R.P. SRL începând cu anul 1992,

conform certificatului de înregistrare și a dovezii de înregistrare a firmei emisă

de Registrul Comerțului la 24 iulie 2008 , precum și a unui drept exclusiv asupra

mărcii R. Cluj SRL , dobândit în anul 2003, conform certificatului de înregistrare.

Apelanta-pârâtă SC SC R.T. SRL a dobândit

dreptul asupra numelui comercial ulterior reclamantei, respectiv în anul 1994, iar

apelanta-pârâtă SC R.L.S.C. SRL a dobândit dreptul asupra numelui comercial în anul

2004, iar în anul 2008 a dobândit dreptul asupra mărcii R. București.

Prin urmare, ceea ce trebuie să facă obiectul

analizei în cauză este existența unui eventual conflict între marca reclamantei

și numele comercial al acesteia pe de o parte și marca paratei SC R.L.S.C. SRL și

numele comercial al acesteia, pe de altă parte, iar cât privește prima pârâtă, existența

unui eventual conflict între numele comercial al reclamantei și numele comercial

al pârâtei SC SC R.T. SRL.

Curtea a apreciat că acest conflict născut

din folosirea semnului R. de către parate, atât ca nume comercial, cât și ca marcă

- în ceea ce o privește pe prima pârâtă, precum și pentru identificarea produselor

și serviciilor celor două societăți, a fost soluționat în mod corect de către prima

instanță, care a făcut o judicioasă analiză a probatoriului administrat în cauză,

cât și o corectă interpretare și aplicare a legislației în materie.

Marca și numele comercial deținute de către

reclamantă au fost înregistrate anterior numelui comercial deținut de către pârâta

SC R.L.S.C. SRL, conferindu-i acesteia un drept exclusiv asupra mărcii protejate,

incluzând și dreptul de a interzice folosirea aceluiași semn de către terți, cât

și un drept exclusiv asupra numelui comercial.

Numele comercial înregistrat de către reclamantă

îi conferă acesteia un drept de proprietate industrială, recunoscut în temeiul

art. 1 alin. (2) și alin. (8) din Convenția de la Paris, ratificată de România prin

Decretul nr. 1117/1968.

Conform prevederilor art. 35 alin. (2)

din lege pentru a se putea însă dispune interzicerea folosirii semnului de către

terți este necesar ca aceștia să folosească în activitatea lor comercială: fie un

semn identic cu marca, pentru produse identice sau servicii identice cu acelea pentru

care marca a fost înregistrată; fie un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea

cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora

li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată

ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând riscul de asociere

a mărcii cu semnul.

Astfel, din conținutul textului legal susmenționat

rezultă că actele mcriminate se refera la folosirea semnului ca marca, a cărei funcție

este de distingere a produselor sau serviciilor unui comerciant de cele ale altuia,

numele comercial identificând întreaga activitate a acestuia.

Curtea a apreciat însă că acest text de

lege poate fi extins și la situația când se aduce atingere mărcii protejate prin

folosirea unui nume comercial identic sau similar cu marca, existând posibilitatea

de a se crea confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi

comercianți.

Analiza conflictului apărut între marca

protejată aparținând reclamantei, numele comercial al acesteia - pe de o parte și

numele comercial aparținând pârâtelor - pe de altă parte presupune analiza riscului

de confuzie, care include și riscul de asociere rezultat în urma folosirii de către

pârâte a numelui comercial similar cu marca și numele comercial aparținând reclamantei,

pentru produse și servicii similare.

Această analiza a riscului de confuzie

se face prin compararea semnelor și/sau serviciilor în legătură cu care se folosește

semnul respectiv în activități comerciale.

Reclamanta este titulara mărcii verbale,

combinate, cu element figurativ, având ca element central cuvântul R., care se regăsește

și în conținutul numelui comercial folosit de către aceasta. Același element verbal

se regăsește și în conținutul numelui comercial aparținând paratelor.

Cât privește produsele și serviciile pentru

care a fost înregistrată marca reclamantei, acestea fac parte din clasele 5 și 35

- respectiv reactivi pentru diagnostic, comercializarea de reactivi pentru diagnostic,

chimicale, material sanitar sticlărie, consumabile de laborator, instrumentar, seruri

și medii de cultură, etaloane kit-uri lisa, material biologic, vaccinuri, truse

pentru uz veterinar, accesorii, echipamente și aparatură de laborator.

Este un fapt necontestat de către pârâte

acela al folosirii în propriul nume comercial al cuvântului R., utilizat de altfel

și pentru identificarea produselor și serviciilor oferite spre comercializare, cele

două societăți pârâte având ca obiect de activitate comercializarea de reactivi

de laborator, reactivi chimici, medii de cultură, sticlărie de laborator.

Pentru a se putea stabili similaritatea,

trebuie luate în calcul toate împrejurările care pot crea publicului impresia că

între produsele sau serviciile respective există o legătură, clasificarea bunurilor

nefiind decisivă în problema asemănării.

În doctrina și jurisprudență s-a apreciat

că produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată marca pot fi considerate

similare atunci când datorita naturii și destinației lor pot fi atribuite de cumpărători

aceleiași origini. S-a apreciat în acest sens că bunurile sunt asemănătoare dacă,

atunci când sunt oferite spre vânzare sub marca identică, este posibil ca publicul

consumator să creadă că ele provin din aceeași sursă.

La compararea produselor și/sau serviciilor

s-a avut în vedere modalitatea concretă de comercializare a acestora, canalele de

distribuție, destinația acestora.

Astfel, din analiza probatoriilor administrate

în cauză a rezultat reclamanta, cât și pârâtele folosesc în activitatea lor comercială

semnul R. pentru a-și identifica produsele și serviciile.

Prin urmare, între o parte dintre produsele

protejate de marca reclamantei și cele comercializate de către pârâte există identitate,

iar pentru celelalte produse/și/sau servicii este îndeplinită cerința similarității.

Cât privește comparația semnelor ce intră

în componența mărcilor și numelui comercial, aceasta se face în funcție de elementul

central, dominant, analizându-se în primul rând asemănările dintre acestea, din

perspectiva consumatorului mediu avizat, care percepe marca în întregul ei, fără

a analiza detaliile, acesta bazându-se pe o imagine imperfectă a acestora, păstrată

în memorie.

Curtea a apreciat ca fiind nefondată critica

formulată de apelante, în sensul stabilirii greșite a elementului central al mărcii

intimatei, având în vedere ca terminația „SRL„ la care face referire apelanta reprezintă

o mențiune obligatorie care descrie forma de activitate a societății comerciale,

fără a fi de natură a elimina confuzia dintre marcă și semn, confuzie ce presupune

și asocierea spontană dintre societatea respectivă și marca reclamantei, iar, pe

de alta parte, cuvântul Cluj reprezintă o mențiune privind aria geografică.

Similaritatea semnelor a fost pe larg analizată,

atât la nivel vizual, cât și auditiv și conceptual, prima instanță apreciind în

mod corect asupra acestor aspecte, aflate în strânsă legătură și cu identitatea

și respectiv similaritatea produselor și serviciilor pentru care sunt folosite.

De altfel, apelantele nu au contestat aceste aspecte, criticile formulate vizând

deosebirile dintre denumiri și nu asemănările reținute de către instanța de fond.

Astfel, având în vedere gradul ridicat

de similaritate sub toate aspectele analizate, cat și în ce privește serviciile

și produsele comercializate, Curtea a apreciat că un consumator mediu avizat, confruntat

cu achiziționarea produselor respective, va putea să creadă că aceste produse, care

poartă același semn, aparțin aceluiași producător, atribuindu-le aceiași proveniență.

Chiar și în ipoteza când consumatorul mediu

ar considera că produsele și serviciile aparțin unor entități diferite, acesta poate

însă să aprecieze, în mod întemeiat, că între acestea există anumite legături economice,

financiare, juridice, fapt care atrage riscul de asociere la care fac trimitere

dispozițiile art. 35 alin. (2).

Prin urmare, având în vedere cele mai sus

reținute, în cauză făcându-se pe deplin dovada existenței riscului de confuzie,

incluzând și riscul de asociere, Curtea a apreciat că diferențele dintre denumirile

apelantelor și denumirea intimatei, respectiv prezența cuvintelor „P. SRL„ și respectiv

„L.S.C. SRL„ și „T. SRL„ nu constituie elemente suficiente pentru a se putea reține

lipsa similarității.

S-a avut în vedere și faptul folosirii

de către apelante a semnului R., atât ca element al numelui comercial, care este

utilizat pentru a identifica produsele și serviciile oferite spre vânzare în cadrul

desfășurării de către parate a activităților economice mai sus reținute, precum

și ca element central al mărcii înregistrate pentru produse similare, fapt ce creează

un risc permanent de confuzie în rândul consumatorilor.

Împotriva acestei decizii au declarat apel

pârâtele SC R.T. SRL și SC R.L.S.C. SRL, criticand-o pentru urrmătoarele motive:

-

Drepturile de proprietate intelectuală deținute de părți:

- anul 1992 - Se. SC R.P. SRL, în calitate

de reclamanta-intimata obține numele comercial;

- anul 1994 - Se. SC R.T. SRL, în calitate

de apelanta-pârâtă obține numele comercial;

- anul 2003 - SC R.P. SRL, în calitate

de reclamantă-intimată obține certificatul de înregistrare la OSIM a mărcii R. Cluj

pentru clasele 5 și 35 limitate;

- anul 2004 - SC R.L.S.C. SRL, în calitate

de apelanta -pârâtă înregistrează numele comercial;

- anul 2008- SC R.L.S.C. SRL, în calitate

de apelanta -pârâtă obține certificatul de înregistrare a mărcii.

Recurenta SC SC R.T. SRL a dobândit și

utilizat numele comercial în condițiile legii încă din anul 1994, adică cu 10 ani

înainte de obținerea protecției pentru marca R. de către reclamantă, aceasta obținând

certificatul de înregistrarea în anul 2004.

Dreptul său se bucură astfel de protecție

în condițiile art. 1 alin. (2) și art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția

proprietății industriale, având deja o distinctivitate dobândită pe piață.

Nu se putea reține astfel risc de confuzie,

întrucât numele comercial al recurentei-pârâte exista deja pe piață de 10 ani, iar

marca R. este înregistrată pentru clasele 5 și 35 limitat.

Nu s-a avut în vedere faptul că cealaltă

recurentă și-a început activitatea în cadrul aceluiași grup de firme în anul 2004,

având interese și asociație comună, precum și faptul că livrează aceleași produse,

achiziționate de la aceiași furnizori, ambele societăți acționând sub numele de

R..

Timp de 10 ani (aproximativ) părțile din

proces au coexistat pe piață ca și nume comerciale, neexistând niciun risc de confuzie

și de asociere între ele, iar după 10 ani reclamanta și-a înregistrat marca și invocă

acest risc, deși timp de 10 ani nu l-a contestat.

- Cuvântul „R." este o denumire uzuală,

existând în Dicționarul explicativ al limbii române și de aceea marca reclamantei

este înregistrată ca și o marcă combinată, neputând fi obținută exclusivitate pentru

o denumire uzuală.

Sunt înregistrate la nivel național și

internațional, în mod legal, mai multe mărci și nume comerciale, care au în componență

denumirea R., acestea coexistând.

În acest sens, art. 5 Legea nr. 84/1998

privind mărcile și indicațiile geografice exclude de la protecție și interzice înregistrarea

mărcilor care sunt lipsite de caracter distinctiv, respectiv cele care sunt compuse

exclusiv din semne sau indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile

comerciale loiale și constante.

De asemenea, în Rezoluția adoptată în Ședința

Comitetului Executiv de la Barcelona al Asociației Internaționale pentru Protecția

Proprietății Industriale se arată că un nume comercial poate beneficia de un drept

de anterioritate cu condiția să fi fost utilizat în mod continuu în comerț, pe teritoriul

țării unde se solicită protecția, pentru aceleași produse sau servicii care corespund

mărcii căreia i se opune.

- Nu există identitate/similaritate între

produsele/serviciile prestate de părți și nici între semnele în discuție.

Marca reclamantei este înregistrată pentru

consumabile utilizate în laboratoare de analiză, fiind exclusă comercializarea acestora

către publicul larg, fiind apreciat astfel în mod greșit de instanță riscul de confuzie

în persoana consumatorului mediu.

Nu există identitate între produsele protejate

de marca reclamantei și cele comercializate de către recurente, așa cum în mod greșit

a reținut curtea de apel, putându-se vorbi de o similaritate doar ca domeniu de

activitate, cel farmaceutico-medical, iar în acest domeniu consumatorul este unul

avizat, care cunoaște termenii farmaceutico-medicali, care există chiar în DEX.

Cuvântul R. nu este dominant în marca deținută

de reclamantă, este uzual, iar marca este diferită de numele comercial anterior

al SC R.T. SRL din punct de vedere vizual, semantic și fonetic, necreându-se risc

de confuzie și de asociere.

Din punct de vedere vizual, marca "R.

Cluj" este o marcă individuală, combinată. Elementele verbale „R. Cluj"

sunt scrise în cadrul unui triunghi ce are în centru o piramidă, pe când numele

comercial al recurentei are în componență mai multe particule lingvistice, SC

R.L.S.C. SRL.

Diferențele dintre semnele analizate sunt

suficiente, cu atât mai mult cu cât au coexistat pe piață aproximativ 10 ani, fără

ca reclamanta să conteste acest lucru.

Se poate vorbi astfel de o acceptare tacită

din partea reclamantei cu privire la denumirea comercială a recurentei, întrucât

aceasta a avut cunoștință de existența lor pe piață, fiind un grup de firme foarte

cunoscut pe piață de mulți ani.

- la licitațiile publice societățile participă

conform denumirii lor și a celorlalte date de identificare, necreându-se risc de

confuzie.

Analizând decizia de apel în raport de

criticile formulate, Înalta Curte constată ca recursul este fondat, în considerarea

celor ce succed:

Prin acțiunea formulată, reclamanta SC

R.P. SRL a solicitat interzicerea folosirii de către pârâte în activitatea comercială,

în modalitățile specificate, a tuturor semnelor identice sau similare cu marca „R.",

precum și obligarea acestora la modificarea firmelor, în sensul eliminării din numele

comercial a cuvântului „R.".

Conflictul de drepturi a fost calificat

de instanța de apel și confirmat de reclamanta-intimată prin concluziile scrise

depuse în dosarul de recurs, astfel:

- dreptul reclamantei asupra numelui comercial

dobândit în anul 1992 și dreptul pârâtelor asupra numelor comerciale dobândite în

anii 1994 și 2004.

- dreptul conferit de marca înregistrată

a reclamantei din anul 2003 și numele comercial al pârâtei SC R.L.S.C. SRL înregistrat

în 2004.

- dreptul conferit de marca înregistrată

a reclamantei din anul 2003 și dreptul conferit de marca înregistrată de pârâta

SC R.L.S.C. SRL în 2008.

Apărările reclamantei, astfel cum au fost

detaliate în motivarea acțiunii sunt fundamentate pe drepturile care-i sunt conferite

de înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Cluj în anul 1992 și de marca

„R.", începând cu data de 14 mai 2003 pentru clasele de produse/servicii

nr. 5 și 35.

S-a susținut că utilizarea de către un

întreprinzător a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă aparținând altuia,

inclusiv prin constituirea site-ului www R..ro., este de natură să creeze confuzie

cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi întreprinzători și implicit

un conflict - caracterizat ca fiind între două drepturi de proprietate industrială.

Analiza conflictelor de drepturi trebuia

cenzurată ținând cont de titlurile de protecție deținute de părți și de cronologia

în timp, după cum urmează:

- în anul 1992 reclamanta își înregistrează

numele comercial;

- în anul 1994 pârâta SC R.T. SRL își înregistrează

numele comercial;

În anul 2003(14 mai) reclamanta înregistrează

marca „R." Cluj.

- în anul 2004 pârâta SC R.L.S.C. SRL își

înregistrează numele comercial.

În anul 2008 (17 martie) aceeași pârâtă

înregistrează marca „R." București.

În ceea ce privește conflictul dintre denumirile

comerciale ale pârâtelor-recurente (protejate în 1994 și 2004) și cea a reclamantei-intimate

(protejată în 1992), este pusă în discuție condiția disponibilității, singura care

poate fi analizată într-un litigiu ca cel de față.

Aceasta nu poate fi verificată decât din

perspectiva art. 38 al Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, în corelație

cu art. 30 din aceeași lege care definește firma ca fiind numele sau, după caz,

denumirea sub care un comerciant își exercită comerțul și sub care semnează.

La verificarea disponibilității firmei

la solicitarea înregistrării, termen sinonim în doctrină cu acela de „nume comercial",

Oficiul Registrului Comerțului analizează dacă firma nouă se deosebește de cele

existente (art. 38 alin. (1) din lege), iar dacă o firmă nouă este asemănătoare

cu o alta, trebuie să se adauge o mențiune care să o deosebească de aceasta, fie

prin desemnarea mai precisă a persoanei, fie prin indicarea felului de comerț exercitat

sau în orice alt mod.

Oficiul nu verifică nicidecum existența

unor alte drepturi de proprietate industrială pe care o astfel de înregistrare le-ar

putea încălca.

Art. 39 din lege prevede totodată că Oficiul

Registrului Comerțului refuză înscrierea unei firme, care, fără a aduce elemente

de deosebire , poate produce confuzie cu alte firme înregistrate.

În raport de aceste dispoziții legale,

în firmele (denumirile comerciale) pârâtelor-recurente SC SC R.T. SRL și SC

R.L.S.C. SRL sunt cuprinse elemente de diferențiere față de cuvântul care atrăgea

asemănarea cu firma reclamantei-intimate, respectiv R., care nu sunt de natură să

producă confuzie cu aceasta din urmă - în sensul art. 38 Legea nr. 26/1990.

- În condițiile în care pârâta-recurentă

SC R.L.S.C. SRL este titulara unei mărci cuprinzând semnul în discuție, înregistrată

chiar anterior formulării acțiunii, nu se justifică interzicerea de către aceasta

a folosirii oricărui semn identic sau similar cu marca R. deținută de reclamanta-intimată,

în activitatea comercială, inclusiv prin constituirea unui site. Deși cealaltă recurentă

nu este titulara unei mărci înregistrate, acordul utilizării semnului protejat prin

marcă din partea celeilalte recurente este de necontestat.

Folosirea unui semn conferit de marca înregistrată

nu poate fi analizată în cadrul unei acțiuni în contrafacere, prin imputarea încălcării

drepturilor conferite de o altă marcă.

Aceasta întrucât, în cazul admiterii unei

asemenea acțiuni, prin care se tinde numai la interzicerea folosirii semnului incriminat,

marca prin care acesta este protejat rămâne înregistrată în Registrul național al

Mărcilor, iar titularul, ale cărui drepturi exclusive nu sunt desființate prin anularea

înregistrării, nu se mai poate bucura de prerogativele conferite de calitatea de

titular.

În ceea ce privește un posibil conflict

între marca deținută de reclamantă (2003) și numele comercial înregistrat ulterior

de către recurenta-pârâtă SC R.L.S.C. SRL (2004), acesta ar genera numai o discuție

formală atât timp cât recurenta-pârâtă este titulara unei mărci înregistrate. Aceasta

întrucât este posibilă sancționarea unui asemenea conflict când are loc o utilizare

a numelui comercial pentru produse/servicii, care aduce atingere sau este susceptibilă

a aduce atingere tocmai funcțiilor mărcii (cauza Celine-C 17/06, hotărârea Curții

Europene de Justiție).

Câtă vreme o marcă este înregistrată și

nu a fost anulată, ea este presupusă ca fiind alcătuită dintr-un semn suficient

de distinctiv încât să servească funcției mărcii, aceea de a distinge produsele

sau serviciile unui întreprinzător din punct de vedere al provenienței lor-față

de critica de recurs vizând dispozițiile art. 5 Legea nr. 84/1998 și cadrul procesual

al litigiului de față.

- În condițiile în care s-a imputat săvârșirea

unui act de concurență neloială, cu încălcarea art. 1 Legea nr. 11/1991 privind

combaterea concurenței neloiale, prin simplul fapt al înregistrării firmelor de

către recurentele-pârâte, nu poate fi primită nici această cerere a reclamantei-intimate,

întrucât norma legală vizează exercitarea activității de către un comerciant, care

este o activitate ulterioară înregistrării și dobândirii acestei calități. Art.

1 Legea nr. 11/1991 prevede că, comercianții sunt obligați să-și exercite activitatea

cu bună-credință și potrivit uzanțelor cinstite.

În considerarea argumentelor reținut mai

sus, Înalta Curte urmează să facă aplicarea art. 304 pct. 9 și art. 312 alin.

(1) C. proc. civ. , dispunând admiterea recursului; cu aplicarea și a art. 296

C. proc. civ., urmează să modifice decizia de apel, în sensul admiterii apelului

declarat de pârâte și schimbării în tot a sentinței, respingând acțiunea ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâtele SC

R.T. SRL și SC R.L.S.C. SRL împotriva deciziei civile nr. 218A din 10 decembrie

2009 a Cuiții de Apel București, secția a

IX

a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Modifică decizia, în sensul că:

Admite apelul declarat de aceleași pârâte

împotriva sentinței civile nr. 1833 din 9 decembrie 2008 a Tribunalului București,

secția a-

IV-

a civilă.

Schimbă în tot sentința, în sensul că:

Respinge acțiunea ca nefondată.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 15

decembrie 2010.