ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3846/2010

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3846/2010 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra cauzei civile

de față,

Curtea de Apel București, secția a IX-a

civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, prin Decizia nr. 74 A

din 3 aprilie 2008, a respins ca nefondate apelurile formulate de reclamanta SC

Z. SA, pârâta O.L.L. și pârâta SC O.L. SRL împotrivi Sentinței civile nr. 713

din 30 mai 2006 pronunțată de Tribunalul București, secția a IV-a civilă în

contradictoriu cu pârâtele SC M. SRL, SC S. SRL, SC F. SA și Oficiul de Stat

pentru Invenții și Mărci.

A fost obligată

apelanta-reclamantă SC Z. SA la plata cheltuielilor de judecată, astfel: 8.181

RON către ambele apelante-pârâte (O.L.L. și SC O.L. SRL) și la 1750 euro

(echivalent în RON la data plății, la cursul BNR) către apelanta-pârâtă O.L.L.

S-a respins ca

neîntemeiată cererea apelantei-reclamante privind acordarea cheltuielilor de

judecată.

Pentru a pronunța

această decizie, Curtea a reținut argumentele ce succed:

Prin cererea

înregistrată pe rolul Tribunalul București, secția a IV-a civilă sub nr.

2613/2005, la data de 5 iulie 2005, reclamanta SC S. SA a chemat în judecată pe

pârâtele SC O.L. SRL, O.L.L., SC M.E. SA, SC S. SRL, SC F. SA și Oficiul de

Stat pentru Invenții și Mărci, solicitând instanței ca prin sentința ce o va

pronunța să dispună:

- anularea

certificatului de înregistrare a mărcii "A." al cărei titular este

pârâta O.L.L. (capăt de cerere formulat în temeiul art. 48 alin. (1) lit. b)

raportat la art. 6 lit. b) și lit. d) din Legea nr. 84/1998);

- interzicerea

comercializării produselor purtând însemnele A., A.V., A.N. și D., întrucât

aduc atingere mărcilor înregistrate ale reclamantei "A.L.",

"A.G." și "D.M.", sub sancțiunea plății de daune

cominatorii de 1000 euro pe zi de întârziere, până la aducerea la îndeplinire a

obligației;

- obligarea pârâtelor

la publicarea într-un ziar de circulație națională a dispozitivului hotărârii,

sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 1000 euro pe zi de întârziere,

până la aducerea la îndeplinire a obligației;

- obligarea pârâtelor

să retragă imediat de pe piață toate produsele ce poartă marca "A."

și însemnele A.V., A.N. și D., sub sancțiunea plății de daune cominatorii de

1000 euro pe zi de întârziere, până la aducerea la îndeplinire a obligației.

Prin Sentința civilă

nr. 713 din 30 mai 2006, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a admis în

parte acțiunea formulată de reclamanta SC Z. SA (continuatoarea reclamantei

inițiale) și a dispus:

- măsura interzicerii

comercializării de către pârâte a produselor purtând semnele A.N., D. și A.V.

care aduc atingere mărcilor înregistrate A.G. și D.M., proprietatea

reclamantei, sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 1000 euro pe zi de

întârziere, până la aducerea la îndeplinire a obligației;

- obligarea pârâtelor

să retragă de pe piață toate produsele purtând denumirile A., D. și A.V., sub

sancțiunea plății de daune cominatorii de 1000 euro pe zi de întârziere, până

la aducerea la îndeplinire a obligației;

- publicarea pe

cheltuiala pârâtelor a dispozitivului hotărârii, după rămânerea definitivă a

acesteia, într-un ziar de largă circulație;

- obligarea pârâtelor

să plătească reclamantei suma de 85.916 RON cheltuieli de judecată.

S-a respins cererea

privind anularea certificatului de înregistrare nr. 53574, pentru marca A.

Pentru a dispune în

acest sens, prima instanță a reținut următoarele:

Este neîntemeiat

capătul de cerere privind anularea certificatului de înregistrare nr. 53574 a

mărcii "A.".

Pentru înregistrarea

mărcii "A." cu încălcarea dispozițiilor art. 6 lit. c) și d) din

Legea nr. 84/1998 și pentru a se constata în speță nulitatea acesteia este

necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiții, respectiv similaritatea

mărcilor "A.L." și "A.", similaritatea produselor pentru

care sunt folosite mărcile și existența unui risc de confuzie, incluzând și

riscul de asociere în rândul consumatorilor.

Referitor la

similaritatea mărcilor:

Ambele mărci au ca element

comun prefixul "al.", element descriptiv, cu semnificația

"referitor la durere", "dureros", care se regăsește și în

denumirea altor mărci din clasa 5 - produse farmaceutice înregistrate în

România, iar ca elemente de diferențiere, terminațiile: "lm." pentru

prima și "(o)z." pentru cea de-a doua marcă, terminații care, atât

sub aspect semantic, cât și fonetic, nu pot fi apreciate ca identice sau

similare, neexistând risc de confuzie sub acest aspect; în cazul primei mărci

terminația are o semnificație de natură medicală "pentru calmare",

"calmant", în timp ce în cazul celei de-a doua, terminația

"(o)z." este fantezistă și are directă legătură cu numele

producătorului sau face trimitere eventual la "ozon" (corp gazos de

culoare albăstruie, cu miros caracteristic, a cărui moleculă se compune din

trei atomi de oxigen, care se găsește în natură sau se poate obține prin

descărcări electrice în aer și este folosit ca antiseptic și la sinteze

organice" DEX, Ed. Academiei, 1984).

Având în vedere

aceste argumente, s-a apreciat că independent de împrejurarea că au fost

înregistrate pentru aceeași clasă de produse, cele două mărci nu sunt similare.

În ceea ce privește

identitatea sau similaritatea produselor care se comercializează sub cele două

mărci:

Această condiție este

îndeplinită în speță, ambele mărci fiind aplicate pe produse farmaceutice,

respectiv medicamente destinate combaterii durerii, cuprinse în clasa 5 de

produse, conform Clasificării de la Nisa.

În ceea ce privește

riscul de confuzie, ce include și riscul de asociere:

Acesta este exclus

tocmai datorită diferențelor fonetice și semantice între cele două mărci,

astfel cum acestea au fost expuse anterior, precum și, în contextul lungimii

inegale a celor două denumiri, care nu pot crea confuzie în rândul

consumatorului mediu, mărcile fiind aplicate pe produse care se distribuie doar

prin farmacii, în condițiile unor practici comerciale loiale.

Cererea de

contrafacere a mărcilor A.G. și D.M. prin folosirea semnelor similare A.V. și

D. este întemeiată, procedându-se la analizarea simultană a acestora.

Conform art. 35 alin.

(2) din Legea nr. 84/1998, titularul mărcii poate cere instanței de judecată să

interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără

consimțământul titularului, fie un semn identic mărcii pentru produse identice

cu acelea pentru care marca a fost înregistrată (lit. a), fie un semn care,

dată fiind identitatea ori asemănarea sa cu marca ori identitatea/asemănarea

produselor/serviciilor ce poartă semnul cu cele pentru care a fost înregistrată

marca, ar crea un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu

semnul (lit. b).

Norma citată

reprezintă temeiul acțiunii civile în contrafacere, iar incidența sa în cauză

presupune verificarea întrunirii cerințelor răspunderii civile delictuale

pentru fapta proprie.

Existența unei fapte

ilicite în această materie presupune săvârșirea de către terț a unui act ori

fapt de comerț de natura celor prevăzute exemplificativ de art. 35 alin. (3)

din lege, în vreuna din formele enumerate în art. 83 alin. (1), cu referire la

35 alin. (2) - în cauză constatându-se că fapta constă în imitarea frauduloasă

a mărcilor protejate, reprezentând o contrafacere deghizată, care reproduce

doar elementele esențiale ale mărcii protejate, noțiune ce trimite la ipoteza

similarității.

În acest context este

necesară analiza similarității și a existenței unui risc de confuzie, incluzând

și riscul de asociere a mărcilor protejate ale reclamantei cu cea folosită fără

drept de pârâtă, cerințe prevăzute de art. 35 alin. (2) din lege, esențiale

pentru a subzista fapta de contrafacere.

Reclamanta este

titulara dreptului de proprietate asupra mărcilor, iar existența faptelor de

folosire a unui semn similar cu mărcile înregistrate este necontestată.

În analiza acestor

condiții s-a avut în vedere consumatorul mediu al produselor în discuție

(medicamente), rezonabil de bine informat în domeniu și de precaut în alegerea

produsului, însă cu un nivel mediu de inteligență și atenție în distingerea

produselor similare, cu mențiunea că produsele în cauză se distribuie numai

prin farmacii.

Din punct de vedere

vizual, fonetic și conceptual, între marca înregistrată A.G. și semnul A.N.,

precum și între marca înregistrată D.M. și semnul D. folosit de pârâtă există

risc de confuzie sau, cel puțin, de asociere, ele fiind aplicate pe aceleași

categorii de produse, denumirile acestora fiind cvasiidentice, ambele mărci

având un puternic renume în rândul consumatorilor - ceea ce conduce la

concluzia că pârâta nu a dorit altceva decât să profite de pe urma acestora.

Împotriva sentinței

primei instanțe au formulat cereri de apel reclamanta și pârâtele O.L.L., SC

O.L. SRL .

Apelanta-reclamanta a

formulat critici în legătură cu respingerea cererii de anulare a mărcii

"A.", ce face obiectul certificatului din 30 septembrie 2002 emis de

OSIM.

Temeiul juridic al

acestui capăt de cerere a fost reprezentat de dispozițiile art. 48 alin. (1)

lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) și d) din Legea nr. 84/1998. Se impune

această precizare deoarece în cuprinsul cererii de chemare în judecată

apelanta-reclamantă, pentru acest capăt de cerere, indică prevederile art. 6

lit. b) și d) din lege, premisa lit. b) din text fiind aceea identității mărcii

cu marca ulterior înregistrată, dacă norma se plasează în contextul art. 48

alin. (1) lit. b), pe temeiul căreia se formulează o cerere de anulare a mărcii

pentru încălcarea unei anteriorități; or, identitatea dintre A.L. și A. este o

ipoteză inexistentă în speță; pe de altă parte, se poate concluziona că din eroare

reclamanta a invocat art. 6 lit. b) deoarece nu formulează în apel critici din

perspectiva neanalizării anteriorității opuse și pe acest temei, ci motivele

sale de apel sunt concentrate pe temeiurile analizate de prima instanță pe

acest capăt de cerere, respectiv art. 6 lit. c) și d) din lege, ca norme de

trimitere din art. 48 alin. (1) lit. b).

Se poate cere

anularea unei mărci ulterior înregistrate pentru încălcarea dispozițiilor art.

6 lit. c) la momentul acordării protecției, atunci când marca ulterioară este

similară cu o marcă anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse sau

servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public,

incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară - în speță, mărcile în

conflict fiind A.L. și A.

Pentru constatarea

îndeplinirii cerințelor de anulabilitate pe temeiul invocat este necesar a se

constata similaritatea mărcilor, identitatea sau similaritatea produselor sau

serviciilor cărora le sunt destinate a fi aplicate, riscul de asociere între

mărcile cu titulari diferiți, inclus (sau nu) de riscul de confuzie pentru

public în ce privește originea comercială a produselor și/sau serviciile astfel

marcate.

Apelanta-reclamantă

este titulară a mărcii A.L., potrivit certificatului de înregistrare din 23

octombrie 1997 (reînnoit), pentru produse din clasa 5 a Clasificării de la Nisa

- medicament sub orice formă farmaceutică, în timp ce apelanta-pârâtă O.L.L. a

obținut titlul de protecție din 30 septembrie 2002 eliberat de OSIM pentru aceeași

clasă de produse (clasa 5) - produse farmaceutice și igienice, substanțe

dietetice de uz medicinal, alimente pentru sugari, plasturi, materiale pentru

pansamente, materiale pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare,

dezinfectante.

Astfel, este îndeplinită

cerința identității de produse cărora le sunt destinate cele două mărci, de

vreme ce protecția obținută de pârâtă include produsele farmaceutice în care

sunt incluse medicamentele ce fac obiectul titlului reclamantei, produsele

farmaceutice fiind genul, iar medicamentele specia.

Ambele mărci sunt

verbale, prin raportare la percepția consumatorul mediu cu un nivel rezonabil

de informare, diligentă, prudență, inteligență și perspicacitate, urmând a se

da o interpretare conceptului de similaritate în legătură cu riscul de

confuzie.

Două mărci sunt

considerate asemănătoare atunci când prezintă similitudini auditive, vizuale

sau conceptuale, de natură a crea în abstracto posibilitatea ca cineva

confruntat cu ele să poată face asocieri cu marca ce-i este cunoscută și pe

care o păstrează în memorie, în trăsăturile sale esențiale, situație ce relevă

necesitatea determinării elementului dominant al fiecăreia dintre mărci sau a

caracteristicilor distinctive ale acestora.

Pentru un asemenea

rezultat este utilă aprecierea globală a mărcilor, deoarece similaritatea

vizuală, fonetică sau conceptuală are la bază impresia de ansamblu creată de

mărci, instrumentul esențial de apreciere în acest sens fiind capacitatea de

orientare a publicului cu pregătire medie, public care percepe marca, în mod

obișnuit, ca pe un tot și nu-i analizează diferitele detalii; pe de altă parte,

percepția sa nu operează simultan, ci pe baza unei percepții anterioare a unei

mărci, acționând reflexul consumatorului mediu de a asocia o nouă marcă cu una

din memorie, cu care ar putea-o confunda; un simplu risc de asociere între

mărcile în conflict nu este însă suficient pentru a se constata riscul de

confuzie, neexistând probabilitate de confuzie decât dacă publicul poate fi

indus în eroare asupra originii produselor sau serviciilor în cauză; conceptul

probabilității de asociere nu este o alternativă a riscului de confuzie, ci

servește la definirea scopului acestuia.

Curtea de Justiție a

Comunităților Europene în speța Canon (hotărârea din 29 septembrie 1998) a

decis că un nivel scăzut al similarității între produse sau servicii poate fi

compensat printr-un nivel ridicat al similarității semnelor și invers, pe când

în speța Lloyd (hotărârea din 22 iunie 1999) s-a arătat că poate subzista un risc

de confuzie chiar în condițiile unei similarități vagi între mărci, nu numai

pentru că similaritatea produselor/serviciilor este accentuată, însă și

datorită unui caracter distinctiv puternic al mărcii anterioare - ceea ce în

realitate a intenționat apelanta reclamantă să invoce, prevalându-se și de

temeiul reprezentat de art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998.

Ambele mărci în

discuție sunt mărci verbale, iar în evaluarea similarității lor importante sunt

asemănările, iar nu deosebirile, comparația trebuind a fi realizată mai întâi

din punct de vedere fonetic, vizual și apoi conceptual.

Prima parte a celor

două mărci este identică, aceasta fiind reprezentată de prefixul

"al." și care, în legătură cu produsele farmaceutice (și, implicit,

medicamentele cărora le sunt destinate a fi aplicate) îndeplinește un rol

sugestiv, întrucât este un derivat al cuvântului "algie", care,

potrivit DEX, reprezintă o durere apărută spontan sau în urma excitării

patogenice a nervilor senzitivi; în aceste condiții, pentru niciuna dintre cele

două mărci, nu acesta este elementul de la care decurge distinctivitatea,

distinctivitate care se apreciază în contextul ansamblului fiecăreia.

Pentru

apelanta-reclamantă, rădăcina cuvântului - "cl." constituie elementul

cheie în întregul mărcii, pe când rezonanța distinctă a mărcii pârâtei derivă

din particula "oz.", care reprezintă chiar parte din numele comercial

aparținând apelantelor-pârâte, dar și marcă înregistrată a pârâtei O.L.L.; or,

între acestea, după eliminarea particulei aluzive și căreia nu i se poate

reține însușirea conferirii distinctivității mărcilor, există importante

diferențe care exclud riscul de confuzie.

Contrar celor

susținute de apelanta-reclamantă prin motivele de apel, nu se verifică în cauză

că elementul "al." este cel dominant în compunerea mărcii sale, la

concluzia contrară conducând și proba pe care apelantele-pârâte au făcut-o în

fața primei instanțe, respectiv a înregistrării în România a unui număr de alte

14 mărci pentru aceeași clasă de produse (clasa 5), mărci care au aceeași

particulă plasată la începutul cuvântului; o asemenea poziționare, ipotetic,

are avantajul de a rămâne în percepția consumatorului mediu, dar care în cazul

de față nu constituie componenta dominantă a mărcilor și nu îndeplinește acest rol.

În acest context, s-a apreciat că în speță nu se verifică nici riscul de

asociere dintre cele două mărci, condiție care, și îndeplinită de ar fi fost,

nu era suficientă prin ea însăși pentru reținerea cerințelor art. 6 lit. c), în

absența aprecierii existenței riscului de confuzie asupra originii comerciale a

produselor astfel marcate.

În consecință, s-a

conchis în sensul inexistenței similarității dintre cele două mărci, astfel

încât nu poate fi reținută ca incidență nici teza gradului ridicat de distinctivitate

a mărcii reclamantei, de natură a crește forța de protecție conferită prin

titlul său.

Construcția expusă de

apelanta-reclamantă (privind distinctivitatea puternică a mărcii sale) ar fi

fost utilă în contextul în care instanța reținea fie și măcar o similaritate

redusă, vagă, între mărci, putere distinctivă care, dată fiind identitatea de

produse, ar fi fost în măsură să compenseze acest nivel redus de similaritate

la nivelul mărcilor.

În ceea ce privește

analiza cererii de anulare a mărcii pârâtei O.L.L. și pe temeiul art. 6 lit. d)

din Legea nr. 84/1998, cu referire la ipoteza mărcii A.L. ca marcă notorie,

apelanta reclamantă a intenționat să susțină invocarea unui anumit grad de

cunoaștere a mărcii de către public, un renume al acesteia și, prin urmare,

sublinierea unei distinctivități ridicate a semnului, de natură a împiedica

înregistrarea unei mărci identice sau similare acestuia, cum s-a afirmat că ar

fi marca A. Acest aspect a interesat, de asemenea, evaluarea similarității

mărcilor în conflict, presupusă de art. 6 lit. "c", reprezentând una

dintre condițiile cerute pentru existența probabilității confuziei.

Ipoteza explicită a

notorietății mărcii reclamantei nu a fost susținută de aceasta prin probe

concludente în acest sens, studiul efectuat de G. România vizând percepția

mărcii A.L. (probă neanalizată de prima instanță, după cum a susținut

reclamanta) la nivelul anului 2005, pe când ipoteza art. 6 lit. d) din lege

presupunea demonstrarea notorietății mărcii la momentul depunerii cererii pentru

înregistrarea mărcii ulterioare (30 septembrie 2002), ca motiv de anulabilitate

a acesteia; cauza anulării trebuie să existe contemporan momentului

înregistrării mărcii incriminate, puterea distinctivă a unei mărci variind în

timp.

Pârâtele au criticat

greșita admitere a cererii de contrafacere pentru semnele "A.",

"A.N" și "D.D.", în privința celui din urmă semn

procedându-se la încadrarea lui în categoria medicamentelor, iar nu în cea a

suplimentelor alimentare, cum au susținut constant pe parcursul soluționării

cauzei.

- În ceea ce privește

contrafacerea mărcii apelantei-reclamante "A.G.", în opoziție cu

semnul "A.N.", pârâtele au susținut că dețin marca înregistrată A.N.,

astfel încât nu li se poate interzice folosirea propriei mărci. Împrejurarea nu

este reală, întrucât în apelul promovat de reclamanta din cauză împotriva

deciziei Comisiei de Reexaminare Mărci, prin care se respinsese opoziția

formulată de SC S. SA (actualmente, SC Z. SA) a fost schimbată soluția, la

acest moment fiind pronunțată o soluție cu putere relativă de lucru judecat

(hotărârea Tribunalului fiind definitivă, conform certificatului de grefa de la

dosar apel), prin care opoziția apelantei reclamante s-a dovedit a fi una

eficientă; consecința acestei constatări este aceea că apelantele pârâte se

află în situația de a folosi semnul "A.N.", iar nu o marcă

înregistrată.

- Reclamanta, pe

lângă cererea de anulare a mărcii A.L. (ce a făcut obiectul analizei în apelul

reclamantei) a formulat capete de cerere distincte în contrafacerea mărcilor

sale înregistrate A.G. și D.M., în opoziție cu semnele folosite de pârâte în

activitatea lor comercială, respectiv D. și A.V., A.N., prevalându-se de

prevederile art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Titularul unei mărci

poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să

folosească în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului, un

semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind

identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică

semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar

produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de

asociere a mărcii cu semnul.

- Apelanta-reclamantă

este titulara mărcii înregistrate D.M., potrivit certificatului de înregistrare

din 25 ianuarie 1999, pentru produse din clasa 5 - preparat medicamentos cu

acțiune antiacidă, de uz uman, sub orice formă farmaceutică, iar apelantele

pârâte folosesc în activitatea lor comercială semnul D. în asociere cu marca

înregistrată D.G., conform certificatului de înregistrare marcă din 29 aprilie

2004, pentru clasa 5 de produse - produse farmaceutice pentru tractul digestiv

și metabolism, veterinare și igienice, substanțe dietetice de uz medicinal,

alimente pentru sugari, plasturi, mulaje dentare, dezinfectante, produse pentru

distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

În măsura în care

protecția reclamantei poartă asupra preparatelor medicamentoase cu acțiune

antiacidă, de uz uman, sub orice formă farmaceutică, iar apelantele pârâte

folosesc semnul incriminat tot pentru un produs farmaceutic sub semnul D. -

antiarsuri gastrice (potrivit ambalajelor folosite ca probe în cauză de

reclamantă de la dosar fond și dosar apel), Curtea a constatat că în cauză se

verifică cerința identității de produse.

Nu poate fi reținută

apărarea apelantelor-pârâte în sensul că ceea ce folosesc referitor la aceste

produse cu titlu de marcă este D.D., supliment alimentar, deoarece din

cercetarea ambalajelor anterior menționate reiese în mod evident că ceea ce

apelantele folosesc cu titlu de marcă (în scopul de a-și distinge produsele și

de a le indica proveniența) este reprezentat de semnul D., semn care este

plasat central pe ambalaj, iar ceea ce apelanta O.L.L. deține cu titlu de marcă

înregistrată (D.G.) este poziționat în partea stângă sus, abia perceptibil,

amănunt care intră în sfera detaliilor ce scapă consumatorului mediu cu un

nivel rezonabil de informare, de diligentă și prudență, ceea ce exclude folosirea

acestei mărci potrivit funcțiilor ei; indicația că respectivul preparat ar fi

un supliment alimentar decurge doar din lecturarea prospectului produsului,

astfel că acest mesaj nici nu intră în sfera elementelor percepute de

consumatorul mediu, iar, pe de altă parte, compoziția preparatului

comercializat de pârâte include aceleași substanțe active principale ca și

D.M.-ul, respectiv carbonat de calciu și carbonat de magneziu, ambele fiind

comprimate masticabile, contrar celor susținute de apelantele pârâte, astfel

încât acestea sunt în mod evident sustituibile.

Mai mult decât atât,

nu există niciun argument de natură a impune instanței constatarea excluderii

suplimentelor alimentare din sfera preparatelor medicamentoase, apelantele

pârâte neoferind vreun criteriu care să conducă la constatarea neîntrunirii

cerinței identității de produse în afara acestei afirmații, care, de altfel,

este contrazisă de constatarea identității de substanțe active în ambele cazuri

și permite concluzia că și suplimentele alimentare sunt produse farmaceutice.

Analiza similarității

mărcii D.M. (marcă verbală) cu semnul D. presupune a se determina gradul de

asemănare dintre ele, iar în măsura în care se evidențiază că semnul D. este

conținut în totalitate în marca înregistrată a reclamantei se poate stabili un

grad ridicat de similaritate între marcă și semn, care generează riscul de

asociere, însă acesta nu este suficient fără constatarea probabilității

confuziei în privința originii comerciale a produselor cărora li se aplică.

Este reală susținerea

apelantelor pârâte în sensul că marca D.M. nu are, la nivelul aprecierii

globale, elemente distinctive de natură a-i conferi o puternică protecție (din

perspectiva aprecierii fonetice, vizuale și conceptuale), astfel că nu este o

marcă tare, direct proporțională cu gradul de protecție pe care îl antrenează.

În măsura în care

apelanta-reclamantă dovedește prin studiul efectuat de compania G. România

(anexat la dosarul de fond) că la nivelul percepției consumatorului mediu mai

mult de 90% din respondenți (93%) au declarat că marca D.M. și semnul D.

seamănă și, în același timp, că 35% din aceeași respondenți au indicat

producătorul D.M. ului ca fiind SC S. SA (actuala SC Z. SA), în timp ce doar 1%

din respondenți au asociat semnul D. cu producătorul O.L.L. Curtea a apreciat

că aceste date sunt de natură a indica probabilitatea de confuzie din

perspectiva art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în aceste limite

funcționând protecția chiar slabă a mărcii reclamantei; o protecție slabă nu

înseamnă absența oricărei protecții, protecție care operează dacă se constată

că semnul încriminat reproduce parte integrantă din marca înregistrată și că

acestei mărci consumatorul mediu îi acordă o anume origine comercială a

produselor astfel marcate, în detrimentul semnului care nu este recunoscut cu

funcțiile mărcii, în special aceea de indicare a provenienței produsului

perceput.

Pentru aceste motive

s-a apreciat că în mod legal și temeinic prima instanță a admis cererea în

contrafacerea mărcii D.M.

- În ce privește

contrafacerea mărcii A.G., marcă înregistrată aparținând reclamantei, conform

certificatului de înregistrare a acesteia din 26 mai 1997 (reînnoit), protecție

ce poartă asupra produselor din clasa 5 a Clasificării de la Nisa - medicament sub

orice formă farmaceutică, folosit ca analgezic, antipiretic, antimigrenos și

stimulent psihomotor, Curtea a apreciat ca fiind corectă soluția primei

instanțe.

Apelantele-pârâte

folosesc în activitatea lor comercială semnul A. A., potrivit susținerilor lor,

dar în ce privește semnul A.N. acestea au invocat prevederile art. 38 alin. (1)

lit. b) din Legea nr. 84/1998, în sensul că această se regăsește pe produsele

comercializate de ele doar cu titlu de cuvânt comun ce caracterizează efectul

scontat al medicamentului și nu reprezintă altceva decât o indicație

referitoare la calitatea, destinația și caracteristicile produsului.

Invocarea art. 38

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 este o apărare de care

apelantele-reclamante s-au prevalat în dosarul de fond, fiind menționată ca

atare în cuprinsul întâmpinării la cererea de chemare în judecată; drept

urmare, aceasta se constituie într-o apărare neanalizată de prima instanță,

ceea ce în virtutea caracterului devolutiv al apelului, obligă instanța de apel

să suplinească motivarea primei instanțe sub acest aspect.

Pe de altă parte,

apelatele-reclamante sunt în eroare cu privire la noțiunea de normă de ordine

publică, textul anterior citat neavând un atare caracter, astfel încât, în

absența invocării lui de către partea însăși, instanța nu avea obligația de a

supune dezbaterii aplicarea lui în cauză.

Folosirea denumirii

A.V. (fără sinonime în limba romană) în contextul art. 38 alin. (2) din lege

n-a fost conformă practicilor comerciale oneste, iar folosirea acestei mențiuni

descriptive nu s-a realizat de către apelantele pârâte pentru a indica anumite

calități și caracteristici ale produselor, semnul A.N. (cu varianta

"A.-N.", iar cu titlu de indicație terapeutică "A.V.") a

fost cel uzitat de pârâte pentru a-și marca propriile produse, acestea fiind

semnele evidențiate cu funcțiile mărcii pe ambalajele produselor comercializate

de acestea.

În ambele variante,

atât A.N. cât și A.-N., semnele folosite de pârâte sunt susceptibile a genera

probabilitatea confuziei în ce privește originea comercială a produselor

apelantelor reclamante marcate cu marca A.G. și cele ale apelantelor pârâte,

astfel cum rezultă din studiul de piață efectuat de G. România, din care reiese

că 27% dintre respondenți știu că A.G. este produs de S. SA (succedată de SC Z.

SA) și doar 1% dintre respondenți au indicat ca producător al A.G.-ului pe SC

O.L.L.

Similaritatea mărcii

cu semnele decurge și din concluzia desprinsă din același raport G. România,

din care reiese că procedându-se la compararea directă între A.G. și A.-N., 89%

dintre respondenți au declarat că cele două semne seamănă, iar 32% că seamănă

foarte mult, iar în ce privește asemănarea dintre A.G. și A.N., 77% dintre

respondenți au afirmat că acestea seamănă, iar 15% că această asemănare este

una foarte mare.

Aceste concluzii,

coroborate cu cele anterior expuse, cu privire la originea comercială a celor

două produse cu titulari diferiți (și recunoașterea acestei proveniențe de

către consumatorul mediu) este în măsură a confirma nu numai riscul de asociere

ci și probabilitatea confuziei în privința atribuirii unei anume origini

comerciale produselor astfel marcate.

Concluzia, similară

celei referitoare la contrafacerea mărcii D.M., este aceea că și în cazul

mărcii A.G. - deși A.G. este o marcă slabă, de natură să sugereze într-o mare

măsură caracteristicile medicamentelor pe care le desemnează, asocierea acestei

mărci în mintea consumatorului (într-o proporție semnificativă) cu producătorul

acestora este de natură a conduce la concluzia reținerii distinctivității

mărcii aparținând reclamantei; aceasta are o putere distinctivă, chiar scăzută,

dar care conferă acesteia dreptul de a reclama și contrafacerea mărcii A.G. în

opoziție cu semnele A.N. și A.V. (ceea ce a făcut obiectul cererii de chemare

în judecată, nu și "A.-N."), ambele cu o descriptivitate

considerabilă, dar care nu s-au impus în mintea consumatorului mediu, astfel

încât acestea nu sunt apte de a atribui o anumită origine comercială și

produselor marcate cu ele.

- S-a respins ca nefondată

și critica apelantelor privind neanalizarea cererii și pe temeiul concurenței

neloiale, singura parte care avea interes a invoca un astfel de viciu al

sentinței primei instanțe fiind doar reclamanta; susținerea unei critici cu un

atare obiect, realizată de apelantele pârâte, este contra interesului lor

procesual, deoarece dacă instanța de apel ar găsi întemeiată și această cauză a

cererii, aceasta ar avea drept rezultat agravarea situației apelantelor pârâte

în propria lor cale de atac, contrar dispozițiilor art.  296 C. proc. civ.

- Ultima critică a

apelantelor-pârâte a vizat greșita rezolvare a chestiunii cheltuielilor de

judecată acordate de prima instanță reclamantei, în condițiile în care doar 3

din cele 4 capete de cerere ale acesteia au fost admise, fără a se face

aplicarea prevederilor art. 276 și 277 C. proc. civ. În măsura în care

cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă la fond s-au situat la nivelul

sumei de 114.318,97 RON (conform dovezilor), pretențiile reclamantei fiind

admise numai în parte, coroborat cu împrejurarea absenței unor pretenții

proprii ale pârâtelor formulate împotriva reclamantei (pe calea unei cereri

reconvenționale), în mod legal prima instanță a făcut aplicarea prevederilor

art. 274 și art. 276 C. proc. civ., reducând cheltuielile de judecată acordate

reclamantei, proporțional pentru partea din cererea de chemare în judecată care

a fost găsită neîntemeiată.

Pe de altă parte,

obligarea pârâtelor, fără a se menționa solidaritatea, la plata unei sume către

reclamantă cu titlu de cheltuieli de judecată, are semnificația aplicării

regulii în materia obligațiilor, în sensul că obligația este una divizibilă sau

conjunctă (împărțindu-se în mod egal între pârâtele cauzei), conform art. 1060

C. civ., în timp ce solidaritatea este excepția și ea poate decurge din lege

sau din convenția părților (art. 1034 - 1056 C. civ.), condiții neîntrunite în

speță; astfel, și din acest punct de vedere, aplicarea art. 277 C. proc. civ. a

fost corect realizată.

În apel s-a făcut

aplicarea art. 274 C. proc. civ., ambele părți fiind căzute în pretenții,

astfel încât fiecare dintre ele au fost obligate la cheltuieli de judecată,

putându-se realiza și compensarea lor, în temeiul art. 276 C. proc. civ. Cum

însă numai apelantele pârâte sunt cele care au dovedit efectuarea cheltuielilor

de judecată în cauză, reclamanta nedepunând dovezi în apel, s-a dispus

obligarea apelantei reclamante la cheltuieli către apelantele pârâte, rezultând

că aceasta datorează 8.181 RON către ambele apelante pârâte (deci, divizibil)

cât și 1750 euro pentru apelanta SC O.L.L. (echivalent în RON la cursul BNR, la

data plății).

Împotriva deciziei de

apel au formulat cereri de recurs apelanții.

I. Reclamanta SC Z.

SA a criticat decizia de apel pentru următoarele motive:

A. Sub aspectul

anulării mărcii "A.".

a.1. Hotărârea nu

cuprinde motivele pe care se sprijină (indicându-se art. 304 pct. 7 C. proc.

civ. cu referire și la art. 261 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ.).

Prin cererea de apel

reclamanta a susținut că elementul "cl." are un caracter aluziv,

aspect care nu se regăsește în hotărârea atacată, iar această apărare prezintă

importanță în soluționarea dosarului, în stabilirea elementului cheie al

mărcii.

Ignorând și

neanalizând apărarea privind caracterul aluziv al elementului "cl.",

instanța de apel a reținut că acesta este elementul cheie al întregii mărci,

deși acest caracter îl are elementul "al.".

a.2. Hotărârea

pronunțată este lipsită de temei legal (indicându-se art. 304 pct. 9 C. proc.

civ.).

- Instanța de apel nu

a apreciat riscul de confuzie ținând cont de imaginea de ansamblu a semnelor,

în care elementul "al." este cel dominant și dă funcție distinctivă

mărcii, fiind susceptibil să domine singur imaginea acestei mărci pe care

publicul vizat o păstrează în memorie, în vreme ce celelalte componente ale

mărcii sunt neglijabile.

Atenția publicului

cade asupra părții de început a unui semn verbal compus din mai multe elemente.

În aplicarea art. 8

alin. (1) lit. b) din Regulamentul CE nr. 40/1994 privind marca comunitară (ale

cărei dispoziții au fost transferate în art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr.

84/1998), Curtea de Justiție a Comunităților Europene (CJCE) a statuat cu

privire la aprecierea caracterului dominant al unuia sau mai multor componente

ale unei mărci complexe, în sensul că în afară de calitățile intriseci ale

fiecărui element component, se va lua în considerare poziția relativă a

diferitelor elemente componente în ansamblul mărcii compuse (cauza T -147/03,

hotărârea din 12 ianuarie 2006, Devinlec Developpment Innovation Leclerc SA vs

Office for Harmonisation in the Internal Market).

În general,

consumatorii sunt mai atenți la partea de început a cuvintelor decât la partea

finală a acestora și este de obicei înțeles că, de principiu, o marcă verbală

se remarcă prin partea de început care predomină în amintirea imperfectă a

consumatorilor, în special pe piața consumatorilor de produse în masă (Cauza T

- 112 /03 L'Oreal v. OHIM-Revlon (FLEXI AIR) - CSJE).

Soluția este nelegală

sub aspectul extragerii elementului dominant al mărcii anterioare,

încălcându-se criteriile de apreciere a similarității vizuale, fonetice și

conceptuale dintre semne în analiza riscului de confuzie.

Din punct de vedere

vizual, componentul dominant al mărcii anterioare, elementul verbal "al."

este reluat în integralitatea sa în cuprinsul mărcii "A.",

reprezentând jumătate (4 litere) din aceasta, fiind poziționat chiar la

începutul cuvântului.

Sub aspect fonetic,

identitatea părților de început, ușor de memorat, a mărcilor în conflict

permite substituirea cu ușurință în mintea consumatorilor a celor două cuvinte.

- Poate exista și

situația ca toate elementele (verbale) ale unei mărci (verbale) să fie aluzive

sau descriptive, niciunul nefiind suficient de puternic pentru a atrage în așa

măsură atenția consumatorului încât să conducă la neglijarea totală a

celuilalt, iar astfel toate elementele joacă un rol în impresia de ansamblu

produsă de semn. În această situație, neglijarea totală a unuia din elemente

este de natură să conducă la o apreciere greșită a riscului de confuzie.

Relevantă în acest

sens este Hotărârea Curții de Justiție a Comunităților Europene (din 12 iunie

2007, în cauza Limoncheloț/Limoncello della Costiera Amalfitana), în care s-a

sancționat modul de soluționare dispus de Tribunalul de Primă Instanță, în

sensul că aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie să fie fundamentată

pe impresia de ansamblu produsă de semnele în discuție. S-a subliniat

jurisprudența Curții în sensul că în cadrul examinării existenței unui risc de

confuzie, aprecierea asemănării între două mărci nu se poate limita la luarea

în considerație a unui singur component din marca complexă; din contră, este

cazul de a opera comparația prin examinarea mărcilor în cauză, considerate

fiecare în ansamblul său, ceea ce nu exclude faptul că impresia de ansamblu

produsă în memoria publicului pertinent de o marcă complexă, în anumite

circumstanțe, să fie dominată de una sau mai multe dintre componentele sale.

Doar în cazul în care toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile,

aprecierea similitudinii ar putea să se facă doar pe baza elementului dominant.

Ca o ultimă variantă,

ambele elemente în discuție au caracter aluziv. În mod evident elementul

"cl." este în realitate mai aluziv, fiind mult mai ușor pentru public

să facă legătura "calmin-calmare" decât "algo-algie", iar

elementul "al." are o poziție privilegiată, deoarece este poziționat

la începutul cuvântului, atenția consumatorului fiind atrasă asupra sa. Ambele

elemente "al.-cl.'' - "calmarea durerii" au un rol important,

fără unul dintre ele pierzându-se semnificația cunoscută publicului consumator.

De aceea, elementul "al." nu are cum să fie neglijabil și nu poate fi

ignorat în aprecierea riscului de confuzie.

În aceste condiții,

instanța trebuia să distingă în funcție de gradul aluziv al elementelor

componente. Dacă în privința elementului "cl." caracterul aluziv este

evident - calmare, elementul "al." nu va fi perceput de consumator ca

un derivat al cuvântului "algie", neprezentându-se la farmacie spunând

că are "o algie" ci că că are "o durere", gândindu-se la un

medicament de "calmare".

b) Hotărârea a fost

pronunțată cu încălcarea normelor de procedură prevăzute sub sancțiunea

nulității de art. 105 alin. (2) C. proc. civ. (art. 304 pct. 5 C. proc. civ.).

Una dintre criticile

principale pe care recurenta le-a formulat în cuprinsul motivelor de apel și

care vizau anularea mărcii A. se referă, în principal, la caracterul notoriu al

mărcii anterioare A.L., arătându-se că acesta are un rol foarte important în

aprecierea atât a similarității dintre semnele în conflict cât și a riscului de

confuzie, în raport de gradul de distinctivitate a mărcii anterioare, instanța

fondului omițând să analizeze acest aspect în cuprinsul considerentelor

sentinței.

Date fiind

considerentele hotărârii de apel sub acest aspect și întrucât studiul G.

România a fost administrat de către recurentă ca probă pilot în susținerea

notorietății mărcii A.L. la momentul depunerii cererii de înregistrare a

mărcii, instanța de apel, în virtutea rolului activ, avea îndatorirea să

stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greșeală în

aflarea adevărului; trebuia să pună în discuția părților orice nelămurire

asupra notorietății mărcii A.L. la momentul depunerii cererii de înregistrare a

mărcii ulterioare - văzând și dispozițiile art. 129 alin. (5) C. proc. civ.

B. Sub aspectul

capetelor de cerere privind contrafacerea mărcilor "D.M. și

"A.N." (indicându-se dispozițiile art. 304 pct. 7 C. proc. civ.) se

susține că în soluționarea acestora instanța de apel nu face nicio referire

asupra gradului foarte mare de distinctivitate dobândită a mărcilor în

discuție, acest factor deținând un rol deosebit de important în aprecierea

confuziei dintre semne. Se arată totodată în susținerea criticii că se pot

ataca considerentele unei hotărâri atunci când se tinde la modificarea sau

înlăturarea considerentelor în susținerea dezlegării în drept date de instanța

de apel, cu referire la Decizia civilă nr. 859 din 12 februarie 2008 pronunțată

de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția civilă și de proprietate

intelectuală.

II. Pârâtele SC O.L.

SRL și O.L.L. au criticat decizia de apel pentru următoarele motive:

a. În mod nelegal

instanța de apel a considerat că la momentul introducerii acțiunii pârâtele O.

nu se bucurau de protecția oferită de Legea nr. 84/1998 pentru semnul A.N.

folosit de acestea în activitatea lor comercială.

Așa cum au probat și

tribunalul a constatat, la momentul introducerii acțiunii era depusă spre

înregistrare marca A.N. și se dispusese înscrierea mărcii în Registrul național

al mărcilor sub nr. M 2004 03787, fiind publicată în BOPI nr. 1/2004. În urma

respingerii opoziției formulate de SC Z., decizia de înregistrare a mărcii a

devenit definitivă, creând astfel titularului O.L.L., în temeiul art. 35 alin.

(1) coroborat cu art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, îndreptățirea

utilizării acestei mărci.

În consecință,

exercitarea de către solicitantul mărcii publicate A.N. a drepturilor conferite

de lege nu poate intra în sfera ilicitului și nu poate fi percepută ca o

atingere a drepturilor altei persoane, atât timp cât, la momentul contestării

actelor de utilizare prin acțiune, protecția asigurată de OSIM se afla în

vigoare, chiar dacă ulterior, pe cale jurisdicțională, marca a fost respinsă la

înregistrare.

Instanța de apel a

luat în considerare un moment ulterior introducerii acțiunii, cel al pierderii

protecției mărcii, ceea ce echivalează cu o modificare a acțiunii în alte

condiții decât cele prevăzute limitativ de art. 132 C. proc. civ.

b. În mod nelegal

instanța de apel a apreciat că suplimentele alimentare fac parte din sfera

preparatelor medicamentoase.

Pentru suplimentele

alimentare există reglementări speciale: Ordinul ministrului sănătății nr.

214/2003 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare și Ordinul

Ministrului Sănătății nr. 244/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

comercializarea suplimentelor alimentare. În art. 1 din Normele tehnice sunt

definite suplimentele alimentare ca preparate sub formă de tablete, capsule,

drajeuri, pulberi sau lichide care au în compoziția lor nutrienți și/sau alte

substanțe comestibile care sunt consumate în condiții definite, în mod

suplimentar față de aportul alimentar obișnuit.

Suplimentele

alimentare nu pot fi incluse în sfera preparatelor medicamentoase și, pe cale

de consecință, semnul D., alături de marca D.G., s-a folosit pentru o categorie

de produse diferită de cea pentru marca D.M., ceea ce exclude riscul de

asociere și de confuzie, cum în mod greșit a reținut instanța de apel.

c. În mod nelegal și

contrar regulilor silogismului, Curtea de apel a constatat că:

- în fața primei

instanțe, prin întâmpinare, a invocat excepția reglementată prin dispozițiile

art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, iar tribunalul nu s-a

pronunțat asupra ei, dar a apreciat că apelantele O. ar fi în eroare cu privire

la noțiunea de ordine publică a excepției invocate, deoarece textul respectiv

nu ar avea un astfel de caracter - astfel încât, în absența invocării lui de

către partea însăși, instanța nu avea obligația de a supune dezbaterii

aplicarea lui în cauză.

Se afirmă că excepția

invocată nu are un caracter de ordine publică, pe de o parte, iar că aceasta nu

a fost ridicată de partea însăși, pe de altă parte.

- o a doua

contradicție în argumentarea instanței de apel rezultă din împrejurarea că

judecătorii, deși au constatat descriptivitatea denumirii A.V. fără nici o

dovadă, au susținut că apelantele-intimate O. nu ar fi folosit cu onestitate

această denumire în activitatea lor comercială, ci pentru a "marca

propriile produse, acestea fiind semne evidențiate cu funcțiile mărcii.";

aceasta este o motivare profund nelegală, față de împrejurarea necontestabilă

că denumirile descriptive nu pot îndeplini funcția de marcă, fiind lipsite de

distinctivitate.

- modalitatea de

soluționare a cererilor pârâtelor de către instanța de apel, opinia acesteia

privind o așa-zisă activitate neonestă a apelantelor O. rezidă din aprecierea

greșită și inadmisibilă a concluziilor studiului de piața extrajudiciar

întocmit de compania G., pe care l-au contestat pentru subiectivitate și modul

neștiințific de realizare.

Judecata în dosarul

de recurs.

Prin încheierea din

ședința de la 16 aprilie 2010 instanța de recurs a constatat următoarele:

- recurenta SC O.L.

SRL a decis prin hotărârea AGA nr. 8 din 31 iulie 2009 schimbarea denumirii în

O.Z.L. SRL.

- recurenta SC O.L.L.

(Marea Britanie) a cesionat marca "A. remediu clasic pentru orice

durere" în favoarea O.L.P. SA, prin contractul încheiat la 23 iulie 2009.

Prin decizie, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a admis cererea de

înscriere în Registrul Național al Mărcilor a cesiunii totale a mărcii, iar în

Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală nr. 1/2010 s-a publicat această

cesiune. Pentru aceste motive a fost citată în cauză cesionara O.L.P. SRL, în

calitate de succesoare în drepturi a recurentei O.L.L.

Analizând decizia de

apel în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată că ambele

recursuri formulate în cauza sunt nefondate.

I. Recursul declarat

de reclamantă.

A. În ceea ce

privește anularea mărcii "A.".

a.1.a.2. În ceea ce

privește semnele în conflict "A.L." și "A.", în

considerentele deciziei de apel s-a făcut referire la caracterul descriptiv al

particulei comune "al.".

În mod evident și

particula "cl." din marca deținută de recurenta-reclamantă are

același caracter descriptiv, indicând caracteristicile produsului care se

comercializează sub această marcă. Acest cuvânt are un rol sugestiv, este un

derivat al cuvântului "calma" care, potrivit DEX, are înțelesul de

"a liniști" sau "a potoli" (din fr. calmer).

Într-adevăr, instanța

de apel nu analizează acest aspect, dar acest lucru nu este în măsură să ducă

la schimbarea soluției, în considerarea celor ce succed - critica încadrându-se

în art 304 pct. 7 C. proc. civ.

Ambele particule ale

cuvântului ce reprezintă marca deținută de recurenta-reclamantă sunt

descriptive, însă acestea, împreună, sunt în măsură să asigure caracter

distinctiv mărcii - cerință îndeplinită dealtfel din moment ce constituie o

marcă valabilă. Deși ambele componente, dat fiind caracterul lor descriptiv, au

fost inițial foarte slabe, în această asociere au dobândit în timp un grad mare

de distinctivitate, devenind o marcă tare. Astfel, publicul își amintește mai

ușor de ea, ca provenind de la recurenta-reclamantă, iar câmpul de protecție

este mai mare. Caracterul distinctiv al mărcii rezultă de altfel nu din semnul

în sine, ci din perceperea lui ca atare de public și numai în legătură cu

produsele sau serviciile pentru care se cere înregistrarea - publicul vizat

atribuind cu ușurință produsele pe care este aplicată marca unei întreprinderi

determinate, respectiv recurentei reclamante.

Dat fiind acest

lucru, se pune problema consecințelor în ipoteza în care o terță persoană își

însușește o parte din componentele unei asemenea mărci, iar prin simpla

adăugire a unui alt element se prevalează de existența unui semn distinct - cu

alte cuvinte, se pune problema identității sau similarității acestor semne.

Întrucât este

indispensabil să se dea o interpretare a conceptului de similaritate în

legătură cu riscul de confuzie, instanța de apel a procedat în consecință,

făcând o apreciere globală a semnelor în conflict și o analiză a similarității

din perspectiva asemănărilor din punct de vedere fonetic, vizual și conceptual,

cu referire și la jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Comunității

Europene, reținând că prima parte a celor două mărci este identică, fiind

reprezentată de prefixul "al.", atribuind însă acestuia poziția de

element secundar al mărcilor în conflict.

Dat fiind faptul că

ambele semne sunt verbale compuse dintr-un singur cuvânt, format însă prin

asocierea a două cuvinte (derivate), trebuie într-adevăr să se țină seama de

faptul că unul dintre acestea este identic, determinând necesitatea aprecierii

caracterului acestuia de element de bază al mărcii, întrucât numai în lipsa

unor cuvinte identice se stabilesc apropierile între elementele verbale ca și

în cazul mărcilor compuse dintr-un singur cuvânt.

Într-adevăr, în

percepția de ansamblu a semnelor aflate în conflict, ceea ce se impune în

mintea consumatorului român mediu, vizat de produsele în cauză (identice, iar

sub acest aspect se vor avea în vedere și cele reținute în analiza celuilalt

recurs) este elementul verbal (perceput și vizual) dominant al fiecăruia dintre

acestea.

După cum s-a arătat

mai sus însă, ambele componente ale mărcii deținute de reclamanta recurentă, al

cărora caracter descriptiv nu poate fi contestat, deși foarte slabe privite

separat, în asociere și în această formulă au dobândit în timp o

distinctivitate semnificativă, consumatorul mediu percepând produsele cărora li

se aplică ca provenind de la aceasta.

În aceste condiții,

ambele elemente au rol în impresia/percepția de ansamblu a semnului aparținând

reclamantei recurente, iar neglijarea unuia dintre ele determină aprecierea

greșită a riscului de confuzie.

De principiu,

preluarea unuia dintre aceste elemente și adăugarea altuia diferit, urmate de

susținerea caracterului distinctiv al semnului rezultat nu sunt permise date

fiind distinctivitatea mărcii anterioare în componența sa, precum și generarea

astfel a similarității semnelor în conflict. Cu toate acestea, soluția de

respingere a cererii de anulare a mărcii deținute de pârâta-recurentă se impune

a fi menținută, nefiind îndeplinite în totalitate cerințele prevăzute de art.

48 alin. (1) lit. b), cu referire la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 (în

numerotarea legii de la data soluționării cauzei în apel).

Potrivit normelor

legale menționate, se poate cere anularea unei mărci dacă aceasta este similară

cu o marcă anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii

identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând

și riscul de asociere cu marca anterioară.

Neputând fi reținută

o identitate a semnelor în conflict (nesusținută de altfel de niciuna dintre

părți), acestea sunt totuși similare, dată fiind asemănarea dintre acestea

generată de particula comună "al.". Similaritatea nu