ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 4151/2013

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 4151/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursului de

față:

Prin decizia civilă nr. 54A din data de 28

martie 2012 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și

pentru cauze privind proprietatea intelectuală, s-a respins apelul formulat de

pârâta SC I.I. SRL împotriva sentinței civile nr. 711 din 30 mai 2006

pronunțată de Tribunalul București, secția a IV-a civilă, în contradictoriu cu

reclamanta I.C. și pârâtul Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, ca

nefondat. A fost obligată apelanta pârâtă să plătească intimatei reclamante

sumele de 7.861,55 dolari SUA și 94,01 RON cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această

hotărâre, instanța de apel a reținut următoarele:

Prin cererea înregistrată

la data de 05 iunie 2003 pe rolul Tribunalului București, ulterior precizată, reclamanta

SC I.C. (I.) a chemat în judecată pe pârâta SC I.I. SRL (I.P.) și Oficiul de Stat

pentru Invenții și Mărci (OSIM) solicitând instanței ca prin hotărârea pe care o

va pronunța să dispună anularea înregistrării mărcii „I.P.” înregistrată pentru

clasele 35 și 41 și interzicerea folosirii acestui semn, precum și dispunerea altor

măsuri complementare – invocând în susținerea motivelor de nulitate dispozițiile

art. 17 și 27 din Legea nr. 28/1967, respectiv art. 48 lit. a) – c) și e) și

art. 5 și 6 din Legea nr. 84/1998.

Prin sentința civilă

nr. 712 din 30 mai 2006, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a admis acțiunea,

a dispus anularea certificatului de înregistrare din 25 iunie 1996 privind marca

„I.P.” și a interzis pârâtei utilizarea în activitatea sa comercială și/sau pentru

publicitate a acestei mărci. Totodată, a dispus publicarea pe cheltuiala pârâtei

a hotărârii judecătorești, după rămânerea definitivă, într-un ziar de largă circulație.

În motivarea sentinței

s-au reținut următoarele:

a. În anul 1993 a fost

înregistrată la Brașov SC I.P. SRL, devenită ulterior SC I.I. SRL, având ca obiect

de activitate servicii în domeniul tehnologiei informației, iar la data de 25 iunie

1996 a cerut OSIM înregistrarea mărcii „I.P.” pentru clasele 9, 35, 37, 38, 41 și

42.

Cererea a fost soluționată

prin admiterea ei în parte, respectiv pentru două clase de servicii și anume 35

– publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercială, muncă de

birou și 41 – educație, formare, divertisment, activitate sportivă și culturală,

înregistrarea acestei mărci fiind publicată în Buletinul Oficial de Proprietate

Intelectuală (BOPI) nr. 6 din 30 iunie 2000.

Reclamanta a formulat

opoziție și, deși a recunoscut notorietatea mărcilor „I.”, OSIM nu a tras din această

împrejurare consecințele ce se impuneau. Cu toate că prin hotărârea 76 din 20 martie

2002 a Comisiei de Reexaminare Mărci s-a reținut că „atât mărcile „I.” nr. AA și

„I.I.” cu element figurativ BB, cât și numele comercial „I.” aparținând firmei contestatoare

I.C. sunt recunoscute la nivel mondial și implicit în România ca mărci notorii,

(…)”, s-a admis totuși că marca „I.P.” poate fi înregistrată pentru două clase.

Pârâta SC I.I. SRL nu a atacat această hotărâre.

Expertiza efectuată în

cauză a concluzionat că la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii de către

pârâtă, mărcile „I.” se bucurau de notorietate în România.

b. Semnele în conflict

sunt similare din punct de vedere vizual, fonetic, ortografic, cât și conceptual.

Astfel, marca „I.P.” este constituită prin adăugarea sufixului „P.” la numele „I.”,

care reprezintă numele comercial al I. și marca notorie „I.”. Elementul principal

al mărcii „I.P.” este tocmai marca „I.”, iar sufixul „P.” nu conferă distinctivitate

mărcii „I.P.” deoarece este un element descriptiv pentru clasa 41, fiind abrevierea

de la „profesor”. Pentru consumatori, marca „I.P.” apare ca o variantă a mărcilor

notorii ale I., generând confuzie prin riscul de asociere a acestei mărci cu mărcile

notorii ale „I.”, aceștia rămânând cu impresia că cele două mărci, respectiv produsele

și serviciile pe care le identifică, au aceeași origine, fiind produse și servicii

ale SC I.C.

Aceeași similaritate există

și la nivelul claselor de produse și servicii pentru care au fost înregistrate marca

„I.P.” și mărcile „I.”. Mărcile notorii „I.” au fost înregistrate pentru clasele

9, 16 și 42, dar se bucură de protecție lărgită pentru toate clasele de produse

și servicii, în vreme ce „I.P.” a fost înregistrată pentru clasele 35 și 41 care

sunt apropiate de cele pentru care reclamanta a înregistrat și folosește mărcile

„I.”. Pârâta folosește marca „I.P.” pentru servicii din aceeași familie cu bunurile

și serviciile pentru care reclamanta utilizează mărcile notorii „I.”, iar aceasta

sporește riscul de asociere al mărcilor în conflict și este de natură să inducă

în eroare cu privire la originea produselor și serviciilor ori să genereze asocierea

între I.C. și I.P.

În raport de probele administrate

în cauză s-a concluzionat că există un risc de confuzie și de asociere la nivelul

consumatorilor între marca „I.P.” și produsele și serviciile sub această marcă pe

de o parte și mărcile notorii „I.”, respectiv produsele și serviciile furnizate

de reclamantă pe de altă parte.

c. Cererea de înregistrare

a mărcii „I.P.” a fost făcută cu rea-credință.

Asociații SC I.P. SRL

sunt specialiști cu înaltă calificare în domeniul IT, prezumați în consecință a

fi la fel de buni cunoscători ai pieței în care se desfășoară, motiv pentru care

conduita lor în raport cu concurența se analizează cu exigență sporită.

În perioada 1994-1996

revistele de specialitate din domeniul calculatoarelor prezentau cititorilor români

produsele și serviciile furnizate de I., precum și noutățile aduse pe piața de IT,

iar numele „I.” era menționat în majoritatea articolelor publicate.

Coroborând acest fapt

cu împrejurarea că pârâta SC I.P. SRL a fost înființată în anul 1993 de către doi

ingineri români specializați în calculatoare, care sunt și profesori universitari,

nu este credibilă susținerea acestora în sensul că nu au avut la dispoziție astfel

de reviste de specialitate sau că nu au studiat manuale universitare destinate studenților

de la facultățile cu profil informatic, în care numele mărcilor și produselor „I.”

sunt prezentate și că nu cunoșteau produsele și mărcile „I.”.

Așa cum rezultă din extrasul

din 27 noiembrie 2003 emis de Oficiul Registrului Comerțului București, activitatea

principală a pârâtei SC I.P. SRL este de „consultații în domeniul echipamentelor

de calcul”, cod CAEN 7210. Or, o astfel de activitate este denumită hardware, conform

ordinului 601/2002 privind actualizarea codului CAEN și include „consultații referitoare

la tipul și configurația echipamentului de prelucrare automată a datelor și la sistemul

de operare asociat. Consultanții sunt implicați în analiza cerințelor și problemelor

utilizatorilor și în prezentarea celor mai eficiente soluții”.

S-a înlăturat astfel apărarea

pârâtei făcută la interogatoriu, prin care aceasta a susținut că nu ar fi avut

cunoștință de existența societății reclamante, deoarece nu își desfășoară activitatea

în domeniul hardware.

Prin urmare, pârâta SC

I.P. SRL a cunoscut sau cu minime diligențe ar fi trebuit ori ar fi putut să cunoască

existența societății I., reclamanta, mărcile sale notorii și să se abțină de la

însușirea fără drept a acestora pentru a obține foloase injuste de pe urma renumelui

mărcilor reclamantei, determinate de asocierea pe care consumatorul mediu de produse

IT o face între reclamantă și pârâtă, între produsele și serviciile oferite pe piață

sub mărcile „I.” și „I.P.”.

Împotriva acestei sentințe

a declarat apel pârâta SC I.I. SRL, iar prin decizia civilă nr. 217A di 25

septembrie 2007 Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind

proprietatea intelectuală, l-a respins ca nefondat.

Prin decizia nr. 7323

din 21 noiembrie 2008, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția civilă și de

proprietate intelectuală, a admis recursul declarat de pârâtă, dispunând casarea

deciziei de apel și trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță,

în considerarea următoarelor argumente:

Chiar dacă înregistrarea

s-a dispus sub imperiul legii noi, atât notorietatea mărcii reclamantei, cât și

atitudinea subiectivă a pârâtei se raportează la data depunerii la OSIM a cererii

de înregistrare.

În ceea ce privește problema

notorietății mărcii reclamantei, deși se reține că marca „I.” era larg cunoscută

în cadrul segmentului de public relevant - date fiind referirile la această marcă

în publicațiile de specialitate, precum și informațiile diseminate prin Internet

cu privire la marcă - nu se arată la ce proporție din publicul relevant a ajuns

informația referitoare la existența mărcii, așa încât să se poată concluziona că

marca era larg cunoscută, în sensul art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Sunt nefondate criticile

referitoare la lipsa de similaritate a produselor și serviciilor și a semnelor în

conflict.

Marca „I.” beneficiază

de protecție pentru clasele de produse/servicii 9 (aparate și instrumente științifice

și de învățământ, echipamente pentru prelucrarea informațiilor și calculatoarelor),

16, 38 (telecomunicații), 42 (servicii științifice, și tehnologice, conceperea și

dezvoltarea calculatoarelor și a soft-ului), 41 (educație, formare, divertisment,

activitate sportivă și culturală), iar marca „I.P.” a fost înregistrată pentru clasele

de produse/servicii 35 (publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, muncă de birou

etc.) și 41.

În mod corect s-a constatat

că aceste produse și servicii sunt în parte identice și în parte similare, similaritate

dată de complementaritatea produselor hardware cu cea a serviciilor software.

Publicul căruia se adresează

aceste produse și servicii - avut în vedere la analiza riscului de confuzie - este

alcătuit din persoanele care utilizează echipament electronic, care nu înseamnă

exclusiv înalți specialiști IT. Această referire la calitatea de specialiști a fost

făcută de curtea de apel atunci când a analizat reaua-credință a pârâtei, ai cărei

asociați i-a considerat ca făcând parte din categoria menționată.

Similaritatea semnelor

în conflict a fost corect reținută, prin identificarea particulei „I.”, încorporată

în marca „I.P.”, înregistrată de pârâtă.

Referitor la reaua-credință,

instanța de apel se mărginește să arate că, dată fiind înalta calificare în domeniul

IT a asociaților societății comerciale pârâte, este de presupus că aceștia cunoșteau

sau, cu minime diligențe, ar fi trebuit să cunoască existența mărcii „I.”. Pârâta

formulase însă în apel o serie de apărări pe acest aspect - legate de istoricul

înființării în anul 1993 a unei societăți comerciale cu același nume ca cel al mărcii

a cărei anulare se solicită, de activitatea desfășurată și de motivele care au stat

la baza înregistrării mărcii etc - care nu au fost analizate, făcând astfel imposibil

controlul judiciar.

S-a impus instanței

ca la rejudecare, la situația de fapt pe care urmează a o lămuri în privințele arătate

și în limitele motivelor de apel, să facă aplicarea textelor de lege incidente,

nefiind ținută de temeiul juridic incomplet indicat de parte – aceasta deoarece

în motivare s-au arătat aspecte ce țin de motivul de anulare prevăzut de

art. 6 lit. c) din lege, deși acest text legal nu a fost indicat.

Prin decizia civilă

nr. 117A din 05 mai 2010, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru

cauze privind proprietatea intelectuală, a respins apelul formulat de către pârâtă

ca nefondat și a obligat apelanta să plătească intimatei-reclamante sumele

de 7861,55 dolari SUA și 94,01 RON cu titlu de cheltuieli de judecată.

Prin decizia nr. 8204

din 18 noiembrie 2011, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă, a admis

recursul, a casat decizia de apel și a trimis cauza spre rejudecare la aceeași instanță,

în considerarea următoarelor motive:

dreptului la acțiune în anularea mărcii „I.P.” pentru motivele prevăzute de

art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 [nu și pentru motivul din art. 48

lit. c), ce constituie un caz expres de imprescriptibilitate a acțiunii] este inadmisibilă,

deoarece a fost invocată în cursul judecății în primă instanță și respinsă de Tribunalul

București la termenul de judecată din 23 aprilie 2004, fără ca pârâta să declare

apel împotriva acestei încheieri premergătoare odată cu apelul împotriva sentinței

primei instanțe.

Pe de altă parte, chiar

dacă s-ar aprecia că excepția este admisibilă, în virtutea faptului că a fost motivată

diferit, în condițiile în care, în fața primei instanțe, pârâta a susținut că termenul

de prescripție ar curge de la data cererii de înregistrare a mărcii — 25 iunie 1996,

nu de la data înregistrării mărcii, excepția este neîntemeiată. Ceea ce interesează

în aprecierea termenului de formulare a cererii în anulare este data înregistrării

mărcii, reper prevăzut de ambele reglementări succesive (ca și termenul de 5 ani),

în art. 27 lit. a) din Legea nr. 28/1967 și în art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea

nr. 84/1998. Înregistrarea mărcii s-a făcut în baza deciziei Oficiului de Stat pentru

Invenții și Mărci nr. 103 din 22 decembrie 1999, iar până la data de 05 iunie 2003,

când s-a formulat cererea de chemare în judecată din cauză, nu era împlinit termenul

de 5 ani.

motivele de anulare a mărcii.

a. Instanța de apel a

conchis în sensul întrunirii cerinței riscului de confuzie pentru public, incluzând

și riscul de asociere cu marca anterioară, fără o analiză corespunzătoare, prin

prisma criteriilor rezultate din jurisprudența constantă a Curții de Justiție a

Uniunii Europene, conturată, de exemplu, prin cauzele Sabel (C-251/95, hotărârea

din 11.11.1997), Canon (C - 39/97, hotărârea din 29.09.1998) și Lloyd (C- 342/97,

hotărârea din 22.06.1999).

Riscul de confuzie trebuie

apreciat global, ținându-se cont de toți factorii pertinenți în speță, în special

de gradul de cunoaștere a mărcii pe piață, de asocierea ce poate fi făcută cu semnul

anterior înregistrat sau utilizat, de gradul de similaritate între marcă și semn,

precum și între produsele sau serviciile desemnate.

Aprecierea riscului de

confuzie implică o anumită interdependență între factorii luați în considerare,

în special, în ceea ce privește similaritatea semnelor, respectiv a produselor/serviciilor.

Astfel, un grad scăzut de similaritate între produse/servicii poate fi compensat

printr-un grad ridicat de similaritate între semne și invers.

Cu cât similaritatea între

produse/servicii este mai mare, iar caracterul distinctiv al mărcii anterioare este

mai pronunțat, cu atât riscul de confuzie este mai crescut.

Aceste considerente extrase

din jurisprudența Curții de la Luxemburg relevă modul în care trebuie apreciat riscul

de confuzie, fie direct, fie indirect, iar în reținerea riscului de confuzie

nu este suficientă simpla constatare a similarității între semnele în conflict,

respectiv între produse/servicii – cerință apreciată ca suficientă prin decizia

de apel, fiind necesară determinarea gradului de similaritate pentru fiecare element

în parte, în scopul stabilirii interdependenței între acestea.

Instanța de apel a considerat

că existența în sine a similarității între semne, respectiv între produse, astfel

cum a fost stabilită prin decizia de casare, este de natură să creeze riscul de

confuzie, incluzând și riscul de asociere.

Asemenea analiză nu răspunde

cerințelor conturate prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în

condițiile în care nu au fost identificați factorii relevanți în aprecierea riscului

de confuzie și nu s-a procedat la evaluarea interdependentă a acestora, în primul

rând, a nivelului de similaritate între semne, precum și între produsele și serviciile

pentru care acestea au fost înregistrate.

Determinarea gradului

de similaritate presupunea, în primul rând, după cum, în mod corect, s-a arătat

prin motivele de recurs, analiza în concret a similarității pentru fiecare dintre

elementele la care aceasta se raportează.

Această analiză implica

identificarea concretă a semnelor în conflict, precum și a produselor sau serviciilor

supuse comparării, astfel cum rezultă, pe de o parte, din mărcile anterioare în

raport de data cererii de înregistrare, respectiv mărcile verbale „I.” și „I.I.S.”,

cu protecție de la 03 mai 1990 și 05 august 1991, precum și marca figurativă protejată

cu începere de la data de 31 ianuarie 1994, toate înregistrate exclusiv pentru microprocesoare

din clasa 9, iar, pe de altă parte, din marca „I.P.”, astfel cum a fost înregistrată

după admiterea opoziției, respectiv doar pentru servicii din clasele 35 și 41.

Recurenta-pârâtă nu contestă

constatarea instanței de rejudecare a apelului privind existența similarității semnelor,

respectiv a produselor/serviciilor, ci modul de apreciere a riscului de confuzie,

incluzând și riscul de asociere, formulându-se critici relative la nerespectarea

criteriilor de apreciere relevate prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii

Europene și în raport de indicațiile date de instanța de casare, în sensul

necesității evaluării acestuia.

b. În ceea ce privește

motivul de nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998,

privind reaua-credință a pârâtei la înregistrarea mărcii „I.P.”, instanța de apel

a constatat existența acesteia pe baza cunoașterii existenței mărcii „I.” de către

asociații societății pârâte, specialiști IT cu o bună reputație profesională, dovedită

prin probatoriile administrate.

Prin motivele de recurs

nu s-a contestat că la momentul solicitării de înregistrare a mărcii societatea

pârâtă cunoștea sau ar fi putut să cunoască despre existența mărcilor reclamantei,

însă s-a arătat în mod corect că instanța de apel a reținut criterii de evaluare

a relei-credințe, care nu sunt conforme jurisprudenței Curții de Justiție a

Uniunii Europene, reflectate în decizia pronunțată la data de 11 iunie 2009, în

cauza C - 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG contra Franz Hauswirth

GmbH).

Prin această decizie,

instanța europeană a arătat că intenția de a împiedica un terț să comercializeze

un produs poate, în anumite circumstanțe, să caracterizeze reaua-credință a solicitantului

mărcii, situație întrunită, în special, în cazul în care se dovedește că solicitantul

a înregistrat marca fără intenția de a o utiliza, exclusiv în scopul de a bloca

accesul terțului comerciant pe piață, caz în care marca nu este aptă de a-și îndeplini

funcțiile esențiale (parag. 41-45).

Doar intenția frauduloasă

poate determina aplicarea sancțiunii nulității, deoarece intenția solicitantului

mărcii nu a fost aceea ca marca să-și îndeplinească funcțiile specifice, respectiv

de a dobândi drepturile asupra unei mărci pe care să o folosească ulterior și să

o impună pe piață, ci de a bloca accesul concurentului pe piață sau de a-și crea

un avantaj comercial, profitând de semnul preexistent (în cazul solicitantului comerciant),

asigurându-și posibilitatea de a crea confuzie între marca sa și cea anterioară,

pe care o parazitează, în acest fel, sub o aparență de legalitate.

Nu este suficientă deci

cunoașterea de către solicitantul mărcii a existenței unei mărci anterioare, fiind

necesar a se dovedi că intenția pârâtei, la momentul cererii de înregistrare a mărcii,

a fost aceea de a împiedica folosirea de către reclamantă a mărcii sale.

În evaluarea unei asemenea

intenții, este relevantă cercetarea actelor de comercializare a produselor cărora

marca le-a fost destinată, ulterior înregistrării (în primul rând, evident, dacă

a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru

care a fost înregistrată), pentru a se determina dacă și în ce măsură marca și-a

îndeplinit funcțiile esențiale specifice.

Prin aceeași decizie

se face referire la o a treia cerință necesară pentru ca reaua-credință să subziste,

distinct de condițiile cunoașterii existenței mărcii terțului și de cea a intenției

frauduloase, anume cea a gradului de protecție juridică de care se bucură atât marca

terțului, cât și semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată, fiind necesar

ca și aceasta să se evalueze ca atare.

Instanța de apel nu a

dat eficiență criteriilor de apreciere a relei - credințe rezultate din jurisprudența

Curții de la Luxemburg, din moment ce a considerat că este suficientă simpla cunoaștere,

la momentul cererii de înregistrare a mărcii, a existenței mărcii anterioare și

nu a analizat susținerile și apărările pârâtei — reiterate în cererea de recurs

- privind lipsa intenției acesteia de a fi urmărit, direct sau indirect, extragerea

vreunui avantaj de orice fel de pe urma semnului anterior înregistrat.

notorietatea mărcilor reclamantei, instanța de apel, deși a apreciat că marca era

larg cunoscută în România la data de referință, respectiv era cunoscută majorității

covârșitoare a pieței relevante, nu a analizat probatoriul complex administrat pe

acest aspect, arătând explicit că existența ori inexistența notorietății este lipsită

de relevanță în contextul concluziei nulității mărcii „I.P.” pe temeiul art. 48

lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) și al art. 48 alin. (1) lit. c).

Cercetarea aspectului

notorietății nu era lipsită de importanță pentru motivele de nulitate la care a

făcut referire instanța de apel, putând interesa, în egală măsură, evaluarea riscului

de confuzie și atitudinea subiectivă a pârâtei la momentul depunerii cererii de

înregistrare a mărcii „I.P.”.

În rejudecare, după casare,

analizând materialul probator administrat în cauză prin raportare la motivele de

apel, apărările intimatei-reclamante și ținând cont de considerentele

deciziilor de casare, din perspectiva art. 315 C. proc. civ., Curtea a constatat

ca fiind nefondat apelul, pentru considerentele expuse în cele ce urmează:

A. În ceea ce privește

notorietatea mărcii ”I.” la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii ”I.P.”

(25 iunie 1996).

Există premisa similarității

între cele două mărci și între produsele și serviciile pentru care au

fost înregistrate, așa cum s-a reținut în cadrul primei decizii de casare.

Comparând situațiile de

la lit. d) și e) ale art. 6, rezultă că în cazul utilizării mărcii pentru produse

sau servicii similare este prezumat faptul că prin folosirea mărci ulterioare s-ar

putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii ori această

folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii, în timp ce în cazul

utilizării mărcii pentru produse sau servicii diferite îndeplinirea acestei condiții

trebuie verificată în mod distinct.

Pentru a se aprecia gradul

de cunoaștere a mărcii „I.” este relevant publicul format din persoanele care

utilizează echipament electronic, care nu înseamnă exclusiv înalți specialiști IT,

așa cum s-a reținut în prima decizie de casare.

În cadrul expertizei efectuate

în fața primei instanțe s-a reținut notorietatea mărcii „I.” în domeniul

calculatoarelor în procent de 100% printre specialiștii IT pentru perioada

de referință, fiind notorie pentru specialiștii în domeniul echipamentelor

de calcul încă din 1979-1984, respectiv 1975.

Acest grad de cunoaștere

printre specialiștii și pasionații de echipamente electronice rezultă și din revistele

de specialitate din perioada anilor 1989-1996 depuse în copie la dosarul primei

instanțe.

Faptul că microprocesoarele

„I.” care echipau un calculator

reprezentau încă

de la nivelul anului 1993 garanția unui produs de calitate rezultă și din reclamele

apărute în 1993, 1995. Această idee este susținută și de expertul D.G. care a arătat

că în perioada 1990-1996, când era programator de aplicații informatic, calitate

în care acorda consultații de specialitate privind dotarea calculatoarelor, menționarea

procesorului Intel asigura garanția unui produs de calitate.

Același expert susține

că pentru nespecialiști marca „I.” a devenit notorie mai ales după 1993 când ca

urmare a apariției procesorului P., competiția dintre procesoarele I. și A. pentru

supremație a devenit subiect de știre în mass media.

Dată fiind perioada de

timp destul de îndelungată care a trecut de la momentul iunie 1996 este aproape

imposibil să se stabilească printr-un sondaj de opinie proporția în care era cunoscută

la acel moment marca „I.” de către consumatorul mediu potențial de echipamente electronice,

normal informat, suficient de atent și avizat.

În acea perioadă, așa

cum rezultă de altfel și din studiile de piață depuse la dosar, utilizarea calculatoarelor

era la început în România, nu reprezenta un produs de larg consum și nici un produs

ieftin, iar în aceste condiții, cumpărarea lui presupunea apelarea la specialiști

pentru consiliere asupra componentelor și performanțelor care trebuie urmărite,

idee susținută și de expertul D.G.

Ca atare, procentul de

100% notorietate a mărcii „I.” se răsfrângea în mod evident într-un procent semnificativ,

dacă nu în același procent cu cel al specialiștilor, cel puțin la un nivel apropiat,

de minim 70% asupra consumatorului mediu de echipamente electronice, fapt ce duce

la concluzia largii cunoașteri, deci a notorietății mărcii „I.”, la nivelul consumatorului

mediu de produse electronice.

În considerarea acestor

argumente, Curtea a constatat că s-a dovedit în speță notorietatea mărcii „I.” la

nivelul consumatorului mediu de echipamente electronice, necesară pentru a se dispune

anularea înregistrării mărcii „I.P.”, în condițiile art. 6 alin. (1) lit.

d) coroborat cu art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

B. Pentru situația în

care s-ar considera că nu ar exista dovezi certe privind proporția cunoașterii mărcii

„I.” într-o măsură suficientă pentru a se reține notorietatea acesteia la nivelul

consumatorului mediu potențial de produse electronice, Curtea a analizat îndeplinirea

condițiilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Potrivit acestor dispoziții

legale, coroborate cu art. 48 alin. (1) lit. b) din aceeași lege, în forma

în vigoare în procedura de înregistrare a mărcii pârâtei, dispoziții legale

aplicabile prin raportare la prevederile art. 94 alin. (1) din Legea nr. 84/1998,

înregistrarea unei mărci poate fi anulată dacă este similară cu o marcă anterioară

și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare,

dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu

marca anterioară.

În prima decizie de casare

s-a statuat că există în cauză similaritate între cele două mărci și între

produsele și serviciile pentru care au fost înregistrate, iar prin cea de-a

doua decizie de casare s-a dispus, din punctul de vedere al aplicării acestui text

de lege, analizarea riscului de confuzie în funcție de mai multe criterii.

Între mărcile reclamantei,

„I.”- marcă individuală, verbală, nr. AA, protejată începând cu data de 03 mai 1990

și „I.I.S.” - marcă individuală, combinată, nr. BB, protejată începând cu data de

05 august 1991, ambele înregistrate pentru produse și servicii din clasa 9 și marca

pârâtei „I.P.” - marcă individuală, combinată, nr. CC, protejată începând cu data

de 25 iunie 1996, înregistrată pentru produse și servicii din clasele 35, 41, există

un înalt grad de asemănare.

În mărcile în conflict

elementul dominant este reprezentat de particula „I.” care se află la început, acesta

fiind cel care atrage atenția consumatorului în primul rând, partea a doua a mărcii

pârâtei, „P.”, neavând elemente figurative speciale care să îl distingă față de

începutul mărcii, ca de altfel și particula „I.S.” și cercul întrerupt, din cadrul

mărcii combinate a reclamantei. Mai mult, asemănarea dintre mărcile combinate aflate

în conflict este sporită de faptul că ambele sunt scrise cu litere mici.

Marca „I.”, individuală,

verbală, nr. AA, este protejată începând cu data de 03 mai 1990 pentru produse și

servicii din clasa 9 - microcalculatoare, microcontrolere și microprocesoare, panouri

prelucrate video; circuite integrate, memorii, programe de sisteme operaționale,

microcontrolere, computere, procesoare, CPUS, componente pentru calculatoare, dispozitive

periferice pentru calculatoare, stații de prelucrare, memorii, dispozitive de stocare

date, programe înregistrate pentru calculatoare, echipament pentru testare și programarea

IC (calculatoare industriale), sisteme de memorie periferice, microcalculatoare,

minicalculatoare, sisteme computerizate, modemuri, panouri memorie, echipamente

de prelucrare și rețele neurale.

Marca „I.I.S.”, individuală,

combinată, nr. BB, este protejată începând cu data de 05 august 1991, pentru produse

și servicii din clasa 9 - microprocesoare.

Marca „I.P.”, marcă individuală,

combinată, nr. CC este protejată începând cu data de 25 iunie 1996 pentru produse

și servicii din clasele 35 - publicitate și 41 - școlarizare, forme și perfecționare

cadre, organizare de conferințe, seminarii, simpozioane.

Similaritatea între produsele

și serviciile pentru care au fost înregistrate mărcile în conflict este dată de

faptul că produsele și serviciile din clasele 35 și 41 sunt complementare celor

din clasa 9, prin prima decizie de casare reținându-se complementaritatea produselor

hardware cu cea a serviciilor software, serviciile de publicitate fiind în strânsă

legătură cu toate celelalte clase.

Gradul de asemănare între

produsele și serviciile protejate prin mărcile în conflict este ridicat, având în

vedere că un consumator mediu nu face o distincție foarte clară între ceea ce este

specific produselor hardware și ce este specific serviciilor software, astfel că

marca „I.P.” l-ar putea face să creadă că reprezintă o prescurtare a expresiei „profesioniști

I.” și să creadă astfel că produsele/serviciile comercializate sub aceste mărci

provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate economic.

În ceea ce privește riscul

de confuzie, acesta există în cazul în care c

umpărătorul, deși distinge perfect produsele,

crede, datorită caracteristicilor comune ale semnelor cu care sunt protejate că

acestea provin de la una și aceeași întreprindere sau, deși este conștient că provin

de la întreprinderi diferite, consideră că între cele două există legături juridice,

financiare sau economice.

Marca „I.” are un puternic

caracter distinctiv, intrinsec, datorat faptului că este o marcă unică, creată pentru

a desemna categoria de produse/servicii comercializate sub aceasta și nu a fost

folosită anterior pentru alte produse ale altui comerciant. Pe de altă parte, același

caracter este datorat faptului că în decursul folosirii sale pentru a desemna produsele

pentru care a fost înregistrată a dobândit un renume în domeniul produselor electronice,

așa cum s-a reținut anterior.

Faptul că aportul imaginativ

conceptual al mărcii reclamantei este mai ridicat, dat de modul de scriere, cercul

întrerupt, nu este de natură să înlăture riscul de confuzie, întrucât consumatorul

ar putea crede că marca pârâtei ar putea reprezenta o formă simplificată a mărcii

reclamantei. Pe de altă parte, consumatorul mediu are rareori șansa de a face o

comparație directă între mărci și trebuie să acorde încredere imaginii lor imperfecte

pe care o păstrează în memorie.

Ca atare, nu s-a reținut

susținerea apelantei în sensul că publicul relevant când ar vedea/auzi despre marca

„I.P.” s-ar duce cu gândul la inteligență și profesionalism, de la aceste cuvinte

susținând apelanta că vine numele acestei mărci, și că nu ar face astfel vreo legătură

cu marca „I.”. Acest raționament ar putea fi valabil doar dacă marca „I.” nu ar

fi avut un puternic caracter distinctiv intrinsec și dobândit, așa cum s-a reținut

anterior. Or, gradul mai mare de distinctivitate al mărcii anterioare mărește probabilitatea

de confuzie.

Pe de altă parte, gradul

de atenție al consumatorul mediu al serviciilor prestate sub marca „I.P.” - servicii

educative în domeniul programelor de calculator nu este foarte ridicat, aceste servicii

nefiind foarte scumpe, pentru a necesita o atenție mai mare la detalii, astfel că

prima impresie este cea decisivă.

Marca și semnul trebuie

comparate ca întreg, acordându-se o pondere mai mare elementelor comune care ar

putea duce la confuzie, iar diferențele pe care un consumator obișnuit

nu le-ar remarca nu trebuie accentuate. Prefixele comune sunt mai importante decât

sufixele comune, iar dacă două semne sunt foarte asemănătoare sau identice la început

există o mai mare posibilitate a unei confuzii decât dacă ar fi asemănătoare la

sfârșit. Cuvintele lungi cu începuturi asemănătoare sau comune sunt confundate

mult mai ușor decât cuvintele scurte, cu inițiale distincte.

Toate aceste situații

care ar mări probabilitatea de confuzie se regăsesc și în ceea ce privește mărcile

în speță.

Pentru aceste considerente,

Curtea a constatat îndeplinite și condițiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit.

c) coroborat cu art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare

în procedura de înregistrare a mărcii, pentru a se dispune anularea înregistrării

mărcii „I.P.”.

C. Și motivul de

nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind reaua

credință la înregistrarea mărcii „I.P.” este fondat.

Apelanta-pârâtă, prin

reprezentanții săi, specialiști în domeniul informatic, a cunoscut despre existența

mărcii „I.” și a renumelui acesteia la nivel mondial cu mult înainte de înregistrarea

mărcii „I.P.”. Marca „I.P.” este scrisă cu litere mici și caractere asemănătoare

mărcii combinate „I.” și conține în întregime în poziție inițială elementul verbal

„I.”. Marca „I.P.” a fost solicitată la înregistrare și pentru clasa 9, pentru care

beneficia deja de protecție marca „I.”.

Având în vedere că reprezentanții

pârâtei, specialiști în domeniul informatic, cunoșteau despre existența mărcii „I.”

și a renumelui acesteia la nivel mondial cu mult înainte de înregistrarea mărcii

„I.P.”, dar și despre echiparea calculatoarelor care se vindeau în România cu componente

purtând marca „I.”, că marca „I.P.” este scrisă cu caractere asemănătoare mărcii

„I.” folosită la nivel mondial și ținând cont de situația de fapt expusă legat

de analiza condiției notorietății mărcii „I.”, se poate ajunge la concluzia

că s-a înregistrat marca în scopul de a-și crea un avantaj comercial, profitând

de semnul preexistent, asigurându-și posibilitatea de a crea confuzie între marca

sa și cea anterioară, pe care o parazitează, în acest fel, sub o aparență de legalitate,

așa cum se reține în decizia de casare.

Faptul că apelanta-pârâtă

a prestat servicii sub numele comercial SC I.C. începând din 1994, ulterior schimbându-și

denumirea în I.I. SRL, așa cum apare la nivelul anului 1996, nu este de natură să

înlăture concluzia intenției frauduloase, având în vedere că nu a înregistrat marca

„I.I.”, conform denumirii societății, ci marca „I.P.” scrisă cu o anumită grafie,

asemănătoare cu a mărcii „I.”, așa cum s-a reținut anterior. De altfel, pârâta susține

că numele mărcii vine de la inteligență și profesionalism, dar nu explică de ce

cuvântul este scris cu litere mici, cu caractere asemănătoare cu cele ale mărcii

reclamantei.

Astfel, având în vedere

și gradul de cunoaștere a mărcii „I.” în România în rândul consumatorului mediu

potențial al produselor electronice, reținut anterior, Curtea a constatat că sunt

îndeplinite în cauză și condițiile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998

privind reaua-credință la înregistrarea mărcii „I.P.”.

Împotriva acestei decizii

a declarat recurs pârâta SC I.I. SRL, invocând motivele prevăzute de art. 304

pct. 7 și 9 C. proc. civ.

A. În ceea ce privește

aplicarea dispozițiilor art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998.

a.1. Prin compararea conținutului

art. 6 lit. d) și e) din Legea nr. 84/1998, instanța de apel a construit o

prezumție eronată, iar aceasta rezultă din neaplicarea prevederilor art. 6 bis

alin. (1) din Convenția de la Paris-care obligă la evaluarea riscului de confuzie

în ipoteza unei mărci anterioare notorii și a unor produse și servicii identice

sau similare, art. 16 TRIPS, Anexa 1C, reflectată și de art. 6 lit. a)

din Legea mărcilor - corect aplicabilă numai în cazul

identității tripartite de semne, de produse, de servicii. H.G. nr. 833/1998, Regula

15 alin. (3) stabilește,în aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) și b), că noțiunea

de similitudine trebuie interpretată în legătură cu riscul de confuzie și de asociere

ce se poate crea pentru public.

a.2. Concluzia notorietății

este incorectă și este rezultatul unei situații de fapt analizată incomplet,

deoarece: la dosar nu au fost depuse documente specifice probei notorietății din

care să rezulte volumul vânzărilor, cota de piață și cheltuielile directe ale reclamantei

cu publicitatea și nici numărul utilizatorilor de echipamente electronice;

prevederile existente în Legea nr. 84/1998, art. 20 și Regula 16 din H.G. nr. 833/1998

stabilesc o serie de probe care ar putea fi administrate pentru dovedirea notorietății,

iar acestea constituie mijloace de evaluare minime, atât cantitativă, cât și calitativă;

instanța de apel s-a mărginit la își adapta formal decizia, ajungând la

o reașezare în pagină a primei decizii pronunțate în apel .

Aceasta, deși exigența

unui nou probatoriu a fost stabilită prin decizia de casare, iar în Jurisprudența

Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), exemplu Cauza Chevy, C-375/97,

precum și prin hotărârea OHIM în cauza I. v. l.L., s-au stabilit nevoia și

modalitățile de probațiune a notorietății, prin probe care să releve atât aspectele

cantitative, cât și pe cele calitative.

a.3. În prima decizie

de casare s-a statuat că publicul care trebuie avut în vedere la analiza riscului

de confuzie este alcătuit din persoane care utilizează echipament electronic la

data de 25 iunie 1996, nu numai utilizatorii de computere personale.

Sfera echipamentelor electronice

este indiscutabil semnificativ mai largă decât sfera calculatoarelor pe care o include

aceasta din urmă, care este o submulțime a echipamentelor electronice, ceea

ce înseamnă că nu s-a stabilit un număr de utilizatori de echipamente electronice

rezonabil informați, suficient de atenți și de circumspecți cât să cunoască existența

mărcii „I.”.

Expertul IT M.C. a făcut

o analiză construită pe reperele conținutului etimologic al cuvântului notoriu în

DEX și nu a notorietății în sens legal, cum prescrie art. 3 lit. c) din Legea mărcilor.

Pe de altă parte, în stabilirea notorietății s-a avut în vedere opinia a doi

experți judiciari în specialitatea tehnologiei informației (IT), nu în specialitatea

proprietate intelectuală.

S-a utilizat în mod eronat

cunoașterea mărcii „I.” de către specialiștii IT, deoarece aceștia știau și

nu puteau confunda un procesor (element hardware, tangibil) cu un curs atestat de

Ministerul Învățământului sau alte corporații, organizat pentru învățare/perfecționare

a utilizării programelor software aparținând M., N., B., A. etc., iar pentru același

motiv nu puteau induce confuzie în rândul nespecialiștilor.

Din datele statistice

disponibile aferente anilor 1996 și 1997 rezultă că rata de creștere a pieței

calculatoarelor era foarte lentă, iar pe baza acestor, din doi ani consecutivi,

se poate prezuma că numărul PC-urilor din România la data de referință era de aproximativ

250.000. Nu toate acestea însă erau dotate cu procesoare „I.”, o parte, necunoscută

datorită lipsei probelor cantitative, conținând procesoare A. sau R., C., M.,

iar existența pe piață la data de referință, semnificativ mai ieftine

și cu performante tehnice identice/similare cu ale procesoarelor intel, rezultă

din revistele depuse la dosar de reclamantă.

Cifrele rezultate din

probe conturează o situație de fapt care contrazice afirmația expertului IT D.G.

privind "explozia pieței PC-urilor, după anul 1993" și subliniază și premisa

dubiului asupra cunoașterii corecte a aspectelor privind materia mărcilor de comerț,

prin afirmația privind apariția în același an a procesorului marca „P.”, nu

marca „I.”, a cărei notorietate era interogată prin obiectivele expertizei.

Deși pentru rejudecare

s-au indicat mărcile reclamantei, toată motivarea în ce privește notorietatea se

raportează la o marca desemnată generic "I.".

B. În ceea ce privește

aplicarea dispozițiilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

b.1. S-a procedat la o

construcție a distinctivității dobândite a mărcilor anterioare, dar nu s-a verificat

și nu s-a pronunțat instanța asupra distinctivității inerente și celei dobândite

prin uz de către semnul ulterior, pe perioada coexistenței sale cu mărcile anterioare.

În cauza C - 342/97, Lloyd

Schuhfabrik Meyer, p.22, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat îndrumări în

ceea ce privește evaluarea caracterului distinctiv dobândit prin utilizarea mărcii

anterioare după înregistrare, oferindu-se o listă neexhaustivă de factori relevanți.

b.2. Concluziile referitoare

la notorietate s-au reținut ca atare și în aceiași termeni în aplicarea

art. 6 lit. c), deși acesta nu reglementează chestiuni privind notorietatea.

b.3. S-a apreciat că analiza

notorietății exclude analiza cunoașterii semnificative și invers și s-a substituit

publicul relevant indicat în decizia de casare, respectiv utilizatorii de echipamente

electronice, cu consumatorul de produse electronice, reducându-se totodată analiza

de la echipamente electronice la calculatoare.

În cele 17 reviste depuse

la dosar se regăsesc un scurt articol analizând produse I. prin comparație cu alte

procesoare, nu întotdeauna favorabil, și câteva chenare publicitare în care diverse

firme promovau în nume propriu vânzarea de calculatoare și unde se indica că acestea

aveau procesoare A., I., C. etc.

Nu s-au precizat chestiunile

cu relevanță probatorie din conținutul publicității pentru fiecare marcă anterioară

(suma investită, durata și intensitatea publicității), creând astfel o aparență

de probe relevante opiniilor unor experți fără specializare în domeniul proprietății

intelectuale.

Totodată, s-au făcut referiri

generale la marca „I.”, nu la marca verbală „I.” și marca figurativă „I.I.S.”.

b.4. Curtea de Apel nu

și-a însușit indicațiile date de instanța de recurs referitoare la criteriile de

analiză a riscului de confuzie.

Astfel, s-a arătat că

aceste criterii trebuie apreciate global, ținându-se cont de toți factorii pertinenți

în cauză, ce trebuie evaluați interdependent, în primul rând în funcție de: gradul

de cunoaștere a mărcilor pe piață, gradul de similaritate al mărcilor și produselor/serviciilor

protejate de acestea, natura bunurilor din clasa 9 și natura serviciilor din clasele

35 și 41, precum și gradul de atenție al consumatorului mediu utilizator de echipamente

electronice.

Decizia nu conține

o determinare obiectivă corectă, în concret, a elementelor de fapt ale speței,

respectiv identificarea gradului de similaritate al mărcilor și a gradului de similaritate

al produselor și serviciilor, prin aplicarea criteriilor de analiză impuse de instanța

de recurs.

S-a omis părtinitor examinarea

probelor pârâtei și, implicit, reținerea oricăror circumstanțe de fapt ale

mărcii „I.P.”.

b.4.1. Evaluarea similarității

mărcilor trebuia efectuată prin examinarea în concret a similarităților semnelor

din punct de vedere conceptual, auditiv/fonetic și vizual, folosind mărcile în forma

în care apar în certificatele de înregistrare emise de către Oficiul de Stat pentru

Invenții și Mărci.

Limitându-se strict la

menționarea particulei „I.”, instanța a concluzionat că există un "înalt grad

de asemănare'' între mărcile reclamatei și marca pârâtei, urmare referirii la similaritatea

auditivă generată de particula comună, ignorându-se complet prezența și semnificația

auditivă specială a particulei "P." în relația cu mărcile reclamantei,

ca și cum consumatorul ar percepe mărcile în mod fragmentar și nu global.

Impresia auditivă generală

este produsă și influențată de secvența silabelor și de accent: la cuvântul I.,

accentul cade pe „i” în fonetica englezească și pe „e” în pronunția românească;

pentru I.P. accentul cade pe „o”; I.I.S., la primul cuvânt accentul cade pe „i”

în fonetica englezească și pe „e” în pronunția românească, iar în al doilea cuvânt

pe „i”.

În măsura în care publicul

relevant indicat de Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv utilizatorii

de echipamente electronice, este un public familiarizat cu terminologia englezească,

similaritatea fonetică există. Dacă însă acesta este un public românesc, ce nu a

fost expus la data de referință pronunției limbii engleze în domeniul IT, acesta

va pronunța românește și similaritatea este înlăturată: pe de o parte, aplicarea

accentului românesc face ca e-ul accentuat din silaba „tel” să conducă, datorită

familiarității, la o prescurtare notorie provenind de la cuvântul telefon, pronunțat

identic; pe de altă parte, aplicarea accentului romanesc pe „o”-ul din silaba „P.”

poate să conducă, datorită familiarității, la un acronim notoriu provenind de la

cuvântul „profesor”, pronunțat identic.

De vreme ce legea aplicabilă

și limba jurisdicției sunt ambele românești, se va da prioritate pronunției românești

și astfel similaritatea fonetică este mult atenuată de pronunția acronimelor notorii

pentru publicul relevant.

Probele depuse la dosar

de către pârâtă arată că „I.” este un cuvânt definit în dicționare, la fel și „I.S.”.

Potrivit American Heritage Dictionary, Abbreviations & Acronyms, I. – intelligent,

iar în alte dicționare englezești cuvântul apare definit astfel: I. |intel|, noun

[often as modifier ] informal; military intelligence; information: prewar I.

Este exclusă deci o concluzie

generală a unei distinctivității inerente pornind din inexistența cuvântului

în vocabular (argumentul privind inventarea cuvântului). În dicționarele de limba

română cuvintele „I.” și „I.S.” nu există, nu sunt definite, așa cum nu există nici

cuvântul „I.P.”. La fel, cele două particule contopite în cuvântul „I.P.” nu au

un înțeles, o definiție semantică de dicționar.

Există cuvântul "P."

definit în DEX - dascăl, profesor, ce are în viața cotidiană o semnificație

și o încărcătură socială care îngăduie reținerea sa ca fiind relevantă în analiza

similarității semnelor, deoarece are aptitudinea reducerii gradului de similaritate

generată de particula comună, în analiza globală. Trebuia reținut faptul notoriu

al semnificației conceptuale uzuale în ceea ce privește particula „P.”.

Prin urmare, evaluarea

conceptuală concretă a mărcilor "I." și "I.I.S.", formate din

cuvinte având fiecare conținut semantic definit de dicționare englezești , prin

comparație cu marca "I.P." care nu are conținut semantic per se, denotă

o nesimilaritate conceptuală în limba română.

Regula este percepția

mărcii de către publicul relevant ca întreg (în integralitatea sa) respectiv „I.P.”,

iar analiza conținutului semantic al componentelor este excepția, întrucât din totalitatea

elementelor componente ale mărcilor analizate, elementul „P.” este un cuvânt definit

în dicționar.

S-a reținut similaritatea

vizuală a mărcilor figurative "I.I.S." și "I.P." datorită scrierii

cu litere mici, omițând să se evalueze cele două mărci prin prisma grafiei

diferite și a cercului întrerupt - aspecte relevante și cu greutate semnificativă

în evaluarea vizuală globală a mărcilor figurative care conduc la concluzia nesimilarității

vizuale.

Deși s-a reținut că particula

„P.” nu poartă o încărcătură distinctivă deosebită, fiind plasată la sfârșitul mărcii

figurative „I.P.”, evaluarea la nivel vizual a acesteia și a mărcii verbale

„I.” relevă o similaritate globală atenuată de impresia vizuală asupra publicului

relevant a cuvântului „P.”. Jurisprudența europeană a confirmat acest aspect,

în sensul că stabilirea caracterului dominant implică faptul că o componentă este

vizual remarcabilă prin comparație cu o altă componentă din cadrul mărcii. Dacă

aceasta apreciere este dificil a fi făcută, este pentru că niciun element dominant

nu este prezent.

Componenta „I.” din marca

„I.P.” nu are un rol vizual remarcabil mult crescut prin comparație cu componenta

„P.”.

Evaluarea la nivel vizual

a mărcii figurative „I.I.S.” și a mărcii figurative „I.P.” nu relevă similaritatea,

întrucât stilizarea particulei comune produce o impresie vizuală diferită, puternic

susținută, tot ca element de stilizare, de scrierea suprapusă cuvântului I.S., ambele

înconjurate de cercul întrerupt stilizat.

Față de lipsa de similaritate

conceptuală, de similaritatea fonetică atenuată de particularitatea produsă de accentul

în limba română, care generează o impresie auditivă suficient de diferită, rezultând

din impresia auditivă a acronimelor arătate, notoriu cunoscute în România, precum

și față de similaritatea vizuală atenuată între marca verbală „I.” și marca

figurativă „I.P.” și lipsa de similaritate vizuală între mărcile figurative, se

poate concluziona un grad scăzut de similaritate a mărcilor analizate.

b.4.2. Evaluarea gradului

de similaritate al produselor din clasa 9 și al serviciilor din clasele 35 și

41 nu a fost realizată cu ocazia rejudecării, deși a fost impusă prin decizia de

casare.

În ciuda organizării oficiale

a Clasificării de la Nisa în clase de produse de la 1 la 34 și clase de servicii

de la 35 până la 45, în motivarea deciziei se reține clasa 9 ca fiind "protejată

pentru produse și servicii din clasa 9" și că marca pârâtei este "protejată

pentru produse și servicii din clasele 35 și 41".

În cauza Canon, expres

menționată de instanța de recurs, s-a statuat că în evaluarea similarității

bunurilor/serviciilor trebuie luați în considerare toți factorii relevanți

- natura bunurilor/serviciilor, utilizatorii finali și metoda de utilizare, dacă

sunt în competiție sau complementare.

Trebuia să se acorde o

atenție deosebită modului de percepere a sursei bunurilor și serviciilor de către

publicul relevant, modului de punere pe piață, precum și atenției publicului relevant.

Dacă s-ar fi efectuat

analiza comparativă a sursei bunurilor și serviciilor și nu s-ar fi ignorat complet

circumstanțele de fapt ale mărcii „I.P.”, s-ar fi observat că în legătură strânsă

cu serviciile prestate sub marcă se aflau mărcile notorii ale produselor software

pentru care recurenta realiza activitățile de training, respectiv M., N., A., etc.,

aceasta cu autorizarea titularilor produselor software, fiindcă publicul re