ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 5185/2013

Asupra recursului de față, constată următoarele: Prin decizia civilă nr. 52 din data de 4 octombrie 2012, Curtea de Apel Alba Iulia – Secția I civilă a respins apelul declarat de reclamanta SC I. SRL împotriva sentinței civile nr. 1915 din 03 octombrie 2011 pronunțată de Tribunalul Iași, obligând-o pe apelantă să plătească intimatei SC I.S. SRL cheltuieli de judecată de 1400 lei. Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de apel a reținut următoarele: Reclamanta SC I. SRL a chemat în judecată pe pârâta SC I.S.

SRL, solicitând pronunțarea unei hotărâri prin care . să se constate că semnul „I.S.”, atât prin înregistrarea lui ca nume comercial al pârâtei, cât și prin folosirea în cadrul activității comerciale a pârâtei, încalcă drepturile exclusive ale reclamantei, cu privire la mărcile înregistrate „I.” și „I.S.”; . să fie obligată pârâta să înceteze a folosi denumirea „I.S.”, ca nume comercial, în activitatea sa economică și . să se dispună efectuarea înregistrării în Registrul Comerțului a modificării firmei pârâtei, în sensul eliminării din numele comercial al acesteia a mărcii „I.”. În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că este titulara mărcii „I.”, cu element figurativ, înregistrată asupra claselor de produse/servicii 9, 16, 37, 42, precum și a clasei de produse/servicii 35, drept conferit în baza certificatelor de înregistrare nr. 89302 din 18 decembrie 2006 și nr. 99157 din 01 septembrie 2008 eliberate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.).

Ulterior, pentru aceleași clase de servicii și produse, reclamanta a obținut în 2008 și înregistrarea mărcii „I.S.”, așa cum rezultă din certificatul de înregistrare nr. 99052 din 25 septembrie 2008 eliberat de O.S.I.M. Pârâta are în obiectul său de activitate comercializarea de produse și oferirea de servicii similare și chiar identice cu ale reclamantei - principala activitate a acesteia constând în comercializarea de case de marcat fiscale, imprimante fiscale, cântare electronice, taximetre fiscale, mașini de numărat bani și software specializat precum și oferirea de servicii de asamblare, instalare, întreținere și reparare a produselor respective, adică produse și servicii identice cu cele ale societății reclamante.

În drept s-au invocat dispozițiile art. 35 alin. (1) și (3) din Legea nr. 84/1998. Pârâta SC I.S. SRL a formulat cerere reconvențională, prin care a solicitat să se constate că . semnul „I.S.” utilizat ca nume comercial este folosit atât în relațiile comerciale cu terții cât și în promovarea publicitară cu bună – credință și nu încalcă drepturile reclamantei cu privire la marca înregistrată „I.”, neputând exista riscul confuziei între denumirea celor două societăți, respectiv „I. SRL” și „I.S.”SRL; . a înregistrat marca „I.” la O.S.I.M sub nr. 082798 pentru clasa de servicii 35, conform clasificării Nisa, având data de depozit 20 noiembrie 2006, anterior înregistrării de reclamantă a mărcii „I.” ( pentru clasa de servicii 35) și a mărcii „I.S.”; Prin sentința civilă nr. 1915 din 03 octombrie 2011 pronunțată de Tribunalul Iași – Secția I civilă au fost respinse excepția inadmisibilității cererii reconvenționale invocată de reclamantă și cererea principală.

A fost admisă în parte cererea reconvențională și s-a constatat că marca „I.” a fost înregistrată la O.S.I.M. de pârâta – reclamantă SC I.S. SRL, sub nr. 82798, la data de 20 noiembrie 2006, pentru clasa de produse/servicii 35. Au fost respinse celelalte capete din cererea reconvențională și a fost obligată reclamanta să plătească pârâtei 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut următoarele: Nu este inadmisibilă cererea reconvențională, excepție invocată de reclamantă, întrucât accesul liber la justiție este garantat de art. 21 din Constituție și art. 6 din Convenția europeană a drepturilor omului. Pe fondul cauzei, nu au fost probate afirmațiile reclamantei.

Astfel, din înscrisurile depuse, respectiv certificatele de înregistrare din 1 septembrie 2008 și 25 septembrie 2008 a rezultat că titularul mărcii pentru clasele de produse/servicii nr. 35 este SC I. SRL, iar din certificatul de înregistrare nr. 8279 din 20 noiembrie 2006 reiese că titularul mărcii pentru clasele de produse/servicii nr. 35 este SC I.S. SRL. Reclamanta și-a înregistrat marca pentru clasele de produse și servicii nr. 35 după înregistrarea mărcii pârâtei „I.S.” SRL, pentru aceeași clasă de produse.

Pe de altă parte, marca reclamantei este înregistrată pentru clasele de produse și servicii 9, 16, 37, 42, iar marca pârâtei numai pentru clasa de produse/servicii nr. 35. Din expertiza efectuată în cauză a rezultat că semnul pârâtei „I.S.”, înregistrat ca emblemă și utilizat ca nume comercial, nu încalcă drepturile exclusive cu privire la mărcile înregistrate „I.” și „I.S.” în niciuna din modalitățile prevăzute la art. 35 din Legea nr. 84/1998, pentru că a fost acordat anterior, la data de 23 ianuarie 2003. Expertiza a evidențiat și faptul că nu există niciun risc de confuzie pentru publicul larg, incluzând și riscul de asociere între cele două societăți, semnele distinctive ale acestora fiind total diferite, exceptând cuvântul „I.”.

S-a mai precizat că nu există posibilitatea declanșării unui conflict între denumirea firmei și marca înregistrată a vreuneia dintre părți și că reclamanta nu este prejudiciată prin înregistrarea ca nume comercial și folosirea semnului „I.S.”, mărcile „I.”, „I.S.” și „I.” fiind înregistrate pentru clase de produse și servicii diferite.

Ținând cont și de proba testimonială administrată, s-a constatat că este neîntemeiată acțiunea principală, însă este admisibilă în parte cererea reconvențională în ce privește capătul de cerere vizând înregistrarea mărcii la OSIM pentru clasa 35. Analizând legalitatea și temeinicia sentinței prin prisma motivelor de apel formulate de reclamantă, Curtea a constatat următoarele: Prin acțiune și cererea de apel, reclamanta a solicitat să se constate că semnul „ I.S.”, prin înregistrarea lui ca nume comercial al pârâtei și folosirea în cadrul activității îi încalcă drepturile exclusive cu privire la mărcile înregistrate „I.” și „I.S.” și să fie interzisă folosirea denumirii în activitatea comercială a pârâtei.

Reclamanta SC I. SRL a înregistrat marca „I.” pentru clasa de produse 35 la data de 01 septembrie 2008, pentru clasa de produse 9, 16, 37, 42 la data de 18 decembrie 2006. Marca „I.S.” a fost înregistrată de reclamantă pentru clasele de produse 9, 16, 35, 37, 42 la data de 25 septembrie 2008. Pârâta SC I.S. SRL a înregistrat marca „I.” pentru clasa de produse 35 la data de 20 noiembrie 2006. Așa cum corect a reținut instanța de fond, pentru clasa de produse 35, comună activității părților, prima marcă înregistrată a fost a pârâtei sub denumirea „I.” în 2006, iar reclamanta a înregistrat marca pentru clasa de produse 35 în anul 2008, deci după pârâtă. Chiar dacă părțile desfășoară activitatea pentru aceeași clasă de produse, 35, marca sub care s-a înregistrat activitatea diferă.

Câtă vreme mărcile au fost înregistrate la OSIM, chiar pentru aceeași clasă de produse, nu se poate interzice comercializarea lor, bucurându-se în egală măsură de protecția legii. Dintr-o altă perspectivă, în baza art. 6 alin. (1) lit. b) din lege, ar fi fost refuzată înregistrarea mărcii care din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le înregistrează ar fi putut crea în percepția publicului un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară. Ori, din cele menționate anterior rezultă că atât reclamanta cât și pârâta au mărci înregistrate și protejate. Din definiția pe care o dă legea în art. 2 pentru marcă, de a fi semn susceptibil de reprezentare grafică, rezultă că menționarea cuvântului „I.” în denumirea firmei nu încalcă protecția pe care o conferă legea unei mărci înregistrate.

Doar acest cuvânt este comun celor două firme în litigiu, căci numele fiecăruia cuprinde și alte cuvinte, iar obiectul de activitate este diferit. În mod legal a constatat tribunalul că este neîntemeiată cererea reclamantei și pentru că, potrivit expertizei de specialitate efectuate în cauză, semnul pârâtei, înregistrat ca emblemă, nu încalcă drepturile exclusive cu privire la mărcile înregistrate în modalitățile prevăzute la art. 36 din lege, pentru că a fost acordat anterior, la data de 23 ianuarie 2003 în baza certificatului de înregistrare emis de ORC de pe lângă Tribunalul Iași, semnul fiind protejat ca emblemă, care exprimă o idee sub forma dreptului de autor. Apelanta face referire la existența unor elemente dominante, fonetice, ale mărcii și ale semnului aflate în conflict, respectiv „I.” și „I.S.”.

Or, art. 36 alin. (2) lit. a) din lege se referă la „un semn identic mărcii”, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată. Așa cum s-a arătat anterior, semnul este o reprezentare grafică, vizuală, iar elementele fonetice vizează natura acustică a mărcii, aspectul sonor, care nu se încadrează în sfera de protecție oferită de art. 36 din lege. Asemănările care există între elementele mărcii și ale semnului „I.” și denumirea pârâtei vizează mai degrabă aspectul concurențial al raporturilor comerciale, decât protecția unei mărci înregistrate. În condițiile în care între reclamantă și pârâtă nu există suprapuneri în ce privește serviciile sau produsele înregistrate ca marcă și marca sub care au fost înregistrate, nu poate fi afectată funcția mărcii de garantare a originii produselor și serviciilor.

Deși a susținut că pârâta ar presta activități pentru care nu are un drept de marcă, reclamanta nu a probat acest aspect. Comportamentul onest în afaceri, cu referire la comportamentul fostei angajate a reclamantei, nu intră în sfera de protecție a Legii nr. 84/1998, astfel că este lipsit de relevanță pentru cauză. În concluzie, în mod corect instanța de fond a respins primul petit al acțiunii reclamantei, iar al doilea și al treilea petit, având caracter subsidiar, în mod corect au fost, de asemenea, respinse. Chiar dacă era întemeiat primul petit al acțiunii reclamantei, modalitatea aleasă de a-și proteja marca, prin formularea capetelor 2 și 3 din acțiune, excede mijloacelor pe care le oferă art. 36 alin. (3) din lege, fiind inadmisibile.

Cu privire la cererea reconvențională, prima instanță a constatat o stare de fapt, în condițiile art. 111 C. proc. civ., respectiv faptul că pârâta a înregistrat dreptul de marcă asupra produselor din clasa 35 anterior reclamantei. Acțiunea în realizarea unui asemenea drept nu există, astfel că sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate ale unei asemenea solicitări, cu atât mai mult cu cât acesta a fost un argument pentru pronunțarea hotărârii atacate. Prin apelul declarat, reclamanta nu contestă acest drept de marcă, dar solicită o nuanțare a acestei constatări în sensul că doar pentru o parte din produsele din această clasă a obținut dreptul de marcă pârâta, iar pentru o parte reclamanta.

Însă, instanța, în mod legal, s-a pronunțat în limitele investirii sale de către reclamanta reconvențională, astfel că va fi respins și acest motiv de apel. Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta SC I. SRL, criticând-o pentru următoarele motive: I. Este incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., întrucât decizia cuprinde motive contradictorii care se exclud reciproc și, în consecință, nu sunt susceptibile a sprijini dispozitivul, iar instanța de apel nu examinează mijloacele de probă administrate în cauză sau, cel puțin, nu motivează înlăturarea acestora, reținând doar că reclamanta nu a probat aspectul că pârâta ar presta activități pentru care nu are un drept la marcă.

a. Instanța expune două argumente care se contrazic reciproc - pe de o parte, se susține "clasa de produse 35 este comună activității părților",iar, pe de altă parte, prezintă un argument din care se înțelege contrariul celor constatate anterior, arătându-se că în baza art. 6 alin. (1) lit. (b) din lege "ar fi fost refuzată înregistrarea mărcii care din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le înregistrează ar fi putut crea în percepția publicului risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară" și că "între reclamantă și pârâtă nu există suprapuneri în ce privește serviciile sau produsele înregistrate ca marcă și marca sub care au fost înregistrate". Din toate aceste constatări nu rezultă care este opinia instanței de apel cu privire la un aspect esențial ce fundamentează soluția, respectiv dacă aceeași marcă „I.” este înregistrată pentru aceeași clasă de produse/servicii 35, atât în favoarea reclamantei cât și a pârâtei, însă nu și pentru aceeași activitate.

b. În mod greșit ambele instanțe fac referire doar la faptul că marca a fost înregistrată pentru aceeași clasă (respectiv 35) și nu analizează în niciun fel activitățile din clasa respectivă pentru care a fost eliberată marca. Mai mult, nu se observă faptul că nu prezintă relevanță clasa pentru care a fost eliberată marca, ci activitățile din clasa pentru care aceasta a fost eliberată acea marcă, astfel fiind posibil a fi eliberate două certificate de marcă pentru aceeași clasă. Nu primează clasa pentru care a fost înregistrată marca, ci activitățile din clasa respectivă, iar din probele administrate rezultă că intimata desfășoară preponderent activitățile cuprinse și protejate de marca înregistrată de recurenta SC I. SRL, deși este beneficiara unei mărci „I.” înregistrată doar pentru regruparea de consumabile (rechizite), identificându-se în relațiile cu clienții sub acesta denumire.

Se constată că reclamanta nu a probat că pârâta ar presta activități pentru care nu are un drept la marcă, fără a se motiva înlăturarea mijloacelor de probă care au vizat tocmai acest aspect. Astfel, din probele administrate în cauză - anunțuri din mica publicitate, declarațiile martorilor A.M. și I.V., constatările expertului I.T. consemnate în procesul-verbal întocmit cu ocazia vizitei acestuia atât la sediul reclamantei-pârâte, cât și la sediul pârâtei-reclamante, dar și din constatările celorlalți experți K.E. și A.L.D. rezultă că pârâta prestează și activități pentru care nu are un drept la marcă, folosindu-se de marca sa, înregistrată pentru alte produse și servicii. Martora I.V.

a confundat cele două denumiri I. și I.S., iar din declarația acestui martor și din actele depuse rezultă că există o confuzie pe piață între cele două societăți, pârâta-reclamantă (înființată abia în anul 2003, de o fostă asociată din cadrul reclamantei-pârâte) desfășurând activități comerciale și beneficiind de numele de piață I. care este cunoscut datorită activității desfășurate de SC I. SRL. De asemenea, expertul desemnat de către instanță a constatat că pârâta-reclamantă desfășoară sub denumirea de „I.S.” toate acele activități trecute la obiectul secundar de activitate care sunt însă protejate de mărcile „I.” și „I.S.” înregistrate de către reclamanta-pârâtă, SC I. SRL, însă instanța retine contrariul, respectiv că desfășoară doar activități pentru care are înregistrată marca și nu prestează activități pentru care nu are marcă.

Chiar reprezentanta pârâtei-intimate declară în interogatoriul luat de instanță că și SC I.S. SRL desfășoară activitățile (comercializare și furnizare de servicii) cu privire la toate produsele din clasa 35 (deci și celelalte, nu doar rechizite). De fapt, fără a avea înregistrată marca „I.” pentru clasele 9, 16, 37, 42 și 35 ( cu excepția rechizitelor, pentru care are înregistrată marca) intimata SC I.S. SRL a obținut aceeași finalitate pe care ar fi conferit-o înregistrarea mărcii pentru respectivele clase, terții, parteneri și agenți economici asociind produsele și serviciile oferite de pârâtă cu marca „I.”.

Deși doar reclamanta-pârâtă ar trebui să se bucure de drepturile exclusive conferite de înregistrarea mărcii „I.” pentru clasele 9, 16, 37, 42 și 35 (cu excepția rechizitelor), un terț (pârâta-reclamantă în speță), fără a avea nicio marcă înregistrată pentru aceleași clase, beneficiază de aceleași drepturi doar pentru că se identifică în relațiile cu terții prin denumirea sa comercială I.S., astfel încât să se producă asocierea produselor și serviciilor cu acesta denumire. În mod evident s-a creat un conflict între denumire și marcă, iar în temeiul art. 35 din Legea nr. 84/1998 a solicitat, pe cale judecătorească, ca dreptul său să fie respectat. II. Este incident în cauză și motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C. proc.

civ., întrucât instanța a dat o interpretare incompatibilă cu înțelesul vădit și neîndoielnic al certificatelor de înregistrare a mărcilor, apreciind că aceste acte conferă titularilor drepturi de proprietate intelectuală diferite decât cele reale. Cele două mărci ale reclamantei nu se suprapun cu marca pârâtei, existând în mod cert o delimitare strictă între categorii de produse și tocmai de aceea, chiar dacă ele aparțin aceleeași clase, nr. 35, au putut deveni obiect al dreptului la marca aparținând unor titulari diferiți. Dacă instanța ar fi reținut corect că nu există două înregistrări consecutive ale aceleiași mărci cu privire la aceleași produse/servicii în favoarea a doi titulari diferiți, ar fi constatat că cererea reconvențională prin care se solicita instanței să constate că marca „I.” a fost înregistrată la OSIM pentru clasa de servicii 35 anterior înregistrării de către reclamantă pentru aceeași clasă de servicii este nefondată și trebuia respinsă.

Acest capăt de cerere din reconvențională, care vizează constatarea unei situații de fapt, este inadmisibil și trebuia respins ca atare. Nu se invocă existența unui drept și nici nu se solicită să se constate inexistența dreptului reclamantei invocat în cererea principală, ci să se constate existența unui fapt, acela al înregistrării dreptului său (distinct de al reclamantei) anterior celui înregistrat de reclamantă, fapt care se constată dintr-o simplă verificare a datelor celor două înregistrări. III. Hotărârea a fost dată cu aplicarea greșită a legii, motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. Instanța analizează preponderent un așa-zis conflict între mărci, iar despre conflictul denumire (semn comercial) și marcă se amintește tangențial, într-o singură idee, cu referire la expertiza de specialitate efectuată în cauză.

Pentru a constata existența sau, dimpotrivă, inexistența conflictului dintre denumire și marcă, trebuiau analizate cele trei condiții impuse de lege, ceea ce nu s-a realizat, aspect ce reliefează și o lipsă de motivare a deciziei.

Astfel, pentru a dovedi că există conflictul dintre marcă și nume comercial, în sensul art. 5 alin. (1) din Directiva Consiliului Europei nr. 89/104/EEC (abrogat prin Directiva 2008/95/CE ) transpus în legislația română prin dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, era necesar să probăm că sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: - existența identității între elementele dominante ale mărcii subscrisei și ale semnului (nume comercial) pe care pârâta îl folosește în activitatea sa comercială, fără consimțământul său; această condiție se consideră îndeplinită chiar și atunci când semnul nu este fixat pe produsul oferit în mod efectiv, însă există o folosire a semnului „în legătură cu bunurile sau serviciile", într-un asemenea mod încât se stabilește o legătură între semnul care constituie numele comercial al terțului (pârâta) și bunurile comercializate sau serviciile pe care le prestează; - intimata folosește semnul astfel încât acesta este de natură să afecteze funcția mărcii de garantare a originii produselor sau serviciilor; - intimata nu are un comportament onest față de interesele legitime ale titularului mărcii.

În cauză a fost administrat un probatoriu complex din care s-a conturat o situație de fapt căreia i se pot aplica consecințele juridice ale unui conflict între numele comercial și marcă, fiind îndeplinite cumulativ toate cele 3 condiții enunțate mai sus. În ceea ce privește prima condiție, din probele administrate în cauză - anunțuri din mica publicitate, declarațiile martorilor A.M. și l.V., constatările expertului l.T. consemnate în procesul-verbal întocmit cu ocazia vizitei acestuia atât la sediul reclamantei-pârâte, cât și la sediul pârâtei-reclamante, dar și din constatările celorlalți experți, K.E.

și A.L.D., rezultă fără putință de tăgada că: pârâta-reclamantă se folosește în activitatea comercială de denumirea înregistrată la Registrul Comerțului, își face publicitate folosind acest nume comercial, s-a înregistrat la Registrul Comerțului după ce denumirea comercială „ I.” era cunoscută pe piață; alegerea acestei denumiri comerciale de câtre pârâtă nu este întâmplătoare pentru că asociata și administratoarea (C.A.) acestei societăți comerciale este o fostă asociată din SC I. SRL, care cunoștea și bănuia care ar fi beneficiile înființării unei societăți comerciale care să aibă o denumire apropiată cu cea a reclamantei-pârâte, care desfășura activitate pe piață și își făcea reclamă sub denumirea de I. încă din anul 1996. Un alt aspect esențial probat în cauză este acela că elementele dominante (mai ales fonetice) ale mărcii („I.”, „I.S.”) și ale semnului („I.S.”) aflate în conflict sunt identice, deci nu poate fi pusă la îndoială existența riscului ca în percepția consumatorilor și a partenerilor de afaceri să se producă o confuzie între titularul mărcii și societatea care folosește semnul.

Cu toate acestea, instanța motivează că doar cuvântul „I.” este comun celor două firme în litigiu și, în consecință, nu se încalcă protecția pe care legea o conferă mărcii „I.”. În ceea ce privește a doua condiție, au dovedit că intimata își folosește numele comercial în anunțurile publicitare, pe autoturismele firmei și pe o parte din produsele comercializate tocmai pentru a desemna serviciile prestate și produsele vândute, de unde rezultă în mod cert că numele comercial este folosit în activitatea comercială tocmai pentru a se face cunoscută pe piață și pentru a face cunoscute produsele și serviciile pe care le oferă. Societatea pârâtă nu este titulara unui drept la marcă pentru toate activitățile pe care le desfășoară, cu excepția celor referitoare la rechizite.

Chiar și activitatea desfășurată de intimată potrivit obiectul său principal (repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice) se referă la produse/servicii din clasa 37 pentru care reclamanta-pârâtă deține ambele mărci. De asemenea, chiar expertul desemnat în cauză de către instanță, a constatat că pârâta-reclamantă desfășoară sub denumirea de „I.S.” toate acele activități trecute la obiectul secundar de activitate, care sunt însă protejate de mărcile „I.” și „I.S.”, înregistrate de către reclamanta-pârâtă, SC I. SRL. A treia condiție menționată mai sus este, de asemenea, dovedită în cauză.

Reaua-credință a reprezentantului legal (C.A.) al pârâtei-reclamante rezultă din faptul că, înainte de a se retrage din cadrul asociaților reclamantei-pârâte, fără a comunica nimic foștilor asociați și declarând că nu mai are nicio pretenție, aceasta înființează societatea pârâtă-reclamantă, cu denumire asemănătoare și cu obiect de activitate similar cu ai firmei în care a fost asociat, pentru a desfășura aceleași activități pe care le desfășura și le desfășoară reclamanta-pârâtă. Toate acestea denotă faptul că s-a acționat cu rea-credință și cu intenția vădită de a induce în eroare, de a crea confuzie și de a obține în final deturnarea clientelei și a partenerilor de afaceri ai reclamantei-pârâte.

Pârâta-intimată a formulat întâmpinare, prin care a invocat tardivitatea formulării cererii de recurs și a arătat că niciunul dintre motivele invocate nu se încadrează în dispozițiile art. 304 C. proc. civ., iar pe fond a solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu motivarea că marca sa a fost înregistrată la data de 22 ianuarie 2003, anterior cu cinci ani de obținerea certificatului de înregistrare a mărcii „ I.S.” de către reclamanta-intimată. Înalta Curte constată că recursul este declarat în termenul procedural, întrucât decizia i-a fost comunicată recurentei la data de 18 aprilie 2013, iar recursul a fost predat la oficiul poștal la data de 30 aprilie 2013, cu respectarea dispozițiilor art. 301 C. proc.

civ. coroborat cu art. 104 din același cod, care prevede că actele de procedură trimise prin poștă instanțelor judecătorești se socotesc îndeplinite în termen dacă au fost predate recomandat la oficiul poștal înainte de împlinirea lui. Recursul urmează să fie admis, cu consecința casării deciziei și trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeași instanță de apel, în limitele susținute de agumentele ce succed: Ambele părți sunt titulare de mărci, cu limitele de protecție clar fixate prin certificatele care le confirmă înregistrarea.

Reclamanta-recurentă deține marca „I.”, cu protecție de la data de 18 decembrie 2006, pentru produse și servicii din clasele 9, 16, 37 și 42 ale Clasificării de la Nisa și de la data de 1 septembrie 2008 și din clasa 35 – regruparea în avantajul terților a următoarelor produse: aparate de marcat electronice fiscale, cântare electronice, echipamente coduri de bare, programe informatice și consumabile aferente acestora, calculatoare (cu excepția transportului lor) permițând consumatorilor să le vadă și să le cumpere comod; serviciu de import-export în legătură cu aceste produse – filele nr. 8 și 9 ds. prima instanță.

Mai deține marca „I.S.”, cu protecție de la data de 25 septembrie 2008, pentru produse și servicii din clasele 9, 16, 35 – regruparea în avantajul terților a produselor din clasele 9, 16 ( cu excepția transportului lor) permițând consumatorilor să le vadă și să le cumpere comod; servicii de import-export în legătură cu aceste produse, cu excepția rechizitelor), 37 și 42 ale Clasificării de la Nisa - fila nr. 10 ds. prima instanță. Pârâta-intimată deține marca „I.”, cu protecție de la data de 20 noiembrie 2006 pentru servicii din clasa 35 – regruparea în avantajul terților a produselor consumabile (rechizite) cu excepția transportului lor, permițând consumatorilor să le vadă și să le cumpere comod - fila nr. 37 ds.

prima instanță. Societatea pârâtă-intimată, cu denumirea SC I.S. SRL, a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/90/2003. Reclamanta-recurentă susține că semnul „I.S.”, prin înregistrarea lui ca numele comercial al pârâtei-intimate și prin folosirea în cadrul activității comerciale a acesteia îi încalcă drepturile exclusive conferite de cele două mărci, cu solicitarea protecției conferită de art. 35 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, respectiv a dreptului conferit de marcă – sublinierea este necesară pentru că în cadrul recursului se face referire și la conflictul cu numele comercial al societății reclamante, aspect ce excede cadrul procesual al litigiului.

a. În ceea ce pivește conflictul marcă-nume comercial. a.1. Instanța a dat relevanța cuvenită datelor de dobândire a drepturilor, în contextul aplicării dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, invocat în susținerea acțiunii. Principiul anteriorității este un principiu fundamental în materia protecției drepturilor de proprietate intelectuală, fiind de neconceput ca cel ce dobândește ulterior un drept să se poată opune unui drept deja preexistent, cu care ar intra în conflict ori să ceară anularea acestuia. În art. 48 alin. (1) lit. e) din lege se reglementează conflictul dintre marcă și nume comercial prin referirea la orice drept de proprietate industrială.

Faptul că numele comercial dă naștere unui drept de proprietate industrială este prevăzut în Convenția de la Paris, la care și România este parte, în urma ratificării prin Decretul nr. 1177/1968. Este adevărat că norma legală menționată anterior reglementează situația anulării unei mărci și nu a numelui comercial, dar aceasta prezintă relevanță din perspectiva principiului anteriorității enunțat, prevăzându-se în mod expres că se poate cere anularea înregistrării mărcii, dacă aceasta aduce atingere unui drept de proprietate industrială anterior protejat. În consecință, nu s-ar putea cere anularea unei mărci pe motiv că ulterior o altă persoană a dobândit protecție cu privire la un nume comercial identic sau similar.

Prin simetrie, și în cazul în care se pretinde că înregistrarea numele comercial încalcă un drept la marcă, înregistrarea ulterioară a numelui comercial în raport de cea a mărcii este o condiție indispensabilă pentru promovarea unei acțiunii în contrafacere. În condițiile în care art. 36 alin. (1) din lege ( în care este transpus art. 5 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului de apropriere a legislației statelor membre cu privire la mărci) prevede că înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii, iar în art. 29 alin. (1) din lege se arată că înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului reglementar, titularul unei mărci nu poate solicita protecție pentru marca sa anterior acestei date.

Principiul anteriorității se reflectă în mod expres în dispozițiile comunitare, respectiv Directiva menționată, în care la art. 6 alin. (2) se prevede că dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului, a unui drept anterior cu aplicabilitate locală dacă acest drept este recunoscut prin legislația statului membru în cauză și în limita teritoriului în care este recunoscut. a.2.

În ceea ce privește însă modul de utilizare a denumirii în activitatea comercială, existența unui conflict cu marca nu este exclus atunci când este făcut într-un asemenea mod încât consumatorul stabilește o legătură între aceasta și bunurile comercializate – ipoteză în care se verifică respectarea principiului loialității folosirii semului, impus de art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice ( în care este transpus art. 6 alin. (1) teza finală din Directiva 2008/95/CE ) și criteriile de apreciere care rezidă din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, decizia cadru în această materie fiind cea pronunțată în cazul C-17/06 Celine. Acest mod de utilizare a denumirii comerciale nu a fost cercetat în cauză, astfel că se impune casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță, cu aplicarea art. 312 alin. (5) C. proc.

civ., care urmează a stabili dacă modul de utilizare a denumirii comerciale este de natură a stabili o legătură între semn și bunurile comercializate/serviciile pe care le prestează și dacă semnul, în ipoteza reținerii modalității de folosire în sensul arătat, are capacitatea de a afecta funcția mărcilor reclamantei-recurente, respectiv dacă semnele indicate ca fiind în conflict sunt identice sau similare și sunt îndeplinite toate celelalte cerințe pe care le impune a fi verificate o acțiune în contrafacere. Folosirea semnului-denumire comercială în activitatea comercială, fără consimțământul titularului mărcii, în contextul în discuție, fiind de necontestat. b. În ceea ce privește utilizarea semnului în activitatea comercială a pârâtei-intimate, analizat de instanță din perspectiva conflictului dintre mărci.

Considerentele referitoare la protecția conferită de mărci, indicate de către reclamanta-recurentă, nu sunt contradictorii, pentru a fi atrasă incidența motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ. Aceasta întrucât se reține că, chiar dacă părțile desfășoară activitate pentru aceeași clasă de produse – privită ca și clasă de clasificare, nu există suprapunere cu privire la produsele și serviciile înregistrate ( deci o parte din clasa indicată, nu ca întreg) iar marca este diferită, aspecte care au fost cenzurate la data înregistrării – dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 prevăzând drept caz de refuz la înregistrare pe cel în care „ din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară”.

Prin urmare, considerentul în sensul că protecția conferită ambelor părți prin înregistrarea mărcilor este acoperită de aceeași clasă de servicii, respectiv 35, nu putea privi această clasă în integralitate atât timp cât se mai reține și că produsele și serviciile înregistrate sub cele două mărci nu se suprapun – critica aferentă de recurs fiind înlăturată astfel din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., avându-se în vedere protecția conferită de certificatele de înregistrare în lumina art. 35 din Legea nr. 84/1998 și nu pct. 8 al art. 304, întrucât nu se pune problema interpretării unor acte juridice deduse judecății. Fără a mai relua considerentele referitoare la principiul anteriorități, trebuie subliniat și că atât timp cât pârâta deține o marcă, ce nu a fost anulată, aceasta îi conferă protecția cuvenită.

În ipoteza interzicerii desfășurării de activități protejate de marcă pe calea acțiunii în contrafacere, titularul s-ar afla într-o imposibilitate de utilizare a acesteia, deși nu a fost anulată și figurează în continuare ca titular în Registrul Național al Mărcilor, calitate care îi conferă prerogativele legale. Ceea ce susține reclamanta-recurentă nu este însă folosirea semnului de către pârâta-intimată pentru activități ce beneficiază de protecție conferită de marca înregistrată, ci pentru produse/servicii care exced această protecție, cu invocarea protecției mărcii înregistrată, de natură a-i prejudicia drepturile conferite de mărcile pe care le deține. Instanța de apel a reținut că deși reclamanta a susținut că pârâta ar presta activități pentru care nu are un drept de marcă, reclamanta nu a probat acest aspect.

Decizia nu respectă dispozițiile art. 261 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., care impune ca hotărârea să cuprindă motivele de fapt și de drept care au format convingerea instanței, precum și pe cele pentru care s-au înlăturat cererile părților – ceea ce atrage incidența motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ.( și nu pct. 7 care vizează nemotivarea deloc a hotărârii) și a art. 6 alin. (1) din Convenția europeană a drepturilor omului, impunând casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță. În jurisprudența constantă a Curții europene a drepturilor omului s-a subliniat că dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 parag.

1 din Convenție, include, printre altele, dreptul părților de a prezenta observațiile pe care le consideră pertinente pentru cauza lor, iar acest drept nu poate fi considerat efectiv decât dacă aceste observații sunt în mod real "ascultate", adică examinate de către instanța sesizată; altfel spus, art. 6 implică, mai ales, în sarcina instanței obligația de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor și al elementelor de probă ale părților, cel puțin pentru a le aprecia pertinența, iar noțiunea de proces echitabil presupune ca o instanță internă care nu a motivat decât pe scurt hotărârea sa să fi examinat totuși în mod real problemele esențiale care i-au fost supuse analizei.

În cererea de apel reclamanta a făcut referire la probatorii, în parte contestate, în baza cărora susține dovedirea faptului că pârâta-intimată desfășoară activități de care nu beneficiază de protecție prin marca înregistrată, prevalându-se de aceasta – fără ca în motivare să se regăsească argumentele pentru care criticile au fost înlăturate, ceea ce face să nu se poată efectua controlul judiciar. Totodată, o analiză a acestora de către instanța de recurs, pe lângă faptul că ar priva partea de un grad de jurisdicție, nu îi permisă de dispozițiile art. 304 C. proc. civ. Este necesar ca instanța de apel să analizeze apărările formulate privind utilizarea de către pârâta-intimată a semnului înregistrat ca marcă pentru produse/servicii pentru care nu beneficiază de protecție prin marca înregistrată – deci, ca semn care să permită a distinge produsele sau serviciile sale de cele ale altor întreprinderi.

c. În ceea ce privește cererea reconvențională, prin cererea de apel s-a arătat că ambele capete de cerere sunt inadmisibile față de dispozițiile art. 111 C. proc. civ., întrucât acestea vizează constatarea unei situații de fapt și nu a unui drept. Pe lângă faptul că solicitările pârâtei vizează aspecte care sunt supuse analizei instanței în soluționarea cererii principale, astfel realizându-se dreptul de care aceasta se prevalează, prin ele se tinde la stabilirea unei stări de fapt – cerere inadmisibilă potrivit normelor procedurale incidente, ceea ce atrage incidența în cauză a motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ. Pentru aceste considerente, ce înlătură apărarea formulată prin întâmpinare privind nulitatea recursului, Înalta Curte urmează să dispună admiterea recursului, casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiași instanțe – care, în soluționarea unitară a cauzei, va ține cont de dezlegările date prin prezenta decizie.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E Respinge excepția tardivității recursului declarat de reclamantă, ca nefondată. Admite recursul declarat de reclamanta SC I. SRL împotriva deciziei nr. 52 din data de 4 octombrie 2012 a Curții de Apel Alba Iulia – Secția I civilă. Casează decizia și trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică, astăzi 12 noiembrie 2013.