ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 5185/2013

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 5185/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2013)

Asupra recursului de

față, constată următoarele:

Prin decizia civilă nr.

52 din data de 4 octombrie 2012, Curtea de Apel Alba Iulia – Secția I civilă a

respins apelul declarat de reclamanta SC I. SRL împotriva sentinței civile nr. 1915

din 03 octombrie 2011 pronunțată de Tribunalul Iași, obligând-o pe apelantă să

plătească intimatei SC I.S. SRL cheltuieli de judecată de 1400 lei.

Pentru a pronunța

această hotărâre, instanța de apel a reținut următoarele:

Reclamanta SC I. SRL

a chemat în judecată pe pârâta SC I.S. SRL, solicitând pronunțarea unei

hotărâri prin care

. să se constate că

semnul „I.S.”, atât prin înregistrarea lui ca nume comercial al pârâtei, cât și

prin folosirea în cadrul activității comerciale a pârâtei, încalcă drepturile

exclusive ale reclamantei, cu privire la mărcile înregistrate „I.” și „I.S.”;

. să fie obligată

pârâta să înceteze a folosi denumirea „I.S.”, ca nume comercial, în activitatea

sa economică și

. să se dispună

efectuarea înregistrării în Registrul Comerțului a modificării firmei pârâtei,

în sensul eliminării din numele comercial al acesteia a mărcii „I.”.

În motivarea acțiunii,

reclamanta a arătat că este titulara mărcii „I.”, cu element figurativ,

înregistrată asupra claselor de produse/servicii 9, 16, 37, 42, precum și a

clasei de produse/servicii 35, drept conferit în baza certificatelor de

înregistrare nr. 89302 din 18 decembrie 2006 și nr. 99157 din 01 septembrie 2008

eliberate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.). Ulterior,

pentru aceleași clase de servicii și produse, reclamanta a obținut în 2008 și

înregistrarea mărcii „I.S.”, așa cum rezultă din certificatul de înregistrare nr.

99052 din 25 septembrie 2008 eliberat de O.S.I.M.

Pârâta are în

obiectul său de activitate comercializarea de produse și oferirea de servicii

similare și chiar identice cu ale reclamantei - principala activitate a acesteia

constând în comercializarea de case de marcat fiscale, imprimante fiscale,

cântare electronice, taximetre fiscale, mașini de numărat bani și software

specializat precum și oferirea de servicii de asamblare, instalare, întreținere

și reparare a produselor respective, adică produse și servicii identice cu cele

ale societății reclamante.

În drept s-au invocat

dispozițiile art. 35 alin. (1) și (3) din Legea nr. 84/1998.

Pârâta SC I.S. SRL a

formulat cerere reconvențională, prin care a solicitat să se constate că

. semnul „I.S.”

utilizat ca nume comercial este folosit atât în relațiile comerciale cu terții

cât și în promovarea publicitară cu bună – credință și nu încalcă drepturile

reclamantei cu privire la marca înregistrată „I.”, neputând exista riscul

confuziei între denumirea celor două societăți, respectiv „I. SRL” și „I.S.”SRL;

. a înregistrat marca

„I.” la O.S.I.M sub nr. 082798 pentru clasa de servicii 35, conform

clasificării Nisa, având data de depozit 20 noiembrie 2006, anterior

înregistrării de reclamantă a mărcii „I.” ( pentru clasa de servicii 35) și a

mărcii „I.S.”;

Prin sentința civilă nr.

1915 din 03 octombrie 2011 pronunțată de Tribunalul Iași – Secția I civilă au

fost respinse excepția inadmisibilității cererii reconvenționale invocată de

reclamantă și cererea principală. A fost admisă în parte cererea

reconvențională și s-a constatat că marca „I.” a fost înregistrată la O.S.I.M.

de pârâta – reclamantă SC I.S. SRL, sub nr. 82798, la data de 20 noiembrie 2006,

pentru clasa de produse/servicii 35. Au fost respinse celelalte capete din

cererea reconvențională și a fost obligată reclamanta să plătească pârâtei 1000

lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța

această sentință, prima instanță a reținut următoarele:

Nu este inadmisibilă

cererea reconvențională, excepție invocată de reclamantă, întrucât accesul

liber la justiție este garantat de art. 21 din Constituție și art. 6 din Convenția

europeană a drepturilor omului.

Pe fondul cauzei, nu

au fost probate afirmațiile reclamantei.

Astfel, din

înscrisurile depuse, respectiv certificatele de înregistrare din 1 septembrie 2008

și 25 septembrie 2008 a rezultat că titularul mărcii pentru clasele de

produse/servicii nr. 35 este SC I. SRL, iar din certificatul de înregistrare nr.

8279 din 20 noiembrie 2006 reiese că titularul mărcii pentru clasele de

produse/servicii nr. 35 este SC I.S. SRL.

Reclamanta și-a

înregistrat marca pentru clasele de produse și servicii nr. 35 după

înregistrarea mărcii pârâtei „I.S.” SRL, pentru aceeași clasă de produse. Pe de

altă parte, marca reclamantei este înregistrată pentru clasele de produse și

servicii 9, 16, 37, 42, iar marca pârâtei numai pentru clasa de

produse/servicii nr. 35.

Din expertiza

efectuată în cauză a rezultat că semnul pârâtei „I.S.”, înregistrat ca emblemă

și utilizat ca nume comercial, nu încalcă drepturile exclusive cu privire la

mărcile înregistrate „I.” și „I.S.” în niciuna din modalitățile prevăzute la

art. 35 din Legea nr. 84/1998, pentru că a fost acordat anterior, la data de 23

ianuarie 2003. Expertiza a evidențiat și faptul că nu există niciun risc de

confuzie pentru publicul larg, incluzând și riscul de asociere între cele două

societăți, semnele distinctive ale acestora fiind total diferite, exceptând

cuvântul „I.”. S-a mai precizat că nu există posibilitatea declanșării unui

conflict între denumirea firmei și marca înregistrată a vreuneia dintre părți

și că reclamanta nu este prejudiciată prin înregistrarea ca nume comercial și

folosirea semnului „I.S.”, mărcile „I.”, „I.S.” și „I.” fiind înregistrate

pentru clase de produse și servicii diferite.

Ținând cont și de

proba testimonială administrată, s-a constatat că este neîntemeiată acțiunea

principală, însă este admisibilă în parte cererea reconvențională în ce

privește capătul de cerere vizând înregistrarea mărcii la OSIM pentru clasa 35.

Analizând legalitatea

și temeinicia sentinței prin prisma motivelor de apel formulate de reclamantă,

Curtea a constatat următoarele:

Prin

acțiune și cererea de apel, reclamanta a solicitat să se constate că semnul „

I.S.”, prin

înregistrarea lui ca nume comercial al pârâtei și folosirea în cadrul

activității îi încalcă drepturile exclusive cu privire la mărcile înregistrate „I.”

și „I.S.” și să fie interzisă folosirea denumirii în activitatea comercială a

pârâtei.

Reclamanta SC I. SRL

a înregistrat marca „I.” pentru clasa de produse 35 la data de 01 septembrie 2008,

pentru clasa de produse 9, 16, 37, 42 la data de 18 decembrie 2006. Marca „I.S.”

a fost înregistrată de reclamantă pentru clasele de produse 9, 16, 35, 37, 42

la data de 25 septembrie 2008.

Pârâta SC I.S. SRL a

înregistrat marca „I.” pentru clasa de produse 35 la data de 20 noiembrie 2006.

Așa cum corect a

reținut instanța de fond, pentru clasa de produse 35, comună activității

părților, prima marcă înregistrată a fost a pârâtei sub denumirea „I.” în 2006,

iar reclamanta a înregistrat marca pentru clasa de produse 35 în anul 2008,

deci după pârâtă. Chiar dacă părțile desfășoară activitatea pentru aceeași

clasă de produse, 35, marca sub care s-a înregistrat activitatea diferă. Câtă

vreme mărcile au fost înregistrate la OSIM, chiar pentru aceeași clasă de

produse, nu se poate interzice comercializarea lor, bucurându-se în egală

măsură de protecția legii.

Dintr-o altă

perspectivă, în baza art. 6 alin. (1) lit. b) din lege, ar fi fost refuzată

înregistrarea mărcii care din motive de identitate sau similitudine a

produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le înregistrează ar fi putut

crea în percepția publicului un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere

cu marca anterioară. Ori, din cele menționate anterior rezultă că atât

reclamanta cât și pârâta au mărci înregistrate și protejate.

Din definiția pe care

o dă legea în art. 2 pentru marcă, de a fi semn susceptibil de reprezentare grafică,

rezultă că menționarea cuvântului „I.” în denumirea firmei nu încalcă protecția

pe care o conferă legea unei mărci înregistrate. Doar acest cuvânt este comun

celor două firme în litigiu, căci numele fiecăruia cuprinde și alte cuvinte,

iar obiectul de activitate este diferit.

În mod legal a

constatat tribunalul că este neîntemeiată cererea reclamantei și pentru că,

potrivit expertizei de specialitate efectuate în cauză, semnul pârâtei,

înregistrat ca emblemă, nu încalcă drepturile exclusive cu privire la mărcile

înregistrate în modalitățile prevăzute la art. 36 din lege, pentru că a fost

acordat anterior, la data de 23 ianuarie 2003 în baza certificatului de

înregistrare emis de ORC de pe lângă Tribunalul Iași, semnul fiind protejat ca

emblemă, care exprimă o idee sub forma dreptului de autor.

Apelanta face

referire la existența unor elemente dominante, fonetice, ale mărcii și ale

semnului aflate în conflict, respectiv „I.” și „I.S.”. Or, art. 36 alin. (2) lit.

a) din lege se referă la „un semn identic mărcii”, pentru produse sau servicii

identice celor pentru care marca a fost înregistrată. Așa cum s-a arătat

anterior, semnul este o reprezentare grafică, vizuală, iar elementele fonetice

vizează natura acustică a mărcii, aspectul sonor, care nu se încadrează în sfera

de protecție oferită de art. 36 din lege. Asemănările care există între

elementele mărcii și ale semnului „I.” și denumirea pârâtei vizează mai degrabă

aspectul concurențial al raporturilor comerciale, decât protecția unei mărci

înregistrate.

În condițiile în care

între reclamantă și pârâtă nu există suprapuneri în ce privește serviciile sau

produsele înregistrate ca marcă și marca sub care au fost înregistrate, nu

poate fi afectată funcția mărcii de garantare a originii produselor și serviciilor.

Deși a susținut că pârâta ar presta activități pentru care nu are un drept de

marcă, reclamanta nu a probat acest aspect. Comportamentul onest în afaceri, cu

referire la comportamentul fostei angajate a reclamantei, nu intră în sfera de

protecție a Legii nr. 84/1998, astfel că este lipsit de relevanță pentru cauză.

În concluzie, în mod

corect instanța de fond a respins primul petit al acțiunii reclamantei, iar al

doilea și al treilea petit, având caracter subsidiar, în mod corect au fost, de

asemenea, respinse.

Chiar dacă era

întemeiat primul petit al acțiunii reclamantei, modalitatea aleasă de a-și

proteja marca, prin formularea capetelor 2 și 3 din acțiune, excede mijloacelor

pe care le oferă art. 36 alin. (3) din lege, fiind inadmisibile.

Cu privire la cererea

reconvențională, prima instanță a constatat o stare de fapt, în condițiile art.

111 C. proc. civ., respectiv faptul că pârâta a înregistrat dreptul de marcă

asupra produselor din clasa 35 anterior reclamantei. Acțiunea în realizarea

unui asemenea drept nu există, astfel că sunt îndeplinite condițiile de

admisibilitate ale unei asemenea solicitări, cu atât mai mult cu cât acesta a

fost un argument pentru pronunțarea hotărârii atacate.

Prin apelul declarat,

reclamanta nu contestă acest drept de marcă, dar solicită o nuanțare a acestei

constatări în sensul că doar pentru o parte din produsele din această clasă a

obținut dreptul de marcă pârâta, iar pentru o parte reclamanta. Însă, instanța,

în mod legal, s-a pronunțat în limitele investirii sale de către reclamanta

reconvențională, astfel că va fi respins și acest motiv de apel.

Împotriva acestei

decizii a declarat recurs reclamanta SC I. SRL, criticând-o pentru următoarele

motive:

I. Este incident motivul

de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., întrucât decizia cuprinde

motive contradictorii care se exclud reciproc și, în consecință, nu sunt

susceptibile a sprijini dispozitivul, iar instanța de apel nu examinează

mijloacele de probă administrate în cauză sau, cel puțin, nu motivează

înlăturarea acestora, reținând doar că reclamanta nu a probat aspectul că

pârâta ar presta activități pentru care nu are un drept la marcă.

a. Instanța expune

două argumente care se contrazic reciproc - pe de o parte, se susține

"clasa de produse 35 este comună activității părților",iar, pe de

altă parte, prezintă un argument din care se înțelege contrariul celor

constatate anterior, arătându-se că în baza art. 6 alin. (1) lit. (b) din lege

"ar fi fost refuzată înregistrarea mărcii care din motive de identitate

sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le înregistrează

ar fi putut crea în percepția publicului risc de confuzie, inclusiv riscul de

asociere cu marca anterioară" și că "între reclamantă și pârâtă nu

există suprapuneri în ce privește serviciile sau produsele înregistrate ca

marcă și marca sub care au fost înregistrate".

Din toate aceste

constatări nu rezultă care este opinia instanței de apel cu privire la un

aspect esențial ce fundamentează soluția, respectiv dacă aceeași marcă „I.”

este înregistrată pentru aceeași clasă de produse/servicii 35, atât în favoarea

reclamantei cât și a pârâtei, însă nu și pentru aceeași activitate.

b. În mod greșit

ambele instanțe fac referire doar la faptul că marca a fost înregistrată pentru

aceeași clasă (respectiv 35) și nu analizează în niciun fel activitățile din

clasa respectivă pentru care a fost eliberată marca. Mai mult, nu se observă

faptul că nu prezintă relevanță clasa pentru care a fost eliberată marca, ci

activitățile din clasa pentru care aceasta a fost eliberată acea marcă, astfel

fiind posibil a fi eliberate două certificate de marcă pentru aceeași clasă.

Nu primează clasa

pentru care a fost înregistrată marca, ci activitățile din clasa respectivă,

iar din probele administrate rezultă că intimata desfășoară preponderent

activitățile cuprinse și protejate de marca înregistrată de recurenta SC I. SRL,

deși este beneficiara unei mărci „I.” înregistrată doar pentru regruparea

de consumabile (rechizite), identificându-se în relațiile cu clienții sub

acesta denumire.

Se constată că reclamanta

nu a probat că pârâta ar presta activități pentru care nu are un drept la

marcă, fără a se motiva înlăturarea mijloacelor de probă care au vizat tocmai

acest aspect.

Astfel, din probele

administrate în cauză - anunțuri din mica publicitate, declarațiile martorilor A.M.

și I.V., constatările expertului I.T. consemnate în procesul-verbal întocmit cu

ocazia vizitei acestuia atât la sediul reclamantei-pârâte, cât și la sediul pârâtei-reclamante,

dar și din constatările celorlalți experți K.E. și A.L.D. rezultă că pârâta

prestează și activități pentru care nu are un drept la marcă, folosindu-se de

marca sa, înregistrată pentru alte produse și servicii. Martora I.V. a

confundat cele două denumiri I. și I.S., iar din declarația acestui martor și

din actele depuse rezultă că există o confuzie pe piață între cele două

societăți, pârâta-reclamantă (înființată abia în anul 2003, de o fostă asociată

din cadrul reclamantei-pârâte) desfășurând activități comerciale și beneficiind

de numele de piață I. care este cunoscut datorită activității desfășurate de SC

I. SRL.

De asemenea, expertul

desemnat de către instanță a constatat că pârâta-reclamantă desfășoară sub

denumirea de „I.S.” toate acele activități trecute la obiectul secundar de

activitate care sunt însă protejate de mărcile „I.” și „I.S.” înregistrate de

către reclamanta-pârâtă, SC I. SRL, însă instanța retine contrariul, respectiv

că desfășoară doar activități pentru care are înregistrată marca și nu prestează

activități pentru care nu are marcă.

Chiar reprezentanta

pârâtei-intimate declară în interogatoriul luat de instanță că și SC I.S. SRL

desfășoară activitățile (comercializare și furnizare de servicii) cu privire la

toate produsele din clasa 35 (deci și celelalte, nu doar rechizite).

De fapt, fără a avea

înregistrată marca „I.” pentru clasele 9, 16, 37, 42 și 35 ( cu excepția

rechizitelor, pentru care are înregistrată marca) intimata SC I.S. SRL a obținut

aceeași finalitate pe care ar fi conferit-o înregistrarea mărcii pentru

respectivele clase, terții, parteneri și agenți economici asociind produsele și

serviciile oferite de pârâtă cu marca „I.”. Deși doar reclamanta-pârâtă ar

trebui să se bucure de drepturile exclusive conferite de înregistrarea mărcii „I.”

pentru clasele 9, 16, 37, 42 și 35 (cu excepția rechizitelor), un terț

(pârâta-reclamantă în speță), fără a avea nicio marcă înregistrată pentru

aceleași clase, beneficiază de aceleași drepturi doar pentru că se identifică

în relațiile cu terții prin denumirea sa comercială I.S., astfel încât să se

producă asocierea produselor și serviciilor cu acesta denumire.

În mod evident s-a

creat un conflict între denumire și marcă, iar în temeiul art. 35 din Legea nr.

84/1998 a solicitat, pe cale judecătorească, ca dreptul său să fie respectat.

II. Este incident în

cauză și motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C. proc. civ., întrucât

instanța a dat o interpretare incompatibilă cu înțelesul vădit și neîndoielnic

al certificatelor de înregistrare a mărcilor, apreciind că aceste acte conferă

titularilor drepturi de proprietate intelectuală diferite decât cele reale.

Cele două mărci ale

reclamantei nu se suprapun cu marca pârâtei, existând în mod cert o delimitare

strictă între categorii de produse și tocmai de aceea, chiar dacă ele aparțin

aceleeași clase, nr. 35, au putut deveni obiect al dreptului la marca

aparținând unor titulari diferiți.

Dacă instanța ar fi

reținut corect că nu există două înregistrări consecutive ale aceleiași mărci

cu privire la aceleași produse/servicii în favoarea a doi titulari diferiți,

ar fi constatat că cererea reconvențională prin care se solicita instanței

să constate că marca „I.” a fost înregistrată la OSIM pentru clasa de servicii

35 anterior înregistrării de către reclamantă pentru aceeași clasă de servicii

este nefondată și trebuia respinsă.

Acest capăt de cerere

din reconvențională, care vizează constatarea unei situații de fapt, este

inadmisibil și trebuia respins ca atare. Nu se invocă existența unui drept și

nici nu se solicită să se constate inexistența dreptului reclamantei invocat în

cererea principală, ci să se constate existența unui fapt, acela al

înregistrării dreptului său (distinct de al reclamantei) anterior celui

înregistrat de reclamantă, fapt care se constată dintr-o simplă verificare a

datelor celor două înregistrări.

III. Hotărârea a fost

dată cu aplicarea greșită a legii, motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9

C. proc. civ.

Instanța analizează

preponderent un așa-zis conflict între mărci, iar despre conflictul denumire

(semn comercial) și marcă se amintește tangențial, într-o singură idee, cu

referire la expertiza de specialitate efectuată în cauză.

Pentru a constata

existența sau, dimpotrivă, inexistența conflictului dintre denumire și marcă,

trebuiau analizate cele trei condiții impuse de lege, ceea ce nu s-a realizat,

aspect ce reliefează și o lipsă de motivare a deciziei.

Astfel, pentru a

dovedi că există conflictul dintre marcă și nume comercial, în sensul art. 5

alin. (1) din Directiva Consiliului Europei nr. 89/104/EEC (abrogat prin

Directiva 2008/95/CE ) transpus în legislația română prin dispozițiile art. 35

din Legea nr. 84/1998, era necesar să probăm că sunt îndeplinite cumulativ

următoarele condiții:

- existența

identității între elementele dominante ale mărcii subscrisei și ale semnului

(nume comercial) pe care pârâta îl folosește în activitatea sa comercială, fără

consimțământul său; această condiție se consideră îndeplinită chiar și atunci

când semnul nu este fixat pe produsul oferit în mod efectiv, însă există o

folosire a semnului „în legătură cu bunurile sau serviciile", într-un

asemenea mod încât se stabilește o legătură între semnul care constituie numele

comercial al terțului (pârâta) și bunurile comercializate sau serviciile pe

care le prestează;

- intimata folosește

semnul astfel încât acesta este de natură să afecteze funcția mărcii de

garantare a originii produselor sau serviciilor;

- intimata nu are un comportament

onest față de interesele legitime ale titularului mărcii.

În cauză a fost

administrat un probatoriu complex din care s-a conturat o situație de fapt

căreia i se pot aplica consecințele juridice ale unui conflict între numele

comercial și marcă, fiind îndeplinite cumulativ toate cele 3 condiții enunțate

mai sus.

În ceea ce privește

prima condiție, din probele administrate în cauză - anunțuri din mica

publicitate, declarațiile martorilor A.M. și l.V., constatările expertului l.T.

consemnate în procesul-verbal întocmit cu ocazia vizitei acestuia atât la

sediul reclamantei-pârâte, cât și la sediul pârâtei-reclamante, dar și din

constatările celorlalți experți, K.E. și A.L.D., rezultă fără putință de tăgada

că: pârâta-reclamantă se folosește în activitatea comercială de denumirea

înregistrată la Registrul Comerțului, își face publicitate folosind acest nume

comercial, s-a înregistrat la Registrul Comerțului după ce denumirea comercială

„ I.” era cunoscută pe piață; alegerea acestei denumiri comerciale de câtre

pârâtă nu este întâmplătoare pentru că asociata și administratoarea (C.A.)

acestei societăți comerciale este o fostă asociată din SC I. SRL, care cunoștea

și bănuia care ar fi beneficiile înființării unei societăți comerciale care să

aibă o denumire apropiată cu cea a reclamantei-pârâte, care desfășura

activitate pe piață și își făcea reclamă sub denumirea de I. încă din anul

1996.

Un alt aspect

esențial probat în cauză este acela că elementele dominante (mai ales fonetice)

ale mărcii („I.”, „I.S.”) și ale semnului („I.S.”) aflate în conflict sunt

identice, deci nu poate fi pusă la îndoială existența riscului ca în percepția

consumatorilor și a partenerilor de afaceri să se producă o confuzie între

titularul mărcii și societatea care folosește semnul.

Cu toate acestea,

instanța motivează că doar cuvântul „I.” este comun celor două firme în litigiu

și, în consecință, nu se încalcă protecția pe care legea o conferă mărcii „I.”.

În ceea ce privește a

doua condiție, au dovedit că intimata își folosește numele comercial în

anunțurile publicitare, pe autoturismele firmei și pe o parte din produsele

comercializate tocmai pentru a desemna serviciile prestate și produsele

vândute, de unde rezultă în mod cert că numele comercial este folosit în

activitatea comercială tocmai pentru a se face cunoscută pe piață și pentru a

face cunoscute produsele și serviciile pe care le oferă.

Societatea pârâtă nu

este titulara unui drept la marcă pentru toate activitățile pe care le

desfășoară, cu excepția celor referitoare la rechizite. Chiar și activitatea

desfășurată de intimată potrivit obiectul său principal (repararea

calculatoarelor și a echipamentelor periferice) se referă la produse/servicii

din clasa 37 pentru care reclamanta-pârâtă deține ambele mărci.

De asemenea, chiar

expertul desemnat în cauză de către instanță, a constatat că pârâta-reclamantă

desfășoară sub denumirea de „I.S.” toate acele activități trecute la obiectul

secundar de activitate, care sunt însă protejate de mărcile „I.” și „I.S.”,

înregistrate de către reclamanta-pârâtă, SC I. SRL.

A treia condiție menționată

mai sus este, de asemenea, dovedită în cauză.

Reaua-credință a

reprezentantului legal (C.A.) al pârâtei-reclamante rezultă din faptul că, înainte

de a se retrage din cadrul asociaților reclamantei-pârâte, fără a comunica

nimic foștilor asociați și declarând că nu mai are nicio pretenție, aceasta

înființează societatea pârâtă-reclamantă, cu denumire asemănătoare

și cu obiect de

activitate similar cu ai firmei în care a fost asociat, pentru a desfășura

aceleași activități pe care le desfășura și le desfășoară reclamanta-pârâtă.

Toate acestea denotă faptul

că s-a acționat cu rea-credință și cu intenția vădită de a induce în eroare, de

a crea confuzie și de a obține în final deturnarea clientelei și a partenerilor

de afaceri ai reclamantei-pârâte.

Pârâta-intimată a

formulat întâmpinare, prin care a invocat tardivitatea formulării cererii de recurs

și a arătat că niciunul dintre motivele invocate nu se încadrează în

dispozițiile art. 304 C. proc. civ., iar pe fond a solicitat respingerea

recursului ca nefondat, cu motivarea că marca sa a fost înregistrată la data de

22 ianuarie 2003, anterior cu cinci ani de obținerea certificatului de

înregistrare a mărcii „ I.S.” de către reclamanta-intimată.

Înalta Curte constată

că recursul este declarat în termenul procedural, întrucât decizia i-a fost

comunicată recurentei la data de 18 aprilie 2013, iar recursul a fost predat la

oficiul poștal la data de 30 aprilie 2013, cu respectarea dispozițiilor art.

301 C. proc. civ. coroborat cu art. 104 din același cod, care prevede că actele

de procedură trimise prin poștă instanțelor judecătorești se socotesc

îndeplinite în termen dacă au fost predate recomandat la oficiul poștal înainte

de împlinirea lui.

Recursul urmează să

fie admis, cu consecința casării deciziei și trimiterii cauzei spre rejudecare

la aceeași instanță de apel, în limitele susținute de agumentele ce

succed:

Ambele părți sunt

titulare de mărci, cu limitele de protecție clar fixate prin certificatele care

le confirmă înregistrarea.

Reclamanta-recurentă

deține marca „I.”, cu protecție de la data de 18 decembrie 2006, pentru produse

și servicii din clasele 9, 16, 37 și 42 ale Clasificării de la Nisa și de

la data de 1 septembrie 2008 și din clasa 35 – regruparea în avantajul

terților a următoarelor produse: aparate de marcat electronice fiscale, cântare

electronice, echipamente coduri de bare, programe informatice și consumabile

aferente acestora, calculatoare (cu excepția transportului lor) permițând

consumatorilor să le vadă și să le cumpere comod; serviciu de import-export în

legătură cu aceste produse – filele nr. 8 și 9 ds. prima instanță. Mai deține

marca „I.S.”, cu protecție de la data de 25 septembrie 2008, pentru produse și

servicii din clasele 9, 16, 35 – regruparea în avantajul terților a produselor

din clasele 9, 16 ( cu excepția transportului lor) permițând consumatorilor să

le vadă și să le cumpere comod; servicii de import-export în legătură cu aceste

produse, cu excepția rechizitelor), 37 și 42 ale Clasificării de la Nisa - fila

nr. 10 ds. prima instanță.

Pârâta-intimată

deține marca „I.”, cu protecție de la data de 20 noiembrie 2006 pentru servicii

din clasa 35 – regruparea în avantajul terților a produselor consumabile

(rechizite) cu excepția transportului lor, permițând consumatorilor să le vadă

și să le cumpere comod - fila nr. 37 ds. prima instanță.

Societatea

pârâtă-intimată, cu denumirea SC I.S. SRL, a fost înregistrată la Registrul

Comerțului sub nr. J22/90/2003.

Reclamanta-recurentă susține

că semnul „I.S.”, prin înregistrarea lui ca numele comercial al

pârâtei-intimate și prin folosirea în cadrul activității comerciale a

acesteia îi încalcă drepturile exclusive conferite de cele două mărci, cu

solicitarea protecției conferită de art. 35 din Legea nr. 84/1998 privind

mărcile și indicațiile geografice, respectiv a dreptului conferit de

marcă – sublinierea este necesară pentru că în cadrul recursului se face

referire și la conflictul cu numele comercial al societății

reclamante, aspect ce excede cadrul procesual al litigiului.

a. În ceea ce

pivește conflictul marcă-nume comercial.

a.1. Instanța a

dat relevanța cuvenită datelor de dobândire a drepturilor, în contextul

aplicării dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile

și indicațiile geografice, invocat în susținerea acțiunii.

Principiul

anteriorității este un principiu fundamental în materia protecției

drepturilor de proprietate intelectuală, fiind de neconceput ca cel ce

dobândește ulterior un drept să se poată opune unui drept deja

preexistent, cu care ar intra în conflict ori să ceară anularea acestuia.

În art. 48 alin. (1) lit.

e) din lege se reglementează conflictul dintre marcă și nume comercial

prin referirea la orice drept de proprietate industrială. Faptul că numele

comercial dă naștere unui drept de proprietate industrială este prevăzut

în Convenția de la Paris, la care și România este parte, în urma

ratificării prin Decretul nr. 1177/1968.

Este adevărat că

norma legală menționată anterior reglementează situația anulării unei

mărci și nu a numelui comercial, dar aceasta prezintă relevanță din

perspectiva principiului anteriorității enunțat, prevăzându-se în mod

expres că se poate cere anularea înregistrării mărcii, dacă aceasta aduce

atingere unui drept de proprietate industrială anterior protejat.

În consecință,

nu s-ar putea cere anularea unei mărci pe motiv că ulterior o altă persoană a

dobândit protecție cu privire la un nume comercial identic sau similar.

Prin simetrie, și în cazul în care se pretinde că înregistrarea numele

comercial încalcă un drept la marcă, înregistrarea ulterioară a numelui

comercial în raport de cea a mărcii este o condiție indispensabilă pentru

promovarea unei acțiunii în contrafacere.

În condițiile în care

art. 36 alin. (1) din lege ( în care este transpus art. 5 din Directiva

2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului de apropriere a

legislației statelor membre cu privire la mărci) prevede că înregistrarea

mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii, iar în art. 29 alin.

(1) din lege se arată că înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la

data depozitului reglementar, titularul unei mărci nu poate solicita protecție

pentru marca sa anterior acestei date.

Principiul

anteriorității se reflectă în mod expres în dispozițiile comunitare, respectiv Directiva

menționată, în care la art. 6 alin. (2) se prevede că

dreptul conferit de

marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în

cadrul comerțului, a unui drept anterior cu aplicabilitate locală dacă

acest drept este recunoscut prin legislația statului membru în cauză

și în limita teritoriului în care este recunoscut.

a.2. În ceea ce

privește însă modul de utilizare a denumirii în activitatea comercială,

existența unui conflict cu marca nu este exclus atunci când este făcut într-un

asemenea mod încât consumatorul stabilește o legătură între aceasta și bunurile

comercializate – ipoteză în care se verifică respectarea principiului

loialității folosirii semului, impus de art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998

privind mărcile și indicațiile geografice ( în care este transpus art. 6 alin. (1)

teza finală din Directiva 2008/95/CE ) și criteriile de apreciere care rezidă

din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, decizia cadru în

această materie fiind cea pronunțată în cazul C-17/06 Celine.

Acest mod de

utilizare a denumirii comerciale nu a fost cercetat în cauză, astfel că se

impune casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași

instanță, cu aplicarea art. 312 alin. (5) C. proc. civ., care urmează a stabili

dacă modul de utilizare a denumirii comerciale este de natură a stabili o

legătură între semn și bunurile comercializate/serviciile pe care le prestează

și dacă semnul, în ipoteza reținerii modalității de folosire în sensul arătat,

are capacitatea de a afecta funcția mărcilor reclamantei-recurente, respectiv

dacă semnele indicate ca fiind în conflict sunt identice sau similare și sunt

îndeplinite toate celelalte cerințe pe care le impune a fi verificate o acțiune

în contrafacere. Folosirea semnului-denumire comercială în activitatea

comercială, fără consimțământul titularului mărcii, în contextul în discuție,

fiind de necontestat.

b. În ceea ce

privește utilizarea semnului în activitatea comercială a pârâtei-intimate,

analizat de instanță din perspectiva conflictului dintre mărci.

Considerentele

referitoare la protecția conferită de mărci, indicate de către

reclamanta-recurentă, nu sunt contradictorii, pentru a fi atrasă incidența

motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ. Aceasta întrucât

se reține că, chiar dacă părțile desfășoară activitate pentru aceeași clasă de

produse – privită ca și clasă de clasificare, nu există suprapunere cu

privire la produsele și serviciile înregistrate ( deci o parte din clasa

indicată, nu ca întreg) iar marca este diferită, aspecte care au fost cenzurate

la data înregistrării – dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998

prevăzând drept caz de refuz la înregistrare pe cel în care „ din motive de

identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de

identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două

mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de

confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară”.

Prin urmare,

considerentul în sensul că protecția conferită ambelor părți prin înregistrarea

mărcilor este acoperită de aceeași clasă de servicii, respectiv 35, nu putea

privi această clasă în integralitate atât timp cât se mai reține și

că produsele și serviciile înregistrate sub cele două mărci nu se suprapun

– critica aferentă de recurs fiind înlăturată astfel din perspectiva motivului

de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., avându-se în vedere protecția

conferită de certificatele de înregistrare în lumina art. 35 din Legea nr. 84/1998

și nu pct. 8 al art. 304, întrucât nu se pune problema interpretării unor acte

juridice deduse judecății.

Fără a mai relua

considerentele referitoare la principiul anteriorități, trebuie subliniat și că

atât timp cât pârâta deține o marcă, ce nu a fost anulată, aceasta îi conferă

protecția cuvenită. În ipoteza interzicerii desfășurării de activități

protejate de marcă pe calea acțiunii în contrafacere, titularul s-ar afla

într-o imposibilitate de utilizare a acesteia, deși nu a fost anulată și

figurează în continuare ca titular în Registrul Național al Mărcilor,

calitate care îi conferă prerogativele legale.

Ceea ce susține

reclamanta-recurentă nu este însă folosirea semnului de către pârâta-intimată

pentru activități ce beneficiază de protecție conferită de marca înregistrată,

ci

pentru produse/servicii

care exced această

protecție, cu invocarea protecției mărcii înregistrată, de natură a-i

prejudicia drepturile conferite de mărcile pe care le deține.

Instanța de apel

a reținut că deși reclamanta a susținut că pârâta ar presta activități

pentru care nu are un drept de marcă, reclamanta nu a probat acest aspect.

Decizia nu respectă

dispozițiile art. 261 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., care impune ca hotărârea să cuprindă motivele de fapt și de drept care au

format convingerea instanței, precum și pe cele pentru care s-au înlăturat

cererile părților – ceea ce atrage incidența motivului de recurs prevăzut

de art. 304 pct. 5 C. proc. civ.( și nu pct. 7 care vizează nemotivarea deloc

a hotărârii) și a art. 6 alin. (1) din Convenția europeană a drepturilor

omului, impunând casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare la

aceeași instanță. În jurisprudența constantă a Curții europene a

drepturilor omului

s-a subliniat că

dreptul

la un proces echitabil, garantat de art. 6 parag. 1 din Convenție, include, printre

altele, dreptul părților de a prezenta observațiile pe care le consideră

pertinente pentru cauza lor, iar acest drept nu poate fi considerat efectiv

decât dacă aceste observații sunt în mod real "ascultate", adică

examinate de către instanța sesizată; altfel spus, art. 6 implică, mai ales, în

sarcina instanței obligația de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor,

argumentelor și al elementelor de probă ale părților, cel puțin pentru a le

aprecia pertinența, iar noțiunea de proces echitabil presupune ca o instanță

internă care nu a motivat decât pe scurt hotărârea sa să fi examinat totuși în

mod real problemele esențiale care i-au fost supuse analizei.

În cererea de apel

reclamanta a făcut referire la probatorii, în parte contestate, în baza cărora

susține dovedirea faptului că pârâta-intimată desfășoară activități de

care nu beneficiază de protecție prin marca înregistrată, prevalându-se de

aceasta – fără ca în motivare să se regăsească argumentele pentru care criticile

au fost înlăturate, ceea ce face să nu se poată efectua controlul judiciar.

Totodată, o analiză a acestora de către instanța de recurs, pe lângă faptul că

ar priva partea de un grad de jurisdicție, nu îi permisă de dispozițiile art. 304

C. proc. civ.

Este necesar ca instanța

de apel să analizeze apărările formulate privind utilizarea de către

pârâta-intimată a semnului înregistrat ca marcă pentru produse/servicii pentru

care nu beneficiază de protecție prin marca înregistrată – deci, ca semn care

să permită a distinge produsele sau serviciile sale de cele ale altor

întreprinderi.

c. În ceea ce

privește cererea reconvențională, prin cererea de apel s-a arătat că

ambele capete de cerere sunt inadmisibile față de dispozițiile art. 111 C.

proc. civ., întrucât acestea vizează constatarea unei situații de fapt și nu a

unui drept.

Pe lângă faptul că solicitările

pârâtei vizează aspecte care sunt supuse analizei instanței în soluționarea

cererii principale, astfel realizându-se dreptul de care aceasta se prevalează,

prin ele se tinde la stabilirea unei stări de fapt – cerere inadmisibilă potrivit

normelor procedurale incidente, ceea ce atrage incidența în cauză a motivului

de recurs prevăzut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ.

Pentru aceste

considerente, ce înlătură apărarea formulată prin întâmpinare privind nulitatea

recursului, Înalta Curte urmează să dispună admiterea recursului, casarea

deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiași instanțe – care, în soluționarea

unitară a cauzei, va ține cont de dezlegările date prin prezenta decizie.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge excepția

tardivității recursului declarat de reclamantă, ca nefondată.

Admite recursul

declarat de reclamanta SC I. SRL împotriva deciziei nr. 52 din data de 4

octombrie 2012 a Curții de Apel Alba Iulia – Secția I civilă.

Casează decizia și

trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință

publică, astăzi 12 noiembrie 2013.