ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 8204/2011

Asupra cauzei de față, constată următoarele: Prin sentința civilă nr. 712 din 30 mai 2006, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a admis acțiunea formulată de reclamanta I.C., în contradictoriu cu pârâții Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și SC I.I. SRL, a dispus anularea certificatului de înregistrare din 25 iunie 1996 privind marca I. și a interzis pârâtei difuzarea în viitor, în activitatea sa comercială și/sau pentru publicitate a mărcii I. Totodată, a dispus publicarea pe cheltuiala pârâtei a hotărârii judecătorești, după rămânerea definitivă într-un ziar de largă circulație. În motivarea sentinței, s-a reținut că în anul 1993 a fost înregistrată la Brașov SC I. SRL, devenită ulterior SC I.I.

SRL, având ca obiect de activitate servicii în domeniul tehnologiei informației. La data de 25 iunie 1996, pârâta SC I. SRL a cerut O.S.I.M. înregistrarea mărcii I. pentru clasele 9, 35, 37, 38, 41 și 42. Cererea a fost soluționată de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci prin admiterea ei în parte, respectiv pentru două clase de servicii și anume, 35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercială, muncă de birou și 41 - educație, formare, divertisment, activitate sportivă și culturală, înregistrarea acestei mărci fiind publicată în BOPI nr. 6 din 30 iunie 2000. împotriva admiterii la publicare a mărcii I., reclamanta a formulat opoziție. Soluționând această opoziție, pârâta Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a afirmat și recunoscut notorietatea mărcilor I.A., chiar dacă nu a exprimat-o expres, pentru că prin soluția pronunțată, Comisia de examinare a contestațiilor a respins cererea I. pentru clasele 35 și 37, deși mărcile I.A.

nu sunt protejate pentru aceste două clase. Or, această soluție nu poate fi decât consecința faptului că Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a considerat mărcile I.A. ca fiind notorii și pe cale de consecință a făcut aplicarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 28/1967, respectiv art. 5 alin. (1) din Legea nr. 84/1998. În caz contrar, Comisia ar fi refuzat la înregistrare marca II. numai pentru clasele 9, 16, 38, 42, 41, clase pentru care mărcile I.A. sunt înregistrate în România. Prin acțiunea introductivă de instanță și precizată ulterior, reclamanta a solicitat anularea înregistrării mărcii I. pentru clasele 35 și 41 și interzicerea folosirii acestui semn de către pârâtă, precum și dispunerea altor măsuri complementare, pentru motive pe care instanța le-a reținut ca încadrându-se în dispozițiile art. 17 și 27 din Legea nr. 28/1967, respectiv art. 48 lit. a)) – c) și lit. e) și art. 5 și 6 din Legea nr. 84/1998.

Expertiza efectuată în cauză a concluzionat că la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii I. de către pârâtă, mărcile I.A. se bucurau de notorietate în România. A mai reținut instanța că pârâta Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, deși a recunoscut notorietatea mărcilor I.A., nu a tras din această împrejurare consecințele ce se impuneau, întrucât, deși prin hotărârea din 20 martie 2002 a Comisiei de Reexaminare Mărcilor a reținut că „atât mărcile I.A. nr. 1 și I.A. I. cu element figurativ 19261, cât și numele comercial I.A. aparținând firmei contestatoare I.C. sunt recunoscute la nivel mondial și implicit în România ca mărci notorii”, a admis totuși că marca I. poate fi înregistrată pentru două clase.

Cu alte cuvinte, pe de o parte a admis că mărcile I.A. sunt notorii și se bucură de protecție extinsă, refuzând înregistrarea acesteia pentru patru clase, iar pe de altă parte a admis înregistrarea mărcii I. semn în conflict cu marca notorie pentru două din clasele pentru care s-a cerut înregistrarea. Instanța a reținut că pârâta I. nu a atacat hotărârea nr. 76/2002 a Comisiei de Reexaminare Mărci prin care s-a reținut notorietatea mărcilor reclamantei, și s-a admis înregistrarea pentru doar două clase și că, în plus, pârâta însăși recunoaște prin întâmpinarea depusă la dosar faptul că mărcile I.A. sunt notorii, dar susține în mod eronat că o astfel de notorietate privește numai clasa 9. Or, potrivit prevederilor Legii nr. 28/1967, Legii nr. 84/1998 și Convenției de la Paris, precum și Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate Intelectuală, o marcă notorie cum sunt mărcile I.A.

va fi protejată împotriva mărcilor similare fără a fi cerută utilizarea sau înregistrarea și fără restricții în ceea ce privește similitudinea produselor sau serviciilor în discuție. Instanța a mai reținut sub aspectul similarității celor două semne că marca I. este similară cu mărcile notorii I.A. atât din punct de vedere vizual, fonetic, ortografic cât și conceptual. Astfel, marca I. este constituită prin adăugarea sufixului P. la numele I.A., care reprezintă numele comercial al I.A. și marca notorie I.A. Elementul principal al mărcii I. este tocmai marca I.A., iar sufixul P. nu conferă distinctivitate mărcii I. deoarece este un element descriptiv pentru clasa 41, fiind abrevierea de la „profesor”.

S-a apreciat că pentru consumatori, marca I. apare ca o variantă a mărcilor notorii ale I.A., generând confuzie prin riscul de asociere a acestei mărci cu mărcile notorii ale I.A., aceștia rămânând cu impresia că cele două mărci, respectiv produsele și serviciile pe care le identifică au aceeași origine, fiind produse și servicii ale I.C. Aceeași similaritate există și la nivelul claselor de produse și servicii pentru care au fost înregistrate marca I. și mărcile I.A. Mărcile notorii I.A. au fost înregistrate pentru clasele 9, 16 și 42, dar se bucură de protecție lărgită pentru toate clasele de produse și servicii în vreme ce I. a fost înregistrată și protejată pe baza deciziei O.S.I.M. nr. 103/1999 pentru clasa 35 și 41 care sunt apropiate de cele pentru care reclamanta a înregistrat și folosește mărcile I.A.

S-a mai reținut că pârâta folosește marca I. pentru servicii din aceeași familie cu bunurile și serviciile pentru care reclamanta utilizează mărcile notorii I.A., iar aceasta sporește riscul de asociere al mărcilor în conflict și este de natură să inducă în eroare cu privire la originea produselor și serviciilor ori să genereze asocierea între I.C. și I. Prin urmare, în raport de probele administrate în cauză, instanța a concluzionat că există un risc de confuzie și de asociere la nivelul consumatorilor între marca I. și produsele și serviciile sub această marcă pe de o parte și mărcile notorii ale I.A. și produsele și serviciile furnizate de I.A. pe de altă parte. S-a apreciat totodată, că cererea de înregistrare a mărcii I. a fost făcută de către pârâta I. cu rea credință.

Asociații SC I. SRL sunt specialiști cu înaltă calificare în domeniul IT, prezumați în consecință a fi la fel de buni cunoscători ai pieței în care se desfășoară, motiv pentru care conduita lor în raport cu concurența se analizează cu exigență sporită. In cauză, în perioada 1994-1996 revistele de specialitate din domeniul calculatoarelor prezentau cititorilor români produsele și serviciile furnizate de I.A. precum și noutățile aduse pe piața de IT, iar numele I.A. era menționat în majoritatea articolelor publicate. Coroborând acest fapt cu împrejurarea că pârâta SC I. a fost înființată în anul 1993 de către doi ingineri români specializați în calculatoare, care sunt și profesori universitari, tribunalul a reținut ca neverosimilă susținerea acestora în sensul că nu au avut la dispoziție astfel de reviste de specialitate sau că nu au studiat manuale universitare destinate studenților de la facultățile cu profil informatic, în care numele mărcilor și produselor I.A.

sunt prezentate și că nu cunoșteau produsele și mărcile I.A. Mai mult, la această concluzie conduce chiar reclama pe care firma pârâtă o face atunci când oferă servicii de „instruire a managerilor și a ofițerilor de securitate, a administratorilor de rețea, a inginerilor de sistem și a dezvoltatorilor de aplicații, consultanță pentru realizarea și implementarea proiectelor de securitate în IT și audit de securitate pentru sisteme informatice” sau de instalare și configurare pentru diverse programe informatice ori de „consultanță pentru infrastructură sisteme informatice”. În plus, așa cum rezultă din extrasul din 27 noiembrie 2003, emis de O.R.C.

București, activitatea principală a SC I. este de „consultații în domeniul echipamentelor de calcul”, cod CAEN 7210. Or, o astfel de activitate este denumită hardware, conform ordinului 601/2002 privind actualizarea codului CAEN și include „consultații referitoare la tipul și configurația echipamentului de prelucrare automată a datelor și la sistemul de operare asociat. Consultanții sunt implicați în analiza cerințelor și problemelor utilizatorilor și în prezentarea celor mai eficiente soluții”. Instanța a apreciat că în aceste condiții se impune înlăturarea ca nesinceră a afirmației pârâtei SC I. SRL făcută la interogatoriu, potrivit căreia nu ar fi avut cunoștință de existența societății I.C., deoarece SC I. nu își desfășoară activitatea în domeniul hardware.

Prin urmare, instanța a reținut că pârâta SC I. SRL a cunoscut sau prin minime diligente ar fi trebuit ori ar fi putut să cunoască existența societății I.A. și a mărcilor sale notorii și să se abțină de la însușirea fără drept a acestora pentru a obține foloase injuste de pe urma renumelui mărcilor reclamantei determinate de asocierea pe care consumatorul mediu de produse IT o face între reclamantă și pârâtă, între produsele și serviciile oferite pe piață sub mărcile I.A. și I. Prin decizia civilă nr. 217/ A din 25 septembrie 2007, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea Intelectuală, a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta apelantă SC I.I.

SRL împotriva sentinței menționate. Prin decizia nr. 7323 din 21 noiembrie 2008, înalta Curte de Casație și Justiție, secția civilă și de proprietate Intelectuală, a admis recursul, a casat decizia recurată și a trimis cauza spre rejudecarea apelului la Curtea de Apel. Pentru a pronunța această decizie, instanța supremă a reținut că atât notorietatea mărcii reclamantei, cât și atitudinea subiectivă a pârâtei se raportează la data depunerii la O.S.I.M. a cererii de înregistrare, chiar dacă analiza cererii de înregistrare s-a efectuat, iar înregistrarea s-a dispus sub imperiul legii noi. În ceea ce privește problema notorietății mărcii reclamantei, instanța de recurs a constatat că situația de fapt nu a fost pe deplin clarificată, deoarece din probatoriul administrat nu rezultă procentul în care marca era cunoscută la data cererii de înregistrare formulate de pârâtă în cadrul segmentului de public relevant.

Astfel, deși se reține că marca I.A. era larg cunoscută în cadrul segmentului de public relevant - date fiind referirile la această marcă în publicațiile de specialitate, precum și informațiile diseminate prin Internet cu privire la marcă - nu se arată la ce proporție din publicul relevant a ajuns informația referitoare la existența mărcii, așa încât să se poată concluziona că marca era larg cunoscută, în sensul art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998. Instanța de recurs a constatat că, în mod corect, s-a reținut de către instanțe similaritatea produselor și serviciilor, precum și a semnelor în conflict. Astfel, produsele și serviciile sunt în parte identice și în parte similare, similaritate dată de complementaritatea produselor hardware cu cea a serviciilor software.

În acest context, s-a precizat că publicul cărora se adresează aceste produse și servicii - avut în vedere la analiza riscului de confuzie - este alcătuit din persoanele care utilizează echipament electronic, care nu înseamnă exclusiv înalți specialiști IT. Această referire la calitatea de specialiști a fost făcută de curtea de apel atunci când a analizat reaua-credință a pârâtei, ai cărei asociați i-a considerat ca făcând parte din categoria menționată. Similaritatea semnelor în conflict a fost, de asemenea, corect reținută, prin identificarea particulei I.A., încorporată în marca I., înregistrată de pârâtă.

Referitor la reaua-credință, instanța de apel, însă, s-a mărginit să arate că, dată fiind înalta calificarea în domeniul IT a asociaților societății comerciale pârâte, este de presupus că aceștia cunoșteau sau, cu minime diligente, ar fi trebuit să cunoască existența mărcii I.A., fără a analiza apărările formulate de pârâtă pe acest aspect, legate de istoricul înființării în anul 1993 a unei societăți comerciale cu același nume ca cel al mărcii a cărei anulare se solicită, de activitatea desfășurată și de motivele care au stat la baza înregistrării mărcii etc. S-a apreciat că, pentru aceste motive, se impune casarea deciziei, iar, cu ocazia rejudecării, instanța de trimitere va face aplicarea tuturor textelor de lege incidente, respectiv și a dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. b) cu referire la art. 6 lit. a)) și lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Prin decizia civilă nr. 117/ A din 05 mai 2010 Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, în rejudecare, a respins apelul formulat de către pârâta SC I. Internațional SRL ca nefondat, cu cheltuieli de judecată. Pentru a decide astfel, instanța de apel a pornit de la premisa că au fost dezlegate de instanța de recurs și nu mai pot face obiectul discuției chestiunile legate de similaritatea produselor și serviciilor pentru care cele două mărci sunt protejate, precum și la similaritatea semnelor în conflict.

De asemenea, în raport de dispozițiile instanței de casare sub aspectul aspectelor neclarificate legate de situația de fapt și a criticilor neexaminate în primul ciclu procesual, rămân a fi analizate, într-o ordine care nu rezultă neapărat din considerentele deciziei de casare, ci din argumente care țin de înlănțuirea logică a raționamentului ce va fi realizat: susținerile apelantei legate de pretinsa bună-credință a apelantei pârâte (prin asociații săi) la înregistrarea mărcii, precum și incidența, în consecință, a dispozițiilor art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998; incidența dispozițiilor art. 48 lit. b) cu trimitere la dispozițiile art. 6 lit. a)), b), c), d) și e) din Legea nr. 84/1998, precum și aspectul de fapt al notorietății, mai precis determinarea procentului în care marca era cunoscută la data cererii de înregistrare formulată de pârâtă în cadrul segmentului de public relevant.

In ceea ce privește buna-credință, au fost înlăturate ca nerelevante susținerile pârâtei legate de dobândirea caracterului distinctiv al mărcii în perioada de la data înființării societății comerciale ce poartă denumirea protejată ca marcă, I. - 5 ianuarie 1993 și momentul depozitului național pentru marca I., anul 1996, deoarece, în contextul prevederilor art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, instanța este învestită a analiza atitudinea subiectivă a titularului mărcii anterior și concomitent cu momentul depozitului. Pe de altă parte, chiar dacă argumentul folosirii denumirii de I. în propria activitate poate constitui un element în determinarea atitudinii subiective a titularului mărcii, Curtea a constatat că existența actelor de folosire (fie și îndelungată) a semnului nu duce la o altă concluzie referitor la buna sau reaua-credință.

Astfel, împrejurarea că s-a dorit înregistrarea ca marcă a semnului ce a constituit și numele comercial al societății pârâte și sub care s-a desfășurat activitatea acesteia anterior depozitului (dorință legitimă, de altfel, în alte circumstanțe), nu înlătură constatarea instanței de fond cu privire la cunoașterea de către asociații societății a existenței mărcii I.A. Dimpotrivă, activitatea îndelungată în domeniul societății pârâte apelante sprijină concluzia înaltei calificări în domeniu a asociaților, specialiști IT cu o bună reputație profesională (după cum a rezultat din însuși probatoriul administrat de apelanta pârâtă), iar din această situație de fapt dovedită prima instanță a tras o prezumție judecătorească de cunoaștere a existenței mărcii I.A.

de către aceste persoane, prezumție pe care restul probatoriului administrat nu a răsturnat-o. Pe de altă parte, constatările instanței de recurs privind identitatea/similaritatea produselor și serviciilor pentru care sunt protejate mărcile în conflict, precum și similaritatea celor două semne în conflict permit instanței de apel să tragă concluzia existenței riscului de confuzie incluzând și riscul de asociere, astfel că atitudinea subiectivă a pârâtei (prin asociații săi) la momentul depozitului național (de a cunoaște sau de a fi trebuit să cunoască, cu o minimă diligentă, existența mărcii reclamantei intimate), îmbracă forma relei credințe. Aceasta întrucât, date fiind similitudinile arătate, apelanta a cunoscut și riscul de confuzie și/sau de asociere al propriilor produse/servicii cu cele pentru care opera protecția mărcii pârâtei, aflate în clase complementare, după cum a arătat instanța de recurs.

În concluzie, este întemeiată susținerea intimatei reclamante privitoare la înregistrarea mărcii de către apelanta pârâtă cu rea-credință, fiind incidente dispozițiile art. 48 lit. c) din lege și, implicit, fiind nefondate criticile apelantei în sensul bunei sale credințe. În ceea ce privește întrunirea cerințelor prevăzute de art. 48 lit. b) din Legea nr. 84/1998, în raport și de dezlegările instanței de casare referitoare la temeiul juridic aplicabil cererii de chemare în judecată, s-a apreciat că motivele de nulitate din această normă cu referire la art. 6 lit. a))-c), ce se referă la marca anterioară (o parte dintre mărcile naționale ale companiei I.A.

sunt anterioare depozitului pârâtei apelante, protejate fiind încă din 3 mai 1990 pe teritoriul României) prevalează față de situația în care reclamantul invocă o marcă notorie, în condițiile art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. d) și e). Instanța de apel a constatat că, dată fiind compunerea segmentului de piață relevant (astfel cum a fost calificat de instanța de recurs), respectiv persoane care utilizează echipament electronic și nu exclusiv specialiști IT, aceste persoane sunt expuse riscului de confuzie, care include și riscul de asociere, putând să considere că un serviciu furnizat de apelanta pârâtă sub marca I., complementar produselor comercializate de reclamantă sub marca I.A., provine de la societatea I.A.

sau să asocieze cei doi comercianți și să atribuie serviciilor I. calitățile atribuite în mod obișnuit de public produselor ce poartă marca pârâtei. În aceste condiții, curtea a constatat că sunt incidente în cauză dispozițiile art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, impunându-se substituirea (sau cel puțin completarea) considerentelor hotărârii primei instanțe în privința motivului de nulitate izvorât din existenta unei mărci anterioare similare. În ceea ce privește notorietatea, s-a constatat că, deși probatoriile în speță au fost extrem de ample și complexe, atât în fața primei instanțe, cât și în apel, cu ocazia rejudecării, iar instanțele au îngăduit părților administrarea mijloacelor de probă considerate necesare cu respectarea prevederilor art. 129 alin. (5) C. proc.

civ., nu se poate trage o concluzie privind cuantificarea procentului din piața relevantă care cunoștea existența mărcilor I.A. la data depozitului mărcii apelantei pârâte, 1996. Unul dintre motivele pentru care o asemenea cuantificare nu a fost posibilă îl constituie și perioada mare de timp scursă de la acel moment, care a împiedicat părțile să producă dovezi cu privire la procentul din piața relevantă care cunoștea marca I.A. în anul 1996. Cu toate acestea, în opinia curții, din dovezile administrate a rezultat că marca era larg cunoscută în România la data de referință, respectiv era cunoscută majorității covârșitoare a pieței relevante astfel cum a fost definită de instanța de recurs.

Față de cele reținute mai sus cu privire la incidența prevederilor art. 48 lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din lege, dar și a dispozițiilor art. 48 lit. c) referitoare la anularea mărcii pentru înregistrarea sa cu rea-credință, motivul anulării mărcii pentru incidența art. 6 lit. d) și e) din lege capătă caracter subsidiar, fiind lipsită de relevanță existența notorietății în condițiile în care la data depozitului mărcii pârâtei pe teritoriul României erau înregistrate mărcile reclamantei, astfel că aceasta poate pretinde cu succes protecția pentru acestea în condițiile arătate mai sus, reglementate de art. 6 lit. c) din lege, a conchis instanța de apel. Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal pârâta SC I.I.

SRL, criticând-o pentru nelegalitate în temeiul dispozițiilor art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ., susținând că instanța de apel a ignorat dispozițiile instanței de casare, precum și normele legale incidente, după cum urmează: 1. În ceea ce privește notorietatea mărcilor I.A., instanța de apel, făcând referire la modalitatea de analiză impusă de instanța de casare, în care trebuia să se facă dovada notorietății, recunoaște că o astfel de dovadă nu a putut fi administrată și, astfel, notorietatea nu a putut fi dovedită ca atare de către reclamantă. Totuși, prin afirmația că, la data relevantă, mărcile I.A. erau notorii, instanța își face publică opinia personală, în sensul că marca era larg cunoscută în România la data de referință, respectiv era cunoscută majorității covârșitoare a pieței relevante, fără a indica argumentele de ordin legal pe care este bazată această opinie, contrar opiniei I.C.C.J.

Astfel, concluzia instanței nu se bazează pe probatoriul administrat în cauză și pe interpretarea legii, ci pe opinii subiective ale membrilor completului de judecată, modalitate de soluționare ce nu poate fi acceptată, cu consecința că singura reținere care putea fi făcută o reprezintă lipsa notorietății mărcilor I.A. la data de referință. 2. Cu privire la stabilirea relei credințe a titularului mărcii „I.”, deși instanța de casare a indicat instanței de apel să procedeze, cu ocazia rejudecării, la examinarea apărărilor pârâtei, instanța de apel se limitează la a menționa că argumentele pârâtei nu prezintă relevanță, fără a face trimitere la conținutul probelor administrate sau a motiva înlăturarea lor ca irelevante.

Mai mult, instanța de apel apreciază reaua credință la data de referință prin trimitere la riscul de confuzie, similaritatea semnelor și a produselor și serviciilor, considerând că aceste riscuri trebuiau cunoscute de solicitantul cererii de înregistrare a mărcii „I., cu toate că la data de referință, 25 iunie 1996 nici măcar Legea nr. 28/1967, atunci în vigoare, nu prevedea criteriul riscului de confuzie incluzând și riscul de asociere. În ceea ce privește criteriile de apreciere a relei - credințe, astfel cum s-au conturat în doctrină și în practica judiciară, recurenta - pârâtă a arătat că această atitudine subiectivă se apreciază în relațiile dintre cei doi concurenți la data de referință, prin constituirea, de exemplu, a depozitului de blocaj sau a depozitului în scopul vânzării pentru o astfel de ipoteză.

Or, instanța a aplicat doar prezumția judecătorească în ceea ce privește cunoașterea existenței mărcii anterioare, ignorând probatoriul administrat, din care rezultă că, atât anterior, cât și la momentul de referință, nu a existat vreun moment/vreo situație în care să se producă o interferare în piață a celor doi titulari sau să se fi urmărit direct sau indirect extragerea vreunui avantaj de orice fel de pe urma semnului anterior înregistrat, pârâta având un comportament onest, o atitudine subiectivă corectă, neafectată de aspecte de natură malițioasă. Din probele administrate, reiese că prezența în piața de serviciile de școlarizare se realiza în mare parte pe baza prestării unor servicii certificate de M., B. sau A. sau de C.P.I.

(instituție de stat), activități care nu pot fi apreciate, pe baza unor prezumții de orice fel, ca producând concurență necinstită titularului mărcii anterioare, în absența vreunei probe în acest sens, cu atât mai mult cu cât nu s-a probat afectarea funcției principale a mărcii I.A. de a indica originea produselor.

Recurenta a făcut referire și la hotărârea pronunțată de Curtea Europeană de Justiție (C.E.J.) în cauza „Lindt” (C - 529/07), ce confirmă criteriile de apreciere a relei - credințe, arătându-se că faptul că aplicantul cunoștea sau trebuia să cunoască utilizarea îndelungată de către un terț a unui semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar capabil să fie confundat cu semnul a cărui înregistrare se cere nu este suficient prin sine însuși pentru a concluziona că aplicantul a acționat cu rea credință, trebuind acordată atenție intenției aplicantului la data depunerii cererii de înregistrare, în sensul de a împiedica terțul să mai folosească un astfel de semn. De asemenea, trebuie avut în vedere gradul de protecție legală de care se bucură semnul terțului și al semnului pentru care înregistrarea este solicitată.

3. Cu privire la riscul de confuzie incluzând și riscul de asociere, motivarea instanței este incompletă și subiectivă, deoarece aceasta s-a mulțumit să preia elementele clarificate de instanța de casare privind similaritatea semnelor, publicul relevant și similaritatea de principiu a produselor și serviciilor, fără a realiza analiza proprie, pe baza probelor din dosar, a riscului de confuzie și a riscului de asociere și fără a acorda atenție criteriilor de analiză și factorilor indicați constant de jurisprudența C.E.J. și a instanței supreme.

Prin raționamentul instanței de apel, se ajunge la concluzia că orice consumator mediu de produse electronice interesat de serviciile de școlarizare organizate și livrate, în condițiile impuse de M., A., B., C.P.I., nu era capabil să facă diferența între orice operațiune pentru care trebuie să folosească un calculator (de la accesarea internetului până la folosirea acestuia în orice activitate lucrativă sau casnică) și fabricarea însăși a unor componente ale calculatorului. Or, din circumstanțele speței, neanalizate cu ocazia rejudecării, nu se poate concluziona că publicul ar fi putut înțelege o legătură de natură economică între mărci datorită sursei externe, dovedite, sau sursei duale a serviciilor „I.

” . 4. Instanța de apel a dat o interpretare greșită considerentelor instanței de casare privind similaritatea/identitatea produselor și/ sau serviciilor pentru care mărcile au fost înregistrate, relativ la data de referință a aprecierii riscului de confuzie incluzând riscul de asociere. Faptul că I.C.C.J. a menționat în analiza sa privind similaritatea/identitatea produselor și serviciilor și alte clase decât clasa 9 cu privire la mărcile I.A. (clase pentru care sunt înregistrate mărci I.A. care nu pot face obiectul conflictului dedus judecații pentru motivul depășirii datei de referință), precum și alte servicii decât cele pentru care s-a obținut înregistrarea mărcii „I.” relevă sublinierea unor aspecte de practică, cu caracter de generalitate în materia mărcilor, în sensul că acele clase indicate au potențialul general să releve identități și similarități de produse și servicii în funcție de circumstanțele particulare ale speței.

Nu s-a realizat o analiză concretă, prin raportare la situația de fapt și aspectele particulare ale speței, în caz contrar, instanța de recurs fiind în situația de a se pronunța pe aspecte de fapt, nu de drept. A fost lăsată în sarcina instanței de apel analiza acestor aspecte, ținând cont de aprecierile de ordin teoretic din decizia de casare și de indicația acesteia de raportare la data depunerii la O.S.I.M. a cererii de înregistrare, ca dată de referință. Deși instanța de casare nu a indicat expressis verbis ca instanța de apel să realizeze analiza situației de fapt pe baza principiului cu valoare de generalitate enunțat de ea, cu toate acestea instanța de apel trebuia să procedeze la o astfel de construcție, fiindcă trebuia să clarifice mai întâi chestiunile de notorietate și apoi, în lipsa posibilității de reținere a notorietății, să examineze riscul de confuzie.

Instanța de apel, pentru a fi realizat o analiză corectă și legală a riscurilor, trebuia să utilizeze principiul datei de referință care o condiționa să introducă în analiză clasa 9 pentru mărcile I.A. și clasele 35 și 41 pentru marca „I., iar pe baza lor să livreze analiza finală, de speță, a similarității/identității bunurilor și serviciilor prin identificarea gradelor de similaritate rezultate dintr-o astfel de analiză, care i-ar fi permis să aplice standardele de verificare a riscului de confuzie cu luarea în considerare și a gradului de atenție al publicului și a sursei obișnuite a bunurilor și serviciilor. În cursul judecării recursului, la termenul din 11 noiembrie 2011, recurenta - pârâtă SC I.I.

SRL, prin avocat, a invocat, în temeiul dispozițiilor art. 306 alin. (1) C. proc. civ., motivul de ordine publică privind prescripția dreptului material la acțiune, cu motivarea că, indiferent de legea aplicabilă cu privire la prescripție, acțiunea în anulare a fost introdusă la data de 5 iunie 2003, cu depășirea termenului de 5 ani prevăzut de lege pentru formularea acțiunii, care a început să curgă la data de 31 mai 1998, data publicării deciziei OSIM de înregistrare a mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 4/1998. Înalta Curte a reținut excepția spre soluționare odată cu recursul însuși, întrucât motivul de ordine publică invocat tinde la modificarea deciziei recurate, întocmai ca și motivele invocate în cererea de recurs.

Examinând decizia recurată în raport de criticile formulate și actele dosarului, Înalta Curte constată următoarele: Urmează a fi analizat cu prioritate motivul de ordine publică invocat de către recurenta - pârâtă la termenul de judecată din 11 noiembrie 2011, reprezentat de excepția prescripției dreptului la acțiunea în anularea mărcii „I.” pentru motivele prevăzute de art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 (nu și pentru motivul din art. 48 lit. c), ce constituie un caz expres de imprescriptibilitate a acțiunii). Această prioritate se impune în aplicarea art. 137 alin. (1) C. proc. civ., dată fiind finalitatea acestei apărări, respectiv respingerea cererii de chemare în judecată fără cercetarea motivelor de nulitate invocate de către reclamantă, în condițiile în care criticile formulate prin cererea de recurs vizează legalitatea deciziei recurate din perspectiva aspectelor de fond ale cauzei.

înalta Curte apreciază că invocarea acestei excepții în recurs este inadmisibilă, deoarece excepția prescripției dreptului material la acțiunea în anularea mărcii „I.” a fost invocată în cursul judecății în primă instanță și respinsă de către Tribunalul București la termenul de judecată din 23 aprilie 2004 (fila 1221), fără ca pârâta să declare apel împotriva acestei încheieri premergătoare odată cu apelul împotriva sentinței civile nr. 712 din 30 mai 2006. Or, în absența unei critici a dispoziției primei instanțe de respingere a excepției, această dispoziție a intrat în puterea lucrului judecat și nu poate fi cenzurată în calea de atac a recursului, cu atât mai mult cu cât este vorba despre o critică formulată omisso medio, direct în recurs.

Pe de altă parte, chiar dacă s-ar aprecia că excepția este admisibilă, în virtutea faptului că a fost motivată diferit, în condițiile în care, în fața primei instanțe, pârâta a susținut că termenul de prescripție ar curge de la data cererii de înregistrare a mărcii - 25 iunie 1996, nu de la data înregistrării mărcii, excepția este neîntemeiată. Ceea ce interesează aprecierea termenului de formulare a cererii în anulare este data înregistrării mărcii, reper prevăzut de ambele reglementări succesive (ca și termenul de 5 ani), în art. 27 lit. a) din Legea nr. 28/1967 și în art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998. După cum a susținut constant reclamanta, înregistrarea mărcii „I.” s-a realizat în baza deciziei O.S.I.M.

nr. 103 din 22 decembrie 1999 (fila 474 fond), publicată în B.O.P.I. nr. 6/2000, prin care s-a admis parțial opoziția reclamantei I.C. împotriva deciziei OSIM din 6 martie 1998, anterior menționată. înregistrarea mărcii s-a realizat doar pentru clasele de servicii 35 și 41, în limitele admiterii opoziției, respingându-se solicitarea de înregistrare pentru clasele 9, 37, 38 și 42. De altfel, însăși pârâta, pe lângă faptul că nu a declarat apel împotriva încheierii de ședință de la 23 aprilie 2004, a menționat în cererea de apel că înregistrarea mărcii s-a făcut în baza deciziei O.S.I.M. nr. 103 din 22 decembrie 1999, publicată în B.O.P.I. nr. 6/2000, justificând, astfel, nedeclararea apelului pe aspectul prescripției.

Actul publicat în B.O.P.I. nr. 4/1998, la care se raportează pârâta în susținerea excepției în recurs, reprezintă cererea de înregistrare a mărcii, a cărei publicare a fost decisă de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci la data de 6 martie 1998 (fila 761 dosar fond), în baza art. 16 din vechea reglementare a mărcilor, respectiv Legea nr. 28/1967. Ca atare, până la data de 5 iunie 2003, când s-a formulat cererea de chemare în judecată din cauză, nu era împlinit termenul de 5 ani, care a început să curgă de la data de 22 decembrie 1999, astfel încât excepția prescripției dreptului material la acțiune este neîntemeiată și se impune a fi respinsă ca atare.

În ceea ce privește motivele formulate prin cererea de recurs, urmează a fî evaluate în ordinea presupusă de raționamentul juridic ce a condus la adoptarea soluției de casare a deciziei recurate, nu neapărat în succesiunea în care recurenta le-a structurat, astfel cum au fost anterior redate, avându-se în vedere următoarele aspecte: 1. legalitatea evaluării, de către instanța de apel, a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, în raport și de dezlegările date prin decizia de casare nr. 7323 din 21 noiembrie 2008 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție; 2. criteriile de evaluare a relei - credințe la înregistrarea mărcii și analiza notorietății de către instanța de apel.

1. În ceea ce privește modul de evaluare, de către instanța de apel, a riscului de confuzie, incluzând si riscul de asociere, se constată, în primul rând, că instanța de apel a analizat prioritar motivul de nulitate întemeiat pe dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. b) cu referire la art. 6 lit. a) - c) față de cel prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. b) cu referire la art. 6 lit. d) și e) din Legea nr. 84/1998 și, constatând întrunite cerințele art. 6 lit. c), la care trimite art. 48, a considerat că nu mai este necesară continuarea analizei pe temeiul celorlalte prevederi legale, implicit, că eventuala notorietate a mărcii anterioare este lipsită de relevanță. Ipoteza legală analizată prioritar de către instanța de apel presupune, pe lângă existența similarității semnelor în conflict și a produselor/serviciilor pentru care acestea sunt înregistrate, existența unui risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară.

Se constată că instanța de apel a conchis în sensul întrunirii acestei cerințe legale, fără o analiză corespunzătoare, prin prisma criteriilor conturate în jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, conturată, de exemplu, prin cauzele Sabel (C-251/95, hotărârea din 11 noiembrie 1997), Canon (C - 39/97, hotărârea din 29 septembrie 1998), UoydiC- 342/97, hotărârea din 22 iunie 1999). Curtea consideră că riscul de confuzie trebuie apreciat global, ținându-se cont de toți factorii pertinenți în speță, în special de gradul de cunoaștere a mărcii pe piață, de asocierea ce poate fi făcută cu semnul anterior înregistrat sau utilizat, de gradul de similaritate între marcă și semn, precum și între produsele sau serviciile desemnate.

Aprecierea riscului de confuzie implică o anumită interdependență între factorii luați în considerare, în special, în ceea ce privește similaritatea semnelor, respectiv a produselor/ serviciilor. Astfel, un grad scăzut de similaritate între produse/servicii poate fi compensat printr-un grad ridicat de similaritate între semne și invers. Cu cât similaritatea între produselor/serviciilor este mai mare, iar caracterul distinctiv al mărcii anterioare este mai pronunțat, cu atât riscul de confuzie este mai crescut. Aceste considerente extrase din jurisprudența Curții de la Luxemburg relevă modul în care trebuie apreciat riscul de confuzie, fie direct, fie indirect, totodată, că pentru existența riscului de confuzie nu este suficientă simpla constatare a similarității între semnele în conflict, respectiv între produse/servicii, fiind necesară determinarea gradului de similaritate pentru fiecare element în parte, în scopul stabilirii interdependenței între acestea.

Instanța de apel a considerat că existența în sine a similarității între semne, respectiv între produse, astfel cum a fost stabilită prin decizia de casare, este de natură de creeze risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere, pentru publicul relevant, compus din persoane care utilizează echipament electronic. Or, o asemenea analiză nu răspunde cerințelor conturate prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în condițiile în care nu au fost identificați factorii relevanți în aprecierea riscului de confuzie și nu s-a procedat la evaluarea interdependentă a acestora, în primul rând, a nivelului de similaritate între semne, precum și între produsele și serviciile pentru care acestea au fost înregistrate.

Determinarea gradului de similaritate presupunea, în primul rând, după cum, în mod corect, s-a arătat prin motivele de recurs, analiza în concret a similarității pentru fiecare dintre elementele la care aceasta se raportează. Cu referire la aspectele tranșate prin decizia de recurs nr. 7323 din 21 noiembrie 2008, se observă că recurenta - pârâtă nu contestă însăși aprecierea instanței de rejudecare a apelului privind existența similarității semnelor, respectiv a produselor/serviciilor, ci modul de apreciere a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere.

În acest context, se constată că nu constituie obiect al controlului judiciar aspectul existenței înseși a similarității, nici măcar din perspectiva dezlegărilor date prin decizia de casare, cât timp criticile recurentei pe aspectul similarității se circumscriu exclusiv aprecierii riscului de confuzie, critici corecte, după cum s-a arătat prin considerentele deja expuse, relative la nerespectarea criteriilor de apreciere relevate prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, nu mai puțin, în raport de indicațiile date de instanța de casare, în sensul necesității evaluării riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere.

Așadar, reținând - necontestat - existența similarității semnelor în conflict, precum și a produselor sau serviciilor pe care acestea sunt aplicate, în aplicarea art. 48 alin. (1) lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) (norme ale căror premise de aplicare nu au fost contestate), instanța de apel trebuia să procedeze la determinarea gradului de similaritate pentru fiecare dintre aceste elemente. Această analiză implica identificarea concretă a semnelor în conflict, precum și a produselor sau serviciilor supuse comparării, astfel cum rezultă, pe de o parte, din mărcile anterioare în raport de data cererii de înregistrare, respectiv: mărcile verbale I.A. și I.A.

I., cu protecție de la 3 mai 1990 și 5 august 1991, precum și marca figurativă protejată cu începere de la data de 31 ianuarie 1994, toate înregistrate exclusiv pentru microprocesoare din clasa 9, iar, pe de altă parte, din marca „I.”, astfel cum a fost înregistrată după admiterea opoziției, respectiv doar pentru servicii din clasele 35 și 41. Întrucât nu s-a făcut o analiză corespunzătoare a riscului de confuzie, cerință obligatorie prevăzută de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, se constată că se impune casarea deciziei recurate și trimiterea cauzei spre rejudecare, pentru determinarea tuturor elementelor de fapt necesare evaluării cerinței legale menționate, ținându-se cont de criteriile arătate în prezenta decizie.

2. În ceea ce privește motivul de nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, privind reaua - credință a pârâtei la înregistrarea mărcii „I.”, se reține că instanța de apel a constatat existența acesteia pe baza cunoașterii existenței mărcii I.A. de către asociații societății pârâte, specialiști IT cu o bună reputație profesională, dovedită prin probatoriile administrate.

Prin motivele de recurs, nu s-a contestat că, la momentul solicitării de înregistrare a mărcii, societatea pârâtă cunoștea sau ar fi putut să cunoască despre existența mărcilor reclamantei, însă s-a arătat că instanța de apel a reținut un conținut conceptual eronat al relei - credințe, implicit, criterii necorespunzătoare de evaluare a acesteia, făcând referire, în acest sens, la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, reflectate în decizia pronunțată la data de 11 iunie 2009, în cauza C - 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG contra Franz Hauswirth GmbH). Criticile pe acest aspect sunt fondate.

Prin decizia la care a făcut referire recurenta, instanța europeană a arătat că intenția de a împiedica un terț să comercializeze un produs poate, în anumite circumstanțe, să caracterizeze reaua - credință a solicitantului mărcii, situație întrunită, în special, în cazul în care se dovedește că solicitantul a înregistrat marca fără intenția de a o utiliza, exclusiv în scopul de a bloca accesul terțului comerciant pe piață, caz în care marca nu este aptă de a-și îndeplini funcțiile esențiale (paragrafele 41 - 45). Doar intenția frauduloasă poate determina aplicarea sancțiunii nulității, deoarece intenția solicitantului mărcii nu a fost aceea ca marca să-și îndeplinească funcțiile specifice, respectiv de a dobândi drepturile asupra unei mărci pe care să o folosească ulterior și să o impună pe piață, ci de a bloca accesul concurentului pe piață sau de a-și crea un avantaj comercial, profitând de semnul preexistent (în cazul solicitantului comerciant), asigurându-și posibilitatea de a crea confuzie între marca sa și cea anterioară, pe care o parazitează, în acest fel, sub o aparență de legalitate.

Raportând aceste aprecieri teoretice la datele speței, rezultă că nu este suficientă cunoașterea de către solicitantul mărcii a existenței unei mărci anterioare, fiind necesar a se dovedi că intenția pârâtei, la momentul cererii de înregistrare a mărcii, a fost aceea de a împiedica folosirea de către reclamantă a mărcii sale. În evaluarea unei asemenea intenții, este relevantă cercetarea actelor de comercializare a produselor cărora marca le-a fost destinată, ulterior înregistrării (în primul rând, evident, dacă a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată), pentru a se determina dacă și în ce măsură marca și-a îndeplinit funcțiile esențiale specifice.

Este de precizat, totodată, că decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene face referire la o a treia cerință necesară pentru ca reaua - credință să subziste, distinct de condiția cunoașterii existenței mărcii terțului și de cea a intenției frauduloase, anume cerința gradului de protecție juridică de care se bucură atât marca terțului, cât și semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată. Această cerință este, de asemenea, importantă pentru reținerea relei - credințe, fiind necesar a se evalua ca atare.

Se constată că, în analiza sa, instanța de apel nu a dat eficiență criteriilor de apreciere a relei - credințe rezultate din jurisprudența Curții de la Luxemburg, din moment ce a considerat că este suficientă simpla cunoaștere, la momentul cererii de înregistrare a mărcii, a existenței mărcii anterioare și nu a analizat susținerile și apărările pârâtei - reiterate în cererea de recurs - privind lipsa intenției acesteia de a fi urmărit, direct sau indirect, extragerea vreunui avantaj de orice fel de pe urma semnului anterior înregistrat. Ca atare, rejudecarea cauzei se impune și din această perspectivă, urmând ca situația de fapt să fie pe deplin lămurită, în raport de considerentele expuse prin prezenta decizie.

În ceea ce privește notorietatea mărcilor reclamantei, se constată că instanța de apel, deși a apreciat că marca era larg cunoscută în România la data de referință, respectiv era cunoscută majorității covârșitoare a pieței relevante, nu a intenționat să analizeze probatoriul complex administrat pe acest aspect, arătând explicit că existența ori inexistența notorietății este lipsită de relevanță în contextul concluziei nulității mărcii „I.” pe temeiul art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) și al art. 48 lit. c). Se observă, însă, prin prisma celor expuse în prezenta decizie, că cercetarea aspectului notorietății nu era lipsită de importanță pentru motivele de nulitate la care a făcut referire instanța de apel, putînd interesa, în egală măsură, evaluarea riscului de confuzie și atitudinea subiectivă a pârâtei la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii „I.”.

Drept urmare, cu ocazia rejudecării, instanța de apel va stabili, în funcție și de poziția părților, dacă se impune cercetarea prioritară a notorietății, dat fiind că acest aspect este relevant pentru toate motivele de nulitate ce urmează a fi reanalizate, iar în măsura în care, pe baza probatoriului administrat, se va constata întrunirea unui asemenea grad de cunoaștere a mărcilor reclamantei, să se analizeze motivele de nulitate prevăzute de art. 48 lit. b) cu referire, în primul rând, la art. 6 lit. d), apoi la art. 6 lit. c) și, eventual, dacă va fi necesar, și motivul reglementat de art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998. Față de considerentele expuse, în temeiul art. 314 C. proc. civ., Înalta Curte va admite recursul pârâtei și va casa decizia, cu trimiterea cauzei spre rejudecarea apelului, la aceeași instanță.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E Admite recursul declarat de pârâta SC I.I. SRL împotriva deciziei civile nr. 117/ A din 05 mai 2010 a Curții de Apel București, secția a IX a civilă și pentru cauze privind proprietatea Intelectuală. Casează decizia recurată și trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 18 noiembrie 2011.