ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 8204/2011

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 8204/2011 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2011)

Asupra cauzei de față, constată

următoarele:

Prin

sentința civilă nr. 712 din 30 mai 2006, Tribunalul București, secția a IV-a civilă,

a admis acțiunea formulată de reclamanta I.C., în contradictoriu cu pârâții

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și SC I.I. SRL, a dispus anularea

certificatului de înregistrare din 25 iunie 1996 privind marca I. și a interzis

pârâtei difuzarea în viitor, în activitatea sa comercială și/sau pentru

publicitate a mărcii I. Totodată, a dispus publicarea pe cheltuiala pârâtei a

hotărârii judecătorești, după rămânerea definitivă într-un ziar de largă

circulație.

În motivarea sentinței, s-a reținut că

în anul 1993 a fost înregistrată la Brașov SC I. SRL, devenită ulterior SC I.I.

SRL, având ca obiect de activitate servicii în domeniul tehnologiei

informației.

La data de 25 iunie 1996, pârâta SC I.

SRL a cerut O.S.I.M. înregistrarea mărcii I. pentru clasele 9, 35, 37, 38, 41

și 42.

Cererea a fost soluționată de Oficiul

de Stat pentru Invenții și Mărci prin admiterea ei în parte, respectiv pentru

două clase de servicii și anume, 35 - publicitate, gestiunea afacerilor

comerciale, administrare comercială, muncă de birou și 41 - educație, formare,

divertisment, activitate sportivă și culturală, înregistrarea acestei mărci

fiind publicată în BOPI nr. 6 din 30 iunie 2000.

împotriva admiterii la publicare a

mărcii I., reclamanta a formulat opoziție. Soluționând această opoziție, pârâta

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a afirmat și recunoscut notorietatea

mărcilor I.A., chiar dacă nu a exprimat-o expres, pentru că prin soluția

pronunțată, Comisia de examinare a contestațiilor a respins cererea I. pentru

clasele 35 și 37, deși mărcile I.A. nu sunt protejate pentru aceste două clase.

Or, această soluție nu poate fi decât consecința faptului că Oficiul de Stat

pentru Invenții și Mărci a considerat mărcile I.A. ca fiind notorii și pe cale

de consecință a făcut aplicarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 28/1967,

respectiv art. 5 alin. (1) din Legea nr. 84/1998. În caz contrar, Comisia ar fi

refuzat la înregistrare marca II. numai pentru clasele 9, 16, 38, 42, 41, clase

pentru care mărcile I.A. sunt înregistrate în România.

Prin acțiunea introductivă de instanță

și precizată ulterior, reclamanta a solicitat anularea înregistrării mărcii I.

pentru clasele 35 și 41 și interzicerea folosirii acestui semn de către pârâtă,

precum și dispunerea altor măsuri complementare, pentru motive pe care instanța

le-a reținut ca încadrându-se în dispozițiile art. 17 și 27 din Legea nr. 28/1967,

respectiv art. 48 lit. a)) – c) și lit. e) și art. 5 și 6 din Legea nr. 84/1998.

Expertiza efectuată în cauză a concluzionat

că la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii I. de către pârâtă,

mărcile I.A. se bucurau de notorietate în România.

A mai reținut instanța că pârâta

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, deși a recunoscut notorietatea

mărcilor I.A., nu a tras din această împrejurare consecințele ce se impuneau,

întrucât, deși prin hotărârea din 20 martie 2002 a Comisiei de Reexaminare

Mărcilor a reținut că „atât mărcile I.A. nr. 1 și I.A. I. cu element figurativ

19261, cât și numele comercial I.A. aparținând firmei contestatoare I.C. sunt

recunoscute la nivel mondial și implicit în România ca mărci notorii”, a admis

totuși că marca I. poate fi înregistrată pentru două clase.

Cu alte cuvinte, pe de o parte a admis

că mărcile I.A. sunt notorii și se bucură de protecție extinsă, refuzând

înregistrarea acesteia pentru patru clase, iar pe de altă parte a admis

înregistrarea mărcii I. semn în conflict cu marca notorie pentru două din

clasele pentru care s-a cerut înregistrarea.

Instanța a reținut că pârâta I. nu a

atacat hotărârea nr. 76/2002 a Comisiei de Reexaminare Mărci prin care s-a

reținut notorietatea mărcilor reclamantei, și s-a admis înregistrarea pentru

doar două clase și că, în plus, pârâta însăși recunoaște prin întâmpinarea

depusă la dosar faptul că mărcile I.A. sunt notorii, dar susține în mod eronat

că o astfel de notorietate privește numai clasa 9.

Or, potrivit prevederilor Legii nr. 28/1967,

Legii nr. 84/1998 și Convenției de la Paris, precum și Acordului privind

aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate Intelectuală, o marcă

notorie cum sunt mărcile I.A. va fi protejată împotriva mărcilor similare fără

a fi cerută utilizarea sau înregistrarea și fără restricții în ceea ce privește

similitudinea produselor sau serviciilor în discuție.

Instanța a mai reținut sub aspectul

similarității celor două semne că marca I. este similară cu mărcile notorii I.A.

atât din punct de vedere vizual, fonetic, ortografic cât și conceptual. Astfel,

marca I. este constituită prin adăugarea sufixului P. la numele I.A., care

reprezintă numele comercial al I.A. și marca notorie I.A.

Elementul principal al mărcii I. este

tocmai marca I.A., iar sufixul P. nu conferă distinctivitate mărcii I. deoarece

este un element descriptiv pentru clasa 41, fiind abrevierea de la „profesor”.

S-a apreciat că pentru consumatori,

marca I. apare ca o variantă a mărcilor notorii ale I.A., generând confuzie

prin riscul de asociere a acestei mărci cu mărcile notorii ale I.A., aceștia

rămânând cu impresia că cele două mărci, respectiv produsele și serviciile pe

care le identifică au aceeași origine, fiind produse și servicii ale I.C.

Aceeași similaritate există și la

nivelul claselor de produse și servicii pentru care au fost înregistrate marca I.

și mărcile I.A.

Mărcile notorii I.A. au fost

înregistrate pentru clasele 9, 16 și 42, dar se bucură de protecție lărgită

pentru toate clasele de produse și servicii în vreme ce I. a fost înregistrată

și protejată pe baza deciziei O.S.I.M. nr. 103/1999 pentru clasa 35 și 41 care

sunt apropiate de cele pentru care reclamanta a înregistrat și folosește

mărcile I.A.

S-a mai reținut că pârâta folosește

marca I. pentru servicii din aceeași familie cu bunurile și serviciile pentru

care reclamanta utilizează mărcile notorii I.A., iar aceasta sporește riscul de

asociere al mărcilor în conflict și este de natură să inducă în eroare cu

privire la originea produselor și serviciilor ori să genereze asocierea între I.C.

și I.

Prin urmare, în raport de probele

administrate în cauză, instanța a concluzionat că există un risc de confuzie și

de asociere la nivelul consumatorilor între marca I. și produsele și serviciile

sub această marcă pe de o parte și mărcile notorii ale I.A. și produsele și

serviciile furnizate de I.A. pe de altă parte.

S-a apreciat totodată, că cererea de

înregistrare a mărcii I. a fost făcută de către pârâta I. cu rea credință.

Asociații SC I. SRL sunt specialiști

cu înaltă calificare în domeniul IT, prezumați în consecință a fi la fel de

buni cunoscători ai pieței în care se desfășoară, motiv pentru care conduita

lor în raport cu concurența se analizează cu exigență sporită.

In cauză, în perioada 1994-1996

revistele de specialitate din domeniul calculatoarelor prezentau cititorilor

români produsele și serviciile furnizate de I.A. precum și noutățile aduse pe

piața de IT, iar numele I.A. era menționat în majoritatea articolelor

publicate.

Coroborând acest fapt cu împrejurarea

că pârâta SC I. a fost înființată în anul 1993 de către doi ingineri români

specializați în calculatoare, care sunt și profesori universitari, tribunalul a

reținut ca neverosimilă susținerea acestora în sensul că nu au avut la

dispoziție astfel de reviste de specialitate sau că nu au studiat manuale

universitare destinate studenților de la facultățile cu profil informatic, în care

numele mărcilor și produselor I.A. sunt prezentate și că nu cunoșteau produsele

și mărcile I.A.

Mai mult, la această concluzie conduce

chiar reclama pe care firma pârâtă o face atunci când oferă servicii de „instruire

a managerilor și a ofițerilor de securitate, a administratorilor de rețea, a

inginerilor de sistem și a dezvoltatorilor de aplicații, consultanță pentru

realizarea și implementarea proiectelor de securitate în IT și audit de

securitate pentru sisteme informatice” sau de instalare și configurare pentru

diverse programe informatice ori de „consultanță pentru infrastructură sisteme

informatice”.

În plus, așa cum rezultă din extrasul

din 27 noiembrie 2003, emis de O.R.C. București, activitatea principală a SC I.

este de „consultații în domeniul echipamentelor de calcul”, cod CAEN 7210. Or,

o astfel de activitate este denumită hardware, conform ordinului 601/2002

privind actualizarea codului CAEN și include „consultații referitoare la tipul

și configurația echipamentului de prelucrare automată a datelor și la sistemul

de operare asociat. Consultanții sunt implicați în analiza cerințelor și

problemelor utilizatorilor și în prezentarea celor mai eficiente soluții”.

Instanța a apreciat că în aceste

condiții se impune înlăturarea ca nesinceră a afirmației pârâtei SC I. SRL

făcută la interogatoriu, potrivit căreia nu ar fi avut cunoștință de existența

societății I.C., deoarece SC I. nu își desfășoară activitatea în domeniul

hardware.

Prin urmare, instanța a reținut că

pârâta SC I. SRL a cunoscut sau prin minime diligente ar fi trebuit ori ar fi

putut să cunoască existența societății I.A. și a mărcilor sale notorii și să se

abțină de la însușirea fără drept a acestora pentru a obține foloase injuste de

pe urma renumelui mărcilor reclamantei determinate de asocierea pe care

consumatorul mediu de produse IT o face între reclamantă și pârâtă, între

produsele și serviciile oferite pe piață sub mărcile I.A. și I.

Prin decizia civilă nr. 217/ A din 25

septembrie  2007, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze

privind proprietatea Intelectuală, a respins ca nefondat apelul declarat de

reclamanta apelantă SC I.I. SRL împotriva sentinței menționate.

Prin decizia nr. 7323 din 21 noiembrie

2008, înalta Curte de Casație și Justiție, secția civilă și de proprietate Intelectuală,

a admis recursul, a casat decizia recurată și a trimis cauza spre rejudecarea

apelului la Curtea de Apel.

Pentru a pronunța această decizie,

instanța supremă a reținut că atât notorietatea mărcii reclamantei, cât și

atitudinea subiectivă a pârâtei se raportează la data depunerii la O.S.I.M. a

cererii de înregistrare, chiar dacă analiza cererii de înregistrare s-a

efectuat, iar înregistrarea s-a dispus sub imperiul legii noi.

În ceea ce privește problema

notorietății mărcii reclamantei, instanța de recurs a constatat că situația de

fapt nu a fost pe deplin clarificată, deoarece din probatoriul administrat nu

rezultă procentul în care marca era cunoscută la data cererii de înregistrare

formulate de pârâtă în cadrul segmentului de public relevant.

Astfel, deși se reține că marca I.A.

era larg cunoscută în cadrul segmentului de public relevant - date fiind

referirile la această marcă în publicațiile de specialitate, precum și

informațiile diseminate prin Internet cu privire la marcă - nu se arată la ce

proporție din publicul relevant a ajuns informația referitoare la existența

mărcii, așa încât să se poată concluziona că marca era larg cunoscută, în

sensul art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Instanța de recurs a constatat că, în

mod corect, s-a reținut de către instanțe similaritatea produselor și

serviciilor, precum și a semnelor în conflict.

Astfel, produsele și serviciile sunt

în parte identice și în parte similare, similaritate dată de complementaritatea

produselor hardware cu cea a serviciilor software.

În acest context, s-a precizat că

publicul cărora se adresează aceste produse și servicii - avut în vedere la

analiza riscului de confuzie - este alcătuit din persoanele care utilizează

echipament electronic, care nu înseamnă exclusiv înalți specialiști IT. Această

referire la calitatea de specialiști a fost făcută de curtea de apel atunci

când a analizat reaua-credință a pârâtei, ai cărei asociați i-a considerat ca

făcând parte din categoria menționată.

Similaritatea semnelor în conflict a

fost, de asemenea, corect reținută, prin identificarea particulei I.A.,

încorporată în marca I., înregistrată de pârâtă.

Referitor la reaua-credință, instanța

de apel, însă, s-a mărginit să arate că, dată fiind înalta calificarea în

domeniul IT a asociaților societății comerciale pârâte, este de presupus că

aceștia cunoșteau sau, cu minime diligente, ar fi trebuit să cunoască existența

mărcii I.A., fără a analiza apărările formulate de pârâtă pe acest aspect,

legate de istoricul înființării în anul 1993 a unei societăți comerciale cu

același nume ca cel al mărcii a cărei anulare se solicită, de activitatea

desfășurată și de motivele care au stat la baza înregistrării mărcii etc.

S-a apreciat că, pentru aceste motive,

se impune casarea deciziei, iar, cu ocazia rejudecării, instanța de trimitere

va face aplicarea tuturor textelor de lege incidente, respectiv și a

dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. b) cu referire la art. 6 lit. a)) și lit.

b) din Legea nr. 84/1998.

Prin decizia civilă nr. 117/ A din 05

mai 2010 Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind

proprietatea intelectuală, în rejudecare, a respins apelul formulat de către

pârâta SC I. Internațional SRL ca nefondat, cu cheltuieli de judecată.

Pentru a decide astfel, instanța de

apel a pornit de la premisa că au fost dezlegate de instanța de recurs și nu

mai pot face obiectul discuției chestiunile legate de similaritatea produselor

și serviciilor pentru care cele două mărci sunt protejate, precum și la

similaritatea semnelor în conflict.

De asemenea, în raport de dispozițiile

instanței de casare sub aspectul aspectelor neclarificate legate de situația de

fapt și a criticilor neexaminate în primul ciclu procesual, rămân a fi

analizate, într-o ordine care nu rezultă neapărat din considerentele deciziei

de casare, ci din argumente care țin de înlănțuirea logică a raționamentului ce

va fi realizat: susținerile apelantei legate de pretinsa bună-credință a

apelantei pârâte (prin asociații săi) la înregistrarea mărcii, precum și

incidența, în consecință, a dispozițiilor art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998;

incidența dispozițiilor art. 48 lit. b) cu trimitere la dispozițiile art. 6 lit.

a)), b), c), d) și e) din Legea nr. 84/1998, precum și aspectul de fapt al

notorietății, mai precis determinarea procentului în care marca era cunoscută

la data cererii de înregistrare formulată de pârâtă în cadrul segmentului de

public relevant.

In ceea ce privește buna-credință, au

fost înlăturate ca nerelevante susținerile pârâtei legate de dobândirea

caracterului distinctiv al mărcii în perioada de la data înființării societății

comerciale ce poartă denumirea protejată ca marcă, I. - 5 ianuarie 1993 și

momentul depozitului național pentru marca I., anul 1996, deoarece, în

contextul prevederilor art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, instanța este

învestită a analiza atitudinea subiectivă a titularului mărcii anterior și

concomitent cu momentul depozitului.

Pe de altă parte, chiar dacă

argumentul folosirii denumirii de I. în propria activitate poate constitui un

element în determinarea atitudinii subiective a titularului mărcii, Curtea a

constatat că existența actelor de folosire (fie și îndelungată) a semnului nu

duce la o altă concluzie referitor la buna sau reaua-credință.

Astfel, împrejurarea că s-a dorit

înregistrarea ca marcă a semnului ce a constituit și numele comercial al

societății pârâte și sub care s-a desfășurat activitatea acesteia anterior

depozitului (dorință legitimă, de altfel, în alte circumstanțe), nu înlătură

constatarea instanței de fond cu privire la cunoașterea de către asociații

societății a existenței mărcii I.A.

Dimpotrivă, activitatea îndelungată în

domeniul societății pârâte apelante sprijină concluzia înaltei calificări în

domeniu a asociaților, specialiști IT cu o bună reputație profesională (după

cum a rezultat din însuși probatoriul administrat de apelanta pârâtă), iar din

această situație de fapt dovedită prima instanță a tras o prezumție

judecătorească de cunoaștere a existenței mărcii I.A. de către aceste persoane,

prezumție pe care restul probatoriului administrat nu a răsturnat-o.

Pe de altă parte, constatările

instanței de recurs privind identitatea/similaritatea produselor și serviciilor

pentru care sunt protejate mărcile în conflict, precum și similaritatea celor

două semne în conflict permit instanței de apel să tragă concluzia existenței

riscului de confuzie incluzând și riscul de asociere, astfel că atitudinea

subiectivă a pârâtei (prin asociații săi) la momentul depozitului național (de

a cunoaște sau de a fi trebuit să cunoască, cu o minimă diligentă, existența

mărcii reclamantei intimate), îmbracă forma relei credințe.

Aceasta întrucât, date fiind

similitudinile arătate, apelanta a cunoscut și riscul de confuzie și/sau de

asociere al propriilor produse/servicii cu cele pentru care opera protecția

mărcii pârâtei, aflate în clase complementare, după cum a arătat instanța de

recurs.

În concluzie, este întemeiată

susținerea intimatei reclamante privitoare la înregistrarea mărcii de către

apelanta pârâtă cu rea-credință, fiind incidente dispozițiile art. 48 lit. c)

din lege și, implicit, fiind nefondate criticile apelantei în sensul bunei sale

credințe.

În ceea ce privește întrunirea

cerințelor prevăzute de art. 48 lit. b) din Legea nr. 84/1998, în raport și de dezlegările

instanței de casare referitoare la temeiul juridic aplicabil cererii de chemare

în judecată, s-a apreciat că motivele de nulitate din această normă cu referire

la art. 6 lit. a))-c), ce se referă la marca anterioară (o parte dintre mărcile

naționale ale companiei I.A. sunt anterioare depozitului pârâtei apelante,

protejate fiind încă din 3 mai 1990 pe teritoriul României) prevalează față de

situația în care reclamantul invocă o marcă notorie, în condițiile art. 48 lit.

b) cu referire la art. 6 lit. d) și e).

Instanța de apel a constatat că, dată

fiind compunerea segmentului de piață relevant (astfel cum a fost calificat de

instanța de recurs), respectiv persoane care utilizează echipament electronic

și nu exclusiv specialiști IT, aceste persoane sunt expuse riscului de

confuzie, care include și riscul de asociere, putând să considere că un

serviciu furnizat de apelanta pârâtă sub marca I., complementar produselor

comercializate de reclamantă sub marca I.A., provine de la societatea I.A. sau

să asocieze cei doi comercianți și să atribuie serviciilor I. calitățile

atribuite în mod obișnuit de public produselor ce poartă marca pârâtei.

În aceste condiții, curtea a constatat

că sunt incidente în cauză dispozițiile art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit.

c) din Legea nr. 84/1998, impunându-se substituirea (sau cel puțin completarea)

considerentelor hotărârii primei instanțe în privința motivului de nulitate

izvorât din existenta unei mărci anterioare similare.

În ceea ce privește notorietatea, s-a

constatat că, deși probatoriile în speță au fost extrem de ample și complexe,

atât în fața primei instanțe, cât și în apel, cu ocazia rejudecării, iar

instanțele au îngăduit părților administrarea mijloacelor de probă considerate

necesare cu respectarea prevederilor art. 129 alin. (5) C. proc. civ., nu se

poate trage o concluzie privind cuantificarea procentului din piața relevantă

care cunoștea existența mărcilor I.A. la data depozitului mărcii apelantei

pârâte, 1996.

Unul dintre motivele pentru care o

asemenea cuantificare nu a fost posibilă îl constituie și perioada mare de timp

scursă de la acel moment, care a împiedicat părțile să producă dovezi cu

privire la procentul din piața relevantă care cunoștea marca I.A. în anul 1996.

Cu toate acestea, în opinia curții,

din dovezile administrate a rezultat că marca era larg cunoscută în România la

data de referință, respectiv era cunoscută majorității covârșitoare a pieței

relevante astfel cum a fost definită de instanța de recurs.

Față de cele reținute mai sus cu privire

la incidența prevederilor art. 48 lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din lege,

dar și a dispozițiilor art. 48 lit. c) referitoare la anularea mărcii pentru

înregistrarea sa cu rea-credință, motivul anulării mărcii pentru incidența art.

6 lit. d) și e) din lege capătă caracter subsidiar, fiind lipsită de relevanță

existența notorietății în condițiile în care la data depozitului mărcii pârâtei

pe teritoriul României erau înregistrate mărcile reclamantei, astfel că aceasta

poate pretinde cu succes protecția pentru acestea în condițiile arătate mai

sus, reglementate de art. 6 lit. c) din lege, a conchis instanța de apel.

Împotriva acestei decizii a declarat

recurs, în termen legal pârâta SC I.I. SRL, criticând-o pentru nelegalitate în

temeiul dispozițiilor art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ., susținând că instanța

de apel a ignorat dispozițiile instanței de casare, precum și normele legale

incidente, după cum urmează:

mărcilor I.A., instanța de apel, făcând referire la modalitatea de analiză

impusă de instanța de casare, în care trebuia să se facă dovada notorietății,

recunoaște că o astfel de dovadă nu a putut fi administrată și, astfel,

notorietatea nu a putut fi dovedită ca atare de către reclamantă.

Totuși, prin afirmația că, la data

relevantă, mărcile I.A. erau notorii, instanța își face publică opinia

personală, în sensul că marca era larg cunoscută în România la data de

referință, respectiv era cunoscută majorității covârșitoare a pieței relevante,

fără a indica argumentele de ordin legal pe care este bazată această opinie,

contrar opiniei I.C.C.J.

Astfel, concluzia instanței nu se

bazează pe probatoriul administrat în cauză și pe interpretarea legii, ci pe

opinii subiective ale membrilor completului de judecată, modalitate de

soluționare ce nu poate fi acceptată, cu consecința că singura reținere care

putea fi făcută o reprezintă lipsa notorietății mărcilor I.A. la data de

referință.

credințe a titularului mărcii „I.”, deși instanța de casare a indicat instanței

de apel să procedeze, cu ocazia rejudecării, la examinarea apărărilor pârâtei,

instanța de apel se limitează la a menționa că argumentele pârâtei nu prezintă

relevanță, fără a face trimitere la conținutul probelor administrate sau a

motiva înlăturarea lor ca irelevante.

Mai mult, instanța de apel apreciază

reaua credință la data de referință prin trimitere la riscul de confuzie,

similaritatea semnelor și a produselor și serviciilor, considerând că aceste

riscuri trebuiau cunoscute de solicitantul cererii de înregistrare a mărcii „I.,

cu toate că la data de referință, 25 iunie 1996 nici măcar Legea nr. 28/1967,

atunci în vigoare, nu prevedea criteriul riscului de confuzie incluzând și

riscul de asociere.

În ceea ce privește criteriile de

apreciere a relei - credințe, astfel cum s-au conturat în doctrină și în

practica judiciară, recurenta - pârâtă a arătat că această atitudine subiectivă

se apreciază în relațiile dintre cei doi concurenți la data de referință, prin

constituirea, de exemplu, a depozitului de blocaj sau a depozitului în scopul

vânzării pentru o astfel de ipoteză.

Or, instanța a aplicat doar prezumția

judecătorească în ceea ce privește cunoașterea existenței mărcii anterioare,

ignorând probatoriul administrat, din care rezultă că, atât anterior, cât și la

momentul de referință, nu a existat vreun moment/vreo situație în care să se

producă o interferare în piață a celor doi titulari sau să se fi urmărit direct

sau indirect extragerea vreunui avantaj de orice fel de pe urma semnului

anterior înregistrat, pârâta având un comportament onest, o atitudine

subiectivă corectă, neafectată de aspecte de natură malițioasă.

Din probele administrate, reiese că

prezența în piața de serviciile de școlarizare se realiza în mare parte pe baza

prestării unor servicii certificate de M., B. sau A. sau de C.P.I. (instituție

de stat), activități care nu pot fi apreciate, pe baza unor prezumții de orice fel,

ca producând concurență necinstită titularului mărcii anterioare, în absența

vreunei probe în acest sens, cu atât mai mult cu cât nu s-a probat afectarea

funcției principale a mărcii I.A. de a indica originea produselor.

Recurenta a făcut referire și la

hotărârea pronunțată de Curtea Europeană de Justiție (C.E.J.) în cauza „Lindt”

(C - 529/07), ce confirmă criteriile de apreciere a relei - credințe,

arătându-se că faptul că aplicantul cunoștea sau trebuia să cunoască utilizarea

îndelungată de către un terț a unui semn identic sau similar pentru un produs

identic sau similar capabil să fie confundat cu semnul a cărui înregistrare se

cere nu este suficient prin sine însuși pentru a concluziona că aplicantul a

acționat cu rea credință, trebuind acordată atenție intenției aplicantului la

data depunerii cererii de înregistrare, în sensul de a împiedica terțul să mai

folosească un astfel de semn. De asemenea, trebuie avut în vedere gradul de protecție

legală de care se bucură semnul terțului și al semnului pentru care

înregistrarea este solicitată.

incluzând și riscul de asociere, motivarea instanței este incompletă și

subiectivă, deoarece aceasta s-a mulțumit să preia elementele clarificate de

instanța de casare privind similaritatea semnelor, publicul relevant și

similaritatea de principiu a produselor și serviciilor, fără a realiza analiza

proprie, pe baza probelor din dosar, a riscului de confuzie și a riscului de

asociere și fără a acorda atenție criteriilor de analiză și factorilor indicați

constant de jurisprudența C.E.J. și a instanței supreme.

Prin raționamentul instanței de apel,

se ajunge la concluzia că orice consumator mediu de produse electronice interesat

de serviciile de școlarizare organizate și livrate, în condițiile impuse de M.,

A., B., C.P.I., nu era capabil să facă diferența între orice operațiune pentru

care trebuie să folosească un calculator (de la accesarea internetului până la

folosirea acestuia în orice activitate lucrativă sau casnică) și fabricarea

însăși a unor componente ale calculatorului.

Or, din circumstanțele speței,

neanalizate cu ocazia rejudecării, nu se poate concluziona că publicul ar fi

putut înțelege o legătură de natură economică între mărci datorită sursei

externe, dovedite, sau sursei duale a serviciilor „I.

”

.

interpretare greșită considerentelor instanței de casare privind

similaritatea/identitatea produselor și/ sau serviciilor pentru care mărcile au

fost înregistrate, relativ la data de referință a aprecierii riscului de

confuzie incluzând riscul de asociere.

Faptul că I.C.C.J. a menționat în

analiza sa privind similaritatea/identitatea produselor și serviciilor și alte

clase decât clasa 9 cu privire la mărcile I.A. (clase pentru care sunt

înregistrate mărci I.A. care nu pot face obiectul conflictului dedus judecații

pentru motivul depășirii datei de referință), precum și alte servicii decât

cele pentru care s-a obținut înregistrarea mărcii „I.” relevă sublinierea unor

aspecte de practică, cu caracter de generalitate în materia mărcilor, în sensul

că acele clase indicate au potențialul general să releve identități și

similarități de produse și servicii în funcție de circumstanțele particulare ale

speței. Nu s-a realizat o analiză concretă, prin raportare la situația de fapt

și aspectele particulare ale speței, în caz contrar, instanța de recurs fiind

în situația de a se pronunța pe aspecte de fapt, nu de drept.

A fost lăsată în sarcina instanței de

apel analiza acestor aspecte, ținând cont de aprecierile de ordin teoretic din

decizia de casare și de indicația acesteia de raportare la data depunerii la O.S.I.M.

a cererii de înregistrare, ca dată de referință.

Deși instanța de casare nu a indicat expressis

verbis ca instanța de apel să realizeze analiza situației de fapt pe baza

principiului cu valoare de generalitate enunțat de ea, cu toate acestea

instanța de apel trebuia să procedeze la o astfel de construcție, fiindcă

trebuia să clarifice mai întâi chestiunile de notorietate și apoi, în lipsa

posibilității de reținere a notorietății, să examineze riscul de confuzie.

Instanța de apel, pentru a fi realizat

o analiză corectă și legală a riscurilor, trebuia să utilizeze principiul datei

de referință care o condiționa să introducă în analiză clasa 9 pentru mărcile I.A.

și clasele 35 și 41 pentru marca „I., iar pe baza lor să livreze analiza

finală, de speță, a similarității/identității bunurilor și serviciilor prin

identificarea gradelor de similaritate rezultate dintr-o astfel de analiză,

care i-ar fi permis să aplice standardele de verificare a riscului de confuzie

cu luarea în considerare și a gradului de atenție al publicului și a sursei

obișnuite a bunurilor și serviciilor.

În cursul judecării recursului, la

termenul din 11 noiembrie 2011, recurenta - pârâtă SC I.I. SRL, prin avocat, a

invocat, în temeiul dispozițiilor art. 306 alin. (1) C. proc. civ., motivul de

ordine publică privind prescripția dreptului material la acțiune, cu motivarea

că, indiferent de legea aplicabilă cu privire la prescripție, acțiunea în

anulare a fost introdusă la data de 5 iunie 2003, cu depășirea termenului de 5

ani prevăzut de lege pentru formularea acțiunii, care a început să curgă la

data de 31 mai 1998, data publicării deciziei OSIM de înregistrare a mărcii în

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 4/1998.

Înalta Curte a reținut excepția spre

soluționare odată cu recursul însuși, întrucât motivul de ordine publică

invocat tinde la modificarea deciziei recurate, întocmai ca și motivele

invocate în cererea de recurs.

Examinând decizia recurată în raport

de criticile formulate și actele dosarului, Înalta Curte constată următoarele:

Urmează a fi analizat cu prioritate

motivul de ordine publică invocat de către recurenta - pârâtă la termenul de

judecată din 11 noiembrie  2011, reprezentat de excepția prescripției dreptului

la acțiunea în anularea mărcii „I.” pentru motivele prevăzute de art. 48 alin.

(1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 (nu și pentru motivul din art. 48 lit. c), ce

constituie un caz expres de imprescriptibilitate a acțiunii).

Această prioritate se impune în

aplicarea art. 137 alin. (1) C. proc. civ., dată fiind finalitatea acestei

apărări, respectiv respingerea cererii de chemare în judecată fără cercetarea

motivelor de nulitate invocate de către reclamantă, în condițiile în care

criticile formulate prin cererea de recurs vizează legalitatea deciziei

recurate din perspectiva aspectelor de fond ale cauzei.

înalta Curte apreciază că invocarea

acestei excepții în recurs este inadmisibilă, deoarece excepția prescripției

dreptului material la acțiunea în anularea mărcii „I.” a fost invocată în

cursul judecății în primă instanță și respinsă de către Tribunalul București la

termenul de judecată din 23 aprilie 2004 (fila 1221), fără ca pârâta să declare

apel împotriva acestei încheieri premergătoare odată cu apelul împotriva

sentinței civile nr. 712 din 30 mai 2006.

Or, în absența unei critici a

dispoziției primei instanțe de respingere a excepției, această dispoziție a

intrat în puterea lucrului judecat și nu poate fi cenzurată în calea de atac a

recursului, cu atât mai mult cu cât este vorba despre o critică formulată

omisso medio, direct în recurs.

Pe de altă parte, chiar dacă s-ar

aprecia că excepția este admisibilă, în virtutea faptului că a fost motivată

diferit, în condițiile în care, în fața primei instanțe, pârâta a susținut că

termenul de prescripție ar curge de la data cererii de înregistrare a mărcii -

25 iunie 1996, nu de la data înregistrării mărcii, excepția este neîntemeiată.

Ceea ce interesează aprecierea

termenului de formulare a cererii în anulare este data înregistrării mărcii,

reper prevăzut de ambele reglementări succesive (ca și termenul de 5 ani), în art.

27 lit. a) din Legea nr. 28/1967 și în art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

După cum a susținut constant

reclamanta, înregistrarea mărcii „I.” s-a realizat în baza deciziei O.S.I.M. nr.

103 din 22 decembrie 1999 (fila 474 fond), publicată în B.O.P.I. nr. 6/2000,

prin care s-a admis parțial opoziția reclamantei I.C. împotriva deciziei OSIM

din 6 martie 1998, anterior menționată. înregistrarea mărcii s-a realizat doar

pentru clasele de servicii 35 și 41, în limitele admiterii opoziției,

respingându-se solicitarea de înregistrare pentru clasele 9, 37, 38 și 42.

De altfel, însăși pârâta, pe lângă

faptul că nu a declarat apel împotriva încheierii de ședință de la 23 aprilie 2004,

a menționat în cererea de apel că înregistrarea mărcii s-a făcut în baza

deciziei O.S.I.M. nr. 103 din 22 decembrie 1999, publicată în B.O.P.I. nr. 6/2000,

justificând, astfel, nedeclararea apelului pe aspectul prescripției.

Actul publicat în B.O.P.I. nr. 4/1998,

la care se raportează pârâta în susținerea excepției în recurs, reprezintă

cererea de înregistrare a mărcii, a cărei publicare a fost decisă de către

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci la data de 6 martie 1998 (fila 761

dosar fond), în baza art. 16 din vechea reglementare a mărcilor, respectiv

Legea nr. 28/1967.

Ca atare, până la data de 5 iunie 2003,

când s-a formulat cererea de chemare în judecată din cauză, nu era împlinit

termenul de 5 ani, care a început să curgă de la data de 22 decembrie 1999,

astfel încât excepția prescripției dreptului material la acțiune este

neîntemeiată și se impune a fi respinsă ca atare.

În ceea ce privește motivele formulate

prin cererea de recurs, urmează a fî evaluate în ordinea presupusă de

raționamentul juridic ce a condus la adoptarea soluției de casare a deciziei

recurate, nu neapărat în succesiunea în care recurenta le-a structurat, astfel

cum au fost anterior redate, avându-se în vedere următoarele aspecte:

instanța de apel, a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, în

raport și de dezlegările date prin decizia de casare nr. 7323 din 21 noiembrie 2008

pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție;

credințe la înregistrarea mărcii și analiza notorietății de către instanța de

apel.

evaluare, de către instanța de apel, a riscului de confuzie, incluzând si

riscul de asociere, se constată, în primul rând, că instanța de apel a analizat

prioritar motivul de nulitate întemeiat pe dispozițiile art. 48 alin. (1) lit.

b) cu referire la art. 6 lit. a) - c) față de cel prevăzut de art. 48 alin. (1)

lit. b) cu referire la art. 6 lit. d) și e) din Legea nr. 84/1998 și,

constatând întrunite cerințele art. 6 lit. c), la care trimite art. 48, a

considerat că nu mai este necesară continuarea analizei pe temeiul celorlalte

prevederi legale, implicit, că eventuala notorietate a mărcii anterioare este

lipsită de relevanță.

Ipoteza legală analizată prioritar de

către instanța de apel presupune, pe lângă existența similarității semnelor în

conflict și a produselor/serviciilor pentru care acestea sunt înregistrate,

existența unui risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere

cu marca anterioară.

Se constată că instanța de apel a

conchis în sensul întrunirii acestei cerințe legale, fără o analiză corespunzătoare,

prin prisma criteriilor conturate în jurisprudența constantă a Curții de

Justiție a Uniunii Europene, conturată, de exemplu, prin cauzele Sabel

(C-251/95, hotărârea din 11 noiembrie  1997), Canon (C - 39/97, hotărârea din

29 septembrie 1998), UoydiC- 342/97, hotărârea din 22 iunie 1999).

Curtea consideră că riscul de confuzie

trebuie apreciat global, ținându-se cont de toți factorii pertinenți în speță,

în special de gradul de cunoaștere a mărcii pe piață, de asocierea ce poate fi

făcută cu semnul anterior înregistrat sau utilizat, de gradul de similaritate

între marcă și semn, precum și între produsele sau serviciile desemnate.

Aprecierea riscului de confuzie

implică o anumită interdependență între factorii luați în considerare, în

special, în ceea ce privește similaritatea semnelor, respectiv a produselor/ serviciilor.

Astfel, un grad scăzut de similaritate între produse/servicii poate fi

compensat printr-un grad ridicat de similaritate între semne și invers.

Cu cât similaritatea între

produselor/serviciilor este mai mare, iar caracterul distinctiv al mărcii

anterioare este mai pronunțat, cu atât riscul de confuzie este mai crescut.

Aceste considerente extrase din

jurisprudența Curții de la Luxemburg relevă modul în care trebuie apreciat

riscul de confuzie, fie direct, fie indirect, totodată, că pentru existența

riscului de confuzie nu este suficientă simpla constatare a similarității între

semnele în conflict, respectiv între produse/servicii, fiind necesară

determinarea gradului de similaritate pentru fiecare element în parte, în

scopul stabilirii interdependenței între acestea.

Instanța de apel a considerat că

existența în sine a similarității între semne, respectiv între produse, astfel

cum a fost stabilită prin decizia de casare, este de natură de creeze risc de

confuzie, incluzând și riscul de asociere, pentru publicul relevant, compus din

persoane care utilizează echipament electronic.

Or, o asemenea analiză nu răspunde

cerințelor conturate prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene,

în condițiile în care nu au fost identificați factorii relevanți în aprecierea

riscului de confuzie și nu s-a procedat la evaluarea interdependentă a

acestora, în primul rând, a nivelului de similaritate între semne, precum și

între produsele și serviciile pentru care acestea au fost înregistrate.

Determinarea gradului de similaritate

presupunea, în primul rând, după cum, în mod corect, s-a arătat prin motivele

de recurs, analiza în concret a similarității pentru fiecare dintre elementele

la care aceasta se raportează.

Cu referire la aspectele tranșate prin

decizia de recurs nr. 7323 din 21 noiembrie 2008, se observă că recurenta -

pârâtă nu contestă însăși aprecierea instanței de rejudecare a apelului privind

existența similarității semnelor, respectiv a produselor/serviciilor, ci modul

de apreciere a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere.

În acest context, se constată că nu

constituie obiect al controlului judiciar aspectul existenței înseși a

similarității, nici măcar din perspectiva dezlegărilor date prin decizia de

casare, cât timp criticile recurentei pe aspectul similarității se circumscriu

exclusiv aprecierii riscului de confuzie, critici corecte, după cum s-a arătat

prin considerentele deja expuse, relative la nerespectarea criteriilor de

apreciere relevate prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, nu

mai puțin, în raport de indicațiile date de instanța de casare, în sensul

necesității evaluării riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere.

Așadar, reținând - necontestat -

existența similarității semnelor în conflict, precum și a produselor sau

serviciilor pe care acestea sunt aplicate, în aplicarea art. 48 alin. (1) lit.

b) cu referire la art. 6 lit. c) (norme ale căror premise de aplicare nu au

fost contestate), instanța de apel trebuia să procedeze la determinarea

gradului de similaritate pentru fiecare dintre aceste elemente.

Această analiză implica identificarea

concretă a semnelor în conflict, precum și a produselor sau serviciilor supuse

comparării, astfel cum rezultă, pe de o parte, din mărcile anterioare în raport

de data cererii de înregistrare, respectiv: mărcile verbale I.A. și I.A. I., cu

protecție de la 3 mai 1990 și 5 august 1991, precum și marca figurativă

protejată cu începere de la data de 31 ianuarie 1994, toate înregistrate

exclusiv pentru microprocesoare din clasa 9, iar, pe de altă parte, din marca „I.”,

astfel cum a fost înregistrată după admiterea opoziției, respectiv doar pentru

servicii din clasele 35 și 41.

Întrucât nu s-a făcut o analiză

corespunzătoare a riscului de confuzie, cerință obligatorie prevăzută de art. 6

lit. c) din Legea nr. 84/1998, se constată că se impune casarea deciziei recurate

și trimiterea cauzei spre rejudecare, pentru determinarea tuturor elementelor

de fapt necesare evaluării cerinței legale menționate, ținându-se cont de

criteriile arătate în prezenta decizie.

nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, privind

reaua - credință a pârâtei la înregistrarea mărcii „I.”, se reține că instanța

de apel a constatat existența acesteia pe baza cunoașterii existenței mărcii I.A.

de către asociații societății pârâte, specialiști IT cu o bună reputație

profesională, dovedită prin probatoriile administrate.

Prin motivele de recurs, nu s-a

contestat că, la momentul solicitării de înregistrare a mărcii, societatea

pârâtă cunoștea sau ar fi putut să cunoască despre existența mărcilor

reclamantei, însă s-a arătat că instanța de apel a reținut un conținut

conceptual eronat al relei - credințe, implicit, criterii necorespunzătoare de

evaluare a acesteia, făcând referire, în acest sens, la jurisprudența Curții de

Justiție a Uniunii Europene, reflectate în decizia pronunțată la data de 11

iunie 2009, în cauza C - 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG

contra Franz Hauswirth GmbH).

Criticile pe acest aspect sunt

fondate.

Prin decizia la care a făcut referire

recurenta, instanța europeană a arătat că intenția de a împiedica un terț să

comercializeze un produs poate, în anumite circumstanțe, să caracterizeze reaua

- credință a solicitantului mărcii, situație întrunită, în special, în cazul în

care se dovedește că solicitantul a înregistrat marca fără intenția de a o

utiliza, exclusiv în scopul de a bloca accesul terțului comerciant pe piață,

caz în care marca nu este aptă de a-și îndeplini funcțiile esențiale

(paragrafele 41 - 45).

Doar intenția frauduloasă poate

determina aplicarea sancțiunii nulității, deoarece intenția solicitantului

mărcii nu a fost aceea ca marca să-și îndeplinească funcțiile specifice,

respectiv de a dobândi drepturile asupra unei mărci pe care să o folosească

ulterior și să o impună pe piață, ci de a bloca accesul concurentului pe piață

sau de a-și crea un avantaj comercial, profitând de semnul preexistent (în

cazul solicitantului comerciant), asigurându-și posibilitatea de a crea

confuzie între marca sa și cea anterioară, pe care o parazitează, în acest fel,

sub o aparență de legalitate.

Raportând aceste aprecieri teoretice

la datele speței, rezultă că nu este suficientă cunoașterea de către

solicitantul mărcii a existenței unei mărci anterioare, fiind necesar a se

dovedi că intenția pârâtei, la momentul cererii de înregistrare a mărcii, a

fost aceea de a împiedica folosirea de către reclamantă a mărcii sale.

În evaluarea unei asemenea intenții,

este relevantă cercetarea actelor de comercializare a produselor cărora marca

le-a fost destinată, ulterior înregistrării (în primul rând, evident, dacă a

avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru

care a fost înregistrată), pentru a se determina dacă și în ce măsură marca

și-a îndeplinit funcțiile esențiale specifice.

Este de precizat, totodată, că decizia

Curții de Justiție a Uniunii Europene face referire la o a treia cerință necesară

pentru ca reaua - credință să subziste, distinct de condiția cunoașterii

existenței mărcii terțului și de cea a intenției frauduloase, anume cerința

gradului de protecție juridică de care se bucură atât marca terțului, cât și

semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată.

Această cerință este, de asemenea, importantă

pentru reținerea relei - credințe, fiind necesar a se evalua ca atare.

Se constată că, în analiza sa,

instanța de apel nu a dat eficiență criteriilor de apreciere a relei - credințe

rezultate din jurisprudența Curții de la Luxemburg, din moment ce a considerat

că este suficientă simpla cunoaștere, la momentul cererii de înregistrare a

mărcii, a existenței mărcii anterioare și nu a analizat susținerile și

apărările pârâtei - reiterate în cererea de recurs - privind lipsa intenției

acesteia de a fi urmărit, direct sau indirect, extragerea vreunui avantaj de

orice fel de pe urma semnului anterior înregistrat.

Ca atare, rejudecarea cauzei se impune

și din această perspectivă, urmând ca situația de fapt să fie pe deplin

lămurită, în raport de considerentele expuse prin prezenta decizie.

În ceea ce privește notorietatea

mărcilor reclamantei, se constată că instanța de apel, deși a apreciat că marca

era larg cunoscută în România la data de referință, respectiv era cunoscută

majorității covârșitoare a pieței relevante, nu a intenționat să analizeze

probatoriul complex administrat pe acest aspect, arătând explicit că existența

ori inexistența notorietății este lipsită de relevanță în contextul concluziei

nulității mărcii „I.” pe temeiul art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. c)

și al art. 48 lit. c).

Se observă, însă, prin prisma celor

expuse în prezenta decizie, că cercetarea aspectului notorietății nu era

lipsită de importanță pentru motivele de nulitate la care a făcut referire

instanța de apel, putînd interesa, în egală măsură, evaluarea riscului de

confuzie și atitudinea subiectivă a pârâtei la momentul depunerii cererii de

înregistrare a mărcii „I.”.

Drept urmare, cu ocazia rejudecării,

instanța de apel va stabili, în funcție și de poziția părților, dacă se impune

cercetarea prioritară a notorietății, dat fiind că acest aspect este relevant

pentru toate motivele de nulitate ce urmează a fi reanalizate, iar în măsura în

care, pe baza probatoriului administrat, se va constata întrunirea unui

asemenea grad de cunoaștere a mărcilor reclamantei, să se analizeze motivele de

nulitate prevăzute de art. 48 lit. b) cu referire, în primul rând, la art. 6 lit.

d), apoi la art. 6 lit. c) și, eventual, dacă va fi necesar, și motivul

reglementat de art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Față de considerentele expuse, în

temeiul art. 314 C. proc. civ., Înalta Curte va admite recursul pârâtei și va

casa decizia, cu trimiterea cauzei spre rejudecarea apelului, la aceeași

instanță.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâta SC

I.I. SRL împotriva deciziei civile nr. 117/ A din 05 mai 2010 a Curții de Apel

București, secția a IX a civilă și pentru cauze privind proprietatea Intelectuală.

Casează decizia recurată și trimite

cauza spre rejudecare la aceeași instanță.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi,

18 noiembrie 2011.