ÎCCJ, decizie (scj.ro #130756)

Acțiune în anulare pentru reaua-credință la înregistrarea mărcii. Criterii de analiză. Condiții cumulative. Nedovedirea intenției frauduloase.

Cuprins pe materii :

Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.

Index alfabetic :

rea-credință

-condiții cumulative

Legea nr. 84/1998, art. 47 alin. (1) lit. c)

Existența relei-credințe, condiție legală pentru anularea unei mărci înregistrate, este subordonată unor condiții cumulative legale ce reies din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, relativ la interpretarea dispozițiilor legale în materie: cunoașterea "faptului relevant" (adică a existenței și folosirii unei mărci anterioare) - elementul obiectiv; intenția frauduloasă - elementul subiectiv. Niciuna dintre aceste condiții nu se substituie celeilalte, iar dacă s-a apreciat că există elementul obiectiv, instanța de judecată trebuie să analizeze cu aceeași rigoare și existența elementului subiectiv (dacă s-a constatat că există elementul obiectiv, elementul subiectiv nu se prezumă).

Astfel, în condițiile în care reclamanta - deși sarcina probei îi revenea - nu a administrat dovezi suficiente cu privire la faptul că pârâtul a înregistrat semnul în scopul de a o împiedica să utilizeze marca, sau că l-ar fi înregistrat fără a intenționa să-l folosească (dimpotrivă, din dovezile prezentate de pârât rezultând că acesta folosește semnul pentru clasele de produse și servicii pentru care acesta a fost înregistrat), în mod corect instanța a reținut că nu a fost dovedită existența elementului subiectiv, fiind justificată respingerea cererii de anulare a mărcii pentru rea-credință.

Secția I civilă, decizia nr. 652 din 22 martie 2016

Prin decizia civilă nr. 449/A din 11.11.2014 pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de reclamanta S.C. A. S.R.L. împotriva sentinței civile nr. 8 din 08.01.2014 pronunțată de Tribunalul București, Secția a III-a civilă în contradictoriu cu intimații-pârâți Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și S.C. B. S.R.L.

Pentru a dispune în acest sens, instanța de apel a avut în vedere următoarele motive :

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București la data de 14.02.2013, reclamanta SC A. SRL a chemat în judecată pe pârâții SC B. SRL și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, solicitând să se dispună anularea certificatului OSIM de înregistrare a mărcii individuale figurative - depozit național reglementar nr.2011/005956 din 19.08.2011 – titular S.C. B. SRL nr.117361, pentru toate produsele si serviciile din clasele 28 și 35 pentru care a fost acordat, publicarea hotărârii de către OSIM în BOPI – Secțiunea Mărci și radierea mărcii din Registrul național al mărcilor.

Prin sentința civilă nr.8 din 08.01.2014, Tribunalul București, Secția a III-a civilă a respins ca neîntemeiată cererea reclamantei.

Tribunalul a constatat că pârâta SC B. desfășoară același fel de activitate ca și reclamanta și a probat cu înscrisurile depuse la dosar că s-a înființat în anul 2005, având inițial ca obiect principal de activitate "fabricarea calculatoarelor și a altor echipamente", pentru jocurile electronice, începând concomitent procedurile de autorizare a exploatării jocurilor de noroc, obținând astfel primele licențe de funcționare pentru jocuri electronice în noiembrie 2005. Pârâta a făcut dovada că a încheiat contractul de cesiune a drepturilor de autor nr. x din 19.02.2007 cu SC C., având ca obiect realizarea și cedarea drepturilor patrimoniale pentru desenul ”JOKER”, prezentat în anexa contractului, solicitat de cesionar cu nota de comandă din 30.08.2006. Pârâta a depus apoi cerere de înregistrare marcă la OSIM în 2011, desfășurând din 2007 doar producția de jocuri de noroc, construind sute de mașini electronice de câștiguri, din care o parte a fost valorificată iar altă parte a fost preluată în exploatare proprie, crescând anual cifra de afaceri.

S-a menționat în hotărârea pronunțată că pârâta utilizează marca figurativă reprezentând un joker în condițiile legii, fiind de bună-credință la momentul înregistrării semnului respectiv ca marcă figurativă la OSIM, 19.08.2011, pentru clasele 28, 35, 41 și 43, reclamanta nefăcând dovada că înregistrarea efectuată de pârâtă s-a făcut cu intenția de a vătăma interesele vreunui terț, având în vedere că buna-credință se prezumă, iar cel ce invoca reaua-credință trebuie să o dovedească. De asemenea, după publicarea mărcii în BOPI nr. 5/2012 nu s-a înregistrat la OSIM nicio contestație

împotriva deciziei OSIM de înregistrare a mărcii M2011 05956.

Tribunalul a reținut susținerile pârâtei privind cele statuate de CJUE, în sensul că împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează de multă vreme, cel puțin într-un stat membru, un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar, ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, nu este suficientă în sine pentru a stabili existența relei-credințe a solicitantului, reținând astfel că, în speță, nu s-a probat existența relei credințe la înregistrarea mărcii de către pârâtă, nefiind dovedită intenția de a împiedica un terț să comercializeze propriile produse și marca nemaifiind aptă de a-și îndeplini funcțiile esențiale.

Pârâta își desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc, având înregistrate la OSIM peste 20 de mărci, neatacate de terți.  Activitatea comercială desfășurată de pârâtă în domeniul jocurilor de noroc de mai bine de 7 ani este una serioasă și s-a întemeiat pe intenția sinceră de a se crea o imagine proprie, iar reclamanta nu a dovedit că deține vreun drept asupra imaginii joker-ului în discuție, prin probele administrate în cauză. În plus, elementul figurativ ”JOKER” al reclamantei nu se bucură de notorietate pe teritoriul României, pentru activitățile pentru care a fost înregistrată și pentru segmentul de public căreia aceasta îi este adresată, neexistând nicio dovadă în acest sens.

În consecință, tribunalul a înlăturat susținerile reclamantei cu privire la anularea mărcii figurative a pârâtei și, reținând că nu sunt aplicabile dispozițiile art.47 lit. c) din Legea nr.84/1998 rep., privind mărcile și indicațiile geografice, a respins ca neîntemeiată acțiunea reclamantei.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamanta.

Prin decizia nr.449 din 11.11.2014 a Curții de Apel București, Secția a IV-a civilă, calea de atac a fost respinsă, ca nefondată, pentru considerentele ce urmează:

S-a reținut că din expunerea nestructurată cuprinsă în cererea de apel se desprind două chestiuni principale pe care se fundamentează critica apelantei reclamante: omisiunea primei instanțe de a analiza modificarea cererii de chemare în judecată depusă la dosar de reclamantă la data de 27.11.2013 și respectiv greșita soluționare a cererii de anulare a mărcii pârâtei pentru rea-credință, context în care s-a invocat și existența notorietății mărcii reclamantei.

Cu privire la prima chestiune, Curtea a observat următoarele:

Prin cererea introductivă, reclamanta a solicitat anularea mărcii înregistrate în beneficiul pârâtei B. SRL, nr.117361, depozit 19.08.2011, figurativă, pentru clasele 28, 35, 41 și 43 din clasificarea de la Nisa, având reprezentat un joker stilizat, culori revendicate crem, roșu, galben, maro, negru, pentru motivul înregistrării cu rea-credință, prevăzut de art.47 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

În justificarea în fapt a acestei solicitări, reclamanta a susținut folosirea semnului identic cu cel reprezentat în cadrul mărcii a cărei anulare se cere pentru aceleași produse și servicii de la un moment anterior depozitului pârâtei, respectiv din anul 2004, considerând că semnul în discuție este notoriu.

Nicio mențiune nu s-a făcut în cuprinsul cererii de chemare în judecată despre existența unei mărci înregistrate în beneficiul reclamantei, iar singurul temei de anulare a mărcii invocat a fost cel amintit mai sus, art.47 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

În cauză, la termenul din 05.06.2013 s-au discutat și încuviințat probatoriile, pricina fiind amânată pentru administrarea acestora la data de 2.10.2013, când s-a dispus din nou amânarea pentru comunicarea către reclamantă a interogatoriului formulat de pârâtă, în vederea formulării răspunsului.

La data de 27.11.2013, în ziua termenului de judecată ce a succedat, la dosar a fost depusă o cerere, prin care reclamanta arătă: „în suplimentarea probei cu acte, solicităm următoarele înscrisuri, necesitatea prezentării lor a rezultat din dezbateri și dorim să dovedim reaua-credință prin orice mijloc de probă”.

În motivarea acestei cereri s-a arătat de către reclamantă că deține marca înregistrată anterioară cu număr de depozit M 2008 07969/11.09.2008 ”JOLLY GAMES” și că a avut o cerere de marcă ”SMART GAMES”, combinată, număr de depozit 07966/11.09.2008, care a fost refuzată la înregistrare.

A argumentat reclamanta că pârâta a avut cunoștință despre aceste două mărci, deoarece atât cererile de înregistrare, cât și mărcile înregistrate sunt publicate în BOPI, considerând utile soluționării cauzei documentele aflate în dosarele OSIM legate de aceste mărci pentru a dovedi reaua-credință a pârâtei.

Totodată, în argumentarea acestei cereri s-a făcut o prezentare comparativă a elementelor figurative cuprinse în marca pârâtei, în marca reclamantei și în marca solicitată de reclamantă și

refuzată la înregistrare.

La termenul din 27.11.2013, reclamanta a cerut amânarea cauzei pentru imposibilitatea de prezentare a apărătorului său, cerere încuviințată de instanță, iar la termenul de judecată următor, din 8.01.2014, aceasta a depus la dosar o cerere identică cu cea mai sus descrisă, trimisă instanței la data de 27.11.2013, care cuprindea însă reprezentarea color a mărcilor despre care s-a arătat mai sus.

Nici în cererea din data de 27.11.2013 și nici în cea depusă la 08.01.2014 nu s-a solicitat anularea mărcii pentru alt motiv decât cel indicat inițial [art.47 alin.(10 lit. c) din legea mărcilor], respectiv pentru motivul prevăzut de art.47 alin.(10 lit. b) cu trimitere la motivele de refuz relative cuprinse în art.6.

Prin urmare, instanța de apel a constatat că în mod greșit a susținut reclamanta-apelantă că instanța nu s-a pronunțat cu privire la această prezumtivă modificare a cererii de chemare în judecată în sensul extinderii învestirii instanței la examinarea și a altui motiv de anulare, respectiv la existența unui drept anterior al reclamantei.

Dimpotrivă, cele două cereri (cu conținut identic) mai sus amintite cuprind referiri la existența acestor mărci (una înregistrată și una refuzată la înregistrare), aspect de fapt cărora reclamanta i-a acordat o altă valență, considerând (potrivit argumentelor acolo expuse) că el dovedește reaua-credință a pârâtei prin proba faptului cunoașterii de către aceasta din urmă a existenței și folosirii semnului în litigiu.

Or, potrivit art.82 C.proc.civ., „orice cerere adresată instanțelor judecătorești trebuie să fie făcută în scris (….)”, iar cerința formulării în scris a unei cereri de modificare a acțiunii rezultă indirect și din prevederile art.132 alin.(1) teza a doua C.proc.civ., care impun „comunicarea cererii modificate pârâtului”.

În același context, Curtea a reținut că în ședința publică din 8.01.2014, când au avut loc dezbaterile asupra fondului cauzei, reclamanta a arătat verbal în fața instanței că „solicită anularea și pentru neîndeplinirea condițiilor legale la înregistrare, pentru că la termenul anterior a depus la dosar dovezi din care rezultă că reclamanta a depus anterior marca la înregistrare, în 2008”.

Deși reclamanta a beneficiat de asistență juridică specializată, nu au fost indicate prevederile art.47 alin.(1) lit. b) sau ale art.6 din Legea nr. 84/1998, dar Curtea a menționat că o atare calificare a cererii putea fi realizată și de instanță, în cazul în care aceasta se considera învestită cu modificarea susținută de reclamantă.

Replica pârâtei la această susținere a reclamantei a fost, astfel cum este consemnată în încheierea de ședință: „Pârâta SC B. SRL, prin avocat, consideră că aceste aspecte nu au legătură cu cauza.”

Chiar și dacă instanța de apel ar primi teza potrivit căreia o modificare a acțiunii (constând în extinderea temeiului de drept al cererii la alte motive de anulare a mărcii atacate) poate fi formulată

verbal

, Curtea a reținut că o atare modificare putea fi realizată numai până la prima zi de înfățișare, conform art.132 alin.(1) C.proc.civ., iar ulterior numai cu acordul pârâtei, norma cuprinsă în textul amintit având caracter dispozitiv.

S-a constatat că în cauză momentul primei zile de înfățișare se epuizase cu mult timp înainte (după cum rezultă din expunerea ce a precedat), iar atitudinea pârâtei față de prezumtiva modificare a cererii înaintea închiderii dezbaterilor în fața primei instanțe nu a exprimat acordul acesteia la modificarea acțiunii, ci dimpotrivă, dezacordul, deoarece prin afirmația sa pârâta a arătat că nu consideră că existența semnului anterior înregistrat face obiectul cauzei pendinte.

În consecință, Curtea a considerat că, pe de-o parte reclamanta a formulat doar verbal o cerere modificare a acțiunii sale, ulterior primei zile de înfățișare, iar în lipsa acordului pârâtei pentru o atare modificare, prima instanță nu a fost legal învestită cu o solicitare de anulare a mărcii pârâtei pentru motivul existenței unui drept anterior, ci doar pentru motivul relei-credințe.

De aceea, Curtea a apreciat că nu pot fi primite argumentele apelantei reclamante cu privire la cererea sa de anulare ce ar fi fost întemeiată pe existența dreptului anterior.

În ceea ce privește cererea de anulare pentru rea-credință a mărcii pârâtei, Curtea a considerat că aceasta a fost în mod corect soluționată de prima instanță, pentru considerentele ce succed și care completează în mod corespunzător argumentele expuse de tribunal, considerate insuficiente de instanța de apel.

Astfel, reclamanta a pretins folosirea semnului grafic protejat în cadrul mărcii a cărei anulare

se cere, nr.117361, anterior datei de depozit a acestei mărci, 19.08.2011.

Contrar celor reținute de tribunal, acest aspect a rezultat din probele administrate.

Astfel, sunt adevărate susținerile instanței în sensul că planșele foto și cataloagele depuse la dosarul primei instanțe sunt nedatate (imprimarea pe fotografii a unei date neprezentând garanții de certitudine, deoarece un aparat foto poate fi programat în acest sens, iar localizarea imaginilor nu este posibilă), la fel cum sunt nedatate și capturile de ecran de pe site-ul reclamantei și de pe alte site-uri web, iar extrasele din revistele de specialitate sunt contemporane sau ulterioare datei de depozit (2011-2013).

Nici un înscris nu a fost depus în sensul afirmațiilor din cererea de apel în sensul că reclamanta a comercializat cabinete metalice pe tot cuprinsul țării ori că a participat cu aceste produse la târguri și expoziții în anul 2007 sau că face parte din Asociația X.

În schimb, în dosarul de fond a fost depusă anexa 2 la certificatul de aprobare de tip nr.0462/09 pentru cabinet de metal cu un monitor, semnată și ștampilată de reprezentantul Biroului Român de Metrologie Legală, document care cuprinde reprezentarea grafică a aparatelor de joc despre care face vorbire reclamanta, pe care este imprimat și semnul grafic joker, identic cu cel înregistrat în beneficiul pârâtei.

Or, cum rezultă din numărul certificatului amintit, acesta datează din anul 2009, deci anterior datei de depozit a mărcii pârâtei.

În plus și mai important decât acest aspect, din existența certificatului de înregistrare a mărcii nr.097345, rezultă că reclamanta a depus spre înregistrare la data de 11.09.2008 semnul în discuție (inclus în marca combinată ”JOLLY GAMES” cu element figurativ), ceea ce dă naștere unei prezumții simple că a folosit acest semn în activitatea sa cel puțin de la acel moment.

În faza apelului apelanta-reclamantă a depus la dosar capturi de ecran certificate notarial din care rezultă că în arhivele paginii web se găseau la datele de 10.02.2005 și respectiv 26.11.2004 produsele reclamantei purtând semnul jokerului litigios.

S-a reținut că nu pot fi însă primite ca probe declarațiile autentificate ale unor persoane care au declarat în fața notarului public că au cunoscut activitatea societății reclamante încă din anul 2004 și că aceasta folosea semnul joker, față de principiul nemijlocirii specific probațiunii în procesul civil și observând că apelanta a renunțat la administrarea probei testimoniale care fusese încuviințată de instanța de apel.

Față de cele arătate, Curtea a constatat însă că existența folosirii semnului de către reclamantă la un moment anterior depozitului mărcii pârâtei a fost dovedită.

S-a considerat că acest semn este, cum rezultă din fotografiile color depuse la dosar de reclamantă și de pârâtă, identic cu cel înregistrat și respectiv folosit de aceasta din urmă, reclamanta folosind semnul parțial pentru aceleași produse și servicii ca cele pentru care pârâta a obținut înregistrarea (clasele 28, 35, 41 și 43), și anume pentru jocuri de noroc și aparate de joc electronice.

În ceea ce privește cunoașterea de către pârâtă a folosirii semnului de către reclamantă, Curtea a reținut că, astfel cum a arătat reclamanta în cererea depusă la dosar la 27.11.2013, din înregistrarea anterioară a mărcii sale rezultă o prezumție simplă de cunoaștere de către public a existenței semnului (față de operațiunea publicării în BOPI a cererii de înregistrare a mărcii și apoi chiar a înregistrării), cu atât mai mult de către pârâtă, un operator economic pe aceeași piață a aparatelor pentru jocuri de noroc.

În schimb, evaluând în raport cu probele administrate cea de-a doua condiție necesară pentru constatarea existenței relei-credințe la înregistrarea unei mărci, astfel cum rezultă ea din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (Hotărârea Curții din 11 iunie 2009 în cauza

C

‑529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG împotriva Franz Hauswirth GmbH

), și anume intenția solicitantului de a‑l împiedica pe terțul ce folosește semnul să utilizeze un astfel de semn în continuare, Curtea a constatat că o atare situație nu a rezultat în cauză. A reținut Curtea în hotărârea citată, par.42-44, că „

pentru a aprecia existența relei

‑credințe, trebuie să se ia în considerare și intenția solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare. Este important în această privință să se menționeze că (…) intenția solicitantului la momentul pertinent este un element subiectiv care trebuie stabilit prin trimitere la circumstanțele obiective ale speței. Astfel, intenția de a împiedica un terț să comercializeze un produs poate, în anumite împrejurări, să constituie un element al relei

‑credințe a solicitantului. Acesta lucru este valabil în special atunci când, ulterior, se adeverește că solicitantul a înregistrat un semn ca marcă comunitară fără intenția de a

‑l utiliza, cu unicul scop

de a împiedica intrarea pe piață a unui terț

.”

S-a considerat că în cauză nu s-a dovedit că intimata-pârâtă a înregistrat marca în scopul de a împiedica reclamanta să utilizeze marca și nici că a înregistrat semnul fără a intenționa să-l folosească, din dovezile administrare de pârâtă, rezultând cu prisosință că și pârâta folosește semnul pentru clasele de produse și servicii pentru care acesta a fost înregistrat.

Nicio altă împrejurare de fapt din cauză nu sprijină o atare afirmație, a intenției frauduloase a pârâtei, astfel încât Curtea a apreciat că ea nu a fost dovedită.

În strânsă legătură cu prezumtiva intenție frauduloasă a solicitantului, Curtea a reținut că instanța europeană a statuat că „faptul că un terț utilizează de multă vreme un semn pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu marca solicitată, iar acest semn beneficiază de un

anumit nivel de protecție juridică

este un factor pertinent pentru a aprecia existența relei‑credințe a solicitantului.”

Cu privire la pretinsa notorietate a semnului invocată de reclamantă, Curtea a constatat, în acord cu statuarea primei instanțe, că exigențele probatorii cuprinse în art.3 lit.d) și respectiv în Regula 19 din Regulamentul aprobat prin HG nr.1134/2010 nu au fost întrunite în speță.

Astfel, din probele administrate de reclamantă nu a rezultat întinderea folosirii semnului sau gradul de cunoaștere de către public a semnului, nefiind probate nici demersurile de promovare a acestuia, volumul de vânzări a produselor ce au purtat semnul sau alte elemente care puteau proba notorietatea.

Prin urmare, s-a apreciat că această susținere este nefondată și, mai mult decât atât, reclamanta nu a administrat probe pertinente pentru ca instanța să poată reține cel puțin un grad ridicat de cunoaștere a acestuia de către public, astfel încât nici criteriul acesta nu poate fi folosit în cauza pendinte pentru argumentarea unei intenții frauduloase a solicitantului, intimata-pârâtă.

În schimb, cum a reținut și Curtea de Justiție a Uniunii Europene în par.48 al hotărârii, „(…) nu este exclus totuși ca în astfel de împrejurări și, în special, atunci când mai mulți producători utilizează pe piață semne identice sau similare pentru produse identice sau similare ce pot conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, solicitantul să urmărească un obiectiv legitim prin înregistrarea acestui semn”.

De aceea, Curtea a constatat că, deși a afirmat reaua-credință a pârâtei, iar sarcina probei îi revenea, apelanta-reclamantă nu a administrat dovezi suficiente în acest sens, astfel încât cererea sa de anulare a mărcii pentru rea-credință a fost în mod corect respinsă de prima instanță.

Cu privire la chestiunea modului de dobândire de către pârâtă a semnului, prin contractul de cesiune depus la dosar, Curtea a considerat că, în contextul aspectelor care se impun a fi analizate în cadrul acțiunii de față, existența și valabilitatea acestei convenții sunt într-o anumită măsură relevante, în cadrul demersului de aplicare a raționamentelor cuprinde în Hotărârea CJUE din cauza C-529/07, deoarece pot contura legitimitatea înregistrării semnului de către pârâtă, în sensul contrar celor afirmate de reclamantă (respectiv că semnul a fost înregistrat în scopul prejudicierii sale).

Este adevărat că acest contract, datat 19.02.2007, nu poartă dată certă și nu poate fi opus reclamantei, iar actul adițional, însoțit de factura fiscală datată 5.08.2011, plasează actul în timp cel mai târziu la un moment anterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii de către pârâtă, 19.08.2011.

Cu toate acestea, față de ansamblul probatoriu mai sus descris, înlăturarea înscrisului din rândul dovezilor pertinente nu schimbă concluzia arătată.

În cadrul argumentării cuprinsă în cererea de apel, reclamanta a reproșat primei instanțe refuzul de a solicita de la OSIM dosarul administrativ al mărcii a cărei anulare se cere și respectiv dosarele mărcilor sale, considerând că acestea conțineau documente relevante.

Or, Curtea a reținut că, în coordonatele cererii de anulare a mărcii pentru rea-credință nu s-a învederat ce documente concrete puteau să existe în dosarul administrativ deținut de OSIM pentru marca atacată și care ar fi fost relevante pentru acțiunea pendinte. În plus, la dosar a fost depusă copia acestui dosar de către reprezentantul Oficiului, la termenul din 05.06.2013, astfel încât susținerea reclamantei este lipsită de suport faptic.

În privința dosarelor mărcilor reclamantei, presupunând că acestea ar fi conținut înscrisuri care să dovedească reaua-credință a pârâtei (ce nu au fost indicate), nimic nu o împiedica pe apelantă să procure copii ale acestor documente de la autoritatea deținătoare și să le prezinte instanței (inclusiv în apel), fiind vorba de propriile mărci, astfel încât nici această critică nu poate fi reținută.

Împotriva deciziei pronunțate în apel a formulat cerere de recurs reclamanta, criticând-o pentru

următoarele motive, în susținerea cărora a invocat dispozițiile art. 304 pct. 7-9 C.proc.civ. :

În mod greșit a considerat instanța de apel că reclamanta nu a învestit instanța și cu examinarea altui motiv de anulare, decât reaua-credință, anume existența unui drept anterior al reclamantei.

Cele arătate de instanța de apel, în sensul că modificarea cererii de chemare în judecată s-ar fi putut face până la prima zi de înfățișare, iar ulterior doar cu acordul pârâtei, nu sunt aplicabile în speță, întrucât această împrejurare nu a fost pusă în discuția părților și se regăsește doar în motivarea hotărârii. Se menționează că „prezumția că pârâta nu și-ar fi exprimat acordul, ci mai degrabă dezacordul, care ar consta în replica prin care dovezile noastre nu ar avea legătură cu cauza, nu țin loc de punere în discuție a modificării acțiunii”.

Dovezile cu dată certă și declarațiile notariale depuse la dosar probează reaua-credință a pârâtei, astfel că nu se justifică faptul că instanța de apel a apreciat că nu este dovedită intenția solicitantului de la momentul depunerii cererii de înregistrare de a-l împiedica pe terțul ce folosește semnul  să utilizeze un astfel de semn în continuare. A fost probată reaua-credință a pârâtei, deoarece nu poate fi trecută cu vederea publicarea în BOPI a mărcii înregistrate a reclamantei în anul 2008. Pârâta nu poate invoca necunoașterea acesteia, mai ales că este o atentă observatoare a înregistrărilor efectuate de către concurenți la OSIM, acționând în permanență în sensul înlăturării reclamantei de pe piață, făcând în continuare concurență neloială, prin opoziții și contestații împotriva oricărei cereri de înregistrare a unei mărci făcute de reclamantă.

Nu au fost luate în considerare de instanța de apel capturile de pe ecran al site-ului reclamantei, a căror dată certă este dovedită prin înscris notarial, certificatul de tip pentru cabinet din metal, emis de Biroul Român de Metrologie Legală, document din anul 2009 care cuprinde reprezentarea grafică a aparatelor de joc pe care este imprimat semnul grafic joker, document care este anterior înregistrării mărcii pârâtei, cu toate că instanța a observat anterioritatea mărcii reclamantei, înregistrate în anul 2008, și nici declarațiile notariale date de concurenți loiali și corecți din piața jocurilor de noroc, din care rezultă răspândirea semnului în teritoriu și cunoașterea sa de către publicul consumator de jocuri de noroc.

Instanța de apel nu a avut în vedere declarațiile notariale depuse de reclamantă pentru a dovedi reaua-credință a pârâtei, ce se poate dovedi cu orice mijloc de probă. Fiind încuviințați doar doi martori, aceștia nu puteau oferi informații din mai multe zone ale țării, așa cum se impunea, astfel că au fost depuse declarații notariale.

S-a reținut în apel, ca prezumție, faptul cunoașterii de către pârâtă a existenței mărcii reclamantei, aspect ce nu a fost valorizat corespunzător atunci când s-a apreciat asupra relei-credințe a pârâtei.

Este total gratuită și fără acoperire constatarea instanței că reclamanta nu s-ar fi opus utilizării semnului de către pârâtă. Reclamanta nu a avut cunoștință de folosirea semnului de către pârâtă, a aflat doar în momentul în care a fost notificată de aceasta să nu-l mai folosească, iar atunci a contactat un avocat și a demarat prezenta acțiune.

În dovedirea faptului că pârâta a acționat cu intenția de a o împiedica pe reclamantă să utilizeze semnul este și notificarea reclamantei de către pârâtă.

Contrar celor reținute de instanța de apel, nu era în sarcina reclamantei să prezinte dovezi de folosire a mărcii pentru produse sau servicii identice. Folosirea ulterioară a semnului nu interesează, atâta timp cât obiectul acțiunii este anularea unei mărci înregistrate în anul 2011.

Notorietatea semnului a fost probată cu declarațiile notariale. Totodată, așa cum se reține și în decizia CJUE la care se face referire în considerentele deciziei pronunțate în apel, utilizarea unor semne identice conduce la confuzie în mintea consumatorilor.

Referitor la contractul de cesiune, în mod corect instanța de apel a reținut că acest contract nu are dată certă și nu poate fi opus reclamantei. Ceea ce se critică este faptul că instanța de apel nu a considerat acest contract o probă pertinentă în dovedirea relei-credințe a pârâtei, care a apelat la constituirea unei probe pro causa.

Instanța de apel nu a avut în vedere că reclamanta a făcut dovada faptului că semnul ”Joker” a fost plasat după anul 2004 pe site-urile acesteia de promovare, deci a fost accesibil și a fost accesat de către cei interesați de pe întreg teritoriul României, căci el s-a aflat în permanență pe toate site-urile pe care le-a avut sau le are. Recurenta arată că a făcut dovada faptului că a folosit semnul "Joker" (în forma înregistrată cu rea-credință de către pârâtă) și l-a publicat cu datele acesteia de identificare, în revista de specialitate a celor care fac parte din această activitate și pe site-ul aferent, iar pârâta, fiind

în domeniu, a cunoscut această situație.

Consideră că a probat faptul că între 2008-2010 cabinetele sale metalice, pe care era plasat semnul distinctiv "Joker", au fost comercializate pe tot cuprinsul țării, iar până atunci, aplicarea semnului s-a făcut din 2004 pe cabinet de tip lemn.

A mai dovedit faptul că a fost prezentă cu produse pe care era aplicat semnul ”Jocker” la mai multe expoziții, de exemplu în septembrie 2007, deci înainte de a fi înregistrată marca a cărei anulare o solicită, pârâta, fiind în același domeniu de activitate, cunoștea această stare de fapt.

Totodată, se arată că recurenta-reclamantă a făcut dovada faptului că  face parte din Asociația X., pe al cărui site este publicată dintotdeauna cu semnul ”Jocker” și cu datele acesteia de identificare, iar pârâta, fiind în domeniu, a avut fără dubiu acces la aceste informații.

Instanța de apel nu a ținut cont că există identitate între semnul înregistrat ca marcă de către pârâtă și semnul utilizat de reclamantă, precum există identitate și între produsele și serviciile pentru care este folosită marca a cărei anulare este solicitată, și produsele și serviciile pentru care este folosit semnul de către reclamantă, situație în care apare riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere.

Semnul depus de recurenta-reclamantă la înregistrare, conform certificatului OSIM din 11.09.2008, nu este un semn simplu care din întâmplare a fost creat de două persoane diferite, ci este o imagine elaborată, cu detalii multiple, un ansamblu de semne grafice complicate poziționate într-un anume fel și având mai multe forme în culori și umbre care au fost dispuse cu originalitate, ceea ce dovedește faptul că pârâta a copiat acest semn pentru care reclamanta deținea protecție legală anterioară.

Tot din rea-credință, pârâta a continuat să înregistreze mărci prin care să inducă publicul în eroare, de vreme ce conțin, în marea lor majoritate, cuvintele „SMART”,  „GAMES”, „JOLLY” , care fac parte din denumirile comerciale ale societăților, fiind o intenție directă de a crea confuzie în rândul consumatorilor.

În ceea ce privește motivul de anulare invocat de recurenta-reclamantă, reaua-credință, evident OSIM nu poate fi răspunzător, din cauză că nu îi intra în atribuțiuni, însă, pentru încălcarea reglementărilor legale, adică acordarea protecției solicitate de către pârâtă, deși anterior recurenta-reclamantă avea marca înregistrată pentru un semn distinctiv identic si pentru aceleași produse și servicii, trebuie sancționată cu anularea înregistrării ulterioare a mărcii pârâtei, așa cum a solicitat prin acțiunea precizată și dovedită cu probele depuse de aceasta și chiar cu probele depuse de OSIM aflate în dosar care au stat la baza emiterii mărcii a cărei anulare a solicitat-o.

Analizând decizia în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată nefondate excepția nulității recursului și recursul, în considerarea argumentelor ce succed :

Împotriva deciziei nr. 449/A/2014 a declarat recurs reclamanta, invocând motivele de recurs prevăzute de art. 304 pct. 7, 8 și 9 și art. 312 C.proc.civ.

În memoriul de recurs nu se indică într-o manieră structurată care sunt criticile de nelegalitate prin raportare la cele trei motive de recurs invocate în finalul memoriului său.

Intimata S.C. B. S.R.L., prin întâmpinarea formulată, a invocat excepția nulității recursului față de împrejurarea că se invocă doar aspecte de netemeinicie, ce nu pot fi analizate în recurs.

Excepția nulității recursului va fi respinsă, întrucât, astfel cum va rezulta din analiza criticilor dezvoltate de recurentă, acestea sunt susceptibile de încadrare, conform art. 306 alin. (3) C.proc.civ., în dispozițiile art.304 pct.5 și pct. 9 C.proc.civ.

Se impune precizarea că deși criticile ce vor fi analizate din perspectiva pct.9 al art.304 C.proc.civ. aparent privesc chestiuni ce țin de aprecierea materialului probator administrat în cauză, Înalta Curte, conform unei jurisprudențe constante, analizează criticile de această natură în legătură cu aplicarea criteriilor Curții de la Luxemburg în interpretarea noțiunii de rea-credință la înregistrarea mărcii.

Aplicarea jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, pe lângă obligativitatea acesteia decurgând din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, înseamnă identificarea și aplicarea conținutului conceptual conturat în jurisprudența instanței Uniunii cu referire la noțiunea autonomă de rea-credință.

Criteriile jurisprudențiale create de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în interpretarea regulamentului mărcilor comunitare, veritabile reguli de drept, sunt operante, pentru identitatea de rațiune, și în privința mărcilor naționale, în vederea aplicării unitare a reglementărilor europene pe întreg teritoriul Uniunii și, implicit, pentru atingerea finalității actelor europene de armonizare a normelor referitoare la mărci.

În ceea ce privește invocarea dispozițiilor art. 304 pct. 7 C.proc.civ., se observă că recurenta nu relevă, în concret, considerente contradictorii în motivarea deciziei, ci opune aprecierile instanței de apel propriilor susțineri formulate în cursul procesului, redate în cuprinsul deciziei de apel și analizate ca atare. Or, o asemenea comparație exclude incidența cazului de recurs expres invocat, care presupune existența unei contrarietăți chiar între considerentele esențiale pe care se sprijină soluția adoptată.

Referitor la art.304 pct.8 C.proc.civ., potrivit acestui text de lege modificarea unei hotărâri se poate cere pentru motive de nelegalitate când instanța, interpretând greșit actul juridic dedus judecății, a schimbat natura ori înțelesul lămurit și vădit neîndoielnic al acestuia.

Acest motiv de recurs vizează situația în care, deși rezultă fără dubiu natura juridică a actului juridic dedus judecății ori înțelesul acestuia, instanța de apel a reținut un cu totul alt act juridic sau alt conținut.

Motivul de modificare și-ar găsi aplicarea dacă instanța ar judeca un contract de vânzare-cumpărare ca un contract de locațiune, ori dacă ar stabili, fără nici un suport probator, anumite obligații în sarcina unei părți, deși la încheierea contractului nu au fost avute în vedere aceste obligații, iar din probele administrate rezultă neîndoielnic această împrejurare.

Recurenta nu a invocat în motivarea în fapt motive care să se circumscrie punctului 8 al art.304 așa cum a fost prezentat anterior, ci a criticat în realitate modul de interpretare de către instanța de apel a probelor administrate în cauză.

Prioritar analizei criticilor pentru nelegalitate invocate, Înalta Curte reține, ca situație de fapt necontestată de pârâtă, cele ce urmează:

Instanța superioară de fond, în complinirea considerentelor hotărârii pronunțate de prima instanță, a constatat: 1. ca dovedită folosirea semnului de către reclamantă la un moment anterior depozitului mărcii pârâtei; că semnul este identic cu cel înregistrat și folosit de pârâtă; că reclamanta a folosit semnul parțial pentru aceleași produse și servicii ca cele pentru care pârâta a obținut înregistrarea (clasele 28,35,41 și 43), și anume pentru jocuri de noroc și aparate de joc electronice; existența unei prezumții simple de cunoaștere de către public a semnului precum și de către pârâtă, operator economic pe aceeași piață a aparatelor pentru jocuri de noroc.

Drept urmare, toate criticile vizând aceste aspecte, despre care recurenta pretinde că nu au fost reținute de instanța de apel, nu vor fi analizate în etapa recursului câtă vreme ele au intrat în puterea lucrului judecat.

Critica referitoare la încălcarea dreptului la apărare și a principiului contradictorialității, urmare a omisiunii instanței de apel de a pune în discuția părților a dispozițiilor art.82 C.proc.civ. și art.132 alin.(1) teza a doua C.proc.civ. avute în vedere la darea hotărârii cât privește capetele de cerere formulate de reclamantă, art.304 pct.5 C.proc.civ. nu  poate fi primită.

Astfel, atunci când s-a pronunțat asupra criticii din cererea de apel referitoare la nepronunțarea primei instanțe asupra unui petit – anularea mărcii pentru încălcarea dreptului anterior al reclamantei asupra semnului în litigiu – instanța a avut în vedere dispozițiile de procedură cu privire la modificarea, completarea cererii de chemare în judecată, referitoare la forma scrisă pretinsă de lege precum și la prima zi de înfățișare pentru ca instanța să fie legal învestită cu alte pretenții decât cele cuprinse în acțiunea introductivă de instanță.

Reținând că reclamanta, consiliată de apărător, nu a respectat dispozițiile procedurale arătate, instanța de apel a concluzionat că prima instanță nu avea a se pronunța asupra acestei cereri.

De precizat că recurenta nu combate cu adevărat argumentele instanței invocate sub acest aspect, argumente pertinente și laborioase întemeiate pe actele procedurale aflate la dosarul cauzei, afirmând doar că nu sunt aplicabile cauzei.

Cercetarea legalității deciziei recurate în contextul modului de aplicare a dispozițiilor legale incidente, din perspectiva cazului de recurs descris de art. 304 pct. 9 C.proc.civ, și a criticilor recurentei, presupune verificarea momentului și a criteriilor de apreciere a relei-credințe, pornind de la situația de fapt deja stabilită de către instanța de apel.

Potrivit dispozițiilor art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, anularea înregistrării mărcii poate fi cerută atunci când înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință.

Existența relei-credințe, condiție legală pentru anularea unei mărci înregistrate, este subordonată unor condiții cumulative legale ce reies din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, relativ la interpretarea dispozițiilor legale în  materie: cunoașterea "faptului relevant" (adică a existenței și folosirii unei mărci anterioare) - elementul obiectiv; intenția frauduloasă - elementul subiectiv.

Niciuna dintre aceste condiții nu se substituie celeilalte, iar dacă s-a apreciat că există elementul obiectiv, instanța de judecată trebuie să analizeze cu aceeași rigoare și existența elementului subiectiv (dacă s-a constatat ca există elementul obiectiv, elementul subiectiv nu se prezumă).

Acestea rezultă din răspunsul la întrebările preliminare adresate Curții de Justiție a Uniunii Europene în  cauza C - 529/2007 (

Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG c. Franz Hauswirth GmbH

) prin care instanța unională a trasat condițiile cumulative pentru aprecierea existentei relei - credințe, condiții ce vor fi avute în  vedere alături de factorii pertinenți specifici spetei: împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează cel puțin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere; intenția solicitantului de a-l împiedica pe acest terț să utilizeze un astfel de semn în  continuare; nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită.

Dacă instanța de apel a apreciat că există elementul obiectiv, condiție pentru aprecierea relei-credințe, în ceea ce privește elementul subiectiv, anume intenția solicitantului de a-l împiedica pe terțul ce folosește semnul să utilizeze un astfel de semn în continuare, concluzia a fost diferită, constatându-se că o atare situație nu a rezultat în cauză, aspect criticat de recurentă prin motivele de recurs.

Așa cum s-a reținut prin decizia recurată, în speță nu s-au făcut dovezi cu privire la faptul că intimata-pârâtă a înregistrat marca în scopul de a împiedica reclamanta să utilizeze marca și nici că a înregistrat semnul fără a intenționa să-l folosească, din dovezile prezentate de pârâtă rezultând că și aceasta folosește semnul pentru clasele de produse și servicii pentru care acesta a fost înregistrat.

Marca notorie, astfel cum este definită de art.3 lit. d) din legea privind mărcile și indicațiile geografice, este marca larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă.

Contrar opiniei recurentei sarcina probei revenea reclamantei față de dispozițiile art. 1169 C.civ., conform cărora cel ce face o propunere înaintea judecății trebuie să o dovedească.

Instanța de apel, a apreciat corect că faptul folosirii de către reclamantă a semnului, anterior înregistrării mărcii nu semnifică dovedirea notorietății semnului/mărcii în sensul pretins de lege și Regula 19 din Regulamentul aprobat prin HG nr.1134/2010 și anume dovedirea întinderii folosirii semnului și a gradului de cunoaștere de către public, demersurile de promovare, volumul de vânzare a produselor ce au purtat semnul, studii de piață, chestionare și alte asemenea ce puteau dovedi notorietatea.

Faptul notorietății poate fi dovedit cu orice mijloc de probă.

Administrarea probelor este guvernată de principiul nemijlocirii, iar reclamanta a înțeles să renunțe la administrarea probei testimoniale încuviințată în apel.

În aceste condiții, în mod corect instanța de apel a arătat că nu pot fi primite ca probe declarațiile autentificate ale unor persoane care au declarat în fața notarului public că au cunoscut activitatea societății reclamante încă din anul 2004 și că aceasta folosea semnul ”joker”.

Prin urmare, în mod întemeiat instanța de apel a constatat că, deși a afirmat reaua-credință a pârâtei, iar sarcina probei îi revenea, reclamanta nu a administrat dovezi suficiente în acest sens, astfel încât este justificată respingerea cererii sale de anulare a mărcii pentru rea-credință.

Pretenția reclamantei de a fi înlăturată situația de fapt reținută de instanța superioară de fond privind folosirea ulterioară a semnului de către pârâtă este nefondată câtă vreme instanța de contencios european, în stabilirea criteriilor minimale ce trebuie avute în vedere de instanță la statuarea relei credințe la înregistrarea mărcii, a făcut referire și la evaluarea conduitei titularului ulterior înregistrării mărcii.

În consecință, în temeiul art. 312 alin. (1) C.proc.civ., Înalta Curte a respins recursul ca nefondat.