ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 757/2015

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 757/2015 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2015)

A

supra recursului de

față, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 390/A din data de 14

octombrie 2014, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, a admis apelul

principal declarat de apelanta-reclamantă SC S.M. SRL și apelul incident

declarat de apelanții-pârâți C.D. și SC T.T. SRL

A schimbat în parte sentința

apelată, în sensul că:

A dispus anularea

înregistrării numelui de domeniu, deținut de pârâtul C.D.

A obligat pârâții C.D.

și SC T.T. SRL să furnizeze reclamantei SC S.M. SRL informații privind originea

și rețelele de distribuție a produselor comercializate sub denumirile de K., H.O.M,

A., A.R., L.M., I., D.R.X.L., S.L.

A respins cererea

având ca obiect obligarea pârâților să înceteze afișarea, promovarea și

oferirea spre vânzare a produselor ce poartă denumirea R.T., ca fiind formulată

de o persoană lipsită de calitate procesuală activă.

A stabilit cuantumul

cheltuielilor de judecată datorate de pârâți reclamantei la suma de 2000 lei.

S-au păstrat

celelalte dispoziții ale sentinței și au fost obligați apelanții-pârâți la

plata sumei de 12,15 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.

Pentru a pronunța

această hotărâre, Curtea a reținut următoarele:

Prin cererea

înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a III-a civilă, la data de

28 iunie 2012, reclamanta SC S.M. SRL, în contradictoriu cu C.D. și I.N.C.D.I.-

R.O.T.L.D., modificată ulterior prin chemarea în judecată și a pârâtei SC

T.T. SRL, a solicitat instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța să se

dispună:

numelui de domeniu, aparținând pârâtului C.D și desființarea site-ului de

internet aflat pe internet;

pârâta SC T.T. SRL la următoarele:

(i) Să înceteze de

îndată afișarea, promovarea și oferirea spre vânzare pe site-ul de internet, a

produselor ce folosesc neautorizat marca națională "K." Din 17

ianuarie 2007, marca com. "R.T." din 28 august 2009, marca com.

"H.O.M." din 11 iulie 2008, marca com. "A.R." din 26 martie

2008, M.I. "A.", din 08 septembrie 2009), MI "L.M." și M.I.

"I." din 10 iulie 2008, C.T.M. "D.R.X.L." din 12 septembrie

2011, C.T.M. "S.L." din 04 octombrie 2011;

(ii) Să scoată

definitiv din ofertele promovate pe site-ul de internet și din circuitele

comerciale produsele ce folosesc identic sau similar mărcile K., R.T., H.O.M., A.,

A.R., L.M., I., D.R.X.L., S.L., precum și să distrugă produsele ce folosesc

identic sau similar aceste mărci;

(iii) Să înceteze

folosirea în activitatea comercială a tuturor semnelor identice sau similare cu

mărcile T.S., T.S.T.V., K., R.T., H.O.M., A., A.R., L.M., I., D.R.X.L., S.L.;

(iv) Să înceteze

orice altă activitate de natură a aduce atingere drepturilor de proprietate

industrială aparținând reclamantei;

pârâta să furnizeze informații privind originea și rețelele de distribuție a

produselor comercializate prin intermediul site sub denumirile K., R.T., H.O.M.,

A., A.R., L.M., I., D.R.X.L., S.L.;

pârâta la plata echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, (reprezentând

22.250,5 lei, la cursul de schimb din data de 27 iunie 2012: 1 eur = 4,4441

lei), cu titlu de despăgubiri pentru repararea prejudiciului decurgând din

comercializarea, publicitatea și orice acte săvârșite de pârâtă în legătura cu

utilizarea neautorizată a semnelor T.S., T.S.T.V., K., R.T., H.O.M., A., A.R., L.M.,

I., D.R.X.L., S.L., reclamanta rezervându-și dreptul de a majora câtimea

pretențiilor, dacă, din probele administrate va rezulta un prejudiciu mai mare,

în conformitate cu art. 132 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ.;

pârâții să publice pe cheltuiala lor într-un ziar local și unul de circulație

națională, dispozitivul hotărârii judecătorești ce urmează a fi pronunțată, cu cheltuieli

de judecată.

Reclamanta a arătat

în motivarea cererii inițiale că societatea Studio M. din Elveția a

înregistrat la nivel internațional marca individuală verbală T.S., marca

individuală verbală T.S.T.V. din 16 mai 2009, respectiv din 21 mai 2005,

clasele 38 și 41, iar în 2011 a acordat reclamantei licența asupra mărcilor T.S.

și T.S.T.V., pentru utilizarea exclusivă pe teritoriul României a mărcilor.

Reclamanta deține

domeniul de internet, utilizând pe teritoriul României drepturile de

proprietate industrială asupra mărcii T.S., înregistrând și domeniul de

internet, efectuând acte de comerț cu produsele cărora le sunt aplicate semne

protejate la nivel național, comunitar sau internațional. Studio M. deține

calitatea de distribuitor ai acestor produse pe teritoriul României și este

autorizată exclusiv să utilizeze pe teritoriul României mărcile ce sunt

aplicate acestor produse. Reclamanta a primit licență de la C.N.A. în 2008,

pentru difuzarea prin satelit a serviciului de programe de televiziune T.S.T.V.,

în vederea desfășurării de activități de vânzare prin intermediul sistemului de

teleshopping.

Pârâtul a înregistrat

la data de 26 februarie 2010 (conform adresei I.N.C.D.I.) domeniul respectiv de

internet, cu rea credință, având în vedere similitudinea numelui de domeniu cu

mărcile T.S. și T.S.T.V., iar site-ul este folosit de parat pentru

comercializarea unor produse sub denumirile identice cu mărcile reclamantei.

Reclamanta este

titulara drepturilor exclusive pentru marca K. din 2007, cl. 10, fiind

autorizată să folosească pe teritoriul României mărcile T.S., T.S.T.V., R.T., H.O.M.,

A., A.R., L.M., I., D.R.X.L., S.L., inclusiv prin Site-ul de internet, destinat

comercializării produselor cărora le sunt aplicate aceste mărci, dar și altele.

La începutul anului

2012 reclamanta a constatat că pe site pârâtul a oferea spre vânzare produse

folosind neautorizat mărcile T.S., T.S.T.V., K., R.T., H.O.M., A., A.R., L.M., I.,

D.R.X.L., S.L., reproducerea mărcilor fiind însoțită și de reproducerea

produselor pentru care au fost înregistrate mărcile respective.

Reclamanta deține

drepturile de folosire pentru marca R.T. C.T.M., înregistrată de B.A.E.C., care

a desemnat compania T.S. Int. ca distribuitor al produsului sub această marcă,

reclamanta fiind desemnată ca distribuitor exclusiv pe teritoriul României.

Marca H.O.M. a fost

înregistrată la nivel comunitar, cl.7, iar SC T.S.I. SA a dobândit dreptul de

distribuție și licența exclusivă pentru 21 de state, inclusiv România,

reclamanta fiind desemnată distribuitor exclusiv al produselor H.O.M. pe

teritoriul României.

Compania R,L,I, a

înregistrat M.I.A., din 2009, acordând ulterior companiei T.D. dreptul exclusiv

de comercializare a produselor sub această marcă, această din urmă companie

autorizând compania T.S. Int. care a acordat reclamantei drepturile de

comercializare.

Marca A.R. a fost

înregistrată la nivel comunitar de E.M.S.I., cl.28, această companie

împuternicind pe Studio M. să protejeze drepturile exclusive în România.

Marca I. a fost

înregistrată internațional din 2008 de compania T.M. Ltd, acordând licența

companiei N.B. din Franța care a acordat apoi licența lui T.S. Int. din

Elveția, acesta acordând reclamantei drepturile de comercializare pentru

România.

Marca S.L. a fost înregistrată

la nivel comunitar, de compania T.I.I. în 2011, cl. 9, 24, 25, fiind acordat

dreptul de licență lui T.S. Int. pentru 19 state, iar acesta a acordat

reclamantei sublicența pentru teritoriul României.

Marca D.R.X.L.”S a

fost înregistrată la nivel comunitar de societatea E.M.S., din 2011, cl. 10,

acordând apoi lui T.S.I. licența asupra mărcii, acesta acordând reclamantei

drepturile pentru România.

Marca L.M. a fost

înregistrată la nivel internațional de compania F.Q.I., din 2007, cl. 28,

acordând apoi lui T.S.I.N.T. dreptul exclusiv de comercializare a produselor în

21 țări, reclamanta fiind licențiată pentru România.

Reclamanta a invocat,

în drept, dispozițiile art. 4 din Legea mărcilor nr. 84/1998 rep., art. 64 privind

protecția mărcilor înregistrate internațional în România, dispozițiile art. 30

privind data începerii protecției, dispozițiile art. 36 privind drepturile

exclusive ale titularului mărcii și posibilitatea acestuia de a solicita

instanței să interzică actele săvârșite de un terț care încalcă drepturile sale

exclusive, în orice modalitate (aplicarea semnului pe produse sau ambalaje,

oferirea produselor sau comercializarea, deținerea, importul, utilizarea pe

documente sau publicitate etc.).

Reclamanta a invocat

și dispozițiile art. 8 și art. 11 din O.U.G. nr. 100/2005 privind măsurile pe

care le poate dispune instanța împotriva celui care încalcă drepturile de

proprietate industrială, precum și dispozițiile art. 92 din Legea nr. 84/1998

privind dreptul titularului mărcii încălcate la despăgubiri, drept prevăzut și

la art. 4 din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de

proprietate industriala, care enumeră pe lângă titularii drepturilor de

proprietate industrială și pe orice persoană autorizată să utilizeze drepturile

de proprietate industrială, în special beneficiarii de licențe. De asemenea, a

invocat și dispozițiile art. 1357 N.C.C., care reprezintă dreptul comun în

materia răspunderii civile, arătând că în cauză sunt îndeplinite întrunite

cumulativ condițiile acesteia, respectiv existența faptei ilicite, existența

prejudiciului, existența raportului de cauzalitate între fapta ilicită și

prejudiciu, precum și vinovăția pârâtului. Astfel, prin înregistrarea

domeniului de internet top-teleshop.ro și prin promovarea și oferirea spre

vânzare de către pârât pe site-ul de internet www.top-teleshop.ro a produselor

ce folosesc fără drept semnele T.T.S., K., R.T., H.O.M., A., A.R., L.M., I., D.R.X.L.,

S.L., care sunt identice mărcilor T.S., T.S.T.V., K., R.T., H.O.M., A., A.R., L.M.,

I., D.R.X.L., S.L., au fost cauzate importante prejudicii reclamantei Studio M.,

ca deținător de drepturi exclusive asupra mărcilor pe teritoriul României.

Referitor la

vinovăția pârâtului C.D., a arătat că acesta cunoștea în mod evident existența

mărcilor T.S., T.S.T.V., K., R.T., H.O.M., A., A.R., L.M., I., D.R.X.L., S.L.,

întrucât reprezentanții reclamantei i-au solicitat în mai multe rânduri

retragerea de îndată de pe piață a produselor comercializate sub aceste semne.

În cererea

modificatoare reclamanta a reiterat susținerile din acțiune cu privire la

drepturile sale asupra mărcilor și asupra domeniului de internet, arătând că

pârâta a înregistrat cu rea-credință numele său comercial la Registrul

Comerțului, similitudinea numelui acestuia T.T. cu mărcile T.S. și T.S.T.V.

fiind evidentă, cu atât mai mult cu cât pârâta promovează și oferă spre vânzare

produse ce poartă semne identice sau similare cu mărci asupra cărora reclamanta

deține drepturi exclusive de utilizare în România. Reaua-credință a pârâtei s-a

materializat și prin utilizarea denumirii pe internet, prin intermediul

site-ului, producând confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor.

A mai arătat

reclamanta că pârâta a săvârșit și un act de concurență neloială prin

înregistrarea firmei, încălcând dispozițiile Legii nr. 11/1991 privind

combaterea concurenței neloiale.

Prin sentința civilă nr.

1700 din 02 octombrie 2013, Tribunalul București, secția a III-a civilă, a

admis în parte cererea modificată și a obligat pârâții să înceteze afișarea,

promovarea și oferirea spre vânzare pe site-ul top teleshop.ro a produselor sub

mărcile K., R.T., H.O.M, A.R., A., L.M., I., D.R.X.L., S.L. și să înceteze

folosirea semnelor identice cu aceste mărci în activitățile comerciale de

natură a aduce atingere drepturilor de proprietate ale reclamantei. Totodată, a

respins, ca neîntemeiate, atât cererea de anulare a numelui de domeniu și

desființarea site-ului pârâtelor, capătul unu al cererii, cât și cererile de la

pct. II din capătul doi al acțiunii și din capetele de cerere 3, 4, 5 și 6

(privind furnizarea de informații, acordarea despăgubirilor, schimbarea numelui

comercial, acordarea daunelor cominatorii și publicarea hotărârii) și a obligat

pârâții la plata cheltuielilor de judecată parțiale în sumă de 1.000 lei către

reclamantă.

Pentru a hotărî

astfel, analizând actele și lucrările dosarului, tribunalul a constatat că

reclamanta SC S.M. SRL face parte din grupul "Studio M.", desfășurând

activitatea comercială în 21 de țări din Europa, inclusiv în România prin

reclamantă. Reclamanta a depus la dosar licențele emise de C.N.A., pentru

difuzarea prin satelit a serviciului de programe de televiziune T.S.T.V., în

vederea desfășurării de activități de vânzare prin intermediul sistemului de

teleshopping și face dovada că este titulara drepturilor exclusive pentru marca

K. din 2007, cl. 10, înregistrată la O.S.I.M.

Reclamanta este,

totodată, autorizată să folosească pe teritoriul României mărcile T.S., T.S.T.V.,

R.T., H.O.M., A., A.R., L.M., I., D.R.X.L., S.L., inclusiv prin site-ul de

internet, destinat comercializării produselor cărora le sunt aplicate aceste

mărci, depunând la dosar contractul de licență din 17 octombrie 2011, prin care

SC T.T. SRL acordă licența privind marca R.T. către distribuitori din mai multe

țări, pentru România fiind desemnată societatea reclamantă (fila 47). Pentru

mărcile A.X. s-au acordat, de asemenea, licențe (filele 60-62), pentru marca I.

(filele 72-74), pentru marca S.N.L. (filele 78-82) și celelalte mărci pentru

care reclamanta deține drepturi exclusive de folosință pe teritoriul României,

fiind îndreptățită să efectueze demersuri privind protecția acestor mărci.

S-au depus la dosar

capturi de ecran de pe site, aparținând pârâților din cauză, prin care se oferă

spre vânzare produse sub mărcile T.S., T.S.T.V., K., R.T., H.O.M., A., A.R., L.M.,

I., D.R.X.L., S.L., reproducerea mărcilor fiind însoțita și de reproducerea

produselor pentru care au fost înregistrate mărcile respective (filele 290-299).

În această situație este evidentă încălcarea drepturilor exclusive ale

reclamantei asupra mărcilor menționate, drepturi reglementate la art. 36 din

Legea nr. 84/1998 rep., care conferă titularilor mărcii dreptul de a solicita

instanței de judecară interzicerea folosirii semnelor identice sau similare

mărcilor în activitatea comercială. Reclamanta a făcut dovada riscului de

confuzie în speță, față de împrejurarea că potențialii clienți care accesează

site-ul pârâților pot confunda produsele oferite de pârâți cu produsele

comercializate de reclamantă sub mărci identice, pentru care drepturile

exclusive aparțin reclamantei. Riscul de confuzie care include și riscul de

asociere în cauză este în dezavantajul titularului drepturilor asupra mărcii,

îndepărtând clientela obișnuită a acestuia.

Reclamanta nu a făcut

însă dovada că produsele pe care le oferă pârâții prin intermediul site-ului

lor sunt calitativ inferioare produselor comercializate de reclamantă, așa cum

s-a susținut prin acțiune. Reclamanta nu a făcut, de asemenea, nici dovada că

pârâții au cunoscut că ea comercializa produsele purtând mărcile în discuție,

prin intermediul site-ului propriu, la data când pârâții au înființat site. În

plus, pârâta, societate comercială, a înregistrat numele comercial, identic cu

denumirea site-ului în mod legal, cu respectarea dispozițiilor privind

înființarea societăților comerciale, în urma verificării de către O.N.R.C. a

disponibilității denumirii, pârâta având ca obiect de activitate comerțul

on-line. A mai susținut pârâta că nu desfășoară activitatea la un punct de

lucru accesibil publicului și nu își face reclamă în vreun fel prin folosirea

numelui comercial.

Așa fiind, tribunalul

a apreciat că acțiunea modificată a reclamantei Studio M. este întemeiată doar

în parte și a admis-o în acest fel, pârâții SC T.T. SRL și C.D. fiind obligați

să înceteze afișarea, promovarea și oferirea spre vânzare pe site a produselor

care poartă mărcile pentru care reclamanta deține drepturile exclusive de

folosință, respectiv: K., R.T., H.O.M., A.R., A.L.M., I., D.R.X.L., S.N.L., să

înceteze folosirea semnelor identice mărcilor reclamantei în activitățile

comerciale de orice fel.

Tribunalul a respins,

ca neîntemeiat, capătul de cerere privind desființarea numelui de domeniu al

pârâților, pentru motivele menționate, precum și capătul de cerere privind

schimbarea numelui comercial al pârâtei societate comercială.

În ce privește

condițiile răspunderii civile delictuale în cauză, reclamanta nu a făcut dovada

prejudiciului cauzat de actele pârâților, astfel că cererea privind plata

despăgubirilor de către pârâți, în valoare de 5.000 euro a fost respinsă, ca

neîntemeiată, precum și cererea de a fi obligați pârâții să furnizeze

informații privind originea și rețelele de distribuție a produselor

comercializate prin intermediul site-ului.

Apreciind ca

neîntemeiat și ultimul capăt al cererii, tribunalul a respins și cererea de

obligare a pârâților să publice dispozitivul hotărârii judecătorești ce urmează

a fi pronunțată, iar în aplicarea dispozițiilor art. 274 C. proc. civ., pârâții

au fost obligați la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă, în sumă

de 1.000 lei, reprezentând onorariu de avocat, conform chitanței de la dosar.

Împotriva sentinței

tribunalului au formulat apel principal reclamanta SC S.M. SRL și apel incident

pârâții C.I.D. și SC T.T. SRL., în analiza cărora Curtea a constatat

următoarele:

Apelul reclamantei

este fondat în ceea ce privește greșita respingere a cererilor privind anularea

înregistrării numelui de domeniu www.top-teleshop.ro și

privind furnizarea de către pârâtă a informațiilor referitoare la originea și

rețelele de distribuție a produselor în discuție (cu excepția R.T.).

Faptul că pârâtul

și-a înregistrat în mod legal numele de domeniu de internet, nu legitimează

utilizarea sa cu încălcarea unui drept la marcă recunoscut anterior

reclamantei.

Din capturile de

ecran de pe site-ul pârâtei (filele 290-299, 103 - 124 dosar fond) rezultă că

pârâții utilizau semnul top-teleshop.ro pentru a distinge serviciile oferite de

cele ale altor întreprinderi similare, inclusiv în ceea ce privește afișarea,

promovarea și oferirea spre vânzare on-line de produse identice și similare

celor comercializate prin intermediul reclamantei, semnul în discuție fiind

reprodus pe imaginile oferite de site prin care erau promovate produsele, ceea

ce duce la concluzia că pârâții utilizau numele de domeniu cu funcția de marcă.

Or, în condițiile în

care numele de domeniu, fie el și legal înregistrat, este utilizat cu funcția

de marcă, trebuie verificat în ce măsură încalcă dreptul reclamantei decurgând

din mărcile anterior înregistrate T.S. și T.S.T.V. și pentru care deține

licență din partea titularului.

În acest context al

comparării mărcilor invocate de reclamantă T.S. și T.S.T.V. cu numele de

domeniu utilizat de pârâți cu funcția de marcă, Curtea a apreciat că există

similitudine, iar semnul folosit de pârâți (top-teleshop.ro), din motive de

identitate a serviciilor oferite publicului și a produselor la care aceste

servicii se referă, poate genera un risc de confuzie cu mărcile anterioare ale

reclamantei.

Mărcile verbale de

care se prevalează reclamanta sunt compuse din două cuvinte provenite din limba

engleză („top”, „shop”), într-una din ele adăugându-se prescurtarea „T.V.” de

la „televiziune”; pârâta utilizează un semn compus din aceleași două cuvinte,

cu aceeași semnificație de ansamblu, „top” respectiv „shop”, acesta din urmă în

interiorul unei forme compuse („teleshop”), precedat de prefixul „tele”, ce

sugerează, de asemenea, noțiunea de televiziune.

În condițiile în care

denumirea similară este utilizată de pârâtă pentru a afișa, promova,

comercializa produse identice cu cele cu privire la care reclamanta deține o

licență exclusivă de comercializare (cele cu privire la care a fost admisă

acțiunea în primă instanță), riscul de confuzie este evident, evidentă fiind și

încălcarea drepturilor conferite reclamantei de mărcile anterioare pentru care

deține licență.

Or, aceste drepturi

ale reclamantei trebuie restabilite și înlăturată încălcarea de către pârâtă a

drepturilor celei dintâi ce decurg din mărcile T.S. și T.S.T.V. în condițiile art.

36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, interzicerea pârâților de a folosi

semnul similar urmând a lua forma anulării înregistrării numelui de domeniu,

întrucât prin înregistrarea și utilizarea sa în condițiile date a fost încălcat

dreptul la marcă.

Pe de altă parte,

atât timp cât s-a reținut delictul pârâților decurgând din afișarea, promovarea

și oferirea spre vânzare pe site-ul propriu a unor produse pentru

comercializarea cărora reclamanta deține licență exclusivă sau similare

acestora, dar sub mărcile deținute de reclamantă, în temeiul art. 8 din O.U.G. nr.

100/2005, față de încălcarea dreptului la marcă este fondată și solicitarea de

obligare a pârâților să comunice informații reclamantei privind originea și

rețelele de distribuție a produselor comercializate sub denumirile de K., H.O.M,

A., A.R., L.M., I., D.R.X.L., S.L.

Au fost înlăturate

apărările apelantei-pârâte împotriva pretențiilor reclamantei, găsite mai sus

fondate (apărări care se suprapun și criticilor aduse prin apelul incident

capătului de cerere admis la prima instanță și care vor fi analizate ca atare

mai jos).

În ceea ce privește

lipsa calității procesuale active a reclamantei decurgând din inopozabilitatea

contractului de licență pentru utilizarea exclusivă pe teritoriul României a

mărcilor T.S., T.S.T.V., de către reclamantă, ca urmare a neîndeplinirii

formalităților legale, Curtea a reținut că, potrivit art. 165 din

Regulamentul (C.E.) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind

marca comunitară:

„(1) De

la data aderării Bulgariei, a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a

Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei

.i a Slovaciei (denumite în continuare „noul stat membru”, „noile state

membre”), o marcă comunitară înregistrată sau depusă conform prezentului

regulament înainte de datele respective de aderare se extinde pe teritoriul

acestor state membre pentru a avea efecte echivalente în întreaga Comunitate

(…).

(5) Utilizarea

unei mărci comunitare conform alineatului (1) poate fi interzisă în temeiul

articolelor 110 și 111, dacă marca anterioară sau alt drept național au fost

înregistrate, solicitate sau obținute cu bună-credință în noul stat membru

înainte de data aderării respectivului stat membru; sau, dacă este cazul, la o

dată de prioritate anterioară datei de aderare a respectivului stat membru.”

Aceasta înseamnă că,

independent de opozabilitatea licenței acordate reclamantei, pârâții trebuia să

se obțină de la încălcarea dreptului titularilor mărcilor în discuție.

În orice caz,

măsurile dispuse de prima instanță și, suplimentar, de instanța de apel

împotriva pârâtei decurgând din încălcarea dreptului la utilizarea de către

reclamantă a mărcilor T.S., T.S.T.V., K., H.O.M, A., A.R., L.M., I., D.R.X.L., S.L.,

pe teritoriul României sunt măsuri ale căror urmări presupun împiedicarea

pârâtei să încalce pe viitor dreptul la marcă, fără a fi fost acordate despăgubiri

pentru trecut; în aceste condiții, lipsa de opozabilitate decurgând din

nedovedirea îndeplinirii formalităților de înscriere în registru devine

irelevantă, ca urmare a faptului că, cel puțin din momentul comunicării cererii

de chemare în judecată pârâții au fost înștiințați despre drepturile

reclamantei decurgând din licențe, care devin, astfel, opozabile; prin urmare,

obligarea la încetarea afișării, promovării și oferirii spre vânzare a

produselor în discuție pe site-ul top-teleshop.ro și împiedicarea utilizării

numelui de domeniu top-teleshop.ro pot fi dispuse indiferent de neefectuarea

formalităților care asigură opozabilitatea.

Pe de altă parte, din

înscrisurile de la filele 25, 51 - 53, 59 - 62, 67, 71 - 74, 79 - 80, 81 - 84,

98 și urm., 193 - 286 rezultă că reclamanta a fost împuternicită de titulari cu

dreptul atât de a utiliza mărcile K., H.O.M, A.R., A., L.M., I., D.R.X.L., S.L.,

cât și dreptul de a acționa judiciar în scopul protejării lor pe teritoriul

României ceea ce înlătură criticile în sens contrar ale apelantei-pârâte în

ceea ce o privește absența acestor drepturi și, deci, a legitimării

procesual-active.

A fost admisă, însă,

critica apelantei pârâte privind temeinicia excepției lipsei calității

procesuale active a reclamantei doar în ceea ce privește pretențiile

referitoare la produsul cu marca R.T. (cu privire la care, de altfel,

pârâta-apelantă deține un contract de licență prin care SC R.T. SRL i-a acordat

un drept de folosință neexclusivă - filele 319 - 325), întrucât, deși T.S.

International dobândise prin licență de titular dreptul de a acționa judiciar

pentru protejarea drepturilor de proprietate industrială, din înscrisul de la

fila 39 dosar fond rezultă că nu ar fi sublicențiat în favoarea reclamantei

dreptul la declanșarea unei cereri în justiție și de a acționa pentru

protejarea mărcii, ci doar cel de a distribui produsul R.T. și de a utiliza

marca.

Au fost înlăturate

criticile apelantei-pârâte în sensul că nu ar fi fost comercializate produse

care să poarte denumirea mărcilor în litigiu, așa cum ar rezulta din facturile

emise în timp și care se referă la „aparat masaj abdomen”, „mop cu aburi 5 în 1”,

„corset modulator”, „centură pentru abdomen”, capturile de pe site de la filele

103 - 124 și 290 - 299 dovedind contrariul.

Celelalte produse cu

privire la care pârâta-apelantă a pretins că deține licență (D.C. și H.P.) nu

prezintă relevanță, întrucât nu s-au formulat pretenții cu privire la ele de

către reclamantă.

În ceea ce privește

capătul de cerere respins privind repararea prejudiciului, apelul reclamantei

nu vizează și acest petit (oricum, nedovedit nici la fond, nici în apel, în

privința existenței și întinderii prejudiciului).

Relativ la pretenția

apelantei-reclamante privind obligarea pârâtei SC T.T. SRL la schimbarea

numelui comercial, Curtea a observat că nu există, în prezent, elemente

probatorii care să ducă la concluzia certă că, după anularea numelui de domeniu,

pârâta va utiliza denumirea sa comercială cu funcția de marcă sau că ar fi

făcut-o în trecut (în capturile depuse la filele 290 - 299 s-a utilizat de

către pârâtă numele de domeniu top-teleshop.ro, iar nu denumirea comercială SC

T.T. SRL); prin urmare, câtă vreme numele comercial nu a fost folosit cu

funcția de marcă, pentru distingerea produselor sau serviciilor oferite de

pârâtă, nu poate fi admis acest capăt de cerere în temeiul art. 36 din Legea nr.

84/1998.

În raport de

schimbarea în parte a sentinței și admiterea unor alte capete de cerere inițial

respinse, dar și de admiterea parțială a excepției lipsei calității procesuale

active, cheltuielile de judecată acordate reclamantei au fost stabilite la 2.000

lei din cei 3.300 lei pretinși cu titlu de onorariu avocat, în baza art. 274 -.

276 C. proc. civ.

Împotriva acestei

decizii au declarat recurs pârâții SC T.T. SRL și C.I.D., formulând următaorele

critici.

privește anularea numelui de domeniu, aceasta a fost injust dispusă, bazându-se

pe susținerile reclamantei SC S.M. SRL, conform cărora denumirea mărcii și a

domeniului on-line au fost însușite cu rea-credință și reprezintă acte de

concurență neloială.

Motivarea expusă este

lacunară, iar reaua-credință nu este eficient probată, observând că denumirea

de "top-teleshop", utilizată atât în numele mărcii cât și în

denumirea site-ului, este alcătuită din: cuvântul englezesc

"shop”-magazin, împrumutul de cuvinte din alte limbi fiind o practică tot

mai des întâlnită în sectorul marketing, cuvântul englezesc "top"

care are rolul de a crea un impact în rândul publicului, și prefixul "tele"

care, de această dată, sugerează disponibilitatea comenzilor telefonice.

În acest sens, este

de subliniat faptul că SC T.T. SRL nu își desfășoară activitatea în spațiul

televizat, astfel cum procedează intimata SC S.M. SRL. Caracteristica

principală a activității intimatei este aceea a comercializării produselor

sale prin comenzi telefonice efectuate în urma prezentării produselor prin

spoturi publicitare atât pe posturile naționale de televiziune, cât și pe

postul T.S.T.

De asemenea, nu

există risc de confuzie între denumirea societății SC T.T. SRL, a numelui de

domeniu, precum și a site-ului de internet aflat la această adresă și SC S.M.

SRL. Prin alăturarea unor cuvinte cu utilizare deosebit de largă pe internet

"T." și "S.", reclamanta dorește să limiteze în mod abuziv

orice folosire a acestor cuvinte de către alți utilizatori.

Vânzarea de produse

prin intermediul site-ului nu poate fi apreciată ca utilizare ilicită a mărcilor

"T.S." și "T.S.T.", întrucât respectivele mărci nu se

regăsesc pe produsele oferite în mod efectiv spre comercializare.Din

înscrisurile depuse la dosarul cauzei se poate observa în mod clar că nu au

fost comercializate de către pârâți produse care să poarte denumirea

mărcilor indicate de intimată, facturile emise fiind pentru produse care poartă

următoarele denumiri: "aparat masaj abdomen", "mop cu aburi 5 in

l", "corset modelator", "centură pentru abdomen'', etc.

Astfel, nu există

posibilitatea creării unei confuzii cu privire la apartenența lor față de un

producător sau altul, cu atât mai mult cu cât serviciul oferit nu este

individualizat prin semnul "top-teleshop".

Prin urmare, în mod

greșit instanța de apel a considerat că există similitudine, iar semnul folosit

de recurenți (top-teleshop.ro), din motive de identitate a serviciilor

oferite publicului și a produselor la care aceste servicii se referă, poate

genera un risc de confuzie cu mărcile anterioare ale apelantei SC S.M. SRL și,

ca o consecință directă, i-a obligat să furnizeze informații privind produsele

comercializate.

dovedit că recurenta ar comercializa produse de o calitate inferioară celor

comercializate de ea, motiv pentru care nu înțeleg ce drepturi ale acesteia ar

fi apărate prin furnizarea informațiilor cu privire la originea și rețelele de

distribuție a produselor comercializate sub denumirile K., H.M., A., A.R.,

L.M., I., D.R.X.L., S.L.

îndeplinit formalitățile legale în vederea înregistrării și asigurării

opozabilității contractului de licență pentru utilizarea exclusivă pe

teritoriul României a mărcilor "T.S." și "T.S.T.",

încălcând astfel dispozițiile art. 23 alin. (1) din Regulamentul (C.E.) nr. 207/2009

al Consiliului, conform cărora "actele juridice privind o marcă comunitară

(...) sunt opozabile față de terți în toate statele membre numai după înscrierea

în registru".

Neîndeplinirea

acestei obligații are drept efect inopozabilitatea licențelor pentru utilizarea

exclusivă pe teritoriul României a mărcilor "T.S." și "T.Ș.T.",

motiv pentru care reclamanta nu este în măsură să solicite tragerea pârâților

la răspundere, din moment ce nu le poate opune actul juridic prin care a

dobândit drepturi asupra unei mărci.

Intimata-reclamantă a

formulat întâmpinare, prin care a contestat criticile de recurs, iar în

susținere a indicat apărări ce concordă cu considerente ale deciziei de apel.

S-au depus la dosar înscrisuri privind procesul penal și sechestrarea numelui

de domeniu în cauză, în temeiul art. 249 C. proc. pen., care nu sunt în măsură

să influențeze soluția în prezentul dosar atât timp cât vizează numai existența

unui dosar în cercetare, în care s-a luat o măsură asigurătorie.

Analizând decizia de

apel în raport de criticile formulate, ce fixează limitele controlului

judiciar, Înalta Curte constată că recursul este nefondat.

din considerentele deciziei de apel, soluția pronunțată nu a fost

justificată pe înregistrarea cu rea credință a numelui de domeniu sau pe

faptul că utilizarea acestuia reprezintă un act de concurență neloială, ci pe dispozițiile

art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și

indicațiile geografice, potrivit căruia titularul mărcii poate cere

instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în

activitatea lor comercială, fără consimțământul său, un semn pentru care, datorită

faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele

sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un

risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între

semn și marcă.

În acest cadru

juridic, necontestat decât în limitele susținute prin cererea de recurs, instanța

de apel a făcut analiza cerințelor pe care le implică acest text legal,

respectiv identitatea/similaritatea numelui de domeniu cu marca,

identitatea/similaritatea produselor pentru care se folosesc semnele în

conflict și existența riscului de confuzie, incluzând și riscul

de asociere între numele de domeniu și marcă - neprezentând relevanță

inexistența unui risc de confuzie între denumirea societății SC T.T. SRL,

a numelui de domeniu, precum și a site-ului de internet aflat la această adresă

- aparținând reclamantei și numele comercial SC S.M. SRL., susținută în

recurs, ceea ce înlătură critica privind insufienta motivare, din perspectiva

dispozițiilor art. 304 pct. 5 C. proc. civ.

În ceea ce

privește cerințele analizate din perspectiva art. 36 alin. (2) lit.

b) din Legea nr. 84/1998, se susține că împrumutul de cuvinte din alte

limbi este o practică tot mai des întâlnită în sectorul marketing, cuvântul

englezesc "top" având rolul de a crea un impact în rândul publicului,

că prin alăturarea celor două cuvinte cu utilizare deosebit de largă pe

internet "T." și "S.", reclamanta dorește să limiteze

în mod abuziv orice folosire a acestor cuvinte de către alți utilizatori, iar prefixul

"tele" sugerează disponibilitatea comenzilor telefonice -

subliniindu-se că recurenta SC T.T. SRL nu își desfășoară activitatea în

spațiul televizat, astfel cum procedează intimata SC S.M. SRL, caracteristica

principală a activității acesteia fiind a comercializării produselor sale

prin comenzi telefonice efectuate în urma prezentării produselor prin spoturi

publicitare atât pe posturile naționale de televiziune, cât și pe postul T.S.T.V.

În constatarea

similarității semnele aflate în conflict, instanța de apel a

reținut că mărcile verbale de care se prevalează reclamanta sunt compuse

din două cuvinte provenite din limba engleză („top”, „shop”), într-una din ele

adăugându-se prescurtarea „T.V.” de la „televiziune”, iar pârâta utilizează un

semn compus din aceleași două cuvinte, cu aceeași semnificație de ansamblu,

„top” respectiv „shop”, acesta din urmă în interiorul unei forme compuse

(„teleshop”), precedat de prefixul „tele”, ce sugerează, de asemenea, noțiunea

de televiziune.

Distincția

subliniată privind canalul de distribuție a produselor/serviciilor vizate

prin semnele în conflict nu este de natură a înlătura riscul de confuzie,

incluzând și riscul de asociere, dintre acestea, date fiind gradul de

similaritate ridicat, identitatea produselor/serviciilor oferite -

reținută de instanța de apel și necontestată și faptul că

prefixul "tele" din semnul incriminat nu este suficient de distinctiv

pentru a face diferența.

Includerea într-o

marcă înregistrată a unor cuvinte cu o largă utilizare, reclamată de către

recurenții-pârâți, nu înlătură protecția de care aceasta se bucură. Prin înregistrarea ca marcă, cele două cuvinte în

discuție beneficiază de protecție, în forma respectivă și, atât

timp cât sunt valabile, conferă drepturi exclusive titularului.

Cu referire la

probatoriul avut în vedere, instanța de apel a reținut că pârâții

utilizează semnul top-teleshop.ro pentru a distinge serviciile oferite de cele

ale altor întreprinderi similare, inclusiv în ceea ce privește afișarea,

promovarea și oferirea spre vânzare on-line de produse identice și similare

celor comercializate prin intermediul reclamantei, semnul în discuție fiind

reprodus pe imaginile oferite de site prin care erau promovate produsele,

concluzionând astfel că s-a utilizat numele de domeniu cu funcția de marcă.

Prin urmare, acest

conflict a fost sancționat prin decizia de apel, neavând relevanță

apărarea din recurs în sensul că vânzarea de produse prin intermediul site-ului

nu poate fi apreciată ca utilizare ilicită a mărcilor "T.S." și "T.S.T.",

întrucât respectivele mărci nu se regăsesc pe produsele/serviciile oferite în

mod efectiv spre comercializare.

deciziei rezultă că nu comercializarea de produse de o calitate inferioară

celor comercializate de intimata-reclamantă a justificat obligația impusă

de furnizare a informațiilor cu privire la originea și rețelele de distribuție

a produselor comercializate sub denumirile K., H.M., A., A.R., L.M., I.,

D.R.X.,L., S.L.

În soluționarea

acestei cereri s-au avut în vedere delictul reținut al pârâților decurgând

din afișarea, promovarea și oferirea spre vânzare pe site-ul propriu a unor

produse identice sau similare, încălcarea dreptului la marcă și

dispozițiile art. 8 din O.U.G. nr. 100/2005, potrivit căruia în cadrul unei acțiuni în justiție având ca obiect încălcarea

unui drept de proprietate industrială și ca urmare a unei cereri a

reclamantului, justificată și proporțională în raport cu cauza, instanța

judecătorească competentă poate să ordone ca informații privind originea și

rețelele de distribuție a mărfurilor sau serviciilor, care aduc atingere unui

drept de proprietate industrială protejat, să fie furnizate de către persoana

care a încălcat un drept protejat.

reclamă inopozabilitatea licenței mărcilor "T.S." și

"T.S.T.", invocând încălcarea unor norme din Regulamentul privind

marca comunitară, deși în cauză se subliniază pentru acestea că sunt cu

înregistrare internațională, cărora actul comunitar invocat nu le este

astfel aplicabil.

Constatând, prin urmare,

că nu sunt fondate criticile formulate, din perspectiva dispozițiilor art.

304 pct. 5 și 9 C. proc. civ., Înalta Curte urmează să facă aplicarea

și a dispozițiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ. și să

dispună respingerea recursului ca nefondat.

Cu aplicarea art. 274

C. proc. civ., recurenții-pârâți vor fi obligați la plata sumei de 2.217,57

lei cu titlu de cheltuieli de judecată către intimata-reclamantă SC S.M. SRL.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca

nefondat, recursul declarat de pârâții SC T.T. SRL și C.I.D. împotriva Deciziei

nr. 390/A din data de 14 octombrie 2014 a Curții de Apel București, secția a

IV-a civilă.

Obligă pe

recurenții-pârâți la plata sumei de 2.217,57 lei cu titlu de cheltuieli de

judecată către intimata-reclamantă SC S.M. SRL.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință

publică, astăzi 17 martie 2015.