ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2689/2014

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2689/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2014)

Asupra recursurilor de

față, constată următoarele:

Prin decizia civilă nr. 181 A din data de 25 octombrie

2013 Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea

intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, a admis apelul formulat de

apelanții-reclamanți G.C.M.C. și SC T.M. SRL împotriva sentinței civile nr. 1710

din 10 octombrie 2012, pronunțată de Tribunalul București, secția a III-a civilă,

în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC M.B.T. România SRL (fostă T.G.S. SRL), dispunând

după cum urmează:

A schimbat în parte sentința,

în sensul că a admis în parte acțiunea precizată.

A obligat pe pârâtă să

înceteze orice acte de comerț, oferire spre vânzare, distribuție, export, import,

publicitate prin orice mijloace, pe teritoriul României, a produsului X. folosind

un ambalaj identic sau similar celui al reclamantului pentru produsul X.S., protejat

conform certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial nr. AA

din 31 octombrie 2011 emis de O.S.I.M.

S-au menținut în rest

dispozițiile sentinței de respingere cu privire la denumirea Xi.S.

Au fost obligați apelanții

să achite în părți egale intimatei suma totală de 1725 RON cheltuieli de judecată

parțiale în apel.

Pentru a pronunța această

hotărâre, instanța de apel a reținut următoarele considerente:

Prin sentința civilă apelată,

Tribunalul București, secția a III-a civilă, a respins, ca neîntemeiată, cererea

precizată a reclamanților G.C.M.C. și SC T.M. SRL în contradictoriu cu pârâta T.G.S.

SRL, reținând următoarele:

Prin cererea înregistrată

pe rolul Tribunalului București, secția a III-a civilă, la data de 28 decembrie

2011, precizată ulterior, reclamanții G.C.M.C. și SC T.M. SRL au chemat în judecată

pe pârâta T.G.S. SRL, solicitând instanței să pronunțe o hotărâre prin care să dispună

obligarea pârâtei să înceteze pe teritoriul României orice acte de comerț, oferire

spre vânzare, distribuție, export, import, publicitate, prin orice mijloace, a oricăror

produse folosind un ambalaj identic sau asemănător cu cel pe care îl folosește în

comercializarea produsului „Xy.”, precum și să înceteze imediat și permanent, pe

teritoriul României, comercializarea, distribuția, oferirea spre vânzare, deținerea,

importul, exportul, publicitatea, prin orice mijloace, a oricăror produse ce poartă

denumirea „Xy.S.”, cu cheltuieli de judecată.

În susținerea cererii

reclamanții au arătat că denumirea „Xy.S.”, precum și reprezentarea grafică aferentă

acestei denumiri încalcă drepturile pe care reclamanții le dețin în calitate de

titulari ai mărcii „Xy.”. Reclamantul G.C.M.C. este titularul certificatului desen/model

industrial - cu protecția conferită de Legea nr. 129/1992 și al mărcilor „Xy.” (Xy.

Dulce) și „Xl.” înregistrate la O.S.I.M. - cu protecția conferită de art. 36 din

Legea nr. 84/1998, iar prin SC T.M. se promovează și se distribuie exclusiv pe piața

românească toate produsele purtând aceste semne.

Pârâta vinde sub denumirea

de Xy.S. aceeași categorie de produse comercializate sub marca „Xy.”, iar asemănarea

evidentă între cele două denumiri și reprezentarea grafică aferentă creează un risc

de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn/denumire

și marca reclamantului.

Analizând cererea și probatoriile

administrate, tribunalul a reținut că reclamanta societate comercială a încheiat

contract de distribuție exclusivă în data de 03 aprilie 2011 cu societatea Xl. Inc.

din S.U.A., pentru o serie de produse, printre care și X.S., reprezentând îndulcitor,

iar reclamantul G.C.M.C. este titularul mărcii „Xy. (Xy. Dulce)” protejată din 10

mai 2010 pe teritoriul României pentru clasele 1, 5, 30 și 35, precum și titularul

drepturilor privind DMI ambalaj pentru produsul X.S. nr. AA.

Reclamanții au notificat

pârâta pentru a stopa comercializarea produsului „X.Y.” în ambalaj identic cu acela

al reclamanților, iar aceasta i-a comunicat că respectivul produs i-a fost pus la

dispoziție, în vederea comercializării pe teritoriul României, împreună cu ambalajul,

de către o firmă din Ungaria, probând cu facturile depuse la dosar această împrejurare.

În prezent, reclamanții susțin că pârâta comercializează produsul „Xy.S.”.

Reclamanții nu au făcut

dovada că la data când s-a constituit depozitul reglementar de către reclamant pentru

desenul/modelul industrial ambalaj „X.S.” la O.S.I.M. (19 aprilie 2011), pârâta

mai comercializa produsul în ambalajul care era similar celui înregistrat de reclamant,

având în vedere că notificările trimise sunt anterioare datei depozitului, la fel

ca și bonurile fiscale de achiziționare a produsului. De altfel, bonurile fiscale,

ca și procesul verbal întocmit de executorul judecătoresc, se referă la o altă societate

comercială, nu la pârâta din cauză.

Cu privire la produsul

„X.Y., care nu are o denumire similară mărcii reclamanților, nu se poate reține

vreo încălcare a drepturilor exclusive, în baza dispozițiilor art. 36 din Legea

nr. 84/1998 modificată, privind mărcile și indicațiile geografice.

În ce privește produsul

pârâtei, la care s-a făcut referire în cererea precizatoare, respectiv Xy.S., acesta

este comercializat într-un ambalaj care diferă substanțial de ambalajul produsului

reclamanților, denumirea acestui produs fiind similară într-adevăr cu marca reclamanților,

X.S., dar acest fapt nu este de natură să producă confuzie, așa cum susțin reclamanții,

nefiind întrunite condițiile de la art. 36 din legea mărcilor: folosirea unui semn

care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă fie din cauză

că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare,

există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere

între semn și marcă.

Așa cum s-a reținut și

de către Parchet prin rezoluția din dosarul penal, denumirea produselor este diferită,

iar ambalajele în discuție de asemenea sunt diferite, aspecte de natură să înlăture

riscul de confuzie, nefăcându-se nici o probă de către reclamanți în sensul că publicul

consumator ar confunda semnul și marca reclamanților, sau că ar face o legătură

între semnul pârâtei și marca reclamanților, ori că semnul pârâtei ar trezi în percepția

publicului amintirea mărcii. Nici chiar simpla asociere care ar putea exista între

semnul pârâtei și marca reclamanților nu este suficientă pentru a ajunge la concluzia

că există un risc de confuzie în sensul dispozițiilor art. 36 din legea română sau

al art. 4 alin. (1) lit. b) din Directiva 89/104/CEE, așa cum au susținut reclamanții

din cauză, iar această concluzie se bazează pe faptul că marca reclamanților nu

este o marcă puternic distinctivă, având un caracter descriptiv, dată fiind prezența

elementului X. (care provine de la X.Y.) în componența mărcii în discuție.

Împotriva acestei sentințe

au declarat apel reclamanții, apreciat ca fiind fondat, în parte, de instanța de

apel.

privind denumirea „Xy.S.”, deși a pronunțat soluția corectă, prima instanță a făcut

trimitere greșit în ultima parte a considerentelor la o rezoluție de neîncepere

a urmăririi penale din 16 martie 2012 (aflată în copie parțială la dosarul

său), ce a omologat referatul cu propunerea de neîncepere a urmăririi penale din

12 martie 2012 întocmit în Dosarul nr. 23006642/C2/GS din 12 martie 2012 al D.G.P.M.B.-Poliția

sectorului 3 - Serviciul de Investigare a Fraudelor(aflat în copie la dosarul primei

instanțe). Rezoluția nu are legătură cu capătul de cerere ce vizează protecția

dreptului la marca utilizată de reclamanți, Xy. -(Xy. Dulce), ci numai cu capătul

de cerere ce vizează protecția desenului industrial utilizat de reclamanți

și înregistrat la O.S.I.M., astfel că ea nu poate fi reținută.

Omologând referatul cu

propunerea de neîncepere a urmăririi penale din 12 martie 2012, rezoluția îmbrățișează

opinia că ambalajul produsului X.Y. (îndulcitor natural) utilizat de pârâtă nu are

același desen cu desenul pentru care reclamantul deține certificat de înregistrare

la O.S.I.M., deoarece în desenul înregistrat apar detalii scrise în limba engleză

pe când în cel al reclamantei sunt scrise în limba română, titlurile sunt diferite,

fructele din pahar nu sunt aceleași, paharul are formă diferită, iar lingurița

are dimensiuni diferite în raport cu paharul.

Prima instanță a

îmbrățișat însă opinia, corectă și legală de altfel, care corespunde

prevederilor art. 31 din Legea nr. 129/1992 ce vor fi mai jos expuse, în condițiile

în care rezoluția menționată nu conferă în cauză niciun fel de putere de lucru judecat

cât timp nu corespunde unei hotărâri judecătorești, că ambalajul utilizat de

pârâtă pentru produsul său X.Y. era similar cu cel înregistrat de reclamant la O.S.I.M.

reclamanți „Xy. (Xy. Dulce)” are un grad de distinctivitate scăzut (este descriptivă),

conținând construcția verbală „Xy. (Xy. Dulce)”, scrisă pe un singur rând,

ce conține abrevierea cuvântului „xy.” - compus organic, însoțită de adjectivul

„dulce” în limba engleză-sweet și tradus în limba română-dulce (certificat de înregistrare

a mărcii, dosar prima instanță).

Denumirea folosită de

pârâtă, „Xi.S.”, este scrisă pe două rânduri separate, „Xi.” deasupra și „S.” dedesubt,

sub ambele fiind reprezentate și elemente grafice distincte atașate de pârâtă

- o farfurie cu zmeură.

Din analiza de ansamblu

a semnelor în conflict, făcută și de prima instanță, rezultă că denumirea „Xi.S.”

utilizată de pârâtă nu este identică sau similară cu marca utilizată de reclamanți,”Xy.

(Xy. Dulce)”, care este o marcă cu caracter distinctiv slab, deoarece este descriptivă,

conținând denumiri în limba engleză și în limba română, în ambele ea sugerând compoziția

produsului (substanța xy.) și caracteristica lui esențială (dulce). Având caracter

distinctiv slab, marca reclamanților nu poate monopoliza cuvintele comune, cum pretind

reclamanții, ce desemnează îndulcitorii ce reprezintă produsele comercializate

de părți.

Piața concurențială ar

fi denaturată dacă reclamanții ar interzice oricărui comerciant să utilizeze cuvintele

comune ce desemnează compusul organic xy. și caracteristica lui-dulce.

Astfel, protecția conferită

de marca slabă a reclamanților se întinde exclusiv asupra interzicerii folosirii

de alt comerciant a denumirii identice mărcii înregistrate „Xy. (X. Dulce)”. Această

protecție este insuficientă interzicerii unor denumiri ce folosesc aceleași cuvinte

comune dar conțin elemente de diferențiere - denumirea utilizată de pârâtă conține

ca element de diferențiere particula „vit” , ce sugerează aptitudinea produsului

de a genera vitalitate, de a susține viața.

Cum corect a reținut prima

instanță, consumatorul mediu relevant (care este consumatorul rezonabil bine informat,

atent și circumspect) nu poate fi indus în eroare, deoarece între cele două semne

în conflict,

„Xi.S.”

și „ Xy. (X. dulce) ”, cu elemente verbale numai parțial identice, dar parțial distincte-distinctivitate

realizată de particula „vit” desemnând vitalitate, urmate și de elemente grafice

distincte-farfurie cu zmeură atașată de pârâtă, nu există confuzie.

Din perspectiva dispozițiilor

art. 36 din Legea nr. 84/1998, prima instanță a relevat corect că nu există risc

de confuzie între cele două denumiri în conflict (marca utilizată de reclamanți

și denumirea Xi.S. utilizată de pârâtă) deși ele se adresează aceluiași segment

al consumatorilor.

Aceasta deoarece nu se

poate face abstracție de faptul că în analiza similarității mărcilor este vorba

despre consumatorul mediu

al produselor care este considerat a fi rezonabil bine informat, atent și circumspect,

ce nu poate fi indus în eroare în prezența unor mărci slabe, descriptive, astfel

că diferențele elementului verbal dominant al acestora înlătură riscul de confuzie,

inclusiv sub aspectul asocierii.

Nejustificat susțin astfel

apelanții că ar exista risc de confuzie deoarece între cele două denumiri în

conflict este deosebire doar de 3 litere, de vreme ce marca utilizată de reclamanți

este o marcă slabă, iar semantic și grafic semnele în conflict se diferențiază în

bună măsură.

Nu se poate accepta, așa

cum susțin apelanții, că ar ajunge consumatorul mediu în confuzie pe motiv că rezonanța

terminației în vit (a pârâtei) ar fi fonetic similară celei în sweet (a reclamanților),

câtă vreme elementul verbal utilizat de pârâtă are semnificație diferită parțial

(xy. vitalitate dulce), iar marca reclamanților este slab distinctivă, fiind

exclusiv descriptivă (xy. dulce), deoarece vorbește despre conținutul (xy.)

și caracteristica esențială a produsului său (dulce).

Nefondat tind a invoca

apelanții și că în situația unei similarități vagi între mărci ar exista risc de

confuzie datorită similarității/identității produselor, de vreme ce această soluție

jurisprudențială nu are legătură cu speța acestora, în care au dedus judecății

o marcă slabă distinctiv și nu au invocat în cererea de chemare în judecată sau

dovedit în proces că marca ar fi fost atât de mult cunoscută încât să fi dobândit

vreun caracter puternic distinctiv.

Prin urmare, prima instanța

a respins în mod corect cererea completatoare privind interzicerea utilizării denumirii

Xi.S. de către pârâtă, având în vedere că marca reclamanților este slab distinctivă,

elementele dominante ale celor două semne în conflict nu sunt integral comune, imaginea

de ansamblu fiind diferită, introducerea elementului verbal suplimentar de către

pârâtă (vit) diferențiind denumirea pretinsă de reclamanți a fi interzisă la

utilizare pârâtei, față de marca reclamanților.

Astfel, susținerile apelanților

cu privire la încălcarea sau aplicarea greșită a art. 36 din Legii nr. 84/1998,

cu privire la denumirea „Xi.S.”, sunt nefondate, în speță neputându-se reține risc

de confuzie sau asociere cu marca utilizată de reclamanți.

la dispozițiile primei instanțe pentru produsul „X.” comercializat de pârâtă în

ambalaj similar celui pentru care reclamantul se bucură de protecție, prin depozitul

înregistrat la O.S.I.M. pentru desenul folosit de reclamantă pe ambalajul produselor

comercializate legal de aceasta, sunt fondate.

În mod greșit a reținut

prima instanță că, la data când s-a constituit depozitul reglementar de către reclamant

(aprilie 2011), pentru desenul/modelul industrial ambalaj X.S. la O.S.I.M., pârâta

nu mai comercializa produsul în ambalajul care era similar celui înregistrat, făcând

referire la bonurile fiscale de achiziționare a produsului, câtă vreme procesul-verbal

întocmit de executorul judecătoresc la care face referire prima instanță (întocmit

la 13 noiembrie 2011 de B.E.J.A. D.G., L.G. și M.P.) vizează tocmai livrarea produsului

de pârâta din cauză, după data protecției juridice conferite de lege reclamantului

(art. 30 din Legea nr. 129/1992) către una din farmaciile cu care are relații

contractuale, respectiv SC E. 2000 SRL, pentru verificarea căreia s-a admis cererea

de asigurare de dovezi formulată de reclamanți în contradictoriu cu aceeași

pârâtă - încheierea civilă din 27 iulie 2011 a Tribunalului București, secția a

IV-a.

Nu se poate accepta susținerea

intimatei-pârâte că nu ar fi putut retrage produsele livrate de aceasta farmaciei

SC E. 2000 SRL, pentru schimbarea ambalajelor, câtă vreme nu a făcut niciun demers

la această farmacie în acest scop. Pârâta fusese furnizoarea produselor în vederea

comercializării lor cu consecința afectării dreptului reclamanților de utilizare

a ambalajului protejat prin înregistrare de către reclamant, conform certificatului

de înregistrare a desenului/modelului industrial nr. AA din 31 octombrie 2011 emis

de O.S.I.M. și, așa cum a solicitat retragerea către alte societăți, conform înscrisurilor

de la dosar apel, putea să solicite același lucru și către SC E. 2000 SRL.

Art. 31 din Legea nr.

129/1992 se referă la imaginea de ansamblu (globală) a desenelor în conflict (în

speță, cel protejat al reclamantului și cel folosit de pârâtă pentru produsul său

denumit X.).

Din observarea ambalajelor

în conflict se reține elementul dominant – desenul - cum stabilește articolul menționat,

ce reprezintă în ambele o cupă conținând fructe, cu o felie de kiwi prinsă pe marginea

stângă a cupei, însoțită de o linguriță așezată deasupra cupei pentru a presăra

zahăr în aceasta. Acest element dominant, desenul, nu elementele verbale conținând

denumiri și caracterizări/slogane ale produsului, dă imaginea de ansamblu a ambalajului

înregistrat de reclamant la O.S.I.M., iar aceasta este astfel păstrată în memoria

consumatorului, fiindu-i indiferente micile detalii care nu o afectează (cum ar

fi gradul de înclinare al linguriței etc). În mintea consumatorului desenul se poate

păstra imperfect, astfel încât micile detalii nesemnificative, care nu afectează

imaginea de ansamblu a desenului (dată în special de cele trei elemente mari principale,

cupa, felia de kiwi în aceeași poziție și lingurița cu zahăr, și completată de fructele

mici asemănătoare în mare parte, din cupă), nu înlătură riscul de confuzie creat,

astfel încât în mod just reclamanții s-au plâns de nerespectarea drepturilor

conferite acestora de depozitul de la O.S.I.M. din aprilie 2011.

Cu aplicarea art. 274

C. proc. civ., au fost obligați apelanții să achite intimatei, în părți egale, suma

totală de 1725 RON cheltuieli de judecată parțiale (jumătate din cele efectuate

în apel), reprezentând onorariu avocațial pentru apărarea pe criticile nefondate.

Împotriva deciziei au

declarat recurs reclamantul G.C.M.C. și pârâta SC M.B.T. România SRL (fostă T.G.S.

SRL).

de reclamant s-a invocat greșita aplicare a dispozițiilor art. 36 alin. (2) din

Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, formulându-se următoarele

critici:

În cauză sunt întrunite

cerințele dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, iar neprotejarea de către

instanțele de judecată a mărcii echivalează cu neprotejarea dreptului de proprietate

recunoscut atât de Constituție cât și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Prin dispozițiile

art. 36 din Legea nr. 84/1998 este transpus în plan național principiul de drept

prevăzut de Directiva nr. 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului,

potrivit căruia, în ipoteza în care o marcă anterioară intra în conflict cu un semn

folosit în activitatea comercială de către un terț, titularul dreptului asupra mărcii

are dreptul de a solicita terțului interzicerea folosirii respectivului semn identic

sau similar - art. 5.

a. Hotărârea instanței

a fost bazată, cu precădere, pe reținerea lipsei de distinctivitate și a caracterului

descriptiv al mărcii.

Prin reținerea lipsei

caracterului distinctiv al mărcii, Curtea a depășit cadrul legal dedus judecații,

făcând aprecieri cu privire la motivele absolute de refuz ce trebuie analizate la

înregistrarea unei mărci.

Marca în cauză este o

marcă de fantezie, compusă prin alăturarea a două elemente distincte ce formează

împreună un termen nou, care nu există ca atare în limbajul comun „Xy. ", având

inserată în paranteză o traducere a acestui termen „(Xy. dulce)". Chiar dacă

elementele componente ale expresiei „Xy." sunt sugestive cu privire la compoziția

produsului „Xy." provenind de la „xy.", denumirea substanței active a

produselor protejate și termenul „Sweet" surprinzând una dintre caracteristicile

produselor protejate, expresia formată prin alipirea celor două componente este

distinctivă, fiind capabilă să îndeplinească funcția principală a mărcii, aceea

de a diferenția produsele unei întreprinderi de cele ale concurenților. Prin alăturarea

celor două elemente slab distinctive se obține un termen nou, capabil prin compoziția

sa specifică și prin rezonanța sa să îndeplinească funcția unei mărci.

Sub acest aspect este

de menționat decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-265/00 BIOMILD

cu privire la interpretarea art. 2 și 3 parag. 1 din Prima directivă nr. 89/104/CEE

a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre

cu privire la mărci, prin care s-a statuat că „o marcă constând dintr-un neologism

format din elemente, fiecare dintre acestea fiind descriptive pentru caracteristicile

produselor sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea este ea însăși

descriptivă cu privire la caracteristicile acestor produse sau servicii în sensul

acestei dispoziții, cu excepția cazului în care este o diferență perceptibilă între

neologismul și simpla suma a părților sale: care presupune că, datorită caracterului

neobișnuit al combinației în raport cu produsele sau serviciile, cuvântul creează

o impresie suficient de îndepărtată de cea produsă de simpla combinație a sensurilor

împrumutate de elementele din care este compus, cu rezultatul că acest cuvânt este

mai mult decât suma părților sale".

Aceste considerente sunt

aplicabile cazului de față, dat fiind faptul că denumirea înregistrată ca marcă

îndeplinește condițiile unui termen nou format prin alipirea specifică a două elemente

sugestive. Mai mult, prin alăturarea unor termeni care sub aspectul semnificației

conduc la un pleonasm se creează un joc de cuvinte ce conferă particularitate expresiei

înregistrate.

De altfel, O.S.I.M. prin

admiterea la înregistrare a expresiei „Xy. (X. dulce)" confirmă faptul că aceasta

beneficiază de caracter distinctiv și, prin urmare, poate constitui o marcă înregistrată,

iar în aceste condiții titularii dețin drepturi exclusive asupra acesteia, în conformitate

cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998. Marca a fost înregistrată

fără solicitarea de către O.S.I.M. a vreunei declarații de neexclusivitate, în baza

prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

Atât timp cât drepturile

asupra mărcii lor nu sunt îngrădite de nici un fel de limitări legale, iar marca

este valabilă, recurenții sunt îndreptățiți să acționeze prin orice mijloace procesuale

pentru protejarea dreptului lor exclusiv obținut prin înregistrare, opunând terților

un drept complet, legal înregistrat.

Singura cale procesuală

prin care s-ar fi putut reține lipsa caracterului distinctiv al mărcii ar fi fost

o acțiune în anulare, în baza căreia s-ar fi putut constata aplicabilitatea prevederilor

art. 5 alin. (1) lit. b) și d). Doar prin intermediul unei astfel de acțiuni, instanța

putea să aprecieze dacă marca a fost înregistrată în conformitate cu cerințele legale

prevăzute de art. 5 și 6 din Legea nr. 84/1998 republicată.

Mai mult, marca nici nu

a fost supusă procedurii administrative a contestației în față O.S.I.M., iar prin

admiterea la înregistrare se confirmă faptul că aceasta beneficiază de caracter

distinctiv.

Prin urmare, deși sunt

în posesia unei mărci legal înregistrată, recurenții sunt văduviți de dreptul de

a o apăra, pe motivul că aceasta este lipsită de distinctivitate.

b. Potrivit art. 30

alin. (1) din Legea nr. 84/1998, înregistrarea mărcii produce efecte cu începere

de la data depozitului reglementar, pentru o perioadă de 10 ani.

Așa cum s-a reținut în

practica Înaltei Curți de Casație și Justiție, o marcă înregistrată se bucură de

protecție juridică, în ciuda unor caracteristici slabe - decizia civilă nr. 2186

din 1 aprilie 2008, prin care s-a arătat că pentru a considera că există contrafacere

în cazul unui semn aflat în conflict cu o marcă slabă, este necesar ca între ele

să existe un mai mare grad de similaritate decât cel cerut în mod obișnuit, avându-se

în vedere nivelul scăzut al distinctivității mărcii care se pretinde a fi încălcată

și care atrage o protecție mai puțin întinsă; o marcă, chiar calificată ca fiind

una slabă, se bucură de protecție în fața unui semn similar până la confuzie.

c. Riscul de asociere

dintre marca înregistrata „Xy.” și semnul „Xi.S.” a fost apreciat în mod greșit.

Nu s-a stabilit gradul

de similaritate existent între marcă și denumirea sub care pârâta își comercializează

produsele (mare, mediu, mic), instanța limitându-se la a evalua deosebirile existente

între aceste embleme, cu ignorarea astfel a unei reguli hotărâtoare dedusă din practica

Curții Europene de Justiție și anume analiza mărcilor din perspectiva asemănărilor

și nu a diferențelor.

Din punct de vedere conceptual,

auditiv și vizual, denumirile „Xy.” și „Xi.S.” sunt similare.

Totodată, recomandările

O.M.P.I. (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale) sunt în sensul că la

analiza unor mărci trebuie să se aibă în vedere elementele distinctive, puternice

din cuprinsul unor embleme - în speță cuvintele xy. și sweet, și nu cele secundare,

nesemnificative, așa cum este particulara „vit”, prescurtare care este aproape

insesizabilă.

În ceea ce privește clasele

protejate, produsele distribuite de către SC T.M. SRL și de pârâtă figurează în

aceeași categorie și, prin urmare, nu pot fi considerate ca fiind diferite.

Existența riscului de

asociere este generată și de existența elementului verbal de debut „Xy.” și de elementul

verbal din finalul semnului „S.”.

Intimata preia în cadrul

denumirii utilizate aceiași formă prescurtată a denumirii substanței active „xy.",

și anume „xi." cu singura diferența ca în locul literei „y" folosește

litera „i". Intimata a ales să utilizeze forma „xi." foarte similară primei

particule din cadrul mărcii recurenților „xy." alipind particulei „xi."

particula „vit" și formând astfel un cuvânt nou, cu o formă foarte asemănătoare

mărcii înregistrate aparținând recurenților, respectiv „Xi." față de „Xy.".

Cele două cuvinte nou

formate urmează aceeași structură în compoziție, reproduc aceeași parte de început

și au o parte de final foarte similară „sweet/vit", cu o rezonanță apropiată

a mai ales în rostire.

Prin utilizarea unor termeni

identici, combinați în mod identic, se creează expresii similare, marca recurenților

fiind exploatată în cadrul denumirii utilizate de către intimată, cu integrarea

unui element diferit, particula „vit", care încadrată în mijlocul expresiei

și alipită părții identice de început „xi." poate fi ușor asimilată denumirii

anterior înregistrate.

Riscul de confuzie se

impune a fi estimat în mod global, prin luarea în considerare a tuturor cerințelor

și factorilor substanțiali.

Denumirile publicitare

sunt percepute în primul rând auditiv, întrucât în prealabil consumatorul citește

cuvintele, și observând o identitate fonetică a cuvintelor, apreciază că denumirea

cu care se confruntă este cea pe care o cunoaște.

De regulă, un consumator

nu compară două denumiri publicitare având la dispoziție, înaintea sa, ambele produse,

și oricum nu ar putea recunoaște dintr-o singură privire elementele de diferență,

motiv pentru care prima senzație pe care i-o produce este și cea decisivă.

Singurele elemente care

rămân în concepția sau în amintirea consumatorului mediu sunt cele dominante, întrucât

acestea sunt apte să inducă oricărei persoane caracteristicile esențiale ale acestui

îndulcitor: faptul că este dulce și are la baza substanța xy., sweet și xyl.

În ceea ce privește semnificația

celor două denumiri, este foarte puțin probabil ca publicul român să interpreteze

cei doi termeni și să surprindă semnificația acestora, și anume „xy. dulce",

respectiv „xy. vitalitate dulce" astfel cum reține instanța. Mai degrabă, cei

doi termeni vor fi percepuți ca niște creații verbale, fără o semnificație anume,

respectiv denumiri fanteziste și vor fi reținute ca atare.

Prin urmare, modalitatea

foarte similară de compunere a celor două expresii are mai multă greutate în analiza

comparativă a termenilor decât o eventuală semnificație a acestora, care depășește

capacității de atenție și diligență a consumatorilor la cumpărarea acestei categorii

de produse.

Piața relevantă o reprezintă

consumatorul mediu, care nu este în mod necesar reprezentat de persoane instruite

sau cu un anumit grad de dezvoltare intelectuală, care ar fi în măsură să sesizeze

fără dubiu diferențele minore dintre denumirile în discuție.

Publicul are la alegere

un produs ce beneficiază de o durata de consum destul de scurtă și, prin urmare,

pentru astfel de produse importantă este calitatea, iar în acest context denumirea

sub care se comercializează un bun devine crucială.

În ipoteza comercializării

unor produse identice prin utilizarea unor semne similare, cumpărătorul percepe

semnele ca un întreg și nu procedează la analizarea detaliilor și a diferențelor

ce intervin între mărci.

Consumatorul mediu ar

putea fi confruntat și cu situația de a considera ca dat fiind asemănarea frapantă,

cele două produse „Xy.S.” și „Xi.S.” aparțin aceluiași producător.

Ca urmare a conținutului

semantic analog, simpla asociere pe care o poate face consumatorul mediu, este suficientă

să creeze un risc de confuzie.

Pentru a fi îndeplinită

cerința identității/similarității semnelor, ce rezultă din textul art. 36 din Legea

nr. 84/1998, este necesar ca terțul să folosească semnul „pentru produse sau servicii"

și, totodată, ca folosirea semnului să fie susceptibilă de a genera în percepția

publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul,

ori ca prin folosirea semnului, fără motive întemeiate, s-ar putea profita de caracterul

distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului și ar cauza titularului

mărcii un prejudiciu. Însă nu orice semn folosit de o altă persoană decât titularul

mărcii, chiar dacă este identic sau similar cu marca, poate genera o încălcare a

mărcii, ci doar acele semne care, prin modul în care sunt folosite, îndeplinesc

ele însele funcțiile unei mărci (chiar dacă nu sunt înregistrate ca atare), legiuitorul

având în vedere, așadar, doar semnele distinctive, în modalitatea în care sunt utilizate,

pentru produsele și serviciile vizate de acel semn - Înalta Curte de Casație și

Justiție, secția I civilă, decizia nr. 2387 din 19 aprilie 2013.

Prin folosirea unui semn

similar mărcii, pârâta induce în eroare publicul consumator, profitând în mod abuziv

de notorietatea câștigată de marcă, notorietate dobândită prin prisma muncii depuse,

cât și a investițiilor financiare.

SRL (fostă T.G.S. SRL) a invocat în susținerea recursului motivele prevăzute de

art. 304 pct. 7, 8 și 9 C. proc. civ., arătând următoarele:

Prima instanță a reținut

în mod corect faptul că asupra produselor deja vândute a operat efectul translativ

de proprietate de la vânzător (recurenta) la cumpărător (diverși agenți comerciali)

și că a importat produsul „X.” în ambalajul cu desenul și denumirea puse la dispoziție

de către firma M.B. Kft Budapesta.

Nu mai comercializă produsul

„X.” de la data de 02 iunie 2011, când reclamanții le-au expediat notificarea, iar

prin hotărâre i s-a impus o obligație imposibil de realizat.

Prin înscrisurile depuse

la dosar, ca urmare a deciziei unanime a producătorului maghiar , a dovedit că a

scos de pe piață produsul - X. - în ambalajul vechi, acesta fiind înlocuit de produsul

cu aceleași proprietăți, îndulcitor pe baza de x., denumit Xi.S.

Pentru produsul X., despre

care mai avea cunoștință că se afla în stocurile altor agenți comerciali care au

cumpărat de la recurentă, le-a expediat adrese de înlocuire a produsului X. cu noul

produs Xi.S., întrucât produsul era pe punctul de a ajunge la expirarea termenului

de valabilitate și nu mai reprezenta voința producătorului cu privire la denumire

și ambalaj și, în semn de bună colaborare, a solicitat să efectueze un schimb al

produsului vechi cu cel nou.

Instanța de apel apreciază

în mod greșit că avea obligația și posibilitatea să contacteze firma SC E. 2000

SRL, sancționând-o pe nedrept - mai mult, această firmă, din câte au înțeles, și-a

încetat activitatea chiar în acea perioadă.

Cu referire la considerentele

deciziei referitoare la rezoluția Parchetului și la concluzia în sensul că prima

instanță a îmbrățișat opinia corectă și legală care corespunde cu prevederile

art. 31 din Legea nr. 129/1992, se susține că deși instanța a reținut corect și

legal toate aspectele legate de produsul „X.”, o obligă să nu mai comercializeze

acest produs, reținând în mod greșit că produsul X. a încălcat dreptul reclamanților

protejat conform certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial

nr. AA din 31 octombrie 2011.

În considerarea acestor

argumente, se susține că instanța de apel nu a arătat în mod temeinic motivele pe

care se sprijină decizia pronunțată, a interpretat greșit actul juridic dedus judecății,

decizia fiind dată cu aplicarea greșită a legii.

Reclamanții au formulat

întâmpinare prin care au solicitat respingerea ca nefondat a recursului declarat

de pârâtă, arătând ca aceasta avea obligația de a înlocui toate produse introduse

de piață care le încălca drepturile protejate și nu a făcut niciun demers; de farmacia

identificată ca având încă produsele în discuție au avut cunoștință, fiind însă

posibil ca la nivelul întregii țări să existe stocuri ale produselor „X.”.

Analizând decizia în raport

de criticile formulate, Înalta Curte constată caracterul nefondat al recursurilor,

în considerarea argumentelor ce succed.

reclamant.

În analiza conflictului

dintre marca înregistrată și semnul utilizat de către pârâtă, instanța de apel a

făcut o corectă aplicare a dispozițiilor legale incidente, din perspectiva motivului

de recurs prevăzut de dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

Potrivit art. 36

alin. (1) din Legea nr. 84/1998 înregistrarea mărcii conferă

titularului său un drept exclusiv asupra mărcii, în vreme ce în alin. (2) lit.

b) se arată că

t

itularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente

să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul

său

un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau

asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică

marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului,

incluzând riscul de asociere între semn și marcă.

Deși instanța de apel

a reținut că nu există o identitate sau similaritate între marcă și semn, din analiza

de ansamblu a acestora reiese totuși aprecierea unei similarități, atât timp cât

a apreciat că semnul utilizat de către pârâtă este diferențiat de particula „vit”

și elementul grafic, conținând în rest elemente verbale identice - similaritate

evidentă, determinată de elementul verbal comun, întrucât două semne sunt similare

atunci când, fără a fi identice, se aseamănă una cu cealaltă.

În ceea ce privește produsele

comercializate de părți sub semnele în conflict, instanța a constatat că acestea

sunt reprezentate de îndulcitori.

Cerința legală asupra

căreia instanța de apel a insistat pentru a reține că nu sunt incidente dispozițiile

art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 este cea referitoare la riscul de confuzie,

incluzând și riscul de asociere, cu detalierea considerentelor aferente.

Riscul de asociere, susținut

de reclamantul recurent, și care presupune că atunci când vede semnul incriminat

consumatorul își amintește de marca înregistrată, dar nu ajunge la confuzie

cu privire la proveniența bunurilor, nu este suficient din perspectiva textului

legal vizat, acesta nefiind o alternativă la cel al probabilității de confuzie,

ci servind la definirea scopului acestuia - astfel cum s-a reținut în mod constant

în jurispudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (C.J.U.E.),

începând cu cauza C-251/95, Sabel BV v. împotriva Puma AG, Rudolf Dassler Sport.

Riscul de confuzie presupune

ca un consumator mediu, adică rezonabil de bine informat, circumspect și de atent,

să creadă că produsele care poartă semnul incriminat au aceeași sursă de proveniență

cu cele comercializate sub marca înregistrată sau că între sursele lor de proveniență

există o anumită legătură economică, nivelul său de atenție fiind destul de

redus în cazul produselor de larg consum.

Cum a reținut instanța

de apel, distinctivitatea unei mărci determină gradul riscului de confuzie și

nivelul de protecție de care aceasta se bucură, întrucât un nivel scăzut al

acesteia atrage un risc de confuzie scăzut și o protecție mai puțin

întinsă.

Cu cât este mai distinctivă

marca anterioară, cu atât este mai mare riscul de confuzie. O marcă cu un caracter

slab distinctiv cum ar fi cea care include elemente descriptive ale bunurilor sau

serviciilor pentru care a fost înregistrată sau una care nu este caracterizată prin

trăsături neobișnuite sau originale se bucură de o protecție mai mică decât o marcă

înalt distinctivă, fie pre se, fie datorită recunoașterii pe care o piață - hotărârile

C.J.U.E. în cauza Sabel BV v. împotriva Puma AG, Rudolf Dassler Sport, parag. 24

și în cauza C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v.Klijsen Handel BV,

parag. 20 și 23).

În stabilirea gradului

de distinctivitate se evaluează capacitatea mai mare sau mai mică a mărcii de a

identifica bunurile sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind

de la un anumit producător și astfel să distingă respectivele bunuri sau servicii

de cele ale altui producător – hotărârea C.J.U.E. în cauzele C-108/97 și C-109/97,

Windsurfing Chiemsee, parag. 49.

În acest context, s-a

reținut de instanța de apel că distinctivitatea mărcii este mai slabă, deoarece

este descriptivă, conținând denumiri în limba engleză și în limba română, în ambele

aceasta sugerând compoziția produsului (substanța xy.) și caracteristica lui esențială

(dulce) . S-a mai reținut și că, având astfel caracter distinctiv slab, marca reclamanților

nu poate monopoliza cuvintele comune, cum pretind reclamanții, ce desemnează

îndulcitorii ce reprezintă produsele comercializate de părți, iar piața concurențială

ar fi denaturată dacă reclamanții ar interzice oricărui comerciant să utilizeze

cuvintele comune ce desemnează compusul organic xy. și caracteristica lui-dulce.

Reclamantul recurent nu

contestă concluziile instanței de apel relativ la semnul înregistrat, ci recunoaște

caracterul sugestiv al elementelor componente ale mărcii sale, susținând însă că

prin alipirea celor două componente rezultă un termen nou, distinctiv, capabil să

îndeplinească funcția unei mărci.

Numai că, nu capacitatea

termenului nou de a îndeplini funcția de marcă a făcut obiect de analiză al prezentei

cauze, întrucât din moment ce a fost înregistrat acesta beneficiază de această funcție,

prezentând relevanță gradul de distinctivitate al acestuia, al mărcii.

De altfel, contrar celor

susținute prin cererea de recurs, s-a analizat gradul de distinctivitate al mărcii

și nu s-a reținut lipsa distinctivității, întrucât prin înregistrare ca marcă

i s-a recunoscut acestuia îndeplinirea cerințelor legale -

art.

5 alin. (1) lit. b) din

Legea nr. 84/1998

prevăzând

că sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate,

mărcile

care sunt lipsite de caracter distinctiv

.

Fără a antama deci chestiunea

legalității înregistrării semnului ca marcă, Înalta Curte apreciază, în acord

cu considerentele cuprinse în decizia de apel, că marca în litigiu este o marcă

slabă, dat fiind caracterul sugestiv, slab distinctiv al semnelor care o compun

- recunoscut de altfel de reclamant, caracter care se păstrează și în urma

alipirii celor două elemente, contrar celor susținute în cadrul recursului,

inclusiv din perspectiva jurisprudenței C.J.U.E. pe care este susținută critica.

Separat de acest lucru,

s-a constatat de instanța de apel că nu s-a dovedit în proces că marca reclamantului

recurent ar fi fost atât de mult cunoscută încât să fi dobândit caracter puternic

distinctiv - ca situație de fapt ce nu intră sub cenzura instanței de

recurs, din perspectiva dispozițiilor art. 304 C. proc. civ.

O marcă, chiar calificată

ca fiind una slabă, se bucură de protecție în fața unui semn similar până la confuzie,

iar pentru a considera că există contrafacere este necesar ca între ele să existe

un mai mare grad de similaritate decât cel cerut în mod obișnuit, avându-se

în vedere nivelul scăzut al distinctivității mărcii care se pretinde a fi încălcată

și care atrage o protecție mai putin întinsă.

În analiza similarității

semnelor în conflict, după cum rezultă din considerentele deciziei, instanța de

apel a procedat atât la analiza de ansamblu a acestora, cât și a elementelor verbale

comune, respectiv asemănările dintre acestea care ar putea duce la confuzie. Aceasta

deoarece aprecierea globală a similarității trebuie să se bazeze pe imaginea

de ansamblu creată de semne, care păstrează în memorie, în special, componentele

lor distinctive, dominante.

În acest context, instanța

de apel a reținut, pe lângă elementul comun, că particula „vit”, care sugerează

aptitudinea produsului de a genera vitalitate/de a susține viață, urmată de elemente

grafice distincte - farfurie cu zmeură, cuprinse în semnul utilizat de pârâtă, au

capacitatea de a face diferența între semnele în conflict și de a înlătura riscul

de confuzie, incluzând și riscul de asociere - înlăturând astfel gradul înalt

de similaritate al semnelor în conflict.

Prin cererea de recurs,

în limitele în care a fost formulată, reclamantul recurent a tins la înlăturarea

diferențierii reținută ca fiind generată de particula „vit”, fără a formula critici

de nelegalitate referitoare la relevanța reținută a elementului grafic din semnul

utilizat de pârâtă, dezlegarea sub acest aspect bucurându-se astfel de putere de

lucru judecat.

Înalta Curte constată

astfel că semnul utilizat de pârâtă are în compunere și alte elemente pe lângă

cele ce alcătuiesc marca reclamantei, care determină o suficientă distinctivitate,

în măsură să înlăture în speță protecția mărcii înregistrată, marcă cu un slab

caracter distinctiv.

În considerarea acestor

argumente, se constată că în cauză s-a făcut o corectă aplicare a dispozițiilor

legale incidente, din perspectiva dispozițiilor art. 304 pct. 9 C. proc.

civ., ceea ce atrage caracterul nefondat al recursului.

pârâtă.

Recursul este formulat

în termen, cu respectarea dispozițiilor art. 301 coroborat cu art. 104 C. proc.

civ.

Decizia de apel i-a fost

comunicată pârâtei la data de 19 februarie 2014, iar cererea de recurs, înregistrată

la instanță la data de 11 martie 2014, a fost predată la oficiul poștal la data

de 7 martie 2014, potrivit mențiunilor de pe plic. Ar fi un formalism excesiv să

se considere că nepredarea cererii de recurs recomandat la oficiul poștal, cum prevede

art. 104 C. proc. civ. și cum reclamă reclamanții recurenți, atrage tardivitatea,

atât timp cât data din ștampila poștei este în cadrul termenului de recurs. Textul

a fost impus ca o măsură de protecție a părții, pentru ca aceasta să poată dovedi

faptul că actul procedural a fost îndeplinit în termen.

Decizia nr. 4709 din

8 aprilie 2009 pronunțată de aceeași instanță, de care se prevalează reclamanții

în susținerea excepției tardivității, face aplicarea dispozițiilor art. 104 C.

proc. civ. în contextul particular al cauzei, în care instanța de apel a recurs

la deducții în legătura cu data depunerii apelului la poștă în condițiile unor mențiuni

incomplete privind data poștei făcută de ștampila aplicată pe plic.

În ceea ce privește criticile

formulate, într-adevăr, instanța de apel a reținut că prima instanță

a îmbrățișat opinia corectă și legală în condițiile în care rezoluția

din dosarul penal nu conferă în cauză niciun fel de putere de lucru judecat cât

timp nu corespunde unei hotărâri judecătorești, că ambalajul utilizat de pârâtă

pentru produsul său Xy.  era similar cu cel înregistrat de reclamant la O.S.I.M.

Concluzia instanței

este raportată însă la greșita neapreciere de către prima instanță a relevanței

respectivei rezoluții în soluționarea capătului de cerere privind încălcarea

drepturilor conferite de desenul/modelul industrial - cu privire la care s-ar referi,

și asupra căreia, oricum, nu ar avea nicio influență (atât timp nu corespunde

unei hotărâri judecătorești) de natură a schimba soluția pronunțată,

din perspectiva dispozițiilor Legii nr. 129/1992 privind desenele și modelele

industriale - ceea ce înlătură aplicarea în cauză a motivului de recurs prevăzut

de art. 304 pct. 7 C. proc. civ.

Instanța de apel

a reținut că după data când s-a constituit depozitul reglementar al reclamantului

(aprilie 2011), pentru desenul/modelul industrial ambalaj Xy.S. la O.S.I.M., pârâta

comercializa produsul în ambalajul care era similar celui înregistrat de reclamant,

cu referire la procesul-verbal întocmit de executorul judecătoresc la data de 13

noiembrie 2011, care vizează tocmai livrarea produsului către una din farmaciile

cu care are relații contractuale, respectiv SC E. 2000 SRL. Pe de altă parte,

s-a mai reținut că pârâta recurentă a efectuat demersuri de retragere a produsului

în ambalajul reclamat, fără să solicite același lucru și către SC E. 2000 SRL.

Simpla calitate de furnizor

a produselor în vederea comercializării lor, în lipsa unui semn protejat pe aceeași

arie teritorială, cu consecința afectării dreptului reclamanților de utilizare a

ambalajului protejat prin înregistrare de către reclamant, conform certificatului

de înregistrare a desenului/modelului industrial nr. AA din 31 octombrie 2011 emis

de O.S.I.M. este suficientă în reținerea încălcării, neavând relevanță apărarea

referitoare la transmiterea proprietății către beneficiar.

Și în ipoteza în care

nu mai este folosit produsul vizat, fapta de încălcare reținută - cu privire la

care nu s-au formulat critici de nelegalitate - îl îndreptățește pe reclamantul

recurent să-și conserve drepturile pe care i le conferă legea, drepturi de care

se poate prevala într-o situație în care s-ar pune în discuție aspecte dezlegate

în prezentul litigiu - acesta neavând niciun control asupra stocului existent pe

piață și a oricărei intenții a pârâtei în activitatea comercială pe care o desfășoară.

Aceste considerente atrag

caracterul nefondat al recursului declarat de pârâtă și din perspectiva motivului

de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. - neregăsindu-se elemente care

să se circumscrie și celui reglementat de art. 304 pct. 8, invocat.

Prin urmare, având în

vedere considerentele mai sus arătate, Înalta Curte urmează să facă aplicarea și

a dispozițiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ., dispunând în consecință.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondate,

recursurile declarate de reclamanții G.C.M.C. și SC T.M. SRL și de pârâta SC M.B.T.

România SRL (fosta T.G.S. SRL) împotriva deciziei nr. 181A din data de 25 octombrie

2013 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea

intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 14 octombrie

2014.