ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2689/2014

Asupra recursurilor de față, constată următoarele: Prin decizia civilă nr. 181 A din data de 25 octombrie 2013 Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, a admis apelul formulat de apelanții-reclamanți G.C.M.C. și SC T.M. SRL împotriva sentinței civile nr. 1710 din 10 octombrie 2012, pronunțată de Tribunalul București, secția a III-a civilă, în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC M.B.T. România SRL (fostă T.G.S. SRL), dispunând după cum urmează: A schimbat în parte sentința, în sensul că a admis în parte acțiunea precizată.

A obligat pe pârâtă să înceteze orice acte de comerț, oferire spre vânzare, distribuție, export, import, publicitate prin orice mijloace, pe teritoriul României, a produsului X. folosind un ambalaj identic sau similar celui al reclamantului pentru produsul X.S., protejat conform certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial nr. AA din 31 octombrie 2011 emis de O.S.I.M. S-au menținut în rest dispozițiile sentinței de respingere cu privire la denumirea Xi.S. Au fost obligați apelanții să achite în părți egale intimatei suma totală de 1725 RON cheltuieli de judecată parțiale în apel. Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de apel a reținut următoarele considerente: Prin sentința civilă apelată, Tribunalul București, secția a III-a civilă, a respins, ca neîntemeiată, cererea precizată a reclamanților G.C.M.C.

și SC T.M. SRL în contradictoriu cu pârâta T.G.S. SRL, reținând următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a III-a civilă, la data de 28 decembrie 2011, precizată ulterior, reclamanții G.C.M.C. și SC T.M. SRL au chemat în judecată pe pârâta T.G.S. SRL, solicitând instanței să pronunțe o hotărâre prin care să dispună obligarea pârâtei să înceteze pe teritoriul României orice acte de comerț, oferire spre vânzare, distribuție, export, import, publicitate, prin orice mijloace, a oricăror produse folosind un ambalaj identic sau asemănător cu cel pe care îl folosește în comercializarea produsului „Xy.”, precum și să înceteze imediat și permanent, pe teritoriul României, comercializarea, distribuția, oferirea spre vânzare, deținerea, importul, exportul, publicitatea, prin orice mijloace, a oricăror produse ce poartă denumirea „Xy.S.”, cu cheltuieli de judecată.

În susținerea cererii reclamanții au arătat că denumirea „Xy.S.”, precum și reprezentarea grafică aferentă acestei denumiri încalcă drepturile pe care reclamanții le dețin în calitate de titulari ai mărcii „Xy.”. Reclamantul G.C.M.C. este titularul certificatului desen/model industrial - cu protecția conferită de Legea nr. 129/1992 și al mărcilor „Xy.” (Xy. Dulce) și „Xl.” înregistrate la O.S.I.M. - cu protecția conferită de art. 36 din Legea nr. 84/1998, iar prin SC T.M. se promovează și se distribuie exclusiv pe piața românească toate produsele purtând aceste semne. Pârâta vinde sub denumirea de Xy.S. aceeași categorie de produse comercializate sub marca „Xy.”, iar asemănarea evidentă între cele două denumiri și reprezentarea grafică aferentă creează un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn/denumire și marca reclamantului.

Analizând cererea și probatoriile administrate, tribunalul a reținut că reclamanta societate comercială a încheiat contract de distribuție exclusivă în data de 03 aprilie 2011 cu societatea Xl. Inc. din S.U.A., pentru o serie de produse, printre care și X.S., reprezentând îndulcitor, iar reclamantul G.C.M.C. este titularul mărcii „Xy. (Xy. Dulce)” protejată din 10 mai 2010 pe teritoriul României pentru clasele 1, 5, 30 și 35, precum și titularul drepturilor privind DMI ambalaj pentru produsul X.S. nr. AA. Reclamanții au notificat pârâta pentru a stopa comercializarea produsului „X.Y.” în ambalaj identic cu acela al reclamanților, iar aceasta i-a comunicat că respectivul produs i-a fost pus la dispoziție, în vederea comercializării pe teritoriul României, împreună cu ambalajul, de către o firmă din Ungaria, probând cu facturile depuse la dosar această împrejurare.

În prezent, reclamanții susțin că pârâta comercializează produsul „Xy.S.”. Reclamanții nu au făcut dovada că la data când s-a constituit depozitul reglementar de către reclamant pentru desenul/modelul industrial ambalaj „X.S.” la O.S.I.M. (19 aprilie 2011), pârâta mai comercializa produsul în ambalajul care era similar celui înregistrat de reclamant, având în vedere că notificările trimise sunt anterioare datei depozitului, la fel ca și bonurile fiscale de achiziționare a produsului. De altfel, bonurile fiscale, ca și procesul verbal întocmit de executorul judecătoresc, se referă la o altă societate comercială, nu la pârâta din cauză. Cu privire la produsul „X.Y., care nu are o denumire similară mărcii reclamanților, nu se poate reține vreo încălcare a drepturilor exclusive, în baza dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998 modificată, privind mărcile și indicațiile geografice.

În ce privește produsul pârâtei, la care s-a făcut referire în cererea precizatoare, respectiv Xy.S., acesta este comercializat într-un ambalaj care diferă substanțial de ambalajul produsului reclamanților, denumirea acestui produs fiind similară într-adevăr cu marca reclamanților, X.S., dar acest fapt nu este de natură să producă confuzie, așa cum susțin reclamanții, nefiind întrunite condițiile de la art. 36 din legea mărcilor: folosirea unui semn care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă fie din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă.

Așa cum s-a reținut și de către Parchet prin rezoluția din dosarul penal, denumirea produselor este diferită, iar ambalajele în discuție de asemenea sunt diferite, aspecte de natură să înlăture riscul de confuzie, nefăcându-se nici o probă de către reclamanți în sensul că publicul consumator ar confunda semnul și marca reclamanților, sau că ar face o legătură între semnul pârâtei și marca reclamanților, ori că semnul pârâtei ar trezi în percepția publicului amintirea mărcii.

Nici chiar simpla asociere care ar putea exista între semnul pârâtei și marca reclamanților nu este suficientă pentru a ajunge la concluzia că există un risc de confuzie în sensul dispozițiilor art. 36 din legea română sau al art. 4 alin. (1) lit. b) din Directiva 89/104/CEE, așa cum au susținut reclamanții din cauză, iar această concluzie se bazează pe faptul că marca reclamanților nu este o marcă puternic distinctivă, având un caracter descriptiv, dată fiind prezența elementului X. (care provine de la X.Y.) în componența mărcii în discuție. Împotriva acestei sentințe au declarat apel reclamanții, apreciat ca fiind fondat, în parte, de instanța de apel.

1. Pentru capătul de cerere privind denumirea „Xy.S.”, deși a pronunțat soluția corectă, prima instanță a făcut trimitere greșit în ultima parte a considerentelor la o rezoluție de neîncepere a urmăririi penale din 16 martie 2012 (aflată în copie parțială la dosarul său), ce a omologat referatul cu propunerea de neîncepere a urmăririi penale din 12 martie 2012 întocmit în Dosarul nr. 23006642/C2/GS din 12 martie 2012 al D.G.P.M.B.-Poliția sectorului 3 - Serviciul de Investigare a Fraudelor(aflat în copie la dosarul primei instanțe). Rezoluția nu are legătură cu capătul de cerere ce vizează protecția dreptului la marca utilizată de reclamanți, Xy. -(Xy. Dulce), ci numai cu capătul de cerere ce vizează protecția desenului industrial utilizat de reclamanți și înregistrat la O.S.I.M., astfel că ea nu poate fi reținută.

Omologând referatul cu propunerea de neîncepere a urmăririi penale din 12 martie 2012, rezoluția îmbrățișează opinia că ambalajul produsului X.Y. (îndulcitor natural) utilizat de pârâtă nu are același desen cu desenul pentru care reclamantul deține certificat de înregistrare la O.S.I.M., deoarece în desenul înregistrat apar detalii scrise în limba engleză pe când în cel al reclamantei sunt scrise în limba română, titlurile sunt diferite, fructele din pahar nu sunt aceleași, paharul are formă diferită, iar lingurița are dimensiuni diferite în raport cu paharul. Prima instanță a îmbrățișat însă opinia, corectă și legală de altfel, care corespunde prevederilor art. 31 din Legea nr. 129/1992 ce vor fi mai jos expuse, în condițiile în care rezoluția menționată nu conferă în cauză niciun fel de putere de lucru judecat cât timp nu corespunde unei hotărâri judecătorești, că ambalajul utilizat de pârâtă pentru produsul său X.Y.

era similar cu cel înregistrat de reclamant la O.S.I.M. 2. Marca utilizată de reclamanți „Xy. (Xy. Dulce)” are un grad de distinctivitate scăzut (este descriptivă), conținând construcția verbală „Xy. (Xy. Dulce)”, scrisă pe un singur rând, ce conține abrevierea cuvântului „xy.” - compus organic, însoțită de adjectivul „dulce” în limba engleză-sweet și tradus în limba română-dulce (certificat de înregistrare a mărcii, dosar prima instanță). Denumirea folosită de pârâtă, „Xi.S.”, este scrisă pe două rânduri separate, „Xi.” deasupra și „S.” dedesubt, sub ambele fiind reprezentate și elemente grafice distincte atașate de pârâtă - o farfurie cu zmeură. Din analiza de ansamblu a semnelor în conflict, făcută și de prima instanță, rezultă că denumirea „Xi.S.” utilizată de pârâtă nu este identică sau similară cu marca utilizată de reclamanți,”Xy.

(Xy. Dulce)”, care este o marcă cu caracter distinctiv slab, deoarece este descriptivă, conținând denumiri în limba engleză și în limba română, în ambele ea sugerând compoziția produsului (substanța xy.) și caracteristica lui esențială (dulce). Având caracter distinctiv slab, marca reclamanților nu poate monopoliza cuvintele comune, cum pretind reclamanții, ce desemnează îndulcitorii ce reprezintă produsele comercializate de părți. Piața concurențială ar fi denaturată dacă reclamanții ar interzice oricărui comerciant să utilizeze cuvintele comune ce desemnează compusul organic xy. și caracteristica lui-dulce. Astfel, protecția conferită de marca slabă a reclamanților se întinde exclusiv asupra interzicerii folosirii de alt comerciant a denumirii identice mărcii înregistrate „Xy.

(X. Dulce)”. Această protecție este insuficientă interzicerii unor denumiri ce folosesc aceleași cuvinte comune dar conțin elemente de diferențiere - denumirea utilizată de pârâtă conține ca element de diferențiere particula „vit” , ce sugerează aptitudinea produsului de a genera vitalitate, de a susține viața. Cum corect a reținut prima instanță, consumatorul mediu relevant (care este consumatorul rezonabil bine informat, atent și circumspect) nu poate fi indus în eroare, deoarece între cele două semne în conflict, „Xi.S.” și „ Xy. (X. dulce) ”, cu elemente verbale numai parțial identice, dar parțial distincte-distinctivitate realizată de particula „vit” desemnând vitalitate, urmate și de elemente grafice distincte-farfurie cu zmeură atașată de pârâtă, nu există confuzie.

Din perspectiva dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, prima instanță a relevat corect că nu există risc de confuzie între cele două denumiri în conflict (marca utilizată de reclamanți și denumirea Xi.S. utilizată de pârâtă) deși ele se adresează aceluiași segment al consumatorilor. Aceasta deoarece nu se poate face abstracție de faptul că în analiza similarității mărcilor este vorba despre consumatorul mediu al produselor care este considerat a fi rezonabil bine informat, atent și circumspect, ce nu poate fi indus în eroare în prezența unor mărci slabe, descriptive, astfel că diferențele elementului verbal dominant al acestora înlătură riscul de confuzie, inclusiv sub aspectul asocierii.

Nejustificat susțin astfel apelanții că ar exista risc de confuzie deoarece între cele două denumiri în conflict este deosebire doar de 3 litere, de vreme ce marca utilizată de reclamanți este o marcă slabă, iar semantic și grafic semnele în conflict se diferențiază în bună măsură. Nu se poate accepta, așa cum susțin apelanții, că ar ajunge consumatorul mediu în confuzie pe motiv că rezonanța terminației în vit (a pârâtei) ar fi fonetic similară celei în sweet (a reclamanților), câtă vreme elementul verbal utilizat de pârâtă are semnificație diferită parțial (xy. vitalitate dulce), iar marca reclamanților este slab distinctivă, fiind exclusiv descriptivă (xy. dulce), deoarece vorbește despre conținutul (xy.) și caracteristica esențială a produsului său (dulce).

Nefondat tind a invoca apelanții și că în situația unei similarități vagi între mărci ar exista risc de confuzie datorită similarității/identității produselor, de vreme ce această soluție jurisprudențială nu are legătură cu speța acestora, în care au dedus judecății o marcă slabă distinctiv și nu au invocat în cererea de chemare în judecată sau dovedit în proces că marca ar fi fost atât de mult cunoscută încât să fi dobândit vreun caracter puternic distinctiv. Prin urmare, prima instanța a respins în mod corect cererea completatoare privind interzicerea utilizării denumirii Xi.S. de către pârâtă, având în vedere că marca reclamanților este slab distinctivă, elementele dominante ale celor două semne în conflict nu sunt integral comune, imaginea de ansamblu fiind diferită, introducerea elementului verbal suplimentar de către pârâtă (vit) diferențiind denumirea pretinsă de reclamanți a fi interzisă la utilizare pârâtei, față de marca reclamanților.

Astfel, susținerile apelanților cu privire la încălcarea sau aplicarea greșită a art. 36 din Legii nr. 84/1998, cu privire la denumirea „Xi.S.”, sunt nefondate, în speță neputându-se reține risc de confuzie sau asociere cu marca utilizată de reclamanți. 3. Criticile referitoare la dispozițiile primei instanțe pentru produsul „X.” comercializat de pârâtă în ambalaj similar celui pentru care reclamantul se bucură de protecție, prin depozitul înregistrat la O.S.I.M. pentru desenul folosit de reclamantă pe ambalajul produselor comercializate legal de aceasta, sunt fondate. În mod greșit a reținut prima instanță că, la data când s-a constituit depozitul reglementar de către reclamant (aprilie 2011), pentru desenul/modelul industrial ambalaj X.S.

la O.S.I.M., pârâta nu mai comercializa produsul în ambalajul care era similar celui înregistrat, făcând referire la bonurile fiscale de achiziționare a produsului, câtă vreme procesul-verbal întocmit de executorul judecătoresc la care face referire prima instanță (întocmit la 13 noiembrie 2011 de B.E.J.A. D.G., L.G. și M.P.) vizează tocmai livrarea produsului de pârâta din cauză, după data protecției juridice conferite de lege reclamantului (art. 30 din Legea nr. 129/1992) către una din farmaciile cu care are relații contractuale, respectiv SC E. 2000 SRL, pentru verificarea căreia s-a admis cererea de asigurare de dovezi formulată de reclamanți în contradictoriu cu aceeași pârâtă - încheierea civilă din 27 iulie 2011 a Tribunalului București, secția a IV-a.

Nu se poate accepta susținerea intimatei-pârâte că nu ar fi putut retrage produsele livrate de aceasta farmaciei SC E. 2000 SRL, pentru schimbarea ambalajelor, câtă vreme nu a făcut niciun demers la această farmacie în acest scop. Pârâta fusese furnizoarea produselor în vederea comercializării lor cu consecința afectării dreptului reclamanților de utilizare a ambalajului protejat prin înregistrare de către reclamant, conform certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial nr. AA din 31 octombrie 2011 emis de O.S.I.M. și, așa cum a solicitat retragerea către alte societăți, conform înscrisurilor de la dosar apel, putea să solicite același lucru și către SC E. 2000 SRL. Art. 31 din Legea nr. 129/1992 se referă la imaginea de ansamblu (globală) a desenelor în conflict (în speță, cel protejat al reclamantului și cel folosit de pârâtă pentru produsul său denumit X.).

Din observarea ambalajelor în conflict se reține elementul dominant – desenul - cum stabilește articolul menționat, ce reprezintă în ambele o cupă conținând fructe, cu o felie de kiwi prinsă pe marginea stângă a cupei, însoțită de o linguriță așezată deasupra cupei pentru a presăra zahăr în aceasta.

Acest element dominant, desenul, nu elementele verbale conținând denumiri și caracterizări/slogane ale produsului, dă imaginea de ansamblu a ambalajului înregistrat de reclamant la O.S.I.M., iar aceasta este astfel păstrată în memoria consumatorului, fiindu-i indiferente micile detalii care nu o afectează (cum ar fi gradul de înclinare al linguriței etc). În mintea consumatorului desenul se poate păstra imperfect, astfel încât micile detalii nesemnificative, care nu afectează imaginea de ansamblu a desenului (dată în special de cele trei elemente mari principale, cupa, felia de kiwi în aceeași poziție și lingurița cu zahăr, și completată de fructele mici asemănătoare în mare parte, din cupă), nu înlătură riscul de confuzie creat, astfel încât în mod just reclamanții s-au plâns de nerespectarea drepturilor conferite acestora de depozitul de la O.S.I.M.

din aprilie 2011. Cu aplicarea art. 274 C. proc. civ., au fost obligați apelanții să achite intimatei, în părți egale, suma totală de 1725 RON cheltuieli de judecată parțiale (jumătate din cele efectuate în apel), reprezentând onorariu avocațial pentru apărarea pe criticile nefondate. Împotriva deciziei au declarat recurs reclamantul G.C.M.C. și pârâta SC M.B.T. România SRL (fostă T.G.S. SRL). 1. În recursul formulat de reclamant s-a invocat greșita aplicare a dispozițiilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, formulându-se următoarele critici: În cauză sunt întrunite cerințele dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, iar neprotejarea de către instanțele de judecată a mărcii echivalează cu neprotejarea dreptului de proprietate recunoscut atât de Constituție cât și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Prin dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 este transpus în plan național principiul de drept prevăzut de Directiva nr. 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului, potrivit căruia, în ipoteza în care o marcă anterioară intra în conflict cu un semn folosit în activitatea comercială de către un terț, titularul dreptului asupra mărcii are dreptul de a solicita terțului interzicerea folosirii respectivului semn identic sau similar - art. 5. a. Hotărârea instanței a fost bazată, cu precădere, pe reținerea lipsei de distinctivitate și a caracterului descriptiv al mărcii. Prin reținerea lipsei caracterului distinctiv al mărcii, Curtea a depășit cadrul legal dedus judecații, făcând aprecieri cu privire la motivele absolute de refuz ce trebuie analizate la înregistrarea unei mărci.

Marca în cauză este o marcă de fantezie, compusă prin alăturarea a două elemente distincte ce formează împreună un termen nou, care nu există ca atare în limbajul comun „Xy. ", având inserată în paranteză o traducere a acestui termen „(Xy. dulce)". Chiar dacă elementele componente ale expresiei „Xy." sunt sugestive cu privire la compoziția produsului „Xy." provenind de la „xy.", denumirea substanței active a produselor protejate și termenul „Sweet" surprinzând una dintre caracteristicile produselor protejate, expresia formată prin alipirea celor două componente este distinctivă, fiind capabilă să îndeplinească funcția principală a mărcii, aceea de a diferenția produsele unei întreprinderi de cele ale concurenților.

Prin alăturarea celor două elemente slab distinctive se obține un termen nou, capabil prin compoziția sa specifică și prin rezonanța sa să îndeplinească funcția unei mărci. Sub acest aspect este de menționat decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-265/00 BIOMILD cu privire la interpretarea art. 2 și 3 parag.

1 din Prima directivă nr. 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, prin care s-a statuat că „o marcă constând dintr-un neologism format din elemente, fiecare dintre acestea fiind descriptive pentru caracteristicile produselor sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea este ea însăși descriptivă cu privire la caracteristicile acestor produse sau servicii în sensul acestei dispoziții, cu excepția cazului în care este o diferență perceptibilă între neologismul și simpla suma a părților sale: care presupune că, datorită caracterului neobișnuit al combinației în raport cu produsele sau serviciile, cuvântul creează o impresie suficient de îndepărtată de cea produsă de simpla combinație a sensurilor împrumutate de elementele din care este compus, cu rezultatul că acest cuvânt este mai mult decât suma părților sale". Aceste considerente sunt aplicabile cazului de față, dat fiind faptul că denumirea înregistrată ca marcă îndeplinește condițiile unui termen nou format prin alipirea specifică a două elemente sugestive.

Mai mult, prin alăturarea unor termeni care sub aspectul semnificației conduc la un pleonasm se creează un joc de cuvinte ce conferă particularitate expresiei înregistrate. De altfel, O.S.I.M. prin admiterea la înregistrare a expresiei „Xy. (X. dulce)" confirmă faptul că aceasta beneficiază de caracter distinctiv și, prin urmare, poate constitui o marcă înregistrată, iar în aceste condiții titularii dețin drepturi exclusive asupra acesteia, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998. Marca a fost înregistrată fără solicitarea de către O.S.I.M. a vreunei declarații de neexclusivitate, în baza prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

Atât timp cât drepturile asupra mărcii lor nu sunt îngrădite de nici un fel de limitări legale, iar marca este valabilă, recurenții sunt îndreptățiți să acționeze prin orice mijloace procesuale pentru protejarea dreptului lor exclusiv obținut prin înregistrare, opunând terților un drept complet, legal înregistrat. Singura cale procesuală prin care s-ar fi putut reține lipsa caracterului distinctiv al mărcii ar fi fost o acțiune în anulare, în baza căreia s-ar fi putut constata aplicabilitatea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și d). Doar prin intermediul unei astfel de acțiuni, instanța putea să aprecieze dacă marca a fost înregistrată în conformitate cu cerințele legale prevăzute de art. 5 și 6 din Legea nr. 84/1998 republicată.

Mai mult, marca nici nu a fost supusă procedurii administrative a contestației în față O.S.I.M., iar prin admiterea la înregistrare se confirmă faptul că aceasta beneficiază de caracter distinctiv. Prin urmare, deși sunt în posesia unei mărci legal înregistrată, recurenții sunt văduviți de dreptul de a o apăra, pe motivul că aceasta este lipsită de distinctivitate. b. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului reglementar, pentru o perioadă de 10 ani.

Așa cum s-a reținut în practica Înaltei Curți de Casație și Justiție, o marcă înregistrată se bucură de protecție juridică, în ciuda unor caracteristici slabe - decizia civilă nr. 2186 din 1 aprilie 2008, prin care s-a arătat că pentru a considera că există contrafacere în cazul unui semn aflat în conflict cu o marcă slabă, este necesar ca între ele să existe un mai mare grad de similaritate decât cel cerut în mod obișnuit, avându-se în vedere nivelul scăzut al distinctivității mărcii care se pretinde a fi încălcată și care atrage o protecție mai puțin întinsă; o marcă, chiar calificată ca fiind una slabă, se bucură de protecție în fața unui semn similar până la confuzie. c. Riscul de asociere dintre marca înregistrata „Xy.” și semnul „Xi.S.” a fost apreciat în mod greșit.

Nu s-a stabilit gradul de similaritate existent între marcă și denumirea sub care pârâta își comercializează produsele (mare, mediu, mic), instanța limitându-se la a evalua deosebirile existente între aceste embleme, cu ignorarea astfel a unei reguli hotărâtoare dedusă din practica Curții Europene de Justiție și anume analiza mărcilor din perspectiva asemănărilor și nu a diferențelor. Din punct de vedere conceptual, auditiv și vizual, denumirile „Xy.” și „Xi.S.” sunt similare. Totodată, recomandările O.M.P.I. (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale) sunt în sensul că la analiza unor mărci trebuie să se aibă în vedere elementele distinctive, puternice din cuprinsul unor embleme - în speță cuvintele xy.

și sweet, și nu cele secundare, nesemnificative, așa cum este particulara „vit”, prescurtare care este aproape insesizabilă. În ceea ce privește clasele protejate, produsele distribuite de către SC T.M. SRL și de pârâtă figurează în aceeași categorie și, prin urmare, nu pot fi considerate ca fiind diferite. Existența riscului de asociere este generată și de existența elementului verbal de debut „Xy.” și de elementul verbal din finalul semnului „S.”.

Intimata preia în cadrul denumirii utilizate aceiași formă prescurtată a denumirii substanței active „xy.", și anume „xi." cu singura diferența ca în locul literei „y" folosește litera „i". Intimata a ales să utilizeze forma „xi." foarte similară primei particule din cadrul mărcii recurenților „xy." alipind particulei „xi." particula „vit" și formând astfel un cuvânt nou, cu o formă foarte asemănătoare mărcii înregistrate aparținând recurenților, respectiv „Xi." față de „Xy.". Cele două cuvinte nou formate urmează aceeași structură în compoziție, reproduc aceeași parte de început și au o parte de final foarte similară „sweet/vit", cu o rezonanță apropiată a mai ales în rostire.

Prin utilizarea unor termeni identici, combinați în mod identic, se creează expresii similare, marca recurenților fiind exploatată în cadrul denumirii utilizate de către intimată, cu integrarea unui element diferit, particula „vit", care încadrată în mijlocul expresiei și alipită părții identice de început „xi." poate fi ușor asimilată denumirii anterior înregistrate. Riscul de confuzie se impune a fi estimat în mod global, prin luarea în considerare a tuturor cerințelor și factorilor substanțiali. Denumirile publicitare sunt percepute în primul rând auditiv, întrucât în prealabil consumatorul citește cuvintele, și observând o identitate fonetică a cuvintelor, apreciază că denumirea cu care se confruntă este cea pe care o cunoaște.

De regulă, un consumator nu compară două denumiri publicitare având la dispoziție, înaintea sa, ambele produse, și oricum nu ar putea recunoaște dintr-o singură privire elementele de diferență, motiv pentru care prima senzație pe care i-o produce este și cea decisivă. Singurele elemente care rămân în concepția sau în amintirea consumatorului mediu sunt cele dominante, întrucât acestea sunt apte să inducă oricărei persoane caracteristicile esențiale ale acestui îndulcitor: faptul că este dulce și are la baza substanța xy., sweet și xyl. În ceea ce privește semnificația celor două denumiri, este foarte puțin probabil ca publicul român să interpreteze cei doi termeni și să surprindă semnificația acestora, și anume „xy.

dulce", respectiv „xy. vitalitate dulce" astfel cum reține instanța. Mai degrabă, cei doi termeni vor fi percepuți ca niște creații verbale, fără o semnificație anume, respectiv denumiri fanteziste și vor fi reținute ca atare. Prin urmare, modalitatea foarte similară de compunere a celor două expresii are mai multă greutate în analiza comparativă a termenilor decât o eventuală semnificație a acestora, care depășește capacității de atenție și diligență a consumatorilor la cumpărarea acestei categorii de produse. Piața relevantă o reprezintă consumatorul mediu, care nu este în mod necesar reprezentat de persoane instruite sau cu un anumit grad de dezvoltare intelectuală, care ar fi în măsură să sesizeze fără dubiu diferențele minore dintre denumirile în discuție.

Publicul are la alegere un produs ce beneficiază de o durata de consum destul de scurtă și, prin urmare, pentru astfel de produse importantă este calitatea, iar în acest context denumirea sub care se comercializează un bun devine crucială. În ipoteza comercializării unor produse identice prin utilizarea unor semne similare, cumpărătorul percepe semnele ca un întreg și nu procedează la analizarea detaliilor și a diferențelor ce intervin între mărci. Consumatorul mediu ar putea fi confruntat și cu situația de a considera ca dat fiind asemănarea frapantă, cele două produse „Xy.S.” și „Xi.S.” aparțin aceluiași producător. Ca urmare a conținutului semantic analog, simpla asociere pe care o poate face consumatorul mediu, este suficientă să creeze un risc de confuzie.

Pentru a fi îndeplinită cerința identității/similarității semnelor, ce rezultă din textul art. 36 din Legea nr. 84/1998, este necesar ca terțul să folosească semnul „pentru produse sau servicii" și, totodată, ca folosirea semnului să fie susceptibilă de a genera în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul, ori ca prin folosirea semnului, fără motive întemeiate, s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului și ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.

Însă nu orice semn folosit de o altă persoană decât titularul mărcii, chiar dacă este identic sau similar cu marca, poate genera o încălcare a mărcii, ci doar acele semne care, prin modul în care sunt folosite, îndeplinesc ele însele funcțiile unei mărci (chiar dacă nu sunt înregistrate ca atare), legiuitorul având în vedere, așadar, doar semnele distinctive, în modalitatea în care sunt utilizate, pentru produsele și serviciile vizate de acel semn - Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă, decizia nr. 2387 din 19 aprilie 2013. Prin folosirea unui semn similar mărcii, pârâta induce în eroare publicul consumator, profitând în mod abuziv de notorietatea câștigată de marcă, notorietate dobândită prin prisma muncii depuse, cât și a investițiilor financiare.

2. Pârâta SC M.B.T. România SRL (fostă T.G.S. SRL) a invocat în susținerea recursului motivele prevăzute de art. 304 pct. 7, 8 și 9 C. proc. civ., arătând următoarele: Prima instanță a reținut în mod corect faptul că asupra produselor deja vândute a operat efectul translativ de proprietate de la vânzător (recurenta) la cumpărător (diverși agenți comerciali) și că a importat produsul „X.” în ambalajul cu desenul și denumirea puse la dispoziție de către firma M.B. Kft Budapesta. Nu mai comercializă produsul „X.” de la data de 02 iunie 2011, când reclamanții le-au expediat notificarea, iar prin hotărâre i s-a impus o obligație imposibil de realizat. Prin înscrisurile depuse la dosar, ca urmare a deciziei unanime a producătorului maghiar , a dovedit că a scos de pe piață produsul - X. - în ambalajul vechi, acesta fiind înlocuit de produsul cu aceleași proprietăți, îndulcitor pe baza de x., denumit Xi.S.

Pentru produsul X., despre care mai avea cunoștință că se afla în stocurile altor agenți comerciali care au cumpărat de la recurentă, le-a expediat adrese de înlocuire a produsului X. cu noul produs Xi.S., întrucât produsul era pe punctul de a ajunge la expirarea termenului de valabilitate și nu mai reprezenta voința producătorului cu privire la denumire și ambalaj și, în semn de bună colaborare, a solicitat să efectueze un schimb al produsului vechi cu cel nou. Instanța de apel apreciază în mod greșit că avea obligația și posibilitatea să contacteze firma SC E. 2000 SRL, sancționând-o pe nedrept - mai mult, această firmă, din câte au înțeles, și-a încetat activitatea chiar în acea perioadă.

Cu referire la considerentele deciziei referitoare la rezoluția Parchetului și la concluzia în sensul că prima instanță a îmbrățișat opinia corectă și legală care corespunde cu prevederile art. 31 din Legea nr. 129/1992, se susține că deși instanța a reținut corect și legal toate aspectele legate de produsul „X.”, o obligă să nu mai comercializeze acest produs, reținând în mod greșit că produsul X. a încălcat dreptul reclamanților protejat conform certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial nr. AA din 31 octombrie 2011. În considerarea acestor argumente, se susține că instanța de apel nu a arătat în mod temeinic motivele pe care se sprijină decizia pronunțată, a interpretat greșit actul juridic dedus judecății, decizia fiind dată cu aplicarea greșită a legii.

Reclamanții au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea ca nefondat a recursului declarat de pârâtă, arătând ca aceasta avea obligația de a înlocui toate produse introduse de piață care le încălca drepturile protejate și nu a făcut niciun demers; de farmacia identificată ca având încă produsele în discuție au avut cunoștință, fiind însă posibil ca la nivelul întregii țări să existe stocuri ale produselor „X.”. Analizând decizia în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată caracterul nefondat al recursurilor, în considerarea argumentelor ce succed. 1. Recursul declarat de reclamant. În analiza conflictului dintre marca înregistrată și semnul utilizat de către pârâtă, instanța de apel a făcut o corectă aplicare a dispozițiilor legale incidente, din perspectiva motivului de recurs prevăzut de dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc.

civ. Potrivit art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii, în vreme ce în alin. (2) lit. b) se arată că t itularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă.

Deși instanța de apel a reținut că nu există o identitate sau similaritate între marcă și semn, din analiza de ansamblu a acestora reiese totuși aprecierea unei similarități, atât timp cât a apreciat că semnul utilizat de către pârâtă este diferențiat de particula „vit” și elementul grafic, conținând în rest elemente verbale identice - similaritate evidentă, determinată de elementul verbal comun, întrucât două semne sunt similare atunci când, fără a fi identice, se aseamănă una cu cealaltă. În ceea ce privește produsele comercializate de părți sub semnele în conflict, instanța a constatat că acestea sunt reprezentate de îndulcitori. Cerința legală asupra căreia instanța de apel a insistat pentru a reține că nu sunt incidente dispozițiile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 este cea referitoare la riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, cu detalierea considerentelor aferente.

Riscul de asociere, susținut de reclamantul recurent, și care presupune că atunci când vede semnul incriminat consumatorul își amintește de marca înregistrată, dar nu ajunge la confuzie cu privire la proveniența bunurilor, nu este suficient din perspectiva textului legal vizat, acesta nefiind o alternativă la cel al probabilității de confuzie, ci servind la definirea scopului acestuia - astfel cum s-a reținut în mod constant în jurispudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (C.J.U.E.), începând cu cauza C-251/95, Sabel BV v. împotriva Puma AG, Rudolf Dassler Sport. Riscul de confuzie presupune ca un consumator mediu, adică rezonabil de bine informat, circumspect și de atent, să creadă că produsele care poartă semnul incriminat au aceeași sursă de proveniență cu cele comercializate sub marca înregistrată sau că între sursele lor de proveniență există o anumită legătură economică, nivelul său de atenție fiind destul de redus în cazul produselor de larg consum.

Cum a reținut instanța de apel, distinctivitatea unei mărci determină gradul riscului de confuzie și nivelul de protecție de care aceasta se bucură, întrucât un nivel scăzut al acesteia atrage un risc de confuzie scăzut și o protecție mai puțin întinsă. Cu cât este mai distinctivă marca anterioară, cu atât este mai mare riscul de confuzie. O marcă cu un caracter slab distinctiv cum ar fi cea care include elemente descriptive ale bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată sau una care nu este caracterizată prin trăsături neobișnuite sau originale se bucură de o protecție mai mică decât o marcă înalt distinctivă, fie pre se, fie datorită recunoașterii pe care o piață - hotărârile C.J.U.E.

în cauza Sabel BV v. împotriva Puma AG, Rudolf Dassler Sport, parag. 24 și în cauza C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v.Klijsen Handel BV, parag. 20 și 23). În stabilirea gradului de distinctivitate se evaluează capacitatea mai mare sau mai mică a mărcii de a identifica bunurile sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la un anumit producător și astfel să distingă respectivele bunuri sau servicii de cele ale altui producător – hotărârea C.J.U.E. în cauzele C-108/97 și C-109/97, Windsurfing Chiemsee, parag.

49. În acest context, s-a reținut de instanța de apel că distinctivitatea mărcii este mai slabă, deoarece este descriptivă, conținând denumiri în limba engleză și în limba română, în ambele aceasta sugerând compoziția produsului (substanța xy.) și caracteristica lui esențială (dulce) . S-a mai reținut și că, având astfel caracter distinctiv slab, marca reclamanților nu poate monopoliza cuvintele comune, cum pretind reclamanții, ce desemnează îndulcitorii ce reprezintă produsele comercializate de părți, iar piața concurențială ar fi denaturată dacă reclamanții ar interzice oricărui comerciant să utilizeze cuvintele comune ce desemnează compusul organic xy. și caracteristica lui-dulce.

Reclamantul recurent nu contestă concluziile instanței de apel relativ la semnul înregistrat, ci recunoaște caracterul sugestiv al elementelor componente ale mărcii sale, susținând însă că prin alipirea celor două componente rezultă un termen nou, distinctiv, capabil să îndeplinească funcția unei mărci. Numai că, nu capacitatea termenului nou de a îndeplini funcția de marcă a făcut obiect de analiză al prezentei cauze, întrucât din moment ce a fost înregistrat acesta beneficiază de această funcție, prezentând relevanță gradul de distinctivitate al acestuia, al mărcii.

De altfel, contrar celor susținute prin cererea de recurs, s-a analizat gradul de distinctivitate al mărcii și nu s-a reținut lipsa distinctivității, întrucât prin înregistrare ca marcă i s-a recunoscut acestuia îndeplinirea cerințelor legale - art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 prevăzând că sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv . Fără a antama deci chestiunea legalității înregistrării semnului ca marcă, Înalta Curte apreciază, în acord cu considerentele cuprinse în decizia de apel, că marca în litigiu este o marcă slabă, dat fiind caracterul sugestiv, slab distinctiv al semnelor care o compun - recunoscut de altfel de reclamant, caracter care se păstrează și în urma alipirii celor două elemente, contrar celor susținute în cadrul recursului, inclusiv din perspectiva jurisprudenței C.J.U.E.

pe care este susținută critica. Separat de acest lucru, s-a constatat de instanța de apel că nu s-a dovedit în proces că marca reclamantului recurent ar fi fost atât de mult cunoscută încât să fi dobândit caracter puternic distinctiv - ca situație de fapt ce nu intră sub cenzura instanței de recurs, din perspectiva dispozițiilor art. 304 C. proc. civ. O marcă, chiar calificată ca fiind una slabă, se bucură de protecție în fața unui semn similar până la confuzie, iar pentru a considera că există contrafacere este necesar ca între ele să existe un mai mare grad de similaritate decât cel cerut în mod obișnuit, avându-se în vedere nivelul scăzut al distinctivității mărcii care se pretinde a fi încălcată și care atrage o protecție mai putin întinsă.

În analiza similarității semnelor în conflict, după cum rezultă din considerentele deciziei, instanța de apel a procedat atât la analiza de ansamblu a acestora, cât și a elementelor verbale comune, respectiv asemănările dintre acestea care ar putea duce la confuzie. Aceasta deoarece aprecierea globală a similarității trebuie să se bazeze pe imaginea de ansamblu creată de semne, care păstrează în memorie, în special, componentele lor distinctive, dominante. În acest context, instanța de apel a reținut, pe lângă elementul comun, că particula „vit”, care sugerează aptitudinea produsului de a genera vitalitate/de a susține viață, urmată de elemente grafice distincte - farfurie cu zmeură, cuprinse în semnul utilizat de pârâtă, au capacitatea de a face diferența între semnele în conflict și de a înlătura riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere - înlăturând astfel gradul înalt de similaritate al semnelor în conflict.

Prin cererea de recurs, în limitele în care a fost formulată, reclamantul recurent a tins la înlăturarea diferențierii reținută ca fiind generată de particula „vit”, fără a formula critici de nelegalitate referitoare la relevanța reținută a elementului grafic din semnul utilizat de pârâtă, dezlegarea sub acest aspect bucurându-se astfel de putere de lucru judecat. Înalta Curte constată astfel că semnul utilizat de pârâtă are în compunere și alte elemente pe lângă cele ce alcătuiesc marca reclamantei, care determină o suficientă distinctivitate, în măsură să înlăture în speță protecția mărcii înregistrată, marcă cu un slab caracter distinctiv. În considerarea acestor argumente, se constată că în cauză s-a făcut o corectă aplicare a dispozițiilor legale incidente, din perspectiva dispozițiilor art. 304 pct. 9 C. proc.

civ., ceea ce atrage caracterul nefondat al recursului. 2. Recursul declarat de pârâtă. Recursul este formulat în termen, cu respectarea dispozițiilor art. 301 coroborat cu art. 104 C. proc. civ. Decizia de apel i-a fost comunicată pârâtei la data de 19 februarie 2014, iar cererea de recurs, înregistrată la instanță la data de 11 martie 2014, a fost predată la oficiul poștal la data de 7 martie 2014, potrivit mențiunilor de pe plic. Ar fi un formalism excesiv să se considere că nepredarea cererii de recurs recomandat la oficiul poștal, cum prevede art. 104 C. proc. civ. și cum reclamă reclamanții recurenți, atrage tardivitatea, atât timp cât data din ștampila poștei este în cadrul termenului de recurs.

Textul a fost impus ca o măsură de protecție a părții, pentru ca aceasta să poată dovedi faptul că actul procedural a fost îndeplinit în termen. Decizia nr. 4709 din 8 aprilie 2009 pronunțată de aceeași instanță, de care se prevalează reclamanții în susținerea excepției tardivității, face aplicarea dispozițiilor art. 104 C. proc. civ. în contextul particular al cauzei, în care instanța de apel a recurs la deducții în legătura cu data depunerii apelului la poștă în condițiile unor mențiuni incomplete privind data poștei făcută de ștampila aplicată pe plic. În ceea ce privește criticile formulate, într-adevăr, instanța de apel a reținut că prima instanță a îmbrățișat opinia corectă și legală în condițiile în care rezoluția din dosarul penal nu conferă în cauză niciun fel de putere de lucru judecat cât timp nu corespunde unei hotărâri judecătorești, că ambalajul utilizat de pârâtă pentru produsul său Xy.

era similar cu cel înregistrat de reclamant la O.S.I.M. Concluzia instanței este raportată însă la greșita neapreciere de către prima instanță a relevanței respectivei rezoluții în soluționarea capătului de cerere privind încălcarea drepturilor conferite de desenul/modelul industrial - cu privire la care s-ar referi, și asupra căreia, oricum, nu ar avea nicio influență (atât timp nu corespunde unei hotărâri judecătorești) de natură a schimba soluția pronunțată, din perspectiva dispozițiilor Legii nr. 129/1992 privind desenele și modelele industriale - ceea ce înlătură aplicarea în cauză a motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ. Instanța de apel a reținut că după data când s-a constituit depozitul reglementar al reclamantului (aprilie 2011), pentru desenul/modelul industrial ambalaj Xy.S.

la O.S.I.M., pârâta comercializa produsul în ambalajul care era similar celui înregistrat de reclamant, cu referire la procesul-verbal întocmit de executorul judecătoresc la data de 13 noiembrie 2011, care vizează tocmai livrarea produsului către una din farmaciile cu care are relații contractuale, respectiv SC E. 2000 SRL. Pe de altă parte, s-a mai reținut că pârâta recurentă a efectuat demersuri de retragere a produsului în ambalajul reclamat, fără să solicite același lucru și către SC E. 2000 SRL. Simpla calitate de furnizor a produselor în vederea comercializării lor, în lipsa unui semn protejat pe aceeași arie teritorială, cu consecința afectării dreptului reclamanților de utilizare a ambalajului protejat prin înregistrare de către reclamant, conform certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial nr. AA din 31 octombrie 2011 emis de O.S.I.M.

este suficientă în reținerea încălcării, neavând relevanță apărarea referitoare la transmiterea proprietății către beneficiar. Și în ipoteza în care nu mai este folosit produsul vizat, fapta de încălcare reținută - cu privire la care nu s-au formulat critici de nelegalitate - îl îndreptățește pe reclamantul recurent să-și conserve drepturile pe care i le conferă legea, drepturi de care se poate prevala într-o situație în care s-ar pune în discuție aspecte dezlegate în prezentul litigiu - acesta neavând niciun control asupra stocului existent pe piață și a oricărei intenții a pârâtei în activitatea comercială pe care o desfășoară. Aceste considerente atrag caracterul nefondat al recursului declarat de pârâtă și din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc.

civ. - neregăsindu-se elemente care să se circumscrie și celui reglementat de art. 304 pct. 8, invocat. Prin urmare, având în vedere considerentele mai sus arătate, Înalta Curte urmează să facă aplicarea și a dispozițiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ., dispunând în consecință.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de reclamanții G.C.M.C. și SC T.M. SRL și de pârâta SC M.B.T. România SRL (fosta T.G.S. SRL) împotriva deciziei nr. 181A din data de 25 octombrie 2013 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică, astăzi 14 octombrie 2014.