ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1141/2015

Decizia nr. 1141/2015

Asupra recursului de față, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 50/A din 28 ianuarie 2015 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă,

s-a admis apelul formulat de apelanta-reclamantă SC A. SA împotriva sentinței civile nr. 137 din 11 februarie 2014 pronunțată de Tribunalul București, secția a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC B.B. SRL.

S-a schimbat parțial sentința apelată, în sensul respingerii ca rămase fără obiect a capetelor de cerere privind interzicerea pârâtei să folosească în denumirea sa comercială marca ..., să ofere sau să preteze servicii sub acest semn și menționarea în registrul comerțului a celor dispuse cu privire la denumirea comercială a pârâtei. S-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței.

Pentru a dispune în acest sens, instanța de apel a avut în vedere următoarele motive:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă, reclamanta SC A. SA a solicitat, în contradictoriu cu pârâta C. SRL, ca prin hotărârea ce se va pronunța să se interzică pârâtei să folosească în denumirea sa comercială marca ... înregistrată de reclamantă și oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, precum și obligarea pârâtei la plata daunelor materiale în valoare de 15.000 lei și morale în valoare de 15.000 lei. S-a mai solicitat să se dispună menționarea în Registrul Comerțului a hotărârii date în prezenta cauză, în vederea luării măsurilor corespunzătoare cu privire la denumirea pârâtei.

Reclamanta a arătat în motivarea cererii că este titularul mărcii ..., înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, potrivit certificatului de înregistrare, cu durată de protecție de 10 ani, începând de la data de 13 octombrie 2005.

În evidențele Registrului Comerțului București figurează SC C. SRL care, pe lângă faptul că folosește fără drept marca ... în denumirea sa comercială - cu privire la care reclamanta deține un drept exclusiv prin înregistrare, are și un domeniu de activitate similar celui al reclamantei. Pârâta are ca obiect principal de activitate „alte activități de curățenie”, în timp ce domeniul de activitate al reclamantei este reprezentat în principal de „ colectarea deșeurilor nepericuloase”, activitatea ce figurează la pârâtă ca fiind obiectul principal de activitate regăsindu-se și la reclamantă ca obiect secundar de activitate.

Pârâta urmărește să profite de pe urma confuziei care se produce prin folosirea mărcii ..., marcă notorie, mai ales că aceasta este utilizată de pârâtă în cadrul aceleiași categorii de servicii, ceea ce denotă folosirea cu rea-credință a acesteia.

Reclamanta este înregistrată încă din anul 1997 cu denumirea comercială SC A. SA, iar în baza principiului priorității de înregistrare deține dreptul de folosință exclusivă asupra numelui comercial, nume ce include și cuvântul ... folosit de pârâtă. Pârâta și-a înregistrat ulterior denumirea sa comercială, la data de 25 august 2010.

Pentru obligarea pârâtei la plata despăgubirilor sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale. În ceea ce privește prejudiciul, sunt de necontestat vătămarea drepturilor reclamantei și consecințele negative ale faptelor săvârșite de către pârâtă, aceasta încheind contract de prestări servicii în domeniul salubrizării. Cât privește existența unui raport de cauzalitate între faptă și prejudiciu, este evident că faptele săvârșite de pârâtă i-au adus reclamantei atât prejudicii materiale cât și morale, iar vinovăția pârâtei îmbracă forma intenției directe, calificată, prin scopul de a obține profituri necuvenite ca urmare a folosirii fără drept în activitatea comercială a denumirii în cuprinsul căreia se regăsește și marca înregistrată ..., la promovarea căreia nu a avut niciun fel de contribuție.

Prin sentința civilă nr. 137 din 11 februarie 2014, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a respins ca neîntemeiată acțiunea, iar pentru a hotărî în acest sens, a reținut următoarele motive:

Conform dispozițiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, titularul mărcii poate cere instanței de judecată să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului, fie un semn identic mărcii pentru produse identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată - lit. a), fie un semn care, dată fiind identitatea ori asemănarea sa cu marca ori identitatea/asemănarea produselor/serviciilor ce poartă semnul cu cele pentru care a fost înregistrată marca, ar crea în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul - lit. b).

Fapta ilicită a pârâtei constă în folosirea în cadrul denumirii sale a cuvântului ..., ce constituie marca înregistrată a reclamantei, iar alăturarea în denumirea pârâtei și a altor cuvinte, respectiv SC C. SRL nu îi poate da acesteia un caracter distinctiv, de natură a îndepărta riscul de confuzie, în contextul în care ambele societăți desfășoară activități pe piața serviciilor de curățenie și a colectării deșeurilor.

Ceea ce trebuie subliniat însă este faptul că fapta ilicită a pârâtei a încetat prin schimbarea denumirii, în sensul excluderii cuvântului ..., astfel încât, capetele de cerere privind obligarea de a inceta folosirea mărcii în denumirea sa și obligația de a face mențiunile respective în Registrul Comerțului sunt neîntemeiate.

Capetele de cerere privind obligarea pârâtei la plata daunelor materiale și morale provocate prin încheierea contractului de prestări servicii încheiat cu Școala de Arte și meserii sunt neîntemeiate.

Deși din probele administrate în cauză rezultă că pârâta a încheiat contractul în perioada în care folosea în denumire marca reclamantei, prin formularea cererii de față nu se mai poate pretinde repararea prejudiciului, în contextul în care reclamanta a obținut repararea acestui prejudiciu prin promovarea unei acțiunii în concurență neloială împotriva pârâtei, acțiune admisă. Prin urmare, nu se poate pretinde o dublă reparare a aceluiași prejudiciu, provocat prin aceeași faptă ilicită - folosirea fără drept a mărcii reclamantei, prin promovarea a două acțiuni separate, cu regim juridic diferit.

Apelul declarat de reclamantă împotriva sentinței primei instanțe este fondat, în limitele detaliate în cele ce urmează:

Schimbarea ulterioară a denumirii de către societatea pârâtă, în sensul eliminării elementului verbal contestat ..., nu atrage caracterul neîntemeiat al acțiunii, în condițiile în care prima instanță a reținut existența unei fapte ilicite constând în utilizarea în cadrul denumirii a unui element verbal identic cu marca reclamantei, ..., a cărui prezență e aptă să creeze un risc de confuzie incluzând și riscul de asociere - constatare a primei instanțe ce nu mai poate fi combătută în lipsa unui apel al pârâtei.

Consecința schimbării denumirii pârâtei pe parcursul procedurii este cea a respingerii acțiunii ca rămasă fără obiect în privința capetelor de cerere vizând interzicerea folosirii în denumirea comercială a mărcii ..., menționarea acestei interdicții în registrul comerțului și interzicerea de a presta servicii sub acest semn.

Este corectă soluția de respingere ca neîntemeiat a capătului de cerere în despăgubiri pentru prejudiciul moral și material cauzat reclamantei prin utilizarea de către pârâtă (ce prestează servicii similare) a mărcii reclamantei - ... în denumire, ceea ce a dus la încheierea de către pârâtă a unor contracte, profitând de confuzia creată și asocierea cu marca celei dintâi.

Pentru aceleași fapte ale pârâtei și invocând același tip de prejudiciu (pierderea de către reclamantă a unor contracte în favoarea pârâtei), cauzat de aceleași confuzii generate de utilizarea cu rea credință a mărcii reclamantei ... în denumirea pârâtei, reclamanta a obținut despăgubiri în cadrul unei acțiuni întemeiată pe prevederile referitoare la concurența neloială, prevăzute de art. 5 din Legea nr. 11/1991, prin Decizia civilă nr. 146/2013 a Curții de Apel București, secția a VI-a civilă, decizie prin care s-au a acordat atât despăgubiri materiale, cât și morale, respectiv câte 20.250 lei.

În considerarea regimului juridic diferit și a naturii distincte a celor două tipuri de acțiune, în prezenta cauză nu operează autoritatea de lucru judecat, întrucât între cele două cereri de chemare în judecată formulate de reclamantă diferă al treilea element, anume cauza (causa debendi).

Cu toate acestea, faptul că același prejudiciu, rezultat al aceleiași fapte ilicite, reclamante, poate fi solicitat pe două temeiuri juridice diferite (în mod similar acțiunilor mixte, spre pildă, care tind spre dobândirea posesiei imobilului fie pe calea revendicării întemeiate pe dreptul de proprietate, fie pe calea acțiunii contractuale decurgând din obligația vânzătorului de predare a bunului), nu înseamnă că se acceptă posibilitatea unei reparări duble a unui același prejudiciu prin utilizarea ambelor acțiuni (căi) deschise de legiuitor reclamantei în scop reparator.

Prin urmare, prejudiciul a fost deja reparat, acesta fiind acoperit pe calea acțiunii în concurență neloială, și nu mai există un alt prejudiciu distinct, necesar a fi reparat pe calea acțiunii în contrafacere.

Împotriva deciziei de apel a formulat cerere de recurs reclamanta, prin care a criticat modul de soluționare a cererii în despăgubiri și a invocat dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., pentru următoarele motive:

A formulat două acțiuni cu regim juridic distinct, respectiv o acțiune în contrafacere care face obiectul dosarului de față și o acțiune în concurență neloială, pentru care legiuitorul a reglementat distinct faptele ilicite și sancțiunile aplicabile, ceea ce înseamnă că în cauză nu este aplicabilă teoria acțiunilor mixte, astfel cum s-a arătat de către instanța de apel.

Dacă s-ar reține acest considerent al instanței, s-ar pune în discuție, cel puțin, puterea de lucru judecat.

Instanța de apel a reținut însă, în mod corect, că nu operează autoritatea de lucru judecat între cele două tipuri de acțiune datorită regimului juridic distinct și a naturii distincte, de unde rezultă că aceste acțiuni pot fi formulate concomitent, fără a se exclude una pe cealaltă. Pe de altă parte, puterea de lucru judecat care rezultă din considerentele Deciziei civile nr. 146/2013 pronunțate în Dosarul nr. x/3/2010 a Curții de Apel București, este în sensul că instanța a reținut că faptele menționate - de concurență neloială și de contrafacere - sunt diferite și, prin urmare, stabilirea prejudiciului este generat de fapte diferite, care sunt sancționate diferit, prin acțiuni diferite.

O acțiune de concurență neloială nu poate exclude o acțiune în contrafacere pentru că fiecare dintre aceste acțiuni privesc în esență fapte ilicite diferite, respectiv o faptă ilicită care afectează mediul concurențial și o faptă ilicită care a generat încălcarea dispozițiilor privind dreptul la marcă.

Legiuitorul a reglementat acțiuni juridice distincte pentru fapte juridice distincte, întrucât fapta ilicită de concurență neloială a fost sancționată de legiuitor în vederea ocrotirii mediului concurențial, iar sancționarea faptei juridice materializate prin încălcarea dreptului la marcă ocrotește valorile ce derivă din dreptul proprietății intelectuale, potrivit dispozițiilor art. 14 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială.

Analizând decizia în raport de criticile formulate, ce se circumscriu dispozițiilor art. 304 pct. 9 C. proc. civ., Înalta Curte constată că recursul este nefondat, în considerarea argumentelor ce succed:

Regimul juridic distinct al acțiunilor în contrafacere și în concurență neloială îndreptățește partea interesată să le formuleze, acestea neexcluzându-se reciproc, însă în ipoteza în care se suprapun elementele pe care acestea se grefează, se pune problema efectelor lucrului judecat, respectiv a posibilității ca o hotărâre judecătorească anterioară, irevocabilă, să influențeze soluția într-un proces ulterior. Similaritatea acestora cu acțiunile mixte, reținută într-adevăr de instanța de apel, nu este un argument care să susțină concluzia care fundamentează decizia.

Suprapunerea numai în parte a prezentului litigiu (acțiune în contrafacere) cu ceea ce a fost deja judecat (acțiune în concurență neloială) a determinat instanța de apel să nu rețină efectul negativ al lucrului judecat, care evită o nouă judecată, ci efectul pozitiv, care obligă instanța să țină cont de conținutul hotărârii anterioare, pe care va trebui să-și fundamenteze propria hotărâre.

În virtutea acestui efect pozitiv, hotărârea irevocabilă anterioară se va impune cu autoritatea ei pozitivă, a raporturilor juridice deja tranșate, într-un proces ulterior ce aduce în fața instanței o chestiune litigioasă deosebită de cea care a fost analizată în primul proces, prin obiect sau cauză, cu păstrarea însă a identității de părți și având legătură cu ce s-a tranșat în prima instanță.

În condițiile în care aceeași faptă ilicită a fundamentat cererea în despăgubiri în acțiunea în concurență neloială, modul de dezlegare a chestiunilor litigioase privind existența faptei ilicite,a prejudiciului produs și evaluarea acestuia se impune în noua judecată și înlătură totodată dubla reparație.

Contrar celor susținute în cadrul recursului, fapta ilicită care fundamentează ambele cereri în despăgubiri este de fapt aceeași, fiind diferită numai calea juridică pe care se urmărește sancționarea acesteia și repararea prejudiciului - într-un caz pe calea concurenței neloiale, iar în celălalt a contrafacerii.

Constatând, prin urmare, că în cauză s-a reținut în mod corect puterea de lucru judecat, reglementată ca prezumție legală de art. 1.200 pct. 4 și art. 1.202 alin. (2) C. civ., și principiul evitării dublei reparații pentru aceeași faptă ilicită, Înalta Curte urmează să facă aplicarea dispozițiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ. și să dispună în consecință.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta SC A. SA împotriva Deciziei nr. 50/A din data de 28 ianuarie 2015 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 5 mai 2015.