ÎCCJ, decizie (scj.ro #81643)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81643) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Nume comercial similar unei mărci verbale.

Interpretarea conținutului normei cuprinse în alineatul 1 litera a) al

articolului 39 din Legea nr. 84/1998.

Cuprins pe materii :

Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale.

Marcă.

Index alfabetic :

marcă

-

nume comercial

-

acțiune în contrafacere

Legea nr. 84/1998, art. 39

În conformitate cu această normă, titularul

unei mărci protejate prin lege nu poate cere să se interzică

unui terț să folosească în activitatea sa comercială

numele/denumirea titularului. Interpretarea logică și

teleologică a textului – chiar dacă modul de formulare a normei este

unul imperfect -  conduce la concluzia că legiuitorul a făcut

referire la „titularul” numelui sau a denumirii, așadar la terț,

și nu la titularul mărcii pretins încălcate.

Art. 39 a fost conceput ca o derogare de la art.

36 din lege, care reprezintă temeiul juridic al cererii în contrafacere

și care permite, ca regulă, titularului mărcii să solicite

instanței judecătorești să interzică terților

să folosească, în activitatea lor comercială, fără

consimțământul său, a unui semn identic sau similar cu marca

anterior înregistrată, pentru produse sau servicii identice sau similare

(sau chiar diferite, dacă sunt îndeplinite condițiile din art. 36

alin. 2 lit. c).

Astfel, art. 39 alin. (1) lit. a) din lege are în

vedere utilizarea numelui comercial legal înregistrat, iar această

interpretare corespunde celei date de către Curtea de Justiție a

Uniunii Europene prevederii din art. 6 alin. (1) lit. a) din Prima

Directivă 89/104/CEE (actualmente Directiva 2008/95/CE), normă ce a

fost transpusă în art. 39 alin. (1) lit. a) din legea română a

mărcilor, cu un conținut identic, dar într-o traducere

defectuoasă. În acest sens,  Directiva prevede că „Dreptul

conferit de marcă nu permite titularului său să interzică

unui terț utilizarea, în cadrul comerțului (…) a numelui și a

adresei sale”.

Secția I

civilă, decizia nr. 925 din 22 februarie 2013

Prin sentința civilă nr. 1879 din 30.11.2011 a

Tribunalului Neamț, s-au respins ca nefondate acțiunea în

contrafacere și cererea de plata de daune morale, formulate de

reclamanții P.V.S. și S.C R. G. S.A., în contradictoriu cu pârâta S.C

R. S.R.L. totodată, s-a respins ca inadmisibilă cererea

acelorași reclamanți de obligare a pârâtei la plata de daune

cominatorii.

În motivarea sentinței, s-a reținut că

temeiul juridic al cererii de chemare în judecată, formulate de

reclamanții P.V.S., ca titular al mărcii individuale verbale „Rosal”

și S.C R.G. S.A., licențiată conform contractului de

licență din 29.12.2008, cu dreptul de a utiliza marca individuală

verbală „Rosal”, se regăsește în dispozițiile art. 36-39

din Legea nr. 84/1998, care transpun în legislația națională

prevederile art. 5 și 6 din prima Directivă 89/104/CEE din 21.12.1988

de apropiere a legislațiilor statelor membre privind mărcile,

articole privitoare la drepturile conferite de marcă și limitarea

efectelor mărcii.

Potrivit acestor texte de lege, astfel cum au fost

interpretate și de Curtea de Justiție a Comunităților

Europene în hotărârea nr. C-17/06 din 11.09.2007 în cauza

Celine

,

decizie-cadru în această materie, utilizarea de către un terț

care nu a fost autorizat în acest scop, a unei denumiri sociale, a unui nume

comercial sau a unei embleme identice cu marca anterioară, în cadrul unei

activități de comercializare a unor produse identice cu cele pentru

care a fost înregistrată această marcă, constituie o utilizare

pe care titularul mărcii respective este îndreptățit să o

interzică în conformitate cu art. 5 al. (1) lit. a) din prima

Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988, în cazul în care

este vorba de o utilizare pentru produse care aduce atingere sau este

susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii. S-a

decis însă, că în acest ultim caz, art. 6 al. (1) lit. a) din

Directivă se poate opune unei astfel de interdicții numai dacă

utilizarea de către terț a denumirii sale sociale sau a numelui

său comercial are loc conform practicilor loiale în domeniul industrial

sau comercial.

Conform jurisprudenței constante a C.J.C.E.,

există patru condiții pentru aplicarea protecției mărcii în

conflictul cu un semn (nume, denumire, emblemă): utilizarea să

aibă loc în cadrul comerțului, utilizarea să aibă loc

fără consimțământul titularului mărcii, utilizarea

să aibă loc pentru produse și servicii identice cu cele pentru

care a fost înregistrată marca, utilizarea să aducă atingere sau

să fie susceptibilă să aducă atingere funcțiilor

mărcii și în special funcției sale esențiale de a garanta

consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor.

Aceste condiții se cer a fi îndeplinite

fără a distinge după cum marca este înregistrată anterior

sau ulterior (cum este cazul de față) semnului cu care se

reclamă a exista conflictul.

În speță, nu se contestă faptul că

utilizarea denumirii „Rossal” de către pârâtă are loc în contextul

unei activități comerciale care vizează un avantaj economic,

și nu în domeniul privat. În consecință, semnul reclamat este

utilizat în cadrul comerțului, fiind îndeplinită prima condiție

legală.

Utilizarea acestui semn are loc fără

consimțământul titularului mărcii, respectiv reclamantul

persoană fizică, dată fiind notificarea trimisă pârâtei la

data de 29.07.2010.

Deși atât societatea reclamantă cât și cea

pârâtă își desfășoară activitatea în domeniul

salubrității, iar utilizarea numelui ar fi susceptibilă a aduce

atingere funcției esențiale a mărcii, cea de identificare a

produselor unei anumite întreprinderi, față de alte produse de

același tip, oferind beneficiarului posibilitatea orientării mai

rapide spre produsele verificate din punct de vedere al calității,

aparținând producătorilor care și-au câștigat o bună

reputație, tribunalul a apreciat că nu este îndeplinită cea de-a

treia condiție enumerată.

Astfel, deși numele pârâtei „Rossal” este similar

mărcii „Rosal” ai cărei proprietari și utilizatori sunt

reclamanții, adăugarea unei litere S neavând forța de a crea o

diferență sesizabilă între acestea, și de a face ca numele

să dobândească un caracter propriu și inconfundabil, iar

similaritatea poate crea confuzie în rândul consumatorilor, utilizarea efectuată

de pârâtă nu este pentru produse și servicii.

Are loc o utilizare „pentru produse sau servicii” în

sensul art. 5 al. (1) din Directivă, atunci când se utilizează

semnul, astfel încât se stabilește o legătură între semnul care

constituie numele comercial și produsele comercializate sau serviciile furnizate.

În interpretarea dată acestui text de către CJCE în decizia

pronunțată în cauza

Celine

, s-a arătat că o denumire

socială, un nume comercial sau o emblemă nu au, în sine, funcția

de a distinge produse sau servicii. O denumire socială are ca obiect

identificarea unei societăți, în timp ce un nume comercial sau o

emblemă are ca obiect desemnarea unui fond de comerț. Așadar,

atunci când utilizarea unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei

embleme se limitează la identificarea unei societăți sau la

desemnarea unui fond de comerț, această utilizare nu ar putea fi

considerată ca având loc „pentru produse sau servicii” în sensul art. 5

alin.(1) din Directivă.

În speță, folosirea de către pârâtă a

denumirii sale se limitează la identificarea sa față de

alți comercianți, așa cum se distinge din probatoriul

administrat. Cercetarea la fața locului efectuată de

instanță a relevat doar împrejurarea că pârâta are amplasat la

intrarea în curtea sediului social un panou pe care sunt menționate

denumirea și sediul, ceea ce are ca scop facilitarea identificării în

teren a locației sediului său, iar pe spatele echipamentului de

protecție al lucrătorilor s-a constatat a fi inscripționată

denumirea completă a societății, ceea ce are ca scop

identificarea angajaților ca aparținând acestei firme.

La cererea de chemare în judecată, reclamanții

au atașat o planșă fotografică, în care este surprinsă

o mașină de salubritate având pe partea laterală inscripția

„Rossal”. La cercetarea la fața locului, fiind vizualizate mașinile

de gunoi din parcul auto deținut de societatea pârâtă, astfel cum

apar evidențiate în înregistrările Direcției de Impozite și

Taxe Locale a mun. Roman, nu a fost identificat niciun autovehicul care să

poarte asemenea inscripționări. De altfel, planșa

fotografică depusă nici nu este relevantă, prin aceea că

unghiul din care a fost efectuată nu permite vizualizarea numărului

de înmatriculare, absolut necesar pentru identificarea autovehiculului și

a aparținătorului său.

În lipsa acestor date, ținând cont că la

cercetarea locală s-a constatat că singurele inscripționări

evidențiate pe autovehicule sunt unele cu desăvârșire neutre,

respectiv „Salubrizare”, „Ecologizare”, „Reciclare”, tribunalul a constatat că

reclamanții nu au reușit să facă dovada susținerilor,

în sensul că pârâta le-ar încălca drepturile conferite de marcă

și le-ar aduce vreun prejudiciu, deși le revenea sarcina

probării solicitărilor, în temeiul art. 1169 C.civ.

Față de aceste considerente și în

aplicarea art. 39 al. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, tribunalul a respins

acțiunea în contrafacere ca nefondată, dat fiind că din nicio

probă administrată nu a reieșit faptul că pârâta și-ar

folosi denumirea asemănătoare cu marca înregistrată ulterior de

reclamantul P.V.S., în alt moduri decât cele conforme unor practici loiale.

Astfel, denumirea societății, așa cum s-a arătat, este

folosită doar circumscris scopului pentru care a fost legal

recunoscută, și nu este folosită pentru identificarea serviciilor

oferite.

Ca o consecință directă, cererea

formulată de reclamanți în privința obligării pârâtei la

plata de daune morale nu este fondată, dat fiind că o astfel de

cerere putea fi analizată numai în condițiile în care cererea

principală ar fi fost găsită întemeiată. Cererea de daune,

având caracter accesoriu față de cererea principală și

justificându-se doar în condițiile în care pârâta ar fi fost

găsită culpabilă în acțiunea în contrafacere, de

natură a produce prejudicii reclamanților, a avut aceeași

soartă ca și cererea principală, fiind respinsă.

Referitor la cererea de obligare la plata de daune

cominatorii, calculate atât ca o sumă globală, pentru perioada

anterioară introducerii cererii de chemare în judecată, cât și

ca un cuantum zilnic începând cu data depunerii cererii în instanță,

tribunalul a reținut că, lăsând la o parte caracterul accesoriu

și al acestor daune, la fel cu daunele morale, această cerere este în

primul rând inadmisibilă, în aplicarea art. 580

3

alin. (5)

C.proc.civ., reclamanții neavând la îndemână o modalitate legală

de a obține astfel de daune în cazul în care cererea lor s-ar fi dovedit

justificată, iar pârâta ar fi dovedit pasivitate în îndeplinirea

obligațiilor.

Prin decizia nr. 16 din 24.05.2012, Curtea de Apel

Bacău, Secția I civilă,

a admis apelul promovat de

reclamanți împotriva sentinței menționate, pe care a schimbat-o

în parte, în sensul admiterii în parte a acțiunii. Drept urmare, a obligat

pârâta: să înceteze dreptul de a utiliza fără

consimțământul reclamanților în activitatea sa comercială a

oricărui produs și/sau serviciu ce poartă denumirea ”Rossal” ;

să înceteze efectuarea fără consimțământul

reclamanților a oricărei activități de utilizare,

publicitate, producere ori comercializare, punere în circulație,

export/import, plasare sub un regim suspensiv sau economic, precum și

acordare a oricărei alte destinații vamale a oricărui produs ori

serviciu ce poartă denumirea ”Rossal”. A menținut dispozițiile

sentinței cu privire la respingerea celorlalte capete de cerere.

Instanța de apel a reținut că reclamantul

P.V.S. este titularul mărcii ”Rosal”, marcă protejată pe o

durată de 10 ani cu începere de la 3 decembrie 2003 și care face

obiectul contractului de licență din 29 decembrie 2008 încheiat între

titularul mărcii (licențiator) și licențiatul SC R.G. SRL.

Pârâta S.C. R. S.R.L. este înregistrată în Registrul

Comerțului din 10 martie 2003.

Chiar dacă marca ”Rosal” a fost înregistrată

ulterior înregistrării pârâtei în Registrul Comerțului, în mod

evident, este protejată conform art. 36 din Legea nr. 84/1998 de orice

contrafacere ulterioară înregistrării, independent de faptul că

înregistrarea denumirii societății SC R. SRL, s-a făcut

anterior.

Aceasta rezultă din modul de redactare al art. 37

alin. (1) din Legea nr. 84/1998, care conferă drepturi solicitantului

cererii încă de la înregistrarea mărcii (după publicare). În mod

evident, scopul înregistrării unei mărci este acela de a o proteja de

contrafacere. Astfel, în urma acestei înregistrări pârâta nu mai poate

folosi servicii și/sau produse purtând denumirea de ”Rossal”, inclusiv

denumirea societății S.C. R. S.R.L.

Instanța de apel a considerat că nu se poate

reține că SC R. SRL a folosit denumirea firmei potrivit scopului

prevăzut de lege, pentru individualizarea calității de

comerciant, de vreme ce este vorba despre o societate care activează tot

în domeniul salubrității. Or, marca ”Rosal” vizează (pct. 39

și 42 din anexa la certificatul de înregistrare a mărcii din 3

decembrie 2003) aceleași servicii.

Faptul că la momentul înregistrării denumirii

societății nu se cunoștea despre existența S.C. R.G. S.A.

sau despre marca ”Rosal” nu prezintă relevanță sub aspectul

interzicerii pe viitor a utilizării mărcii.

Prima instanță transpune în considerentele sale

un sofism, invocând dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr.

84/1998, care au în vedere denumirea titularului (mărcii), iar nu a

terțului - în speță, pârâta.

S-a apreciat că nu sunt aplicabile nici

dispozițiile art. 39 alin. (2) coroborat cu art. 39 alin. (1) lit. c), de

vreme ce marca nu este necesară pentru a indica destinația produsului

sau a serviciului.

Curtea a remarcat faptul că este vorba despre o

confuzie între marca „Rosal” și denumirea societății R. S.R.L.,

de vreme ce societățile pârâtă și reclamantă sunt

participante la aceleași licitații, disputându-și practic

același segment al pieței, context în care pârâta folosește în

mod nelegal marca. Existența scriptică a dublului „S” nu este de

natură a duce la altă concluzie, întrucât din punct de vedere fonic

nu există diferențe.

În acest context nu mai prezintă relevanță

dacă autovehiculele folosite de pârâtă sau salopetele

angajaților acesteia au purtat inscripția de ”Rossal”.

Deși dreptul la numele comercial diferă de

dreptul la marcă, în speță, confuzia este alimentată în mod

voit, câtă vreme pârâta nu înțelege să-și schimbe denumirea

societății.

Cu privire la despăgubiri, Curtea a apreciat că

nu s-a făcut dovada vreunui prejudiciu moral sau material nici în ceea

ce-l privește pe titularul mărcii, nici în ce o privește pe

societatea licențiată cu dreptul de a utiliza marca individuală.

Astfel, simpla utilizare de către

intimata-pârâtă a mărcii nu poate prezuma un prejudiciu moral sau

material în lipsa unor dovezi concrete.

Mai mult decât atât, admiterea primelor două capete

de cerere constituie prin ea însăși o reparare a oricărui

prejudiciu moral.

Soluția vizând daunele cominatorii este corectă

față de dispozițiile art. 580

3

alin.(5) C.proc.civ.

Împotriva decizii menționate, a declarat recurs

pârâta S.C. R. S.R.L., criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 304 pct.

9 C.proc.civ. și susținând următoarele:

Instanța de apel nu a ținut cont de

faptul că cele două instituții juridice - denumirea

comercială și marca - au o reglementare distinctă și o finalitate

distinctă, iar drepturile dobândite și exercitate potrivit legii

trebuie respectate.

Spre deosebire de numele comercial (firma) - drept de

proprietate industrială reglementat de dispozițiile Convenției

de la Paris și ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului - a

cărui finalitate o constituie deosebirea între comercianți,

finalitatea mărcii o constituie deosebirea între produsele și

serviciile comercianților care își desfășoară

activitatea în același domeniu.

Deși nu există prevederi speciale care să

reglementeze conflictul dinte numele comercial și marcă, este de

necontestat că protecția numelui comercial este independentă de

faptul că numele comercial servește ca marcă sau este o parte a

unei mărci comerciale și dacă o astfel de marcă este protejată.

În acest sens, art. 48 lit. c) și e) din Legea nr.

84/1998, precum și Regula 15 lit. g) din Regulamentul de aplicare a legii,

permit anularea înregistrării mărcii inclusiv în cazul

încălcării unui drept la nume comercial, anterior dobândit.

Prioritatea numelui comercial anterior înregistrat nu

este recunoscută în ipoteza în care semnul ce constituie numele comercial

este folosit în alt scop decât cel prevăzut de lege, respectiv asemenea

unei mărci, pentru identificarea provenienței produselor sau

serviciilor, în acest sens fiind prevederile art. 39 din Legea nr. 84/1998,

potrivit cărora un comerciant este îndreptățit a-și folosi

numele comercial legal înregistrat, fără vreo tulburare din partea

titularului mărcii, însă folosirea trebuie să fie conformă

cu practicile loiale.

S.C. R. S.R.L. a dobândit legal denumirea

comercială, fiind înmatriculată la Registrul comerțului sub

numărul de ordine J27/328 din 10.03.2003, anterior depunerii cererii de

marca la OSIM de către reclamantul P.V.S., la 3.12.2003.

Instanța de apel a considerat în mod greșit

că pârâta nu folosește denumirea firmei potrivit scopului

prevăzut de lege, pentru individualizarea calității de

comerciant, cu singurul argument că aceasta activează în același

domeniu cu societatea apelantă, cel al salubrității, iar marca

”Rosal” vizează aceleași servicii.

Această concluzie nesocotește dreptul la numele

comercial, legal dobândit și exercitat, dispozițiile art. 38 din

Legea nr. 84/1998, precum și statuările din decizia

pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza

Celine

.

Instanța de apel a interpretat greșit și

dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, prin

aprecierea că textul are în vedere denumirea titularului (mărcii),

iar nu terțului, în speță pârâta.

Din interpretarea textului rezultă că nu se are

în vedere încălcarea denumirii titularului mărcii, deoarece o

asemenea ipoteză nu se regăsește literal și gramatical, dar

este și ilogică, dat fiind că este vorba despre o normă de

excepție care limitează dreptul la marcă.

Motivarea soluției instanței de apel

conține argumente care nu se întemeiază pe probe, ci pe

supoziții, scoase din observarea scrierii denumirii societății

în împuternicirile avocațiale de la fond și apel, unde ar exista

„distanță între litere”. Or, împuternicirea nu este un mijloc de

probă a raporturilor litigioase dintre părțile unui proces, iar

dacă instanța de apel a apreciat altfel, nu a pus în discuția

părților o asemenea „probă”, încălcând principiul

contradictorialității. De altfel, instanța constată

distanța diferită între literele „S”, fără a observa

că sunt scrise de mână, iar nu la mașina de scris.

Examinând decizia recurată prin prisma

criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte a constatat

următoarele:

Prima instanță a respins în cauză cererea

în contrafacere a mărcii ”Rosal” - al cărei titular este reclamantul

persoană fizică și este utilizată de către reclamanta

persoana juridică, în baza consimțământului titularului -,

făcând aplicarea dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea

nr. 84/1998 (în forma în vigoare la data formulării cererii de chemare în

judecată – 22.02.2011), deoarece semnul utilizat de către pârâtă

în activitatea comercială corespunde numelui său comercial, înregistrat

anterior mărcii.

Pe baza probatoriului administrat, a constatat că

pârâta își folosește numele comercial potrivit scopului pentru care a

fost înregistrat, conform practicilor loiale, și nu pentru identificarea

serviciilor de salubritate, astfel încât nu intră în conflict cu marca reclamantului,

tribunalul făcând trimitere și la jurisprudența Curții de

Justiție a Uniunii Europene în materia conflictului dintre o marcă

și un nume comercial (cauza

Celine

).

Instanța de apel a admis cererea reclamanților,

argumentul esențial fiind acela al lipsei de relevanță în

cauză a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr.

84/1998, aplicate de către prima instanță, astfel încât nu a mai

socotit necesară analiza situației de fapt reținute pe aspectul

modului concret de folosire a semnului.

Argumentul reținut prin decizia recurată

reflectă interpretarea și aplicarea greșită a

dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

În conformitate cu această normă, titularul

unei mărci protejate prin lege nu poate cere să se interzică

unui terț să folosească în activitatea sa comercială

numele/denumirea titularului.

Instanța de apel a interpretat strict gramatical

textul, ajungând la concluzia că sintagma „numele/denumirea titularului”

se referă la titularul mărcii, și nu la terț, deoarece

singurul subiect desemnat prin calitatea de „titular” în cuprinsul normei este

persoana pe numele cărei a fost înregistrată marca.

Chiar dacă modul de formulare a normei este unul

imperfect, permițând o interpretare de felul celei arătate anterior,

interpretarea sa logică și teleologică conduce la concluzia

că, în realitate, legiuitorul a făcut referire la „titularul” numelui

sau a denumirii, așadar la terț, și nu la titularul mărcii

pretins încălcate.

Astfel, art. 39 a fost conceput ca o derogare de la art.

36 din lege, care reprezintă temeiul juridic al cererii în contrafacere

și care permite, ca regulă, titularului mărcii să solicite

instanței judecătorești competente să interzică

terților să folosească, în activitatea lor comercială,

fără consimțământul său, a unui semn identic sau

similar cu marca anterior înregistrată, pentru produse sau servicii

identice sau similare (sau chiar diferite, dacă sunt îndeplinite

condițiile din art. 36 alin. 2 lit. c).

Rezultă că, în principiu, subzistă

conflictul dintre marca anterioară și semnul distinctiv reprezentat

de numele comercial, cu excepția situațiilor din art. 39, în care

terțul comerciant este îndreptățit a-și folosi numele

comercial, legal înregistrat, fără vreo tulburare din partea

titularului mărcii, chiar atunci când înregistrarea numelui este

ulterioară înregistrării mărcii și, deci, cu atât mai mult

atunci când este anterioară.

Art. 39 alin. (1) lit. a) din lege are în vedere

utilizarea numelui comercial legal înregistrat, iar această interpretare

corespunde celei date de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene

prevederii din art. 6 alin. (1) lit. a) din Prima Directivă 89/104/CEE

(actualmente Directiva 2008/95/CE), normă ce a fost transpusă în art.

39 alin. (1) lit. a) din legea română a mărcilor, cu un conținut

identic, dar într-o traducere defectuoasă. Directiva prevede că

„Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să

interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului (…) a

numelui și a adresei sale”.

CJUE a decis (hotărârea din 21.09.2007

pronunțată în cauza

Celine

C- 17/06) că art. 6 alin. (1)

lit. a) din directivă se poate opune interzicerii utilizării de

către un terț, care nu a fost autorizat în acest scop, a unei

denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o

marcă anterioară (în cadrul unei activități de

comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost

înregistrată această marcă), dar numai dacă

utilizarea

de către terț a denumirii sale sociale sau a numelui său

comercial

are loc conform practicilor loiale în domeniul industrial sau

comercial.

Considerând că art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea

nr. 84/1998 nu se aplică în cauză, întrucât nu ar viza utilizarea

numelui comercial al terțului, instanța de apel a făcut o

greșită interpretare și aplicare a legii, în același timp,

nu a lămurit pe deplin situația de fapt pe care norma incidentă

o presupunea și la care făceau referire motivele de apel.

Astfel, contrar considerentelor deciziei recurate,

simplul fapt că pârâta folosește semnul cvasi – identic mărcii

în același domeniu al salubrității nu reprezintă în sine o

încălcare a drepturilor asupra mărcii, cât timp pârâta este

îndreptățită să-și folosească numele comercial

legal înregistrat. Din acest punct de vedere, norma în discuție

reflectă protecția numelui comercial recunoscută prin art. 8 din

Convenția de la Paris pentru protecția proprietății

intelectuale din anul 1883, cu revizuirile ulterioare, ratificată de

România.

Ceea ce este relevant în cauză este modul concret în

care pârâta își folosește numele comercial, respectiv pentru

individualizarea calității de comerciant, conform practicilor loiale

în domeniul comercial ori cu titlu de marcă, pentru identificarea

produselor sau a serviciilor oferite.

O asemenea analiză este impusă de aplicarea

corespunzătoare a prevederilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr.

84/1998, astfel cum rezultă și din hotărârea Curții de

Justiție a Uniunii Europene menționată anterior

(pronunțată în cauza

Celine

), observându-se că prima

instanță din prezenta cauză a făcut, în mod corect,

referire la raționamentul juridic expus de instanța europeană în

hotărârea menționată, pornind de la premisa că pârâta poate

opune cu succes titularului mărcii ”Rosal”, în cadrul acțiunii în

contrafacerea mărcii, numele său comercial ”Rossal” (cvasi – identic)

doar dacă acest semn nu este folosit cu titlu de marcă.

Instanța de apel trebuia să verifice

legalitatea și temeinicia sentinței din această

perspectivă, ceea ce nu s-a întâmplat, aprecierea din decizia

recurată în sensul că nu este relevant modul de utilizare a semnului

”Rossal” de către pârâtă, în activitatea sa comercială, relevând

faptul că nu au fost cercetate motivele de apel pe acest aspect.

Este de precizat că, după cum au reținut

ambele instanțe de fond, numele comercial al pârâtei este înregistrat

anterior înregistrării mărcii reclamantului, însă această

împrejurare nu afectează considerentele deja expuse, în condițiile în

care numele comercial, indiferent de momentul la care au fost înregistrate

semnele în conflict, trebuie utilizat potrivit scopului de identificare a

calității de comerciant, în conformitate cu bunele practici în

domeniu. Această protecție nu poate opera dacă numele comercial

este folosit în alt scop, respectiv cu titlu de marcă, în această

situație intrând în conflict cu marca, indiferent dacă aceasta a fost

înregistrată ulterior.

Pe de altă parte, prin motivele de apel,

reclamanții s-au prevalat de notorietatea mărcii ”Rosal” la momentul

înregistrării numelui comercial ”Rossal”, aspect care, dacă se

consideră a fi fost probat, ar conduce la preexistența mărcii

față de numele comercial.

Față de cele expuse, se constată că

instanța de apel nu a clarificat pe deplin situația de fapt din

perspectiva dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998,

motiv pentru care nu este posibilă exercitarea controlului de legalitate a

deciziei de către această instanță de recurs, impunându-se

casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare, în aplicarea art.

314 C.proc.civ.

Este de precizat că rejudecarea apelului va viza

doar cererea având ca obiect interzicerea utilizării semnului (primele

două capete de cerere din acțiunea introductivă), deoarece

respingerea celorlalte pretenții a intrat în puterea lucrului judecat, dat

fiind că reclamanții nu au declarat recurs.

În consecință,

Înalta Curte a admis recursul și, în aplicarea art. 314 C.proc.civ., a

casat decizia recurată și a trimis cauza spre rejudecare

aceleiași instanțe de apel.