ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2348/2015

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2348/2015 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2015)

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin

cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța sub numărul

15788/118/2012, reclamantul V.O.D. a solicitat - în contradictoriu cu pârâta SC

D.R.I. SRL - să se instituie pe cale judiciară interdicția, pentru pârâtă:

- de a folosi denumirea mărcii individuale

constând din denumirea D.R.I., cu element figurativ, pentru produsele și

serviciile din clasele 35: Publicitate; conducerea și administrarea afacerilor;

lucrări de birou și 39: Transport; ambalare și depozitare a mărfurilor,

organizare de călătorii;

- de a aplica marca amintită pe produse sau

ambalaje;

- de a oferi sau comercializa produse ori a

le deține în acest scop, ori de a oferi sau presta servicii sub această marcă;

- de a utiliza marca pe documente sau pentru

publicitate;

- de a pune în circulație, a exporta sau

importa, a plasa sub un regim vamal suspensiv sau economic produse sub această

marcă.

În motivarea acțiunii, reclamantul arată că

este titularul certificatului nr. 97533 din 17 septembrie 2008 de înregistrare

a mărcii constând din denumirea D.R.I., cu element figurativ, prin care a

dobândit drepturi exclusive asupra mărcii pentru o perioadă de 10 ani, pentru

clasele 35 și 39 de servicii.

Pârâta a folosit și continuă să folosească

această marcă, în activitatea sa, fără consimțământul titularului mărcii,

efectuând acte de natura celor menționate în petitul acțiunii.

În drept, au fost invocate dispozițiile art.

36 - 37 din Legea nr. 84/1998.

Au fost depuse în copie la dosar:

certificatul de înregistrare a mărcii nr. 97533 din 17 septembrie 2008, Decizia

nr. 005985 din 22 ianuarie 2009 emisă de Oficiul de Stat pentru Invenții și

Mărci și dovada notificării pârâtei cu privire la declanșarea litigiului.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a

solicitat respingerea acțiunii ca nefondată; în acest sens, a învederat că cei

doi asociați ai SC D.R.I. SRL - N.D. și V.O.D. - deținând 70 și, respectiv 30 %

din capitalul social, au convenit în cursul anului 2008 să efectueze

demersurile necesare pentru înregistrarea mărcii individuale la Oficiul de Stat

pentru Invenții și Mărci, în beneficiul societății.

Procedura de înregistrare s-a realizat însă

cu rea credință de către reclamant, care a obținut certificatul de înregistrare

a mărcii pe numele său, deși societatea a continuat să funcționeze în toată

această perioadă cu denumirea omonimă.

În pofida faptului că reclamantul avea

posibilitatea de a cere convocarea Adunării Generale a Asociaților pentru a

decide schimbarea denumirii societății, nu a apelat la această soluție, ci a

procedat la formularea prezentei cereri de chemare în judecată în scopul exclusiv

de a-l șicana pe asociatul său cu care se află în relații tensionate.

Pârâta mai arată că neînțelegerile dintre

asociați se datorează exclusiv reclamantului, care, în anul 2007 a înființat o

societate comercială cu același obiect de activitate, exercitând, împreună cu

soția sa, V.S., acte de concurență neloială împotriva societății pârâte. Mai

mult decât atât, la 1 aprilie 2008, reclamantul, în calitate de reprezentant al

SC D.R.I. SRL, a încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu SC D.N.G. SRL (deținută

de V.S., soția acestuia), având ca obiect tocmai produsele comercializate de

către pârâtă. Pârâta mai susține că reclamantul a fraudat-o prin încasarea

diferenței de preț a unor bunuri, pentru care a emis avize de însoțire a

mărfurilor în favoarea persoanelor fizice și facturi fiscale la un preț mai mic

către societăți comerciale, după stornarea avizelor de însoțire a mărfii emise

inițial în favoarea unor persoane fizice.

Se mai arată de către pârâtă că singurul scop

al reclamantului este dizolvarea și lichidarea societății pârâte, în vederea

preluării denumirii sale în beneficiul firmei soției reclamantului.

Pârâta învederează că reclamantul nu a

dovedit că societatea pârâtă a folosit denumirea comercială cu titlu de marcă,

astfel încât nu se poate reține că a adus atingere dreptului exclusiv la marcă

al titularului. Totodată, pârâta arată că, în virtutea înregistrării firmei

comerciale, se bucură de prezumția de legitimitate în folosirea acesteia,

denumirea sa nefiind susceptibilă a intra în conflict cu marca de care se

prevalează reclamantul. În acest sens, invocă dispozițiile art. 30 alin. (1) și

art. 43 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, dar și pe cele ale art. 1 alin. (2) și

art. 8 din Convenția de la Paris din 1883, neexistând rațiunea despăgubirii

reclamantei pentru un prejudiciu inexistent.

Pârâta a anexat întâmpinării sale, pentru

dovedirea celor susținute: copii ale certificatului constatator 27838/8 aprilie

2013 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, a

certificatelor de înregistrare 1451366 din 26 martie 2008 și nr. 306983 din 26

noiembrie 2002, actele constitutive, însoțite de acte adiționale succesive,

adresa nr. 226 din 4 septembrie 2008, procesul verbal al ședinței asociaților

din 9 septembrie 2008 și 10 septembrie 2008 și cererea de chemare în judecată

înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța sub nr. 9760/118/2008, fișa

contului 4111.00020 a clientului SC D.N.G. SRL.

Materialul probator a fost completat prin

depunerea ordonanțelor și a unui raport de expertiză contabilă, completat

ulterior de expertul D.G., întocmit în dosarul penal 2210/P/2011 al

Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, a facturilor fiscale 7255721 din

30 noiembrie 2011, 7245393, 72423, 7226643, 7225143, 721163, 08421022, a contractelor

de vânzare-cumpărare 784 din 23 mai 2008 și nr. 1083 din 10 august 2007, precum

și a contractelor de muncă pentru V.O.D. și V.S., modificate prin acte

adiționale.

Prin Sentința civilă nr. 3590 din 23

decembrie 2013, Tribunalul Constanța a admis acțiunea formulată de reclamantul

V.O.D. în contradictoriu cu pârâta SC D.R.I. SRL, și a instituit interdicția în

sarcina societății pârâte:

- de a folosi denumirea mărcii individuale

constând din denumirea D.R.I., cu element figurativ, pentru produsele și serviciile

din clasele 35: Publicitate; conducerea și administrarea afacerilor; lucrări de

birou și 39: Transport; ambalare și depozitare a mărfurilor, organizare de

călătorii;

- de a aplica marca amintită pe produse sau

ambalaje;

- de a oferi sau comercializa produse ori a

le deține în acest scop, ori de a oferi sau presta servicii sub această marcă;

- de a utiliza marca pe documente sau pentru

publicitate;

- de a pune în circulație, a exporta sau

importa, a plasa sub un regim vamal suspensiv sau economic produse sub această

marcă.

Pentru a pronunța această soluție, prima

instanță a reținut că Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a emis, pe

numele titularului V.O.D. certificatul nr. 97533 din 17 septembrie 2008 de

înregistrare a mărcii D.R.I., cu o durată de protecție a mărcii de 10 ani,

pentru clasele de produse și servicii 35: Publicitate; conducerea și

administrarea afacerilor; lucrări de birou și 39: Transport; ambalare și

depozitare a mărfurilor, organizare de călătorii.

Pârâta SC D.R.I. SRL nu a formulat opoziție

la înregistrarea mărcii în termenul legal de două luni de la data publicării

cererii de înregistrare, astfel încât OSIM a emis Decizia nr. 005985 din 22

ianuarie 2009 de admitere a înregistrării mărcii.

Prin facturile fiscale nr. 7245393 din 19

noiembrie 2009, nr. 7226643 din 26 iunie 2008, nr. 08421022/8 decembrie 2009,

pârâta a înstrăinat către reclamant și către societatea D.N.G. SRL mijloace de

transport, înscrisurile constatatoare purtând marca în litigiu, ca element de

identificare a societății vânzătoare.

Tribunalul a reținut că potrivit art. 36 din

Legea nr. 84/1998:

"Înregistrarea mărcii conferă

titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.

Titularul mărcii poate cere instanței

judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea

lor comercială, fără consimțământul său - un semn identic mărcii, pentru

produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată.

În aplicarea alin. (2), titularul mărcii

poate cere să fie interzise terților, în special, următoarele acte - aplicarea

semnului pe produse sau pe ambalaje, oferirea produselor sau comercializarea

ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea

serviciilor sub acest semn, punerea în liberă circulație, exportul, importul,

plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum și acordarea

oricărei alte destinații vamale, așa cum acestea sunt definite în

reglementările vamale, produselor sub acest semn, utilizarea semnului pe

documente sau pentru publicitate.

Odată statuată împrejurarea că pârâta a

folosit în activitatea comercială curentă chiar marca pentru care reclamantul

are un drept exclusiv de utilizare, (având în obiectul de activitate și acele

activități protejate prin certificatul de înregistrare nr. 97533 din 17

septembrie 2008), tribunalul a apreciat că devin aplicabile prevederile

textului citat.

A fost înlăturată apărarea societății pârâte

- în sensul că bunurile facturate au fost livrate chiar reclamantului și

societății la care soția acestuia avea calitatea de asociat - atât timp cât

pârâta nu avea dreptul de a utiliza marca, indiferent de destinatarul bunurilor

sau serviciilor protejate prin Legea nr. 84/1998.

Prima instanță a constatat că deși pârâta a

criticat, pe cale incidentală, nelegalitatea modului de emitere a

certificatului de înregistrare a mărcii în favoarea reclamantului, aceasta nu a

întreprins demersuri în plan juridic pentru a obține respingerea cererii de

înregistrare ori anularea ulterioară a înregistrării în condițiile art. 46 și

47 din Legea nr. 84/1998, acuzând o conduită frauduloasă a reclamantului în

raport cu interesele persoanei juridice la care era asociat.

Tribunalul a apreciat că, din acest punct de

vedere, pretinsa conduită a reclamantului, prejudiciabilă pentru societatea

pârâtă, ar trebui examinată în cadrul acțiunii în excludere sau în despăgubiri

împotriva asociatului culpabil, însă această împrejurare nu este susceptibilă a

o exonera pe pârâtă de răspunderea pentru utilizarea fără drept a unei mărci

înregistrate.

Schimbarea denumirii societății pârâte prin

acordul ambilor asociați - argument invocat în combaterea cererii reclamantului

- se dovedește imposibilă în lipsa unui consens al acestora; totodată, pârâta

însăși a arătat că aceștia nu se mai înțeleg, fiind în curs și o acțiune

judiciară, înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța sub nr. 9731/118/2012,

legată de retragerea reclamantului din societate.

Prima instanță a mai apreciat că pârâta se

prevalează nejustificat de prevederile art. 39 alin. (1) din același act normativ

pentru a obține respingerea acțiunii, în măsura în care textul invocat se

aplică în cazul folosirii de către un terț a numelui sau denumirii titularului

mărcii (în speță, numele reclamantului), iar nu ale terțului.

Deși art. 1 alin. (2) din Convenția de la

Paris pentru protecția proprietății industriale, ratificată de România prin

Decretul 1177/1968 oferă într-adevăr protecție numelui comercial, societatea

pârâtă nu este titularul unui depozit înregistrat la Oficiul de Stat pentru

Invenții și Mărci pentru a beneficia de această protecție; cu alte cuvinte, în

lipsa unei hotărâri judecătorești prin care să se dispună anularea

înregistrării mărcii ori să se constate decăderea titularului din dreptul de

utilizare, pârâta este datoare să se abțină de la orice act juridic sau fapt

material, susceptibil a aduce atingere dreptului exclusiv al reclamantului

asupra mărcii.

Față de cele ce preced, instanța a dispus

admiterea acțiunii, luând act că reclamantul nu solicită cheltuieli de

judecată.

Împotriva acestei sentințe, în termen legal,

pârâta a exercitat apel, criticând soluția pentru nelegalitate și netemeinicie.

Prin Decizia civilă nr. 158/2014, Curtea de

Apel Constanța a anulat apelul ca insuficient timbrat, însă prin Decizia nr.

2973 din 31 octombrie 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis

recursul, a casat decizia și a trimis cauza spre rejudecarea apelului.

În rejudecare, prin Decizia civilă nr. 274

din 18 mai 2015 a Curții de Apel Constanța, secția a II-a civilă, de contencios

administrativ și fiscal, apelul pârâtei a fost respins ca nefondat.

Pentru a decide în acest sens, instanța de

apel, în analiza criticilor formulate prin motivele de apel, a reținut și

apreciat următoarele:

Apelanta pârâtă SC D.R.I. SRL a fost

înființată în anul 2001, continuându-și existența și în prezent sub aceeași

denumire și are ca asociați pe numiții N.D. și V.O.D..

Obiectul de activitate al societății include,

printre altele, publicitate, activități de ambalare, depozitări, transporturi.

Intimatul-reclamant V.O.D. este titularul

mărcii individuale combinate, constând din denumirea D.R.I. cu element

figurativ, așa cum rezultă din certificatul de înregistrare a mărcii nr. 97533

din 17 septembrie 2008 și Decizia nr. 005985 din 22 ianuarie 2009 emisă de

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci - OSIM.

Marca a fost înregistrată pentru următoarele

clase de produse:

- 35: Publicitate; conducerea și

administrarea afacerilor; lucrări de birou;

- 39: Transport; ambalare și depozitare a

mărfurilor; organizare de călătorii.

Durata de protecție a mărcii înregistrate în

favoarea intimatului V.O.D. este de 10 ani, cu începere de la 17 septembrie

2008.

Între asociații societății D.R.I., după 2008,

s-a instalat o stare conflictuală care a condus la concedierea

intimatului-reclamant, dar și a soției acestuia din cadrul societății, conform

Deciziilor nr. 5/2013 și 106/2008.

Intimatul-reclamant a notificat societatea

D.R.I. în sensul că, începând cu 16 noiembrie 2012, este titularul mărcii

individuale combinate, constând în denumirea "D.R.I.", solicitându-i

pârâtei să înceteze folosirea acestei denumiri.

Din probele administrate în cauză, instanța

de apel a reținut că societatea D.R.I. a folosit, alături de denumirea

societății, și marca înregistrată.

Potrivit art. 36 din Legea nr. 84/1998 apelanta-pârâtă

nu avea dreptul să folosească, în activitatea sa comercială, fără

consimțământul titularului mărcii, un semn identic cu marca.

Faptul că societatea a folosit semnul marca

pe facturile întocmite în favoarea unei societăți comerciale al căror asociați

erau soții V. nu prezumă consimțământul titularului mărcii.

Mai mult decât atât, prin notificarea

adresată, apelantei-pârâte i s-a pus în vedere să nu mai folosească marca

atestată prin certificatul nr. 97533 din 17 septembrie 2008 emis de OSIM; este adevărat

că intimatul-reclamant i-a pus în vedere pârâtei să ia măsuri pentru schimbarea

denumirii sale, însă, această situație nu poate interveni decât cu respectarea

dispozițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Legii nr. 26/1990.

Instanța de apel a apreciat că tribunalul nu

a interzis pârâtei să-și folosească denumirea, așa cum este menționată în

certificatul de înmatriculare "D.R.I.", ci să nu mai folosească

elementul figurativ pentru produse și servicii ori să aplice marca pe produse,

ambalaje, etc., constatare ce a permis instanței de apel concluzia că sentința

apelată respectă prevederile art. 30 din Legea nr. 26/1990, republicată.

Susținerea apelantei conform căreia hotărârea

este nelegală, întrucât încalcă art. 1 alin. (2) din Convenția de la Paris,

ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, în ceea ce privește

protecția numelui comercial, a fost apreciată ca nefondată, întrucât, în cauză,

nu s-a dispus interzicerea folosirii denumirii firmei, ci a semnului figurativ

ce face obiectul certificatului emis de O.S.I.M.

Curtea de apel a constatat că atâta vreme cât

pentru semnul figurativ folosit s-a recunoscut calitatea de marcă înregistrată

în favoarea lui V.O.D., beneficiarul se bucură de protecția acestui drept până

la expirarea duratei de protecție ori până la anularea mărcii înregistrate.

Pe de altă parte, așa cum corect a reținut și

prima instanță, apelanta pârâta nu se poate prevala nici de prevederile art. 39

alin. (1) din Legea nr. 84/1998, întrucât reclamanta nu se regăsește în

niciunul dintre cazurile respective.

Pentru aceste considerente, în baza art. 296

C. proc. civ., apelul pârâtei a fost respins ca nefondat.

În termen legal, împotriva acestei decizii,

pârâta a promovat recurs, fără a proceda însă și la încadrarea în drept a

criticilor dezvoltate prin memoriul de recurs.

În debutul memoriului de recurs, recurenta

face un expozeu al situației de fapt susținute și în etapele procesuale

anterioare, al stării conflictuale dintre cei doi asociați, ca și istoricul

acestui conflict.

Din perspectiva criticilor formulate cu

privire la decizia recurată, se arată că instanța de apel a făcut o greșită

interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 39 din Legea nr. 84/1998.

Astfel, potrivit texului invocat:

"(1) Titularul mărcii nu poate cere să

se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială:

a) numele/denumirea sau adresa/sediul

titularului; (...).

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu

condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) să

fie conformă bunelor practici din domeniu industrial ori comercial."

Recurenta solicită instanței de recurs să

constate că, în cauză, reclamantul nu a dovedii că își folosește propriul nume

comercial ca marcă, astfel încât nu a adus atingere dreptului exclusiv la marcă

al reclamantului.

Numele comercial identifică comerciantul, în

mod direct, în relațiile sale cu clienții și partenerii de afaceri, iar marca

identifică comerciantul prin prisma produselor și serviciilor acestuia,

individualizându-l în raport cu alți comercianți.

Recurenta pârâtă susține că își desfășoară

activitatea fără a folosi un semn distinctiv, altul decât numele său comercial.

În cazul serviciilor, marca este acel semn pe

care comerciantul îl aduce la cunoștința consumatorului, pe orice cale, pentru

a realiza în acest fel o asociere între serviciul oferit și un anumit semn.

Numele comercial are, pe lângă funcția de

identificare a comerciantului și pe cea de raliere a clientelei, în timp ce

marca identifică un comerciant prin prisma produselor și serviciilor sale și le

individualizează în raport cu cele ale altor comercianți.

Or, numele comercial ce conține sintagma

"D.R.I.", nu îndeplinește funcțiile specifice mărcii, de

individualizare a serviciilor și nu poate intra în conflict cu nicio marcă

folosită pentru servicii similare.

Atât sistemul de protecție a mărcii, cât și

cel de protecție a firmei comerciale, sunt sisteme atributive, dreptul asupra

acestora fiind dobândit într-o procedură administrativă, respectiv acordat de

către autoritatea administrativă competentă.

Mai arată recurenta că în conflictul dedus

judecății trebuie invocată și dovedită anterioritatea mărcii, impunându-se

cercetarea legitimității folosirii firmei comerciale.

Societatea recurentă este titulară a firmei

comerciale înregistrate, astfel încât, în virtutea acestei înregistrări, se

bucură de prezumția de legitimitate în folosirea acesteia, cât timp aceasta nu

a fost răsturnată într-o acțiune în anularea înregistrării firmei comerciale,

singurul mijloc procesual prin care prezumția de legalitate a dobândirii

dreptului la firmă poate fi răsturnată, dat fiind caracterul atributiv al

sistemului de dobândire a dreptului respectiv.

Numai după anularea înregistrării firmei

comerciale, s-ar pune problema conflictului dintre marcă și un semn, apreciat

ca distinctiv pentru activitatea comerciantului (pentru comerciant) sau ca

distinctiv pentru produse și servicii (sub aspectul indicării provenienței

acestora), folosit ca atare, dar neînregistrat în niciuna dintre cele două

proceduri.

Recurenta mai susține că reclamantul nu a

invocat și nici nu a dovedit că folosirea de către ea a semnului similar mărcii

înregistrate aparținând reclamantului, ca semn distinctiv pentru

produsele/serviciile identice sau similare prestate, este folosit pentru a-și

marca produsele/serviciile și a le distinge astfel sub aspectul provenienței.

Deși în petitul cererii de chemare în

judecată, reclamantul a solicitat interzicerea folosirii de către pârâtă a

tuturor semnelor identice sau similare cu marca sa, pentru a distinge produse/servicii

sub aspectul provenienței, în motivarea cererii se referă la firma comercială

ce aparține pârâtei, legal înregistrată, fără a invoca vreun aspect legat de

modul de folosire în concret a firmei de către pârâtă.

Se arată de către recurentă că nu poate fi

confundată firma comercială (semn distinctiv al activității comerciale,

respectiv semn de identificare a comerciantului) cu marca (semn distinctiv

pentru produsele/serviciile comercializate de către acesta), funcția mărcii

fiind aceea de a distinge produsele/serviciile sub aspectul provenienței lor.

Pe de altă parte, potrivit art. 30 alin. (1)

din Legea nr. 26/1990, republicată, "firma este numele sau, după caz,

denumirea sub care un comerciant își exercită comerțul și sub care

semnează."

Or, folosirea firmei comerciale cu

nerespectarea prevederilor art. 43 alin. (2) și (3) din Legea nr. 26/1990,

republicată, modificată și completată, nu poate constitui în sine un act de

contrafacere a unei mărcii identice/similare.

Recurenta mai arată că în ceea ce privește

aptitudinea numelui comercial de a conferi un drept de proprietate industrială,

Înalta Curte a constatat că, într-adevăr, chiar în lipsa unei prevederi exprese

în legislația internă, această aptitudine trebuie recunoscută în temeiul art. 1

alin. (2) și (8) din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății

industriale din 20 martie 1883, a cărei formă revizuită la Stockholm în 1967 a

fost ratificată de România prin Decretul nr. 1117/1968.

Dreptul asupra numelui comercial a fost

dobândit de recurenta pârâtă anterior dobândirii de către reclamant a dreptului

asupra mărcii invocate, iar un drept ulterior nu poate conduce la încetarea

unui drept anterior dobândit în mod legal de către un terț, decât în măsura în

care se face dovada că dreptul anterior a fost dobândit prin fraudă.

Denumirea pe care pârâta o folosește în

operațiunile și actele sale nu are rolul unei mărci, iar numele comercial este

protejat potrivit art. 8 din Convenția de la Paris, pentru protecția

proprietății industriale, indiferent dacă face parte dintr-o marcă sau nu.

Convenția de la Paris pentru protecția

proprietății industriale, ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, în

art. 1 alin. (2) care stabilește că "Protecția proprietății industriale

are ca obiect brevetele de invenție, modelele de utilitate, desenele sau

modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerț, mărcile de serviciu,

numele comercial și indicațiile de proveniență sau denumirile de origine,

precum și reprimarea concurenței neloiale", iar conform art. 8:

"Numele comercial va fi protejat în toate țările uniunii, fără obligația

de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte

dintr-o marcă de fabrică de comerț."

Denumirea comercială, respectiv firma, în

înțelesul art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 cuprinde cuvinte, astfel cum

rezultă din 39 din lege, care interzice folosirea unor anumite cuvinte.

Prin urmare, recurenta solicită instanței de

recurs a observa că de la momentul înregistrării mărcii și până în prezent,

reclamantul nu a folosit marca înregistrată, în nume personal, ci numai în

numele societății pârâte, ceea ce conduce în mod indubitabil la concluzia că

această marcă în fapt, a fost reținută pentru societatea pârâtă, iar nu pentru

intimatul-reclamant, în nume personal.

În susținerea motivelor de recurs, în afara

probelor administrate în fața primei instanțe, recurenta a arătat că înțelege

să se folosească de proba cu înscrisuri; în această etapă procesuală însă, nu

au mai fost administrate alte înscrisuri.

Intimatul-reclamant nu a formulat întâmpinare

la motivele de recurs, depunând însă note scrise care au fost înregistrate la

dosar la 16 octombrie 2015, în cuprinsul cărora, cu dezvoltarea propriilor

argumente pentru combaterea motivelor de recurs, a solicitat respingerea

recursului ca nefondat.

Recursul formulat este fondat, potrivit celor

ce succed.

Astfel cu reiese din cuprinsul memoriului de

recurs, recurenta-pârâtă nu indică în mod explicit motivul de nelegalitate pe

care se întemeiază în susținerea prezentei căi de atac (dintre cele expres și

limitativ prevăzute de art. 304 C. proc. civ.), însă, Înalta Curte, în temeiul

dispozițiilor art. 306 alin. (3) C. proc. civ., constată că dezvoltarea

acestora face posibilă încadrarea lor în ipoteza descrisă de art. 304 pct. 9 C.

proc. civ. - interpretarea și aplicarea greșită a unor dispoziții legale

incidente în speță, temei în baza căruia va fi analizată legalitatea deciziei

recurate.

Litigiul de față a dedus judecății

soluționarea unei acțiuni în contrafacere prin care intimatul-reclamant V.O.D.,

titular al mărcii individuale, combinate, cu element figurativ

"D.R.I.", înregistrată în favoarea sa, potrivit certificatului nr.

97533 emis de OSIM pentru clasele de servicii 35 (publicitate; conducerea și

administrarea afacerilor; lucrări de birou) și 39 (transport, ambalare și

depozitare a mărfurilor; organizarea de călătorii) a solicitat aplicarea

dispozițiilor art. 36 alin. (3) lit. a) - d) din Legea nr. 84/1998 privind

mărcile și indicațiile geografice; ca atare, s-a solicitat stabilirea în

sarcina pârâtei SC D.R.I. SRL, căreia îi impută încălcarea drepturilor sale

exclusive asupra mărcii, a interdicțiilor reglementate de textul menționat.

În ceea ce privește drepturile de proprietate

industrială opuse de părțile cauzei, instanța de apel a reținut că reclamantul

este titularul dreptului la marcă, cu începere de la 17 septembrie 2008, cu o

durată legală a protecției de 10 ani, în timp ce pârâta este persoană juridică

română, înființată în anul 2001 și înregistrată la Oficiul Registrul

Comerțului, avându-i ca asociați, pe lângă reclamant, și pe numitul N.D.;

totodată, s-a reținut, in abstracto, că obiectul de activitate al societății

pârâte include, printre altele, publicitate, activități de ambalare,

depozitări, transporturi.

Înalta Curte, față de considerentele deciziei

recurate, constată că instanța de apel a avut în vedere teza de la art. 36

alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, republicată (formă a legii după

modificarea adusă prin Legea nr. 66/2010, având în vedere de data introducerii

acțiunii - 21 decembrie 2012 - data poștei) potrivit căreia:

"(2) Titularul mărcii poate cere

instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în

activitatea lor comercială, fără consimțământul său:

a) un semn identic mărcii, pentru produse sau

servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată."

Concluzia anterioară rezultă din împrejurarea

că prima instanță s-a raportat la ipoteza semnului identic cu marca și a unor

servicii identice, dezlegare de drept ce nu a fost reformată în calea de atac;

or, o astfel de ipoteză corespunde dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a) din

legea nr. 84/1998, republicată.

Din acest punct de vedere, Înalta Curte

reține că instanța de apel a constatat că societatea D.R.I. a folosit, alături

de denumirea societății, și marca înregistrată în favoarea reclamantului pe

facturile emise către o societate comercială ai cărei asociați sunt soții V.

În apărarea sa, recurenta-pârâtă a invocat

prevederile art. 1 alin. (2) și pe ale art. 8 din Convenția de la Paris, ale

art. 30 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, dar și dispozițiile

art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Cu privire la aceste aspecte, instanța de

apel a reținut că prin sentința apelată (confirmată prin respingerea apelului)

nu s-a interzis pârâtei să-și folosească denumirea, așa cum este menționată în

certificatul de înmatriculare "D.R.I.", ci să nu mai folosească

elementul figurativ pentru produse și servicii ori să aplice marca pe produse,

ambalaje, etc., constatare ce a permis curții de apel concluzia că sentința

apelată respectă prevederile art. 30 din Legea nr. 26/1990, republicată,

întrucât pentru semnul figurativ s-a recunoscut în favoarea reclamantului

protecția ca marcă, astfel încât titularul ei are drepturi exclusive de

utilizare.

În plus, fără nicio demonstrație juridică, a

fost înlăturată și apărarea pârâtei cu privire la incidența în cauză a

dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, instanța de apel

inserând în cuprinsul considerentelor doar concluzia că pârâta nu se găsește în

niciunul dintre cazurile reglementate de art. 39 din legea mărcilor.

Înalta Curte, cu referire la aplicarea

dispozițiilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, reține că instanța de

judecată este ținută de verificarea întrunirii condițiilor acestei norme,

anume; calitatea reclamantului de titular al unei mărci înregistrate pentru

anumite clase de produse și/sau servicii din Clasificarea de la Nisa; existența

unei/unor fapte ilicite săvârșite de terțul pe care îl acționează în judecată,

fapte de natura celor enumerate de art. 36 alin. (3) din lege constând, în

esență, în utilizarea, în activitatea sa comercială, fără consimțământul

titularului a unui semn identic cu marca, pentru produse sau servicii identice

desemnate prin marca înregistrată; în ipoteza de la lit. a) din art. 36 alin.

(2) nu se cere existența riscului de confuzie, întrucât riscul de confuzie este

prezumat, astfel cum prevede în mod explicit și art. 16 din Acordul TRIPS;

însă, în varianta normativă de la art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr.

84/1998, se cere verificarea riscului de confuzie în percepția publicului,

incluzând și riscul de asociere între semn și marcă.

Se impune însă precizarea că, față de cele

reținute de instanța de apel, la acest moment procesual, decizia recurată nu

poate fi confirmată cu privire la premisele reale de analiză a acțiunii în

contrafacere (identitate marcă-semn și identitate servicii ori similaritate, în

contextul aplicării art. 36 alin. (2) lit. b) din lege), în absența unei

analize efective realizate de instanțele de fond, potrivit criteriilor ce vor

fi arătate în prezenta decizie; ca atare, în rejudecare, instanța de apel va

efectua și calificarea cererii de chemare în judecată fie în temeiul

dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a), fie în baza prevederilor art. 36 alin.

(2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, verificând condițiile contrafacerii în

raport de varianta normativă pe care o va reține ca fiind proprie situației de

fapt deduse judecății, așa cum se va considera că este dovedită în cauză.

Astfel, Înalta Curte apreciază că pentru

soluționarea cererii în contrafacere, instanțele de fond erau ținute a face o

comparație între marcă în ansamblul ei, astfel cum a fost înregistrată (iar nu

pe elementele componente, izolarea elementului dominant fiind doar o etapă a

analizei juridice, însă determinarea lui nu poate avea loc decât în contextul

evaluării percepției de ansamblu a mărcii de către consumatorul mediu) și

semnul utilizat de către terț, precum și între serviciile protejate prin marcă

(dat fiind principiul specialității ce operează în această materie) și cele în

legătură cu care terțul utilizează în concret semnul; în același context,

trebuie verificat caracterul ilicit al utilizării, anume verificarea existenței

sau inexistența unui acord al titularului mărcii pentru utilizarea acesteia

(pentru serviciile pe care marca le desemnează); de asemenea, instanța de apel

va fi ținută să verifice dacă în cauză nu este incidentă o eventuală excepție

de la aplicarea dispozițiilor art. 36 sau o limitare a drepturilor exclusive

ale titularului mărcii, astfel cum sunt cele prevăzute de art. 38 și 39 din

Legea nr. 84/1998, cu atât mai mult cu cât, în cauză, pârâta s-a prevalat de

legitimitatea folosirii firmei sau numelui său comercial, sens în care a

invocat dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. a) din legea nr. 84/1998,

contestând utilizarea semnului în litigiu cu funcțiile specifice mărcii.

Or, în speță, astfel cum reiese din

considerentele anterior sintetizate ale deciziei recurate, rezultă că instanța

de apel a reținut (de o manieră implicită) identitatea dintre marcă și semnul

utilizat de către pârâtă, pe baza comparării elementului figurativ ca parte

componentă în ansamblul mărcii, iar nu a mărcii astfel cum ea a fost

înregistrată în favoarea intimatului-reclamant, ceea ce nu se circumscrie unei

analize legale; în plus, deși marca opusă de reclamant a fost înregistrată

pentru 2 clase de servicii, anume clasa 35 și 39 ale Clasificării de la Nisa,

curtea de apel s-a raportat atât la produse cât și la servicii (mențiuni ce se

regăsesc ca atare și în cuprinsul dispozitivului sentinței ce a fost confirmată

prin respingerea apelului), fără a le individualiza, în concret, pe niciunele

dintre ele.

Marca reclamantului, astfel cum a fost

înregistrată este o marcă individuală combinată constând în alăturarea a 3

cuvinte D.R.I. - toate grafiate înclinat spre dreapta (italic), primele două cu

majuscule, iar cel de-al treilea, cu litere mici (ceea ce ar fi fost suficient

pentru calificarea mărcii ca fiind una combinată, iar nu doar verbală) - și a

unui element figurativ constând în reprezentarea unui acoperiș de casă, având

pe latura din dreapta un coș pentru evacuarea fumului; totodată, astfel cum s-a

arătat, instanța de apel s-a raportat doar la elementul figurativ (fără a-l

indica în mod explicit - fie grafia anterior descrisă a grupului de cuvinte

sau/și elementul figurativ arătat) și nu a comparat marca în ansamblul ei, prin

luare în considerare a tuturor elementelor ei componente și a impresiei de

ansamblu pe care aceasta o creează în percepția consumatorului mediu; în acest

sens, în rejudecare, urmează a se avea în vedere și jurisprudența relevantă a

Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest aspect.

Față de cele anterior reținute, Înalta Curte

constată că instanța de apel a ignorat dispozițiile art. 2 din Legea nr.

84/1998 care prevăd:

"Poate constitui marcă orice semn

susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane,

desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și, în

special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinații de culori,

holograme, semnale sonore, precum și orice combinație a acestora, cu condiția

ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei

întreprinderi de cele ale altor întreprinderi."

Pe de altă parte, în cadrul aceleiași analize

sumare, instanța de apel nu a analizat în mod efectiv apărarea pârâtei cu

privire la incidența în cauză a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din

Legea nr. 84/1998 și prin care aceasta tinde la justificarea unei legitimități

a actelor de utilizare a semnului D.R.I., prevalându-se de drepturile sale

anterioare cu privire la firmă (denumire socială) sau nume comercial, drepturi

dobândite prin parcurgerea unei proceduri legale, prevăzute de Legea nr.

26/1990, act normativ care, precum și în cazul mărcilor, consacră un sistem

atributiv de apropriere (drepturi dobândite prin înregistrare).

În plus, și prin prezentele motive de recurs,

recurenta reiterează susținerea că nu își folosește propriul nume comercial ca

marcă, cele două semne distinctive având funcții legale diferite și un regim

juridic propriu.

În acest context, Înalta Curte reține că,

astfel cum corect susține și recurenta, potrivit art. 30 alin. (1) din Legea

nr. 26/1990 privind registrul comerțului:"Firma este numele sau, după caz,

denumirea sub care un comerciant își exercită comerțul și sub care

semnează.", în timp ce art. 30 alin. (4) prevede că: "Dreptul de

folosință exclusivă asupra firmei și emblemei se dobândește prin înscrierea

acestora în registrul comerțului."

La acest moment, trebuie a fi subliniat că

deosebit de utile în soluționarea cauzei sunt distincțiile ce rezultă din

Hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Cauza Celine

C-17/06; astfel, s-a reținut că o denumire socială are ca obiect identificarea

unei societăți, în timp ce un nume comercial sau o emblemă are ca obiect

desemnarea unui fond de comerț.

Așa fiind, rezultă că denumirea socială a

recurentei-reclamante este SC D.R.I. SRL, în timp ce numele său comercial (în

legătură cu care au fost invocate și dispozițiile art. 1 alin. (2) și art. 8

din Convenția de la Paris) este D.R.I.

Față de cele arătate, rezultă că funcția

legală a numelui comercial este aceea de a desemna un fond de comerț, pe când

funcția esențială a mărcii este aceea de a garanta consumatorilor proveniența

de la o anumită întreprindere a produselor sau serviciilor pe care le

desemnează.

În consecință, funcțiile diferite recunoscute

de lege acestor drepturi exclusive de folosință - pentru intimatul reclamant

asupra mărcii, iar pentru recurenta-pârâtă asupra numelui comercial (și,

implicit asupra firmei sau a denumirii sale sociale), nu permit ca acestea să

interfereze în măsura în care fiecare dintre ele este exercitat în limitele

sale interne, potrivit scopului pentru care sunt reglementate.

Astfel, recurenta-pârâtă prin intermediul

firmei sau a numelui comercial se identifică în calitate de comerciant și își

desemnează fondul de comerț, iar intimatul-reclamant, prin intermediul mărcii

înregistrate, își distinge, pentru consumatori, propriile servicii cărora

aceasta le este destinată, de serviciile identice (sau similare) ale altor

comercianți.

În plus, potrivit Legii nr. 26/1990 privind

registrul comerțului, dobândirea drepturilor exclusive asupra firmei, numelui

comercial sau emblemei nu poate fi extinsă cu privire la alte drepturi

reglementate de alte acte normative; altfel spus, înregistrarea unei firme,

nume comercial sau embleme nu conferă titularului și un drept asupra unui semn

distinctiv pentru individualizarea serviciilor pe care le prestează către

consumatori; simetric, titularul dreptului la marcă nu se va identifica în

calitate de comerciant prin intermediul mărcii și nici nu își va desemna fondul

de comerț prin referirea la marcă, ci exclusiv prin intermediul mărcii,

funcțiile celor două drepturi de proprietate industrială nefiind substituibile.

Înalta Curte urmează însă a înlătura ce

nefondate susținerile recurentei cu privire la reținerea incidenței în cauză a

dispozițiilor art. 1 alin. (2) și ale art. 8 din Convenția de la Paris, chiar

dacă prin ratificarea de către România a Convenției de la Paris aceasta este

parte a dreptului intern, întrucât aceasta este o persoană juridică română,

supusă regulilor de înregistrare prevăzute de Legea nr. 26/1990 privind

registrul comerțului, și înregistrată potrivit legii naționale; or, în cauză nu

s-a susținut ori demonstrat că Legea nr. 26/1990 (dreptul intern stricto sensu)

nu corespunde standardului minim de protecție prevăzut de această Convenție cu

privire la acest drept de proprietate industrială (numele comercial),

dispozițiile acestei convenții internaționale fiind absorbite de legile

adoptate cu privire la înregistrarea și protejarea drepturilor de proprietate

industrială, fiecare cu un obiect propriu de reglementare.

Funcțiile legale diferite ale celor două

drepturi aparținând părților și aflate în conflict este rațiunea excepției

prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

După cum deja s-a menționat, chestiunea

conflictului dintre marcă și nume comercial a fost dezlegată de Curtea de

Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg, în Hotărârea pronunțată în cauza

Celine C-17 din 06 din 11 septembrie 2007.

Astfel, prin intermediul întrebării

preliminare ce i-a fost adresată, Curtea a fost solicitată să stabilească dacă

utilizarea drept denumire comercială, nume comercial sau emblemă de către un

terț neautorizat în acest scop, a unui semn identic cu o marcă verbală

anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a unor produse identice

cu cele pentru care a marca a fost înregistrată, reprezintă o utilizare căreia

titularul mărcii este îndreptățit să îi pună capăt în conformitate cu art. 5

alin. (1) din Prima directivă 89/104/CCC a Consiliului din 21 decembrie 1988

[text transpus în legea română în cuprinsul dispozițiilor art. 36 alin. (2) din

Legea nr. 84/1998].

Noțiunea de "utilizare" prevăzută

de textul invocat a primit o interpretare uniformă din partea Curții, ceea ce

constituie un concept jurisprudențial cu valoare normativă, ce trebuie aplicat

unitar de instanțele naționale în soluționarea cauzelor având un obiect ce

implică analizarea condiției de utilizare de către un terț a unui semn protejat

ca marcă.

Această noțiune a fost interpretată de Curte,

în contextul art. 5 alin. (1) lit. a) din directivă, în Hotărârea din 12

noiembrie 2002, Arsenall Football Club, C-206 din 01 - pct. 45, Hotărârea din

25 ianuarie 2007, Adam Opel, C-48 din 05 - pct. 17, Hotărârea din 16 noiembrie

2004, Anheuser-Busch, C-245/02, dar și în Cauza Celine deja evocată.

Așadar, titularul unei mărci înregistrate

poate interzice utilizarea de către un terț a unui semn identic cu marca sa, în

aplicarea dispozițiilor art. 36 alin. (2), numai dacă sunt îndeplinite

următoarele 4 condiții:

- utilizarea să aibă loc în cadrul

comerțului;

- utilizarea să aibă loc fără consimțământul

titularului mărcii;

- utilizarea semnului identic (sau similar)

cu marca să aibă loc pentru (produse sau) servicii identice (sau similare) cu

cele pentru care a fost înregistrată marca, de natură a produce risc de

confuzie în percepția publicului, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu

semnul [riscul de confuzie fiind o condiție de analizat dacă, în speță, s-ar da

cererii de chemare în judecată calificarea în raport cu dispozițiile art. 36

alin. (2) lit. b) din lege];

- utilizarea să aducă atingere sau să fie

susceptibilă de a aduce atingere funcției esențiale a mărcii, anume de a

garanta consumatorilor proveniența (produselor sau a) serviciilor.

Astfel, este exclusă încălcarea drepturilor

asupra mărcii dacă semnul nu este utilizat efectiv pentru serviciile oferite,

comercializate, importate sau exportate, ori pe documentele care însoțesc

prestarea acestor servicii sau pe materialele publicitare vizând asemenea

servicii etc. (în mod egal, constatările anterioare se aplică și produselor).

De asemenea, o eventuală utilizare a semnului

ce compune marca în alt scop decât acela al identificării (produselor sau a)

serviciilor oferite excedează sfera de aplicare a normei, neputând constitui o

faptă de încălcare a drepturilor asupra mărcii, cât timp conflictul marcă -

semn, reglementat prin art. 36 are în vedere doar o utilizare care aduce atingere

sau este susceptibilă a aduce atingere funcțiilor mărcii, în special a funcției

esențiale de garantare pentru consumator a provenienței serviciului (sau

produsului).

Utilizarea semnului ce compune marca în alt

scop decât identificarea produselor sau a serviciilor are loc atunci când

terțul folosește în mod legitim un semn distinctiv destinat identificării sale

în calitate de comerciant sau desemnării fondului său de comerț, respectiv

numele comercial, firma sau emblema.

În acest sens, art. 39 alin. (1) lit. a) din

Legea nr. 84/1998 prevede că: titularul unei mărci protejate prin lege nu poate

cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială

numele/denumirea titularului.

Art. 39 alin. (1) lit. a) din lege are în

vedere utilizarea numelui comercial legal înregistrat, iar această interpretare

corespunde celei date de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene prevederii

din art. 6 alin. (1) lit. a) din Prima Directivă 89/104/CEE (actualmente

Directiva 2008/95/CE), normă ce a fost transpusă în art. 39 alin. (1) lit. a)

din legea română a mărcilor, cu un conținut identic.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis

(prin aceeași hotărâre din 21 septembrie 2007, pronunțată în cauza Celine C-

17/06) că art. 6 alin. (1) lit. a) din Directivă se poate opune interzicerii

utilizării de către un terț, care nu a fost autorizat în acest scop, a unei

denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o marcă

anterioară (în cadrul unei activități de comercializare a unor servicii

identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă),

dar numai dacă utilizarea de către terț a denumirii sale sociale sau a numelui

său comercial are loc conform practicilor loiale în domeniul industrial sau

comercial.

Simplul fapt că terțul folosește semnul

identic sau similar mărcii nu reprezintă în sine o încălcare a drepturilor

asupra mărcii, cât timp acest semn include numele comercial legal înregistrat

și nu este utilizat cu funcția de marcă, aspect asupra căruia instanța de apel,

în rejudecare va trebui să decidă pornind de la dezlegările de drept cuprinse

în prezenta decizie.

Ceea ce este relevant în cauză (și ceea ce va

trebui să lămurească instanța de rejudecare) este modul concret în care terțul

își folosește numele comercial, respectiv fie pentru individualizarea calității

sale de comerciant, conform practicilor loiale în domeniul comercial, fie cu

titlu de marcă, pentru identificarea serviciilor sale, servicii ce vor fi

determinate și ele în concret, iar nu in abstracto prin simpla referire la

obiectul de activitate al recurentei-pârâte și care vor trebui comparate cu

cele pentru care operează protecția mărcii reclamantului.

În raport de aceste considerente teoretice

care interesează analiza unui conflict marcă - semn din perspectiva

dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, instanța de apel, în rejudecare,

va trebui să cerceteze dacă pârâta folosește semnul "pentru

servicii", dat fiind că protecția mărcii reclamantului operează pentru

clasele de servicii 35 și 39 ale Clasificării de la Nisa, precum și să

stabilească raportul dintre acestea și serviciile oferite consumatorului de

către recurentă, anume dacă ele sunt identice sau similare cu cele protejate în

favoarea reclamantului.

Este evident că o astfel de analiză nu a fost

efectuată de instanța de apel în cadrul deciziei analizate prin prezentul

recurs.

Totodată, în acest context, mai trebuie

menționat că nu rezultă rațiunile pentru care curtea de apel a menținut

sentința și sub aspectul altor acte de natură comercială, anume dispozițiile

prin care s-a interzis pârâtei: să aplice marca pe produse sau ambalaje;

- să ofere sau comercializeze produse ori să

le dețină în acest scop, ori să ofere sau să presteze servicii sub această

marcă;

- să pună în circulație, să exporte sau să

importe, să plaseze sub un regim vamal suspensiv sau economic produse sub

această marcă.

În plus, pentru interzicerea utilizării

semnului pe documente sau pentru publicitate, va trebui să se demonstreze

înlăturarea apărării pârâtei decurgând din invocarea dispozițiilor art. 39

alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 sau, conform Hotărârii din Cauza

Celine, să se constate că această utilizare a numelui comercial de către pârâtă

are loc dincolo de limitele funcției legale a propriului său drept (asupra

firmei sau numelui comercial), așadar, cu încălcarea practicilor loiale în

domeniul industrial sau comercial.

Având în vedere că singurele probe la care

instanța de apel s-a referit sunt facturile emise de către pârâtă va fi

necesară reaprecierea acestora în rejudecare, potrivit celor arătate în

considerentele de față, astfel încât va trebui să se demonstreze dacă aplicarea

semnului D.R.I. pe aceste facturi de către pârâtă depășește limitele permise de

art. 39 alin. (1) lit. a) din legea mărcilor; totodată, la cererea părților sau

din oficiu, vor putea fi administrate orice alte probe: prin care

intimatul-reclamantă să tindă la dovedirea utilizării mărcii sale de către

aceeași pârâtă pentru serviciile cărora marca le este destinată, iar pârâta să

tindă la combaterea acestor susțineri, dovezi pe care instanța de apel le va

aprecia în contextul probator al cauzei și pe baza acelorași cerințe legale

enunțate în considerentele de față.

De asemenea, față de faptul că numele

comercial legal înregistrat al pârâtei constituie o componentă a semnului ce

alcătuiește marca reclamantei, ar fi trebuit să se cerceteze susținerile din

motivarea apelului (reluate în motivele de recurs) pe acest aspect, pentru a se

aprecia dacă folosirea semnului s-a făcut cu titlu de marcă, pentru

identificarea serviciilor oferite de aceasta, ori în legătură cu numele

comercial, respectiv pentru individualizarea calității de comerciant, iar în

acest ultim caz, dacă s-a făcut conform practicilor loiale în domeniul

comercial.

Față de toate aceste considerente, Înalta

Curte constată o stabilire necorespunzătoare a situației de fapt, în ceea ce

privește folosirea semnului distinctiv de către pârâtă, respectiv: dacă marca

reclamantului și semnul folosit de către pârâtă sunt identice sau similare;

dacă marca reclamantului a fost folosită de către pârâtă "pentru

servicii" identice [în sensul art. 36 alin. (2) lit. a)] sau similare [în

contextul art. 36 alin. (2) lit. b)]; în ce mod, când a fost folosit semnul și

dacă fapta reprezintă o încălcare a drepturilor reclamantului asupra mărcii, în

raport de momentul de început al protecției acesteia; care sunt, în concret,

serviciile în legătură cu care marca a fost folosită și dacă acestea sunt

identice/similare cu serviciile pentru care marca a fost înregistrată în

favoarea reclamantului.

Art. 314 C. proc. civ. impune casarea

deciziei de către Înalta Curte în cazurile în care situația de fapt nu este pe

deplin lămurită, nefiind posibilă verificarea modului de aplicare a legii

realizată de către instanța de apel.

În consecință, Înalta Curte, în temeiul art.

312 alin. (1) și (3) rap. la art. 304 pct. 9 și art. 314 C. proc. civ. va

admite recursul formulat de către pârâtă, cu consecința casării deciziei de

apel și trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiași instanțe.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâta SC D.R.I.

SRL împotriva Deciziei nr. 274 din 18 mai 2015 a Curții de Apel Constanța,

secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.

Casează decizia recurată și trimite cauza,

spre rejudecare aceleiași instanțe de apel.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 23

octombrie 2015.

Procesat

de GGC - GV