ÎCCJ, decizie (scj.ro #197466)

Limitări ale dreptului exclusiv asupra mărcii protejate. Criterii de analiză a caracterului necesar al folosirii mărcii de către un terț fără consimțământul titularului

Legea nr. 84/1998, art. 36 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit.c), alin. (2)

Regulamentul (UE) 2017/1001, art. 9 alin. (1), art. 14 alin. (1) lit. c) și alin. (2)

Art. 39 din Legea nr. 84/1998 și art. 14

Regulamentul

(UE) 2017/1001 relevă o situație de excepție de la regula caracterului absolut al protecției conferite unei mărci înregistrate, caracter inerent dreptului exclusiv asupra mărcii dobândit prin înregistrare, prevăzut de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 și art. 9 alin. (1) din Regulament.

Fiind vorba despre o excepție, normele care o reglementează sunt de strictă interpretare și aplicare, iar condițiile anume prevăzute trebuie întrunite în mod cumulativ pentru ca normele respective să fie aplicabile.

Astfel, un terț poate folosi marca în activitatea sa comercială, fără consimțământul titularului, dacă utilizarea este „necesară pentru a indica destinația produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detașabile” și, totodată, „conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial”.

În ceea ce privește caracterul necesar al folosirii mărcii de către un terț, potrivit jurisprudenței C.J.U.E., acesta presupune a se stabili dacă folosirea servește furnizării către public a unei informații referitoare la produs și dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă și inteligibilă, în raport de natura publicului.

În legătură cu cea de-a doua condiție, referitoare la folosirea conformă cu practicile loiale,

interesează dacă folosirea mărcii de către terț este făcută într-o asemenea manieră încât nu numai că ar putea da impresia existenței unei legături comerciale între terț și titularul mărcii, dar ar afecta valoarea mărcii, permițând terțului să profite de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii, ținându-se cont și de practicile obișnuite pe piață, atunci când nu există consimțământul titularului mărcii.

I.C.C.J., Secția I civilă, decizia nr. 1429 din 22 iunie 2021

I. Circumstanțele cauzei

Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București la data de 8.05.2018, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâta B. SA, a solicitat următoarele:

- să se constate că produsele reținute de către autoritățile vamale, conform notificării Direcției Regionale Vamale Galați nr. 5136/D30-2018 din data de 16.04.2018, aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală deținute de reclamantă asupra mărcilor UE nr. 000700740 din data de 11.12.1997, nr. 002610400 din data de 11.03.2002, 000703702 din data de 12.12.1997, 00751909 din data de 19.02.1998, 000554774 din data de 3.06.1997, 002710812 din data de 24.05.2002, 001354216 in data de 20.10.1999, 001316801 din data de 21.09.1999 și mărcilor internaționale 703264 din data de 10.07.1998 și 702679 din data de 2.07.1998;

- să se dispună interzicerea importului și a comercializării neautorizate, de către pârâtă, a produselor reținute de către autoritățile vamale conform notificării Direcției Regionale Vamale Galați nr. 5136/D30-2018 din data de 16.04.2018, purtând semne identice mărcilor UE nr. 000700740 din data de 11.12.1997, 002610400 din data de 11.03.2002, 0703702 din data de 12.12.1997, 000751909 din data de 19.02.1998, 000554774 din data de 3.06.1997, 002710812 din data de 24.05.2002, 001354216 din data de 20.10.1999, 001316801 din data de 21.09.1999 și mărcilor internaționale 703264 din data de 10.07.1998 și 702679 din data de 2.07.1998 aparținând reclamantei;

- să se dispună interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicității și a oricăror acte de folosință, în activitatea comercială a pârâtei, a produselor purtând fără drept semne identice sau similare mărcilor UE nr. 000700740 din data de 11.12.1997, nr. 002610400 din data de 11.03.2002, nr. 000703702 din data de 12.12.1997, nr. 000751909 din data de 19.02.1998, nr. 000554774 din data de 3.06.1997, nr. 002710812 din data de 24.05.2002, nr. 001354216 din data de 20.10.1999, nr. 001316801 din data de 21.09.1999 și mărcilor internaționale 703264 din data de 10.07.1998 și 702679 din data de 2.07.1998 aparținând reclamantei.

Hotărârea pronunțată în primă instanță

Prin sentința nr. 324 din 20.02.2019, Tribunalul București - Secția a III-a civilă a respins acțiunea ca neîntemeiată și a obligat reclamanta la plata cheltuielilor de judecată către pârâtă.

Hotărârea pronunțată în apel

Prin decizia nr. 1710A din 13.11.2019, Curtea de Apel București - Secția a IV-a civilă a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta A.

Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei menționate, a declarat recurs reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate pe temeiul art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., pentru încălcarea dispozițiilor art. 36 și art. 39 alin. 1 lit. c din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, precum și pe cele ale art. 9 alin. 2 și art. 14 alin 1 lit. c din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene.

Astfel, s-a susținut că instanța de apel a aplicat în mod greșit regulile de analiză a funcției mărcilor, inversând raportul dintre regulă și excepție.

Astfel, ar fi trebuit să se rețină că funcția esențială a mărcii este de a indica originea comercială, iar aceasta este întotdeauna prezumată, ceea ce înseamnă că rămâne celui care invocă norma de excepție să probeze că folosința a fost făcută și este percepută de consumator exclusiv în scopul indicației destinației produsului.

În acest sens, în legătură cu folosirea semnului cu funcția de marcă, CJUE, în jurisprudența sa, a statuat că „Pentru ca această garanție de proveniență, care constituie funcția esențială a mărcii, sa poată fi asigurată, titularul mărcii trebuie să fie protejat împotriva concurenților care doresc să abuzeze de poziția și de reputația mărcii prin vânzarea de produse care poartă această marcă ilegal (a se vedea, în special, Hotărârea Hoffmann-La Roche, menționată anterior, punctul 7 și Hotărârea din 11 noiembrie 1997, Loendersloot, cauza C-349/95, Rec, p. 1-6227, punctul 22). În această privință, al zecelea considerent din directivă subliniază caracterul absolut al protecției conferite de către marcă în caz de identitate între marcă și semn și între produsele sau serviciile în cauză și cele pentru care marca a fost înregistrată. Acesta precizează că această protecție are ca scop, în special, garantarea mărcii ca indicație de origine”. Totodată, „dreptul exclusiv prevăzut la articolul 5 alin. (1) lit. (a) din directivă a fost acordat pentru a permite titularului mărcii să își protejeze interesele specifice în calitate de titular al mărcii, adică să asigure faptul că marca își poate îndeplini funcțiile.

Prin urmare, exercitarea acestui drept trebuie să fie rezervată cazurilor în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau poate aduce atingere funcțiilor mărcii și în special funcției esențiale a acesteia, care este de a garanta consumatorilor proveniența produsului.”

În acest context, recurenta a arătat că deși, potrivit prevederilor legale în materie, există și limitări ale acestui drept, condiția de a nu afecta funcția esențială a mărcii subzistă, iar aceste limitări au valoare de excepție, nefiind niciodată prezumate în defavoarea funcției esențiale a mărcii. Astfel, în raport cu folosința oricărei mărci, regula rămâne că aceasta este supusă restricțiilor caracterului exclusiv și absolut al dreptului, rămânând celui care invocă folosirea mărcii cu alt titlu, să probeze incidența circumstanțelor specifice excepțiilor reglementate de lege.

Așadar, instanța de apel a făcut o interpretare greșită a dispozițiilor art. 9 din Regulament și a art. 36 din Legea nr. 84/1998, atunci când a reținut că A. nu a reușit să dovedească faptul că marca sa a fost folosită cu funcția de marcă, cât timp acest aspect nu trebuie a fi dovedit în exercitarea prerogativelor legale.

Normele invocate nu prevăd o astfel de condiție în sarcina titularului mărcii, rămânând celui care invocă folosința mărcii cu o altă funcție decât cea de marcă să probeze că circumstanțele factuale în care folosește marca au această semnificație pentru consumatori în mod univoc.

Astfel, dispozițiile invocate prevăd condiția ca utilizarea mărcii să se facă „dacă acest lucru este necesar pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate.”

Simpla prezență a mărcii terțului pe produs nu este de natură a atrage aplicarea dispozițiilor legale de exceptare, în lipsa unor elemente comunicaționale care să specifice explicit „indicarea destinației”. În aplicarea normei de excepție, indicarea destinației nu se prezumă, folosirea unei mărci fiind prezumată a fi fost făcută în raport cu scopul său esențial de a indica originea comercială a produselor.

Instanța de apel a omis să arate că principala semnificație a unei mărci pentru orice consumator este aceea de indicator al originii comerciale a unor produse. Astfel, consumatorul în contact cu o marcă asociată unui produs are în mod instinctiv reprezentarea că marca indică originea comercială a produsului, aspect cu atât mai accentuat în cazul mărcilor de renume.

Așadar, modalitatea de folosire în limita indicării destinației produsului nu trebuie doar să nu fie specifică uzanțelor de folosire a mărcilor, deoarece această funcție a mărcilor este primară și prezumată, neavând nevoie de circumstanțe exterioare mărcii pentru a fi percepută de consumator în acest mod, ci, dimpotrivă, folosința mărcii trebuie să fie însoțită de suficienți indicatori externi acesteia de natură a înfrânge semnificația implicită mărcii înregistrate.

Or, instanța de apel, în mod greșit, a inversat raportul dintre funcția prezumată a mărcii și funcția secundară, de excepție, de indicare exclusivă a destinației produsului.

Astfel, este necesară identificarea unor circumstanțe și împrejurări care să susțină explicit și neechivoc semnificația secundară a folosinței mărcii, aceea de a indica destinația bunului, și nu existența unor elemente extrinseci mărcii și circumstanțe care să susțină semnificația principală, aceea de indicator al originii comerciale. Semnificația principală a mărcii este intrinsecă acesteia, ea poate fi înfrântă doar prin raportare la contextul folosinței acesteia, ori la contextul comunicării.

O astfel de explicitare printr-o terminologie adecvată care să indice că folosința mărcii are exclusiv rolul de indicator al destinației produsului era cu atât mai necesară în absența unor alte elemente implicite care, în mod uzual, pot avea o astfel de semnificație, cum ar fi enumerarea mai multor mărci aparținând unor diverși producători ori menționarea mărcii terțului într-o anexă tehnică, etc.

Raportul dintre regulă și excepție este exact invers față de ce s-a reținut prin decizia recurată. Se prezumă că marca este folosită în scopul indicării originii comerciale a produselor, și doar în prezența unei comunicări clare care să indice explicit scopul indicării destinației produsului poate fi înfrântă prezumția funcției esențiale a mărcii.

Recurenta a susținut, totodată, că în cauză nu sunt îndeplinite condițiile de aplicare a excepției prevăzute la art. 14 din Regulament și la art. 39 din Legea nr. 84/1998.

Pentru incidența dispozițiilor legale de excepție, instanța trebuia să verifice nu doar dacă marca terțului poate să joace și un astfel de rol în principal sau în subsidiar în raport de circumstanțele factuale, ci și dacă în cauză aceste circumstanțe de fapt sunt apte să înlăture orice formă de asociere posibilă cu marca titularului.

Într-o speță similară, aceeași instanță de apel a considerat în mod corect că folosirea mărcii titularului trebuie însoțită „de o indicație clară, explicită și neinterpretabilă a provenienței certe a produselor respective și a utilizării mărcilor anterior menționate exclusiv în scopul indicării destinației produselor, utilizând indicații vizibile și neechivoce precum „compatibil cu, pentru ... sau orice altă sintagmă similară”.

Chiar dacă am putea presupune în baza indiciilor furnizate de B. că marca folosită are și un scop privind destinația produsului, totuși aceasta nu este condiția suficientă deoarece chiar și într-o astfel de ipoteză, testul necesar este cel al înlăturării oricărui risc ca această folosire să fie considerată a fi făcută cu acordul și sub supravegherea titularului mărcii.

Din perspectiva instanței de apel, cerințele legale sunt îndeplinite în cauză, iar comunicarea este univocă, în raport cu mărimea și poziționarea folosinței mărcii reclamantei, ocupând un spațiu redus, față de dimensiunea mult mai mare a mărcii B.

Procedând astfel, instanța reduce substanțial principiile enunțate jurisprudențial în raport cu care se poate analiza și testa percepția consumatorilor asupra semnificației folosinței unei mărci.

Înlăturarea riscului ca marca să fie percepută ca indicator al originii comerciale sau al unei asocieri comerciale se poate face doar printr-o comunicare completă și clară asupra scopului menționării mărcii pe produsul terțului, astfel indicarea implicită a destinației produsului bazată pe circumstanțele reținute de instanța de apel nu înlătură acest risc. Simpla referire la marcă nu este suficientă pentru aplicarea dispozițiilor art. 39 alin. 1 lit. c din Legea nr. 84/1998 și ale art. 14 alin. 1 lit. c din Regulament.

Este greșită aprecierea instanței de apel potrivit căreia restul mențiunilor, inclusiv mărcile reclamantei, prin redare și conținut, apar drept indicații de natură tehnică, întrucât, dacă în legătură cu anumite coduri sau serii numerice putem înțelege semnificația tehnică a acestora prin conținut sau formă, nu putem face același lucru în legătură cu menționarea unei mărci.

Marca are ca funcție esențială, primară, indicarea originii comerciale a produselor sau serviciilor și doar în anumite circumstanțe de excepție, precum cele prevăzute de art. 39 din Legea nr. 84/1998 și art. 14 din Regulament, ea este folosită indicând un alt sens decât cel primar.

Consecința acestui raport dintre regulă și excepție este aceea că titularul nu trebuie să facă nicio acțiune pozitivă, nu trebuie să însoțească marca de nicio mențiune pentru a asocia mărcii sensul primar al acesteia, fiind sarcina terțului care urmărește să folosească cu titlu de excepție marca înregistrată să asocieze mărcii toți markerii de comunicare necesari înlăturării oricărui risc de confuzie pentru consumator, fie chiar riscul existenței unei autorizări.

Astfel, marca niciodată exclusiv prin „conținutul” său nu va putea indica altceva decât originea comercială a produselor sau serviciilor, ci doar în contextul unei comunicări ea poate avea alte valențe decât cea primară.

În primul rând, faptul că eticheta pe care este inscripționată marca verbală a recurentei-reclamante este detașabilă nu poate duce la concluzia că această inscripționare este una legală si nici nu este un factor de analiză în raport cu care să se tragă o astfel de concluzie. O astfel de circumstanță factuală reținută de instanță încalcă dispozițiile legale privind legitimarea folosinței cu titlu de excepție a mărcii titularului exclusiv pentru indicarea destinației produsului pe care este aplicată, nefiind de natură a înlătura riscul ca această folosință să fie percepută ca având semnificația primară de indicator al originii comerciale, potrivit principiilor dezvoltate de jurisprudența relevantă a CJUE.

Pe de altă parte, instanța nu indică niciun temei legal sau jurisprudențial pe care să își bazeze raționamentul prin care asociază anumite efecte juridice situației de fapt a caracterului detașabil al unei etichete. Nici legislația privind mărcile, nici jurisprudența relevantă în materia mărcilor nu se folosește de materialul din care este făcută eticheta pe care este aplicată marca sau de modalitatea de prindere a acesteia pe produs ori de alt aspect privind suportul material al mărcii, în analiza protecției asigurate mărcilor împotriva actelor de încălcare. Singurele aspecte pertinente și relevante din situația de fapt sunt cuprinse în relația tripartită marcă/semn - produs - consumator.

Caracterul detașabil înseamnă posibilitatea ca acea etichetă să fie desprinsă, însă nu trebuie să ducă în mod automat la concluzia că eticheta este în mod cert desprinsă la comercializare. Fotografiile produselor comercializate arată faptul că această etichetă este aplicată inclusiv pe parbriz în sine, nu numai pe folia sau cutia în care este ambalat. De altfel, acest aspect este și irelevant, fapta de încălcare fiind analizată la momentul săvârșirii ei prin actul de import.

De asemenea, folosirea concomitentă a mai multor mărci pe ambalajul unor produse (co-branding) nu înlătură aplicarea dispozițiilor legale pentru protecția mărcii folosite fără drept atâta timp cât acesta poate să însemne, spre exemplu, că există o legătură comercială între aceasta și titularul mărcilor.

În mod greșit, instanța de apel exclude de plano această ipoteză, deoarece aceasta nu este înlăturată nici de descrierea modului de poziționare și alăturare a celor două mărci, astfel cum a fost redată de către instanța de apel. CJUE, prin numeroase decizii relevante, a arătat explicit că folosirea unei mărci proprii a terțului nu este de natură a înlătura încălcarea mărcii folosite dacă nu sunt îndeplinite condițiile impuse de scopul sau uzanțele folosirii comerciale a mărcilor cu scop informativ.

În concluzie, instanța a aplicat un test greșit deoarece întrebarea corectă la care trebuia să se răspundă nu este aceea dacă folosința mărcii reclamantei „poate” fi percepută ca indicând destinația produsului, respectiv a fi folosită pentru mașini Volkswagen, ci dacă folosința mărcii Volkswagen pe produsele pârâtei nu reprezintă niciun risc în a fi percepută de consumatori ca fiind și o autorizare din partea reclamantei pentru piesele auto destinate mașinilor Volkswagen.

Un răspuns pozitiv la testul aplicat de instanță îl primește întrebarea și atunci când aceasta este în legătură cu produse fabricate de titularul mărcii sau de către terțe societăți în sistemul pieței aftermarket care au o autorizare din partea reclamantei să producă piese de schimb pentru mașinile Volkswagen. Aceste din urmă piese de schimb, parbrize, sunt vândute sub marca proprie a terțului autorizat dar poartă și marca reclamantei pentru a indica destinația produsului. Spre deosebire de situația produselor aftermarket autorizate de reclamantă, cele neautorizate au obligația să poarte mențiuni explicite cu privire la scopul limitat al folosinței mărcii Volkswagen pentru a înlătura orice risc ca această folosire să fie percepută și ca o formă de autorizare.

În ceea ce privește condiția subsecventă potrivit căreia comunicarea comercială conținând marca având ca scop informarea consumatorilor despre destinația piesei de schimb purtând marca înregistrată Volkswagen trebuie să fie conformă uzanțelor comerciale loiale, aceasta nu este un standard reglementat de legislație și nici de jurisprudența relevantă în materia mărcilor, fiind o chestiune de fapt determinabilă în raport cu regulile specifice ale pieței produsului în cauză, respectiv piața parbrizelor, aspect ce variază de la o piață la alta și de la un moment la altul.

Este adevărat, astfel cum a reținut instanța de apel, că nici legea și nici jurisprudența relevantă în materie nu impun obligativitatea unei anumite formulări a textului care să indice destinația piesei de schimb alăturat mărcii de mașini Volkswagen, însă atât Legea nr. 84/1998 cât și Regulamentul (UE) nr. 1001/2017 privind marca Uniunii Europene arată faptul că această manieră de comunicare a destinației piesei de schimb (parbriz) este uzuală în practica comercială loială a comercianților și producătorilor de parbrize.

Astfel, instanța de apel trebuia raportat la probatoriul administrat în cauză să decidă în concret dacă această manieră de inscripționare a mărcilor VW pe produsele pârâtei este una uzuală pentru indicarea destinației produsului în piața aftermaket a parbrizelor auto. Instanța nu a făcut acest demers, concluzionând în lipsa oricărei probațiuni că această manieră este una conformă practicii loiale în domeniul parbrizelor auto.

Intimata-pârâtă nu a făcut o astfel de probă deși avea această obligație în calitatea de parte care a invocat în apărare această situație de excepție de la regula caracterului exclusiv și absolut a drepturilor conferite de marca înregistrată. În plus, recurenta nu putea să fie ținută să probeze un fapt negativ contrar, imposibil de probat prin natura sa.

O astfel de probă era și imposibil de produs de către intimata-pârâtă pentru că în piața „aftermarket” a pieselor de schimb pentru mașini, uzanțele comerciale legitime impun menționarea destinației pieselor de schimb în contextul unei comunicări verbale explicite indiferent de cuvintele folosite și nu printr-o deducție rezultată din locul, dimensiunea mărcii terțului și însoțirea de mențiuni privind anul de fabricație și modelul de mașină. Acestea pot induce o astfel de semnificație, dar nu pot exclude coexistența acesteia cu semnificația primară a mărcii.

Instanța nu a arătat în raport cu ce probațiune a reținut că elementele de fapt indicate în considerente sunt o practică uzuală loială de menționare a destinației produsului și că, în plus, aceasta nu este specifică și pentru produsele autorizate aftermarket sau originale.

În analiza acestei chestiuni, instanța de apel ar fi trebuit să aprecieze că obligația de loialitate nu a fost respectată în cauză, mai exact utilizarea mărcii de către terț ar putea fi interpretată de publicul relevant în contextul unui iminent risc de confuzie sau de asociere cu A.

În stabilirea aplicabilității excepției prevăzute de dispozițiile art. 39 alin. 1 lit. c din Legea nr. 84/1998 și art. 14 alin. 1 lit. c. din Regulament, trebuie înțeleasă mai întâi noțiunea de practici loiale, definită în jurisprudența CJUE ca fiind „expresia unei obligații de a acționa corect în raport cu interesele legitime ale titularului mărcii, similar cu cea impusă revânzătorului care utilizează marca altuia pentru a face reclamă revânzării produselor care fac obiectul mărcii respective.”

O asemenea definiție trimite așadar la noțiunea de „interese legitime” ale titularului mărcii, enunțate la rândul lor de jurisprudența europeană ca fiind, spre exemplu, legate de cazul în care comercializarea bunurilor printr-o asemenea manieră ar putea dăuna reputației mărcii, dacă există riscul ca publicul să creadă că între cele două entități există o legătură comercială, astfel cea de-a doua entitate beneficiind în mod injust de renumele mărcii primei companii.

În mod cert, în cauza de față, interesul legitim al titularului ar fi ca acesta să nu fie asociat în vreun fel cu B., astfel creându-se o falsă impresie că între cele două companii există o legătură sau că cea de-a doua a fost autorizată de prima să îi folosească marca pentru comercializarea produselor sale reprezentând parbrize.

Analiza instanței de apel nu a ținut cont și de natura produsului, respectiv parbriz de autoturism, care implică un grad ridicat de risc pentru sănătatea și viața oamenilor. Astfel, orice asociere posibilă a recurentei A. cu un produs care nu asigură cele mai înalte standarde de siguranță va avea un impact negativ semnificativ asupra renumelui și reputației mărcilor și produselor acesteia.

Recurenta a conchis în sensul că, deși nu susține existența unor formule de comunicare obligatorii, totuși este necesară prezența unor indicatori de comunicare suficient de clari și expliciți de natură a înlătura orice risc ca folosința mărcii titularului să fie percepută de consumatori ca indicând scopul primar de indicare a originii comerciale. Această formă de comunicare a destinației piesei de schimb să fie una specifică pieței parbrizelor.

Apărările formulate în cauză

Intimata-pârâtă B. S.A. a depus întâmpinare, prin care a combătut cele susținute de recurenta-reclamantă prin cererea motivată de recurs și a solicitat respingerea recursului și menținerea în tot a deciziei recurate, ca fiind legală și temeinică.

Totodată, a solicitat respingerea cererii privind casarea hotărârii și trimiterii cauzei spre o nouă judecată instanței de apel, întrucât această soluție este posibilă doar dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 480 alin. 3 C.proc.civ., iar, în speță, instanța de apel a judecat fondul cauzei și părțile au fost legal citate, fiind reprezentate în fața completului de apel.

Intimata-pârâtă a susținut și că cele arătate de către recurenta-reclamantă prin cererea de recurs vizează aspecte de temeinicie și nu de legalitate, astfel că, în cauză, sunt incidente dispozițiile art. 489 alin. 2 C.proc.civ., care reglementează nulitatea recursului.

II. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate și prin raportare la actele și lucrările dosarului și la dispozițiile legale aplicabile, Înalta Curte constată următoarele:

Prin decizia recurată, confirmându-se hotărârea primei instanțe, s-a constatat că reclamanta, titulară a mărcilor Volkswagen, protejate la nivel internațional și la nivelul Uniunii Europene, nu poate cere interzicerea folosirii de către pârâta B. SA a semnului Volkswagen, identic mărcilor reclamantei.

Astfel, s-a apreciat că sunt întrunite condițiile de aplicare a dispozițiilor art. 39 alin. 1 lit. c și alin. 2 din Legea nr. 84/1998, respectiv ale normelor identice din art. 14 alin. 1 lit. c și alin. 2 din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene.

Prin motivele de recurs, s-au criticat, în esență, criteriile de stabilire a domeniului de aplicare al normelor considerate a fi incidente prin decizia recurată, ce reglementează, cu valoare de excepție, o limitare a dreptului exclusiv asupra unei mărci.

Critica astfel formulată este fondată, în condițiile în care considerentele deciziei recurate nu relevă aplicarea criteriilor de delimitare a situației de excepție reglementate de art. 39 alin. 1 lit. c și alin. 2 din Legea nr. 84/1998, respectiv de art. 14 alin. 1 lit. c și alin. 2 din Regulamentul (UE) 2017/1001, astfel cum s-au conturat în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În conformitate cu art. 39 din Legea nr. 84/1998, „(1) Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială: (...) c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinația produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detașabile. (2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.”

De asemenea, art. 14 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene prevede: (1) „O marcă UE conferă titularului dreptul de a interzice terților utilizarea în comerț: (...) (c) dacă acest lucru este necesar pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate”. (2) Alineatul (1) se aplică numai în cazul în care utilizarea de către un terț se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială.”

În speță, verificarea aplicării dispozițiilor art. 39 din Legea nr. 84/1998 se impune în privința mărcilor internaționale ale reclamantei, în timp ce verificarea incidenței prevederilor Regulamentului – în legătură cu mărcile reclamantei protejate la nivelul Uniunii Europene, în condițiile în care, potrivit art. 124 din Regulament, instanțele naționale competente în domeniul mărcilor UE au competență exclusivă în materia acțiunilor în constatarea încălcării drepturilor titularilor, cadru în care aplică dispozițiile Regulamentului.

Această distincție devine, însă, irelevantă în aplicarea normelor incidente, întrucât, pe de o parte, conținutul reglementării este identic, iar, pe de altă parte, modul de interpretare a normelor referitoare la marcă trebuie să fie uniform în ordinea juridică a Uniunii Europene, atunci când este vorba despre noțiuni autonome ce au o anumită semnificație.

Astfel, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a arătat în mod constant, în jurisprudența sa, că această abordare garantează o aplicare coerentă a diferitelor norme care au ca obiect mărcile, atât a Regulamentului privind marca Uniunii Europene, dar și a normelor corespondente din directiva de armonizare a legislațiilor naționale în domeniul mărcilor, transpusă în legea națională (a se vedea, de exemplu, hotărârea din data de 27.06.2013 în cauza C-320/12

Malaysia Diary

, pct. 33 -35).

Pornind de la această premisă, Înalta Curte constată ca fiind corectă susținerea recurentei – reclamante potrivit căreia normele incidente în prezenta cauză relevă o situație de excepție de la regula caracterului absolut al protecției conferite unei mărci înregistrate, caracter inerent dreptului exclusiv asupra mărcii dobândit prin înregistrare, prevăzut de art. 36 alin. 1 din Legea nr. 84/1998 și art. 9 alin. 1 din Regulament.

Fiind vorba despre o excepție, normele care o reglementează sunt de strictă interpretare și aplicare, iar condițiile anume prevăzute trebuie întrunite în mod cumulativ pentru ca normele respective să fie aplicabile.

Astfel, în ipoteza speței, un terț poate folosi marca în activitatea sa comercială, fără consimțământul titularului, dacă utilizarea este „necesară pentru a indica destinația produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detașabile” și, totodată, „conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial”.

Pentru aprecierea caracterului necesar și conform al folosirii mărcii de către terț este esențială raportarea la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene formată în aplicarea Regulamentului mărcii Uniunii Europene și al directivei de armonizare a legislațiilor naționale, în care se regăsește interpretarea dată normelor respective, în context și în funcție de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză, indicându-se criteriile relevante de evaluare a celor două condiții enunțate anterior.

Atare interpretare se impune instanțelor naționale învestite cu cercetarea incidenței prevederilor legale de excepție, prin prisma celor expuse anterior, vizând necesitatea unei abordări uniforme în ordinea juridică a Uniunii a normelor privind mărcile, indiferent dacă este vorba despre o marcă națională/internațională sau despre o marcă a Uniunii Europene.

Prin hotărârea pronunțată la data de 17.03.2005 în cauza C-228/2003

Gillette

, cu privire la art. 6 alin. 1 lit. c din Directivă nr. 104/89 (identic în conținut, deși într-o formulare ușor diferită, cu art. 14 alin. 1 lit. c și alin. 2 din actuala Directivă nr. 2436/2015, respectiv din Regulamentul mărcii Uniunii Europene), Curtea a decis următoarele (paragrafele 2 și 3 ale pct. 1 din dispozitiv):

„Folosirea mărcii de către un terț este necesară pentru indicarea destinației unui produs comercializat de către acest terț atunci când această folosire constituie în practică singurul mijloc pentru furnizarea către public a unei informații comprehensibile și complete despre această destinație, pentru respectarea sistemului de concurență loială de pe piața produsului respectiv.

Revine instanței de trimitere să verifice dacă, în circumstanțele speței, folosirea este necesară, ținând cont de natura publicului căruia îi este destinat produsul comercializat de către terțul în cauză”.

Așadar, în ceea ce privește caracterul necesar al folosirii mărcii de către un terț, potrivit CJUE, acesta presupune a se stabili dacă folosirea servește furnizării către public a unei informații referitoare la produs și dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă și inteligibilă, în raport de natura publicului.

Înalta Curte constată, din considerentele deciziei recurate, că analiza folosirii „necesare” a mărcii Volkswagen pe ambalajul parbrizelor compatibile cu anumite modele de autoturisme Volkswagen – reținute în vamă –, de către o altă persoană decât titularul mărcii și fără consimțământul acestuia, nu a fost făcută prin prisma criteriilor menționate anterior, iar situația de fapt relevantă în acest sens nu a fost stabilită.

Astfel, cât privește publicul, nu numai că decizia nu face nicio referire la public, însă din motivarea sa nu reies nici categoriile de beneficiari ai informațiilor și nici sfera publicului ori nivelul de atenție al acestuia.

Instanța de apel a reținut că mărcile reclamantei au fost menționate pe etichete detașabile și pe etichete aplicate pe elementele de ambalare, dar se constată că nu a fost stabilit cu certitudine ori, cel puțin, nu a fost expus în considerente, dacă produsul ajunge la consumatorul final sau la public, în general, în ambalajul purtând etichetele detașabile sau acestea sunt înlăturate până la comercializarea propriu – zisă (eventual, fiind aplicate pentru transportul de la producător și pentru vămuire).

Aceste aspecte sunt relevante pentru stabilirea, în primul rând, a destinatarilor informației de pe etichete, dată fiind condiția ca utilizarea mărcii să aibă ca scop informarea publicului. O asemenea condiție nu ar fi întrunită, de exemplu, în situația în care etichetele se desprind până la comercializare, cât timp informațiile de pe etichete nu ar parveni publicului căruia îi este destinat produsul comercializat de către terț.

În situația în care produsul ambalat poartă etichetele respective și la momentul comercializării, ar trebui stabilită natura publicului, adică sfera persoanelor cărora le este destinat produsul și care trebuie informate în legătură cu destinația produsului, respectiv asupra compatibilității sale cu anumite modele de autoturisme Volkswagen. Din acest punct de vedere, s-ar fi impus a se determina dacă în această categorie intră, pe lângă consumatorul final, și persoanele specializate în domeniu.

Acest aspect prezintă importanță din perspectiva condiției ca folosirea mărcii să fie singurul mijloc de informare a publicului de o manieră clară și completă.

În acest sens, este de reținut considerentul 36 din hotărârea CJUE pronunțată în aceeași cauză C-228/2003

Gillette

: „... pentru a se verifica dacă pot fi utilizate alte mijloace de furnizare a unei asemenea informații, se impune a se lua în considerare, de exemplu, eventuala existență a unor standarde tehnice sau a unor norme general utilizate pentru tipul de produs comercializat de către terț și cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs. Aceste norme sau alte caracteristici trebuie să fie apte de a furniza publicului relevant o completă și comprehensibilă asupra destinației produsului comercializat de către terț, pentru respectarea sistemului de concurență loială de pe piața produsului”.

Din considerentele deciziei recurate, rezultă că instanța de apel a reținut în fapt că pe etichete, sub mențiunea mărcilor și a unor indicații privind modelele de autoturism Volkswagen, figurează o serie de coduri și alte mențiuni în litere și cifre, totodată, că aceste mențiuni, precum și mărcile reclamantei, apar ca fiind indicații de natură tehnică, prin poziționare, redare și prin conținut.

Înalta Curte constată că simpla referire a instanței de apel la indicații tehnice nu echivalează cu o analiză corespunzătoare din perspectiva criteriilor de apreciere a caracterului necesar al folosirii mărcii de către terț în ipoteza din speță.

Astfel, în primul rând, cât privește imaginea de ansamblu a etichetelor, stabilirea caracterului necesar al folosirii se raportează, indiscutabil, la percepția publicului asupra semnului terțului, din moment ce acesta este destinatarul produsului pe care este aplicată marca de către terț, însă presupune o analiză specifică, distinctă de evaluarea riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere între marcă și semnul terțului, care poate interesa acțiunea în contrafacerea mărcii, în cadrul căreia a fost invocată, ca apărare de fond, situația de excepție reglementată de dispozițiile art. 39 al Legii nr. 84/1998.

Mai mult decât atât, reclamanta din cauză a susținut identitatea dintre marcă și semnul pârâtei, respectiv dintre produsele pentru care mărcile reclamantei au fost înregistrate și produsul pârâtei, ipoteză în care, în conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. a din Legea nr. 84/1998, riscul de confuzie este prezumat, nefiind necesară cercetarea sa din perspectiva imaginii de ansamblu oferite de semnele în conflict.

Motivele de apel ale reclamantei conțin o critică și pe acest aspect, însă instanța de apel nu a considerat necesar a răspunde acesteia, în condițiile în care a ajuns la concluzia că titularul mărcii nu poate interzice în cauză folosirea mărcii de către pârâtă, fiind întrunite cerințele de aplicare ale art. 39 alin. 1 lit. c și alin. 2 din lege.

Fără a se pronunța asupra ordinii de analiză a chestiunilor de drept deduse judecății, date fiind limitele învestirii fixate prin recursul declarat, Înalta Curte constată doar că instanța de apel nu a infirmat folosirea mărcii de către terț, ca premisă de analiză a situației de excepție descrise în art. 39 din lege, procedând la verificarea incidenței în cauză a acestei norme.

În al doilea rând, indicațiile tehnice pe etichete relevă, într-adevăr, posibilitatea existenței unor standarde tehnice pentru tipul de produs comercializat de către terț, în termenii deciziei CJUE.

În acest context, ar trebui, însă, stabilit, în strânsă legătură cu analiza publicului, dacă respectivele indicații sunt cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs, astfel încât publicul relevant și-ar da seama din aceste semne care este destinația produsului, recunoaștere prin prisma căreia să se determine dacă menționarea mărcii era imperios necesară pentru informarea clară și completă a publicului și, mai mult, era unicul mijloc de informare a publicului.

În același timp, ar trebui stabilit și motivat în mod corespunzător dacă o marcă ce constă într-un element verbal ce nu relevă o caracteristică a produsului poate reprezenta o indicație de natură tehnică, cu atât mai mult cu cât este plasată alături de coduri și alte mențiuni în litere și cifre, astfel cum a reținut instanța de apel, impunându-se a se clarifica motivele prezenței simultane atât a codurilor, cât și a mărcii.

În același context, se constată ca fiind fondată și susținerea recurentei potrivit căreia instanța de apel nu s-a raportat la probatoriul administrat în cauză pentru a decide în concret dacă maniera de inscripționare a mărcilor Volkswagen pe produsele pârâtei este una uzuală pentru indicarea destinației produsului în piața parbrizelor auto, atunci când lipsește consimțământul titularului mărcii pentru folosirea acesteia.

Chiar dacă recurenta a formulat această critică în legătură cu cea de-a doua condiție prevăzută de art. 39 din Legea nr. 84/1998, anume condiția conformității folosirii de către terț cu practicile loiale în domeniu, se constată că, prin prisma criteriilor de apreciere enunțate în cele ce preced și a împrejurării reținute de instanța de apel – semnul protejat ca marcă al reclamantei ar fi perceput ca o indicație tehnică -, atare aspect interesează, în egală măsură, și prima condiție, care se referă tocmai la existența unor norme general utilizate și cunoscute (în formularea hotărârii CJUE din cauza

Gillette

).

Din această perspectivă, se constată că prin decizia recurată nu s-a făcut nicio referire la indicațiile tehnice Eurocod/SAP, din care rezultă că respectivul cod SAP este format din 9 cifre, din care primele patru identifică o anumită componentă auto (4000 în cazul parbrizelor), iar Eurocodurile indică producătorul, modelul etc., existând și un cod uzual al producătorilor (85 pentru Volkswagen). Nu s-a făcut nicio trimitere la exemplele invocate de către pârâtă și nici nu s-a luat în considerare existența unor cataloage, indicată prin întâmpinare.

Față de cele expuse, Înalta Curte constată că aprecierea instanței de apel referitoare la incidența art. 39 din Legea nr. 84/1998, respectiv a dispozițiilor art. 14 din Regulamentul mărcii Uniunii Europene, nu a fost fundamentată pe criteriile necesar a fi aplicate în speță, în sensul de a se fi stabilit dacă folosirea servește furnizării către public a unei informații referitoare la produs și dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă și inteligibilă, în raport de natura publicului.

Nu în ultimul rând, este de menționat că aplicarea mărcii pe ambalajul produsului nu conduce prin însuși acest fapt la consecințe diferite de aplicarea chiar pe produs a semnului înregistrat ca marcă, contrar celor reținute de instanța de apel prin decizia recurată.

Potrivit dispozițiilor art. 36 alin. 3 din Legea nr. 84/1998 (și normei corespondente din Regulament), în virtutea dreptului exclusiv asupra mărcii, titularul poate cere interzicerea aplicării semnului „pe produse sau pe ambalaje” (lit. a), ceea ce înseamnă existența unei echivalențe între folosirea mărcii de către un terț prin aplicarea pe produs și pe ambalajul acestuia.

Întrucât situațiile de excepție din art. 39 din lege (respectiv, art. 14 din Regulament) au ca

premisă o utilizare a mărcii de către un terț ce ar putea fi interzisă pe temeiul art. 36, analiza acestora implică, în mod corespunzător, aceeași echivalență între produs și ambalaj.

Considerentele deja expuse în legătură cu prima condiție de aplicare a acestor dispoziții legale sunt suficiente pentru admiterea recursului și trimiterea cauzei spre rejudecare, din moment ce condițiile de aplicare a legii trebuie întrunite în mod cumulativ, iar prima condiție nu a fost analizată în mod corespunzător prin decizia recurată.

Cu toate acestea, întrucât au fost formulate critici prin motivele de recurs și în legătură cu cea de-a doua condiție, referitoare la folosirea conformă cu practicile loiale, iar răspunsul Înaltei Curți ar interesa, totuși, în ipoteza în care s-ar constata ca fiind îndeplinită prima condiție, se rețin următoarele:

Instanța de apel a procedat în mod corect evaluând imaginea de ansamblu a produsului terțului și modul în care marca reclamantei este pusă în evidență în cadrul acestui semn (a se vedea, în acest sens, pct. 46 din considerentele hotărârii CJUE pronunțate în cauza

Gillette

, menționată deja în prezenta decizie).

Finalitatea unei asemenea analize rezidă, însă, nu în stabilirea existenței unui risc de confuzie în percepția publicului, ci în identificarea unei eventuale încălcări de către terț a obligației de loialitate față de interesele legitime ale titularului mărcii, potrivit definiției date de CJUE în aceeași hotărâre pronunțată în cauza

Gillette

(pct. 2 primul paragraf din dispozitiv).

În acest context, interesează în cauză dacă folosirea mărcii de către terț este făcută într-o asemenea manieră încât nu numai că ar putea da impresia existenței unei legături comerciale între terț și titularul mărcii, dar ar afecta valoarea mărcii, permițând terțului să profite de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii (cel de-al doilea paragraf al pct. 2 din dispozitivul hotărârii

Gillette

), ținându-se cont și de practicile obișnuite pe piața parbrizelor auto, atunci când nu există consimțământul titularului mărcii, aspect ce urmează a fi clarificat cu ocazia rejudecării apelului.

Pentru toate considerentele expuse, Înalta Curte a admis recursul și, pe temeiul art. 497 C.proc.civ., a casat decizia recurată și a trimis cauza spre rejudecare la aceeași instanță de apel.