ÎCCJ, decizie (scj.ro #123190)

Marcă comunitară. Acordul titularului dreptului pentru comercializarea produselor pe teritoriul unui stat situat în afara spațiului economic european. Introducerea bunurilor pe piața comunitară fără consimțământul titularului mărcii. Interzicerea importului.

Cuprins pe materii :

Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.

Index alfabetic :

marcă comunitară

-import

-piață comunitară

Legea nr. 84/1998, art. 36, art. 38, art.39

Potrivit art. 13 alin. (1) din Regulamentul CE nr.107/2009, similar art. 7 alin. (1) din Directiva 2008/95/CE – transpuse în art. 38 alin. (1) din Legea nr.84/1998, dreptul conferit de marca comunitară nu permite titularului să interzică folosirea acesteia pentru produse care au fost introduse pe piață în Comunitate sub această marcă de către titularul mărcii sau cu acordul său.

Ca atare, atât timp cât produsele, care poartă marca reclamantei, nu au fost introduse pe piața comunitară de către aceasta sau cu acordul său, ci dintr-un stat din afara Uniunii Europene, stat pe teritoriul căruia însă opera acordul său, o astfel de utilizare a mărcii nu intră sub protecția prevederilor art. 12 lit. c) din Regulament, similar art. 6 din Directivă  - transpus în art. 39 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, ci se află printre interdicțiile care pot fi solicitate de către titularul mărcii, în virtutea drepturilor exclusive conferite de aceasta, potrivit art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulament, art. 5 alin. (3) lit. c) din Directivă cu corespondent în art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv „importul sau exportul de produse sub acest semn” de către terți.

Secția I civilă, decizia nr. 2097 din  1 iulie 2014

Prin decizia civilă nr. 55/A din data de 14 martie 2013, Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale a admis apelul declarat de reclamanta F.M.C. împotriva sentinței civile nr. 865 din 12 aprilie 2012 pronunțată de Tribunalul București, Secția a V-a civilă în contradictoriu cu pârâta SC A.I.I. SRL. ; a schimbat în tot sentința, în sensul că a admis acțiunea și a obligat pârâta să înceteze importul în vederea comercializării a produselor purtând semne identice cu mărcile comunitare „Ford”, înregistrate de reclamantă, de la societăți din afara spațiului comunitar, fără autorizarea timbrului de marcă; a interzis comercializarea de către pârâtă a celor 791 de piese auto, reținute conform deciziei vamale din 22 iunie 2011, purtând semne identice cu mărcile înregistrate de reclamantă; a obligat pârâta să înceteze de îndată exportul, vânzarea, distribuția, precum și orice altă formă de folosire în activitatea comercială a produselor purtând semne identice cu mărcile comunitare „Ford” ale reclamantei, provenind din afara spațiului comunitar, fără autorizarea titularului de marcă;  a obligat pârâta să distrugă pe propria cheltuială cele 791 de piese de schimb și/sau părți de autoturism care poartă semne identice cu mărcile comunitare ale reclamantei

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de apel a reținut următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, la data de 10 octombrie 2011, reclamanta a formulat pretențiile soluționate prin decizia de apel, justificate pe calitatea de titulară a drepturilor de proprietate intelectuală conferite de înregistrarea mărcilor verbale comunitare „Ford” nr. 007261613 din 25 septembrie 2008, „Ford” nr. 004670618 din 01 aprilie 2008, precum și a mărcii figurative comunitare nr.008430704 din 16 iulie 2009, arătând următoarele:

Pârâta este o societate comercială al cărei principal obiect de activitate este "Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule", fiind astfel prezentă pe aceeași piață auto ca și compania F.

Prin decizia din 22 iunie 2011, autoritățile vamale au reținut de la societatea pârâtă, ce avea calitatea de importator din Turcia (expeditor fiind societatea turcă B.O.Y.P.S.), un număr de 791 piese auto purtând fără drept semne identice cu mărcile comunitare ce aparțin reclamantei.

Produsele au fost puse inițial pe piață cu acordul său, dar doar în Turcia nu și pe teritoriul țărilor din Comunitatea Europeană, situație în care trebuia să se obțină consimțământul său, deoarece dreptul la marcă nu s-a epuizat în condițiile art. 7 alin.(1) din Directiva 89/104/CEL/1988, prima comercializare realizându-se în afara spațiului comunitar.

Regulamentul nr. 40/1994 privind marca comunitară prevede expres, în art. 13, interzicerea introducerii pe piața comunitară, fără acordul titularului de marcă, a bunurilor ce au fost deja puse în comerț în afara spațiului comunitar.

Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice conferă titularului, prin art. 36, drepturi exclusive asupra unei mărci de la momentul înregistrării ei, drepturi care îi permit să interzică terților folosirea acesteia în activitatea lor comercială, fără acordul său.

Pârâta profită de renumele și notorietatea mărcilor reclamantei pentru obținerea unui profit injust, în condițiile în care titularul de marcă nu și-a dat acordul pentru importul produselor în cauză pe teritoriul spațiului comunitar, aducând acestuia și prejudicii de imagine în situația în care cumpărătorii observă o calitate mai puțin bună a serviciilor de distribuție/ambalare/transport a acestora.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, art. 11 din O.U.G. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, art. 10 din Directiva 48/2004/EC, Directiva 89/104/2008 CEE, Regulamentul 40/1994 privind marca comunitară, Acordul TRIPS.

Prin sentința civilă nr. 865 din 12 aprilie 2012, Tribunalul București a respins excepția lipsei de interes în promovarea acțiunii, invocată de pârâtă prin întâmpinare, precum și acțiunea, ca neîntemeiate.

În motivarea sentinței primei instanțe s-au reținut următoarele:

Excepția lipsei de interes este neîntemeiată, întrucât reclamanta, în calitatea sa de titulară a mărcilor  „Ford”, are drepturi care îi permit să solicite să le fie interzisă terților folosirea acestora în activitatea lor comercială, fără acordul său, conform prevederilor art. 36 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 84/1998, republicată.

Cele 791 produse reprezentând piese auto de schimb, pe care pârâta le-a importat din Turcia, au fost inițial reținute de autoritățile vamale, iar apoi i-au fost eliberate, reprezentantul titularului de marcă declarând că aceste piese sunt originale, dar nu trebuia să facă obiectul importului în România, respectiv pe teritoriul comunitar, întrucât titularul mărcii a aprobat doar comercializarea pe teritoriul Turciei, adică în afara comunității europene, importul în România reprezentând import paralel, care nu este permis.

Susținerile reclamantei în sensul că produsele inscripționate cu semnele identice cu mărcile înregistrate „Ford” creează risc de confuzie între produsele puse pe piață cu acordul și controlul titularului de marcă și determină pierderea posibilității acestuia de a controla rețeaua de distribuție a propriilor sale produse până la consumatorul final, sunt neîntemeiate, având în vedere că produsele importate sunt originale, așa încât nu există niciun fel de risc de confuzie cu mărcile protejate și nu poate fi invocată pierderea credibilității consumatorilor fideli, ori prejudicierea consumatorilor sau publicitate negativă, ori alt prejudiciu al titularului mărcii.

Față de dispozițiile art. 2 alin.(1) din Legea nr. 344/2005, privind unele măsuri pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, importurile paralele de produse originale, cum sunt și piesele de schimb auto importate de pârâtă de la furnizorul

din Turcia, sunt legale și permise.

De asemenea, prin dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. c) din Directiva nr. 2008/95/CE de apropiere a statelor membre cu privire la mărci s-a prevăzut limitarea dreptului conferit de marcă titularului, în sensul că nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea în cadrul comerțului a mărcii, atunci când aceasta se impune pentru indicarea destinației unui produs sau unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate. Această dispoziție se regăsește și în Legea nr. 84/1998 republicată, în art. 39 alin. (1) lit. c), conform căruia titularul unei mărci nu poate să interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinația produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detașabile.

Dispozițiile invocate de reclamantă, respectiv art. 11 din O.U.G. nr. 100/2005, art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998  și art.7 alin. (l) din Directiva 89/104/CEE nu operează, ținând cont de faptul că operațiunea de import de piese de schimb de origine marca „Ford” efectuată de pârâta, nu încalcă drepturile titularului acestei mărci și nu produce nici un fel de pagubă reclamantei, că produsele importate de pârâtă sunt detașabile/demontabile ale produsului complex-autovehicul, având marca aplicată pe piesa de schimb auto, cu rolul de a informa consumatorul despre destinația produsului, în scopul de a nu crea confuzie cu alte produse similare ale altor mărci de autovehicule, precum și de faptul că măsurile solicitate de reclamantă sunt interzise de legislația comunitară și românească, întrucât constituie practici anticoncurențiale, monopoliste, care împiedică și denaturează concurența pe piața românească a pieselor de schimb auto, afectând drepturile și interesele legitime ale consumatorilor.

Analizând apelul declarat de reclamantă împotriva sentinței primei instanțe, Curtea a constatat caracterul  fondat al acestuia

.

Așa cum susține apelanta, întrucât se urmărește protejarea drepturilor sale decurgând din mărcile comunitare al cărei titular este, dispozițiile legale ce trebuie aplicate sunt cele ale Regulamentului CE al Consiliului nr. 207/2009 privind marca comunitară. Aceasta, dat fiind caracterul direct, obligatoriu și aplicabilității generale a regulamentului, ca izvor de drept comunitar, ce trebuie respectat de cei cărora li se adresează (persoane private, state membre ori instituții ale Uniunii Europene). Aplicarea directă a prevederilor Regulamentului în domeniul mărcilor comunitare, potrivit regulii enunțate, rezultă o dată în plus și din justificarea necesității unei astfel de reglementări, arătate la pct. 4 din preambulul Regulamentului, în care se arată că pentru a permite întreprinderilor să exercite fără nici o piedică o activitate economică în cadrul întregii piețe interne, sunt necesare mărci reglementate de un drept comunitar unic, care să se aplice direct în statele membre.

Critica în sensul interpretării și aplicării greșite a prevederilor art. 12 lit. c) din Regulamentul privind marca comunitară, potrivit cu care situația de fapt nu se încadrează în sfera de reglementare a dispozițiilor invocate, este întemeiată.

Prevederile invocate sunt similare cu cele cuprinse în Directiva nr. 2008/95/CE [art. 6 alin. (1) lit. c), transpuse în dreptul intern prin art. 39 din Legea nr. 84/1998], iar acestea reglementează una dintre situațiile de limitare a efectelor mărcii, anume aceea în care se permite unui terț să folosească în comerț marca, atunci când se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special când produsul este accesoriu sau piesă detașabilă, titularul mărcii, în virtutea drepturilor conferite de aceasta neputând să obțină interzicerea acestei utilizări, atâta timp cât aceasta se face conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

Situația astfel reglementată este, potrivit redactării suficient de clare a textului, aceea în care marca este folosită numai în scop informativ, de a arăta destinația produsului (de exemplu, o anumită piesă auto de schimb este produsă de un comerciant-evident altul decât titularul mărcii, pentru a fi folosită numai pentru anumită/anumite mărci de automobile, fiind deci compatibilă numai cu aceasta).

Astfel cum rezultă din susținerile ambelor părți și din probele administrate în fața primei instanțe, produsele importate de intimată purtau marca apelantei nu în scop de informare (de indicare a destinației), ci în scopul în care în mod uzual acest lucru se realizează, pentru indicarea originii produselor, a diferențierii acestora de alte produse similare (având aceeași destinație, utilizare) aparținând unui alt producător.

De altfel, însăși intimata recunoaște implicit faptul că marca a fost folosită cât privește piesele auto importate în scopul de a-și îndeplini funcția sa uzuală de a diferenția produsele (și de a arăta astfel originea acestora), afirmând în cuprinsul întâmpinării că bunurile în cauză sunt bunuri de origine, marca fiind aplicată chiar de către titularul acesteia ori cu acordul acestuia.

Și critica potrivit cu care prima instanță a reținut în mod greșit efectul Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire este întemeiată.

Astfel, deși pornește de la ipoteza foarte clar reglementată de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 344/2005, prevederi ce reiau fidel dispozițiile art. 3 alin. (1) din Regulamentul CE nr. 1383/2003 privind intervenția autorităților vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală și care (dispoziții) sunt direct aplicabile, concluzia instanței este una greșită.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Regulament, prevederile acestuia nu se aplică mărfurilor pe care a fost aplicată o marcă comercială cu consimțământul titularului mărcii  și care au fost fabricate cu consimțământul titularului, dar care se află, fără consimțământul acestuia din urmă, într-una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1).

Așadar, cum mărfurile ce fac obiectul prezentei cauze (produse originale, dar care au fost introduse în spațiul economic european fără acordul titularului, ce autorizase comercializarea numai în afara acestuia, provenite deci din importuri paralele) se încadrează în categoria descrisă la art. 3 alin. (1) din Regulament, singura concluzie ce rezultă pe baza prevederilor menționate este aceea că acestea nu se încadrează în sfera de reglementare a Regulamentului, altfel spus că autoritățile vamale nu au competența să dispună măsurile prevăzute de acesta.

În niciun caz, pe baza acestui raționament nu se poate reține, astfel cum greșit a stabilit prima instanță, că excluderea din sfera de aplicare a Legii nr. 344/2005 (respectiv a Regulamentului) echivalează cu faptul că sunt legale și permise importurile paralele cu produse originale, cum sunt piesele de schimb auto importate de pârâtă din Turcia.

Cu alte cuvinte, prevederile menționate nu îl pot împiedica pe titularul mărcii în cazul bunurilor aflate în situațiile menționate la art. 3 alin. (1) din Regulamentul nr. 1383/2003 să acționeze pentru apărarea drepturilor sale exclusive asupra mărcii, printr-o acțiune întemeiată pe dispozițiile art. 9 din Regulamentului CE nr. 207/2009 ori ale Legii nr. 84/1998, așa cum aceleași prevederi nu pot constitui temei pentru ca o astfel de acțiune să fie considerată neîntemeiată.

Susținerea apelantei, potrivit cu care în mod greșit s-a înlăturat de către tribunal existența unui risc de confuzie cu mărcile protejate, este fondată.

Aceasta, întrucât acțiunea apelantei este una întemeiată pe dispozițiile art. 9 din Regulamentul CE nr. 207/2009 (art. 5 din Directiva 2008/95/CE, art. 36 din Legea nr. 84/1998), care pentru situația de la lit. a) (semne identice cu marca pentru produse identice cu cele pentru care este înregistrată) nu prevăd condiția existenței riscului de confuzie.

Dreptul titularului mărcii de a cere, în temeiul art. 9 lit. a) din Regulament, interzicerea operațiunilor prevăzute în cuprinsul acestuia (printre care și importul) de către terți, nu poate fi considerat, în cauză, a fi supus limitării prevăzute de art. 13 din același regulament (dispoziții ce reglementează epuizarea dreptului conferit de marca comunitară), câtă vreme punerea pe piață a produselor purtând marca sa nu s-a făcut de către titular ori cu acordul său decât pentru un stat/state din afara Uniunii Europene.

Sub aspectul epuizării dreptului la marcă, s-a invocat de către apelantă jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene prin referirea la Hotărârea din 16 iulie 1998 pronunțată în cauza

C-355/96, Silhouette v. Hartlauer

, în special la răspunsul dat de Curtea Europeană la prima întrebare ce i-a fost adresată. La rândul său, intimata consideră că prevederile art. 13 din Regulamentul nr. 207/2009 și ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 nu pot fi interpretate în sensul invocat de apelantă și că dreptul la marcă al acesteia s-a epuizat prin introducerea produselor pe piață, în Turcia, în afara spațiului economic european (SEE) cu acordul său, invocând însă răspunsul dat de Curte celei de-a doua întrebări.

Cât privește hotărârea invocată de cele două părți, se constată că prin răspunsul dat primei întrebări adresate de

Oberster Gerichtshof

(Austria), Curtea de Justiție a statuat că art. 7 alin. (1) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind mărcile, astfel cum a fost modificată prin Acordul privind SEE din 2 mai 1992, se opune unor norme naționale care prevăd epuizarea dreptului conferit de o marcă pentru produsele introduse pe piață în afara SEE, sub această marcă, de către titular sau cu consimțământul acestuia. S-a apreciat că directiva nu poate fi interpretată în sensul că ar oferi statelor membre posibilitatea de a prevedea în dreptul lor național epuizarea drepturilor conferite de marcă pentru produsele introduse pe piață în țările terțe.

Or, este de observat că, în cauza prezentă, apelanta își apără dreptul conferit de marca al cărei titular este, susținând că dreptul său nu s-a epuizat, câtă vreme punerea pe piață a produselor nu s-a făcut cu acordul său decât în afara spațiului comunitar (în Turcia), situație în care jurisprudența europeană invocată susține teza acesteia.

Cât privește cea de-a doua întrebare, Curtea de Justiție a răspuns că  art. 7 alin. (1) din Directiva 89/104 nu poate să fie interpretat în sensul că, numai pe baza acestei dispoziții, titularul unei mărci este îndreptățit să obțină un ordin prin care să interzică unei țări terțe să utilizeze marca sa pentru produsele introduse pe piață în afara SEE, sub această marcă, de către titular sau cu consimțământul acestuia.

Considerentele pe baza cărora instanța europeană a formulat, în contextul prezentat de instanța solicitantă, un astfel de răspuns conduc, însă, la concluzia că în nici un caz apărarea intimatei potrivit cu care dreptul conferit de marcă apelantei este epuizat pe teritoriul Uniunii, potrivit art. 13 din Regulamentul nr. 207/2009, nu se poate întemeia pe jurisprudența invocată.

Cea de-a doua întrebare a fost adresată întrucât dreptul austriac nu conținea o prevedere similară art. 5 alin. (1) din Directiva 89/104/CEE (echivalentă celei din art. 9 al Regulamentului nr. 207/2009 și care reglementează dreptul conferit de marcă), astfel că în cazul unei atingeri aduse mărcii, un ordin judecătoresc de interzicere nu ar fi putut fi solicitat decât în cazul în care ar fi existat, în același timp, o încălcare ce ar fi presupus un risc de confuzie, caz ce nu se aplică produselor originale ale titularului mărcii. În aceste condiții, trebuia stabilit dacă art. 7 alin. (1) din directivă prevede un astfel de drept de a solicita un ordin judecătoresc de interzicere și dacă titularul mărcii poate solicita, numai pe baza acestei dispoziții, ca terțul să nu mai utilizeze marca pentru produsele care au fost introduse pe piață, sub această marcă, în afara SEE, răspunsul Curții de Justiție fiind cel arătat anterior.

Date fiind aceste aspecte referitoare la contextul legislativ diferit, este în mod evident fără relevanță în cauză, din punctul de vedere al chestiunii cu privire la care părțile erau în divergență, respectiv interpretarea și aplicarea în cauză a prevederilor art. 13 din Regulamentul nr. 207/2009, modul în care instanța europeană a răspuns la cea de-a doua întrebare.

Așadar, întrucât, potrivit celor reținute mai sus, pentru Uniunea Europeană epuizarea dreptului conferit de marcă nu s-a produs, titularul mărcii își poate exercita deplin drepturile exclusive, valorificându-le în sfera reglementată de art. 9 din Regulament, desigur cu singurele limitări prevăzute de art. 12, care însă, astfel cum s-a arătat anterior, nu își găsesc aplicarea [sub aspectul cazului prevăzut de lit. c), invocat].

Este întemeiată și critica privind aprecierea pe care prima instanță a făcut-o cât privește caracterul anticoncurențial și monopolist al măsurilor solicitate de apelanta reclamantă, întrucât, în jurisprudența sa, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut existența unor situații în care restricțiile la import într-un stat membru al Uniunii Europene nu sunt contrare principiilor concurențiale și liberei circulații a mărfurilor, în condițiile în care respectarea regulilor de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală impun aceasta. Or, câtă vreme, pe de o parte, limitările legale la care s-a făcut referire anterior nu sunt aplicabile drepturilor la marcă al apelantei, iar, pe de altă parte, situația de fapt nu se încadrează în ipoteza art. 5 lit. b) din Regulamentul UE nr. 461/2010 al Comisiei (nefiind în discuție nici o restricție convenită între un furnizor de piese de schimb și un producător de autovehicule), nu pot fi reținute încălcări de natura celor interzise prin art. 101 și art. 102 din TFUE și prin art. 5, 6 și 9 din Legea nr. 21/1996.

În consecință, ținând seama de cele arătate, ce demonstrează că cererea reclamantei este întemeiată, Curtea a apreciat că apelul este fondat, motiv pentru care, în temeiul art. 297 C.pr.civ., l-a  admis și a schimbat în tot sentința civilă apelată, în sensul admiterii acțiunii.

Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta, prin care a invocat încălcarea și aplicarea greșită a dispozițiilor legale, formulând  următoarele critici:

Cu toate că prin întâmpinare a arătat că reclamanta nu a invocat prin acțiunea sa

Regulamentul(CE) nr. 207/2009, iar noile aspecte nu au fost avute în vedere la judecarea fondului, instanța de apel nu a ținut cont de aceste apărări.

Acțiunea reclamantei s-a întemeiat pe dispozițiile Legii nr. 84/1998, art. 11 din OUG 100/2005, Directiva 48/2004/EC, Directiva 89/104/2008, art. 13 din Regulamentul nr. 40/1994, Acordul TRIPS, nefiind invocate prevederile Regulamentului CE nr. 207/2009.

Potrivit acestor dispoziții legale, sunt considerate incompatibile cu piața și interzise orice decizii sau măsuri ale instituțiilor și autorităților, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenței pe piața românească sau pe o parte a acesteia, prin care se urmărește:(i) limitarea sau împiedicarea accesului pe piață și libertatea exercitării concurenței de către alte întreprinderi; (ii) limitarea sau controlul producției, comercializării, dezvoltării tehnice sau a investițiilor; (iii) stabilirea condițiilor de tranzacționare; (iv) împărțirea piețelor; (v) înțelegerile de a nu cumpăra de la sau de a nu vinde către anumite întreprinderi fără o justificare rezonabilă.

Consiliul Concurenței a constatat, după finalizarea investigației pentru cunoașterea pieței pieselor de schimb pentru automobile, „că există situații de monopol al constructorilor auto pe segmentul reprezentat de piesele de schimb de origine".

Instanța a ignorat această realitate, iar prin dispozițiile date se împiedică accesul pe piața de piese auto, îngrădind libertatea exercitării concurenței și încălcând astfel prevederile mai sus menționate.

De  asemenea, dispozițiile instanței încalcă Tratatul de Funcționarea al Uniunii Europene, privind libera circulație a mărfurilor.

Având în vedere că produsele purtând marca „Ford”, ce fac obiectul cererilor reclamantei, nu sunt produse cu caracteristici de utilizare și funcționare de sine stătătoare (cum sunt autovehiculele, televizoarele, telefoanele, aparate foto, etc.), ci sunt piese de schimb auto demontabile, care prezintă pe deplin caracteristicile de produs detașabil, pentru care funcția mărcii este aceea de a indica pentru ce tip de automobil sunt destinate aceste piese de schimb, legiuitorul român și comunitar a prevăzut ca pentru aceste situații, pe care le-a calificat ca fiind speciale, să limiteze efectele mărcii  și să prevadă că titularul nu poate cere terților interzicerea folosirii mărcii.

Prevederile legale menționate ilustrează cât se poate de clar că în cazul produselor și accesoriilor demontabile/detașabile, cum sunt și piesele de schimb auto, funcția mărcii este aceea de a indica că piesele respective sunt destinate unei anumite mărci de autovehicule.

Aplicarea mărcii „Ford” pe piesele de schimb auto ce fac obiectul cauzei a fost realizată de către fabricant în scopul de a indica că acestea sunt destinate numai pentru autovehiculele Ford, astfel încât pe traseul comercial de la producător până la consumator să se poată cunoaște destinația acestor piese, atât de către comercianți cât și de către consumatori, în scopul de a se evita confuzia cu alte produse similare ale altor mărci, care ar fi de natură să prejudicieze deținătorii de autovehicule Ford, cât și siguranța circulației, legiuitorii național și comunitar reglementând dreptul terților de utilizare a mărcii „în special când produsul este accesoriu sau piesă detașată".

Lipsa mărcii de pe o piesă de schimb auto ar face imposibilă distribuția acestor produse către consumatorii deținători de autovehicule marca Ford, întrucât nu există niciun semn distinctiv care să indice că o anumită piesă de schimb este cea potrivită pentru a fi montată pe un anumit autovehicul.

Indiferent că piesele de schimb auto sunt de origine sau sunt fabricate de alți producători, funcția principală a mărcii în cazul produselor cu caracteristici detașabile/demontabile/înlocuibile este aceea de a indica destinația acestor produse, care prevalează funcției privind originea produsului, întrucât în industria auto marea majoritate a pieselor ce compun un automobil sunt fabricate de alți producători decât cel ce construiește automobilul care și este titularul mărcii.

Originea unei piese auto este dată de numele producătorului său (Ex. Valeo care fabrică alternatoare auto pentru constructorii de autovehicule), iar marca are funcția de a indica pentru ce

autovehicul a fost fabricată.

Instanța de apel a considerat, în mod nelegal, că hotărârea din data de 16 iulie 1998 pronunțată în cazul

C-355/1996 - Silhouette v. Hartlauer

de Curtea Europeană de Justiție, prin răspunsul la a doua întrebare, nu poate fi invocată întrucât reclamanta și-a dat acordul ca produsele să fie puse pe piață în Turcia, în afara Spațiului European, reținând că pentru Uniunea Europeană nu s-a produs epuizarea dreptului conferit de marcă, titularul mărcii putându-și exercita drepturile exclusive, valorificându-le în sfera reglementată de art. 9 din Regulament (pe care reclamanta nu l-a invocat ca temei legal în acțiunea sa).

De asemenea, prin hotărârile pronunțate în cauza

Windsurfing Chiemsee

și cauza

Adam Opel

s-a statuat că un terț poate să invoce limitarea efectelor mărcii, prevăzută la art. 6 din Directivă și să se prevaleze în acest context de cerința disponibilității care stă la baza acestei dispoziții, dacă indicația utilizată de acesta privește una dintre caracteristicile produsului comercializat de terțul respectiv.

Conform art.1, dispozițiile acestei legi se aplică „mărfurilor care sunt susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, care:

a) intră sau ies de pe teritoriul României, inclusiv în/din zone libere sau antrepozite libere (.......)".

Or, cererea reclamantei are ca obiect piese de schimb originale purtând marca autentică „Ford”, intrate pe teritoriul României prin importul pe care l-a efectuat la data de 22 iunie 2011 de la furnizorul extern din Turcia, care au fost reținute în vamă (ulterior fiind eliberate) tocmai urmare a cererii de intervenție formulată de aceasta, în temeiul prevederilor cap. II din Legea nr. 344/2005.

Legea nr. 344/2005 și Regulamentul 1383/2003 sunt acte normative care reglementează asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, în categoria cărora este inclus și dreptul asupra mărcilor, a cărui protecție a fost solicitată de chiar reclamantă atât la autoritatea vamală cât și la instanța de judecată, prevederile acestora fiind aplicabile pe deplin în prezenta cauză, având ca materie juridică „proprietate intelectuală".

Instanța de fond a aplicat în mod corect dispozițiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 344/2005, constatând că aceste prevederi coroborate cu cele de la art. 1 din același act normativ sunt aplicabile în materia drepturilor de proprietate intelectuală ce face obiectul cauzei, iar pe baza acestor dispoziții a stabilit că importurile de produse originale, cum sunt și piesele de schimb importate de la furnizorul din Turcia, sunt legale și permise.

Analizând decizia de apel în raport de criticile formulate, ce se circumscriu motivelor prevăzute de art. 304 pct. 5 și 9 C.proc.civ., Înalta Curte constată caracterul nefondat al recursului, în considerarea argumentelor ce succed:

1.

Dispozițiile  art. 292 alin.(1) C.proc.civ., care prevăd că „părțile nu se vor putea folosi înaintea instanței de apel de alte motive, mijloace de apărare și dovezi decât de cele invocate la prima instanță sau arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare" nu au fost încălcate în speță, pentru a fi atrasă incidența art. 304 pct.5 C.proc.civ.

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/94  din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, indicat ca fiind invocat în acțiune, este fostul regulament comunitar în materie, ale cărui dispoziții se regăsesc în cel actual avut în vedere la soluționarea cauzei, în vigoare la data săvârșirii faptei reclamată – dispozițiile vizate fiind aceleași.

Normele acestui regulament sunt similare cu cele din Directiva comunitară în vigoare, avută în vedere de prima instanță în justificarea legalității activității desfășurată de către intimata pârâtă.

Așa cum a reținut instanța de apel, analiza cererii, astfel cum a fost justificată de reclamantă, nu putea fi făcută decât cu reținerea cadrului    juridic comunitar aferent, atât timp cât s-a solicitat protecția drepturilor conferite de marca comunitară.

2.

S-a subliniat în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene că prin limitarea efectelor drepturilor pe care titularul unei mărci le are în temeiul art. 5 din Directivă, art. 6 alin. (1) din aceeași Directivă urmărește concilierea intereselor fundamentale ale protecției drepturilor conferite de marcă cu cele ale liberei circulații a mărfurilor, precum și ale liberei prestări a serviciilor în cadrul pieței comune (Hotărârea din 23 februarie 1999,

BMW, C-63/97

, pct. 62, Hotărârea din 17 martie 2005,

Gillette Company și Gillette Group Finland, C-228/03

, pct. 29, Hotărârea  10 aprilie 2008

Adidas și Adidas Benelux, C-102/07

, pct. 45, Hotărârea din 8 iulie 2010,

Portakabin Ltd, Portakabin BV, Primakabin BV, C-558/08

, pct. 57) – jurisprudență ce înlătură integral critica a doua de recurs, din perspectiva dispozițiilor art. 304 pct. 9 C.proc.civ..

3.

Litigiul de față este generat de modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor privind epuizarea și limitările drepturilor titularului de marcă.

Potrivit art. 13 alin. (1) din Regulamentul CE nr.107/2009, similar art. 7 alin. (1) din Directiva 2008/95/CE – transpuse în art. 38 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, dreptul conferit de marca comunitară nu permite titularului să interzică folosirea acesteia pentru produse care au fost introduse pe piață în Comunitate sub această marcă de către titularul mărcii sau cu acordul său.

Cum în mod corect s-a reținut, nu se pune problema în speță  a epuizării dreptului la marcă  atât timp cât produsele nu au fost introduse pe piața comunitară  de către reclamanta-intimată sau cu acordul său, ci dintr-un stat din afara Uniunii Europene, pe teritoriul căruia opera acordul titularului – interpretare a normei susținută de jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, reținută de instanța de apel și la care se va face referire în cele ce urmează.

Art. 12 din Regulament, similar art. 6 din Directivă  - transpus în art. 39 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, limitează efectele mărcilor comunitare, în sensul că

„

Dreptul conferit de o marcă comunitară nu permite titularului său să interzică terților utilizarea în comerț:

(a) a numelui sau adresei sale;

(b) a indicațiilor privind tipul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică, perioada producerii produsului sau prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora;

(c) a mărcii, atunci când se impune indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special când este accesoriu sau piesă detașată, atât timp cât această utilizare se face conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial

.”

Recurenta-pârâtă a susținut recursul pe sublinierea lit. c) a acestei norme - apărările sale fiind bazate pe caracteristica pieselor de schimb de a fi detașabile/demontabile, ceea ce face ca marca aplicată pe acestea să aibă funcția de indicare, informare a publicului asupra destinației – ce  a și fost avută în vedere de instanța de apel în soluționarea cauzei – normă ce conține elemente de analiză distincte de cele avute în vedere la lit. b, la care se face referire prin coroborare cu lit. c) – sub aspectul caracteristicilor pieselor de schimb, cu referire și la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene relevantă.

Ipoteza vizată prin norma invocată de către recurenta-pârâtă se referă la o modalitate diferită de utilizare a mărcii decât cea dedusă judecății în dosarul de față, respectiv folosirea de către terț a mărcii în legătură cu activitatea de comerț pe care o desfășoară, respectiv cu privire la propriile produse și servicii, cum în mod corect s-a reținut de către instanța de apel.

Această interpretare a normelor comunitare este susținută de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în care  s-a subliniat că

„(….) 64. Situațiile care intră în domeniul de aplicare al art. 6 alin. (1) lit. (c) menționat trebuie totuși limitate la cele care corespund obiectivului acestei dispoziții. Or,  așa cum au arătat în mod întemeiat Portakabin și Comisia, obiectivul art. 6 alin. (1) lit. (c) din Directiva 89/104 este de a permite furnizorilor de produse sau de servicii care sunt complementare unor produse sau servicii oferite de titularul unei mărci să utilizeze această marcă pentru a informa publicul cu privire la legătura utilitară care există între produsele sau serviciile acestora și cele ale titularului mărcii (….)” - Hotărârea

Portakabin Ltd, Portakabin BV, Primakabin BV

, citată anterior, cu referire la Hotărârea

Gillette Company și Gillette Group Finland

, pct. 33 și 34 (s.n).

În cauza

Gillette Company și Gillette Group Finland

, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut că

„ 1. (….) Utilizarea mărcii de către o parte terță care nu este titularul acesteia este necesară pentru a indica destinația produsului comercializat de această terță parte în măsura în care utilizarea constituie în practică singurul mijloc de informare a publicului cu informații inteligibile și complete privind această destinație, cu scopul de a menține un sistem de concurență nedenaturat pe piața acestui produs (….)

BMW

, paragrafele 54 și 58-63). Această informație este necesară pentru menținerea sistemului de concurență denaturată pe piața acestui produs sau a acestui serviciu.

În cauza

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV împotriva Ronald Karel Deenik

, citată anterior, s-a reținut că „ (….) 61. În cele din urmă, condiția privind utilizarea mărcii în conformitate cu practicile oneste în domeniul industrial și comercial trebuie privită constituind, în substanță,  expresia unei obligații de loialitate  față de interesele legitime ale titularului mărcii, similară cu cea a revânzătorului care utilizează marca altcuiva pentru anunțarea revânzării produselor purtând această marcă. (….)

pentru informarea publicului despre revânzarea bunurilor purtând această marcă.(….)”. (s.n)

Inclusiv din perspectiva limitării prevăzută de art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament – ce presupune alte elemente decât cele valorificate în prezentul litigiu, pentru ca un terț să o poată invoca, trebuie ca indicația utilizată de acesta să privească  una dintre caracteristicile produsului comercializat sau a serviciului furnizat de terțul respectiv (Hotărârea din 4 mai 1999,

Windsurfing Chiemsee, Cauzele reunite C-108/97 și C- 109/97

, pct. 28, Hotărârea din 25 ianuarie 2007,

Adam Opel, C-48/05

, pct. 42-44, Hotărârea  10 aprilie 2008

Adidas și Adidas Benelux

, citată anterior, pct. 47).

În ceea ce privește sfera de aplicare a normelor comunitare reținute a fi incidente, confirmate prin prezenta decizie,  relevantă este Ordonanța Curții din data de 28 octombrie 2010,

C-449/09, Canon Kabushiki Kaisha împotriva IPN Bulgaria OOD

, pronunțată conform articolului 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură – care permite această modalitate de soluționare a unei sesizări atunci când răspunsul la o întrebare formulată cu titlu preliminar poate fi în mod clar dedus din jurisprudență.

Întrebată fiind de instanța de trimitere dacă art. 5 din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci se poate opune primei introduceri pe piață în SEE, fără consimțământul său, a unor produse originale care poartă această marcă, respectiv cartușe de cerneală care poartă marca „Canon” (semn înregistrat ca marcă comunitară și, în numeroase state membre, inclusiv în țara unde s-a făcut confiscarea, ca marcă națională), Curtea a constatat că din mai multe hotărâri ale sale reiese un răspuns afirmativ, astfel:

„(….) 22.  Curtea a considerat, la punctul 26 din Hotărârea din 16 iulie 1998,

Silhouette International Schmied

(C-355/96, Rec., p. I-4799), că Directiva 89/104 nu poate fi interpretată în sensul că ar lăsa statelor membre posibilitatea de a prevedea în legislația lor națională epuizarea drepturilor conferite de marcă pentru produse introduse pe piață în state terțe.

Silhouette International Schmied

, citată anterior, efectul Directivei 89/104 este de a limita epuizarea dreptului conferit titularului mărcii numai la cazurile în care produsele au fost introduse pe piață în SEE și de a permite astfel acestui titular să controleze prima introducere pe piață în SEE a produselor care poartă marca sa (Hotărârea din 20 noiembrie 2001,

Zino Davidoff și Levi Strauss, C-414/99-C-416/99

, Rec., p. I-8691, pct. 33, Hotărârea din 8 aprilie 2003,

Van Doren + Q, C-244/00

, Rec., p. I-3051, pct. 26, precum și Hotărârea din 30 noiembrie 2004,

Peak Holding, C-16/03

, Rec., p. I-11313, pct. 36).

Peak Holding

, citată anterior, pct. 34). (….)

În considerarea celor mai sus arătate, Înalta Curte  constată că utilizarea mărcii, astfel cum a fost dedusă judecății în cazul în speță, nu intră sub protecția normei de care se prevalează recurenta-pârâtă, ci se află printre interdicțiile care pot fi solicitate de către titularul mărcii, în virtutea drepturilor exclusive conferite de aceasta, potrivit art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulamentul CE nr. 207/2009, art. 5 alin. (3) lit. c) din Directiva 2008/95/CE cu corespondent în art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv „importul sau exportul de produse sub acest semn” de către terți.

Reclamanta-intimată a  invocat și faptul că importul produselor în spațiul comunitar nu a fost autorizat de către titularul de marcă, susținere de natură a intra sub protecția textelor legale mai sus subliniate chiar dacă acestea nu au fost indicate expres ca temei în susținerea cererii, pretențiile reclamantei nefiind susținute exclusiv  pe dispozițiile comunitare referitoare la epuizarea dreptului la marcă.

3.

Făcând aplicarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 344/2005, ce exclude aplicarea acestei legi în anumite situații particulare, prima instanță a apreciat că importurile paralele de produse originale sunt legale și permise.

Cum în mod corect a reținut instanța de apel, raționamentul primei instanțe nu poate conduce la înlăturarea caracterului ilicit al operațiunii dedusă judecății în dosarul de față atât timp cât există norme interne și comunitare în contextul cărora aceasta poate fi reclamată.

Constatând, pentru argumentele mai sus arătate, că nu sunt fondate criticile de recurs formulate, în cauză făcându-se o corectă aplicare și interpretare a normelor privind cadrul procedural în căile de atac și a dispozițiilor legale incidente (incluzându-se în acestea și normelor comunitare alături de jurisprudența relevantă) din perspectiva motivelor de recurs prevăzute de art. 304 pct. 5 și 9 C.proc.civ., Înalta Curte, făcând aplicarea și a dispozițiilor art. 312 alin.(1) C.proc.civ., a dispus în consecință.