ÎCCJ, decizie (scj.ro #137620)

Invocarea încălcării dreptului exclusiv asupra mărcii. Produse originale purtând marca comunitară introduse de către un terț pe teritoriul vamal al Uniunii Europene provenind dintr-un stat terț în vederea expedierii într-un alt stat situat în afara Spațiului Economic European. Condițiile necesare constatării unei atingeri aduse titularului mărcii. Verificarea intenției terțului de a comercializa mărfurile pe piața comunitară

Cuprins pe materii

: Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic

: marcă comunitară

destinație vamală

piața comunitară

Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară

Legea nr. 84/1998, art. 36

Titularul unei mărci înregistrate are dreptul exclusiv de a interzice utilizarea în comerț de către un terț și a unui semn identic mărcii pentru produse identice cu cele pentru care marca a fost înregistrată, chiar dacă este vorba despre produse originale, deci fabricate cu consimțământul titularului mărcii.

Însă, pentru a se putea constata încălcarea dreptului titularului mărcii de a se opune primei introduceri pe piață a produselor purtând marca protejată, în cazul în care un terț a introdus pe teritoriul vamal al Uniunii Europene mărfuri pe care marca protejată în Uniunea Europeană a fost aplicată pe produse cu consimțământul titularului și care au fost expediate dintr-un stat terț, urmând să ajungă în alt stat terț, este necesar a se cerceta, prin prisma celor statuate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă mărfurile sunt destinate punerii în vânzare în Spațiul Economic European, deci dacă prin introducerea pe teritoriul vamal, terțul a urmărit introducerea lor, în tot sau în parte, chiar pe piața comunitară.

Astfel, Curtea de la Luxemburg a reținut în mod constant că protecția conferită mărcii înregistrate este legată de comercializarea produselor în Uniunea Europeană, astfel încât încălcarea dreptului implică în mod necesar acte de comercializare a produselor purtând marca (cauzele C–115/02 Rioglass și C-405/03 Class International). Este întrunită această situație chiar atunci când nu a avut loc o comercializare, dar mărfurile au fost puse în circulație în Uniunea Europeană cu această destinație, de exemplu, dacă au fost importate în Uniunea Europeană fără consimțământul titularului mărcii și depozitate

în așteptarea punerii lor în consum în Uniune (cauza C-379/14 Bacardi International).

Or, încălcarea dreptului este exclusă dacă terțul nu a comercializat produse purtând marca pe teritoriul Spațiului Economic European sau, cel puțin, nu a efectuat acte din care rezultă intenția unei asemenea comercializări.

Secția I civilă, decizia nr. 327  din 17 februarie 2017

Prin cererea înregistrată la data de 19.11.2010, pe rolul Tribunalului București, reclamanta A. S.A. a chemat în judecată pe pârât B. LTD, solicitând să se constate că drepturile de proprietate industrială asupra mărcilor Davidoff aparținând reclamantei nu au fost epuizate în ceea ce privește produsele reținute de către autoritățile vamale și care fac obiectul notificării nr. 30537/2357MC din 18.10/2010; să se dispună interzicerea comercializării, importului, exportului sau acordarea oricărei destinații vamale pentru respectivele produse în conformitate cu art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea 84/1998; să se dispună distrugerea produselor reținute de către autoritățile vamale și care fac obiectul notificării nr. 30537/2357MC din 18.10/2010 în conformitate cu dispozițiile art. 11 din O.U.G. nr. 100/2005, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată cauzate de acest litigiu.

În drept, s-au invocat prevederile art. 13 din Regulamentul nr. 207/2009, art. 36 și art. 38 din Legea nr. 84/1998, art. 11 din O.U.G. nr. 100/2005.

Reclamanta a formulat cerere completatoare a cererii de chemare în judecată prin care a solicitat introducerea în cauză în calitate de pârâtă a companiei C. Ltd, arătând că această companie este cea care a exportat produsele purtând marca „Davidoff” reținute în Portul Constanța, ce erau destinate pârâtei B. Ltd, cu sediul în Tiraspol, Republica Moldova. În această calitate, C. Ltd răspunde alături de compania destinatară a produselor pentru încălcarea drepturilor de proprietate industrială aparținând reclamantei, prin introducerea acestor produse în Uniunea Europeană.

Prin sentința civilă nr. 1124 din 09.06.2011 Tribunalul București, Secția a V-a civilă, a respins acțiunea, ca nefiind de competența instanțelor judecătorești române.

Prin decizia nr. 68/A din 25.04.2012, Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, a admis apelul declarat de reclamantă împotriva sentinței menționate, pe care a anulat-o și a trimis cauza spre rejudecare aceleiași instanțe.

Prin decizia nr. 322 din 29.01.2013, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția I civilă, a respins ca nefondat recursul declarat de pârâte.

Prin sentința nr. 730 din 05.06.2014, Tribunalul București, Secția a V-a civilă a admis acțiunea, a constatat existența dreptului de a interzice terților folosirea mărcilor, a dispus interzicerea comercializării, importului, exportului sau oricărei destinații vamale pentru produsele reținute și care fac obiectul notificării 30537/2357MC din 18.10.2010; a dispus distrugerea produselor pe cheltuiala pârâtelor, cu cheltuieli de judecată.

Din probele administrate, instanța a reținut următoarele:

Potrivit datelor cuprinse în Registrul OHIM, reclamanta este titulara mărcilor comunitare enumerate în înscrisul cuprinzând lista „comunicată” de site-ul Registrului.

La data de 14.10.2010, Biroul vamal Constanta Sud a reținut un transport de țigarete din tutun purtând mărcile Davidoff Classic, Davidoff Lights, Davidoff Slims Classic, Davidoff Slims Lights. Țigaretele se află in 424 de colete, potrivit mențiunii din procesul-verbal de control din 14.10.2010.

Autoritatea Vamală a notificat în acest sens pe mandatarul în România al reclamantei despre aplicarea dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 344/2005, care a răspuns notificării formulând acțiunea de față.

Acțiunea privește pe pârâta B. - destinatarul produselor și pe C. Ltd – compania care a expediat mărfurile din Miami, Florida, în calitate de încărcător al mărfurilor. Mărfurile sunt produse în Germania, sub licența de către cocontractantul reclamantei (toate părțile fiind de acord asupra acestui fapt). Transferul produselor în Statele Unite ale Americii de la producătorul german nu este probat, nefiind stabilit cine a cumpărat inițial țigaretele în litigiu de la producătorul german.

Potrivit relațiilor comunicate în 8.02.2011 de către agentul în România al transportatorului francez, Tribunalul a reținut că destinația finală a mărfurilor era Ilychevsk, Ucraina. Containerul conținând mărfurile în litigiu a sosit în portul Constanța pe nava H., urmând a fi încărcat în prima navă ce avea ca destinație portul de descărcare Ilychevsk; având în vedere că transportatorul francez nu are linie directă între cele două porturi – de încărcare și descărcare – containerul a fost descărcat în portul de tranzit Constanța doar pentru transbordare – încărcarea pe o altă navă.

Mărfurile nu intră sub incidența art. 38 din Legea nr.84/1998, întrucât nu s-a făcut dovada că produsele au fost puse în comerț în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European de către titular sau cu consimțământul său.

Acordul titularului la punerea în circulație trebuie dovedit în sensul intenției acestuia privind destinația produselor – un stat din Uniunea Europeană sau din Spațiul Economic European.

Mărfurile au fost vândute de producătorul german cu acordul titularului mărcii, dar nu către Uniunea Europeană sau SEE, ci către Statele Unite ale Americii. Punerea în comerț s-a făcut la momentul vânzării de către producătorul german, moment la care trebuie verificată intenția privind circulația mărfurilor în Uniunea Europeană.

Acordul titularului mărcii nu se verifică la momentul producerii mărfurilor, ci la momentul vânzării. Producătorul german nu este primul dobânditor al mărfurilor purtând marca înregistrată, ci este persoana care a produs mărfurile cu acordul titularului mărcii și care le poate pune în vânzare; de la momentul punerii în vânzare – cu consimțământul titularului mărcii – se verifica epuizarea dreptului asupra mărcii.

Spre deosebire de legislația Uniunii Europene, în legislația română, pe lângă faptele pe care titularul mărcii le poate interzice terților în baza Regulamentului 207/2009, este prevăzută și „acordarea oricărei alte destinații vamale”- art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea 84/1998.

În acest sens, produsele s-au aflat în cursul unei transbordări – iar nu tranzit -, operațiune la care se referă art. 184 alin. (2) din Codul Vamal, în Titlul VI al codului - „alte destinații vamale”. Tranzitul, în sens vamal, este, potrivit art. 113 din Codul vamal, transportul mărfurilor de la un birou vamal la alt birou vamal pe teritoriul României, ceea ce nu este cazul în prezentul litigiu.

Tribunalul a reținut că destinațiile vamale sunt prevăzute de art. 4 pct. 19 din Codul vamal, iar transbordarea este o operațiune definită ca fiind „o altă destinație vamală”, pe lângă cele prevăzute de art. 4 pct. 19.

În aplicarea dispozițiilor art. 36 din Legea nr.84/1998, cu referire la art. 1 alin. (2) din aceeași lege, Tribunalul a constatat că acțiunea este întemeiată, fiind vorba despre interzicerea unui terț care a acordat o destinație vamală unor produse purtând semnul înregistrat, fără acordul titularului mărcii.

Potrivit art. 11 din OUG nr. 100/2005, a dispus și distrugerea produselor pe cheltuiala pârâtelor.

Prin decizia nr. 322/A din 4.05.2016, Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă a respins ca nefondat apelul declarat de către pârâtele B. Ltd și C. Ltd, pentru următoarele considerente:

În ceea ce privește primul capăt al cererii de chemare în judecată, având ca obiect constatarea existenței dreptului reclamantei de a interzice terților folosirea mărcilor sale, apelantele-pârâte au contestat ambele considerente pentru care tribunalul a admis cererea, respectiv: sarcina dovedirii acordului titularului pentru punerea în circulație a produselor în Uniunea Europeană revine pârâtelor, iar acestea nu au dovedit că produsele au fost puse în comerț în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European de către titular sau cu consimțământul acestuia.

Instanța de apel a înlăturat critica referitoare la sarcina probării neepuizării dreptului la marcă de către reclamantă, pe temeiul dispozițiilor art. 1169 din vechiul Cod civil.

În conformitate cu art. 15 (fostul art. 13) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, astfel cum a modificat prin Regulamentul nr. 2015/2424 și art. 38 din Legea nr. 84/1998, excepția epuizării dreptului la marcă constituie un mijloc de apărare pentru acel pârât împotriva căruia titularul mărcii a introdus o acțiune în contrafacere, prin care tinde la respingerea acțiunii în contrafacere pe motiv că dreptul titularului de a cere interzicerea folosirii mărcii este stins.

În consecință, ca titular al acestui mijloc de apărare pus la dispoziția pârâtului din acțiunea în contrafacere de dispozițiile menționate, pârâtul este cel care are sarcina probei că toate condițiile acestei epuizări sunt întrunite.

De altfel, în jurisprudența sa, CJUE a decis în sensul că această regulă a probei este conformă legislației comunitare și, în special, articolelor 5 și 7 din Prima Directivă a Consiliului 89/104/CEE de apropriere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci.

Prima Directivă de apropriere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci a fost abrogată prin Directiva 2008/95/CE, care la rândul ei a fost abrogată de Directiva nr. 2015/2436, articolul 15 din acest din urmă act comunitar având aceeași redactare ca ex-articolul 7 din Prima Directivă, astfel încât jurisprudența creată în interpretarea articolului 7 din Prima Directivă este aplicabilă mutatis mutandis.

Astfel, în Hotărârea din data de 8 aprilie 2003 în cauza C-244/00, V

an Doren + Q.GmbH – Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH, Michael Orth

, Curtea de la Luxemburg a decis în sensul că „o regulă a probei conform căreia epuizarea unui drept la marcă constituie un mijloc de apărare pentru un terț împotriva căruia titularul mărcii a instituit o acțiune în justiție, astfel încât condițiile acestei epuizări trebuie dovedite, în principiu, de către terțul care le invocă, este conformă legislației comunitare și, în special, articolelor 5 și 7 din Prima Directivă”.

Potrivit aceleiași Hotărâri „în cazul în care un terț reușește să stabilească că există un risc real de împărțire a piețelor naționale dacă lui îi revine sarcina probei, în special dacă titularul mărcii își comercializează produsele în SEE folosind un sistem de distribuție exclusivă, atunci titularul mărcii are sarcina de a stabili că produsele au fost introduse pe piață inițial în afara SEE, de către acesta sau cu consimțământul lui. Dacă această probă este produsă, atunci terțul are sarcina de a dovedi consimțământul titularului mărcii pentru comercializarea ulterioară a produselor în SEE”.

Cea de-a doua ipoteză a Hotărârii

Van Doren

nu este aplicabilă în cauza de față, deoarece situația de fapt este diferită de cea din prezenta speță. Astfel în Hotărârea

Van Doren

, s-a reținut că, în fiecare țară din Spațiul Economic European exista câte un distribuitor exclusiv și importator general al articolelor purtând marca, iar acest distribuitor era obligat prin contract să nu vândă produsele intermediarilor spre a fi revândute pe teritoriul său contractual. De aceea, Curtea a constatat că regula de mai sus referitoare la sarcina probei trebuie nuanțată, deoarece ar permite titularului mărcii să împartă piețele naționale și, astfel, să contribuie la menținerea unor diferențe de prețuri care pot exista între Statele Membre. Or, în prezenta cauză, nici nu s-a invocat și nici dovedit existența unui risc real de împărțire a piețelor, ci, dimpotrivă, probele administrate în prezenta cauză au demonstrat faptul că titularul mărcii nu își comercializează produsele în SEE și, cu atât mai mult, că nu folosește un sistem de distribuție exclusivă pentru a-și comercializa produsele în acest spațiu.

În ceea ce privește cel de-al doilea argument al tribunalului, apelantele-pârâte au susținut că epuizarea dreptului la marcă reiese din modalitatea de exploatare comercială a țigărilor purtând mărcile Davidoff folosită de către intimata-reclamantă, în sensul că producătorul autorizat din Germania nu vinde produsele direct către distribuitori regionali (internaționali sau naționali), ci le furnizează direct către compania D. Ltd, cu sediul în Bristol, Marea Britanie. Apelantele-pârâte au susținut că operațiunile specifice ce se derulează între producătorul german și beneficiarul britanic al produselor sunt echivalente unui contract de furnizare, astfel că se deduce de aici intenția titularului mărcii de a pune pe piața comunitară produsele purtând mărcile Davidoff.

Intimata-reclamantă nu a contestat nici faptul că producătorul țigărilor are sediul în Germania, nici existența unei licențe exclusive de exploatare a mărcii din partea reclamantei către compania engleză D. Ltd, însă a arătat că acest lanț de distribuție nu are nicio relevanță sub aspectul epuizării dreptului la marcă deoarece produsele sunt destinate a fi comercializate exclusiv pe piețele din afara Uniunii Europene.

Instanța de apel a constatat că, în mod corect, a arătat tribunalul că acordul titularului nu se verifică la momentul producerii bunurilor, deoarece nu se poate considera că producătorul este primul dobânditor al bunurilor. La fel, licențiatul D. Ltd. a dobândit dreptul de exploatare a produselor purtând marca, în limitele stabilite de titular, iar din înscrisurile administrate în cauză reiese că a vândut produsele purtând mărcile Davidoff exclusiv în afara teritoriului comunitar, respectiv în SUA, Mexic, Saint-Martin, Brazilia, Peru, Uruguay, Antilele Olandeze și Surinam.

Intenția titularului se analizează la momentul vânzării, în speța de față la momentul vânzării de către licențiatul D. Ltd. a produselor, către piața din afara SEE.

Conform jurisprudenței relevante sub aspectul epuizării dreptului la marcă, epuizarea dreptului exclusiv al titularului mărcii are loc atunci când comercializarea produselor este efectuată de un operator legat din punct de vedere economic de titularul mărcii, precum, de exemplu, un licențiat – Hotărârea din 22 iunie 1994,

IHT Internationale Heiztechnik și Danzinger

, C-9/93, par. 34; Hotărârea din 3 aprilie 2009, C-59/08,

Copad SA împotriva Christian Dior couture SA, Vincent Gladel și Société industrielle lingerie

(SIL), par. 43.

Reiese din jurisprudența citată că introducerea pe piață de produse care poartă marca respectivă de către un licențiat trebuie considerată, în principiu, ca fiind efectuată cu consimțământul titularului mărcii, în sensul articolului art. 15 (fostul art. 13) din Regulamentul nr. 207/2009.

Or, așa cum s-a arătat în cele ce preced, probele administrate în cauză au dovedit faptul că licențiatul D. Ltd a vândut produsele purtând mărcile Davidoff exclusiv în afara teritoriului SEE.

Așa cum a precizat reprezentantul intimatei-reclamante în fața instanței – susținere necontestată de către apelante –, facturile și documentele vamale ce au fost depuse la dosarul de apel reprezintă documentele prin care au fost vândute produse ce au fost identificate ca aparținând aceluiași lot ca și produsele care au fost reținute în portul Constanța, către piețe externe spațiului comunitar.

În acest caz, devine aplicabilă acea jurisprudență prin care CJUE a stabilit că, atunci când instanța stabilește pe baza elementelor de probă ce-i sunt prezentate că titularul mărcii a autorizat comercializarea produselor purtând marca sa în afara zonei SEE, acest fapt nu produce niciun efect extinctiv în privința dreptului exclusiv al titularului (Hotărârea din 1 iulie 1999,

Sebago și Maison Dubois

, C 173/98, par. 21; Hotărârea

Van Doren + Q

, citată anterior, par. 26; Hotărârea

Peak Holding

, C-16/03, par. 36).

Este esențial ca titularul să poată controla prima introducere pe piață a acestor produse în cadrul SEE, independent de faptul că acestea au făcut eventual obiectul unei prime introduceri în comerț în afara acestei zone (Hotărârile

Sebago și Maison Dubois

, par. 20 și 21,

Zino Davidoff și Levi Strauss

, par. 33,

Van Doren + Q

, par. 26, precum și Hotărârea Curții din 15 octombrie 2009, C 324/08,

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV, Remo Zaandam BV împotriva Diesel SpA

, par. 31 și 32).

Pentru aceste considerente, instanța de apel a constatat că în mod corect a reținut tribunalul că nu sunt dovedite condițiile pentru epuizarea dreptului la marcă, probele administrate în cauză dovedind faptul că mărfurile în litigiu erau destinate a fi puse exclusiv pe piețele din afara Uniunii Europene.

În ceea ce privește cel de-al doilea capăt de cerere, privind interzicerea comercializării, importului, exportului sau oricărei destinații vamale pentru produsele reținute ce fac obiectul notificării nr. 30537/2357MC din 18.10.2010, acesta a fost admis de tribunal pe considerentul că fapta ilicită a pârâtelor constă în aceea de a acorda o destinație vamală unor produse purtând marca înregistrată, fără acordul titularului, și pe considerentul că „transbordarea”, ce se încadrează în noțiunea de „altă destinație vamală”, poate fi interzisă de titular în temeiul art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998, spre deosebire de legislația Uniunii Europene.

Apelantele-pârâte au susținut că operațiunea de „transbordare” nu poate fi încadrată în noțiunile de „destinații vamale” dintre cele definite la art. 4 pct. 19 din Codul vamal sau de „alte destinații vamale” reglementate de Titlul VI al Codului vamal.

Prin niciun argument din dezvoltarea motivelor de apel apelantele-pârâte nu au contestat argumentul esențial al primei instanțe de fond - conform căruia legislația română, prin art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998, acordă titularului mărcii și dreptul de a interzice unui terț „acordarea unei alte destinații vamale”, spre deosebire de legislația Uniunii Europene. Apelantele nu au contestat incidența în speța de față a dispozițiilor art. 36 alin. (3) lit. c), prin niciunul din argumentele dezvoltate în cadrul motivelor de apel.

În acest cadru procesual, necontestat, instanța de apel a analizat dacă faptele imputate apelantelor-pârâte se încadrează în noțiunea de „acordarea altei destinații vamale” în sensul art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

În primul rând, apelantele-pârâte arată sunt de acord cu argumentul judecătorului de fond în sensul că produsele reținute de autoritățile vamale române în Portul Constanța Sud nu au făcut obiectul unei operațiuni de import sau de tranzit vamal.

În schimb, apelantele-pârâte arată că este greșită interpretarea dată de tribunal dispozițiilor Codului vamal, deoarece, prin statuarea în sensul că transbordarea reprezintă o altă destinație vamală, tribunalul a adăugat la cazurile limitativ prevăzute de lege de acordare a unei destinații vamale. operațiunea de transbordare nu este prevăzută distinct în niciunul din Titlurile IV, V și VI ale Codului vamal comunitar, ci este prevăzută în mod distinct doar în Regulamentul de aplicare a Codului vamal, Partea a VI-a „Alte dispoziții”, ceea ce înseamnă că este o operațiune mai puțin importantă decât cele cinci cazuri de destinații vamale reglementate de Codul vamal.

Intimata-reclamantă consideră că produsele în discuție au fost introduse pe teritoriul vamal al Comunității prin tranzit extern, în varianta transbordării.

Potrivit art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998 titularul mărcii poate cere să fie interzise terților, în special, următoarele acte: punerea în liberă circulație, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum și acordarea oricărei alte destinații vamale, astfel cum acestea sunt definite în reglementările vamale, produselor sub acest semn.

Reglementările vamale la care se referă textul de lege indicat de apelantele-pârâte sunt cele de stabilire a Codului vamal comunitar, în speță, din punct de vedere temporal, fiind incidente dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 450/2008 (Codul vamal modernizat), publicat în JO L 145/1 din 4.06.2008, având în vedere faptul că Regulamentul nr. 952/2013 (publicat în JO L 269/1 din 10.10.2013) a intrat în vigoare la data de 30.10.2013 deci după data producerii faptelor din cauza de față.

Potrivit Considerentului (30) al Regulamentului nr. 450/2008: „Este oportun să se prevadă norme comune și simple pentru regimuri specifice (tranzit, depozitare, destinație specifică și perfecționare), completate de un mic ansamblu de norme aplicabile fiecărei categorii de regim specific, pentru a simplifica alegerea unui regim adecvat de către operatorul economic, pentru a evita erorile și a reduce numărul de recuperări sau de rambursări ulterioare acordării liberului de vamă”.

Potrivit art. 1, Codul Vamal Comunitar stabilește normele și procedurile generale aplicabile mărfurilor introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Comunității.

Potrivit art. 4 pct. 12, prin „regim vamal” se înțelege unul dintre regimurile următoare sub care pot fi plasate mărfurile în conformitate cu prezentul cod:

(a)        punerea în liberă circulație;

(b) regimuri speciale;

(c) export.

Din dispozițiile Titlurilor IV – VII reiese că mărfurile necomunitare ce au fost introduse pe teritoriul vamal al comunității pot fi plasate într-unul din regimurile vamale prevăzute la art. 4 pct. 12 din Regulamentul nr. 450/2008, respectiv – fie în regimul de punere în liberă circulație, fie într-unul din regimurile speciale reglementate la Titlul VII, fie în regimul de export.

De asemenea, mai reiese că transbordarea este doar o operațiune de manipulare a mărfurilor pe traseul specificat de autoritățile vamale, doar o procedură tehnică atunci când este necesar ca mărfurile să schimbe mijlocul de transport în vederea continuării călătoriei către destinația finală.

Mai rezultă din aceste dispoziții legale faptul că tuturor mărfurilor necomunitare li se acordă, în mod obligatoriu, o destinație vamală, și că regula este aceea a considerării acestor mărfuri ca fiind declarate pentru regimul de depozitare temporară, pentru situația în care deținătorul lor nu face o declarație contrară privind un regim vamal.

În cauză, mărfurile purtând mărcile Davidoff au făcut obiectul unei operațiuni de transbordare dintr-un mijloc de transport în altul în momentul în care acestea au fost descărcate în portul Constanța Sud, fiind depozitate temporar până la momentul la care ar fi fost reexportate spre portul de destinație din Ucraina.

Instanța de apel a constatat că este întemeiată apărarea reclamantei, conform căreia din aplicarea acestor texte legale la situația de fapt din speță reiese că mărfurile purtând mărcile comunitare Davidoff au intrat pe teritoriul vamal al Comunității, în portul vamal Constanța, unde a avut loc operațiunea de transbordare și unde li s-a atribuit o destinație vamală, inițial de depozitare temporară, urmată de regimul admiterii temporare; și că nu este întemeiată critica apelantelor-pârâte conform căreia tribunalul ar fi adăugat la lege.

Situația de fapt din cauză se încadrează în noțiunea de „acordarea oricărei alte destinații vamale” prevăzută de art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Întrucât probele administrate au dovedit faptul că apelantele-pârâte au introdus pe teritoriul Comunității mărfuri originale pe care producătorul a aplicat mărcile Davidoff, fără a avea consimțământul titularului mărcii, instanța de apel a constatat că titularul mărcii se poate opune la prima introducere pe piață a acestor mărfuri, în temeiul drepturilor sale exclusive.

În acest sens, în jurisprudența CJUE se subliniază faptul că „este esențial ca titularul unei mărci înregistrate într-unul sau în mai multe state membre să poată controla prima introducere în comerț a unor produse care poartă această marcă în cadrul SEE (Hotărârea

Zino Davidoff și Levi Strauss

, C 414/99-C 416/99, par. 33, Hotărârea

Makro Zelfbedieningsgroothandel și alții

, C 324/08, par. 32, Hotărârea

L’Oréal și alții

, C 324/09, par. 60).

Or, pentru ca acest lucru să fie posibil, este necesar a se recunoaște dreptul exclusiv al titularului mărcii de a interzice pârâtelor să introducă pe piața comunitară produse originale, sau să le dețină în acest scop, fără consimțământul său.

În speță, mărfurile reținute de autoritățile vamale au fost introduse pe teritoriul vamal al Uniunii Europene fără consimțământul titularului mărcii și li s-a acordat o destinație vamală în sensul art. 36 alin. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998 - inițial de depozitare temporară, urmată de regimul admiterii temporare. Aceste acte ale apelantelor-pârâte pot fi calificate drept utilizare, în comerț, a unui semn identic mărcii pentru produse identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată, în sensul articolului 10 (fostul art. 9) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară și al art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

Este adevărat că, prin acordarea unei destinații vamale în conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998 și reglementările vamale, apelantele-pârâte nu au utilizat marca în operațiuni efectuate cu consumatori.

Cu toate acestea, jurisprudența Curții de la Luxemburg este în sensul că noțiunile de „utilizare” și „în comerț” nu se interpretează în sensul că vizează doar relațiile imediate dintre un comerciant și un consumator, în caz contrar articolul 10 (fostul art. 9) din Regulamentul nr. 207/2009, care reglementează drepturile conferite de marcă, ar fi lipsite de orice efect util.

În ceea ce privește, pe de o parte, noțiunea „utilizare”, CJUE a statuat în sensul că „există utilizare a unui semn identic cu marca, în sensul articolului 5 din Directiva 89/104, în cazul în care operatorul economic în cauză utilizează acest semn în cadrul propriei comunicări comerciale” (Hotărârea

Google Franța și Google

, C 236/08-C 238/08, par. 56 și Hotărârea din 16 iulie 2015, C 379/14,

TOP Logistics BV, Van Caem International BV împotriva Bacardi & Company Ltd, Bacardi International Ltd și Bacardi & Company Ltd, Bacardi International Ltd

, par. 42, 43).

Această situație se regăsește și în situația de față, în care apelantele-pârâte au introdus pe teritoriul Comunității, acordând o destinație vamală de depozitare temporară urmată de admitere temporară în vederea reexportării, a unor mărfuri care poartă o marcă pe care nu o dețin.

În ceea ce privește, pe de altă parte, expresia „în comerț”, CJUE a statuat în sensul că „utilizarea unui semn identic cu marca are loc în cadrul comerțului în măsura în care această utilizare are loc în contextul unei activități comerciale care vizează un avantaj economic, iar nu în domeniul privat” (Hotărârea

Arsenal Football Club

, C 206/01, par. 40, Hotărârea

Céline

, C 17/06, par. 17, Hotărârea

Google Franța și Google

, C 236/08-C 238/08, par. 50).

Și această situație se regăsește în cauză, întrucât apelantele au introdus pe piața comunitară țigările purtând mărcile Davidoff în contextul unor operațiuni comerciale care vizează un avantaj economic, activitate ce are ca efect împiedicarea titularului mărcii comunitare de a-și exercita dreptul de a controla prima introducere pe piață a unor produse care poartă această marcă în cadrul SEE, fapt care aduce atingere, prin natura sa, funcției esențiale a mărcii, care constă în identificarea întreprinderii de la care provin produsele și sub controlul căreia se organizează prima introducere pe piața SEE.

Împotriva deciziei menționate, au declarat recurs pârâții, criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 304 pct. 9 C.proc.civ. și susținând, în esență, următoarele:

Intimata-reclamantă a recunoscut că produsele reținute de către autoritățile vamale sunt produse originale, fabricate cu autorizarea titularului mărcii de către licențiatul acestuia, E. GmbH în Germania, totodată, că titularul mărcii (intimata-reclamantă) a consimțit într-o primă fază ca țigaretele să fie produse de către un producător din Germania (E. GmbH) pentru o terță persoană juridică (D. Ltd din Marea Britanie).

Producerea țigărilor în Germania și apoi livrarea/furnizarea acestora către un comerciant din Marea Britanie (altul decât titularul mărcii, în sensul prevăzut de art. 7 din Prima Directivă a Consiliului nr. 89/104/CEE4, al art. 13 din Regulamentul CE nr. 207/2009 sau al art. 38 din Legea nr. 84/1998) constituie o punere/plasare pe piața comunitară a produselor respective, astfel încât pârâtele au fost îndreptățite să invoce epuizarea dreptului la marcă a intimatei-reclamante anterior promovării cererii de chemare în judecată, ca apărare de fond.

În acest fel, pârâtele au contestat susținerile intimatei că produsele au fost puse pe piață întâia oară direct pe piața din Statele Unite ale Americii, intimatei-reclamante revenindu-i obligația dovedirii faptului pozitiv, anume că produsele au fost puse pentru prima oară pe piața din SUA.

Apreciind că apărarea de fond îmbracă forma unei excepții a epuizării dreptului la marcă, revenindu-i titularului acestui mijloc de apărare pus la dispoziția pârâtului din acțiunea în contrafacere sarcina probei că toate condițiile acestei epuizări sunt întrunite, instanța de apel a argumentat în mod greșit prin trimitere la Hotărârea Curții de la Luxemburg din 08.04.2003 din cauza C-244/00 (

Van Doren + Q. Gmbh + Lifestyle Sports + Michael Orth

).

Soluția din cauza

Van Doren

C-244/00 nu a interpretat norma comunitară (Prima Directivă nr. 89/104) în sensul că aceasta trebuie aplicată prin stabilirea obligației de probă în sarcina pârâtului. Curtea de Justiție a constatat doar că în sistemul legal german, care prevede și regula generală a obligației probei în sarcina reclamantului, există și o normă națională în materia proprietății intelectuale care prevede o acțiune judiciară având ca obiect chiar epuizarea dreptului la marcă, prin care se derogă de la regula generală și în care se arată în mod expres că în astfel de cauze îi revine pârâtului obligația de a proba că mărfurile au fost puse anterior pe piață de către titular (iar o astfel de prevedere nu contravine cu art. 5 și 7 din Prima Directivă).

Or, în Legea nr. 84/1998 nu există un text care să statueze în mod expres cărei părți îi revine obligația probei, drept pentru care instanța de apel era obligată să facă aplicarea art. 1169 din vechiul Cod civil.

Astfel, prin încheierea de ședință din data de 14.10.2015, instanța de apel a impus intimatei-reclamante să depună la dosar toate înscrisurile din care să rezulte „vânzarea țigărilor marca Davidoff de la titularul mărcii către piața din SUA".

Cu toate că intimata-reclamantă a depus înscrisuri (facturi comerciale) privind vânzarea către țări din America de Nord, America Centrală și America de Sud care nu priveau exact cele 424 de baxuri proprietatea recurentei-pârâte B. Ltd, totuși Curtea de Apel nu a sancționat intimata-reclamantă prin a constata că nu și-a îndeplinit obligația procesuală (cu consecința nedovedirii pretențiilor sale), ci a dat forță probatorie unor înscrisuri care nu aveau nicio relevanță în cauză.

Ulterior, la termenul din 04.11.2015, instanța de apel a încuviințat cererea intimatei-reclamante de amânare în vederea depunerii de înscrisuri referitoare la vânzarea țigărilor marca Davidoff de la titularul mărcii către piața din SUA („să lămurească situația de fapt referitoare la circulația mărfurilor pe teritoriul UE și în afara UE, cu privire la rețelele de distribuție a țigărilor, cu privire la destinația mărfurilor astfel cum a fost dată de către producătorul german și cine este deținătorul licenței de exploatare a mărcii, probe din care să reiasă dacă aceste țigări erau destinate să fie puse în circulație pe teritoriul UE sau în afara UE").

Față de măsura dispusă prin încheierea de ședință din data de 14.10.2015, intimata-reclamantă era obligată să depună înscrisurile prin care să se poată stabili traseul celor 424 de baxuri de țigări de la producătorul german E. GmbH până la beneficiarul D. Ltd din Marea Britanie, iar apoi până la distribuitorul american din SUA (Florida) de la care recurenta-pârâtă C. Ltd le-a achiziționat ulterior pentru a le revinde recurentei-pârâte B. Ltd.

Astfel de înscrisuri doveditoare ar fi putut fi: comanda de livrare/furnizare transmisă de către D. Ltd către E. GmbH (inclusiv facturile emise în baza acestora); documentele care să ateste livrarea/predarea țigaretelor de către fabricantul E. GmbH către beneficiar; comanda de livrare/contractul de vânzare-cumpărare dintre D. Ltd și distribuitorul autorizat din SUA (Florida), inclusiv facturile emise în baza acestora; documentele de transport de depozitare a țigaretelor pe traseul Germania - SUA; orice alte documente privind deplasarea țigaretelor între fabricantul german și distribuitorul american de natură să indice dacă produsele au fost plasate pe piață pentru prima oară în SUA.

Reprezentantul intimatei-reclamante a declarat în fața instanței că în urma verificărilor interne făcute în arhivele societăților implicate în lanțul tranzacțiilor pe ruta Germania - SUA a celor 424 de baxuri de țigarete s-a stabilit că nu pot fi regăsite/identificate documente justificative, depunând însă documente referitoare la alte țigarete care ar fi făcut parte din același lot de producție (și exclusiv pentru veriga dintre D. Ltd și diverși cumpărători din afara UE), lipsind însă cu desăvârșire și documente care să ateste modul în care D. Ltd a intrat, la rândul său, în posesia acestor produse.

Spre deosebire de prima instanță, care a considerat că cele 424 de baxuri de țigarete erau supuse unei operațiuni de transbordare, care constituie/reprezintă o formă de „acordare a altei destinații vamale”, instanța de apel și-a însușit criticile pârâtelor din apel și a reținut, în mod corect, că transbordarea nu este prevăzută/nu poate fi interpretată ca una din formele de alte destinații vamale definite de Codul vamal (prevăzute de Titlul VI din Codul vamal).

Cu toate acestea, instanța de apel a menținut soluția tribunalului, deoarece cele 424 baxuri de țigări s-au aflat într-una dintre situațiile de „altă destinație vamală”, sub forma depozitării temporare, urmate de regimul admiterii temporare.

Dezlegarea pricinii de către Curtea de Apel se datorează unei greșite interpretări și aplicări a dispozițiilor legale.

Pe de o parte, operațiunea de depozitare vamală nu constituie o operațiune de acordare de destinație vamală, ci este numai o etapă premergătoare acestei operațiuni.

Potrivit art. 73 din Codul vamal: „până când li se atribuie o destinație vamală, mărfurile prezentate în vamă au din momentul prezentării, statutul de mărfuri depozitate temporar”.

Art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998 face o enumerare limitativă a operațiunilor care pot fi interzise de către instanța de judecată la cererea titularului mărcii, dar toate fiind forme de destinație vamală (importul, exportul, punerea în liberă circulație, regim vamal suspensiv, acordare de alte destinații vamale).

Prin faptul că instanța de apel a echivalat operațiunea de depozitarea temporară cu regimul de destinație vamală a încălcat prevederile art. 73 din Codul vamal.

Pe de altă parte, cele 424 de baxuri de țigări nu s-au aflat și nici nu urmau vreodată să se afle în regim de „admitere temporară”.

În primul rând, admiterea temporară nu este o formă de „altă destinație vamală”, ci o formă de regim vamal suspensiv (prevăzută în Secțiunea a 6-a - Admiterea temporară, din Capitolul 2 - Regimuri suspensive, din Titlul V - Regimuri vamale, din Codul Vamal).

În al doilea rând, admiterea temporară a mărfurilor necomunitare este definită de art. 157 din Codul vamal ca fiind operațiunea care „permite utilizarea pe teritoriul vamal al României, cu exonerarea totală sau parțială de drepturi de import și fără a fi supuse măsurilor de politica comercială, a mărfurilor străine destinate reexportului, fără să fi suferit vreo modificare în afara deprecierii normale datorate utilizării lor”.

Așadar, ține de esența acestei forme de destinație/regim vamal faptul că mărfurile necomunitare vor fi utilizate pe teritoriul României/comunitar, urmând ca la finalul expirării perioadei să i se atribuie o nouă destinație vamală.

Mărfurile care de obicei intră pe teritoriul României cu un astfel de regim vamal sunt mărfuri care fac obiectul unor contracte de leasing financiar sau operațional, nefiind însă cazul celor 424 de baxuri de țigări reținute în Portul Constanța de către autoritățile vamale la solicitarea intimatei-reclamante (nefiind susceptibile de utilizare în urma căreia să sufere doar o depreciere și nefiind nici destinate consumatorilor din România).

Art. 4 pct. 19 din Codul vamal nu menționează, în afara celor 5 cazuri de la lit. a - e, că ar mai putea exista și „alte destinații vamale”. Așadar, nu există niciun temei legal pentru care referirea la „acordarea oricărei alte destinații vamale” prevăzute de art. 36 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 să fie interpretată de instanță în sensul că i s-ar conferi dreptul judecătorului de a mai adăuga la lege, adică de a extinde, la libera sa apreciere sau la cererea părților, noțiunea de „destinație vamală" și la alte operațiuni în afara celor enumerate expres și limitativ la art. 4 pct. 19 din Codul vamal.

La termenul de judecată din 11.11.2016, Înalta Curte a pus în discuție, din oficiu, incidența în speță a dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară și relevanța Hotărârii din 1 decembrie 2011 pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauzele conexate C – 446/09 și C – 495/09

Philips/Nokia

.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte constată următoarele:

Instanța de judecată a fost învestită în prezenta cauză cu cererea reclamantei având ca obiect constatarea existenței dreptului reclamantei de a interzice terților folosirea mărcilor sale Davidoff și obligarea pârâtelor la încetarea încălcării drepturilor reclamantei asupra mărcilor, în modalitățile prevăzute de art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998, precum și dispunerea distrugerii produselor reținute de autoritățile vamale, pe temeiul art. 11 din OUG nr. 100/2005.

Chestiunile esențiale dezlegate de către instanța de apel, în analiza criticilor din motivarea căii de atac, au vizat epuizarea dreptului la marcă și interpretarea sintagmei „acordarea oricărei altei destinații vamale” din cuprinsul art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Primele două motive de recurs conțin critici față de aprecierile din decizia recurată privind epuizarea dreptului la marcă, din perspectiva sarcinii probei, respectiv a forței probante a înscrisurilor depuse la dosar.

Astfel cum este reglementată în dreptul Uniunii Europene și în legea națională (art. 38 din Legea nr. 84/1998 a transpus în mod fidel directiva de armonizare a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci), epuizarea comunitară a mărcii nu permite ca titularul să interzică folosirea mărcii pentru produse sau servicii ce au fost puse în comerț în Uniunea Europeană și în Spațiul Economic European (SEE) sub această marcă, de către titularul mărcii sau cu consimțământul său.

Dreptul la marcă nu se epuizează dacă titularul a pus în comerț produse sub această marcă mai întâi în state terțe, ceea ce înseamnă, după cum a arătat în mod constant CJUE, că legiuitorul comunitar a permis titularului mărcii să controleze prima punere în comerț în SEE și UE a produselor purtând marca.

Prin motivele de recurs, s-a arătat că epuizarea dreptului la marcă a fost invocată în cauză drept o apărare de fond. O asemenea susținere denotă neinfirmarea de către recurentele – pârâte a aprecierii instanței de apel în sensul că excepția epuizării dreptului la marcă constituie un mijloc de apărare pentru pârâtul din acțiunea în contrafacerea mărcii.

În acest fel, se constată că nu s-a criticat nici aprecierea de principiu în sensul că pârâtului care formulează apărarea cu acest obiect îi revine sarcina probării întrunirii condițiilor epuizării dreptului la marcă, din moment ce aprecierea relevă tocmai art. 1169 din vechiul Cod civil, invocat prin motivele de recurs.

Din acest punct de vedere, sunt lipsite de finalitate criticile vizând lipsa de relevanță a hotărârii pronunțate la 8.04.2003 de CJUE în cauza C - 244/00

Van Doren

, la care s-a făcut referire prin decizia recurată, cât timp nu se contestă incidența regulilor generale în ceea ce privește sarcina probei.

Pe de altă parte, recurentele susțin în mod greșit că, în hotărârea menționată, Curtea de Justiție ar fi analizat compatibilitatea cu directiva a unei norme din legea germană a mărcilor care prevedea în mod expres, în ceea ce privește epuizarea dreptului la marcă, obligația pârâtului de a proba că mărfurile au fost puse anterior pe piață de către titular, și care avea, astfel, caracter derogator de la regula generală.

În cuprinsul hotărârii nu se menționează o asemenea normă expresă, făcându-se referire doar la aplicarea în materie a principiilor generale de probațiune, în sensul că îndeplinirea condițiilor epuizării dreptului la marcă trebuie probate, ca regulă, de către pârâtul care se apără invocând stingerea dreptului reclamantului (paragrafe 18 și 35). Curtea a constatat compatibilitatea cu directiva chiar a acestei reguli de probă, aplicație a regulii generale (care corespunde principiului

actori incumbit probatio

, transpus în art. 1169 din Codul civil român).

Se observă că, susținând aplicarea greșită a art. 1169 Cod civil, în sensul inversării sarcinii probei în situația din speță, recurentele au în vedere, în realitate, împrejurările de fapt reținute de către instanța de apel ca fiind relevante.

Astfel, instanța de apel a reținut că epuizarea dreptului la marcă presupune dovedirea de către pârâte atât a introducerii pe piața Uniunii Europene a produselor sub marca Davidoff, cât și a consimțământului titularului mărcii pentru această operațiune.

Recurentele pretind că în cauză au fost dovedite ambele condiții, deoarece producerea țigărilor Davidoff în Germania, cu consimțământul titularului mărcii și apoi livrarea/furnizarea acestora către un comerciant din Marea Britanie, constituie o punere/plasare pe piața comunitară a produselor.

Nu a susținut, însă, și faptul că însuși licențiatul britanic al titularului mărcii, D. Ltd, ar fi comercializat produsele în UE/SEE, înainte ca acestea să ajungă în Statele Unite ale Americii.

Din considerentele deciziei recurate, rezultă că instanța de apel a analizat aceste operațiuni din perspectiva condițiilor epuizării dreptului.

S-a apreciat că producerea bunurilor nu reprezintă o introducere a produselor pe piața comunitară, dar poate avea acest caracter comercializarea de către deținătorul unei licențe de exploatare a produselor, acordate de titularul mărcii, după cum rezultă din jurisprudența CJUE, menționată în decizia recurată. Instanța de apel a reținut, însă, că a fost dovedită comercializarea de către licențiat exclusiv pentru state din afara teritoriului Uniunii Europene și al SEE, deci nu a fost dovedită comercializarea anterioară pe acest teritoriu.

Recurentele au contestat doar cea din urmă apreciere, prin cel de-al doilea motiv de recurs, fără a formula critici concrete în ceea ce privește celelalte aprecieri, din care reiese că pârâtele nu au probat comercializarea în Uniunea Europeană sau SEE a produselor Davidoff reținute de către autoritățile vamale din România, de către titularul mărcii sau de către licențiatul acestuia.

În privința operațiunilor analizate de către instanța de apel, recurentele doar au reiterat susținerile din apel, fără vreo referire la considerentele deciziei, inclusiv la cele desprinse din jurisprudența CJUE, astfel încât nu au învestit instanța de recurs pe aspectul actelor comerciale ce constituie o introducere a produselor pe piața UE/SEE.

În absența unor critici, nu există niciun motiv pentru infirmarea constatării instanței de apel în sensul că nu a fost dovedită comercializarea produselor în discuție pe teritoriul UE/SEE, cu consimțământul titularului, în prealabil comercializării în Statele Unite ale Americii.

Pârâtelor le revenea obligația probării acestui aspect, din moment ce au afirmat epuizarea dreptului la marcă, ca urmare a introducerii pe piața UE/SEE a produselor purtând marca Davidoff, cu consimțământul titularului mărcii. De altfel, pentru reclamantă era vorba despre un fapt negativ (anume că nu au comercializat, direct sau prin intermediul licențiatului, produsele în discuție pe teritoriul UE/SEE), imposibil de probat.

Nu s-ar putea considera din perspectiva sarcinii probei, că obligația pârâtelor era posibil de îndeplinit, în contextul factual necontestat.

Astfel, independent de dovedirea de către titularul mărcii - reclamanta din cauză - a comercializării produselor, prin intermediul licențiatului, în Statele Unite ale Americii (aspect interesând cel de-al doilea motiv de recurs), este cert că produsele reținute în vama din România provin din Statele Unite ale Americii, unde au fost achiziționate de către pârâtă C. pentru a le revinde recurentei-pârâte B. Ltd.

Chiar prin motivele de recurs s-a arătat că pârâta C. Ltd le-a cumpărat de la un distribuitor autorizat din Florida al titularului mărcii. În aceste condiții, pârâta avea posibilitatea să procure de la acesta înscrisurile privind proveniența produselor, pentru a dovedi, eventual, că produsele au fost cumpărate din Uniunea Europeană de la alte persoane decât licențiatul D., implicit, că licențiatul nu le-a vândut direct în SUA, ci pe teritoriul UE/SEE. Or, pârâtele nu au înfățișat asemenea înscrisuri.

Față de considerentele expuse, urmează a se respinge ca nefondat primul motiv de recurs.

Trebuie precizat că aprecierea criticată nu este esențială în stabilirea în cauză a epuizării dreptului la marcă, deoarece acest aspect depindea, după cum s-a arătat în cadrul primului motiv de recurs, de dovedirea de către pârâte a comercializării produselor în discuție pe teritoriul UE/SEE, cu consimțământul titularului, în prealabil comercializării lor în SUA.

După cum s-a arătat în mod corect prin decizia recurată, în finalul