ÎCCJ, decizie (scj.ro #81829)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81829) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

1.

Existența

unui grad puternic de similaritate între un semn înregistrat ca marcă și

un semn folosit de o altă societate în activitatea comercială.

Interzicerea folosirii semnului.

Cuprins

pe materii :

Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale.

Marcă.

Index

alfabetic :

marcă

-

semn

-

similaritate

Legea nr. 84/1998, art. 5, art. 35, art. 38, art. 48

Între semnul ”Eurotravel” înregistrat ca marcă și

semnul ”Eurotravel  TGV” folosit de către o altă societate în

activitatea sa comercială, există un grad puternic de similaritate,

ambele vizând aceeași clasă de servicii.

Titularul

mărcii poate cere interzicerea folosirii semnului de către aceea

societate, care nu poate invoca în apărarea sa dispozițiile art. 38

alin. 1 lit b din Legea nr. 84/1998, deoarece semnul nu se încadrează în

aceste dispoziții legale, neenunțând nicio indicație dintre cele

impuse de textul legal.

Astfel,

acesta nu desemnează nici specia și nici destinația serviciilor

de turism , întrucât acestea nu vizează numai spațiul turistic

european, ci  și pe cel care excede acestuia. Semnul, atât privit în

întregul lui, cât și în particulele componente nu indică calitatea

serviciile de turism oferite publicului și nici valoarea, originea

geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada

prestării serviciului sub marcă, cât și orice alte

caracteristici ale acestora – așa cum prevede norma legală sus menționată.

ICCJ, Secția I-a Civilă, decizia civilă nr. 4243 din 20 mai 2011

Prin

decizia civilă nr.86a din 25 martie 2010 Curtea de Apel București,

Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea

intelectuală a admis apelul formulat de apelanta-reclamantă SC E. SRL

împotriva sentinței  civile  nr.912 din 16.06.2009

pronunțată de Tribunalul București, Secția a IV-a

Civilă. A schimbat în parte sentința apelată, în sensul că

a admis acțiunea în parte și a interzis pârâtei să

folosească în activitatea sa comercială marca „Eurotravel” ;

s-au menținut celelalte dispoziții ; a obligat apelanta

pârâtă SC A. SRL la plata cheltuielilor de judecată către

apelanta – reclamantă ; s-a respins cererea de aderare la apel

formulat de apelanta-pârâtă SC A. SRL împotriva aceleiași

sentințe, ca neîntemeiată.

Curtea

a reținut că prin cererea de chemare în judecată,

reclamanta SC E. SRL a chemat în judecata pe pârâta SC A. SRL, solicitând

să se dispună interzicerea pârâtei sa folosească în activitatea

comercială marca Eurotravel, obligarea pârâtei la plata sumei de 100.000

Ron reprezentând daune suferite de către societatea reclamantă

ca urmare a utilizării mărcii fără drept de către

pârâtă, daune ce reprezintă atât pierderea comercială a societății

până în prezent, cât și costurile de publicitate a mărcii,

obligarea pârâtei la plata sumei de 10.000/zi daune până în momentul

încetării activității efective de utilizare a mărcii

fără drept, obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În susținerea cererii s-au arătat următoarele:

Reclamanta

furnizează servicii de turism intern și internațional sub marca

Eurotravel, marcă înregistrată la OSIM cu decizia nr. 300474/1996 ,

cu certificat de înregistrare a mărcii R 22839.

Societatea

pârâtă se prezintă pe piața de servicii de turism din România cu

aceeași denumire, afișând la loc vizibil denumirea agențiilor

sale Eurotravel, semn similar celui înregistrat anterior de către

reclamantă.

În

nenumărate rânduri a notificat pe pârâtă să înceteze imediat

utilizarea mărcii Eurotravel fără consimțământul

său, iar în urma acțiunilor pârâtei a suferit un prejudiciu material

evaluat la suma de 100.000 Ron, reprezentând atât pierderea comercială a

societății, cât și costurile de publicitate ale mărcii.

Prin

sentința civilă nr. 912 din 16.06.2009 Tribunalul București, Secția

a IV-a civilă a respins ca nefondată acțiunea, pentru

următoarele motive :

Reclamanta

nu poate obține interzicerea utilizării denumirii Eurotravel TGV

întrucât aceasta reprezintă o indicație privitoare la specia,

calitatea și destinația serviciilor respective, ipoteză

reglementată de art. 38 lit. b din Legea nr. 84/1998, potrivit

căruia, „

Titularul

mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să

folosească în activitatea sa comercială:…

b) indicații

care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea

geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada

prestării serviciului sub marcă, precum și la orice alte

caracteristici ale acestora;”

Având în vedere că dreptul de marcă are ca obiect

recunoașterea unui drept prioritar primei persoane care a înregistrat un

semn distinctiv pentru a desemna un produs ori un serviciu, având o

anumită origine și nu de a conferi un monopol persoanei care a

înregistrat prima un semn sau un termen pentru a desemna un produs sau un serviciu

nou, marca reclamantei nu-i poate conferi acesteia exclusivitate asupra

termenului „eurotravel”, de vreme ce sub această expresie sunt publicate

activități similare desfășurate de alte companii atât

anterior înregistrării cât și ulterior acesteia, astfel încât

denumirea a devenit uzuală, pentru domeniul transporturilor și

turismului în spațiul european.

În

România sunt operaționale zeci de firme de turism care utilizează

denumirea Eurotravel, iar acest fapt este  normal și uzual, întrucât

cuvântul Euro, evocă amplitudinea, întinderea, afacerilor firmei de

turism, iar cuvântul travel,  este corespondent în limba engleză a

activității de turism (la o simplă accesare pe modulul Google,

au fost găsite un număr de 41.400 rezultate).

În

concluzie, marca Eurotravel are un caracter slab distinctiv, evocator,

protecția acestuia

fiind de asemenea

slabă în dreptul comunitar, exclusivitatea asupra acestei mărci fiind

de natură a paraliza libera concurență.

Asupra

apelului declarat de către reclamantă, instanța a reținut

următoarele:

Reclamanta este titulara mărcii figurative Eurotravel,

înregistrată pentru clasele de servicii 39 – transport intern și

internațional și 43 - servicii complementare turismului,

rezervări de hotel, de locuințe temporare, de pensiuni, agenții

specializate, având o durata a protecției de 10 ani, începând cu data de

24.06.2004.

Această înregistrare conferă titularului un drept

exclusiv asupra mărcii, conform dispozițiilor art.35 alin. 1

din Legea nr. 84/1998.

Aceasta posibilitate de a folosi marca în exclusivitate pentru produsele sau

serviciile pentru care s-a făcut înregistrarea reprezintă latura

pozitivă a dreptului protejat de lege, iar cât privește latura

negativă a acestui drept, aceasta este reglementată de art. 35 alin.

2 din lege, conferind titularului dreptul de a cere instanțelor

judecătorești competente să interzică terților să

folosească, în activitatea lor comercială, fără

consimțământul titularului un semn care, dată fiind identitatea

sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau

asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul

cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar

produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și

riscul de asociere a mărcii cu semnul.

Cât privește actele de încălcare a dreptului exclusiv

al titularului mărcii, acestea sunt enumerate nelimitativ în cuprinsul

dispozițiilor art. 36 alin. 3 din lege, incluzând aplicarea semnului pe

produse sau ambalaje, oferirea produselor sau comercializarea ori

deținerea  lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau

prestarea serviciilor ,,sub acest semn”.

Astfel cum rezultă din conținutul înscrisurilor

administrate în cauză,  pârâta se prezintă pe piața

românească cu servicii de turism sub denumirea „Eurotravel TGV”,

afișând totodată la loc vizibil denumirea agențiilor sale

„Eurotravel”.

Urmare încălcării drepturilor sale, reclamanta a

notificat-o pe pârâtă, solicitându-i să înceteze de îndată

folosirea mărcii sale  iar ulterior s-a încercat soluționarea pe

cale amiabila a acestei situații.

Intimata pârâtă a invocat în apărare prevederile art.

38 lit. b din lege, în cuprinsul cărora sunt reglementate limitările

privind dreptul exclusiv la marcă, respectiv ipoteza în care titularul

mărcii nu poate să interzică unui terț sa folosească

în activitatea sa comercială  indicații care se referă la

specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică,

perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării

serviciului sub marcă, precum și la orice alte caracteristici ale

acestora.

În cauză nu sunt incidente prevederile invocate în

apărare, în sensul că termenul „eurotravel„  nu desemnează

destinația, specia sau originea geografică a serviciilor de turism

oferite publicului de către reclamantă, acestea vizând servicii care

exced spațiului european.

Mai mult, chiar în ipoteza reținerii apărării

formulate de către pârâtă, în sensul că reclamanta este

titulara  unei mărci slabe, lipsite de distinctivitate, acest fapt nu

este de natură să înlăture protecția de care se bucură

marca valabil înregistrată.

Astfel, câta vreme pârâta nu a formulat cerere

reconvențională sau acțiune separată, prin care să

conteste legalitatea înregistrării semnului ca marcă, reclamanta se

bucură de prezumția validității mărcii sale, chiar

și în situația în care aceasta este o marcă slabă.

Pentru această ipoteză însă este necesar a se

dovedi existența unui grad mai  mare de similaritate între marcă

și semn  decât cel cerut în mod obișnuit, avându-se în vedere

nivelul scăzut al distinctivității mărcii care se pretinde

a fi încălcată.

Aceasta cerința este îndeplinită în cauză, având

în vedere gradul puternic de similaritate între marca reclamantei „Eurotravel„

și semnul folosit de către pârâtă „Eurotravel TGV”, precum

și faptul ca acestea vizează aceeași clasă de servicii.

De altfel, pârâta nu a contestat similaritatea semnelor,

apărându-se în sensul folosirii denumirii „Eurotravel” pentru desemnarea

unor agenții și nu ca marcă a serviciilor sale.

Și această susținere este nefondată, atâta

vreme cât semnul este folosit pentru a desemna aceeași categorie de

servicii, respectiv turism, existând riscul de confuzie în rândul

consumatorului mediu, incluzând și riscul de asociere  cu marca

reclamantei.

Cât privește apărarea

pârâtei în sensul că marca reclamantei este  compusă exclusiv

din semne  devenite uzuale în  practicile comerciale loiale și

constante, aceasta ar putea fi valorificată în cadrul unei acțiuni în

anularea mărcii deținute de către reclamantă, pentru neîndeplinirea

condițiilor obligatorii prevăzute de art. 5 din lege, și nu în

ipoteza unei acțiuni în contrafacere, în care nu se contestă

valabilitatea înregistrării semnului ca marcă.

Prin urmare, în cauza sunt îndeplinite condițiile

prevăzute în cuprinsul dispozițiilor art. 35 alin. 2 lit b din Legea

nr. 84/1998, Curtea apreciind ca fiind întemeiat capătul de cerere privind

interzicerea folosirii mărcii reclamantei.

S-a apreciat ca fiind nefondat capătul de cerere prin care

se solicită acordarea de daune materiale către reclamantă,

avându-se în vedere că prin probatoriile administrate reclamanta nu a

putut dovedi existența și cuantumul prejudiciului material suferit de

către aceasta.

Avându-se în vedere soluția de admitere a apelului declarat de reclamantă,

cu consecința admiterii acțiunii formulate, s-a respins ca

nefondată cererea de  aderare la apel, ce viza acordarea

cheltuielilor de judecată.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta SC A. SRL, criticând-o

pentru următoarele motive:

prevăzut de art. 304 pct. 5 C.proc.civ.

Formele

de procedură încălcate sunt enunțate de art.  67

alin.(1), art. 68 alin.(1), art. 147, art. 260, art. 268 alin.(1) și alin.(4),

art.256 alin.(1) C.proc.civ., iar din lucrările dosarului rezultă

următoarele neregularități procedurale în raport cu

dispozițiile legale menționate.

Prin

amânarea pronunțării cauzei pentru ca avocatul să depună

împuternicirea de reprezentare a intereselor apelantei-reclamante în fața

instanței de apel i s-a permis unui avocat să exercite dreptul de

chemare în judecata de apel și de reprezentare în judecata de apel, care

nu avea mandatul cerut de art. 67 alin.(1) și art. 68 alin.(1), precum

și  de legea avocaților. Deși amânarea judecății

nu putea fi făcută decât dacă instanța ar fi mai avut

nevoie de timp pentru a delibera, ea a fost amânată pentru ca avocatul

apelantului-reclamant să facă dovada împuternicirii sale de a

reprezenta interesele acestuia și pentru a da posibilitate

părților să depună concluzii scrise,  deși

niciuna dintre părți nu a cerut acest lucru.

În

ședința din 16.03.2009 instanța avea să constate că

unul dintre judecători se afla în  efectuarea unei fracțiuni din

concediul de odihnă, astfel că pronunțarea a fost amânată

încă o dată, pentru data de 23.03.2010, încheierea acestei

ședințe fiind dată de un singur judecător. Întrucât

pronunțarea fusese amânată știindu-se că unul dintre

judecători nu se va putea pronunța la 16.03.2010, constatându-se la

această dată imposibilitatea pronunțării în complet legal

constituit, singurul judecător valid ar fi trebuit să repună

cauza pe rol.

La data

de 23.03.2009 pronunțarea a fost amânată încă o dată pentru

data de 25.03.2010, pentru a da posibilitatea părților de a depune

concluzii scrise.

Astfel,

deliberarea nu a fost efectivă și judecătorii au exercitat în

mod abuziv prerogativele conferite de art. 129 alin. 2 și alin.5

C.proc.civ.

2.

Hotărârea atacată a fost dată cu aplicarea

greșită a dispozițiilor art. 38 lit. b din Legea nr. 84/1998

privind mărcile și indicațiile geografice, potrivit cărora

„titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț

să folosească în activitatea sa comercială  indicații

care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea

geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada

prestării serviciului sub marcă, precum și la orice alte

caracteristici ale acestora”.

Este de

notorietate că termenul „Eurotravel" enunță specia,

calitatea, destinația prestării serviciilor de turism

desfășurate de orice operator în domeniu, termen sub care sunt

exercitate public activități similare sau identice, de orice

altă societate de turism, atât anterior, cât și ulterior

înregistrării de către reclamant a mărcii cu această

denumire, care astfel, a devenit uzuală pentru domeniul transportului

și turismului în spațiul european.

Art. 38

lit. b din lege dispensează orice utilizator al unei mărci care

desemnează specia, calitatea, destinația prestării serviciului, de

a se preocupa de respectul pentru denumirea de marcă respectivă ori

de contestarea acesteia. Acesta  reprezintă tocmai mijlocul legal de

apărare contra acțiunii în protejarea unei mărci care are

caracteristicile de a evoca sau enunța specia, calitatea sau

destinația serviciului pentru care a fost înregistrată.

3.

Așa cum a reținut și prima instanță, marca

„Eurotravel” are un slab caracter distinctiv, evocator, protecția sa fiind

slabă, iar exclusivitatea asupra sa ar fi de natură a paraliza libera

concurență.

Este

lipsit de temei legal considerentul privind posibilitatea valorificării

apărărilor în cadrul unei acțiuni în anularea mărcii

deținute de către reclamantă, pentru neîndeplinirea

condițiilor obligatorii prevăzute de art. 5 din lege, și nu în

ipoteza unei acțiuni în contrafacere, în care nu se contestă

valabilitatea înregistrării semnului ca marcă. Dacă se

validează motivarea hotărârii atacate, în sensul valorificării

apărării căreia i-au servit dispozițiile art. 38 lit. b din

Legea nr. 84/1998 în cadrul unei acțiuni în anularea mărcii

deținute de către reclamantă, pentru neîndeplinirea

condițiilor obligatorii prevăzute de art. 5 din lege și nu în

ipoteza unei acțiuni în contrafacere, în care nu se contestă

valabilitatea înregistrării semnului ca marcă, se poate ajunge la

situații absurde, precum aceea de a da exclusivitate și prioritate

unor mărci care se limitează exclusiv la cuvinte precum „sport",

„fotbal club municipal", „jazz", „multimedia", și altele.

Analizând

decizia de apel în raport de criticile  formulate, Înalta Curte

constată că recursul este nefondat, nefiind atrasă

incidența în cauză a dispozițiilor art. 304 pct. 5 și art.9

C.proc.civ., în considerarea celor ce succed :

neobservarea formelor legale sau de un funcționar necompetent se vor

declara nule numai dacă prin aceasta s-a pricinuit părții o

vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea lor. În

cazul nulităților prevăzute anume de lege, vătămarea

se presupune până la dovada contrarie.

În concordanță cu textul procedural menționat, pârâtul recurent

nu a dovedit existența unei vătămări prin încălcarea

imputată a normelor de procedură și, mai mult, care să nu

poată fi înlăturată decât prin anularea deciziei, ceea ce face

să fie apreciat ca nefondat acest motiv de recurs.

2.

În combaterea acțiunii pârâtul recurent se apără invocând

dispozițiile art. 38 alin. 1 lit. b din Legea nr. 84/1998 privind

mărcile și indicațiile geografice, în sensul că titularul mărcii nu poate cere să se interzică

unui terț să folosească în activitatea sa comercialăindicații care se referă la specia, calitatea,

destinația, valoarea, originea geografică, perioada de

fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub

marcă, cât și la orice alte caracteristici ale acestora.

Semnul

înregistrat  ca marcă, folosit și de pârâtă în activitatea

comercială  nu se

încadrează în

aceste dispoziții legale, neenunțând nicio indicație dintre cele

impuse de norma legală.

Astfel,

acesta nu desemnează nici specia și nici destinația serviciilor

de turism, întrucât acestea nu vizează numai spațiul turistic

european, ci  și pe cel care excede acestuia, după cum în mod

corect a reținut instanța de apel.

Totodată,

semnul, atât privit în întregul lui, cât și în particulele componente nu

indică calitatea serviciile de turism oferite publicului și nici

valoarea, originea geografică, perioada de fabricație a produsului

sau perioada prestării serviciului sub marcă, cât și orice alte

caracteristici ale acestora – așa cum prevede norma legală de care se

prevalează pârâta recurentă.

3.Verificarea

respectării condițiilor legale pentru înregistrarea valabilă a

unui mărci, poate fi făcută în cadrul unei acțiuni/cereri

reconvenționale prin care să se solicite anularea înregistrării

unei mărci, așa cum prevede art. 48 alin. 1 lit.b din Legea nr.

84/1998 cu referire la art. 5

lit.b -

mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv și

lit.c - mărcile care sunt compuse exclusiv din semne

sau din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile

comerciale loiale și constante, în raport de apărările formulate

de către recurentă.

În condițiile în care înregistrarea semnului ca marcă

nu poate fi analizată în litigiul de față, dat fiind cadrul

procesual fixat, premisa de la care se pornește în judecata cauzei este

aceea că la momentul înregistrării semnului acesta îndeplinea toate

condițiile necesare pentru a fi înregistrat ca marcă. Câtă vreme

pârâta nu a formulat cerere reconvențională sau acțiune

separată, prin care să conteste legalitatea înregistrării

semnului ca marcă, reclamanta se bucură de prezumția

validității mărcii sale, chiar și în situația în care

aceasta ar fi o marcă  slabă.

Protecția de care se bucură, de principiu, o

marcă slabă a fost  analizată de instanța de apel,

care deși nu constată acest caracter al mărcii,

aprofundează cerințele de analizat într-o asemenea situație.

S-a  reținut astfel că  pentru

această ipoteză este necesar a se dovedi existența unui grad mai

mare de similaritate între marcă și semn  decât cel cerut în mod

obișnuit, iar această cerință este îndeplinită în

cauză, având în vedere gradului puternic de similaritate între marca

reclamantei „Eurotravel„ și semnul folosit de către pârâtă

„Eurotravel TGV”, precum și faptul ca acestea vizează aceeași

clasă de servicii -  similaritate a semnelor necontestată, de

altfel, de către pârâta recurentă.

Modul de soluționare a cauzei sub acest aspect nu a fost

contestat prin critica de recurs aferentă, ceea ce face să nu fie

primit nici acest motiv de recurs.

Constatând, prin urmare, că motivele de recurs sunt

nefondate, din perspectiva art. 304 pct. 5 și pct.9 C.proc.civ., Înalta

Curte făcând aplicarea și a art. 312 alin. 1 C.proc.civ., a dispus respingerea

recursului ca nefondat.