ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 7918/2011

Asupra cauzei de față, constată următoarele: Prin Sentința civilă nr. 50 din 20 ianuarie 2010, Tribunalul București, secția a V-a civilă, a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată SC V. SA, în contradictoriu cu pârâta SC W. SRL, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea sentinței, s-a reținut că reclamanta nu mai poate invoca la data introducerii acțiunii decât motivul de anulare prevăzut de art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv înregistrarea cu rea-credință a mărcii, solicitare care poate fi formulată oricând pe durata de protecție a mărcii, deoarece în ipotezele prevăzute de art. 48 lit. a), b), d) și e) din aceeași lege, potrivit alin. (3) al textului, cererea poate fi formulată în termenul de prescripție de 5 ani ce curge de la data înregistrării mărcii, adică de la 17 decembrie 2003, și se împlinise la data sesizării instanței, 25 august 2009. Analizând acest motiv de anulare, tribunalul a reținut că marca în litigiu este o marcă verbală cu element figurativ, înregistrată pentru clasele 39 și 43, iar în susținerea relei-credințe a pârâtei, reclamanta a invocat împrejurarea că pârâta s-a folosit de o denumire devenită notorie, înregistrând marca pentru a atrage clientela reclamantei și pentru a produce confuzie, înregistrând astfel fără drept o denumire ce este valabilă numai în Țara Românească (V.).

Sub acest aspect prima instanță a constatat, pe de o parte, ca lipsită de relevanță situarea geografică a sediului pârâtei, iar pe de altă parte, că potrivit Regulii 16 din H.G. nr. 833/1998 privind Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, era necesar ca reclamanta să probeze că denumirea sa este larg cunoscută pe teritoriul României, pentru segmentul de public căruia i se adresează serviciile la care se referă marca, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii a cărei anulare se solicită. Or, notorietatea fiind o situație de fapt ce trebuie raportată la situația concretă existentă la momentul amintit, tribunalul a constatat că aceasta nu a fost dovedită, susținerile reclamantei nefiind fondate.

În privința relei-credințe, instanța a constatat că reclamanta nu a dovedit că pârâta a acționat cu intenția fraudării legii în vreun fel sau în scopul de a profita de eventualele relații comerciale pe care le-ar fi avut reclamanta, pentru a înregistra o marcă similară sau identică, profitând de renumele sau de distinctivitatea anterioare ale acesteia, susținerile reclamantei neavând de altfel, legătură cu reaua-credință. În privința cererii întemeiate pe art. 50 alin. (2) din lege, prima instanță a reținut că și aceasta este neîntemeiată, deoarece dispozițiile citate nu sunt incidente în cauză, neexistând o marcă a pârâtei care să fi fost înregistrată posterior mărcii reclamantei, cum prevede textul.

Prin Decizia nr. 211A din 30 septembrie 2010, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantă împotriva sentinței menționate. Instanța de apel a înlăturat critica privind pretinsa omisiune a instanței de a soluționa cererea „subsidiară” întemeiată pe dispozițiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, având ca obiect solicitarea de a se constata că pârâta nu se poate opune folosirii de către reclamantă a denumirii de V. Pe de o parte, tribunalul a respins acțiunea reclamantei în tot, astfel încât măsura cuprinsă în dispozitivul sentinței apelate privește și capătul de cerere amintit. Pe de altă parte, tribunalul a analizat în considerentele hotărârii și temeinicia acestei solicitări, constatând că dispoziția legală invocată de reclamantă nu este incidentă în cauză.

Prin urmare, Curtea a constatat că această cerere a fost soluționată, contrar susținerilor apelantei-reclamante. S-a apreciat că este nefondată și susținerea privind temeinicia cererii subsidiare, deoarece din formularea art. 50 alin. (2) rezultă că, pentru aplicarea normei, trebuie să fie îndeplinită premisa existenței a două mărci aflate în conflict, iar titularul mărcii anterioare să fi tolerat cu știință folosirea neîntreruptă timp de 5 ani de către titularul mărcii posterioare a mărcii, caz în care nici titularul primei mărci nu poate solicita anularea celei de doua (cu excepția înregistrării cu rea-credință), dar nici titularul mărcii posterioare nu poate să se opună folosirii mărcii de către primul titular.

Or, în cauză numai pârâta intimată a înregistrat o marcă, în timp ce reclamanta intimată pretinde folosirea semnului un timp îndelungat și notorietatea acestuia.

Prin urmare, nu sunt îndeplinite cerințele legale pentru ca reclamanta apelantă să invoce aplicarea art. 50 alin. (2) din lege și imposibilitatea pârâtei intimate de a se opune folosirii semnului de către reclamantă, iar simpla împrejurare invocată de apelanta-reclamantă în cererea de apel a folosirii semnului V. de către apelanta-reclamantă în intervalul de timp invocat în acțiune (circa 30 de ani), neînsoțită de înregistrarea mărcii, nu poate atrage protecția oferită de art. 50 alin. (2). În privința pretinsei rele-credințe a intimatei-pârâte, susținută în apelul reclamantei, Curtea a constatat că argumentul acesteia în sensul intenției frauduloase a intimatei pârâte de a profita de clientela apelantei putea fi luat în discuție în prezența unei mărci înregistrate a acesteia din urmă (ceea ce nu e cazul în speță), ori în prezența unei mărci notorii.

Numai în aceste condiții se putea naște o prezumție judecătorească în sensul că, de vreme ce marca era înregistrată în România sau, chiar neînregistrată fiind, pârâta cunoștea existența și folosirea semnului de către reclamantă, intenția sa a fost aceea de a o prejudicia pe reclamantă prin atragerea clientelei acesteia. Or, notorietatea, invocată de reclamantă, a fost înlăturată motivat de prima instanță, fără a se aduce sentinței apelate vreo critică sub acest aspect. Mai mult, Curtea și-a însușit argumentele primei instanțe în sensul că notorietatea nu a fost dovedită în cauză, mijloacele de probă administrate neîndeplinind exigențele probatorii ale art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998 și Regulii 16 din Regulamentul aprobat prin H.G.

nr. 833/1998, expuse și de tribunal. Reținută fiind astfel lipsa notorietății, susținerile apelantei sub aspectul relei-credințe în forma arătată mai sus sunt simple speculații, neprobate, fiind de principiu că buna-credință este prezumată, iar contrariul urmează a fi dovedit de cel ce invocă reaua-credință. În privința atitudinii subiective a pârâtei, apelanta-reclamantă a mai susținut că aceasta rezultă și din intenția intimatei-pârâte de a induce în eroare clienții cu privire la originea geografică a produselor și serviciilor ce poartă marca V. Curtea a apreciat că reclamanta apelantă nu poate invoca în apărare această chestiune, deoarece, invocând numai cauza de anulare a mărcii constând în reaua-credință și neavând deschisă calea acțiunii întemeiate pe art. 48 lit. a) cu trimitere la condiția cuprinsă în art. 5 alin. (1) lit. d) din lege, ceea ce s-a prescris pe cale de acțiune s-a prescris și pe cale de excepție, în sensul de apărare.

De asemenea, fiind reglementate ca motive de nulitate distincte, reaua-credință și eroarea cu privire la originea geografică a serviciilor nu sunt echivalente prin ele însele. Pe de altă parte, nu există o prezumție legală și nici una judecătorească nu poate fi trasă în speță în sensul că, de vreme ce serviciile oferite de pârâtă sub marca V. sunt localizate în Timișoara, în regiunea istorică Banat și nu în zona istorică Valahia astfel cum o definește reclamanta, aceasta implică existența intenției titularului mărcii de a-și induce în eroare clienții.

În privința aspectelor dezbătute în divergență, ce priveau întinderea limitelor devoluțiunii, respectiv dacă motivele de apel priveau și soluția dată excepției de prescripție (invocată prin întâmpinare și examinată de tribunal în cuprinsul considerentelor sentinței apelate), Curtea a constatat că aceasta nu mai impune discuții suplimentare, deoarece cu ocazia dezbaterilor, prin afirmația că a invocat reaua-credință pentru a evita prescripția, apelanta-reclamantă a subliniat practic împrejurarea că singurul motiv de anulare pe care l-a invocat a fost cel prevăzut de art. 48 lit. c) din lege, asumându-și soluția de prescriere a cererii de anulare pentru celelalte motive reglementate de art. 48 din Legea nr. 84/1998.

De altfel, această chestiune ar fi trebuit lămurită de prima instanță pe parcursul judecății, în cererea de chemare în judecată fiind invocat numai cu titlu generic art. 48 din lege, fără indicarea expresă a cazului de nulitate valorificat, însă omisiunea instanței nu afectează legalitatea hotărârii în condițiile în care chestiunea prescripției astfel cum a fost dezlegată de prima instanță nu a făcut obiectul criticii în apel, după cum a arătat apelanta-reclamantă. Împotriva deciziei menționate, a declarat recurs reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 304 pct. 8 și 9 C. proc. civ.

și susținând, în esență, următoarele: În mod greșit, s-a apreciat că reclamanta nu a dovedit notorietatea denumirii V., în condițiile în care folosește această denumire de circa 30 ani pentru servicii hoteliere, Hotelul „V.” este menționat încă din 1981 într-un ordin al Ministerului Turismului ca unitate hotelieră, iar semnul se regăsește în denumirea comercială a societății reclamante, înființată în anul 1991 prin reorganizarea fostului Oficiu Județean de Turism Dâmbovița și înregistrată în Registrul Comerțului. Reclamanta a susținut că, în tot acest timp, a desfășurat activități comerciale folosind această marcă, încheind contracte comerciale atât la nivel național, cât și internațional. Înregistrarea de către pârâtă a mărcii V. s-a făcut cu rea-credință, cu intenția de a profita de pe urma notorietății denumirii folosite de reclamantă, denumire legată strict de activitatea societății reclamante, folosită timp de 30 de ani.

Intenția de însușire, prin concurență neloială, a clientelei reclamantei este dovedită de faptul că, după împlinirea termenului de prescripție de 5 ani, pârâta a somat reclamanta să nu mai folosească această denumire în activitatea sa comercială, inclusiv prin internet, și chiar să-și schimbe denumirea societății comerciale.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte constată că recursul este fondat, pentru următoarele considerente: Din dezvoltarea motivelor de recurs, rezultă faptul că recurenta critică, în primul rând, criteriile de analiză a atitudinii subiective a pârâtei la momentul cererii de înregistrare a mărcii V., în aplicarea dispozițiilor art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, susținând că nu s-a ținut cont de împrejurarea că reclamanta folosește de 30 de ani un semn identic mărcii, pentru servicii hoteliere, activitate în care denumirea a dobândit notorietate, iar pârâta a depus cererea de înregistrare a mărcii cu intenția de a-și însuși, prin concurență neloială, clientela reclamantei.

În contextul criticilor referitoare la ignorarea, de către instanța de apel, a unor criterii esențiale de evaluare a bunei-credințe, ce relevă cazul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., se reține că instanța de apel a apreciat că intenția frauduloasă de a profita de clientela reclamantei putea fi luat în discuție doar în prezența unei mărci înregistrate sau a unei mărci notorii a acesteia din urmă, niciuna dintre ipoteze nefiind întrunită în speță, în condițiile în care reclamanta nu este titular al unei mărci înregistrate, iar, pe de altă parte, prima instanță a constatat în cauză că nu s-a probat notorietatea, fără ca reclamanta să formuleze critici în apel pe acest aspect.

Un asemenea raționament juridic este de natură să restrângă sfera persoanelor interesate în a pretinde anularea înregistrării unei mărci pentru motivul prevăzut de art. 48 lit. c) din lege la titularul unei mărci protejate în România, din moment ce s-a considerat că, în absența acestei protecții, este exclusă o prezumție judecătorească de cunoaștere a semnului anterior și de intenție frauduloasă a titularului mărcii posterioare în raport cu acel semn.

Or, o asemenea limitare este nejustificată, cât timp și titularul unui semn distinctiv, precum numele comercial invocat în cauză, este potențial lezat prin înregistrarea, pentru servicii identice (servicii hoteliere), a unei mărci identice posterioare, tinzând la conservarea unui drept de proprietate industrială recunoscut ca drept prin art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale și art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, chiar dacă acest semn nu este înregistrat ca marcă ce produce efecte în România. Mai mult, interesul în formularea cererii în anulare este justificat și prin folosirea efectivă a acestui semn la data depozitului mărcii înregistrate de pârâtă, astfel cum susține reclamanta din cauză.

Împrejurarea dacă pârâta a cunoscut sau putea cunoaște despre existența și folosirea semnului distinctiv reprezintă, într-adevăr, o cerință esențială în evaluarea atitudinii subiective, ce trebuie dovedită de către reclamantă, însă nu poate fi analizată doar pe o prezumție simplă desprinsă din absența unui drept la marcă în patrimoniul reclamantei. De asemenea, se reține că ambele instanțe de fond au constatat că notorietatea semnului folosit de către reclamantă nu a fost dovedită, însă evaluarea s-a raportat la exigențele probatorii ale art. 3 lit. c) din lege și ale Regulii 16 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 833/1998.

Or, reclamanta nu a invocat în acest sens renumele dobândit de semnul folosit, ci în contextul posibilității pârâtei de cunoaștere a preexistenței semnului și a intenției la momentul cererii de înregistrare, dată fiind folosirea îndelungată a acestuia și modul concret de utilizare, fără a se vorbi despre notorietate în termenii în care Legea nr. 84/1998 recunoaște protecția unei mărci neînregistrate. Constatările anterioare sunt confirmate de aprecierile Curții de Justiție a Uniunii Europene, reflectate în decizia pronunțată la data de 11 iunie 2009, în cauza C - 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH).

Instanța europeană a stabilit criteriile de apreciere a atitudinii subiective a titularului mărcii, precum și mijloacele de dovedire a intenției frauduloase, rezultând din decizie că durata utilizării de către titularul unui semn distinctiv, chiar neînregistrat ca marcă, este relevantă pentru cerința cunoașterii de către titularul mărcii a unei asemenea utilizări. Astfel, cu cât este mai îndelungată această utilizare, cu atât este mai probabil ca solicitantul mărcii să fi avut cunoștință de ea la momentul depunerii cererii de înregistrare. În evaluarea intenției, dacă este sau nu de natură frauduloasă, este importantă cercetarea actelor de comercializare a produselor cărora marca le-a fost destinată, ulterior înregistrării (în primul rând, evident, dacă a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată), pentru a se determina dacă și în ce măsură marca și-a îndeplinit funcțiile esențiale specifice.

Totodată, decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene face referire la o a treia cerință necesară pentru ca reaua-credință să subziste, distinct de condiția cunoașterii existenței semnului terțului și de cea a intenției frauduloase, anume cerința gradului de protecție juridică de care se bucură însuși semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată. Date fiind aceste aprecieri ale instanței europene, ar trebui verificate în cauză atât utilizarea mărcii ulterior înregistrării, cât și legătura pe care pârâta o avea, la momentul cererii de înregistrare a mărcii, cu sfera serviciilor hoteliere. Într-un asemenea context, s-ar putea considera că pârâta nu ar fi putut ignora existența unui comerciant al cărui obiect principal de activitate se pretinde că este tocmai un asemenea serviciu, de o perioadă îndelungată de timp.

Este relevant, de asemenea, dacă pârâta folosea ea însăși semnul V. la data de referință, modul de folosire și, eventual, gradul de protecție juridică al acestui semn. Față de considerentele expuse, se constată că instanța de apel nu a stabilit cu certitudine situația de fapt din speță pe aspectul bunei - sau a relei-credințe, cât timp a considerat în mod greșit că reclamanta nu este titulara unui drept subiectiv susceptibil de a fi încălcat prin înregistrarea mărcii pârâtei, fără a evalua în concret atitudinea subiectivă a pârâtei la data depunerii cererii de înregistrare, pe baza criteriilor de apreciere și a mijloacelor de dovedire a intenției frauduloase menționate prin prezentele considerente.

Drept urmare, chiar dacă este întrunit cazul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., este prioritară soluția preconizată de art. 314 C. proc. civ., pe temeiul căruia Înalta Curte va admite recursul și va dispune casarea deciziei, cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță. Se reține, în al doilea rând, că prin motivele de recurs se face referire la împrejurarea că, deși reclamanta folosea în mod legitim semnul V. la momentul cererii de înregistrare a mărcii pârâtei, a fost somată de către pârâtă să înceteze utilizarea acestui semn, inclusiv prin schimbarea denumirii societății comerciale. Aceste susțineri vizează modul de soluționare de către prima instanță - confirmat în apel - a celui de-al doilea petit din cererea introductivă, formulat în termenii unei cereri în constatarea împrejurării că pârâta nu se poate opune folosirii semnului V. de către reclamantă.

În contextul acestor susțineri, se reține că instanța de apel a menținut soluția de respingere a acestei cereri, cu referire strictă la neîndeplinirea ipotezei de aplicare a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, privind coexistența a două mărci. După cum s-a arătat deja, reclamanta s-a prevalat în cauză de numele comercial V., parte integrantă a denumirii societății comerciale înregistrate, chiar dacă a invocat explicit prevederi legale relative la mărci. În exercitarea rolului activ, instanța de judecată are obligația de a determina finalitatea cererii de chemare în judecată și de a stabili temeiul juridic incident în raport de motivele de fapt invocate, procedând la calificarea juridică a pretențiilor, independent de dispozițiile legale indicate de către reclamant în cererea introductivă.

Din această perspectivă, se constată că reclamanta din cauză pretinde obligarea pârâtei de a respecta numele său comercial preexistent, iar această pretenție se întemeiază pe prevederile art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora titularul unei mărci protejate prin lege nu poate cere să se interzică unui terț să-și folosească numele sau denumirea în activitatea sa comercială. Instanța de apel nu a analizat cel de-al doilea petit din cererea introductivă prin prisma normei menționate, constatându-se că, procedând în acest fel, nu a cercetat, în fapt, motivele de apel vizând dreptul reclamantei la utilizarea semnului distinctiv pretins.

Pentru aceste considerente, cu ocazia rejudecării, instanța de apel va avea în vedere susținerile reclamantei pe acest aspect, ținând cont și de jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene, în special de hotărârea pronunțată în cauza „Céline” (C - 17/06), în interpretarea art. 6 alin. (1) lit. a) din Prima Directivă, ce coincide în conținut cu art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998. În consecință, Înalta Curte va admite recursul și va dispune casarea deciziei, cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E Admite recursul declarat de reclamanta SC V. SA împotriva Deciziei nr. 211A din 30 septembrie 2010 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală. Casează decizia recurată și trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe de apel. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 4 noiembrie 2011.