ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 7918/2011

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 7918/2011 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2011)

Asupra cauzei de

față, constată următoarele:

Prin Sentința civilă nr. 50 din 20 ianuarie

2010, Tribunalul București, secția a V-a civilă, a respins ca neîntemeiată

acțiunea formulată SC V. SA, în contradictoriu cu pârâta SC W. SRL, cu

cheltuieli de judecată.

În motivarea

sentinței, s-a reținut că reclamanta nu mai poate invoca la data introducerii

acțiunii decât motivul de anulare prevăzut de art. 48 lit. c) din Legea nr.

84/1998, respectiv înregistrarea cu rea-credință a mărcii, solicitare care

poate fi formulată oricând pe durata de protecție a mărcii, deoarece în

ipotezele prevăzute de art. 48 lit. a), b), d) și e) din aceeași lege, potrivit

alin. (3) al textului, cererea poate fi formulată în termenul de prescripție de

5 ani ce curge de la data înregistrării mărcii, adică de la 17 decembrie 2003,

și se împlinise la data sesizării instanței, 25 august 2009.

Analizând acest motiv

de anulare, tribunalul a reținut că marca în litigiu este o marcă verbală cu

element figurativ, înregistrată pentru clasele 39 și 43, iar în susținerea

relei-credințe a pârâtei, reclamanta a invocat împrejurarea că pârâta s-a folosit

de o denumire devenită notorie, înregistrând marca pentru a atrage clientela

reclamantei și pentru a produce confuzie, înregistrând astfel fără drept o

denumire ce este valabilă numai în Țara Românească (V.).

Sub acest aspect

prima instanță a constatat, pe de o parte, ca lipsită de relevanță situarea

geografică a sediului pârâtei, iar pe de altă parte, că potrivit Regulii 16 din

H.G. nr. 833/1998 privind Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, era

necesar ca reclamanta să probeze că denumirea sa este larg cunoscută pe

teritoriul României, pentru segmentul de public căruia i se adresează

serviciile la care se referă marca, la data depunerii cererii de înregistrare a

mărcii a cărei anulare se solicită.

Or, notorietatea

fiind o situație de fapt ce trebuie raportată la situația concretă existentă la

momentul amintit, tribunalul a constatat că aceasta nu a fost dovedită,

susținerile reclamantei nefiind fondate.

În privința

relei-credințe, instanța a constatat că reclamanta nu a dovedit că pârâta a

acționat cu intenția fraudării legii în vreun fel sau în scopul de a profita de

eventualele relații comerciale pe care le-ar fi avut reclamanta, pentru a

înregistra o marcă similară sau identică, profitând de renumele sau de

distinctivitatea anterioare ale acesteia, susținerile reclamantei neavând de

altfel, legătură cu reaua-credință.

În privința cererii

întemeiate pe art. 50 alin. (2) din lege, prima instanță a reținut că și

aceasta este neîntemeiată, deoarece dispozițiile citate nu sunt incidente în

cauză, neexistând o marcă a pârâtei care să fi fost înregistrată posterior

mărcii reclamantei, cum prevede textul.

Prin Decizia nr. 211A

din 30 septembrie 2010, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și

pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul

declarat de reclamantă împotriva sentinței menționate.

Instanța de apel a

înlăturat critica privind pretinsa omisiune a instanței de a soluționa cererea

„subsidiară” întemeiată pe dispozițiile art. 50 alin. (2) din Legea nr.

84/1998, având ca obiect solicitarea de a se constata că pârâta nu se poate

opune folosirii de către reclamantă a denumirii de V.

Pe de o parte,

tribunalul a respins acțiunea reclamantei în tot, astfel încât măsura cuprinsă

în dispozitivul sentinței apelate privește și capătul de cerere amintit. Pe de

altă parte, tribunalul a analizat în considerentele hotărârii și temeinicia

acestei solicitări, constatând că dispoziția legală invocată de reclamantă nu

este incidentă în cauză.

Prin urmare, Curtea a

constatat că această cerere a fost soluționată, contrar susținerilor

apelantei-reclamante.

S-a apreciat că este

nefondată și susținerea privind temeinicia cererii subsidiare, deoarece din

formularea art. 50 alin. (2) rezultă că, pentru aplicarea normei, trebuie să

fie îndeplinită premisa existenței a două mărci aflate în conflict, iar

titularul mărcii anterioare să fi tolerat cu știință folosirea neîntreruptă

timp de 5 ani de către titularul mărcii posterioare a mărcii, caz în care nici

titularul primei mărci nu poate solicita anularea celei de doua (cu excepția

înregistrării cu rea-credință), dar nici titularul mărcii posterioare nu poate

să se opună folosirii mărcii de către primul titular.

Or, în cauză numai

pârâta intimată a înregistrat o marcă, în timp ce reclamanta intimată pretinde

folosirea semnului un timp îndelungat și notorietatea acestuia.

Prin urmare, nu sunt

îndeplinite cerințele legale pentru ca reclamanta apelantă să invoce aplicarea

art. 50 alin. (2) din lege și imposibilitatea pârâtei intimate de a se opune folosirii

semnului de către reclamantă, iar simpla împrejurare invocată de

apelanta-reclamantă în cererea de apel a folosirii semnului V. de către

apelanta-reclamantă în intervalul de timp invocat în acțiune (circa 30 de ani),

neînsoțită de înregistrarea mărcii, nu poate atrage protecția oferită de art.

50 alin. (2).

În privința pretinsei

rele-credințe a intimatei-pârâte, susținută în apelul reclamantei, Curtea a

constatat că argumentul acesteia în sensul intenției frauduloase a intimatei

pârâte de a profita de clientela apelantei putea fi luat în discuție în

prezența unei mărci înregistrate a acesteia din urmă (ceea ce nu e cazul în

speță), ori în prezența unei mărci notorii.

Numai în aceste

condiții se putea naște o prezumție judecătorească în sensul că, de vreme ce

marca era înregistrată în România sau, chiar neînregistrată fiind, pârâta

cunoștea existența și folosirea semnului de către reclamantă, intenția sa a

fost aceea de a o prejudicia pe reclamantă prin atragerea clientelei acesteia.

Or, notorietatea,

invocată de reclamantă, a fost înlăturată motivat de prima instanță, fără a se

aduce sentinței apelate vreo critică sub acest aspect.

Mai mult, Curtea și-a

însușit argumentele primei instanțe în sensul că notorietatea nu a fost

dovedită în cauză, mijloacele de probă administrate neîndeplinind exigențele

probatorii ale art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998 și Regulii 16 din

Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 833/1998, expuse și de tribunal.

Reținută fiind astfel

lipsa notorietății, susținerile apelantei sub aspectul relei-credințe în forma

arătată mai sus sunt simple speculații, neprobate, fiind de principiu că

buna-credință este prezumată, iar contrariul urmează a fi dovedit de cel ce

invocă reaua-credință.

În privința

atitudinii subiective a pârâtei, apelanta-reclamantă a mai susținut că aceasta

rezultă și din intenția intimatei-pârâte de a induce în eroare clienții cu

privire la originea geografică a produselor și serviciilor ce poartă marca V.

Curtea a apreciat că

reclamanta apelantă nu poate invoca în apărare această chestiune, deoarece,

invocând numai cauza de anulare a mărcii constând în reaua-credință și neavând

deschisă calea acțiunii întemeiate pe art. 48 lit. a) cu trimitere la condiția

cuprinsă în art. 5 alin. (1) lit. d) din lege, ceea ce s-a prescris pe cale de

acțiune s-a prescris și pe cale de excepție, în sensul de apărare.

De asemenea, fiind

reglementate ca motive de nulitate distincte, reaua-credință și eroarea cu

privire la originea geografică a serviciilor nu sunt echivalente prin ele însele.

Pe de altă parte, nu

există o prezumție legală și nici una judecătorească nu poate fi trasă în speță

în sensul că, de vreme ce serviciile oferite de pârâtă sub marca V. sunt

localizate în Timișoara, în regiunea istorică Banat și nu în zona istorică Valahia

astfel cum o definește reclamanta, aceasta implică existența intenției

titularului mărcii de a-și induce în eroare clienții.

În privința

aspectelor dezbătute în divergență, ce priveau întinderea limitelor

devoluțiunii, respectiv dacă motivele de apel priveau și soluția dată excepției

de prescripție (invocată prin întâmpinare și examinată de tribunal în cuprinsul

considerentelor sentinței apelate), Curtea a constatat că aceasta nu mai impune

discuții suplimentare, deoarece cu ocazia dezbaterilor, prin afirmația că a

invocat reaua-credință pentru a evita prescripția, apelanta-reclamantă a

subliniat practic împrejurarea că singurul motiv de anulare pe care l-a invocat

a fost cel prevăzut de art. 48 lit. c) din lege, asumându-și soluția de

prescriere a cererii de anulare pentru celelalte motive reglementate de art. 48

din Legea nr. 84/1998.

De altfel, această

chestiune ar fi trebuit lămurită de prima instanță pe parcursul judecății, în

cererea de chemare în judecată fiind invocat numai cu titlu generic art. 48 din

lege, fără indicarea expresă a cazului de nulitate valorificat, însă omisiunea

instanței nu afectează legalitatea hotărârii în condițiile în care chestiunea

prescripției astfel cum a fost dezlegată de prima instanță nu a făcut obiectul

criticii în apel, după cum a arătat apelanta-reclamantă.

Împotriva deciziei

menționate, a declarat recurs reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate în

temeiul art. 304 pct. 8 și 9 C. proc. civ. și susținând, în esență,

următoarele:

În mod greșit, s-a

apreciat că reclamanta nu a dovedit notorietatea denumirii V., în condițiile în

care folosește această denumire de circa 30 ani pentru servicii hoteliere,

Hotelul „V.” este menționat încă din 1981 într-un ordin al Ministerului

Turismului ca unitate hotelieră, iar semnul se regăsește în denumirea

comercială a societății reclamante, înființată în anul 1991 prin reorganizarea

fostului Oficiu Județean de Turism Dâmbovița și înregistrată în Registrul

Comerțului.

Reclamanta a susținut

că, în tot acest timp, a desfășurat activități comerciale folosind această

marcă, încheind contracte comerciale atât la nivel național, cât și

internațional.

Înregistrarea de

către pârâtă a mărcii V. s-a făcut cu rea-credință, cu intenția de a profita de

pe urma notorietății denumirii folosite de reclamantă, denumire legată strict

de activitatea societății reclamante, folosită timp de 30 de ani.

Intenția de însușire,

prin concurență neloială, a clientelei reclamantei este dovedită de faptul că,

după împlinirea termenului de prescripție de 5 ani, pârâta a somat reclamanta

să nu mai folosească această denumire în activitatea sa comercială, inclusiv

prin internet, și chiar să-și schimbe denumirea societății comerciale.

Examinând decizia

recurată prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte

constată că recursul este fondat, pentru următoarele considerente:

Din dezvoltarea

motivelor de recurs, rezultă faptul că recurenta critică, în primul rând,

criteriile de analiză a atitudinii subiective a pârâtei la momentul cererii de

înregistrare a mărcii V., în aplicarea dispozițiilor art. 48 lit. c) din Legea

nr. 84/1998, susținând că nu s-a ținut cont de împrejurarea că reclamanta

folosește de 30 de ani un semn identic mărcii, pentru servicii hoteliere,

activitate în care denumirea a dobândit notorietate, iar pârâta a depus cererea

de înregistrare a mărcii cu intenția de a-și însuși, prin concurență neloială,

clientela reclamantei.

În contextul

criticilor referitoare la ignorarea, de către instanța de apel, a unor criterii

esențiale de evaluare a bunei-credințe, ce relevă cazul de recurs prevăzut de

art. 304 pct. 9 C. proc. civ., se reține că instanța de apel a apreciat că

intenția frauduloasă de a profita de clientela reclamantei putea fi luat în

discuție doar în prezența unei mărci înregistrate sau a unei mărci notorii a

acesteia din urmă, niciuna dintre ipoteze nefiind întrunită în speță, în

condițiile în care reclamanta nu este titular al unei mărci înregistrate, iar,

pe de altă parte, prima instanță a constatat în cauză că nu s-a probat notorietatea,

fără ca reclamanta să formuleze critici în apel pe acest aspect.

Un asemenea

raționament juridic este de natură să restrângă sfera persoanelor interesate în

a pretinde anularea înregistrării unei mărci pentru motivul prevăzut de art. 48

lit. c) din lege la titularul unei mărci protejate în România, din moment ce

s-a considerat că, în absența acestei protecții, este exclusă o prezumție

judecătorească de cunoaștere a semnului anterior și de intenție frauduloasă a

titularului mărcii posterioare în raport cu acel semn.

Or, o asemenea

limitare este nejustificată, cât timp și titularul unui semn distinctiv, precum

numele comercial invocat în cauză, este potențial lezat prin înregistrarea,

pentru servicii identice (servicii hoteliere), a unei mărci identice

posterioare, tinzând la conservarea unui drept de proprietate industrială

recunoscut ca drept prin art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția

proprietății industriale și art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998,

chiar dacă acest semn nu este înregistrat ca marcă ce produce efecte în

România.

Mai mult, interesul

în formularea cererii în anulare este justificat și prin folosirea efectivă a

acestui semn la data depozitului mărcii înregistrate de pârâtă, astfel cum

susține reclamanta din cauză.

Împrejurarea dacă

pârâta a cunoscut sau putea cunoaște despre existența și folosirea semnului

distinctiv reprezintă, într-adevăr, o cerință esențială în evaluarea atitudinii

subiective, ce trebuie dovedită de către reclamantă, însă nu poate fi analizată

doar pe o prezumție simplă desprinsă din absența unui drept la marcă în

patrimoniul reclamantei.

De asemenea, se

reține că ambele instanțe de fond au constatat că notorietatea semnului folosit

de către reclamantă nu a fost dovedită, însă evaluarea s-a raportat la

exigențele probatorii ale art. 3 lit. c) din lege și ale Regulii 16 din

Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 833/1998.

Or, reclamanta nu a

invocat în acest sens renumele dobândit de semnul folosit, ci în contextul

posibilității pârâtei de cunoaștere a preexistenței semnului și a intenției la

momentul cererii de înregistrare, dată fiind folosirea îndelungată a acestuia

și modul concret de utilizare, fără a se vorbi despre notorietate în termenii

în care Legea nr. 84/1998 recunoaște protecția unei mărci neînregistrate.

Constatările

anterioare sunt confirmate de aprecierile Curții de Justiție a Uniunii

Europene, reflectate în decizia pronunțată la data de 11 iunie 2009, în cauza C

- 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH).

Instanța europeană a

stabilit criteriile de apreciere a atitudinii subiective a titularului mărcii,

precum și mijloacele de dovedire a intenției frauduloase, rezultând din decizie

că durata utilizării de către titularul unui semn distinctiv, chiar neînregistrat

ca marcă, este relevantă pentru cerința cunoașterii de către titularul mărcii a

unei asemenea utilizări. Astfel, cu cât este mai îndelungată această utilizare,

cu atât este mai probabil ca solicitantul mărcii să fi avut cunoștință de ea la

momentul depunerii cererii de înregistrare.

În evaluarea

intenției, dacă este sau nu de natură frauduloasă, este importantă cercetarea

actelor de comercializare a produselor cărora marca le-a fost destinată,

ulterior înregistrării (în primul rând, evident, dacă a avut loc o utilizare

efectivă a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care a fost

înregistrată), pentru a se determina dacă și în ce măsură marca și-a îndeplinit

funcțiile esențiale specifice.

Totodată, decizia

Curții de Justiție a Uniunii Europene face referire la o a treia cerință

necesară pentru ca reaua-credință să subziste, distinct de condiția cunoașterii

existenței semnului terțului și de cea a intenției frauduloase, anume cerința

gradului de protecție juridică de care se bucură însuși semnul a cărui

înregistrare se solicită a fi anulată.

Date fiind aceste

aprecieri ale instanței europene, ar trebui verificate în cauză atât utilizarea

mărcii ulterior înregistrării, cât și legătura pe care pârâta o avea, la

momentul cererii de înregistrare a mărcii, cu sfera serviciilor hoteliere.

Într-un asemenea context, s-ar putea considera că pârâta nu ar fi putut ignora

existența unui comerciant al cărui obiect principal de activitate se pretinde

că este tocmai un asemenea serviciu, de o perioadă îndelungată de timp.

Este relevant, de asemenea, dacă pârâta folosea ea

însăși semnul V. la data de referință, modul de folosire și, eventual, gradul

de protecție juridică al acestui semn.

Față de

considerentele expuse, se constată că instanța de apel nu a stabilit cu

certitudine situația de fapt din speță pe aspectul bunei - sau a

relei-credințe, cât timp a considerat în mod greșit că reclamanta nu este

titulara unui drept subiectiv susceptibil de a fi încălcat prin înregistrarea

mărcii pârâtei, fără a evalua în concret atitudinea subiectivă a pârâtei la

data depunerii cererii de înregistrare, pe baza criteriilor de apreciere și a

mijloacelor de dovedire a intenției frauduloase menționate prin prezentele

considerente.

Drept urmare, chiar

dacă este întrunit cazul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.,

este prioritară soluția preconizată de art. 314 C. proc. civ., pe temeiul

căruia Înalta Curte va admite recursul și va dispune casarea deciziei, cu

trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță.

Se reține, în al

doilea rând, că prin motivele de recurs se face referire la împrejurarea că,

deși reclamanta folosea în mod legitim semnul V. la momentul cererii de

înregistrare a mărcii pârâtei, a fost somată de către pârâtă să înceteze

utilizarea acestui semn, inclusiv prin schimbarea denumirii societății

comerciale.

Aceste susțineri

vizează modul de soluționare de către prima instanță - confirmat în apel - a

celui de-al doilea petit din cererea introductivă, formulat în termenii unei

cereri în constatarea împrejurării că pârâta nu se poate opune folosirii

semnului V. de către reclamantă.

În contextul acestor

susțineri, se reține că instanța de apel a menținut soluția de respingere a

acestei cereri, cu referire strictă la neîndeplinirea ipotezei de aplicare a

dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, privind coexistența a

două mărci.

După cum s-a arătat

deja, reclamanta s-a prevalat în cauză de numele comercial V., parte integrantă

a denumirii societății comerciale înregistrate, chiar dacă a invocat explicit

prevederi legale relative la mărci.

În exercitarea

rolului activ, instanța de judecată are obligația de a determina finalitatea

cererii de chemare în judecată și de a stabili temeiul juridic incident în

raport de motivele de fapt invocate, procedând la calificarea juridică a

pretențiilor, independent de dispozițiile legale indicate de către reclamant în

cererea introductivă.

Din această

perspectivă, se constată că reclamanta din cauză pretinde obligarea pârâtei de

a respecta numele său comercial preexistent, iar această pretenție se

întemeiază pe prevederile art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998,

potrivit cărora titularul unei mărci protejate prin lege nu poate cere să se

interzică unui terț să-și folosească numele sau denumirea în activitatea sa

comercială.

Instanța de apel nu a

analizat cel de-al doilea petit din cererea introductivă prin prisma normei

menționate, constatându-se că, procedând în acest fel, nu a cercetat, în fapt,

motivele de apel vizând dreptul reclamantei la utilizarea semnului distinctiv

pretins.

Pentru aceste

considerente, cu ocazia rejudecării, instanța de apel va avea în vedere

susținerile reclamantei pe acest aspect, ținând cont și de jurisprudența Curții

de Justiție a Comunităților Europene, în special de hotărârea pronunțată în

cauza „Céline” (C - 17/06), în interpretarea art. 6 alin. (1) lit. a) din Prima

Directivă, ce coincide în conținut cu art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr.

84/1998.

În consecință, Înalta

Curte va admite recursul și va dispune casarea deciziei, cu trimiterea cauzei

spre rejudecare la aceeași instanță.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul

declarat de reclamanta SC V. SA împotriva Deciziei nr. 211A din 30 septembrie

2010 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind

proprietatea intelectuală.

Casează decizia

recurată și trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe de apel.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință

publică, astăzi, 4 noiembrie 2011.