ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1523/2017

Deliberând asupra recursului civil de față, constată următoarele:

Prin decizia nr. 160/A din 22 februarie 2017, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, a respins, ca nefondat, apelul formulat de apelanta-pârâtă SC C. SRL împotriva sentinței civile nr. 1980 din 01.11.2012 pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, în contradictoriu cu intimații-reclamanți SC A. SRL și SC E. SRL și intimata-intervenientă SC D. SRL

Pentru a pronunța această hotărâre, Curtea a reținut următoarele considerente:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București la 25.01.2012, reclamantele SC B. SRL și SC E. SRL au chemat în judecată pe pârâta SC C. SRL, pentru ca, în temeiul prevederilor art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, să se dispună anularea înregistrarea mărcii naționale F., la data de 02.07.2007, ca marcă individuală, verbală, pentru clasa de servicii 35.

SC D. SRL a formulat intervenție în interes propriu, prin care a formulat aceeași cerere ca reclamanta.

Prin sentința civilă nr. 1980 din 01 noiembrie 2012, cererea de chemare în judecată a fost admisă și s-a anulat înregistrarea mărcii naționale F. înregistrată de pârâtă din 02 iulie 2007, respingându-se cererea de intervenție a SC D. SRL, ca fiind formulată de o persoană care nu justifică drept și interes în cauză.

Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale a respins apelul declarat de pârâtă ca nefondat.

Prin decizia nr. 3426 din 3 decembrie 2012, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă, a respins excepția nulității recursului și a admis recursul declarat de pârâta SC C. SRL împotriva deciziei de apel, casând decizia și dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași curte de apel, pentru următoarele motive:

În analiza apelului declarat de pârâtă s-a pornit, corect, de la criteriile de evaluare a relei-credințe la înregistrarea mărcii naționale F., la data de 2.07.2007, ca marcă individuală, verbală, pentru clasa de servicii 35-import, regruparea în avantajul terților a mașinilor de înghețată (cu excepția transportului lor), permițând consumatorilor să le vadă și să le cumpere comod, astfel cum acestea s-au cristalizat în cauza C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG împotriva Franz Hauswirth GmbH).

Prin această hotărâre, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că instanța trebuie să ia în considerare toți factorii pertinenți specifici speței și existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă, în special:

- împrejurarea că solicitantul are sau trebuia să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar, ce poate produce confuzie cu semnul a cărei înregistrare se cere;

- intenția solicitantului de a-l împiedica pe terț să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum și

- nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită.

În vederea aplicării acestor criterii, instanța de apel a reținut două aspecte: gradul înalt de protecție al semnului distinctiv pentru care se solicită anularea pentru rea-credință, apreciat de instanță ca fiind notoriu în segmentul de piață vizat, marca F. fiind înregistrată în Italia, prezentă pe piața din România din anul 2005 prin distribuirea produselor de către reclamantă prin intermediul contractelor de distribuire încheiate cu firma G. și absența justificării alegerii denumirii mărcii.

Cu privire la nivelul de protecție juridi

că a semnului F., instanța a învederat notorietatea acestuia în România pentru segmentul de adresabilitate, urmare a materialelor publicitare în reviste de specialitate, a ofertelor de vânzare către potențiali cumpărători, a vânzărilor efectuate și a organizării de seminarii.

Contractul de prestări servicii de publicitate și reclamă din decembrie 2006 prevede includerea în revista x a unor materiale publicitare pentru reclamanta SC B. SRL

Din extrasele revistelor - filele 95-104 ds. primei instanțe - se reliefează fotografiile unor "echipamente și utilaje pentru industria alimentară" în special mașini de înghețată G., semnul F. fiind greu de distins sau aproape imposibil de distins.

Ofertele de vânzare către varia societăți comerciale nu ar putea constitui prin ele însele dovezi de notorietate a semnului F., dat fiind caracterul lor nepublic și fără o coroborare cu alte probe.

Referitor la rezultatele foarte bune de comercializare a mașinilor de înghețată F. pe întreg teritoriul României, reclamanta, prin anexa 9 a cererii de chemare în judecată a atașat 6 facturi de vânzare a unor mașini de înghețată F. - o mașină în Zalău, două mașini în Sibiu, o mașină în Botoșani, cinci mașini de înghețată pentru un hotel din București.

Privitor la seminariile de promovare a mașinii de înghețată ce are atașat și semnul F. s-a constatat că secțiunea de prezentare de utilaje de gelaterie din anul 2005 se referă la utilajele G., iar din cuprinsul fișelor de comandă pentru seminarul din 2007, rezultă că scopul seminarului ar fi fost acela de vânzare a unor paste pentru aromatizarea cremelor, deserturilor, mixurilor pentru înghețată, etc., precum și a unor baze aromatizate pentru prepararea mixurilor pe utilaje G. .

Și seminarul anterior, din 2006 are un conținut asemănător fiind desfășurat sub sigla G.

În 2008 la seminarul de înghețată artizanală se arată că vor fi prezentate "aparate de înghețată G.

Într-unele dintre înscrisurile depuse (în special fotografii) apar mașinile de înghețată G. purtând și semnul F.

La fila 287 apare o ofertă cu un discount de 5% pentru mașina de înghețată F. doar pe timpul seminarului.

S-a făcut aplicarea unei prezumții de cunoaștere a faptului relevant de către titularul dreptului din România, în absența unor raporturi contractuale sau concurențiale legale între părți ori chiar legături de altă natură cu piața relevantă în aprecierea nivelului juridic de protecție a mărcii reclamantei.

Instanța a presupus că este exclus ca pârâta să nu fi cunoscut marca F. deoarece trebuia/putea să valorifice site-uri de specialitate.

Numai că simpla culpă (lipsă de diligență în acțiunile întreprinse) nu poate avea semnificația relei-credințe.

Recurenta a invocat principiul teritorialității în evaluarea gradului de protecție juridică a semnelor în conflict.

Principiul teritorialității drepturilor asupra mărcilor, expres reglementat de art. 1 din Legea nr. 84/1998, nu constituie un impediment la aprecierea relei-credințe, deoarece reaua-credință la înregistrarea unei mărci naționale subzistă independent de principiul teritorialității, fiind posibil ca prin înregistrarea mărcii naționale să se urmărească împiedicarea extinderii teritoriale a unui alt concurent.

S-a menționat că simpla cunoaștere a faptului relevant (folosirea unui semn identic în legătură cu produse identice) nu este suficient în sine pentru a stabili existența relei-credințe, fiind necesar să se ia în considerare intenția solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare; or, intenția solicitantului este un element subiectiv care trebuia stabilit prin trimitere la circumstanțele obiective ale speței.

Din cele mai sus expuse rezultă că instanța de apel nu a stabilit pe deplin situația de fapt cu privire la gradul de cunoaștere al semnului pentru care se cere anularea mărcii pentru rea-credință, câtă vreme se face o apreciere generică a probelor administrate, fără o analiză concretă a acestora în vederea susținerii soluției adoptate.

Instanța de apel a reținut că motivația pârâtei în alegerea denumirii mărcii fanteziste F., denumirea societății chineze și faptul că pe mașinile de înghețată se afla deja aplicat semnul F., nu este pertinentă. S-a arătat că pentru partenerul chinez nu au fost depuse înscrisuri cu privire la negocierile dintre el și societatea reclamantei pentru a se releva aspecte de bună-credință, ori cataloage cu produsele oferite de firma chineză, perioada de timp în care firma din China a folosit denumirea și altele asemenea.

Din chiar cuprinsul motivării deciziei rezultă că instanța ar fi trebuit să ordone, în temeiul art. 129 alin. (5) C. proc. civ., ca părțile să completeze probele pentru a fi prevenită orice greșeală în stabilirea faptelor.

În rejudecare, în conformitate cu dispozițiile instanței de recurs, instanța de apel a solicitat părților completarea probatoriului, apelanta depunând înscrisuri în dovedirea afirmațiilor sale privind motivele ce au justificat alegerea denumirii mărcii fanteziste F., respectiv denumirea partenerului chinez, semnul utilizat de partenerul chinez și corespondența purtată cu partenerul chinez pe parcursul negocierilor.

Așa cum s-a reținut și anterior deciziei de casare, dar și prin această din urmă decizie, criteriile de evaluare a relei-credințe sunt cristalizate în cauza C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG împotriva Franz Hauswirth GmbH), instanța trebuind să ia în considerare toți factorii pertinenți specifici speței și existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă.

În rejudecare, intimata reclamantă nu a adus probe suplimentare referitoare la gradul de cunoaștere a semnului F.

Articolul 47 lit. c) din Legea nr. 84/1998 nu reclamă notorietatea semnului pentru care se solicită anularea mărcii adverse, gradul de cunoaștere fiind relevant mai ales în ceea ce privește posibilitatea recurgerii la o prezumție de cunoaștere a semnului în piața relevantă, atunci când nu există o dovadă nemijlocită că solicitantul a cunoscut existența anterioară a unei mărci/semn advers similar.

Deși nu s-a demonstrat notorietatea semnului F. în legătură cu mașinile de înghețată comercializate de reclamantă, există însă un grad suficient de cunoaștere în segmentul de piață românească relevantă a mașinilor de înghețată F. produse de societatea italiană G., de la care să se plece în evaluarea cunoașterii existenței acestuia de către apelantă.

Hotărârea CJUE în cauza susmenționată se referă la prezumția de cunoaștere ce "poate rezulta, printre altele, din împrejurarea că, în sectorul economic vizat, o astfel de utilizare este îndeobște cunoscută".

Astfel, gradul suficient de consistent de cunoaștere a mărcii F. utilizată de producătorul italian ale cărui produse sunt comercializate în România de reclamantă, rezultă, atât la nivel internațional, cât și național, din situația vânzărilor ce reies din centralizatorul vânzărilor începând cu anul 1997, coroborat cu facturile exemplificativ depuse, ce includ și vânzări în țara noastră, dar și din promovarea mărcii pe piața românească prin materiale publicitare în reviste de specialitate; în fotografiile mașinilor de înghețată G. se vede, în partea superioară, semnul F.; de asemenea, utilajele au fost promovate și prin organizarea unor seminarii, din imaginea de la fila 266 - vol. II din dosarul anterior de apel putându-se observa, în fundal, exact mașina de înghețată G. purtând marca F., la fel și în imaginile de la fila 88 și următoarele dosar tribunal, referitoare la seminarul de gelaterie din 2006.

În aceste condiții, apelanta-pârâtă ar fi putut și trebuit să cunoască marca F. și utilizarea acestui semn pe piața din România de către reclamantă, un comerciant de bună-credință având obligația să prospecteze piața.

Așa cum a arătat și tribunalul, orice comerciant, la momentul la care pornește o afacere face în mod obligatoriu studii de fezabilitate care includ și concurența. Fie doar și pentru atât, pârâta trebuia să cunoască prezența pe piața românească a mărcii italiene F., marcă cu tradiție în ceea ce privește producția de mașini pentru înghețată.

Este adevărat, așa cum arată și instanța de recurs, că simpla culpă (lipsa de diligență) nu echivalează relei-credințe, însă Curtea, de această dată, a utilizat gradul semnificativ de cunoaștere în piață a semnului utilizat de către reclamantă doar pentru a prezuma una - nu toate - dintre componentele relei-credințe, și anume cunoașterea de către apelanta-pârâtă a faptului relevant.

Curtea a apreciat că această cunoaștere (care nu înseamnă în sine rea-credință) de către pârâtă a utilizării pe piața românească a semnului F. rezultă nu doar din prezumția sus-referită, ci și din coroborarea acesteia cu mențiunile ce apar pe site-ul de promovare al pârâtei:

"… spre deosebire de unii importatori care inventează tot felul de origini ale mașinilor: franceză, germană sau chiar italiană și americană" ori "majoritatea mașinilor de înghețată comercializate în România … sunt produse tot în China și importate ulterior prin diverse firme din alte țări, generând pentru cei neavizați falsa impresie că sunt fabricate în respectivele țări. Renunțați la mirajul mașinilor produse în anumite țări europene sau americane, chiar dacă vin cu factura emisă de firme din altă țară" .

Aceste mențiuni întăresc prezumția că apelanta cunoștea piața produsele comercializate pe piață și, prin urmare, existența pe piața românească a mașinilor de înghețată comercializate de reclamantă sub semnul F.

Este adevărat că simpla cunoaștere nu echivalează relei-credințe, fiind necesară și stabilirea unei intenții frauduloase sau incorecte, cum ar fi aceea de a o împiedica sau de a obstrucționa în viitor prezența reclamantei pe piața românească cu mașinile de înghețată purtând semnul similar celui înregistrat de pârâtă pentru servicii de comercializare a unor bunuri, utilaje identice cu cele comercializate de reclamantă.

Referirile pe care pârâta le-a făcut în activitatea de publicitate pe propriul site la firmele concurente de pe piața românească sunt de natură a genera prezumții nu doar cu privire la faptul cunoașterii mărcii concurente de către pârâtă, ci și a intenției de a paraliza marca reclamantei deja cunoscută pe piața națională și internațională și de a o dilua în funcțiile referitoare la originea produsului, urmând fi apropriată ("majoritatea mașinilor de înghețată comercializate în România … sunt produse tot în China și importate ulterior prin diverse firme din alte țări, generând pentru cei neavizați falsa impresie că sunt fabricate în respectivele țări. Renunțați la mirajul mașinilor produse în anumite țări europene sau americane, chiar dacă vin cu factura emisă de firme din altă țară").

În sprijinul celor de mai sus vine și similaritatea graficii autocolantelor folosite și aplicate pe utilaje, imaginile produselor comercializate de pârâtă (mașinile de înghețată din China - filele 133, 15-137 dosar tribunal) demonstrând asemănarea acestor autocolante aplicate cu cele ale produselor comercializate de reclamantă (vezi, spre ex., fil. 96 dosar tribunal - fondul albastru, curcubeul, înghețatele la cornet și coloritul acestora), ceea ce face ca posibilitatea unei coincidențe în alegerea denumirii mărcii F. să fie exclusă, aceasta fiind, probabil, și motivul pentru care (așa cum reclamanta a demonstrat) partenerul chinez al apelantei-pârâte nu a înregistrat în China semnul ca marcă.

Reținând, suplimentar, și cele deja statuate de instanța de recurs legat de faptul că principiul teritorialității drepturilor asupra mărcilor nu constituie un impediment (legat de împrejurarea că semnul invocat de reclamantă a fost înregistrat ca marcă în Italia, nu în România), la aprecierea relei-credințe, deoarece reaua-credință la înregistrarea unei mărci naționale subzistă independent de principiul teritorialității, fiind posibil ca prin înregistrarea mărcii naționale să se urmărească împiedicarea extinderii teritoriale a unui alt concurent, și, reținând apoi și similaritatea mărcii înregistrate de apelantă pentru servicii legate de produse pentru care intimata-reclamantă folosește semnul asemănător (elementul dominant, F. fiind comun), Curtea, față de toate cele sus-expuse și coroborate, a concluzionat în sensul relei-credințe a apelantei la înregistrarea mărcii și al respingerii apelului, în baza art. 296 C. proc. civ.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta SC C. SRL, criticând-o pentru următoarele motive:

Reclamanții invocă conceptul de rea credință la înregistrarea unei mărci, clarificat prin hotărârea CJUE pronunțată în cauza Chocoiadefabriken Lindt &Sprungli (C-529/07, în interpretarea prevederilor art. 51 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară), însă nu s-a făcut aplicarea totală și corectă a respectivului concept.

Reaua credință implică îndeplinirea cumulativă a mai multor cerințe distincte, făcându-se referire la cunoașterea factorului relevant (o marcă sau un semn anterior care este folosit pe aceleași clase de servicii), intenția frauduloasă, gradul de protecție juridică de care se bucură atât marca terțului, cât și marca a cărui înregistrare se solicită a fi anulată.

În ceea ce privește reaua credință, trebuia avută în vedere atitudinea subiectivă a pârâtei la data înregistrării mărcii, adică la data de 2.07.2007, când nu a avut cunoștință de o altă marcă F. pe teritoriul României și nici în altă țară a Comunității Europene, nefolosind marca cu unicul scop de concurență neloială.

Reclamanții nu aduc niciun element de natură a demonstra că la data înregistrării mărcii ar fi avut cunoștință de o marcă anterioară, toate afirmațiile lor fiind simple supoziții, fără o documentație care să demonstreze veridicitatea afirmațiilor.

Curtea Europeană de Justiție, în cazul menționat, apreciază că simpla cunoaștere a factorului relevant nu prezumă prin ea însăși existența unei intenții frauduloase, așa cum ar rezulta din susținerile reclamanților, iar intenția de a împiedica un terț să comercializeze un produs poate, în anumite circumstanțe, să caracterizeze reaua credință a solicitatului mărcii, situație întâlnită în special în cazul în care titularul mărcii nu utilizează marca, ci o înregistrează doar în scopul exclusiv de a bloca accesul unui terț pe piață, caz în care marca nu este aptă de a-și îndeplini funcțiile esențiale.

În evaluarea unei asemenea intenții, este relevantă cercetarea actelor de comercializare a produselor cărora marca le-a fost destinată, instanța de fond neluând în considerare faptul că societatea recurentă a comercializat în mod serios și obiectiv produse cu marca F.

În ceea ce privește gradul de protecție juridică de care se bucură atât marca terțului, cât și marca a cărui înregistrare se solicită a fi anulată, trebuie a se verifica limitele teritoriale la care se raportează protecția juridică a fiecărui semn în dispută, înregistrat sau nu, punându-se problema teritoriului relevant.

Reclamanții nu au un drept înregistrat în România și nici în Uniunea Europeană, iar pârâta are marca înregistrată în România începând cu data de 2.07.2007. În cazul în care ar fi fost un drept anterior ce s-ar fi opus, OSIM i-ar fi înștiințat și, întrucât nu au existat drepturi anterioare opozabile, marca a fost înregistrată și beneficiază de toate drepturile conferite de lege.

Au reușit, având legături comerciale în România, să dezvolte un brand din denumirea F., produsele fiind identificate de consumatori ca având o foarte bună calitate - produse F.

Datorită publicității și promovării făcute, marca F. și mașinile de înghețată aferente au devenit foarte cunoscute în România, atât prin calitatea lor excelentă, cât și prin prețul foarte accesibil adaptat la condițiile economice existente, recurenta devenind cel mai mare importator și distribuitor de mașini de înghețată de foarte bună calitate, situată în prezent pe primul loc. în România atât ca număr de unități vândute, cât și ca stoc permanent de mașini de înghețată, respectiv piese de schimb, accesorii și consumabile.

Au aflat de la clienți pe parcursul anului 2010 și 2011 că există alte societăți care folosesc în activitatea comercială denumirea F., pentru a promova mașini de înghețată - reclamanții SC B. SRL și SC E. SRL, care oferă servicii și produse identice pe care le comercializează sub denumirea F., denumire ce copiază până la identitate denumirea semnului pe care l-au folosit anterior.

Era în pericol să piardă o mare parte din clientelă prin atragerea acesteia de către reclamante prin manopere dolosive de folosire a semnului F., semn foarte cunoscut, pe care publicul îi asociază cu societatea recurentă și, ca urmare, au fost nevoiți să le acționeze în judecată pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Instanța a reținut că pârâta nu a oferit explicații pertinente cu privire la faptul că a ales denumirea fantezistă drept marcă, decât prin invocarea partenerilor chinezi, și că nu au fost depuse înscrisuri privitoare la negociere și societate pentru a releva buna credință, precum și că nu s-a prezentat un catalog al produselor în sensul utilizării semnului anterior.

Documentele depuse în dosar dovedesc alegerea denumirii F., iar pentru a nu mai face un efort material s-a decis lăsarea acestora pe mașinile de înghețată și obținerea protecției pe România, alegerea denumirii nefiind determinată de așa zisa cunoaștere a produselor din Italia, invocată de către reclamanți.

A prezentat data de înființare a firmei și cum au ales relația cu firma respectivă, precum și o mulțime de dovezi, înscrisuri referitoare la relația cu partenerul chinez și cum au ales denumirea F., înscrisuri pe care instanța nu le-a luat în considerare.

Firma recurentă s-a înființat în anul 1999, iar în anul 2007 și-a extins afacerea în domeniul vânzării de înghețată în spațiile comerciale deținute și, știind că în China toate produsele sunt la un preț foarte mic, au început colaborarea cu un producător de mașini de înghețată și au importat primul container cu mașini de înghețată, prima factură fiind emisă de către firma din China în data de 10.04.2007.

Cum producătorul chinez se numea Jiangmen City F. Trading LTD și comercializa mașini de înghețată ce aveau pe ele colante cu denumirea F., s-a decis lăsarea acestora pe mașinile de înghețată importate și obținerea protecției în România a denumirii.

La data respectivă, administratorii recurentei nu aveau cunoștință de marca folosită și uzitată de către SC B. și SC E. SRL și întrucât doreau să-și desfășoare activitatea în legalitate au solicitat înregistrarea mărcii sub care să comercializeze aceste mașini de înghețată, marca aleasă fiind F.

Administratorii au creat și un site de prezentare x, ulterior extinzând publicitatea și promovarea cu încă 5 site-uri și cu numeroase anunțuri în ziarele specializate pe anunțuri publicitare.

Colaborarea cu producătorul din China a avut un caracter continuu și serios, a atins scopul indicat de marcă de a individualiza produsele proprii, continuând și în prezent importul și distribuția mai multor containere și produse aferente mărcii F.

Au depus la dosar în traducere autorizată "autorizație de funcționare", "formular de înregistrare al companiilor de comerț exterior" ale firmei chineze și "certificat de distribuitor" în traducere legalizată, în care firma chineză le dă acordul de folosire a numelui F. și înregistrarea lui.

Nu se menționează decât lapidar existența solicitării recurentei de cercetare documentară de la OSIM privind disponibilitatea la înregistrare a denumirii F. și răspunsul OSIM, prin care se arată clar că nu există altă denumire înregistrată F. pe clasa respectivă - instanța recunoscând că acest aspect constituie un aspect al bunei credințe.

Dacă nu au avut un catalog nu înseamnă că erau de rea credință. Desfășurarea activității comerciale nu presupune un "stas", așa cum arată instanța. La data respectivă, încerca să se descurce cu resurse finaciare limitate și nu avea puterea financiară sa facă un catalog sau o cercetare de piață, cum îi îndrumă instanța.

Instanța indică faptul că din probele administrate rezultă că marca anterioară ar fi notorie, lucru neadevărat din mai multe considerente.

Astfel, intimata a prezentat un dosar de acte prin care demonstrează că a comercializat mașini de înghețată atât în România cât și în Europa, dar instanța de apel nu a observat că în documentele respective nu se vorbește numai de brandul F., ci și de alte mașini de înghețată, acestea fiind subbranduri ale mărci G. În fapt, dacă ar fi vorba de notorietate, denumirea de Carpegiani ar fi notorie, în niciun caz denumirea F.

Totodată, posibil ca marca F. să fie notorie în Italia, dar în nici un caz nu poate fi notorie în România, nefiind de înțeles cum de instanța a arătat că un concurent trebuia să îl cunoască. Instanța menționează gradul de protecție al mărcii, dar marca F. era cunoscută înregistrată numai în Italia, nu și în România, aplicându-se astfel și principiul teritorialității.

Instanța de apel a mai reținut că atitudinea pârâtei evidențiază faptul că înregistrarea mărcii în România a fost deturnată de la scopul inițial prevăzut de lege și anume acela de a distinge produsele și serviciile de cele ale altor concurenți.

Recurenta a fost de bună credință, marca fiind înregistrată doar pentru a individualiza propriile produse, iar drept dovadă, instanța menționează foarte clar că au probat faptul folosirii efective a mărcii.

Instanța se contrazice când reține că nu au probat folosirea mărcii, ci au înregistrat-o doar pentru a face concurență neloială, iar ulterior menționează ca probat faptul folosirii efective a mărcii.

În realitate, așa cum arată și actele din dosar, marca a fost folosită efectiv și serios, recurenta comercializând mult mai mult decât intimații.

Argumentația instanței bazată pe situl său de promovare nu este corectă, deoarece raportarea la site-uri se face la momentul actual sau apropiat, în niciun caz la momentul depunerii mărcii, așa cum prevede legea. Raportarea la alte firme se face la aproape 6-7 ani din momentul depunerii și înregistrării mărcii la OSIM, iar instanța nu a sesizat acest aspect și a extins perioada actuală de prezentare a site-urilor ca și cum ar fi de la momentul înregistrării mărcii.

Mai mult decât atât, așa cum au arătat cu dovezi, site-ul era întocmit după data înregistrării mărcii.

Au depus la ultimul termen acte pe care instanța nu le-a luat în considerare - I. precizări referitoare la înscrisurile depuse de reclamante la termenul din 25-01-2017; II. precizări referitoare la textul de pe site-urile sale pe care reclamanta l-a invocat în ședința din 25-01-2017; anexa 8 și anexa 9 .

Intimatele reclamante au formulat întâmpinare, prin care au invocat excepția nulității cererii de recurs pentru lipsa semnăturii reprezentantului societății comerciale recurente (urmând a fi avute în vedere cele anterior reținute) și pentru neindicarea motivelor de nelegalitate, solicitând, în subsidiar, respingerea recursului ca nefondat.

Decizia de apel a fost pronunțată cu respectarea dispozițiilor art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, astfel cum acestea au fost interpretate în mod constant de instanțele judecătorești române și de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul C-529/2007 Lindt, la împrejurări de fapt corect stabilite în raport de probele aflate la dosarul cauzei, analizate in extenso în cuprinsul motivării hotărârii, cu indicarea exactă a filelor din dosar la care se găsește fiecare înscris analizat.

În motivarea întâmpinării s-au arătat și principalele critici formulate prin cererea de apel, cu detalierea acestora, considerentele primei instanțe și argumentele pentru care dezlegările primei instanțe sunt corecte și corespund dispozițiilor legale incidente și jurisprudenței constante pronunțate în interpretarea acestora.

Analiza factorilor relevanți pentru stabilirea relei-credințe a apelantei la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii F. demonstrează că apelul este nefondat.

Primul factor pertinent pentru stabilirea relei-credințe la înregistrarea mărcii se verifică dacă solicitantul înregistrării mărcii "trebuie să aibă cunoștință" de faptul că un terț utilizează cel puțin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar, ceea ce înseamnă că nu este necesară proba cunoașterii efective de către solicitantul înregistrării mărcii a faptului utilizării semnului de către un terț cel puțin într-un stat membru.

Prima instanță a reținut în mod corect că probele administrate în dosar "demonstrează că marca F. devenise cunoscută pe piața românească la momentul la care pârâta a depus cerere de înregistrare la OSIM", cu referire la împrejurările de fapt relevante, după cum urmează.

Durata folosirii în România a semnului F. în legătură cu mașini de înghețată - din anul 2005, de când, în calitate de distribuitoare exclusive a produselor și echipamentelor comercializate în România de societatea comercială italiană G., intimatele-reclamante au vândut pe teritoriul României mașini pentru înghețată, o categorie de mașini de înghețată având inscripționate mărcile producătorului, G. și F.

Pe aceste mașini de înghețată sunt aplicate autocolante care au anumite culori și elemente grafice care asigură distinctivitate mașinilor de înghețată mărcile G. și F.

Materialele promoționale se disting prin marca verbală F., asociată culorilor curcubeului, cu evidențierea elementelor relevante.

Cu începere din iulie 2006 intimatele-reclamante au încheiat contracte de prestări servicii de publicitate și reclamă având ca obiect publicitatea mașinii automate pentru înghețată ce poartă mărcile G. și F.

Intimatele-reclamante au organizat seminarii, cursuri și aplicații pentru producătorii români din industria alimentară - seminarii de gelaterie din 20.05.2005, între 01.03.2006 și 03.03.2006 și între 22.02.2007 și 23.02.2007, precum și cel ulterior datei înregistrării mărcii, la 20.02.2008.

Au trimis numeroase oferte de comercializare a mașinii de înghețată ce poartă mărcile G. și F. către societăți comerciale din întreaga țară.

Au înregistrat rezultate foarte bune de comercializare a acestora pe întreg teritoriul României (anexa 9, filele 123-128, dosar Tribunal București-facturi fiscale emise de SC E. SRL, pentru mașini de înghețată produse de G., comercializate sub mărcile G. și F., la o dată anterioară înregistrării mărcii F. de către pârâta-apelantă - din 31.03.2007, din 03.04.2007, din 11.04.2007, din 24.04.2007, din 31.05.2007, din 29.06.2007.

Din facturile depuse reiese că vânzarea mașinilor de înghețată de către intimate s-a făcut la nivelul întregii țări, inclusiv în județul Bacău, în care își are sediul apelanta.

Durata folosirii mărcii F. pentru mașini de înghețată în țări membre ale Uniunii Europene și în numeroase alte țări ale lumii, din anul 1995, cu 12 ani anterior datei de 02.07.2007, permite prezumția cunoașterii de către apelantă a faptului utilizării efective în activități comerciale a semnului F., la data solicitării înregistrării mărcii verbale F., cu referire la probele relevante.

Marca F. a fost asociată în mintea consumatorilor mașinilor de înghețată produse de G. încă din anul 1995, iar din fotografiile exemplificative reiese că mașinile de înghețată mărcile G. și F. au fost prezentate la târgul Expo CT de la Milano în anul 1995 și expozițiile internaționale de la Longarone în 25-30.11.1995 și 23-28.11.1996.

Societatea italiană G. s-a impus ca lider mondial de piață ca urmare a investițiilor constante în dezvoltarea tehnologiei de producție a mașinilor de înghețată și a serviciilor de asistență oferite partenerilor comerciali și clienților săi finali (Opis explicativ depus în data de 15.01.2014, anexa numerotată 1.2. c privind prezentarea istoricului firmei).

Ca rezultat al eforturilor comerciale susținute, în prezent societatea italiană are 11 reprezentanțe în întreaga lume, 300 de distribuitori exclusivi, iar mașinile de înghețată și echipamentele folosite în industria alimentară produse de aceasta se regăsesc în peste 100 de țări.

Numărul mașinilor automate de înghețată vândute sub mărcile G. și F. la nivel mondial, anterior înregistrării în România a mărcii verbale F. din 02 iulie 2007, depășește cifra de 8.000 de unități.

Mărcile G. și F. au fost efectiv folosite în legătură cu comercializarea mașinilor de înghețată cu începere din anul 1996, în țări precum România, Marea Britanie, Irlanda, Italia, Rusia, Germania, Austria, Polonia, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Columbia, Republica Dominicană, Mexic, India, Cehia, Belgia, Spania, Ungaria, Bolivia, Salvador, Hong Kong, Brazilia, Franța, Iordania, Tunisia, Maroc, Singâpore, Africa de Sud, Israel, Elveția, Turcia, Australia, Etiopia, Grecia, Cipru, Statele Unite ale Americii, Nigeria, Liban, Malaezia, Ucraina, Sudan, Chile, Slovenia, Republica Arabă Siriană etc.

S-au depus la dosar facturi emise de către producătorul G. în legătură cu vânzarea mașinilor de înghețată F. în intervalul 2002-2007 către comercianți cumpărători din țări precum Italia, Franța, Emiratele Arabe Unite, Polonia, Republica Dominicană, Republica Cehă, Malta, Tailanda, Slovenia, Spania, Georgia, Germania, România, Columbia, Egipt, Bosnia-Herțegovina, ce fac dovada duratei îndelungate a folosirii efective a mărcii F. în legătură cu mașini de înghețată anterior datei înregistrării în România a mărcii verbale F.

Potrivit Deciziei CJUE, durata utilizării pe piață a unui semn permite prezumția de cunoaștere a utilizării semnului de către cel care a înregistrat semnul ca marcă.

Afirmațiile apelantei cu privire la concurenții săi direcți pe piața mașinilor de înghețată, făcute pe site-urile de internet, prin intermediul cărora a comercializat și comercializează mașinile de înghețată marca F., fac dovada că apelanta a cunoscut semnul F. în legătură cu comercializarea mașinilor de înghețată la data solicitării înregistrării mărcii verbale F. - sub acest aspect, statuările primei instanțe fiind corecte.

Alegerea spre înregistrare ca marcă verbală a semnului F. în legătură cu clasa de servicii 35 limitată la o clasă care permite consumatorilor să cumpere produsele mașini de înghețată face dovada cunoașterii faptului utilizării efective a semnului F. pentru mașini de înghețată la data solicitării înregistrării mărcii verbale F.

Înscrisurile depuse de apelantă la dosarul instanței de apel după casare nu fac dovada că pretinsul producător chinez H. are un drept de marcă înregistrată asupra semnului F.

Căutarea în registrul online al mărcilor înregistrate de Oficiul Chinez de Mărci (site-ul x, accesat la data de 24.01.2017), pentru secvența de căutare după criteriul numelui societății chineze H. și după criteriul denumirii mărcii F. nu afișează niciun rezultat, la fel și căutarea în registrul Romarin.

În lipsa oricărei dovezi privind existența unui drept la marcă al societății chineze H. asupra semnului F., înscrisul intitulat "certificat distribuitor" nu este apt să facă dovada dreptului societății apelante de a înregistra marca F. în nume propriu (conform cerințelor art. 6 septies din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883).

Acest înscris se impune a fi înlăturat, deoarece are un conținut fals, contrazis de aspecte de fapt relevante, dovedite de intimate prin înscrisuri depuse la termenul din data de 25 ianuarie 2017: căutarea cu motorul google a site-ului societății chineze H. are ca rezultat afișarea site-ului unei societăți "implicate în proiectarea, producția și vânzarea de ceainic electric"; căutarea numelui de domeniu x în baza de date relevă că acesta este liber, nefiind înregistrat.

Pretinsul certificat de licență depus de apelantă după casare are înscrisă adresa de internet x. Site-ul permite accesarea Sistemului de informați de credit și de publicitate de stat și nu face dovada existenței unui contract de licență.

Manualul de utilizare a mașinii de înghețată și catalogul de produse provin de la o altă societate chineză, diferită de societatea H., cu numele comercial F. și cu adresa de internet x, iar apelanta nu face dovada existenței drepturilor acestei societăți asupra semnului F. și nici a unei legături comerciale cu aceasta.

Între marca F. și marca F. există o puternică similaritate vizuală, conceptuală, auditivă - la fel și între produse, iar aceasta dă naștere unui risc de confuzie pentru consumatori datorat modalității concrete de folosire a mărcii F., prin aplicarea mărcii direct pe mașinile de înghețată comercializate online.

Prin Decizia CJUE s-a statuat că natura mărcii (verbală, figurativă, sonoră, tridimensională etc.) și libertatea de a alege un anumit semn ca marcă în legătură cu un produs sau un serviciu este un criteriu pertinent pentru aprecierea relei-credințe la înregistrarea mărcii.

Pe site-urile de internet prin intermediul cărora apelanta comercializează mașini de înghețată sub marca F. apar fotografii ale mașinilor de înghețată importate din China, din care reiese că autocolantele folosite de aceasta au anumite culori și elemente grafice - pe fondul de culoare albastră al autocolantelor este desenat un curcubeu (F. în limba engleză) și cupe de înghețată la cornet, cu marginile în culori.

Aceste autocolante imită până la confuzie din punct de vedere vizual autocolantele folosite pentru comercializarea mașinilor de înghețată sub mărcile G. și F.

Comportamentul pârâtei face dovada intenției sale ca, prin înregistrarea mărcii F., să paraziteze activitatea comercială a reclamantelor și să beneficieze injust de publicitatea efectuată de acestea pe teritoriul României pentru mașinile de înghețată marca F., mașini de calitate superioară, produse potrivit normelor UE.

Afirmațiile apelantei și înscrisurile depuse la dosarul instanței de apel după casare permit prezumțiile că producătorul chinez a contrafăcut marca F., folosită în legătură cu comercializarea la nivel mondial a mașinilor de înghețată de către producătorul italian G. cu începere din anul 1995 și că înregistrarea mărcii F. maschează săvârșirea unor fapte de contrafacere pe teritoriul României, prin aparența de legalitate pe care o creează un drept la marcă înregistrată.

În ceea ce privește al doilea factor pertinent pentru stabilirea relei-credințe la înregistrarea mărcii, apelanta a trimis către intimate somații în iunie 2011, prin care pretinde că are calitatea de titular al mărcii naționale, punându-le în vedere să renunțe la folosirea mărcii.

Aceasta a formulat acțiune în contrafacere împotriva intimatelor, în noiembrie 2011 a depus cerere de înregistrare a mărcii naționale identice F. pentru clasele 7, 11 și 35 (în timpul soluționării prezentei acțiuni) - marca fiind refuzată la înregistrare de către OSIM, ca urmare a admiterii opoziției formulate de intimatele-reclamante și a mărcii comunitare F. pentru clasele 7, 35 și 39, înregistrată în februarie 2011.

Confuzia produsă în mintea consumatorilor permite acapararea de către apelantă a întregului segment de piață a mașinilor de înghețată comercializate sub mărcile G. și F., creat ca urmare a muncii, a investițiilor și activităților economice desfășurate de către intimate anterior (din 2005) și ulterior datei înregistrării mărcii - sub acest aspect, statuările primei instanțe fiind corecte.

În ceea ce privește al treilea factor pertinent pentru stabilirea relei-credințe la înregistrarea mărcii - nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită, prima instanță a analizat semnificația prezenței mai îndelungată pe piața națională și pe piețele internaționale a semnului F. pentru mașini de înghețată și împrejurarea că apelanta este un actor mai recent pe piața națională a mașinilor de înghețată comercializate sub semnul F. - dezlegările primei instanțe fiind corecte.

Intimatele au făcut dovada că pe piața mașinilor de înghețată semnul F. se bucură de un nivel mai ridicat de protecție juridică față de cel al mărcii F., a cărei anulare o solicită, ca urmare a utilizării de mai mult timp, în mai mare spațiu și în volum mai mare a mașinilor de înghețată, comercializate la nivel mondial sub semnul F.

Analizând decizia în raport de criticile formulate și de apărărările din întâmpinare, care se circumscriu cadrului procesual al litigiului în prezenta etapă, fixat prin decizia anterioară de recurs și decizia de apel recurată, Înalta Curte urmează să dispună admiterea recursului și casarea deciziei, cu trimiterea cauzei în vederea rejudecării la aceeași instanță de apel, în considerarea argumentelor ce succed:

În soluționarea cauzei, instanța de apel a făcut referire la criterii de evaluare a relei-credințe conturate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (C.J.U.E.) în cauza C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG împotriva Franz Hauswirth GmbH) și la dispozițiile deciziei anterioare de recurs.

Relativ la primul criteriu subliniat - împrejurarea că solicitantul are sau trebuia să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar, ce poate produce confuzie cu semnul a cărei înregistrare se cere, instanța de apel a constatat că, deși nu s-a demonstrat notorietatea semnului F. în legătură cu mașinile de înghețată comercializate de reclamante, există un grad suficient de cunoaștere în segmentul de piață românească relevantă a mașinilor de înghețată F. produse de societatea italiană G., de la care să se plece în evaluarea cunoașterii existenței acestuia de către apelantă.

În lămurirea acestui criteriu, prin aceeași hotărâre s-a dat efecte și prezumției de cunoaștere ce "poate rezulta, printre altele, din împrejurarea că, în sectorul economic vizat, o astfel de utilizare este îndeobște cunoscută" - prezumție constatată a rezulta din probe administrate, astfel cum acestea au fost indicate.

Prin decizia anterioară de recurs s-a reținut că instanța de apel nu a stabilit pe deplin situația de fapt cu privire la gradul de cunoaștere a semnului pentru care se cere anularea înregistrării mărcii pentru rea credință câtă vreme se face o apreciere generică a probelor administrate, fără o analiză concretă a acestora, în vederea susținerii soluției adoptate.

O astfel de analiză concretă se subliniază în decizia de recurs, prin referirea punctuală și concretă la probe, fără ca aceasta să se regăsească și în decizia de apel, influențând deplina stabilire a situației de fapt relativ la criteriul vizat - contestat de recurenta pârâtă.

Instanța de apel face trimitere generică la "centralizatorul vânzărilor începând cu anul 1997, coroborat cu facturile exemplificativ depuse (vezi filele 11-70 vol. II primul dosar de apel, filele 71-109 vol. II în primul dosar de apel), ce includ și vânzări în țara noastră" - fără o detaliere punctuală, de natură a fi în măsură să susțină utilizarea îndeobște cunoscută în sectorul economic vizat, posibil a fi confirmată ca situație de fapt - sub aspectul duratei, spațiului și volumului de utilizare, care pot fi privite corelat cu nivelul de protecție juridică - ce nu ar putea fi cenzurată de instanța de recurs, din perspectiva dispozițiilor art. 304 C. proc. civ.

Este necesar a se verifica dacă au fost avute în vedere livrările făcute către intimatele reclamante, prin raportare la calitatea acestora de distribuitori ai firmei din Italia, iar intimatele reclamante fac referiri la comercializări și în Italia (unde se reclamă și înregistrarea unei mărci anterior celei în cauză) și alte state ale Uniuni Europene (unde se pune și problema înregistrării unei mărci comunitare, însă în anul 2011, ulterior celei în discuție) precum și în numeroase alte state din afara acesteia - o analiză a probelor nefiind permisă instanței de recurs de dispozițiile art. 304 C. proc. civ.

În ceea ce privește promovarea mărcii pe piața românească prin materiale publicitare în reviste de specialitate (cu referire în decizia de apel la filele 1-10 vol. II din dosarul de apel anterior rejudecării, filele 294-301 vol. I din dosarul de apel anterior rejudecării) nu s-a făcut o detaliere care să permită a se verifica dacă s-a ținut cont și de sublinierile din decizia anterioară de recurs.

S-au apreciat fotografiile mașinilor de înghețată G., arătându-se că se vede, în partea superioară, semnul F., fără ca acestea să fie asociate la un reper, inclusiv temporal (cu excluderea celor ulterioare datei înregistrării mărcii).

Cu privire la seminariile de gelaterie, prin decizia anterioară de recurs s-au subliniat referințele făcute la utilaje G. în secțiunea de prezentare (seminarul din 20.05.2005), sigla de desfășurare și scopul seminarului (01.03.2006-03.03.2006) și fișele de comandă referitoare la scopul seminarului (22.02.2007-23.02.2007), iar prin decizia de apel nu s-au arătat argumentele pentru care semnului F. i s-a dat relevanța în context - instanța de apel reținând și că acesta s-a regăsit pe mașina de înghețată G., cu privire la această siglă subliniindu-se și existența unei mărci.

La rejudecare urmează a fi avute în vedere și celelalte modalități de utilizare a semnului, valorificate de către intimatele reclamante.

Mențiunile de pe site-ul de promovare al recurentei pârâte au fost apreciate de instanța de apel în analiza atât a criteriului mai sus menționat - coroborat însă cu celelalte elemente de reper, cât și a celui referitor la intenția solicitantului de a-l împiedica pe terț să utilizeze un astfel de semn în continuare, reflectat în aceeași jurisprudență comunitară, cele două criterii fiind într-o strânsă legătură - relevată, de altfel, și în decizia de apel.

Buna sau reaua credință a solicitantului se analizează în raport cu data de înregistrare a mărcii a cărei anulare se solicită, însă pot exista ipoteze situate ulterior acestei date, care să confirme atitudinea subiectivă a acestuia la data de referință.

Este cazul, de exemplu, reținut în jurispudența comunitară, când, ulterior, se adeverește că solicitantul a înregistrat un semn ca marcă fără intenția de a-l utiliza, cu unicul scop de a împiedica intrarea pe piață a unui terț - caz asupra căruia se insistă în susținerea recursului, deși acesta nu a fost confirmat prin decizia de apel.

Criteriul intenției urmează a fi pe deplin explicitat din perspectiva în care interesează, urmând a se avea în vedere și celelalte apărări ale recurentei pârâte, între care și cele prin care susține (relativ la aspectul reținut de instanța de apel) că raportarea la alte firme se face la o anumită distanță din momentul înregistrării mărcii și că a depus la ultimul termen acte pe care instanța nu le-a luat în considerare, precum și celelalte elemente subliniate în context de către intimatele reclamante.

Prima instanță de apel a mai avut în vedere motivația recurentei pârâte în alegerea denumirii mărcii fanteziste F., iar infirmarea acesteia pe lipsa dovezilor din partea apelantei (prezenta recurentă) a fost sancționată de instanța anterioară de recurs, care a impus ca, în temeiul art. 129 alin. (5) C. proc. civ., să se ordone completarea probelor pentru a fi prevenită orice greșeală în stabilirea faptelor.

S-a reținut că apelanta a depus în rejudecare înscrisuri în dovedirea afirmațiilor sale privind motivele ce au justificat alegerea denumirii mărcii fanteziste F., respectiv denumirea partenerului chinez, semnul utilizat de partenerul chinez, corespondența purtată cu partenerul chinez pe parcursul negocierilor - fără a se regăsi referiri în decizie sub acest aspect.

Recurenta pârâtă susține că s-au depus la ultimul termen acte pe care instanța nu le-a luat în considerare, iar intimatele reclamante au făcut referire prin întâmpinare la probe administrate în rejudecare - probe care nu pot fi analizate de instanța de recurs, față de dispozițiile art. 304 C. proc. civ.

Cu referire la probele avute în vedere, din dosarul primei instanțe, instanța de apel a reținut însă similaritatea graficii autocolantelor folosite și aplicate pe utilaje și că imaginile produselor comercializate de pârâtă (mașinile de înghețată din China) demonstrează asemănarea acestor autocolante aplicate cu cele ale produselor comercializate de reclamantă.

Intimatele reclamante au susținut prin întâmpinarea din dosarul de recurs că înscrisurile depuse la dosarul instanței de apel după casare permit prezumțiile că producătorul chinez a contrafăcut marca F., neavând un drept înregistrat, și că înregistrarea mărcii F. maschează săvârșirea unor fapte de contrafacere pe teritoriul României, prin aparența de legalitate pe care o creează un drept la marcă înregistrată.

Instanța urmează a aprecia și măsura în care aceste aspecte pot influența analiza existenței relei credințe a titularului la înregistrarea mărcii.

Nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită, la care s-au făcut referiri în cererea de recurs și în întâmpinare inclusiv din perspectiva jurisprudenței comunitare, urmează a fi avut în vedere la rejudecare.

Astfel, în hotărârea de referință s-a subliniat că faptul că un terț utilizează de multă vreme un semn pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu marca solicitată, iar acest semn beneficiază de un anumit nivel de protecție juridică este un factor pertinent pentru a aprecia existența relei‑credințe a solicitantului.

Într-un astfel de caz, solicitantul ar putea beneficia de drepturile conferite de marcă cu unicul scop de a face concurență neloială unui concurent care utilizează un semn care, prin propriile calități, a obținut deja un anumit nivel de protecție juridică.

Așa fiind, nu este exclus totuși ca în astfel de împrejurări și, în special, atunci când mai mulți producători utilizează pe piață semne identice sau similare pentru produse identice sau similare ce pot conduce la confuzie cu semnul a cărei înregistrare se cere, solicitantul să urmărească un obiectiv legitim pentru înregistrarea acestui semn.

Acesta poate fi cazul, în special, atunci când solicitantul are cunoștință, la momentul depunerii cererii de înregistrare, de faptul că un terț, care este un actor recent pe piață, încearcă să profite de semnul amintit prin copierea prezentării sale, ceea ce conduce solicitantul la obținerea înregistrării semnului pentru a împiedica utilizarea acestei prezentări (parag. 46-49.)

În considerarea acestor argumente, care susțin caracterul fondat al recursului, din perspectiva