ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1169/2011

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1169/2011 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2011)

Asupra cauzei de

față, constată următoarele:

Judecata în primă

instanță

Prin acțiunea

înregistrată la 1 august 2006, sub nr. 26752/3/2006, reclamanta SC F.C.P.T. SA

a chemat în judecată pe pârâta U.P.T., solicitând instanței ca, prin hotărârea

ce o va pronunța să interzică pârâtei folosirea mărcii „P.T.” în legătură cu

activitatea sportivă de fotbal, pârâta având înregistrată marca.

Pârâta U.P.T. a

formulat cerere reconvențională, solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o

va pronunța, să constate că reclamanta este cea care i-a încălcat dreptul său

de folosință exclusivă asupra mărcii P.T., desfășurând activități sportive sub

marca protejată, să o oblige pe reclamantă să înceteze de îndată aceste

activități și să folosească un semn identic sau asemănător cu marca sa, să

distrugă de îndată toate materialele promoționale și documentele care poartă

marca în litigiu și să plătească despăgubiri pentru perioada de folosire

nelegală a mărcii.

Printr-o cerere

înregistrată distinct sub nr. 43123/3/2006 la 15 noiembrie 2006, U.P.T., în

calitate de reclamantă, a chemat-o în judecată pe pârâta SC F.C.P.T. SA,

solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să constate că pârâta

i-a încălcat dreptul său de folosință exclusivă asupra mărcii P.T., desfășurând

activități sportive sub marca protejată, să o oblige pe pârâtă să înceteze de îndată

aceste activități și să folosească un semn identic sau asemănător cu marca sa,

să distrugă de îndată toate materialele promoționale și documentele care poartă

marca în litigiu și să plătească despăgubiri pentru perioada de folosire

nelegală a mărcii.

În acest dosar,

pârâta SC F.C.P.T. SA a formulat la rândul său cerere reconvențională,

solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să anuleze

înregistrarea mărcii „P.T.” efectuată în favoarea reclamantei, să-i interzică

folosirea mărcii în legătură cu activitatea sportivă de fotbal și să o oblige

la plata de daune.

Prin încheierea din

20 martie 2007, Tribunalul București, secția a III-a civilă a dispus conexarea

celor două dosare.

Prin încheierea din

17 aprilie 2007, aceeași instanță a admis excepția lipsei calității procesuale

pasive a reclamantei SC F.C.P.T. SA, a respins cererea formulată de această

reclamantă în dosarul nr. 26752/3/2006 ca fiind formulată de o persoană fără

calitate procesuală activă, a respins excepția lipsei de interes în formularea

cererii reconvenționale de către pârâta SC F.C.P.T. SA precum și excepția

exercitării abuzive a drepturilor procesuale invocate de această pârâtă.

Pentru a admite

excepția lipsei calității procesuale active, tribunalul a reținut, în esență,

că reclamanta SC F.C.P.T. SA nu face dovada calității de titulară a vreunui

drept asupra mărcii pe care să-l poată invoca conform art. 35 din Legea nr. 84/1998.

Or, acțiunea în

contrafacere este reglementată de acest text de lege doar în beneficiul

titularilor mărcilor, motiv pentru care reclamanta, neavând această calitate,

nu poate solicita interzicerea folosirii mărcii de către pârâta U.P.T.

Prin sentința civilă nr.

381 din 17 martie 2009, Tribunalul București, secția a III-a civilă a reluat

soluția admiterii excepției lipsei calității procesuale active a reclamantei SC

F.C.P.T. SA în dosarul nr. 26752/3/2006, și, în plus, a respins ca nefondate

toate celelalte cereri, principale sau reconvenționale, formulate de părți.

Pentru a pronunța

această sentință, tribunalul a reținut următoarele:

Reclamanta-pârâtă U.P.T.

este titulara mărcii „P.T.”, conform certificatului de înregistrare eliberat de

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, începând cu data de 29 noiembrie

2004.

Sub denumirea P.T. a

fost organizat clubul P.T. pe lângă institutul cu același nume, nume folosit

din anul 1920, odată cu înființarea instituției Ș.P.T.

În anul 1995 s-a

înființat sub girul acestei universități, A.S.P.T., prin sentința civilă nr. 373/1995.

Așadar, reclamanta,

care are în denumirea sa elementul verbal P.T., a înregistrat această marcă pe

care o folosește în mod legal în legătură cu activitățile sale educative și

sportive în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1998 și ale Legii nr. 68/2001

a Educației fizice și sportului.

La rândul său, pârâta

SC F.C.P.T. SA folosește în mod legal denumirea „P.T.” conținută în denumirea

sa comercială.

Prin Ordinul nr. 163

din 24 ianuarie 1991 a Ministerului Sportului s-a înființat începând cu data de

1 februarie 1991, pârâta F.C.P.T., subordonată Ministerului Învățământului și

Științei, unitate autofinanțată prin separarea secției de fotbal de celelalte

secții ale clubului sportiv P.T.

Prin sentința nr. 94

din 11 iunie 1993 a Judecătoriei Timișoara, s-a înregistrat ca persoană

juridică, Asociația F.C.P.T.

Prin hotărârea nr. 369

din 9 martie 2000 a Consiliului local al municipiului Timișoara s-a aprobat

asocierea acestuia cu Asociația F.C.P.T., iar prin hotărârea nr. 433 din 18

aprilie 2000, s-a asociat celor două și I.C.S. S.M., care s-a obligat să

suporte cheltuielile necesare activității echipei de fotbal.

La 10 decembrie 2001,

s-a hotărât transformarea asociației non-profit în societate comercială pe

acțiuni cu denumirea SC F.C.P.T. SA.

Așa fiind, tribunalul

a reținut că nici pârâta nu poate fi obligată să înceteze folosirea denumirii P.T.

în legătură cu activitatea proprie.

Referitor la cererea

reconvențională având ca obiect anularea înregistrării mărcii în temeiul art. 5

alin. (1) și (6) din Legea nr. 84/1998, respectiv 48 lit. c) din aceeași lege,

tribunalul a reținut că nu sunt incidente dispozițiile legale menționate.

Marca verbală a

reclamantei îndeplinește condițiile prevăzute de art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998,

deoarece este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea

produselor și serviciilor reclamantei, este distinctivă și nu există vreun

motiv absolut sau relativ de refuz la înregistrare.

Totodată,

reaua-credință a reclamantei la înregistrarea mărcii nu a fost dovedită de

către pârâtă, dat fiind că reclamanta are în propria denumire elementele

verbale înregistrate ca marcă, iar printre activitățile sale se numără și cele

sportive, fiind legală astfel înregistrarea mărcii.

Judecata în apel

Prin decizia nr. 71/A

din 4 martie 2010, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru

cauze privind proprietatea intelectuală a respins ca nefondat apelul declarat

de U.P.T. împotriva sentinței civile nr. 381 din 17 martie 2009 a Tribunalului București, secția a III-a civilă, a admis apelul declarat de SC F.C.P.T. SA

împotriva aceleiași sentințe; a schimbat în parte sentința, în sensul că a

admis în parte cererea reconvențională din dosarul nr. 43123/3/2006; a anulat

în parte înregistrarea mărcii pentru activități sportive – fotbal din clasa de

produse și servicii 41; a menținut celelalte dispoziții ale sentinței.

Pentru a decide

astfel, curtea de apel a reținut următoarele:

Corect a fost admisă

excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei SC F.C.P.T. SA, câtă

vreme aceasta nu este titulara unei mărci P.T., cu atât mai mult cu cât

sintagma se regăsește în denumirea universității.

Simplul fapt că

reclamanta are în denumirea sa comercială acest element verbal și că își

desfășoară activitatea sub semnul P.T. nu îi conferă calitatea de a interzice

terților folosirea aceleiași denumiri.

Competența

instanțelor judecătorești de a soluționa prezenta cauză a fost de asemenea

corect stabilită, litigiul nefiind unul care să vizeze activitatea sportivă a

două cluburi de fotbal, ci unul privind înregistrarea și folosirea unei mărci.

Nu există autoritate

de lucru judecat în raport de cauza soluționată de Tribunalul arbitrar Sportiv

de la Lausanne, prin hotărârea din 5 decembrie 2006, nefiind îndeplinită

condiția triplei identități: de părți, de obiect și de cauză.

În ceea ce privește

înregistrarea cu rea-credință de către Universitatea P.T. a mărcii, susținerile

apelantei SC F.C.P.T. SA sunt întemeiate.

Din probele

administrate rezultă că la momentul formulării cererii de înregistrare a

mărcii, U.P.T. cunoștea că activitatea de fotbal desfășurată sub denumirea

solicitată a fi înregistrată ca marcă era în mod notoriu desfășurată de o altă

entitate, notorietatea fiind dată atât de durata îndelungată a folosirii

denumirii cât și de cunoașterea acestei activități sub această denumire de

către fanii acestui sport, precum și de către forurile naționale și

internaționale în domeniul fotbalului.

Chiar dacă și în

cadrul Universității P.T. se poate desfășura activitatea de fotbal, pentru

această activitate nu poate fi folosită o denumire notoriu utilizată de o altă

entitate.

Nici dispozițiile art.

3 lit. a) din Legea nr. 84/1998 nu au fost respectate la momentul formulării

cererii de înregistrare deoarece marca din litigiu nu servea Universității P.T.

la deosebirea activității sale de fotbal de activitatea desfășurată de alte

entități, ci dimpotrivă era generatoare de confuzie.

Judecata în recurs

Împotriva deciziei a

declarat recurs reclamanta pârâtă Universitatea P.T., solicitând în principal,

admiterea recursului și casarea în parte a deciziei, iar, în subsidiar,

admiterea recursului și modificarea în parte a deciziei, în sensul respingerii

apelului declarat de pârâta reclamantă, admiterii apelului propriu, admiterii

acțiunii așa cum a fost formulată prin cererea reconvențională și cea conexă.

În motivarea cererii,

recurenta invocă următoarele:

atribuțiile puterii judecătorești în momentul în care a reținut art. 3 lit. a)

din Legea nr. 84/1998 ca motiv de anulare a înregistrării mărcii, în condițiile

în care anularea se poate dispune numai pentru motivele prevăzute de art. 48

din Legea nr. 84/1998.

Anulând înregistrarea

mărcii pentru clasa 41 activități sportive-fotbal, instanța a stabilit o nouă

categorie de servicii din această clasă,care nu se regăsește în Clasificarea de

la Nisa.

Pe de altă parte,

Legea nr. 69/2000 reglementează posibilitatea instituțiilor de învățământ

superior de a desfășura activități în toate ramurile de sport sub denumirea

proprie, în care sunt incluse respectivele structuri sportive.

cuprinde motivele pe care se sprijină sau cuprinde motive contradictorii ori

străine de natura pricinii.

În hotărâre nu au

fost expuse motivele în vaza cărora instanța a reținut că înregistrarea mărcii P.T.

a fost făcută cu rea-credință în ceea ce privește activitățile sportive-fotbal.

Instanța de apel nu a

motivat cum o societate comercială prin acționarii acesteia persoane fizice ar

fi avut vreodată legătură cu U.P.T., atât timp cât din patrimoniul acesteia nu

poate exista vreun drept asupra U.P.T. sau asupra unei structuri care intră în

componența acesteia, susceptibil de a fi transferat societății comerciale care

a luat ființă la peste 80 de ani de la data înființării universității.

Curtea de apel reține

în mod contradictoriu că reclamanta pârâtă a înregistrat marca P.T. cu

rea-credință și, totodată, că are dreptul de a desfășura activitatea de fotbal.

În ceea ce privește

motivele pentru care s-a respins apelul declarat de reclamanta pârâtă, în

considerentele hotărârii nu se regăsesc elementele de fapt și de drept care au

condus la această soluție.

lipsită de temei legal și a fost dată cu aplicarea greșită a legii.

Art. 3 lit. a) din

Legea nr. 84/1998, se referă la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească

o marcă și anume posibilitatea semnului ales ca marcă de a fi reprezentat

grafic și capacitata acestuia de a servi la deosebirea produselor sau

serviciilor unor persoane de cele aparținând altora, adică distinctivitate.

Instanța de apel a

făcut o greșită aplicare a acestui text de lege, deoarece marca P.T. îndeplinește

condiția distinctivității, serviciile de educație, instruire, divertisment,

activități sportive și culturale desfășurate de această universitate, fiind

individualizate de aceleași servicii desfășurate de alte instituții de

învățământ superior.

interpretând greșit actul juridic dedus judecății a schimbat natura și

înțelesul lămurit și vădit neîndoielnic al acestuia.

În dezvoltarea

acestui motiv de recurs, recurenta se referă la Ordinul Ministrului Sportului nr. 163 din 24 ianuarie 1991, precum și la actul constitutiv al

SC F.C.P.T. SA din care rezultă că nu s-a aprobat înființarea asociației F.C.P.T.,

ci înființarea unei unități din structura U.P.T. cu numele F.C.P.T. care a

funcționat în subordinea universității în baza unor acte normative și nu în

baza unei simple voințe a unei persoane fizice.

Intimații SC F.C.P.T.

SA și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, deși legal citați nu au depus

la dosar întâmpinare.

Recurenta a formulat

și o cerere de suspendare a judecății până la rămânerea irevocabilă a hotărârii

judecătorești prin care s-a constatat nulitatea absolută parțială a actului

constitutiv al SC F.C.P.T. SA.

Înalta Curte urmează

să respingă această cerere deoarece, chiar dacă rezultatul procesului ce face

obiectul dosarului nr. 4944/3/2009 ar putea interesa prezenta cauză, există

alte argumente pentru care recursul va fi găsit fondat, cu consecința casării

deciziei și trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeași curte de apel.

Analizând criticile

formulate de recurentă, Înalta Curte constată că parte din acestea sunt greșit

încadrate în drept respectiv cele referitoare la depășirea limitelor puterii

judecătorești – art. 304 pct. 4 C. proc. civ. și la interpretarea greșită a

actului juridic dedus judecății – 304 pct. 8 C. proc. civ.

În realitate, prima

critică vizează aplicarea greșită a legii și urmează a fi analizată împreună cu

cea de-a treia critică, de nelegalitate, încadrată în dispozițiile art. 304 pct.

9 C. proc. civ., iar motivul privitor la interpretarea greșită a actului

juridic vizează în realitate situația de fapt stabilită pe baza probelor

administrate.

În ceea ce privește

motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., acesta este

fondat, pentru următoarele considerente:

susținerilor recurentei, art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în

forma în vigoare la data înregistrării mărcii în litigiu, prevedea că orice

persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului București anularea

înregistrării mărcii făcute cu nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) din

lege.

Potrivit art. 5 alin.

(1) lit. a) sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate mărcile care

nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 lit. a)

Art. 3 lit. a) din

aceeași reglementare prevedea că marca este un semn susceptibil de reprezentare

grafică, servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice

sau juridice de cele aparținând altor persoane.

Așadar, pentru faptul

că marca nu ar fi îndeplinit condițiile prevăzute de art. 3 lit. a) din Legea nr.

84/1998, se putea solicita anularea înregistrării, fiind unul din motivele de

anulare prevăzute de art. 48 din lege.

Art. 3 lit. a)

prevede două condiții de registrabilitate a unui semn ca marcă, respectiv

condiția reprezentabilității grafice și condiția distinctivității, adică a

capacității semnului de a distinge produsele sau serviciile din punctul de

vedere al provenienței lor.

Atunci când un semn

nu îndeplinește cea de-a doua condiție, aceasta înseamnă că el nu ar putea fi

folosit și, în consecință, înregistrat ca marcă de nicio persoană fizică sau

juridică reprezentând un motiv absolut de refuz la înregistrare.

În speță, Curtea de

apel nu a arătat de ce semnul „P.T.” nu ar fi apt în sine să distingă produsele

sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de ale alteia, ci s-a referit,

în realitate, la posibilitatea ca prin înregistrarea unui semn utilizat deja în

activitatea unui alt întreprinzător, să se creeze confuzie între marcă și semn,

ceea ce ar fi putut constitui un alt motiv de anulare a înregistrării mărcii

respectiv cel prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. b), care nu a fost invocat în

speță.

Reținând incidența art.

3 lit. a) din Legea nr. 84/1998, curtea de apel a aplicat greșit textul de lege

menționat.

de apel a anulat parțial înregistrarea mărcii, numai pentru o anumită categorie

de servicii determinate și nu pentru o întreagă clasă, din cele pentru care

reclamanta a obținut înregistrarea, nu atrage nelegalitatea hotărârii și, de

altfel, în cazul în care s-ar considera fondată această critică, în funcție de

soluția ce s-ar prefigura cu privire la celelalte motive de recurs, ar putea

avea drept consecință chiar agravarea situației recurentei în propria cale de

atac.

privește motivul de nelegalitate privitor la greșita aplicare a dispozițiilor art.

48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, Înalta Curte constată următoarele:

Motivul de anulare

constând în înregistrarea mărcii cu rea-credință este prevăzut de art. 48 alin.

(1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, și, așa cum corect susține recurenta, în

reținerea incidenței acestui motiv, argumentarea instanței de apel este

contradictorie și incompletă.

Astfel, curtea de

apel reține legitimitatea folosirii semnului P.T. de către U.P.T. nu doar pe

considerentul existenței în patrimoniul acesteia a unei mărci înregistrate – pe

care ulterior o consideră anulabilă pentru rea-credință – dar și pe

considerentul că sintagma incriminată se regăsește în denumirea U.

În același timp,

pentru a reține reaua-credință la înregistrare curtea de apel se limitează la a

constata că, la data formulării cererii, solicitanta U.P.T. cunoștea că semnul

pe care dorea să-l înregistreze ca marcă era utilizat de o altă entitate

juridică.

În realitate, simpla

cunoștință a existenței și folosirii mărcii anterior depozitului nu este

suficientă pentru întrunirea condiției relei – credințe, fiind necesar ca acest

fapt să fie unul de natură frauduloasă.

Reaua – credință

implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte, vizând, pe de o

parte, cunoașterea „faptului relevant” - existența și folosirea unei mărci

anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă - iar, pe de altă

parte, intenția frauduloasă.

Astfel concepută,

reaua – credință, ce interesează dispozițiile art. 48 lit. c), este asimilabilă

întotdeauna fraudei.

Constatările

anterioare sunt confirmate de aprecierile Curții de Justiție a Uniunii

Europene, reflectate în decizia pronunțată la data de 11 iunie 2009.

Instanța

de apel nu a ținut seama de jurisprudența Curții Europene și a făcut o aplicare

necorespunzătoare a unor principii ce guvernează raporturile concurențiale

între părți, din perspectiva cărora trebuie evaluată atitudinea subiectivă a

solicitantului mărcii, reguli confirmate prin decizia instanței europene.

Revenind

la decizia menționată, este de menționat că instanța europeană a arătat că

intenția de a împiedica un terț să comercializeze un produs poate, în anumite

circumstanțe, să caracterizeze reaua – credință a solicitantului mărcii,

situație întrunită, în special, în cazul în care se dovedește că solicitantul a

înregistrat marca fără intenția de a o utiliza, exclusiv în scopul de a bloca

accesul terțului comerciant pe piață, caz în care marca nu este aptă de a-și

îndeplini funcțiile esențiale.

Raportând aceste

aprecieri teoretice la datele speței, rezultă că nu este suficientă cunoașterea

de către solicitantul mărcii a „faptului relevant”, fiind necesar a se dovedi

că intenția frauduloasă a pârâtei la momentul cererii de înregistrare a mărcii.

Cât privește

criteriile de apreciere a acestor cerințe, implicit, mijloacele de dovedire a

intenției frauduloase, această instanță apreciază că simpla cunoaștere a

„faptului relevant” nu prezumă, prin ea însăși, existența unei intenții

frauduloase, astfel cum rezultă din considerentele deciziei de apel, atare

intenție trebuind a fi probată distinct de prima cerință și apreciată ca atare.

În evaluarea unei

asemenea intenții, este relevant istoricul constituirii celor două părți

litigante, activitatea desfășurată de acestea anterior cererii de înregistrare

a mărcii, ca și actele de utilizare a semnelor în raport cu produsele sau

serviciile cărora marca le-a fost destinată, ulterior înregistrării - în primul

rând, evident, dacă a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru produsele

sau serviciile pentru care a fost înregistrată -, pentru a se determina dacă și

în ce măsură marca și-a îndeplinit funcțiile esențiale specifice.

Este de precizat,

totodată, că decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene face referire la o a

treia cerință necesară pentru ca reaua, credință să subziste, distinct de

condiția cunoașterii existenței mărcii terțului și de cea a intenției

frauduloase, anume cerința gradului de protecție juridică de care se bucură

atât marca terțului, cât și semnul a cărui înregistrare se solicită a fi

anulată.

Această cerință este,

de asemenea, importantă pentru reținerea relei - credințe, fiind necesar a se

evalua ca atare.

Se constată, din cele

expuse, că instanța de apel a făcut o aplicare greșită a dispozițiilor art. 48 lit.

c) din Legea nr. 84/1998, din perspectiva conținutului conceptual al relei -

credințe și a criteriilor de apreciere a acestuia, analiza sa vădind, în

același timp, prin prisma celor redate prin prezentele considerente, că

situația de fapt și de drept nu este pe deplin și în mod corect stabilită.

Față de cele reținute,

în baza art. 312 și art. 304 pct. 9 și 7 C. proc. civ., Înalta Curte va admite

recursul declarat de reclamantă împotriva deciziei, va casa decizia și va

trimite cauza spre rejudecarea apelurilor la aceeași curte de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge cererea de

suspendare a judecării cauzei formulată de recurenta – reclamantă Universitatea

P.T.

Admite recursul

declarat de reclamanta U.P.T.

împotriva

deciziei civile nr. 71/A din 4 martie 2010 a Curții de Apel București, secția a IX a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Casează decizia și

trimite cauza spre rejudecare la aceeași curte de apel.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință

publică, astăzi 11 februarie 2011.