ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 540/2015

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 540/2015 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra cauzei de față

constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul

Tribunalului București la data de 27 februarie 2012, sub nr. de Dosar nr. 5737/2012,

reclamanta SC T.L.F.T. SRL a chemat în judecată pe pârâta SC U.D.P. SRL,

solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună:

i) interzicerea

fabricării, promovării, introducerii pe piață, oferirii spre vânzare,

depozitării, comercializării, în orice formă și orice mod, importului sau

exportului produselor care poartă semnele P., P.V., P.L., P.D. sau orice alt

semn similar, întrucât acestea constituie contrafacerea servilă a mărcii înregistrate

„P.” ce îi aparține, astfel încât îi sunt încălcate drepturile exclusive asupra

acesteia, marcă ce beneficiază de protecție în România din 22 februarie 2008;

ii) distrugerea

stocurilor de produse care încalcă drepturile exclusive ale reclamantei asupra

mărcii menționate la pct. i), precum și a materialelor promoționale referitoare

la acestea;

iii) obligarea

pârâtei la retragerea de pe piață a produselor ce încalcă drepturile

reclamantei și publicarea hotărârii instanței într-un cotidian național de mare

tiraj.

În motivarea

acțiunii, reclamanta a arătat că este o companie de drept român, unul dintre

principalii producători și distribuitori de băuturi și produse alcoolice din

România, deținând un portofoliu semnificativ de mărci înregistrate, atât la nivel

național cât și pe plan comunitar. La 22 februarie 2008 a solicitat

înregistrarea mărcii „P.” pentru produse și servicii din clasele 33 (băuturi

alcoolice), 35 și 39 ale Clasificării de la Nisa, iar O.S.I.M. a emis

certificatul de înregistrare la 15 ianuarie 2012; anterior, a fost emis Aviz de

Refuz Provizoriu de către O.S.I.M., în temeiul anteriorităților reprezentate de

mărcile „P.”, aparținând societăților SC P.R. SRL și SC I.R. SRL, din

Timișoara. Pentru înlăturarea motivelor care împiedicau înregistrarea mărcii,

reclamanta a solicitat Tribunalului București, în temeiul art. 45 alin. (1) lit.

a) din Legea nr. 84/1998, decăderea titularilor din drepturile conferite de

marcă, pentru neutilizarea mărcilor pe teritoriul României într-o perioadă

neîntreruptă de 5 ani, cerere care a fost admisă, iar mărcile care au făcut

obiectul decăderii au fost radiate din R.N.M.

Cele două societăți

anterior menționate au încercat însă în continuare eludarea bunelor practici

comerciale și a vigilenței reclamantei, prin depunerea unor cereri de mărci

similare cu marca reclamantei, aceasta opunându-se în fiecare caz la

înregistrarea acestora. Astfel, printre altele, s-au înregistrat „P.V.”, marcă

internațională, precum și „P.L.”, marcă internațională, titular al acestora fiind

P.S., care este legat de grupul de firme timișorean și pârâta SC U.D.P. SRL,

întrucât două din mărcile anulate, aparținând SC I.R. SRL, erau marca „P.V.” și

„P.L.”, aceleași cu cele pe care dl. P.S. a încercat să le înregistreze ca

mărci internaționale, iar conform informațiilor de la O.N.R.C. dl. P.S. este

asociat și administrator al pârâtei SC U.D.P. SRL.

Referitor la

contrafacerea mărcii „P.”, reclamanta a aratat că în 2011 a demarat o

costisitoare campanie de lansare și poziționare pe piață a băuturilor alcoolice

sub marca „P.”, investind sume considerabile în publicitate (aprox. 600.000 euro);

discuțiile cu distribuitorii au relevat că în România este importat un produs

identic cu cel al reclamantei, purtând o marcă identică, „P.L.” și „P.V.”. Deși

reclamanta a notificat pârâtei încălcarea drepturilor sale de proprietate

industrială, solicitându-i să renunțe la comercializarea produselor ce aduc

atingere drepturilor sale, pârâta nu a dat curs notificării și continuă

comercializarea.

Reclamanta arată că,

în calitate de titular al mărcii naționale „P.”, este singura îndreptățită să

folosească acest semn și să autorizeze folosirea acesteia de către terți pe

întreaga durată a valabilității înregistrării mărcii, conform dispozițiilor

art. 36 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată.

În ce privește gradul

de similaritate al semnelor în dispută, reclamanta susține că este evident

caracterul uzual, descriptiv al elementelor „L.” sau „V.” ce indică calitatea

sau aroma produsului, lămâia fiind un ingredient, o aromă de bază a băuturilor

alcoolice sau ingredient al cocktail-urilor. În baza opoziției depuse de

reclamantă la înregistrarea mărcii internaționale „P.L.”, de către dl. P.S.,

asociat și administrator al pârâtei, O.S.I.M. a emis A.R.P.

Între elementele

verbale ale semnelor singura diferență este constituită doar de adăugarea

elementelor „L.” sau „V.” produselor contrafăcute, în rest, întreaga structură

este identică. Semnele frauduloase utilizate „P.L.” și „P.V.” diferă față de

marca reclamantei „P.” prin simpla adăugare a cuvântului „L.”, adică „lămâie”

în limba engleză, fruct des utilizat împreună cu unele băuturi alcoolice sau în

compoziția unor băuturi alcoolice, dar cel mai des cu vodcă, băutură alcoolică

inclusă în clasa 33, pentru care marca reclamantei este protejată, sau elementul

„V.”, care indică produsul. Orice analiză obiectivă va ajunge la aceeași

concluzie, de virtuală identitate a semnelor, care determină consumatorul să

considere că produsele în discuție au o origine comună, ducând la diluția

mărcii anterioare „P.” aparținând reclamantei.

Pârâta SC U.D.P. SRL

nu deține în România niciun drept cu privire la marca „P.”, nu a deținut

niciodată vreun drept în acest sens și nu este autorizată de reclamantă să utilizeze

marca. Astfel, utilizarea de către pârâtă a unui semn virtual identic cu cel al

reclamantei, destinat a fi folosit pentru aceleași produse, reprezintă comerț

ilicit în accepțiunea legii cunoscut în doctrină și de practica judiciară drept

„contrafacere”.

În opinia

reclamantei, fapta săvârșită de către pârâtă îmbracă și forma actelor de

concurență neloială, în sensul art. 5 din Legea nr. 11/1991, cu modificările și

completările ulterioare, pârâta desfășurând activități similare cu cele ale

reclamantei, anume import, comercializare și marketing pe teritoriul României a

produsului „P.” care îi încalcă drepturile exclusive asupra mărcii și poate

conduce la afectarea serioasă a veniturilor reclamantei și la pierderea

clientelei, constituind astfel fapte ilicite de concurență neloială.

De asemenea, reclamanta

a arătat că pârâta efectuează acte de distribuire a produselor ce încalcă marca

„P.” prin intermediul site-ului, pentru băuturi alcoolice „P.V.” și „P.L.”, ce

încalcă drepturile exclusive asupra mărcii „P.”

În drept, au fost

invocate dispozițiile art. 36, art. 90 și urm. din Legea nr. 84/1998.

Pârâta SC U.D.P. SRL

a formulat întâmpinare, prin care a invocat, în primul rând, excepția

necompetenței teritoriale a Tribunalului București în temeiul art. 7 alin. (1)

C. proc. civ., susținând că instanța competentă în soluționarea litigiului este

tribunalul Timiș, în circumscripția căruia se află sediul său, iar pe fondul

cauzei a solicitat, pe baza unor ample argumente de fapt și de drept, să se

respingă cererea de chemare în judecată ca netemeinică, nelegală și nedovedită,

menționând că nu a efectuat decât un singur import de produse purtând semnele pretins

frauduloase, anume la 26 septembrie 2011; cu cheltuieli de judecată.

Prin încheierea din

23 mai 2012, tribunalul a respins ca neîntemeiată excepția necompetenței

teritoriale, pentru considerentele consemnate în cuprinsul încheierii.

Tribunalul a

solicitat A.N.V. să comunice date cu privire la importul efectuat de pârâtă în

perioada 01 ianuarie 2011-07 iunie 2012.

Prin sentința civilă nr.

2013 din 16 noiembrie 2012, prima instanță a respins cererea ca neîntemeiată și

a obligat-o pe reclamantă la plata către pârâtă a sumei de 11.425 lei,

reprezentând cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța

această soluție, tribunalul a reținut, în esență, următoarele:

S-a constatat că pârâta

s-a apărat în sensul că a efectuat un singur import de băuturi alcoolice (vodcă),

la data de 26 septembrie 2011, sub denumirea P.V. și P.L., având autorizarea

titularului mărcilor depuse la O.M.P.I. (P.V. și P.L.), administratorul

pârâtei, cetățeanul maghiar P.S., care este și asociat al societății din

Ungaria de la care s-a efectuat importul, iar la data respectivă nu era încă

publicată cererea de înregistrare a mărcii naționale P. depusă de reclamantă,

publicare ce a avut loc abia la 30 noiembrie 2011; tribunalul a reținut că

pârâta a dovedit aceste susțineri prin probatoriul administrat în cauză

(interogatoriu, înscrisuri privind data efectuării importului, ca și existența

consimțământului titularului cererii de marcă internațională).

Tribunalul a constatat

că afirmațiile reclamantei cu privire la contrafacerea mărcii P. nu sunt

întemeiate, fiind înlăturate susținerile acesteia cu referire la gradul de

similaritate al semnelor în dispută, deci și la caracterul uzual, descriptiv al

elementelor „L.” sau „V.”

Instanța a apreciat

că semnele pretins frauduloase „P.L.” și „P.V.” diferă față de marca

reclamantei „P.” prin simpla adăugare a cuvântului „L.”(„lămâie” în limba

engleză, fruct des utilizat împreună cu unele băuturi alcoolice sau în

compoziția unor băuturi alcoolice, dar cel mai des cu votcă) sau a elementului

„V.” (care desemnează chiar produsul), produsele fiind din aceeași clasă (băuturi

alcoolice - clasa 33), pentru care marca reclamantei este protejată, în rest,

întreaga structură este identică.

S-a reținut că marca

reclamantei nu este similară cu semnele folosite de către pârâtă decât într-o

mică măsură. Astfel, marca reclamantei este verbală, alcătuită dintr-un singur

cuvânt lipsit de distinctivitate, pe când mărcile opuse sunt combinate, alcătuite

din elementul „P.” și alte cuvinte, precum și un element figurativ. S-a

apreciat că nu este relevant în speță că pârâta nu deține în România mărci

înregistrate, de vreme ce aceasta a avut consimțământul titularului cererilor

de marcă depuse la O.M.P.I.; de altfel, nici nu era necesar consimțământul

reclamantei, întrucât pârâta a importat produse cu alte denumiri care nu încalcă

drepturile exclusive ale reclamantei, semnele opuse nefiind identice, astfel

cum a susținut reclamanta.

Contrafacerea există

atunci când pentru consumatorul cu o atenție medie se verifică riscul de

confuzie de a asocia semnul cu marca anterioară; riscul de confuzie se

apreciază global, bazându-se pe impresia de ansamblu produsă de marcă și semn,

evaluare ce se efectuează din punct de vedere vizual, auditiv și conceptual,

ținând cont, în special, de elementele lor distinctive și dominante.

Urmare a acestei

analize, tribunalul a constatat că semnele utilizate de pârâtă nu sunt virtual

identice cu marca înregistrată a reclamantei, astfel încât nu se verifică

riscul de confuzie; s-a observat că, de altfel, există numeroase mărci care

conțin cuvântul P. și care coexistă pentru produse din clasele 33 și 35, iar un

cuvânt generic nu poate deveni proprietatea exclusivă a unui singur titular.

Astfel, realizând

această comparație între marcă și semnele utilizate de pârâtă, s-a reținut că

marca verbală a reclamantei este un cuvânt generic, în timp ce semnele folosite

de pârâtă pentru produsele importate sunt mărci combinate, cu element figurativ,

având un fond de culoare verde într-un chenar alb; literele care compun

cuvântul „P.,, sunt albe iar cele care compun cuvântul „L.” sunt de culoare

roșie; în partea de sus, imediat sub chenarul alb, este reprodus un urs polar

alb, iar sub cele două cuvinte „P.L.”, este desenat un cerc galben, cu nuanțe

maronii, reprezentând stilizat o lămâie.

Și “P.V.”, reprezintă

tot o marcă combinată având un fond colorat în albastru cu chenar alb; literele

care compun cuvântul „P.” sunt albe, iar cele care compun cuvântul „V.” sunt de

culoare roșie; sub cele două cuvinte “P.V.”, este desenat un urs polar alb.

Tribunalul a apreciat

că din toate acestea rezultă că marca reclamantei nu produce un risc de confuzie

cu mărcile utilizate pe produsele importate de către pârâtă.

Totodată, s-a

constatat că pârâta a susținut că la organizațiile internaționale și la O.S.I.M.

s-a permis înregistrarea multor mărci conținând cuvântul generic „P.”, iar diferențierea

tuturor acestor mărci are loc, în contextul unei aprecieri globale a

similarității, datorită distinctivității date de elementele figurative, de elementele

verbale suplimentare, grafia specială, culori, fiind admis că nu există risc de

asociere și confuzie între mărci.

Prima instanță a mai constatat

că reclamanta nu a făcut dovada utilizării mărcii în România, însă a susținut

că faptele pârâtei constituie și acte de concurență neloială în sensul Legii nr.

11/1991; s-a apreciat că nu sunt întemeiate nici aceste susțineri, întrucât nu

s-a probat reaua-credință a pârâtei, în calitate de comerciant, și nici

încălcarea uzanțelor cinstite de către aceasta, având în vedere că la data

efectuării importului și comercializării produselor, pârâta a acționat cu bună

credință, dat fiind că reclamanta nu avea calitatea de titular al mărcii „P.” S-a

apreciat că opozițiile reclamantei în procedura de înregistrare în România a

mărcilor “P.V.” și „P.L.”, în curs, pot avea efect în obținerea protecției

acestor mărci în România pentru titularul-solicitant P.S., dar nu întemeiază

exclusivitatea mărcii „P.”, înregistrată de către reclamantă la O.S.I.M.,

existând în acest sens o diferență între acțiunile cetățeanului maghiar,

titular-solicitant, P.S., și acțiunile persoanei juridice române SC U.D.P. SRL,

importator/destinatar autorizat.

În ceea ce privește

susținerile reclamantei, în sensul că pe site-ul de internet se comercializează

băuturi alcoolice “P.V.” și „P.L.”, tribunalul a constatat că nu s-a făcut

dovada că site-ul ar aparține pârâtei, pentru ca aceasta să fie răspunzătoare

de informațiile conținute de site, așa încât au fost înlăturate ca neîntemeiate

și aceste susțineri.

S-a făcut aplicarea

dispozițiilor art. 274 C. proc. civ. în ce privește cheltuielile de judecată

efectuate în cauză de către pârâtă, dispunându-se obligarea reclamantei la

11.425 lei în favoarea acesteia (onorariu de avocat, conform dovezilor depuse

la dosar).

În termen legal,

împotriva acestei sentințe, reclamanta a promovat apel, criticând soluția

pentru nelegalitate și netemeinicie.

Prin Decizia civilă nr.

167/A din 22 octombrie 2013 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și

pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări

sociale, apelul reclamantei a fost admis, sentința apelată a fost schimbată în

parte, iar pe fond: s-a admis în parte cererea, s-a dispus în sarcina pârâtei

interdicția fabricării, promovării, introducerii pe piață, oferirii spre

vânzare, depozitării, comercializării în orice formă și în orice mod, a importului

sau exportului produselor care poartă semnele "P.", "P.V.",

"P.L.", "P.D."; s-a dispus obligarea pârâtei la distrugerea

stocurilor de produse ce poartă semnele "P.", "P.V.",

"P.L.", "P.D.", precum și a materialelor promoționale

referitoare la acestea, ca și obligarea la retragerea de pe piață a acestor

produse; au fost menținute dispozițiile sentinței apelate, în ceea ce privește

respingerea cererii de publicare a hotărârii instanței într-un cotidian cu

tiraj național.

Pentru a pronunța

această decizie, în analiza criticilor formulate prin motivele de apel,

instanța de apel a reținut, în esență, următoarele:

Apelanta-reclamantă

este titulara mărcii individuale verbale „P.” pentru produsele din clasa 33

(băuturi alcoolice, cu excepția berii), 35 și 39 din Clasificarea de la Nisa; data

depozitului cererii, conform art. 16 din Legea nr. 84/1998, este 22 februarie 2008,

în timp ce data înregistrării mărcii, conform art. 26 din Legea nr. 84/1998,

este 20 octombrie 2011.

Potrivit facturilor

fiscale, proceselor-verbale de predare-primire, scrisorii de transport, avizului

de însoțire a mărfii depuse la dosar (filele 199-203 dosar primă instanță), la

data de 26 septembrie 2011 intimata-pârâtă a achiziționat de la SC U.D.P. Kft,

7.560 de sticle cu băuturi alcoolice purtând denumirea „P.V.” și 4.536 de

sticle cu băuturi alcoolice purtând denumirea „P.L.”, pe care le-a vândut în

aceeași zi unui terț - SC C.A. SRL.

Intimata a invocat

dreptul de a importa și comercializa în România băuturi alcoolice spirtoase sub

mărcile “P.V.” și „P.L.”, în baza acordului dat de S.P. la data de 17 iunie 2011

(fila 54 dosar tribunal), persoană care a susținut că este titularul mărcilor

înregistrate la O.M.P.I.

Astfel cum a rezultat

din certificatele O.M.P.I. (filele 49-53 dosar tribunal), numitul S.P. a

înregistrat, în baza Aranjamentului de la Madrid și a Protocolului referitor la

acesta, la datele de 02 iunie 2011, respectiv 09 iunie 2011, cereri de

desemnare a României ca țară în care se solicită extinderea protecției care

rezultă din înregistrarea internațională a mărcilor figurative “P.V.” și „P.L.”,

pentru clasele de produse 33 (băuturi alcoolice, cu excepția berii) și 35.

Intimata-pârâtă a

pretins că la data de 26 septembrie 2011, când a realizat importul și

revânzarea produselor alcoolice cu denumirea “P.V.” și „P.L.”, a verificat pe

site-ul O.S.I.M. și pe cel al OMPI situația înregistrării mărcilor “P.V.” și „P.L.”,

depunând la dosar extrase.

Conform extrasului de

pe site-ul O.S.I.M. din data de 26 septembrie 2011 (f. 69), titularii mărcilor “P.V.”

și „P.L.”, înregistrate pentru clasa de produse 33, erau decăzuți din

drepturile conferite de marcă.

Extrasele de pe

site-ul O.M.P.I. (fără dată a generării), referitoare la mărcile figurative “P.V.”

și „P.L.” (filele 70-74), cuprind, referitor la desemnarea României ca țară în

care se solicită extinderea protecției, mențiunea nedatată în sensul că ”perioada

de refuz a expirat și nicio notificare de refuz provizoriu nu a fost

înregistrată” - aplicarea regulii nr. 5 menținută).

Alte extrase de pe

același site al O.M.P.I., referitoare la aceleași două mărci, menționează că refuzul

provizoriu de protecție a fost primit de Biroul Internațional la 03 octombrie 2011,

fiind notificat la data de 13 octombrie 2011 și publicat la 03 noiembrie 2011.

Instanța de apel a

constatat că deși prin cererea de chemare în judecată reclamanta a reprodus

dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, din expunerea

motivelor de fapt și de drept ale cererii rezultă cu claritate că aceasta a

înțeles să își întemeieze pretențiile pe dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b)

din același act normativ, temei în raport cu care instanța de apel a analizat

cererea, prin prisma criticilor formulate prin motivele de apel; astfel,

reclamanta nu a pretins că semnele utilizate de către pârâtă sunt identice cu

marca reclamantei, ci a argumentat asemănarea acestora cu marca, vorbind despre

o identitate virtuală și pretinzând că această similaritate va determina pe

consumatori să considere că produsele au o origine comună.

Totodată, s-a reținut

că dispozițiile art. 90 din Legea nr. 84/1998 (invocate ca temei în cererea

introductivă) nu sunt incidente în cauză, având în vedere că faptele care,

aducând atingere unui drept la marcă sau asupra unei indicații geografice, constituie

infracțiuni, litigiul de față având o natură pur civilă.

Analizându-se

dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, instanța de apel

a reținut că aplicarea acestui text presupune întrunirea cumulativă a

următoarelor condiții: 1) reclamanta să fie titulara unui drept la marcă; 2)

pârâta să fie utilizator sau potențial utilizator în activitatea comercială a

unui semn pentru care, datorită faptului ca este identic sau asemănător cu

marca reclamantei și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică

marca sunt identice sau similare cu cele pe care pârâta aplică semnul, exista

un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între

semn și marcă.

condiție este îndeplinită în cauză, întrucât reclamanta este titulara

drepturilor asupra mărcii individuale verbale „P.”, cu începere de la data de

22 februarie 2008, data depozitului național reglementar, date fiind și

dispozițiile art. 3 lit. b) și art. 37 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

Prin urmare, au fost

înlăturate apărările pârâtei (impropriu subsumate excepției de prematuritate),

în sensul că reclamanta nu ar beneficia de protecția conferită de art. 36 din

Legea nr. 84/1998, pentru aceea că la data de 26 septembrie 2011 marca sa nu

era înregistrată.

Au fost apreciate ca

nefondate și susținerile pârâtei prin care a pretins că marca reclamantei „nu

este o marcă exclusivă”, în sensul că nu îi conferă acesteia drepturi exclusive

asupra cuvântului „P.”, cuvânt de largă utilizare în limba română, atât în

vorbirea curentă, cât și în alte domenii.

Deja s-a reținut că marca

reclamantei a fost înregistrată la data de 20 octombrie 2011, iar în cauză nu

s-a susținut sau dovedit că aceasta ar fi fost anulată, astfel că în favoarea

acesteia operează o prezumție de validitate.

Chiar dacă s-ar

ignora această prezumție, nu se poate aprecia că marca „P.”, înregistrată de

reclamantă, nu are caracter distinctiv pentru clasa de produse 33 (băuturi

alcoolice, cu excepția berii), întrucât nu evocă natura sau caracteristicile

comune, proprii, predominante ale produselor respective; totodată, un anumit

caracter aluziv asupra unei înalte calități a produselor nu poate afecta

puterea distinctivă a mărcii.

Prin urmare, instanța

de apel a reținut că, în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998,

reclamanta are un drept exclusiv asupra mărcii verbale „P.”; au fost apreciate

ca nerelevante și susținerile pârâtei în sensul că există numeroase mărci

înregistrate, care ar conține cuvântul „P.”, având în vedere că reclamanta este

singura îndreptățită să aprecieze asupra modului în care își protejează

drepturile și nu poate fi obligată să acționeze și împotriva altor persoane; pe

de altă parte, s-a observat că lista mărcilor care conțin elementul P., depusă

la dosar de către pârâtă nu indică și clasele de produse pentru care aceste

mărci au fost înregistrate, având în vedere că orice apreciere a similarității

semnelor, în condițiile prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998,

are ca premisă identitatea sau similaritatea produselor/serviciilor.

Nerelevante au fost

apreciate și afirmațiile în sensul că reclamanta nu a dovedit utilizarea mărcii

în România, având în vedere că dispozițiile art. 36 și art. 37 din Legea nr. 84/1998

nu impun reclamantei o atare condiție, lipsa unei folosiri efective a mărcii

putând constitui eventual temei pentru o cerere în decăderea drepturilor asupra

mărcii, conform art. 46 din Lege.

și această a doua condiție este îndeplinită în cauză.

Astfel, pârâta a

importat și revândut la data de 26 septembrie 2011, o cantitate însemnată de

băuturi alcoolice îmbuteliate în sticle pe ale căror etichete era inscripționat

cuvântul „P.” Aceste acte de comerț ale pârâtei au avut ca obiect produse

identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca reclamantei (din clasa

33 a Clasificării de la Nisa), fiind îndeplinită așadar una dintre cerințele

condiției prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

O altă cerință constă

în folosirea de către pârâtă, în activitatea comercială, a unui semn identic

sau asemănător cu marca reclamantei, iar în raport de obiectul cererii

reclamantei și de probatoriul administrat în cauză, instanța de apel a realizat

această analiză în mod distinct pentru semnele “P.V.”, „P.L.” și „P.”, față de

semnul „P.D.”

Astfel, s-a constatat

în activitățile comerciale desfășurate la data de 26 septembrie 2011, pârâta a

folosit cuvântul „P.”, care a fost aplicat pe etichetele sticlelor cu băuturi

spirtoase. Cuvântul a fost folosit în două variante: în prima dintre ele,

cuvântul a fost aplicat cu majuscule albe pe fond albastru, având alăturat mai

jos cuvântul „V.”, scris cu majuscule roșii de dimensiuni mult mai mici; de

asemenea, pe etichetă a fost desenat un urs alb, stilizat, pe un fond alb

difuz; în cea de-a doua variantă, cuvântul a fost aplicat cu majuscule albe pe

fond verde, având alăturat mai jos cuvântul „V.”, scris cu majuscule roșii de

dimensiuni mult mai mici; de asemenea, pe etichetă au fost desenate un cerc galben,

cu marginile difuze și un urs alb, stilizat.

Instanța de apel a

apreciat că din punct de vedere conceptual, elementul dominant al semnelor “P.V.”

și „P.L.” este cuvântul „P.”, însă acesta nu evocă natura sau caracteristicile

comune ale produsului; spre deosebire de cuvântul „P.”, particulele “V.” și

„L.” evocă natura, respectiv aroma produsului și nu conferă semnului caracter

distinctiv.

Și din punct de

vedere vizual, cuvântul „P.” s-a apreciat a fi elementul dominant al semnelor

folosite de pârâtă, întrucât cuvântul iese în evidență prin contrastul puternic

dintre culoarea albă a literelor sale și fondul de culoare închisă, albastru

sau verde, precum și prin dimensiunile foarte mari; în opoziție cu acesta,

cuvintele “V.” și „L.” sunt mult mai greu de distins, fiind scrise cu litere

foarte mici (aproximativ a șasea parte din dimensiunea literelor cuvântului „P.”)

și necontrastante în raport cu fondul (roșii, pe fond albastru sau verde); și

elementele figurative au caracter secundar în raport cu cuvântul „P.”, întrucât

pentru orice subiect este mult mai facil să citească un cuvânt scris cu

majuscule, decât să descifreze semnificația unui desen stilizat.

În raport de

apărările intimatei-pârâte, se impune și analiza similarității verbale a

semnelor folosite de aceasta, față de marca apelantei-reclamante.

Sub acest aspect, instanța

de apel a reținut că V. este unul dintre produsele aparținând clasei 33 pentru

care a fost înregistrată marca reclamantei. În ipoteza în care consumatorul

s-ar adresa vânzătorului pentru a obține produsul dorit, s-ar ajunge la

identitatea virtuală dintre V. „P.” și “P.V.”; în cazul „P.L.”, similaritatea

verbală se datorează accentului care cade pe primul termen al asocierii.

Într-un alt plan al

analizei, întrucât existența unui drept la marcă al pârâtei ar fi de natură a

paraliza acțiunea în contrafacere formulată de reclamantă, curtea de apel a

reținut că este necesar a se preciza că pârâta nu este titulara niciunui drept

derivând din marcă, pe care să îl poată opune reclamantei. Această concluzie

are la bază împrejurarea că nici S.P. nu este titularul unor astfel de

drepturi, iar drepturile invocate de pârâtă au la bază acordul din 17 iunie 2011

al acestuia, descris în cadrul prezentării situației de fapt.

Astfel, la data de 03

octombrie 2011, O.S.I.M. a comunicat către O.M.P.I. refuzul provizoriu de

extindere în România a protecției pentru mărcile internaționale, iar la data de

13 octombrie 2011 a fost notificat acest refuz lui S.P. Astfel cum a rezultat

din adresa din 23 septembrie 2011 și avizul din 20 septembrie 2011 (filele 109-112

dosar tribunal), avizele de refuz au fost emise la solicitarea reclamantei,

care a invocat marca sa anterioară având dată și număr de depozit din 22 august

2008, respectiv marca „P.” (fila 57 dosar primă instanță).

Prin urmare, s-a

apreciat că până la epuizarea favorabilă a căilor de atac formulate de S.P.

împotriva celor două avize de refuz provizoriu, acesta nu poate opune

reclamantei un drept decurgând din cele două cereri de extindere a protecției.

Această concluzie se

impune întrucât depunerea ulterioară datei depozitului cererii reclamantei, a

unei cereri de înregistrare a unei mărci identice sau similare, nu poate

constitui o piedică în calea exercitării dreptului prevăzut de art. 36 alin.

(2) din Legea nr. 84/1998, decât în cazul în care cererea ulterioară ar fi

admisă și marca subsecventă s-ar înregistra. În caz contrar, protecția

conferită de art. 36 ar fi iluzorie, dacă oricine ar putea să împiedice

exercitarea ei prin înregistrarea unei cereri ulterioare.

Curtea de apel a mai

reținut că verificarea de către pârâtă a statutului mărcilor naționale “P.V.”

și „P.L.” la data de 26 septembrie 2011 și împrejurarea că la aceeași dată, pe

site-ul O.M.P.I. ar fi fost publicată mențiunea „perioada de refuz a expirat și

nicio notificare de refuz provizoriu nu a fost înregistrată” cu privire la

cererile formulate de S.P., nu conduce la concluzia bunei credințe a pârâtei.

Pârâta este un

profesionist care, conform propriilor afirmații și relațiilor furnizate de O.N.R.C.,

acționează în principal pe piața produselor alcoolice. Prin urmare, diligența

pe care trebuia să o manifeste în derularea operațiunilor comerciale din 26

septembrie 2011 se impune a fi apreciată în abstract, cu maximă rigoare.

În acest context,

instanța de apel a apreciat că pârâta era datoare să sesizeze caracterul

esențial, principal al elementului „P.” din cuprinsul pretinselor mărci ale

produselor pe care le comercializa și să verifice statutul acestei mărci pe

site-ul O.S.I.M.

Pe de altă parte, s-a

constatat că nu există prevederi în Legea nr. 84/1998, în Decretul nr. 1176/1968

(de ratificare a Aranjamentului de la Madrid), sau în Legea nr. 5/1998 (de

ratificare a Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid) care să

stabilească un termen în care O.S.I.M. să comunice către O.M.P.I. avizul de

refuz provizoriu, ci doar termenul de două luni prevăzut de art. 19 Legea nr. 84/1998

pentru formularea opozițiilor de către persoanele interesate. În aceste

condiții, devin aplicabile dispozițiile regulii nr. 5, privind termenul de 1

an. Or, pârâta nu se poate prevala de necunoașterea legii, după cum nu poate

pretinde că nu a observat caracterul contradictoriu al mențiunilor arătate

anterior ca fiind publicate pe site-ul O.M.P.I.

Instanța de apel a

mai reținut că drepturile lui S.P. asupra unor desene industriale reprezentând

sticle ale băuturilor alcoolice “P.V.” și „P.L.” nu pot fi opuse reclamantei în

prezentul litigiu, întrucât Legea nr. 84/1998 nu prevede că astfel de drepturi

înlătură protecția aferentă drepturilor asupra mărcii; pe de altă parte, astfel

cum corect a arătat și pârâta, aceasta este un subiect de drept distinct de

asociatul său S.P. și nu a dovedit că asociatul i-ar fi transmis vreun drept

legat de desenele industriale.

S-a mai reținut că nu

prezintă relevanță în cauză dovezile produse de pârâtă, în sensul că și alte

subiecte de drept comercializează produse sub denumirea “P.V.” și „P.L.”,

întrucât reclamanta este singura care poate aprecia asupra modalității în care

își protejează dreptul la marcă; de asemenea, este lipsită de relevanță și

împrejurarea că reclamanta a respectat dispozițiile legislației fiscale privind

comerțul cu băuturi alcoolice.

În ceea ce privește

legăturile pârâtei cu promotorii site-ului www.shoops.ro, s-a reține că

afirmațiile reclamantei nu au fost dovedite, deși acesteia îi revenea sarcina

probei, conform dispozițiilor art. 1169 din vechiul C. civ.

Referitor la semnul „P.D.”,

curtea de apel a constatat că reclamanta nu a dovedit utilizarea acestuia de

către pârâtă, însă argumentele anterior redate cu privire la similaritatea

conceptuală dintre marca „P.” și semnul “P.V.”, precum și similaritatea verbală

dintre marca „P.” și semnul „P.L.” sunt pe deplin valabile.

Pe de altă parte, s-a

apreciat că poziția pârâtei, exprimată în răspunsul la notificarea reclamantei

(fila 107 dosar primă instanță), și întreaga sa conduită procesuală, constând

în negarea similarității dintre marca reclamantei și semnele care au în

compunere cuvântul „P.” și chiar negarea caracterului distinctiv al mărcii „P.”,

justifică în mod rezonabil temerea reclamantei că, în lipsa valorificării

protecției conferite de art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, pârâta

i-ar putea încălca din nou dreptul, chiar și prin folosirea semnului „P.D.”

În sfârșit, instanța

de apel a apreciat ca fiind întrunită în cauză și ultima condiție impusă de art.

36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, întrucât similaritatea dintre

semnele folosite sau posibil a fi folosite de pârâtă, și marca reclamantei,

precum și identitatea produselor pe care se aplică sunt de natură să îl

determine pe consumatorul cu un grad mediu de atenție să considere că acestea

aparțin aceluiași producător.

Cu referire la

conținutul măsurilor ce pot fi dispuse împotriva pârâtei, instanța de apel a

constatat că acestea sunt enumerate exemplificativ în art. 36 alin. (3) din

Legea nr. 84/1998; acțiunea în contrafacere prevăzută de art. 36 alin. (2) din

aceeași lege nu are numai un caracter sancționator, ci și un caracter preventiv;

prin urmare, apreciind în raport de toate argumentele prezentate că temerile

reclamantei sunt rezonabil justificate, instanța de apel a apreciat că urmează

a-i interzice pârâtei nu numai activitățile desfășurate până în prezent, ci și

celelalte activități la care se referă petitul acțiunii.

S-a reținut că

renunțarea pârâtei la autorizația de destinatar pentru achiziționarea de

băuturi spirtoase, în baza căreia s-a emis Decizia nr. 076 din 08 august 2012 a

Comisiei pentru autorizarea operațiunilor de produse supuse accizelor

armonizate (fila 312), nu constituie o garanție că aceasta nu va mai exercita

actele de comerț ce constituie obiectul său principal de activitate, aceasta

având oricând posibilitatea de a solicita o nouă autorizație.

Pârâta a dovedit că

vândut „cu ridicata” întreaga cantitate de marfă contrafăcută importată la data

de 26 septembrie 2011, fără a dovedi situația juridică ulterioară a acestor

mărfuri.

Reținând

reaua-credință a pârâtei, conform celor anterior expuse, curtea de apel a

apreciat că aceasta are obligația de a retrage de pe piață aceste produse și de

a distruge stocurile astfel create, ca și obligația de a distruge materialele

promoționale, și în cazul în care ar nesocoti interdicțiile impuse conform

dispozițiilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 84/1998.

În ceea ce privește

obligația de publicare a hotărârii instanței într-un cotidian cu tiraj

național, instanța de apel a constatat că Legea nr. 84/1998 nu prevede o astfel

de obligație ca efect al admiterii acțiunii în contrafacere, astfel încât

aceasta a fost respinsă ca neîntemeiată.

În termen legal,

împotriva acestei decizii, pârâta SC U.D.P. SRL a promovat recurs,

prevalându-se de motivele de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct. 7, 8 și 9 C.

proc. civ.

Recurenta-pârâtă

susține că decizia recurată este nelegală, netemeinică și inaplicabilă.

În primul rând, având

în vedere dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 84/1998,

republicată, recurenta consideră că marca P. a intimatei - reclamante trebuia

refuzată la înregistrare, întrucât nu pot fi înregistrate mărcile care sunt

lipsite de caracter distinctiv și mărcile care sunt compuse exclusiv din semne

sau din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile

comerciale loiale și constante.

Or, având în vedere

că marca nu a fost refuzată la înregistrare, asociatul unic al recurentei (S.P.)

a înțeles să solicite anularea mărcii a intimatei - reclamante în temeiul art. 47

alin. (1) lit. a) rap. la art. 5 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 84/1998,

republicată, acțiune ce face obiectul Dosarului nr. 41896/3/2014 al

Tribunalului București aflat în procedura de regularizare; recurenta redă și

motivele de fapt și de drept susținute în acțiunea menționată.

Având în vedere

introducerea cererii de anulare a mărcii intimatei-reclamante pe motive

absolute de refuz, recurenta solicită instanței de recurs reanalizarea

motivării din decizia recurată cu privire la protecția mărcii intimatei -

reclamante și în funcție de soluția dată de către instanțele competente asupra

cererii de anulare a mărcii.

În ceea ce privește

pretinsa contrafacere de marcă și buna sa credință, recurenta susține că nu a

fabricat și ambalat niciodată băuturi alcoolice (și nici alte produse), ci avut

doar calitatea de importator - destinatar autorizat al băuturilor alcoolice

importate la 26 septembrie 2011, unică operațiune de import/achiziție

intracomunitară, urmată de vânzarea imediată a întregului stoc de produse

importate, purtând etichete inscripționate cu semnele “P.V.” și „P.L.”

Pentru această operațiune

a primit acordul scris al domnului S.P. care a deținut certificatele de

înregistrare al acestor mărci internaționale la O.M.P.I., pentru “P.V.” și

pentru „P.L.”, cu țară desemnată România, precum și certificatele comunitare de

modele industriale înregistrate la O.H.I.M. din 02 august 2011 pentru “P.V.” și

din 02 august 2011 pentru „P.L.”, acord care le-a fost dat în cadrul relațiilor

comerciale cu U.D.P. Kft din Ungaria, producătorul și furnizorul acestor

produse.

Recurenta mai învederează

că, premergător acestei operațiuni de achiziție intracomunitară, inclusiv în

ziua importului, a verificat dacă aceste inscripționări nu ar intra într-un eventual

conflict cu vreo marcă deja înregistrată și publicată în România până la 26

septembrie 2011 (inclusiv), rezultatul acestui demers fiind unul negativ, la

data menționată nefiind publicată „P.” a intimatei-reclamante; deși intimata a

depus la O.S.I.M. cererea de înregistrare pentru marca „P.” la data de 22

februarie 2008, marca i-a fost acordată la data de 20 octombrie 2011, fiind

publicată în B.O.P.I. la 30 noiembrie 2011, în timp ce certificatul de

înregistrare a mărcii i-a fost eliberat la 15 ianuarie 2012.

În opinia recurentei,

marca intimatei se bucură de protecție abia de la data de 30 noiembrie 2011,

când este adusă la cunoștința publică prin publicarea în B.O.P.I., dată la care

importul recurentei era deja efectuat (26 septembrie 2011).

Contrar celor

constatate de instanța de apel, intimata - reclamantă nu se bucură de protecție

deplină de la data publicării cererii de înregistrare marcă, sens în care

recurenta face trimitere la dispozițiile art. 4 alin. (1), art. 3 lit. h) din

Legea nr. 84/1998, republicată.

Ca atare, în perioada

cuprinsă între data de depozit 22 februarie 2008 și data publicării mărcii (30

noiembrie 2011), intimata - reclamanta a beneficiat numai de o protecție

provizorie, care urma să fie eventual confirmată prin admiterea cererii de

înregistrare, publicarea acesteia și eliberarea certificatului de marcă, operațiuni

ce au avut loc la data de 15 ianuarie 2012. În virtutea acestei protecții

provizorii, intimata beneficia de o protecție limitată - numai pentru alte

eventuale cereri de înregistrare ulterioare având același obiect, iar nu de protecția

integrală oferită de o marcă publicată.

O cerere de înregistrare

a unei mărci (chiar și publicată) nu poate opri comercializarea unor produse,

deoarece este incert dacă acea cerere va fi sau nu admisă, astfel încât, recurenta

susține că intimata, la data importului, nu îi putea opune această marcă, cât

timp nu era titularul acesteia; în consecință, în mod nefondat instanța de apel

a reținut că pârâta a fost de rea-credință.

Recurenta mai susține

că deși nu se impunea, din prudență, în perspectiva eventualei continuări a

livrărilor acestor produse, a procedat și la verificarea stării legale a mărcilor

internaționale ale d-lui S.P. “P.V.” și „P.L.”, a căror protecție în România

era în curs de soluționare, în ziua importului din 26 septembrie 2011, iar la

data acestei verificări pe site-ul O.M.P.I. era menționat - că perioada de

opoziție era depășită și nicio notificare de aviz de refuz provizoriu nu a fost

primită.

Despre opozițiile

depuse la O.S.I.M. de intimată împotriva acordării protecției în România a

mărcilor internaționale “P.V.” și „P.L.”, recurenta a aflat ulterior

operațiunii sale de import, după publicarea acestor avize de refuz provizoriu în

gazeta O.M.P.I. nr. 41/2011, din data de 3 noiembrie 2011; deși simpla

notificare a unui aviz de refuz provizoriu nu înseamnă definitivarea acestei

proceduri, după acest moment, recurenta a sistat benevol pregătirea următorului

lot de import de băuturi alcoolice de la U.D.P. Kft. din Ungaria și

comercializarea acestor produse în România, până la clarificarea situației.

Pe de altă parte, mai

arată recurenta, dl. Schiszler deține și certificate de înregistrare a unor

desene/modele comunitare - din 02 august 2011 pentru “P.V.” și din 02 august 2011

pentru „P.L.”, menționând că acesta a obținut fără probleme protecția acestor

modele industriale și în România, precum și în alte 21 de țări, fiind valabile

și în prezent.

Recurenta arată că, în

acest context, consideră că prima instanță a constatat în mod corect faptul că

opozițiile intimatei-reclamante în procedura de înregistrare în România a mărcilor

internaționale “P.V.” și „P.L.” pot avea efect asupra obținerii protecției

acestor mărci în România pentru titularul-solicitant S.P., dar nu întemeiază

exclusivitatea mărcii „P.”

Instanța de apel a

avut însă o opinie total contrară, considerând în mod neîntemeiat că recurenta

a fost de rea-credință, în condițiile în care, chiar instanța de apel a reținut

în motivarea deciziei recurate toate diligentele depuse de către pentru a

verifica dacă la data importului intra sau nu în conflict cu o altă marcă

înregistrată, valabilă pe teritoriul României.

Principalul argument

în reținerea relei sale credințe invocat de instanța de apel constă în faptul

că recurenta ar fi trebuit să verifice statusul mărcii intimatei reclamante pe

site-ul O.S.I.M.; or, instanța de apel omite împrejurarea că la data

importului, intimata - reclamantă nu avea o marcă înregistrată ce ar fi putut

fi verificată, ci doar o cerere de marcă, beneficiind la acel moment doar de un

drept provizoriu dat de data de depozit a cererii.

În ceea ce privește

similaritatea/diferența dintre marcă și semnele pe care le-a utilizat,

recurenta învederează că achiesează în totalitate la cele reținute de prima

instanță care a apreciat în mod corect faptul că riscul de confuzie/asociere al

acestora este exclus din partea consumatorului mediu.

Contrar celor reținute

de tribunal, curtea de apel a concluzionat în sensul existenței riscului de

confuzie, apreciind că elementul verbal dominant al mărcilor P.L. și P.V.

(utilizate în importul efectuat) ar fi cuvântul P.

Or, instanța de apel

s-a limitat exclusiv la elementele verbale, ceea ce din punct de vedere al

intimatei este explicabil, întrucât marca sa este una verbală (alcătuită

dintr-un singur cuvânt, generic, de largă răspândire în limba română și în

multe alte limbi, devenit uzual în limbajul curent sau în practicile comerciale

loiale și constante, care nu conține niciun element distinctiv), dar această limitare

a analizei instanței de apel nu se justifică. Analiza elementelor figurative (destul

de complexe ale semnelor utilizate de către recurentă) este efectuată de către curtea

de apel într-o singură frază, considerându-le în mod nejustificat elemente

secundare.

În comparație cu

marca opusă de intimata-reclamantă, marca internațională “P.V.” a solicitantului

S.P. (utilizată de recurentă pe băuturile importate) este o marcă individuală,

combinată, constituită dintr-un spațiu de formă dreptunghiulară cu partea

superioară curbilinie, de culoare albastră, cu un chenar alb lateral și sus,

având în partea superioară o ieșitură cu limita de sus curbată, sub care se

află cuvântul „P.” (sub forma unui arc de cerc), cu litere stilizate de culoare

albă, iar dedesubt cuvântul „V.” cu litere roșii stilizate; în partea

inferioară a mărcii, central, se află un urs alb stilizat într-o aureolă albă (în

degrade spre fondul albastru).

Pe de altă parte, marca

internațională „P.L." (de asemenea, utilizată de către recurentă) este o

marcă individuală, combinată, color, constituită dintr-un spațiu de formă

dreptunghiulară cu partea superioară curbilinie, de culoare verde, cu un chenar

lateral și sus alb, având în partea superioară o ieșitură cu limita de sus

curbată sub care se află o siluetă stilizată de urs alb polar; cuvântul „P."

(sub forma unui arc de cerc), cu litere stilizate de culoare albă, iar dedesubt

cu litere roșii stilizate, cuvântul „L.”; în partea inferioară a mărcii,

central, se află o lămâie stilizată de culoare galbenă.

Or, partea principală

a acestor mărci internaționale este partea lor figurativă colorată, care dă și

distinctivitate mărcii, aceste elemente figurative sunt clasificate potrivit Clasificării

de la Viena a elementelor figurative cu codurile 3.1; 25.1 și 29.1.

Din punct de vedere

al impresiei generale, atât conceptual cât și vizual, în baza criteriului

elementului principal, mărcile internaționale înregistrate la O.M.P.I. de către

dl. S.P. sunt total diferite de marca opusă, „P.”, înregistrată de intimata -

reclamantă.

În consecință,

recurenta susține că nu există risc de asociere și confuzie la nivelul unui

consumator mediu, cu mărcile internaționale “P.V.” și „P.L.”, care au ca

elemente distinctive elementul figurativ color și caracterele specifice ale

părții verbale, având în vedere faptul că mărcile se analizează ținând cont de

impresia generală creată de marcă și nu pe baza simplei comparații a

elementelor individuale. De asemenea, este posibil ca mărcile să posede

elemente comune și totuși riscul de confuzie să fie exclus, deoarece în

momentul achiziționării unui produs cumpărătorul neavând posibilitatea să

compare cele două mărci, el reține elementele esențiale din marcă; or, în cazul

semnelor utilizate de recurentă, acesta este elementul figurativ color care

diferențiază mărcile „P.V. și „P.L.” de cea opusă, „P.”, acestea neputând fi

similare.

Recurenta mai arată

că instanța de apel a reținut și faptul că nu deține (ca de altfel, nici dl. S.P.)

un drept derivând din acest mărci pe care să îl opună intimatei - reclamante.

Se arată de către

recurentă că nu a avut astfel de susțineri (în sensul că ar avea în patrimoniul

său un drept de proprietate industrială), ci a invocat și dovedit acordul d-lui

S.P., pentru a importa și comercializa în România produsele cu etichete “P.V.”

și „P.L.”, persoană care este parte într-o procedură în curs cu privire la extinderea

protecției acestor mărci și în România, procedură care, la acest moment, nu

este soluționată definitiv și irevocabil; în plus, așa cum s-a arătat, acesta

are și calitatea de titular al unor modele industriale comunitare.

Or, cât timp semnele P.V.

și P.L. (utilizate de către recurentă) nu încalcă dreptul la marcă al intimatei

reclamante (neexistând risc de confuzie), este irelevant, sub aspectul analizei

eventualei contrafaceri a mărcii, dacă acele două mărci sunt sau nu protejate

și pe teritoriul României, ci trebuie analizat dacă semnele utilizate de către recurentă

pe acele băuturi importate sunt sau nu în conflict cu marca înregistrată a

intimatei - reclamante.

Totodată, recurenta

invocă și argumente de practică judiciară, arătând că soluția instanței de apel

este diamteral opusă celei din Hotărârea nr. 142 din 19 martie 2009 din Dosarul

nr. 399/2008, pronunțată în soluționarea conflictului dintre marca combinată „Napolact

Delicatesse A.” și marca verbală anterioară „A.”, conflict identic cu cel din

cazul de față; în acea Hotărâre, Comisia de Contestații Mărci din cadrul O.S.I.M.,

s-a pronunțat în favoarea mărcii combinate „Napolact Delicatesse A.”

considerând că elementele caracteristice ale acestei mărci sunt suficient de

diferite pentru a conferi distinctivitate față de marca opusă, marca verbală „A.”,

constatând că deși mărcile în conflict au un cuvânt comun identic „A.”, precum

și că produsele din clasa 29 sunt identice, impresia vizuală generală este

total diferită - având în vedere diferențele dintre elementele verbale și

figurative ce compun cele două mărci -, riscul de confuzie în raport cu

capacitatea de orientare a publicului cu pregătire medie fiind practic exclus;

de asemenea, se invocă și soluția reflectată în Decizia nr. 1529 din 18 iunie 2002

pronunțată de către Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, în

conflictul dintre marca combinată „G.S.” vs. marca anterioară „S.”

În concluzie, aprecierea

globală a riscului de confuzie trebuie - în ceea ce privește similitudinea

vizuală, auditivă sau conceptuală a mărcilor în cauză - să fie fondată pe

impresia de ansamblu produsă de acestea, ținând cont, în special, de elementele

lor distinctive și dominante.

Nu în ultimul rând, recurenta

solicită Înaltei Curți ca, la soluționarea prezentului recurs, să țină aibă în

vedere și Comunicarea comună a oficiilor naționale din domeniul proprietății

intelectuale din U.E. privind practica comună referitoare la întinderea

protecției mărcilor în alb-negru din 15 aprilie 2014. Subiectul acestei comunicări

comune îl reprezintă convergența diferitelor abordări ale mărcilor în alb-negru

și/sau în nuanțe de gri sub aspectul priorității. Una dintre întrebările la

care se răspunde și se stabilește o practică comună este cu privire la

prioritatea unei mărci în alb/negru. Astfel se răspunde prin această practică

comună la următoarea întrebare : O marcă înregistrată în alb-negru și/sau în

nuanțe de gri este poate fi considerată identică cu aceeași marcă în culori?

Practica comună stabilită cu privire la această situație stabilește că o marcă

în alb-negru față de care se revendică prioritatea nu este identică cu aceeași

marcă în culori decât dacă diferențele de culoare sunt nesemnificative. România

și-a asumat aplicarea acestei practici comune la soluționarea tuturor cererilor

în curs de procesare la data implementării cât și la soluționarea tuturor

acțiunilor din aria specifică de competență, în curs de desfășurare la data

implementării, astfel încât trebuie aplicată această practică și speței deduse

judecății în prezenta cauză.

De asemenea, se

solicită a se avea în vedere și Comunicarea comună privind practica comună a

oficiilor naționale din domeniul proprietății intelectuale din U.E. pentru

motivele relative de refuz - riscul de confuzie (impactul clementelor

nedistinctive/slabe) din 2 octombrie 2014 pe care a adoptat-o și România, fiind

publicată pe site-ul O.S.I.M. Această practică comună stabilește că atunci când

mărcile au în comun un element fără caracter distinctiv (P., în cazul de față),

evaluarea riscului de confuzie se va axa pe impactul elementelor care nu

coincid asupra impresiei de ansamblu produsă de mărci; aceasta va ține cont de

similitudinile/diferențele și de caracterul distinctiv al elementelor care nu

coincid.

Recurenta conchide în

sensul că și