ÎCCJ, decizie (scj.ro #81798)

Acțiune în anularea înregistrării unei mărci cu rea-credință. Condiții Cuprins pe materii : Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale. Marcă Index alfabetic : marcă - semn - rea-credință Legea nr.84/1998, art. 3, art. 5, art. 48 Simpla cunoștință a existenței și folosirii mărcii anterior depozitului nu este suficientă pentru întrunirea condiției relei-credințe, fiind necesar ca acest fapt să fie unul de natură frauduloasă. Reaua-credință implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte, vizând, pe de o parte, cunoașterea „faptului relevant” - existența și folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă - iar, pe de altă parte, intenția frauduloasă.

Cât privește criteriile de apreciere a acestor cerințe, implicit, mijloacele de dovedire a intenției frauduloase, este relevant istoricul constituirii celor două părți litigante, activitatea desfășurată de acestea anterior cererii de înregistrare a mărcii, ca și actele de utilizare a semnelor în raport cu produsele sau serviciile cărora marca le-a fost destinată, ulterior înregistrării - în primul rând, evident, dacă a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată -, pentru a se determina dacă și în ce măsură marca și-a îndeplinit funcțiile esențiale specifice. ICCJ, Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 1169 din 11 februarie 2011 Prin acțiunea înregistrată la 1 august 2006, reclamanta S.C.

Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A. a chemat în judecată Universitatea Politehnică din Timișoara, solicitând să se interzică pârâtei folosirea mărcii „Politehnica Timișoara” în legătură cu activitatea sportivă de fotbal, pârâta având înregistrată marca menționată sub nr.67301/2004 pentru clasa 41. Pârâta Universitatea Politehnica Timișoara a formulat cerere reconvențională, solicitând să se constate că reclamanta este cea care i-a încălcat dreptul său de folosință exclusivă asupra mărcii Politehnica Timișoara, desfășurând activități sportive sub marca protejată, să fie obligată reclamantă să înceteze de îndată aceste activități și să folosească un semn identic sau asemănător cu marca sa, să distrugă de îndată toate materialele promoționale și documentele care poartă marca în litigiu și să plătească despăgubiri pentru perioada de folosire nelegală a mărcii.

Printr-o cerere înregistrată distinct la 15 noiembrie 2006, Universitatea Politehnica din Timișoara, în calitate de reclamantă, a chemat-o în judecată pe pârâta S.C. Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A., solicitând să se constate că pârâta i-a încălcat dreptul său de folosință exclusivă asupra mărcii Politehnica Timișoara, desfășurând activități sportive sub marca protejată, să fie obligată pârâta să înceteze de îndată aceste activități și să folosească un semn identic sau asemănător cu marca sa, să distrugă de îndată toate materialele promoționale și documentele care poartă marca în litigiu și să plătească despăgubiri pentru perioada de folosire nelegală a mărcii. În acest dosar, pârâta S.C.

Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A. a formulat la rândul său cerere reconvențională, solicitând să se anuleze înregistrarea mărcii „Politehnica Timișoara” efectuată în favoarea reclamantei, să-i fie interzisă folosirea mărcii în legătură cu activitatea sportivă de fotbal și să fie obligată la plata de daune. Prin încheierea din 20 martie 2007, Tribunalul București-Secția a III-a Civilă a dispus conexarea celor două dosare. Prin încheierea din 17 aprilie 2007, aceeași instanță a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a reclamantei S.C. Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A., a respins cererea formulată de această reclamantă în dosarul nr.26752/3/2006. Pentru a admite excepția lipsei calității procesuale active, tribunalul a reținut că reclamanta S.C.

Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A. nu face dovada calității de titulară a vreunui drept asupra mărcii pe care să-l poată invoca conform art.35 din Legea nr.84/1998. Prin sentința civilă nr.381 din 17 martie 2009, Tribunalul București-Secția a III-a Civilă a reluat soluția admiterii excepției lipsei calității procesuale active a reclamantei S.C. Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A. în dosarul nr.26752/3/2006 și a respins ca nefondate toate celelalte cereri, principale sau reconvenționale, formulate de părți.

Tribunalul a reținut că reclamanta-pârâtă Universitatea Politehnică Timișoara este titulara mărcii „Politehnica Timișoara” nr.67301/2004, conform certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, începând cu data de 29 noiembrie 2004, pentru clasele 16, 25 și 41. Sub denumirea Politehnica Timișoara a fost organizat clubul Politehnica Timișoara pe lângă institutul cu același nume, nume folosit din anul 1920, odată cu înființarea instituției Școala Politehnică Timișoara. În anul 1995 s-a înființat sub girul acestei universități, Asociația Sportivă Politehnică Timișoara, prin sentința civilă nr.373/1995. Așadar, reclamanta, care are în denumirea sa elementul verbal Politehnica Timișoara, a înregistrat această marcă pe care o folosește în mod legal în legătură cu activitățile sale educative și sportive în conformitate cu prevederile Legii nr.84/1998 și ale Legii nr.68/2001 a Educației fizice și sportului.

La rândul său, pârâta S.C. Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A. folosește în mod legal denumirea „Politehnica Timișoara” conținută în denumirea sa comercială. Prin Ordinul nr.163 din 24 ianuarie 1991 a Ministerului Sportului s-a înființat începând cu data de 1 februarie 1991, pârâta Fotbal Club Politehnica Timișoara, subordonată Ministerului Învățământului și Științei, unitate autofinanțată prin separarea secției de fotbal de celelalte secții ale clubului sportiv Politehnica Timișoara. Prin sentința nr.94 din 11 iunie 1993 a Judecătoriei Timișoara, s-a înregistrat ca persoană juridică, Asociația Fotbal Club Politehnica Timișoara. Prin hotărârea nr.369 din 9 martie 2000 a Consiliului local al municipiului Timișoara s-a aprobat asocierea acestuia cu Asociația Fotbal Club Politehnica Timișoara, iar prin hotărârea nr.433 din 18 aprilie 2000, s-a asociat celor două și I.C.S.

Sport Management, care s-a obligat să suporte cheltuielile necesare activității echipei de fotbal. La 10 decembrie 2001, s-a hotărât transformarea asociației non-profit în societate comercială pe acțiuni cu denumirea S.C. Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A. Așa fiind, tribunalul a reținut că nici pârâta nu poate fi obligată să înceteze folosirea denumirii Politehnica Timișoara în legătură cu activitatea proprie. Referitor la cererea reconvențională având ca obiect anularea înregistrării mărcii în temeiul art.5 alin.1 și 6 din Legea nr.84/1998, respectiv art. 48 lit.c din aceeași lege, tribunalul a reținut că nu sunt incidente dispozițiile legale menționate. Marca verbală a reclamantei îndeplinește condițiile prevăzute de art.3 lit.a din Legea nr.84/1998, deoarece este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor și serviciilor reclamantei, este distinctivă și nu există vreun motiv absolut sau relativ de refuz la înregistrare.

Totodată, reaua-credință a reclamantei la înregistrarea mărcii nu a fost dovedită de către pârâtă, dat fiind că reclamanta are în propria denumire elementele verbale înregistrate ca marcă, iar printre activitățile sale se numără și cele sportive, fiind legală astfel înregistrarea mărcii pentru produsele din clasa 41. Prin decizia nr.71A din 4 martie 2010, Curtea de Apel București – Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală a respins ca nefondat apelul declarat de Universitatea Politehnică Timișoara împotriva sentinței Tribunalului București, a admis apelul declarat de S.C. Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A., a schimbat în parte sentința, în sensul că a admis în parte cererea reconvențională din dosarul nr.43123/3/2006; a anulat în parte înregistrarea mărcii Politehnica Timișoara nr.67301/2004 pentru activități sportive – fotbal din clasa de produse și servicii 41; a menținut celelalte dispoziții ale sentinței.

Pentru a decide astfel, Curtea de Apel a reținut următoarele: Corect a fost admisă excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei S.C. Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A., câtă vreme aceasta nu este titulara unei mărci Politehnica Timișoara, cu atât mai mult cu cât sintagma se regăsește în denumirea universității. Simplul fapt că reclamanta are în denumirea sa comercială acest element verbal și că își desfășoară activitatea sub semnul Politehnica Timișoara nu îi conferă calitatea de a interzice terților folosirea aceleiași denumiri. În ceea ce privește înregistrarea cu rea-credință de către Universitatea Politehnica Timișoara a mărcii, susținerile apelantei S.C. Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A.

sunt întemeiate. Din probele administrate rezultă că la momentul formulării cererii de înregistrare a mărcii, Universitatea Politehnică Timișoara cunoștea că activitatea de fotbal desfășurată sub denumirea solicitată a fi înregistrată ca marcă era în mod notoriu desfășurată de o altă entitate, notorietatea fiind dată atât de durata îndelungată a folosirii denumirii cât și de cunoașterea acestei activități sub această denumire de către fanii acestui sport, precum și de către forurile naționale și internaționale în domeniul fotbalului. Chiar dacă și în cadrul Universității Politehnica Timișoara se poate desfășura activitatea de fotbal, pentru această activitate nu poate fi folosită o denumire notoriu utilizată de o altă entitate.

Nici dispozițiile art.3 lit.a din Legea nr.84/1998 nu au fost respectate la momentul formulării cererii de înregistrare deoarece marca din litigiu nu servea Universității Politehnica Timișoara la deosebirea activității sale de fotbal de activitatea desfășurată de alte entități, ci dimpotrivă era generatoare de confuzie. Împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta pârâtă Universitatea Politehnica Timișoara, invocând următoarele: 1.Instanța a depășit atribuțiile puterii judecătorești în momentul în care a reținut art.3 lit.a din Legea nr.84/1998 ca motiv de anulare a înregistrării mărcii, în condițiile în care anularea se poate dispune numai pentru motivele prevăzute de art.48 din Legea nr.84/1998.

Anulând înregistrarea mărcii pentru clasa 41 activități sportive-fotbal, instanța a stabilit o nouă categorie de servicii din această clasă,care nu se regăsește în Clasificarea de la Nisa. Pe de altă parte, Legea nr.69/2000 reglementează posibilitatea instituțiilor de învățământ superior de a desfășura activități în toate ramurile de sport sub denumirea proprie, în care sunt incluse respectivele structuri sportive. 2.Hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau cuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii. În hotărâre nu au fost expuse motivele în baza cărora instanța a reținut că înregistrarea mărcii Politehnica Timișoara a fost făcută cu rea-credință în ceea ce privește activitățile sportive-fotbal.

Instanța de apel nu a motivat cum o societate comercială prin acționarii acesteia persoane fizice ar fi avut vreodată legătură cu Universitatea Politehnică din Timișoara, atât timp cât din patrimoniul acesteia nu poate exista vreun drept asupra Universității Politehnice Timișoara sau asupra unei structuri care intră în componența acesteia, susceptibil de a fi transferat societății comerciale care a luat ființă la peste 80 de ani de la data înființării universității. Curtea de apel reține în mod contradictoriu că reclamanta pârâtă a înregistrat marca Politehnica Timișoara cu rea-credință și, totodată, că are dreptul de a desfășura activitatea de fotbal. În ceea ce privește motivele pentru care s-a respins apelul declarat de reclamanta pârâtă, în considerentele hotărârii nu se regăsesc elementele de fapt și de drept care au condus la această soluție.

3.Hotărârea este lipsită de temei legal și a fost dată cu aplicarea greșită a legii. Art.3 lit.a din Legea nr.84/1998, se referă la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o marcă și anume posibilitatea semnului ales ca marcă de a fi reprezentat grafic și capacitata acestuia de a servi la deosebirea produselor sau serviciilor unor persoane de cele aparținând altora, adică distinctivitate. Instanța de apel a făcut o greșită aplicare a acestui text de lege, deoarece marca Politehnica Timișoare îndeplinește condiția distinctivității, serviciile de educație, instruire, divertisment, activități sportive și culturale desfășurate de această universitate, fiind individualizate de aceleași servicii desfășurate de alte instituții de învățământ superior.

4.Instanța, interpretând greșit actul juridic dedus judecății a schimbat natura și înțelesul lămurit și vădit neîndoielnic al acestuia. În dezvoltarea acestui motiv de recurs, recurenta se referă la Ordinul Ministrului Sportului nr.163 din 24 ianuarie 1991, precum și la actul constitutiv al S.C. Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A. din care rezultă că nu s-a aprobat înființarea asociației Fotbal Club Politehnica Timișoara, ci înființarea unei unități din structura Universității Politehnica Timișoara cu numele fotbal Club Politehnica Timișoara care a funcționat în subordinea universității în baza unor acte normative și nu în baza unei simple voințe a unei persoane fizice. Analizând criticile formulate, Înalta Curte constată că parte din acestea sunt greșit încadrate în drept respectiv cele referitoare la depășirea limitelor puterii judecătorești – art.304 pct.4 C.proc.civ.

și la interpretarea greșită a actului juridic dedus judecății – 304 pct.8 C.proc.civ. În realitate, prima critică vizează aplicarea greșită a legii și a fost analizată împreună cu cea de-a treia critică, de nelegalitate, încadrată în dispozițiile art.304 pct.9 C.proc.civ., iar motivul privitor la interpretarea greșită a actului juridic vizează în realitate situația de fapt stabilită pe baza probelor administrate. În ceea ce privește motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.9 C.proc.civ., acesta este fondat, pentru următoarele considerente: 1. Contrar susținerilor recurentei, art.48 alin.1 lit.a din Legea nr.84/1998, în forma în vigoare la data înregistrării mărcii în litigiu, prevedea că orice persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului București anularea înregistrării mărcii făcute cu nerespectarea dispozițiilor art.5 alin.1 din lege.

Potrivit art.5 alin.1 lit.a sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate mărcile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.3 lit.a Art.3 lit. a din aceeași reglementare prevedea că marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică, servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane. Așadar, pentru faptul că marca nu ar fi îndeplinit condițiile prevăzute de art.3 lit.a din Legea nr.84/1998, se putea solicita anularea înregistrării, fiind unul din motivele de anulare prevăzute de art.48 din lege. Art.3 lit.a prevede două condiții de registrabilitate a unui semn ca marcă, respectiv condiția reprezentabilității grafice și condiția distinctivității, adică a capacității semnului de a distinge produsele sau serviciile din punctul de vedere al provenienței lor.

Atunci când un semn nu îndeplinește cea de-a doua condiție, aceasta înseamnă că el nu ar putea fi folosit și, în consecință, înregistrat ca marcă de nicio persoană fizică sau juridică reprezentând un motiv absolut de refuz la înregistrare. În speță, Curtea de apel nu a arătat de ce semnul „Politehnica Timișoara” nu ar fi apt în sine să distingă produsele sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de ale alteia, ci s-a referit, în realitate, la posibilitatea ca prin înregistrarea unui semn utilizat deja în activitatea unui alt întreprinzător, să se creeze confuzie între marcă și semn, ceea ce ar fi putut constitui un alt motiv de anulare a înregistrării mărcii respectiv cel prevăzut de art.48 alin.1 lit.b, care nu a fost invocat în speță.

Reținând incidența art.3 lit.a din Legea nr.84/1998, curtea de apel a aplicat greșit textul de lege menționat. 2. Faptul că instanța de apel a anulat parțial înregistrarea mărcii, numai pentru o anumită categorie de servicii determinate și nu pentru o întreagă clasă, din cele pentru care reclamanta a obținut înregistrarea, nu atrage nelegalitatea hotărârii și, de altfel, în cazul în care s-ar considera fondată această critică, în funcție de soluția ce s-ar prefigura cu privire la celelalte motive de recurs, ar putea avea drept consecință chiar agravarea situației recurentei în propria cale de atac.

3. În ceea ce privește motivul de nelegalitate privitor la greșita aplicare a dispozițiilor art.48 alin.1 lit.c din Legea nr.84/1998, Înalta Curte a constatat următoarele: Motivul de anulare constând în înregistrarea mărcii cu rea-credință este prevăzut de art.48 alin.1 lit.c din Legea nr.84/1998, și, așa cum corect susține recurenta, în reținerea incidenței acestui motiv, argumentarea instanței de apel este contradictorie și incompletă. Astfel, curtea de apel reține legitimitatea folosirii semnului Politehnica Timișoara de către Universitatea Politehnica Timișoara nu doar pe considerentul existenței în patrimoniul acesteia a unei mărci înregistrate – pe care ulterior o consideră anulabilă pentru rea-credință – dar și pe considerentul că sintagma incriminată se regăsește în denumirea Universității.

În același timp, pentru a reține reaua-credință la înregistrare curtea de apel se limitează la a constata că, la data formulării cererii, solicitanta Universitatea Politehnică Timișoara cunoștea că semnul pe care dorea să-l înregistreze ca marcă era utilizat de o altă entitate juridică. În realitate, simpla cunoștință a existenței și folosirii mărcii anterior depozitului nu este suficientă pentru întrunirea condiției relei – credințe, fiind necesar ca acest fapt să fie unul de natură frauduloasă. Reaua – credință implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte, vizând, pe de o parte, cunoașterea „faptului relevant” - existența și folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă - iar, pe de altă parte, intenția frauduloasă.

Astfel concepută, reaua – credință, ce interesează dispozițiile art. 48 lit. c, este asimilabilă întotdeauna fraudei. Constatările anterioare sunt confirmate de aprecierile Curții de Justiție a Uniunii Europene, reflectate în decizia pronunțată la data de 11 iunie 2009, în cauza C – 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH). Instanța de apel nu a ținut seama de jurisprudența Curții Europene și a făcut o aplicare necorespunzătoare a unor principii ce guvernează raporturile concurențiale între părți, din perspectiva cărora trebuie evaluată atitudinea subiectivă a solicitantului mărcii, reguli confirmate prin decizia instanței europene.

Revenind la decizia menționată, este de menționat că instanța europeană a arătat că intenția de a împiedica un terț să comercializeze un produs poate, în anumite circumstanțe, să caracterizeze reaua – credință a solicitantului mărcii, situație întrunită, în special, în cazul în care se dovedește că solicitantul a înregistrat marca fără intenția de a o utiliza, exclusiv în scopul de a bloca accesul terțului comerciant pe piață, caz în care marca nu este aptă de a–și îndeplini funcțiile esențiale (paragrafele 41 – 45). Raportând aceste aprecieri teoretice la datele speței, rezultă că nu este suficientă cunoașterea de către solicitantul mărcii a „faptului relevant”, fiind necesar a se dovedi intenția frauduloasă a pârâtei la momentul cererii de înregistrare a mărcii.

Cât privește criteriile de apreciere a acestor cerințe, implicit, mijloacele de dovedire a intenției frauduloase, această instanță apreciază că simpla cunoaștere a „faptului relevant” nu prezumă, prin ea însăși, existența unei intenții frauduloase, astfel cum rezultă din considerentele deciziei de apel, atare intenție trebuind a fi probată distinct de prima cerință și apreciată ca atare. În evaluarea unei asemenea intenții, este relevant istoricul constituirii celor două părți litigante, activitatea desfășurată de acestea anterior cererii de înregistrare a mărcii, ca și actele de utilizare a semnelor în raport cu produsele sau serviciile cărora marca le-a fost destinată, ulterior înregistrării - în primul rând, evident, dacă a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată -, pentru a se determina dacă și în ce măsură marca și-a îndeplinit funcțiile esențiale specifice.

Este de precizat, totodată, că decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene face referire la o a treia cerință necesară pentru ca reaua –credință să subziste, distinct de condiția cunoașterii existenței mărcii terțului și de cea a intenției frauduloase, anume cerința gradului de protecție juridică de care se bucură atât marca terțului, cât și semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată. Această cerință este, de asemenea, importantă pentru reținerea relei – credințe, fiind necesar a se evalua ca atare. Se constată, din cele expuse, că instanța de apel a făcut o aplicare greșită a dispozițiilor art. 48 lit. c din Legea nr. 84/1998, din perspectiva conținutului conceptual al relei - credințe și a criteriilor de apreciere a acestuia, analiza sa vădind, în același timp, prin prisma celor redate prin prezentele considerente, că situația de fapt și de drept nu este pe deplin și în mod corect stabilită.

Față de cele reținute, în baza art.312 și art. 304 pct.9 și pct.7 C.proc.civ., Înalta Curte a admis recursul declarat de reclamantă, a casat decizia și a trimis cauza spre rejudecarea apelurilor la aceeași curte de apel.