ÎCCJ, decizie (scj.ro #81798)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81798) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Acțiune

în anularea înregistrării unei mărci cu rea-credință. Condiții

Cuprins

pe materii :

Drept  civil. Dreptul proprietății intelectuale.

Marcă

Index

alfabetic :

marcă

-

semn

-

rea-credință

Legea nr.84/1998, art. 3, art. 5,

art. 48

Simpla

cunoștință a existenței și folosirii mărcii

anterior depozitului nu este suficientă pentru întrunirea condiției

relei-credințe, fiind necesar ca acest fapt să fie unul de

natură frauduloasă.

Reaua-credință

implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte,

vizând, pe de o parte, cunoașterea „faptului relevant” - existența

și folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn

neînregistrat ca marcă - iar, pe de altă parte, intenția

frauduloasă.

Cât

privește criteriile de apreciere a acestor cerințe, implicit,

mijloacele de dovedire a intenției frauduloase, este relevant istoricul

constituirii celor două părți litigante, activitatea

desfășurată de acestea anterior cererii de înregistrare a

mărcii, ca și  actele de utilizare a semnelor în raport cu

produsele sau serviciile cărora marca le-a fost destinată, ulterior

înregistrării - în primul rând, evident, dacă a avut loc o utilizare

efectivă a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care a fost

înregistrată -, pentru a se determina dacă și în ce

măsură marca și-a îndeplinit funcțiile esențiale

specifice.

ICCJ, Secția civilă și de

proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 1169 din 11

februarie  2011

Prin acțiunea

înregistrată la 1 august 2006, reclamanta S.C. Fotbal Club Politehnica

Timișoara S.A. a chemat în judecată  Universitatea

Politehnică din Timișoara, solicitând să se interzică

pârâtei folosirea mărcii „Politehnica Timișoara” în

legătură cu activitatea sportivă de fotbal, pârâta având

înregistrată marca menționată sub nr.67301/2004 pentru clasa 41.

Pârâta

Universitatea Politehnica Timișoara a formulat cerere

reconvențională, solicitând să se constate că reclamanta

este cea care i-a încălcat dreptul său de folosință

exclusivă asupra mărcii Politehnica Timișoara,

desfășurând activități sportive sub marca protejată,

să fie obligată reclamantă să înceteze de îndată

aceste activități și să folosească un semn identic sau

asemănător cu marca sa, să distrugă de îndată toate

materialele promoționale și documentele care poartă marca în

litigiu și să plătească despăgubiri pentru perioada de

folosire nelegală a mărcii.

Printr-o

cerere înregistrată distinct la 15 noiembrie 2006, Universitatea

Politehnica din Timișoara, în calitate de reclamantă, a chemat-o în

judecată pe pârâta S.C. Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A.,

solicitând să se constate că pârâta i-a încălcat dreptul

său de folosință exclusivă asupra mărcii Politehnica

Timișoara, desfășurând activități sportive sub marca

protejată, să fie obligată pârâta să înceteze de

îndată aceste activități și să folosească un semn

identic sau asemănător cu marca sa, să distrugă de

îndată toate materialele promoționale și documentele care

poartă marca în litigiu și să plătească

despăgubiri pentru perioada de folosire nelegală a mărcii.

În

acest dosar, pârâta S.C. Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A. a formulat

la rândul său cerere reconvențională, solicitând să se

anuleze înregistrarea mărcii „Politehnica Timișoara” efectuată

în favoarea reclamantei, să-i fie interzisă folosirea mărcii în

legătură cu activitatea sportivă de fotbal și să fie

obligată la plata de daune.

Prin

încheierea din 20 martie 2007, Tribunalul București-Secția a III-a

Civilă a dispus conexarea celor două dosare.

Prin

încheierea din 17 aprilie 2007, aceeași instanță a admis

excepția lipsei calității procesuale pasive a reclamantei S.C.

Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A., a respins cererea formulată

de această reclamantă în dosarul nr.26752/3/2006.

Pentru

a admite excepția lipsei calității procesuale active, tribunalul

a reținut că reclamanta S.C. Fotbal Club Politehnica Timișoara

S.A. nu face dovada calității de titulară a vreunui drept asupra

mărcii pe care să-l poată invoca conform art.35 din Legea

nr.84/1998.

Prin

sentința civilă nr.381 din 17 martie 2009, Tribunalul

București-Secția a III-a Civilă a reluat soluția admiterii

excepției lipsei calității procesuale active a reclamantei S.C.

Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A. în dosarul nr.26752/3/2006 și

a respins ca nefondate toate celelalte cereri, principale sau

reconvenționale, formulate de părți.

Tribunalul

a reținut că reclamanta-pârâtă Universitatea Politehnică

Timișoara este titulara mărcii „Politehnica Timișoara”

nr.67301/2004, conform certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul de

Stat pentru Invenții și Mărci, începând cu data de 29 noiembrie

2004, pentru clasele 16, 25 și 41.

Sub

denumirea Politehnica Timișoara a fost organizat clubul Politehnica

Timișoara pe lângă institutul cu același nume, nume folosit din

anul 1920, odată cu înființarea instituției Școala

Politehnică Timișoara.

În anul

1995 s-a înființat sub girul acestei universități,

Asociația Sportivă Politehnică Timișoara, prin

sentința civilă nr.373/1995.

Așadar,

reclamanta, care are în denumirea sa elementul verbal Politehnica

Timișoara, a înregistrat această marcă pe care o folosește

în mod legal în legătură cu activitățile sale educative

și sportive în conformitate cu prevederile Legii nr.84/1998 și ale

Legii nr.68/2001 a Educației fizice și sportului.

La

rândul său, pârâta S.C. Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A.

folosește în mod legal denumirea „Politehnica Timișoara”

conținută în denumirea sa comercială.

Prin Ordinul

nr.163 din 24 ianuarie 1991 a Ministerului Sportului s-a înființat

începând cu data de 1 februarie 1991, pârâta Fotbal Club Politehnica

Timișoara, subordonată Ministerului Învățământului

și Științei, unitate autofinanțată prin separarea

secției de fotbal de celelalte secții ale clubului sportiv

Politehnica Timișoara.

Prin

sentința nr.94 din 11 iunie 1993 a Judecătoriei Timișoara, s-a

înregistrat ca persoană juridică, Asociația Fotbal Club

Politehnica Timișoara.

Prin

hotărârea nr.369 din 9 martie 2000 a Consiliului local al municipiului

Timișoara s-a aprobat asocierea acestuia cu Asociația Fotbal Club

Politehnica Timișoara, iar prin hotărârea nr.433 din 18 aprilie 2000,

s-a asociat celor două și I.C.S. Sport Management,  care s-a

obligat să suporte cheltuielile necesare activității echipei de

fotbal.

La 10

decembrie 2001, s-a hotărât transformarea asociației non-profit în

societate comercială pe acțiuni cu denumirea S.C. Fotbal Club

Politehnica Timișoara S.A.

Așa

fiind, tribunalul a reținut că nici pârâta nu poate fi obligată

să înceteze folosirea denumirii Politehnica Timișoara în

legătură cu activitatea proprie.

Referitor

la cererea reconvențională având ca obiect anularea

înregistrării mărcii în temeiul art.5 alin.1 și 6 din Legea nr.84/1998,

respectiv art. 48 lit.c din aceeași lege, tribunalul a reținut

că nu sunt incidente dispozițiile legale menționate.

Marca

verbală a reclamantei îndeplinește condițiile prevăzute de

art.3 lit.a din Legea nr.84/1998,

deoarece este un semn

susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor

și serviciilor reclamantei, este distinctivă și nu există

vreun motiv absolut sau relativ de refuz la înregistrare.

Totodată,

reaua-credință a reclamantei la înregistrarea mărcii nu a fost

dovedită de către pârâtă, dat fiind că reclamanta are în

propria denumire elementele verbale înregistrate ca marcă, iar printre

activitățile sale se numără și cele sportive, fiind

legală astfel înregistrarea mărcii pentru produsele din clasa 41.

Prin

decizia nr.71A din 4 martie 2010, Curtea de Apel București – Secția a

IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală a

respins ca nefondat apelul declarat de Universitatea Politehnică

Timișoara împotriva sentinței Tribunalului București, a admis

apelul declarat de S.C. Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A., a schimbat

în parte sentința, în sensul că a admis în parte cererea

reconvențională din dosarul nr.43123/3/2006; a anulat în parte

înregistrarea mărcii Politehnica Timișoara nr.67301/2004 pentru activități

sportive – fotbal din clasa de produse și servicii 41; a menținut

celelalte dispoziții ale sentinței.

Pentru

a decide astfel, Curtea de Apel a reținut următoarele:

Corect

a fost admisă excepția lipsei calității procesuale active a

reclamantei S.C. Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A., câtă vreme

aceasta nu este titulara unei mărci Politehnica Timișoara, cu atât

mai mult cu cât sintagma se regăsește în denumirea

universității.

Simplul

fapt că reclamanta are în denumirea sa comercială acest element

verbal și că își desfășoară activitatea sub

semnul Politehnica Timișoara nu îi conferă calitatea de a interzice

terților folosirea aceleiași denumiri.

În ceea

ce privește înregistrarea cu rea-credință de către

Universitatea Politehnica Timișoara a mărcii, susținerile

apelantei S.C. Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A. sunt întemeiate.

Din

probele administrate rezultă că la momentul formulării cererii

de înregistrare a mărcii, Universitatea Politehnică Timișoara

cunoștea că activitatea de fotbal desfășurată sub

denumirea solicitată a fi înregistrată ca marcă era în mod

notoriu desfășurată de o altă entitate, notorietatea fiind

dată atât de durata îndelungată a folosirii denumirii cât și de

cunoașterea acestei activități sub această denumire de

către fanii acestui sport, precum și de către forurile

naționale și internaționale

în domeniul fotbalului.

Chiar

dacă și în cadrul Universității Politehnica Timișoara

se poate desfășura activitatea de fotbal, pentru această

activitate nu poate fi folosită o denumire notoriu utilizată de o

altă entitate.

Nici

dispozițiile art.3 lit.a din Legea nr.84/1998 nu au fost respectate la

momentul formulării cererii de înregistrare deoarece marca din litigiu nu

servea Universității Politehnica Timișoara la deosebirea

activității sale de fotbal de activitatea desfășurată

de alte entități, ci dimpotrivă era generatoare de confuzie.

Împotriva

deciziei a declarat recurs reclamanta pârâtă Universitatea Politehnica

Timișoara, invocând următoarele:

1.Instanța

a depășit atribuțiile puterii judecătorești în

momentul în care a reținut art.3 lit.a din Legea nr.84/1998 ca motiv de

anulare a înregistrării mărcii, în condițiile în care anularea

se poate dispune numai pentru motivele prevăzute de art.48 din Legea

nr.84/1998.

Anulând

înregistrarea mărcii pentru clasa 41 activități sportive-fotbal,

instanța a stabilit o nouă categorie de servicii din această

clasă,care nu se regăsește în Clasificarea de la Nisa.

Pe de

altă parte, Legea nr.69/2000 reglementează posibilitatea

instituțiilor de învățământ superior de a

desfășura activități în toate ramurile de sport sub

denumirea proprie, în care sunt incluse respectivele structuri sportive.

2.Hotărârea

nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau cuprinde motive

contradictorii ori străine de natura pricinii.

În

hotărâre nu au fost expuse motivele în baza cărora instanța a

reținut că înregistrarea mărcii Politehnica Timișoara a

fost făcută cu rea-credință în ceea ce privește

activitățile sportive-fotbal.

Instanța

de apel nu a motivat cum o societate comercială prin acționarii

acesteia persoane fizice ar fi avut vreodată legătură cu

Universitatea Politehnică din Timișoara, atât timp cât din

patrimoniul acesteia nu poate exista vreun drept asupra Universității

Politehnice Timișoara sau asupra unei structuri care intră în

componența acesteia, susceptibil de a fi transferat societății

comerciale care a luat ființă la peste 80 de ani de la data

înființării universității.

Curtea

de apel reține în mod contradictoriu că reclamanta pârâtă a

înregistrat marca Politehnica Timișoara cu rea-credință și,

totodată, că are dreptul de a desfășura activitatea de

fotbal.

În ceea

ce privește motivele pentru care s-a respins apelul declarat de reclamanta

pârâtă, în considerentele hotărârii nu se regăsesc elementele de

fapt și de drept care au condus la această soluție.

3.Hotărârea

este lipsită de temei legal și a fost dată cu aplicarea

greșită a legii.

Art.3

lit.a din Legea nr.84/1998, se referă la condițiile pe care trebuie

să le îndeplinească o marcă și anume posibilitatea semnului

ales ca marcă de a fi reprezentat  grafic și capacitata acestuia

de a servi la deosebirea produselor sau serviciilor unor persoane de cele

aparținând altora, adică distinctivitate.

Instanța

de apel a făcut o greșită aplicare a acestui text de lege,

deoarece marca Politehnica Timișoare îndeplinește condiția

distinctivității, serviciile de educație, instruire,

divertisment, activități sportive și culturale

desfășurate de această universitate, fiind individualizate de

aceleași servicii desfășurate de alte instituții de

învățământ superior.

4.Instanța,

interpretând greșit actul juridic dedus judecății a schimbat

natura și înțelesul lămurit și vădit neîndoielnic al

acestuia.

În

dezvoltarea acestui motiv de recurs, recurenta se referă la Ordinul

Ministrului Sportului nr.163 din 24 ianuarie 1991, precum și la actul

constitutiv al S.C. Fotbal Club Politehnica Timișoara S.A. din care

rezultă că nu s-a aprobat înființarea asociației Fotbal

Club Politehnica Timișoara, ci înființarea unei unități din

structura Universității Politehnica Timișoara cu numele fotbal

Club Politehnica Timișoara care a funcționat în subordinea

universității în baza unor acte normative și nu în baza unei

simple voințe a unei persoane fizice.

Analizând

criticile formulate, Înalta Curte constată că parte din acestea sunt

greșit încadrate în drept respectiv  cele referitoare la

depășirea limitelor puterii judecătorești – art.304 pct.4

C.proc.civ. și la interpretarea greșită a actului juridic dedus

judecății – 304 pct.8 C.proc.civ.

În

realitate, prima critică vizează aplicarea greșită a legii

și a fost analizată împreună cu cea de-a treia critică, de

nelegalitate, încadrată în dispozițiile art.304 pct.9 C.proc.civ.,

iar motivul privitor la interpretarea greșită a actului juridic

vizează în realitate situația de fapt stabilită pe baza probelor

administrate.

În ceea

ce privește motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.9 C.proc.civ.,

acesta este fondat, pentru următoarele considerente:

1.

Contrar

susținerilor recurentei, art.48 alin.1 lit.a din Legea nr.84/1998, în

forma în vigoare la data înregistrării mărcii în litigiu, prevedea

că orice persoană interesată poate cere Tribunalului

Municipiului București anularea înregistrării mărcii făcute

cu nerespectarea dispozițiilor art.5 alin.1 din lege.

Potrivit

art.5 alin.1 lit.a sunt excluse de la protecție și nu pot fi

înregistrate mărcile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la

art.3 lit.a

Art.3

lit. a din aceeași reglementare prevedea că marca este un semn

susceptibil de reprezentare grafică, servind la deosebirea produselor sau

serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor

persoane.

Așadar,

pentru faptul că marca nu ar fi îndeplinit condițiile prevăzute

de art.3 lit.a din Legea nr.84/1998, se putea solicita anularea

înregistrării, fiind unul din motivele de anulare prevăzute de art.48

din lege.

Art.3

lit.a prevede două condiții de registrabilitate a unui semn ca

marcă, respectiv condiția

reprezentabilității

grafice și condiția distinctivității, adică a capacității

semnului de a distinge produsele sau serviciile din punctul de vedere al

provenienței lor.

Atunci

când un semn nu îndeplinește cea de-a doua condiție, aceasta

înseamnă că el nu ar putea fi  folosit și, în

consecință, înregistrat ca marcă de nicio persoană

fizică sau juridică reprezentând un motiv absolut de refuz la

înregistrare.

În

speță, Curtea de apel nu a arătat de ce semnul „Politehnica

Timișoara” nu ar fi apt în sine să distingă produsele sau

serviciile unei persoane fizice sau juridice de ale alteia, ci s-a referit, în

realitate, la posibilitatea ca prin înregistrarea unui semn utilizat deja în

activitatea unui alt întreprinzător, să se creeze confuzie între

marcă și semn, ceea ce ar fi putut constitui un alt motiv de anulare

a înregistrării mărcii respectiv cel prevăzut de art.48 alin.1

lit.b, care nu a fost invocat în speță.

Reținând

incidența art.3 lit.a din Legea nr.84/1998, curtea de apel a aplicat

greșit textul de lege menționat.

2.

Faptul

că instanța de apel a anulat parțial înregistrarea mărcii,

numai pentru o anumită categorie de servicii determinate și nu pentru

o întreagă clasă, din cele pentru care reclamanta a obținut

înregistrarea, nu atrage nelegalitatea hotărârii și, de altfel, în

cazul în care s-ar considera fondată această critică, în

funcție de soluția ce s-ar prefigura cu privire la celelalte motive

de

recurs, ar putea avea

drept consecință chiar agravarea situației recurentei în propria

cale de atac.

3.

În

ceea ce privește motivul de nelegalitate privitor la greșita aplicare

a dispozițiilor art.48 alin.1 lit.c din Legea nr.84/1998, Înalta Curte a

constatat următoarele:

Motivul

de anulare constând în înregistrarea mărcii cu rea-credință este

prevăzut de art.48 alin.1 lit.c din Legea nr.84/1998, și, așa

cum corect susține recurenta, în reținerea incidenței acestui

motiv, argumentarea instanței de apel este contradictorie și

incompletă.

Astfel,

curtea de apel reține legitimitatea folosirii semnului Politehnica

Timișoara de către Universitatea Politehnica Timișoara nu doar

pe considerentul existenței în patrimoniul acesteia a unei mărci

înregistrate – pe care ulterior o consideră anulabilă pentru

rea-credință – dar și pe considerentul că sintagma

incriminată se regăsește în denumirea Universității.

În

același timp, pentru a reține reaua-credință la

înregistrare curtea de apel se limitează la a constata că, la data

formulării cererii, solicitanta Universitatea Politehnică

Timișoara cunoștea că semnul pe care dorea să-l

înregistreze ca marcă era utilizat de o altă entitate juridică.

În

realitate, simpla cunoștință a existenței și folosirii

mărcii anterior depozitului nu este suficientă pentru întrunirea

condiției relei – credințe, fiind necesar ca acest fapt să fie

unul de natură frauduloasă.

Reaua –

credință implică îndeplinirea cumulativă a două

cerințe distincte, vizând, pe de o parte, cunoașterea „faptului

relevant” - existența și folosirea unei mărci anterioare sau

chiar a unui semn neînregistrat ca marcă - iar, pe de altă parte,

intenția frauduloasă.

Astfel

concepută, reaua – credință, ce interesează

dispozițiile art. 48 lit. c, este asimilabilă întotdeauna fraudei.

Constatările anterioare sunt confirmate de aprecierile

Curții de Justiție a Uniunii Europene, reflectate în decizia

pronunțată la data de 11 iunie 2009, în cauza C – 529/07

(Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH).

Instanța de apel nu a ținut seama de

jurisprudența Curții Europene și a făcut o aplicare

necorespunzătoare a unor principii ce guvernează raporturile

concurențiale între părți, din perspectiva cărora trebuie

evaluată atitudinea subiectivă a solicitantului mărcii, reguli

confirmate prin decizia instanței europene.

Revenind la decizia menționată, este de menționat

că instanța europeană a arătat că intenția

de a împiedica

un terț să comercializeze un produs poate, în anumite

circumstanțe, să caracterizeze reaua – credință a

solicitantului mărcii, situație întrunită, în special, în cazul

în care se dovedește că solicitantul a înregistrat marca

fără intenția de a o utiliza, exclusiv în scopul de a bloca

accesul terțului comerciant pe piață, caz în care marca nu este

aptă de a–și îndeplini funcțiile esențiale (paragrafele 41

– 45).

Raportând

aceste aprecieri teoretice la datele speței, rezultă că nu este

suficientă cunoașterea de către solicitantul mărcii a

„faptului relevant”, fiind necesar a se dovedi intenția frauduloasă a

pârâtei la momentul cererii de înregistrare a mărcii.

Cât

privește criteriile de apreciere a acestor cerințe, implicit,

mijloacele de dovedire a intenției frauduloase, această

instanță apreciază că simpla cunoaștere a „faptului

relevant” nu prezumă, prin ea însăși, existența unei

intenții frauduloase, astfel cum rezultă din considerentele deciziei

de apel, atare intenție trebuind a fi probată distinct de prima

cerință și apreciată ca atare.

În

evaluarea unei asemenea intenții, este relevant istoricul constituirii

celor două părți litigante, activitatea

desfășurată de acestea anterior cererii de înregistrare a

mărcii, ca și  actele de utilizare a semnelor în raport cu

produsele sau serviciile cărora marca le-a fost destinată, ulterior

înregistrării - în primul rând, evident, dacă a avut loc o utilizare

efectivă a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care a fost

înregistrată -, pentru a se determina dacă și în ce

măsură marca și-a îndeplinit funcțiile esențiale

specifice.

Este de

precizat, totodată, că decizia Curții de Justiție a Uniunii

Europene face referire la o a treia cerință necesară pentru ca

reaua –credință să subziste, distinct de condiția

cunoașterii existenței mărcii terțului și de cea a

intenției frauduloase, anume cerința gradului de protecție

juridică de care se bucură atât marca terțului, cât și

semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată.

Această

cerință este, de asemenea, importantă pentru reținerea

relei – credințe, fiind necesar a se evalua ca atare.

Se

constată, din cele expuse, că instanța de apel a făcut o

aplicare greșită a dispozițiilor art. 48 lit. c din Legea nr.

84/1998, din perspectiva conținutului conceptual al relei - credințe

și a criteriilor de apreciere a acestuia, analiza sa vădind, în

același timp, prin prisma celor redate prin prezentele considerente,

că situația de fapt și de drept nu este pe deplin și în mod

corect stabilită.

Față

de cele reținute, în baza art.312 și art. 304 pct.9 și pct.7

C.proc.civ., Înalta Curte a admis recursul declarat de reclamantă, a casat

decizia și a trimis cauza spre rejudecarea apelurilor la aceeași

curte de apel.