ÎCCJ, decizie (scj.ro #81796)

Marca. Acțiune privind interzicerea utilizării nume comercial înregistrat ca marcă anterior. Cuprins pe materii . Marcă. Acțiune privind interzicerea utilizării nume comercial înregistrat ca marcă anterior.

Index alfabetic . Marcă - marcă înregistrată anterior - utilizarea mărcii Legea nr. 84/1998: art. 36 Principiile de drept prevăzute în art. 5 alin. (1) din Directiva nr. 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 sunt transpuse în legislația română prin dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 Aceste principii impun ca în toate cazurile în care o marcă anterioară intră în conflict cu un semn folosit în activitatea comercială de către un terț, să se aplice regulile art. 36(în actuala numerotare) din Legea nr. 84/1998, indiferent dacă semnul este un nume comercial sau nu, pentru a se putea evita producerea unui risc de confuzie între titularul mărcii și cel care folosește semnul . Î.C.C.J, Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 492 din 25 ianuarie 2011. Prin sentința civilă nr. 46 din 8 ianuarie 2009 Tribunalul Prahova a respins excepția tardivității depunerii întâmpinării și a respins acțiunea reclamantei SC Prolingua SRL în contradictoriu cu pârâții SC Prolingua Grup SRL și Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Pentru a hotărî astfel, instanța a reținut anterioritatea cererii pârâtei având ca obiect de activitate traducerile, față de înregistrarea mărcii „Prolingua” deținută de reclamantă cu privire la serviciile de traducere pentru clasa 41, cererea pârâtei fiind înregistrată la 18 aprilie 2007, iar a reclamantei la 7 august 2007. Un act nu poate reprezenta acțiune în contrafacere dacă a fost săvârșit înainte de data înregistrării mărcii ca semn distinctiv pentru o anumită clasă de servicii sau produse. A reținut că societatea pârâtă și-a înregistrat denumirea potrivit dispozițiilor legale și că art. 38 lit. a din Legea nr. 84/1998 prevede că titularul mărcii nu poate interzice unui terț să folosească în activitatea sa comercială numele/denumirea titularului.

În cauză nu s-a făcut dovada că pârâta a folosit semnul „Prolingua” pentru a-și identifica și particulariza serviciile, folosindu-și numele comercial înregistrat în mod legal în desfășurarea tuturor activităților sale comerciale. Cererea de obligare a pârâtei la plata daunelor cominatorii a fost respinsă cu motivarea că modificarea adusă art. 580 3 Cod procedură civilă prin Legea nr. 459/2006 interzice expres acordarea daunelor cominatorii pentru neexecutarea obligațiilor prevăzute în acest articol. Cât privește excepția tardivității depunerii întâmpinării, instanța de fond a respins-o cu motivarea că art. 118 alin. (2) Cod procedură civilă a fost abrogat prin art. 1 pct. 44 din OUG nr. 138/2000, respectiv art. 1 pct. 22 din Legea nr. 219/2005, nemaiputând produce efecte.

Împotriva acestei sentințe, în termen legal, a declarat apel reclamanta. A criticat hotărârea instanței de fond sub aspectul greșitei respingeri a excepției tardivității întâmpinării, solicitând a se constata că pârâta era decăzută din dreptul de a invoca excepții și de a propune probe. Pe fond, a susținut că hotărârea atacată a fost pronunțată cu aplicarea greșită a textelor de lege incidente în speță și cu neobservarea probelor administrate în dosar. Astfel, a arătat că textul art. 38 lit. a poate fi interpretat numai în strânsă legătură cu dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, dispozițiile art. 38 putând doar să completeze, iar nu să lipsească de efecte art. 35. În activitatea desfășurată pârâta a folosit ca marcă semnul „Prolingua”, nefiind vorba numai de folosirea denumirii ca simplu element de identificare.

Marca „Prolingua” este conținută în semnul sub care pârâta își oferă serviciile, în condițiile în care desfășoară activități identice sau similare cu cele prestate de reclamantă, activități cuprinse în clasele pentru care a obținut înregistrarea mărcii. În mod greșit instanța de fond a reținut anterioritatea actelor de contrafacere față de momentul înregistrării mărcii reclamantei, în contradicție cu actele depuse la dosar și fără a ține seama că trebuie analizate actele de contrafacere ulterioare înregistrării acestei mărci. Prin decizia civilă nr. 8 din 22 ianuarie 2010 Curtea de Apel Ploiești a respins ca nefondat apelul reclamantei. Pentru a decide astfel, instanța de apel a reținut că în mod corect a fost respinsă excepția tardivității întâmpinării, care a fost depusă la prima zi de înfățișare.

Pe fond, a reținut ca fiind legale și temeinice argumentele referitoare la anterioritatea înregistrării pârâtei față de momentul înregistrării mărcii reclamantei, că dispozițiile art. 38 lit. a din Legea nr. 84/1998 au fost corect aplicate și că nu s-a făcut dovada folosirii de către pârâtă a numelui comercial ca marcă. Împotriva acestei decizii, în termen legal, a declarat recurs reclamanta, invocând motivele de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct. 7, pct. 8 și pct. 9 Cod procedură civilă.

A susținut că hotărârea atacată cuprinde motive contradictorii și fără legătură cu specificitatea cauzei, în sensul că reținând anterioritatea înregistrării pârâtei, instanțele nu au observat că argumentul se referă la cea de-a doua marcă a reclamantei, înregistrată pentru produsele din clasele 41 și 42 și că prima marcă „Prolingua” a fost înregistrată în la 18 decembrie 2002. Suprapunerea domeniilor de activitate ale celor două societăți comerciale conduce la existența unui risc de confuzie, nepermis a fi consacrat judiciar. Constatările instanței cu privire la aplicarea art. 38 lit. a din Legea nr. 84/1998 nu au legătură cu cererea dedusă judecății, deoarece s-a solicitat nu interzicerea utilizării de către pârâtă a semnului „Prolingua” ca marcă, ci interzicerea utilizării acestuia ca nume comercial, care încalcă prin el însuși dreptul la marcă.

De asemenea, interpretarea dată cererii de înregistrare a societății pârâte și a semnificației juridice a controlului judecătorului delegat la Registrul Comerțului este greșită, iar semnificația operațiunilor realizate de cele două părți a fost incorect apreciată. Instanța de apel trebuia să compare marca „Prolingua” cu numele comercial „Prolingua Grup” și să sesizeze existența riscului de confuzie, care impunea sancționarea înregistrării unui nume comercial identic sau similar cu o marcă anterioară. Analizând recursul în limita criticilor formulate, ce pot fi încadrate în motivele de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct.7 și 9 Cod procedură civilă, Înalta Curte constată că acesta este fondat, urmând a fi admis, pentru considerentele ce succed: Deși recurenta a înțeles să invoce motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 Cod procedură civilă, Înalta Curte constată că acesta nu poate fi reținut.

Referirea legiuitorului la „actul juridic dedus judecății”, al cărui înțeles „lămurit și vădit neîndoielnic” a fost schimbat, privește încălcarea principiului înscris în art. 969 alin. ( 1) Cod civil, potrivit căruia convențiile legal făcute au putere de lege între părțile contractante, ceea ce în speță nu se verifică. Instanța urmează a reține incidența celorlalte motive de recurs, prevăzute de dispozițiile art. 304 pct. 7 și pct. 9 Cod procedură civilă, la care va răspunde prin considerente comune. Principiile de drept stabilite de jurisprudența Curții Europene de Justiție sunt pe deplin aplicabile în cauza de față, scopul articolului 5 alin. (1) din Directiva nr. 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008, transpus în legislația română prin dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998, fiind acela de a proteja funcția mărcii de indicare a originii comerciale.

Aceste principii impun ca în toate cazurile în care o marcă anterioară intră în conflict cu un semn folosit în activitatea comercială de către un terț, să se aplice regulile art. 36 (în actuala numerotare) din Legea nr. 84/1998, indiferent dacă semnul este un nume comercial sau nu, pentru a se putea evita producerea unui risc de confuzie între titularul mărcii și cel care folosește semnul. În mod greșit atât instanța de apel, cât și instanța de fond, au reținut anterioritatea numelui comercial al intimatei-pârâte, față de marca „Prolingua” aparținând recurentei-reclamante. Din actele depuse la dosar rezultă, fără dubiu, că reclamanta și-a înregistrat marca cu nr. M 2002/006859 la 18 decembrie 2002 pentru produsele din clasa 35 – publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administrație comercială, lucrări de birou.

Numele comercial al pârâtei a fost înregistrat în anul 2007, SC Prolingua Grup SRL atribuindu-se număr de ordine în registrul comerțului la 18 aprilie 2007, conform certificatului de furnizare de informații nr. 6619 din 6 februarie 2008 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova. Așadar, la momentul înregistrării denumirii societății pârâte în registrul comerțului, marca recurentei-reclamante, „Prolingua”, era în mod legal înregistrată, bucurându-se de protecția conferită de lege oricărei mărci. Argumentul reținut de instanța de apel potrivit căruia cererea de înregistrare a pârâtei a fost cenzurată de judecătorul delegat la Registrul Comerțului, care decis în mod irevocabil că denumirea este legală și că îndeplinește condițiile de disponibilitate, distinctivitate și caracter licit, nu este relevant față de cererea dedusă judecății.

Potrivit dispozițiilor art. 38 alin. (1) și art. 39 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, disponibilitatea verificată din oficiu și care a permis pârâtei să-și înregistreze numele comercial a privit exclusiv inexistența unei firme anterioare identice sau similare, iar nu existența unei mărci anterioare cu care ar fi putut intra în conflict. În cauză nu se pune în discuție legalitatea înregistrării numelui comercial al intimatei-pârâte, ci eventualul conflict dintre numele comercial și o marcă anterioară. Cu privire la posibilitatea identificării unui conflict între marcă și nume comercial, Curtea de apel nu a ținut seama de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (cazul C-17/06 Celine – decizia cadru în materie).

În această cauză, prin hotărârea din 11 septembrie 2007, s-a stabilit că utilizarea de către un terț care nu a fost autorizat în acest scop a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu marca anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă constituie o utilizare pe care titularul mărcii respective este îndreptățit să o interzică în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a din Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988, în cazul în care este vorba de o utilizare pentru produse care aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii. În prezent, dispozițiile mai sus citate au fost preluate prin Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L299/25 din 8 noiembrie 2008, care a abrogat Prima Directivă.

Toate cele patru condiții reținute pentru aplicarea protecției mărcii în conflictul cu un semn în cazul Celine sunt îndeplinite în speță. Astfel, este de necontestat că intimata-pârâtă își folosește numele comercial – Prolingua Grup – în activitatea sa comercială. De asemenea este îndeplinită cea de-a doua condiție, a folosirii numelui fără consimțământul titularului mărcii, neafirmându-se că ar fi existat consimțământul reclamantei la înregistrare. Instanța de apel nu a aplicat principiile stabilite în practica Curții Europene de Justiție în aprecierea celei de-a treia condiții, respectiv folosirea în legătură cu serviciile oferite. Utilizarea pentru produse sau servicii în sensul art. 5 alin. (1) din Directivă are loc când un terț aplică semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe produsele pe care le comercializează.

Dar, chiar în lipsa aplicării semnului are loc o utilizare „pentru produse sau servicii” atunci când terțul utilizează semnul respectiv astfel încât se stabilește o legătură între semnul care constituie numele său comercial și produsele comercializate sau serviciile furnizate de terți. Între obiectul de activitate al pârâtei – traducere scrisă și orală (interpreți) și serviciile pentru care a fost înregistrată marca pârâtei există o strânsă legătură, determinată de similaritatea acestor servicii. Și ultima condiție care privește capacitatea semnului de a afecta funcția mărcii de garantare a originii este îndeplinită. Instanța de apel a reținut că în cauză nu s-a dovedit că societatea pârâtă a folosit numele său comercial ca marcă, ci doar ca denumire a societății, astfel încât nu a adus atingere dreptului exclusiv la marcă al reclamantei, fără a face vreo referire concretă la probele care au îndreptățit-o să concluzioneze astfel.

Numele comercial identifică comerciantul, în mod direct, în relațiile sale cu clienții și partenerii de afaceri, iar marca identifică comerciantul prin prisma produselor și serviciilor acestuia, individualizându-l în raport cu alți comercianți. Specificul acestei spețe constă în faptul că pârâta își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor – traducere și interpretare, fără a folosi un nume distinctiv, altul decât numele comercial. În cazul serviciilor, marca este acel semn pe care comerciantul îl aduce la cunoștința consumatorului, pe orice cale, pentru a realiza în acest fel o asociere între serviciul oferit și un anumit semn. Numele comercial are, pe lângă funcția de identificare a comerciantului și pe cea de raliere a clientelei.

Marca identifică un comerciant prin prisma produselor și serviciilor sale și le individualizează în raport cu cele ale altor comercianți, una din funcțiile sale fiind și acea de raliere a clientelei. Or, numele comercial ce conține sintagma PROLINGUA, îndeplinește funcțiile specifice mărcii, de individualizare a serviciilor și poate intra în conflict cu orice altă marcă anterioară folosită pentru servicii similare. Riscul de confuzie vizează, în cauza de față, riscul atribuirii aceleiași proveniențe serviciului marcat de semnul aflat în conflict cu cel marcat de marca anterioară.

La dosarul cauzei au fost depuse dovezi în acest sens (adresa nr. 942647 din 14 aprilie 2008 a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și adresa 71256 din 14.03.2008 a Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile) din care rezultă că datorită numelor asemănătoare și similarității serviciilor celor două societăți s-au produs confuzii chiar și la nivelul autorităților administrative centrale. Segmentul de piață acoperit de recurenta-reclamantă și de intimata-pârâtă (servicii de traducere și interpretare) este bine conturat, având beneficiari predeterminați atât prin natura serviciului prestat, cât și de condițiile impuse de piața specifică, cele două societăți fiind concurente pe piața traducerilor și a serviciilor de interpretare.

În acest context nu poate fi ignorat elementul verbal comun al celor două semne aflate în conflict și nici similaritatea serviciilor prestate. Pentru aceste considerente, în raport de dispozițiile art. 312 Cod procedură civilă, recursul reclamantei a fost admis, decizia recurată a fost modificată în sensul admiterii apelului reclamantei, a fost schimbată în parte sentința instanței de fond și a fost admisă în parte acțiunea reclamantei, în sensul obligării pârâtei la încetarea folosirii denumirii „Prolingua” în desfășurarea activităților de oferire sau prestare a serviciilor sub acest semn, precum și utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.