ÎCCJ, decizie (scj.ro #81796)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81796) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Marca. Acțiune

privind interzicerea utilizării nume comercial înregistrat ca marcă

anterior.

Cuprins pe materii

. Marcă.

Acțiune privind interzicerea utilizării nume comercial înregistrat ca

marcă  anterior.

Index alfabetic

. Marcă

-

marcă înregistrată anterior

-

utilizarea mărcii

Legea nr.

84/1998: art. 36

Principiile de

drept prevăzute în art. 5 alin. (1) din Directiva nr. 2008/95/CE  a

Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 sunt

transpuse în legislația română prin dispozițiile art. 36 din

Legea nr. 84/1998

Aceste

principii impun ca în toate cazurile în care o marcă anterioară

intră în conflict cu un semn folosit în activitatea comercială de

către un terț, să se aplice regulile art. 36(în actuala

numerotare) din Legea nr. 84/1998, indiferent dacă semnul este un nume

comercial sau nu, pentru a se putea evita producerea unui risc de confuzie

între titularul mărcii și cel care folosește semnul

.

Î.C.C.J, Secția civilă

și de proprietate intelectuală, decizia nr.  492 din 25 ianuarie

2011.

Prin sentința

civilă nr. 46 din 8 ianuarie 2009 Tribunalul Prahova a respins

excepția tardivității depunerii întâmpinării și a

respins acțiunea reclamantei SC Prolingua SRL în contradictoriu cu

pârâții SC Prolingua Grup SRL și Oficiul Registrului Comerțului

de pe lângă Tribunalul Prahova.

Pentru a hotărî

astfel, instanța a reținut anterioritatea cererii pârâtei având ca

obiect de activitate traducerile, față de înregistrarea mărcii

„Prolingua” deținută de reclamantă cu privire la serviciile de

traducere pentru clasa 41, cererea pârâtei fiind înregistrată la 18 aprilie

2007, iar a reclamantei la 7 august 2007. Un act nu poate reprezenta

acțiune în contrafacere dacă a fost săvârșit înainte de

data înregistrării mărcii ca semn distinctiv pentru o anumită

clasă de servicii sau produse. A reținut că societatea

pârâtă și-a  înregistrat denumirea potrivit dispozițiilor legale

și că art. 38 lit. a din  Legea nr. 84/1998 prevede că titularul

mărcii nu poate interzice unui terț să folosească în

activitatea sa comercială numele/denumirea titularului. În cauză nu

s-a făcut dovada că pârâta a folosit semnul „Prolingua” pentru

a-și identifica și particulariza serviciile, folosindu-și numele

comercial înregistrat în mod legal în desfășurarea tuturor

activităților sale comerciale. Cererea de obligare a pârâtei la plata

daunelor cominatorii a fost respinsă cu motivarea că modificarea

adusă art. 580

3

Cod procedură civilă prin Legea nr.

459/2006 interzice expres acordarea daunelor cominatorii pentru neexecutarea

obligațiilor prevăzute în acest articol.

Cât privește

excepția tardivității depunerii întâmpinării, instanța

de fond a respins-o  cu motivarea că art. 118 alin. (2) Cod procedură

civilă a fost abrogat prin art. 1 pct. 44 din OUG nr. 138/2000, respectiv

art. 1 pct. 22 din Legea nr. 219/2005, nemaiputând produce efecte.

Împotriva acestei

sentințe, în termen legal, a declarat apel reclamanta. A criticat

hotărârea instanței de fond sub aspectul greșitei respingeri a

excepției tardivității întâmpinării, solicitând a se

constata că pârâta era decăzută din dreptul de a invoca

excepții și de a propune probe. Pe fond, a susținut că

hotărârea atacată a fost pronunțată cu aplicarea

greșită a textelor de lege incidente în speță și cu

neobservarea probelor administrate în dosar. Astfel, a arătat că

textul art. 38 lit. a poate fi interpretat numai în strânsă

legătură cu dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998,

dispozițiile art. 38 putând doar să completeze, iar nu să

lipsească de efecte art. 35. În activitatea desfășurată

pârâta a folosit ca marcă semnul „Prolingua”, nefiind vorba numai de folosirea

denumirii ca simplu element de identificare. Marca „Prolingua” este

conținută în semnul sub care pârâta își oferă serviciile,

în condițiile în care desfășoară activități

identice sau similare cu cele prestate de reclamantă, activități

cuprinse în clasele pentru care a obținut înregistrarea mărcii. În

mod greșit instanța de fond a reținut anterioritatea actelor de

contrafacere față de momentul înregistrării mărcii

reclamantei, în contradicție cu actele depuse la dosar și

fără a ține seama că trebuie analizate actele de

contrafacere ulterioare înregistrării acestei mărci.

Prin decizia

civilă nr. 8 din 22 ianuarie 2010 Curtea de Apel Ploiești a respins

ca nefondat apelul reclamantei.

Pentru a decide

astfel, instanța de apel a reținut că în mod corect a fost

respinsă excepția tardivității întâmpinării, care a

fost depusă la prima zi de înfățișare. Pe fond, a

reținut ca fiind legale și temeinice argumentele referitoare la

anterioritatea înregistrării pârâtei față de momentul

înregistrării mărcii reclamantei, că dispozițiile art. 38

lit. a din Legea nr. 84/1998 au fost corect aplicate și că nu s-a

făcut dovada folosirii de către pârâtă a numelui comercial ca

marcă.

Împotriva acestei

decizii, în termen legal, a declarat recurs reclamanta, invocând motivele de

nelegalitate prevăzute de art. 304 pct. 7, pct. 8 și pct. 9 Cod

procedură civilă. A susținut că hotărârea atacată

cuprinde motive contradictorii și fără legătură cu

specificitatea cauzei, în sensul că reținând anterioritatea

înregistrării pârâtei, instanțele nu au observat că argumentul

se referă la cea de-a doua marcă a reclamantei, înregistrată

pentru produsele din clasele 41 și 42 și că prima marcă

„Prolingua” a fost înregistrată în la 18 decembrie 2002. Suprapunerea

domeniilor de activitate ale celor două societăți comerciale

conduce la existența unui risc de confuzie, nepermis a fi consacrat

judiciar. Constatările instanței cu privire la aplicarea art. 38 lit.

a din Legea nr. 84/1998 nu au legătură cu cererea dedusă

judecății, deoarece s-a solicitat nu interzicerea  utilizării de

către pârâtă a semnului „Prolingua” ca marcă, ci interzicerea

utilizării acestuia ca nume comercial, care încalcă prin el

însuși dreptul la marcă. De asemenea, interpretarea dată cererii

de înregistrare a societății pârâte și a semnificației

juridice a controlului judecătorului delegat la Registrul Comerțului este greșită, iar semnificația operațiunilor

realizate de cele două părți a fost incorect apreciată.

Instanța de apel trebuia să compare marca „Prolingua” cu numele

comercial „Prolingua Grup” și să sesizeze existența riscului de

confuzie, care impunea sancționarea înregistrării unui nume comercial

identic sau similar cu o marcă anterioară.

Analizând recursul în

limita criticilor formulate, ce pot fi încadrate în motivele de nelegalitate

prevăzute de art. 304 pct.7 și  9 Cod procedură civilă,

Înalta Curte constată că acesta este fondat, urmând a fi admis,

pentru considerentele ce succed:

Deși recurenta a

înțeles să invoce motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8

Cod procedură civilă, Înalta Curte constată că acesta nu

poate fi reținut. Referirea legiuitorului la „actul juridic dedus

judecății”, al cărui înțeles „lămurit și

vădit neîndoielnic” a fost schimbat, privește încălcarea

principiului înscris în art. 969 alin. (

1) Cod civil, potrivit căruia

convențiile legal făcute au putere de lege între părțile

contractante, ceea ce în speță nu se verifică.

Instanța

urmează a reține incidența celorlalte motive de recurs,

prevăzute de dispozițiile art. 304 pct. 7 și pct. 9 Cod procedură

civilă, la care va răspunde prin considerente comune.

Principiile de drept

stabilite de jurisprudența Curții Europene de Justiție sunt pe

deplin aplicabile în cauza de față, scopul articolului 5 alin. (1)

din Directiva nr. 2008/95/CE  a Parlamentului European și a Consiliului

din 22 octombrie 2008, transpus în legislația română prin

dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998, fiind acela de a proteja

funcția mărcii de indicare a originii comerciale.

Aceste principii impun

ca în toate cazurile în care o marcă anterioară intră în

conflict cu un semn folosit în activitatea comercială de către un

terț, să se aplice regulile art. 36 (în actuala numerotare) din Legea

nr. 84/1998, indiferent dacă semnul este un nume comercial sau nu, pentru

a se putea evita producerea unui risc de confuzie între titularul mărcii

și cel care folosește semnul.

În mod greșit

atât instanța de apel, cât și instanța de fond, au reținut

anterioritatea numelui comercial al intimatei-pârâte, față de marca

„Prolingua” aparținând recurentei-reclamante.

Din actele depuse la

dosar rezultă, fără dubiu, că reclamanta și-a

înregistrat marca cu nr. M 2002/006859 la 18 decembrie 2002 pentru produsele

din clasa 35 – publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,

administrație comercială, lucrări de birou.

Numele comercial al

pârâtei a fost înregistrat în anul 2007, SC Prolingua Grup SRL atribuindu-se

număr de ordine în registrul comerțului la 18 aprilie 2007, conform

certificatului de furnizare de informații nr. 6619 din 6 februarie 2008 emis

de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Așadar, la

momentul înregistrării denumirii societății pârâte în registrul

comerțului, marca recurentei-reclamante, „Prolingua”, era în mod legal

înregistrată, bucurându-se de protecția conferită de lege

oricărei mărci.

Argumentul

reținut de instanța de apel potrivit căruia cererea de

înregistrare  a pârâtei a fost cenzurată de judecătorul delegat la Registrul Comerțului, care decis în mod irevocabil că denumirea este legală

și că îndeplinește condițiile de disponibilitate,

distinctivitate și caracter licit, nu este relevant față de

cererea dedusă judecății.

Potrivit

dispozițiilor art. 38 alin. (1) și art. 39 alin. (1) din Legea nr.

26/1990 privind Registrul Comerțului, disponibilitatea verificată din

oficiu și care a permis pârâtei să-și înregistreze numele

comercial a privit exclusiv inexistența unei firme anterioare identice sau

similare, iar nu existența unei mărci anterioare cu care ar fi putut

intra în conflict.

În cauză nu se

pune în discuție legalitatea înregistrării numelui comercial al

intimatei-pârâte, ci eventualul conflict dintre numele comercial și o

marcă anterioară.

Cu privire la

posibilitatea identificării unui conflict între marcă și nume

comercial, Curtea de apel nu a ținut seama de jurisprudența

Curții de Justiție a Uniunii Europene (cazul C-17/06 Celine – decizia

cadru în materie).

În această

cauză, prin hotărârea din 11 septembrie 2007, s-a stabilit că

utilizarea de către un terț care nu a fost autorizat în acest scop a

unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu

marca anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a

unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată această

marcă constituie o utilizare pe care titularul mărcii respective este

îndreptățit să o interzică în conformitate cu art. 5 alin.

(1) lit. a din Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie

1988, în cazul în care este vorba de o utilizare pentru produse care aduce

atingere sau este  susceptibilă să aducă atingere

funcțiilor mărcii.

În prezent,

dispozițiile mai sus citate au fost preluate prin Directiva 2008/95/CE a

Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008,

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L299/25 din 8 noiembrie

2008, care a abrogat Prima Directivă.

Toate cele patru

condiții reținute pentru aplicarea protecției mărcii în

conflictul cu un semn în cazul Celine sunt îndeplinite în speță.

Astfel, este de

necontestat că intimata-pârâtă își folosește numele

comercial – Prolingua Grup – în activitatea sa comercială.

De asemenea este

îndeplinită cea de-a doua condiție, a folosirii numelui

fără consimțământul titularului mărcii, neafirmându-se

că ar fi existat consimțământul reclamantei la înregistrare.

Instanța de apel  nu

a aplicat principiile stabilite în practica Curții Europene de

Justiție în aprecierea celei de-a treia condiții, respectiv folosirea

în legătură cu serviciile oferite.

Utilizarea pentru

produse sau servicii în sensul art. 5 alin. (1) din Directivă are loc când

un terț aplică semnul care constituie denumirea sa socială,

numele său comercial sau emblema sa pe produsele pe care le

comercializează. Dar, chiar în lipsa aplicării semnului are loc o

utilizare „pentru produse sau servicii” atunci când terțul utilizează

semnul respectiv astfel încât se stabilește o legătură între

semnul care constituie numele său comercial și produsele

comercializate sau serviciile furnizate de terți.

Între obiectul de

activitate al pârâtei – traducere scrisă și orală

(interpreți)  și serviciile pentru care a fost înregistrată

marca pârâtei există o strânsă legătură, determinată

de similaritatea acestor servicii.

Și ultima

condiție care privește capacitatea semnului de a afecta funcția

mărcii de garantare a originii este îndeplinită.

Instanța de apel

a reținut că în cauză nu s-a dovedit că societatea

pârâtă a folosit numele său comercial ca marcă, ci doar ca

denumire a societății, astfel încât nu a adus atingere dreptului

exclusiv la marcă al reclamantei, fără a face vreo referire concretă

la probele care au îndreptățit-o să concluzioneze astfel.

Numele comercial

identifică comerciantul, în mod direct, în relațiile sale cu

clienții și partenerii de afaceri, iar marca identifică

comerciantul prin prisma produselor și serviciilor acestuia,

individualizându-l în raport cu alți comercianți.

Specificul acestei

spețe constă în faptul că pârâta își

desfășoară activitatea în domeniul serviciilor – traducere

și interpretare, fără a folosi un nume distinctiv, altul decât

numele comercial.

În cazul serviciilor,

marca este acel semn pe care comerciantul îl aduce la cunoștința

consumatorului, pe orice cale, pentru a realiza în acest fel o asociere între

serviciul oferit și un anumit semn.

Numele comercial are,

pe lângă funcția de identificare a comerciantului și pe cea de

raliere a clientelei. Marca identifică un  comerciant prin prisma

produselor și serviciilor sale și le individualizează în raport

cu cele ale altor comercianți, una din funcțiile sale fiind și

acea de raliere a clientelei.

Or, numele comercial

ce conține sintagma PROLINGUA, îndeplinește funcțiile specifice

mărcii, de individualizare a serviciilor și poate intra în conflict

cu orice altă marcă anterioară folosită pentru servicii

similare.

Riscul de confuzie

vizează, în cauza de față, riscul atribuirii aceleiași

proveniențe serviciului marcat de semnul aflat în conflict cu cel marcat

de marca anterioară.

La dosarul cauzei au

fost depuse dovezi în acest sens (adresa nr. 942647 din  14 aprilie 2008 a Agenției Naționale de Administrare  Fiscală și  adresa 71256 din

14.03.2008 a Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile) din care

rezultă că datorită  numelor asemănătoare și

similarității serviciilor celor două societăți s-au

produs confuzii chiar și la nivelul autorităților administrative

centrale.

Segmentul de

piață acoperit de  recurenta-reclamantă și de

intimata-pârâtă (servicii de traducere și interpretare)  este bine

conturat, având beneficiari predeterminați atât prin natura serviciului

prestat, cât și de condițiile impuse de piața specifică,

cele două societăți fiind concurente pe piața traducerilor

și a serviciilor de interpretare. În acest context nu poate fi ignorat

elementul verbal comun  al celor două semne aflate în conflict și

nici similaritatea serviciilor prestate.

Pentru aceste

considerente, în raport de dispozițiile art. 312 Cod procedură

civilă, recursul reclamantei a fost admis, decizia recurată a fost

modificată în sensul admiterii apelului reclamantei, a fost schimbată

în parte sentința instanței de fond și a fost admisă în

parte acțiunea reclamantei, în sensul obligării pârâtei la încetarea

folosirii denumirii „Prolingua” în desfășurarea

activităților de oferire sau prestare a serviciilor sub acest semn,

precum și utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.